“在侵害商标权的民事诉讼中，原告往往希望法院能够认定其商标为驰名商标。

同时，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释（2020修正）》第二条规定：人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。

因此，法院在审理此类案件时，遵循“个案认定”、“按需认定”的标准，先判断在案件中是否确有必要认定所涉商标驰名；在确有必要认定驰名的情况下，再判断所涉商标在被诉侵权行为发生时是否处于驰名状态。

由于个案情况不同，法院是否认可确有必要认定案件所涉商标驰名具有一定的不确定性。本文针对杭州中院一审的数个相关案例进行分析，提示需要通过紧扣驰名商标制度“反淡化”的核心目的，来提高预测认驰成功的准确度。

一如果可以通过原告核心注册商标的专用权来追究被告在同类商品上的商标侵权行为的法律责任，法院倾向于没有必要认定驰名商标。

根据西门子（中国）有限公司诉深圳市永乐厨房用品有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷一审民事判决书【杭州中院：(2020)浙01民初2897号】，原告西门子方面享有第G683480号“西门子”（第9类）和G637074号“SIEMENS”（第9类）注册商标权，核定在“控制器、插座、开关”等商品上使用，并提交了大量证据欲证明“SIEMENS”、“西门子”商标在第9类商品上为驰名商标。

被告深圳市永乐厨房用品有限公司等在其生产的集成吊顶商品及其包装、说明书上使用“SIMESI”字样，或在销售集成吊顶商品的宣传介绍中使用了“SIMESI”、“深圳西门子”字样。

杭州中院在一审判决书中认为，数被告使用的被控侵权标识与原告的注册商标构成近似商标；在消费者实际使用中，数被告生产、销售的集成吊顶类产品均需要与原告注册商标核定的“开关、插座、控制器”商品进行配套使用，两者功能、用途的关联性较强，在销售渠道、消费对象上存在同一性，属于类似商品，从而认定数被告构成对西门子中国公司第G683480号“西门子”和G637074号“SIEMENS”注册商标专用权的侵犯。

进而，杭州中院认为已经认定各被告的行为落入涉案商标权的保护范围，认定驰名商标并非必要。

二原告注册商标核定的商品类别与被控侵权行为中的商品类别既不相同也不类似的，法院会认为有必要认定驰名商标来实现跨类保护。

（一）根据华润三九医药股份有限公司诉荣成市三九车仆精细化工有限公司等侵害商标权纠纷一审民事判决书【杭州中院：(2022)浙01民初720号】，原告华润三九医药股份有限公司持有第5类商品上的第1790551号注册商标，该商标的核定使用商品包括人用药；卫生巾；消毒剂等。

被告在第3类的“汽车上光蜡”商品上使用“正品三九车蜡车仆999车蜡速”等标识，与原告的第1790551号注册商标构成近似。

同时，鉴于涉案商标核定使用的商品人用药等类别在国家工商行政管理总局商标局《类似商品和服务区分表》列为第5大类，而被诉侵权商品属于第3类“汽车上光蜡”，两者在商品功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均存在差异，不属于相同或类似商品。

因此，杭州中院认为：原告请求在本案中认定涉案商标为驰名商标以获得跨类保护的主张合理，本案有必要对涉案商标“999”是否驰名作出认定。

（二）根据浙江一鸣食品股份有限公司诉徐州一鸣玻璃制品有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷一审民事判决书【杭州中院：(2021)浙01民初2072号】，原告浙江一鸣食品股份有限公司持有第29类上的第3307755号注册商标，该商标核定使用商品项目为牛奶制品；牛奶；牛奶饮料（以奶为主）等。

本案中的被控侵权标识用于玻璃瓶，两者的商品类别既不相同也不类似。杭州中院认为本案确有必要对涉案商标是否驰名做出判断。

但后续因原告的举证不力，杭州中院认为涉案第3307755号商标在被控侵权行为发生时尚未在相关公众中达到较高的知名度，不应被认定为驰名商标。

三如果被告已经将与原告商标相同或近似的被控侵权标识注册为商标，且仍处于有效状态，法院倾向于认为有必要认定驰名商标。

根据浙江中某工业有限责任公司诉贵州杜某酒业股份有限公司等侵害商标权纠纷二审民事判决书【浙江高院：（2022)浙民终1478号】，原告浙江中某工业有限责任公司持有第34类上的第6940406号“利群 liqun”注册商标，核准使用商品为烟草、雪茄烟等。

本案的被诉侵权商品为第33类商品中的白酒，被告方在案件审理期间，仍持有第33类上有效的第39100651号“利群”注册商标，并在网站、微信公众号、商品包装上突出使用“利群”标识。

杭州中院一审时认为本案有必要对涉案第6940406号权利商标在被诉侵权行为发生期间驰名与否进行认定，并认定原告的第6940406号在被告的第39100651号等商标注册时已达到驰名状态。

浙江高院在二审时重申，被诉侵权产品与原告涉案权利商标核定使用的第34类商品类别既不相同也不类似，原告又明确请求判决禁止被告使用已注册的第39100651号商标，因此，本案有必要对涉案第6940406号权利商标在被诉侵权行为发生期间驰名与否进行认定，并认定在被告申请第39100651号等商标时以及被诉侵权行为发生期间，原告持有的第6940406号“利群 liqun”商标标处于驰名状态。

四在原告可以通过防御注册商标追究被控侵权行为法律责任时，并不必然导致丧失认定驰名商标的必要性。

根据索菲亚家居股份有限公司诉嘉兴市司米集成吊顶有限公司、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书【杭州中院：（2015）浙杭知初字第750号】，原告索菲亚家居股份有限公司持有第20类上的第1761206号“索菲亞”商标，核定商品项目包括：餐具柜；非金属门装置；家具等；还持有第6类上的第4287169号索菲亞”商标，核定商品项目包括：金属门（滑门、拉门）；金属门；金属隔板。

被告系在集成吊顶产品上使用“sofyell索菲亞”等被控侵权标识。

杭州中院在一审时认为：本案中，原告完全可以以第6类上的第4287169号“索菲亞”注册商标为基础主张商标专用权，而无须以其注册在第20类商品上的第1761206号“索菲亞”注册商标主张商标专用权，故本案无必要对第1761206号“索菲亞”注册商标是否驰名作出认定。而且，即便有必要在本案中认定第1761206号“索菲亞”注册商标为驰名商标，现有证据也尚不足以证明上述商标已属驰名。

浙江高院在二审中予以改判，认为：原告持有的第6类上的第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。并认为原告以第1761206号“索非亞”商标主张权利系对其商标权的正当行使，因该商标的核定使用商品类别为第20类“餐具柜；非金属门装置；家具”等，与被诉侵权产品集成吊顶（包括扣板与电器模块）在功能、用途、生产部门、销售渠道方面均存在差异，不属于相同或类似商品，故在权利人请求驰名商标保护的情况下，法院有必要根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，对涉案商标是否驰名作出认定，并继而认为索菲亚公司提交的在案证据足以证明涉案商标在被诉侵权行为发生时已处于驰名状态。

综上所述，设立驰名商标保护制度的核心目的就是为了“反淡化”，防止由于侵权行为导致相关公众对高知名度商标的印象变得模糊。如果原告方在民事诉讼中需要认定驰名商标的，可以紧扣这一立法初衷，结合案件情况提前进行预测，而且即便在一审阶段遇挫，在二审阶段仍有机会获得支持。

注：为行文方便，本文中的商品商标、商品类别同样适用于服务商标、服务类别

附：《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第二条在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：

（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；

（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；

（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。

第三条在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：

（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；

（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。

原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认为由，提起的侵权诉讼，按照前款第（一）项的规定处理。

（来源：微信公众号 律师思维 作者：王承恩）