人民法院案例库商标权篇——“米芝莲”侵权“米其林”全额判赔1000万终审案
最高院裁判要旨
驰名商标制度上规定的“翻译”,是指被诉商标将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达,且该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系,并为相关公众所熟知或习惯使用,或者易使相关公众误认为该语言文字与他人驰名商标具有相当程度的联系。
案情简介
2018年,米其林集团总公司主张其分别于1980年、1990年注册的第12类轮胎商品上的“MICHELIN”及“米其林”商标构成驰名,应当跨类保护;且“米芝莲”在粤语中系“米其林”的翻译,且已被中国相关公众所知悉。
上海米芝莲公司自2013年开始在其直营及下属加盟的奶茶餐饮店使用“米芝莲”作为商标及企业字号,并开设“www.shmizhilian.com”网站;为此,米其林集团总公司以上海米芝莲公司及其加盟商构成商标侵权、不正当竞争为由起诉至武汉市中级人民法院,索赔1000万元。
2021年,武汉市中级人民法院一审判决认定上海米芝莲公司构成侵权,判决上海米芝莲立即停止在店铺、网站、微信公众号等经营活动中使用“米芝莲”“米芝蓮”标识、变更企业字号、注销上述域名并全额赔偿1000万元。2023年,湖北省高级人民法院作出终审判决,维持原判。
粗看判决,网友都发出疑问:卖轮胎的起诉了卖奶茶的?米其林=米芝莲?
网友评论区也亮了,众说纷纭
01米其林,有想法的轮胎制造商
成立于1863年的法国企业米其林公司,是世界著名的轮胎生产商和全球500强企业之一;上世纪80年代开始,米其林公司先后在中国注册“MICHELIN”和“米其林”商标,使用类别为车轮、轮胎、内胎,以及为旅游者提供旅店和餐馆地址信息等商品和服务。“MICHELIN”商标和“米其林”商标先后多次被中国商标审查机关和司法机关认定为驰名商标。
不拘一格的米其林公司,还出版发行了餐厅评价指南“Michelin Guide”(被翻译为《米芝莲指南》或《米其林指南》,其权威性被全球及中国公众所广泛知悉和认可;在吃货的眼中,米其林不仅是轮胎制造商,而是行走的“美食圣经”,相关餐厅以获得米其林星级评定为荣。
本案中,米其林公司主张认定其在12类注册的“MICHELIN”和“米其林”构成驰名,要求跨类保护;指控上海米芝莲公司在奶茶小吃餐饮中使用“米芝莲”,足以使得相关公众将二者产生相当程度的联系,进而减弱驰名商标的显著性,属于商标侵权及不当使用驰名商标市场声誉的行为。
02米芝莲,并不无辜的港式奶茶店
2013年,米芝莲第一家门店开在了上海;“麻将、霓虹灯、繁体字、各式海报广告,每一个细节处都经过精心处理,像将香港茶餐厅复制过来一样,充满老港们的回忆”,以复刻港味且内地大量加盟商的米芝莲为什么被起诉呢?
“米芝莲”为“MICHELIN”的粤语翻译,存在不可分割的语言对应关系
米其林公司提交了《香港澳门餐厅及酒店指南》及相关报道网页,在粤语区域“MICHELIN”被翻译为“米芝莲”;一二审法院审理后认定,虽然“MICHELIN”的中文翻译之一为“米其林”,但米其林公司相关证据可见“米芝莲”为“MICHELIN”所对应的粤语翻译,为中国香港、澳门公众乃至中国大陆相关公众所知悉,“米芝莲”与“MICHELIN”“米其林”存在不可分割的语言对应关系,米其林公司亦在中国香港地区注册了”MICHELIN”和“米芝莲”商标且对“米芝莲”商业标识的使用和宣传时间较长,影响力已从港澳辐射至内地。
上海米芝莲在自身宣传中多次提及在香港话里‘米芝莲’就是‘米其林’,被法院认定攀附恶意
本案中,原告米其林公司取证到,被告上海米芝莲公司,不仅以“米芝莲”作为企业字号和店铺招牌对外经营,在其官方公众号及官方网站中亦多次提及“我的名字叫‘米芝莲’,在香港话里‘米芝莲’就是‘米其林’的意思,是全球最顶级的那个餐厅指南···”、“米芝莲其实就是米其林的粤语说法。敢如此霸气采用这三个字,米芝莲必有其过人之处···”
一二审判决认为,被告通过将自己塑造成来自中国香港的品牌,并采用“米芝莲其实就是米其林的粤语说法”等宣传话语,主动将自己与米其林公司及餐饮评级服务联系起来,明显具备攀附他人商誉以提升自身品牌形象的主观恶意,属于借助米其林公司驰名商标商誉开展经营活动、减弱驰名商标显著性的侵权行为。
“米芝莲”多次被异议/无效或不予注册,法院认定未能尽到合理注意及避让义务
被告上海米芝莲公司在2013年-2014年之间申请多个“米芝莲”商标,并于2016年左右获得一批核准注册。但因原告米其林公司提出异议及无效宣告请求,国家知识产权局于2019年、2020年不予注册或无效被告的“米芝莲”商标。
上述事实,在二审判决被认定为被告上海米芝莲公司又一主观恶意。二审法院认定,米芝莲公司在多个“米芝莲”商标不予注册的情况下,理应认识到可能导致的侵权法律风险,而被告未能尽到合理注意及避让义务,大规模使用“米芝莲”标识并快速扩张,违背了诚实信用原则,损害了权利人的合法权益。
03考量惩罚性因素,全额判赔1000万
如前所述,一二审判决认定:
1、本案具备认定驰名商标的必要,且认定米其林商标构成驰名;
2、“米芝莲”构成对“MICHELIN”和“米其林”商标的翻译、摹仿;
3、被告使用“米芝莲”标识侵犯了米其林公司驰名商标专用权,包括减弱驰名商标显著性(也即淡化行为)及不当利用驰名商标的市场声誉;
4、被告“shmizhilian”域名构成商标侵权、被告“米芝莲”字号构成不正当竞争,应当停止使用;
5、判定被告米芝莲公司全额赔偿1000万元,加盟商在2万元范围内承担连带责任。
全额判赔1000万的计算方式及考量因素
一方面,本案原告米其林公司主张以侵权获利来计算相关经济损失赔偿,并提供了两种计算方式;一种为按米芝莲公司自营及授权加盟店铺的营业额利润计算赔偿,第二种为按米芝莲公司收取加盟费的数额计算赔偿,相关证据主要来自于被告米芝莲官方网站的介绍、原告代理人取证过程中与被告米芝莲的联络沟通等。
另一方面,一二审综合考量前述所称的主观恶意因素,认定被告在明知案涉商标具备较高知名度和显著性的情形下,罔顾他人合法在先权利恶意攀附,认为理应考量惩罚性因素加重赔偿。
律师解读
01驰名商标可跨类保护,个案按需认定
驰名商标制度的本意在于对具有较高知名度的商标给予更宽的保护范围和更高的保护强度,也即“跨类保护”。
人民法院在审理涉驰名商标案件中,一般会先审查案件是否具备认定驰名商标的必要。一般而言,针对不相同不类似商品范围或以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由的纠纷,人民法院会对商标是否驰名做出认定。如「被诉行为的侵权认定不以商标驰名为事实根据(也即无需以“跨类”保护为前提条件进行侵权认定)」或「被诉行为不具备法律规定的其他要件而不成立的」,人民法院对于原告所涉商标是否驰名不予审查
本案中,虽然被告米芝莲公司主张原告米其林公司在43类(餐饮)持有“米其林”商标但并未广泛使用,本案不具备认定驰名的必要;但一二审判决认为,米其林公司有权选择哪个商标进行权利主张,且米其林公司认为43类(餐饮)商标系防御性商标,认定第12类(轮胎)米其林商标驰名是认定本案侵权行为的关键。
在实践中,部分商家尚存侥幸心理,明知存在驰名商标,以为只要自己从事的是八竿子打不着的其他行业就不会涉及商标侵权,反而让自身陷于面临驰名商标所有权人主张高额侵权索赔境地。
《中华人民共和国商标法》
第十三条 为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。
就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第二条 在下列民事纠纷案件中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定:
(一)以违反商标法第十三条的规定为由,提起的侵犯商标权诉讼;
(二)以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;
(三)符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。
第三条 在下列民事纠纷案件中,人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查:
(一)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的;
(二)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。
原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似,并通过该域名进行相关商品交易的电子商务,足以造成相关公众误认为由,提起的侵权诉讼,按照前款第(一)项的规定处理。
02行政程序与司法程序双管齐下,多方位全面取证助力胜诉成果
详看本案判决书可见,原告米其林公司早在2015年已经开始第一次取证,并持续3-4年取证,涵盖了侵权标识的使用证据、不当宣传文案的自认证据、连锁加盟的数量价格证据,全面锁定被告的侵权行为、主观恶意、非法获利等内容,夯实高额判决的基础。
同时,在司法程序之余,原告持续对被告各枚“米芝莲”商标进行异议、无效等行政程序,行政程序的认定结果又对司法判决的审理起到了相辅相成的作用。
虽然被告代理人也在诉讼中提及,原告早在多年前发现被告侵权线索,但一直不发起诉讼,存在“放水养鱼”之嫌。但一二审法院认为,异议、无效等行政程序也是原告私力救济的体现,并非原告怠于行使权力。
结合知产鲨鱼团队的诉讼经验而言,作为原告发起维权,在起诉之前的工作非常重要;拟定完善的诉讼方案、取证方案并进行扎实的取证固证工作,才是取得胜利的关键。
03误导公众并非狭义概念,商标淡化同样侵权
在详细阅读判决书之前,小编与不少消费者的感受略有类似;米芝莲奶茶和鸡蛋仔也常常是团队办公的下午茶选择,怎么也无法与米其林轮胎或米其林评级挂钩,我们也不曾混淆二者。
但详看本案判决书可见,二审法院在认定侵权之际,特别强调“驰名商标的淡化”问题;显著性越强、知名度越高的驰名商标,相关公众更容易将被诉商标与之建立联系,减弱、淡化驰名商标与特定商品之间唯一对应关系的可能性越大。
二审法院特提及消费者即使不会对二者来源产生混淆误认,但存在相当程度有关特定联系的联想,也即破坏了驰名商标和特定商品之间唯一对应关系,导致显著性被减弱和淡化。
取名需谨慎、文案需审查,避免陷入自相矛盾境地
使用驰名商标的译文存在侵权风险。本案中,二审法院认为商标的外文翻译,不仅仅是语言翻译,更是一种文化翻译,并非简单的语言置换,而要从跨文化角度将不同种语言、文化相融合。对于外文商标的中文译名,事实上既可能、也可以存在多个不同的中文译名,属于特定的语言现象,经营者在取名时要特别留意。
详看本案判决书的小伙伴们可以看到,被告上海米芝莲公司确实存在“no zuo no die”的行为,其在官网中提及“米芝莲就是米其林粤语翻译”且被原告取证下来,这无异于挖坑自跳,且被法院认定为“较强的诱导倾向性”以及“明显的主观恶意”。
甚至,诉讼中被告拟对“米芝莲”的来源于进行文意解释,亦被法院认定为“自相矛盾,难谓合理”。
(来源:微信公众号 北京市盈科广州律师事务所)