被告,别被“合法来源证据”砸了自己的脚
在专利侵权诉讼中,被告常以“合法来源抗辩”作为免责事由,主张其销售或使用的产品来源于第三方,且主观无过错。然而,若被告提供的证据反而暴露其与案外人存在委托制造关系,则可能被法院直接认定为侵权产品的“制造者”,导致抗辩失败并承担更重的法律责任。本文结合司法典型案例,剖析合法来源抗辩的适用边界,揭示实务中被告因举证不当而“自证其罪”的司法逻辑。
根据《专利法》第七十七条规定,使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。合法来源抗辩的成立需满足两项核心要件:“客观来源合法”与“主观无过错”。其适用范围仅限于销售者、使用者,而制造者因直接实施侵权行为,依法无权援用该抗辩权。
委托制造行为的司法认定标准
根据《专利法》第十一条规定,专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可不得实施制造行为。专利法意义上的制造并不同于产品物理意义上的加工。专利产品的制造者是指专利技术方案的呈现者,即将专利技术方案在产品上予以再现的主体。既包括自行实施专利技术方案,也包括将技术方案提供给他人实施。如果被告提交证据证明侵权产品系委托他人加工,且技术方案来源于定作一方,则定作人提供的该证据恰好能证明其系专利法意义上的制造者,抗辩基础将彻底崩塌。
实务中委托制造(委托加工)应当重点考察如下因素:
1.委托加工行为中设计方案体现了定作人的意志。广东省高级人民法院(2017)粤民终2900判决书认为:委托方要求加工方根据其提供的设计方案制造专利产品/或者专利产品的形成中体现了委托方提出的设计要求/或者专利产品的形成是委托方参与的结果,体现了委托方的意志。
2.委托加工行为中的定作人应当对制造行为具有控制力。最高人民法院(2017)最高民再122号判决书认为:“…虽没有在物理上实施制造行为,但基于其对制造行为的控制,..应当认定..不仅是本案被诉侵权产品的销售者,同时也是制造者,其合法来源抗辩不成立”。又如(2019)粤民终2935号判决书认为:“作为相关产品的需求方,对具体产品的品种选择、品质要求、包装交付标准、技术规范等是否具有决定权,即对被诉侵权产品的技术方案选择具有控制权,被诉侵权产品的形成是委托方参与的结果,体现了其意志,应认定委托方与被诉侵权产品具体制造者之间存在意思联络及分工合作关系”。
3.广东省高级人民法院(2019)粤民终2383号判决书认为,委托制造是先有对产品的选择,后有产品的制造,而非先有产品,后有购买和贴牌销售。
委托制造(委托加工)关系一旦成立,则委托人与受托人一般构成共同制造关系。广东省高级人民法院(2020)粤民终524号判决中认为,在委托加工关系中,委托人与受托人一般构成共同制造,除非有相反证据推翻。
合法来源证据的“双刃剑效应”
如上所述,被告提交的“合法来源证据”可能成为法院认定委托制造关系的直接依据,一般体现为:0
“合法来源”证据自洽性不足:若被告提交的采购合同未明确约定技术标准或生产流程,可能反而暴露被告对产品的实质控制。0
产品标识与宣传矛盾,被控侵权产品外包装标注“生产商”与被告提供的采购证据形成冲突,法院可能将采信对被告不利的标识信息。0
证据体现技术参与:被告提供的聊天记录、验收标准等可能被解读为被告深度参与制造,构成“共同制造者”的直接证据。
综上所述,合法来源抗辩的适用需严格区分“销售者”与“制造者”身份。被告在举证时若忽视委托制造关系的法律风险,可能因证据内容矛盾或标识不当被直接认定为侵权源头。因此被告需更加谨慎设计抗辩策略,如有必要需咨询专业的知识产权律师,避免提交证据之后不但无法免除赔偿责任,反而加重了赔偿责任,“搬起证据砸自己的脚”。
(来源:微信公众号 飞鸟知产)