注册商标不规范使用的法律后果与案例解读

根据《商标法》的相关规定,注册商标应当在核准的商品类别上进行规范使用。商标权利人擅自改变注册商标的显著特征,随意拆分、组合商标、不规范使用注册商标的行为,不应视为是对已授权的注册商标的使用。实践中,很多企业在使用注册商标时并非对原注册商标进行直接使用,而会对原商标图样进行修改;其中,怎样的修改行为是被《商标法》所允许的?商标的不规范使用又会造成哪些法律后果?本文将通过司法案例对上述问题进行解读。

作者 |   北京盈科(上海)律师事务所

竞争与监管法律事务部  姚华律师团队  

注册商标不规范使用的法律后果

1.  行政责任及商标被撤销的风险

《商标法》第四十九条规定,商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

根据上述规定,商标局在收到商标没有正当理由连续三年不使用的撤销申请后(简称“撤三”),将通知该商标注册人在指定限期内提供商标使用证据,逾期不提供或者提供的证据证明无效的,商标局将依法撤销该注册商标。但商标注册人不规范使用商标,或者在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,都不能视为对其注册商标的使用。

2. 民事责任

根据最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定:“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。”

该规定表明,若不规范使用注册商标,侵犯他人合法权益的,也需要承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

商标不规范使用的类型

1. 是否改变显著特征使用

案例一:改变显著特征使用【(2016)鲁民终2260号】

案情简介:山西杏花村汾酒厂系第150927号商标的注册人,注册日期为1981年。同时系第284510号商标的注册人,注册日期为1987年。上述两商标核定使用的商品范围均为第36类:酒。1995年6月30日,山西杏花村汾酒厂将上述两商标转让给本案汾酒厂股份公司。汾酒厂股份公司系第7591782号商标的注册人,核定使用商品范围为第33类,包括果酒、酒(饮料)等,现上述三商标现均在注册有效期内。本案原告认为被告宴会汾酒业公司使用的“青汾酒”标识与汾酒厂股份公司的涉案注册商标构成高度近似,侵害了涉案注册商标专用权。被告宴会汾酒业公司注册有第217689号“青汾”商标,被告认为其“青汾”白酒早在80年代就具备一定知名度,不会与汾酒厂股份公司的“汾酒”混淆。

判决要点:法院认为,本案中,宴会汾酒业公司经虎标行公司许可使用的第217689号注册商标标识整体为由美术体“青汾”二字组成的三角形图形,相关公众施以一般注意力的情况下,该商标的三角形图形较“青汾”文字更具显著性,系该商标的主要识别部分,宴会汾酒业公司虽在涉案白酒包装盒上部使用了注册商标,但标识明显较小,而其在包装盒中部显著位置以较大字体突出使用的“青汾酒”标识较注册商标更具显著性和识别性,且“青汾酒”标识字体与注册商标中的“青汾”文字字体差别较大,而更接近汾酒厂股份公司的涉案注册商标中的“汾”、“汾酒”字体,并非是对注册商标的规范使用

案例二:未改变显著特征使用【(2017)京73行初633号】

案情简介:诉争商标“亿健YIJIAN”由潘岩君于2006年6月6日向商标局提出注册申请,申请注册号为5400430号,核定使用商品为第28类。2015年10月19日,张奇作为申请人向商标局提出对诉争商标连续三年不使用的撤销申请,商标局作出商标撤三字[2016]第Y004550号决定,驳回张奇的撤销申请,诉争商标不予撤销。张奇不服,于2016年7月11日向商标评审委员会提出复审申请,其主要理由为:申请人通过调查认为,诉争商标无正当理由已连续三年未使用,被申请人提交的相关证据材料属于无效证据,诉争商标被许可单位浙江顶康科技有限公司在2012年10月19日至2015年10月18日期间使用的商标并非本案诉争商标,诉争商标的注册应予以撤销。

判决要点:法院认为,关于实际使用的商标与诉争商标存在区别的问题,《最高人民法院<关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见>》第20条规定,人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时,实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。本案中,诉争商标与实际使用商标均由中文“亿健”与英文“YIJIAN”组成,其区别仅在于两部分排列不同,字体不同,但上述区别尚未达到显著特征不同的程度,另考虑到顶康公司在第28类商品上并未注册有其他商标,故应认定诉争商标在核准使用的“锻炼身体器械”上进行了商标法意义上的使用。

总结:

注册商标在使用过程中应当按照核准注册的商标标志为准,需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。权利人擅自改变注册商标的显著特征,可能构成攀附他人商品商誉的商标侵权行为。如果实际使用的商标未改变注册商标的显著特征,仅是文字排列方式的差别,可以视为对原注册商标的使用。

2. 拆分、组合使用

案例三:拆分使用【(2014)二中民(知)终字第09822号】

案情简介:老诚一公司是“老诚一”注册商标的专用权人,商标注册号3767134,注册类别43类,核定服务项目为餐厅、饭店等。在经营中,老诚一公司及其加盟店门头、订餐卡、餐具包装上均使用了羊蝎子图标和“老诚一锅”标志。2004年4月28日,程树旺在第43类餐厅、餐馆、饭店等服务上申请的“城一锅”商标获得商标局核准注册。2009年11月26日,程树旺许可同意程品勇有偿使用“城一锅”商标,由程品勇设立的北京聚品缘老城一锅餐饮有限公司许可聚品缘公司使用“城一锅”商标。2014年1月,老诚一公司发现聚品缘公司在其经营的羊蝎子火锅餐厅的招牌、餐具及宣传品上使用与“老诚一”注册商标近似的文字“老城一锅”,并突出使用。

判决要点:法院认为,原告“老诚一”注册商标核定使用的服务类别与被告经营的服务类别相同,被告在实际经营中存在使用带有“老城一锅”标识的门店招牌、餐厅用具、及宣传品的行为。将“老城一锅”标识与“老诚一”注册商标进行比较,虽然“诚”与“城”二者存在细微差别,且前者比后者多了一个“锅”字,但通过整体观察、综合判断,二者在字体、读音上均十分近似,属于近似的标识。在从事餐厅经营过程中,被告聚品缘公司对“老城一锅”标识的使用,足以使相关公众 “老诚一”注册商标产生混淆。因此,上诉人聚品缘公司使用了与老诚一公司涉案注册商标近似的商标,侵犯了老诚一公司的注册商标专用权。

案例四:组合使用【(2020)津民终941号】

案情简介:原告成都市郫县食品工业协会注册有第1388982号“郫县豆瓣”商标,该商标为证明商标,核定使用商品类别为第30类“豆瓣”。案外人乐陵市金川食品有限公司于注册有第24774322号“鄣县”商标,核定使用商品类别第30类:调味料;调味品;香辛料;涮羊肉调料;辣椒油;豆酱(调味品);调味酱;咖喱粉(调味品);除香精油以外的饮料用调味品。本案被告店铺内销售有案外人生产的“鄣县豆瓣”的商品,原告认为该商品侵犯了其注册商标专用权。审理中,被告辩称其使用的“鄣县”系注册商标,“豆瓣”是产品通用名称,因而其对“鄣县豆瓣”是合法使用

判决要点:法院认为,被诉侵权产品包装将“鄣县豆瓣”标于标签中央位置,采取比其他文字更大的黑色字体并置于红底之上的方式,使得“鄣县豆瓣”实际发挥了商标性使用的效果。且被诉侵权标识采用了与“郫县豆瓣”注册商标相似的书写方式,虽然被诉侵权产品在桶盖标签中间加入“风味”二字,因其字体较小,对整体视觉效果影响较小,仍然构成与“郫县豆瓣”商标的近似。据此,在被诉侵权产品可以规范使用案外人注册商标的情况下,被诉侵权标识摹仿成都市郫都区食品工业协会驰名商标,隆鑫顺公司在被诉侵权标识中多处突出使用与成都市郫都区食品工业协会证明商标指向的原产地相同的字样,主观恶意明显,应认定被诉侵权产品上使用涉案驰名商标侵害了成都市郫都区食品工业协会注册商标专用权。

总结:

对注册商标的使用应严格按照核准的标识及核准的商品服务类别使用。如果对注册商标进行拆分、组合或者变形,即使在核准类别范围内,也可能因实际使用的商标形态与他人注册商标相同或近似而构成侵权。

(本文作者:盈科姚华律师团队 来源:微信公众号 企业法律合规)