《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》已于3月3日发布，为准确理解和适用《解释》，保证正确实施惩罚性赔偿制度，现发布“侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例”。

侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例

目录

一、广州天赐公司等与安徽纽曼公司等侵害技术秘密纠纷案[（2019）最高法知民终562号，最高人民法院]

二、鄂尔多斯公司与米琪公司侵害商标权纠纷案［（2015）京知民初字第1677号，北京知识产权法院］

三、小米科技公司等与中山奔腾公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案［（2019）苏民终1316号，江苏省高级人民法院］

四、五粮液公司与徐中华等侵害商标权纠纷案［（2019）浙8601民初1364号，杭州铁路运输法院；(2020)浙01民终5872号，浙江省杭州市中级人民法院］

五、阿迪达斯公司与阮国强等侵害商标权纠纷案［（2020）浙03民终161号，浙江省温州市中级人民法院］

六、欧普公司与华升公司侵害商标权纠纷案［（2019）粤民再147号，广东省高级人民法院］

一、广州天赐公司等与安徽纽曼公司等侵害技术秘密纠纷案

【基本案情】

广州天赐公司、九江天赐公司主张华某、刘某、安徽纽曼公司、吴某某、胡某某、朱某某、彭某侵害其“卡波”制造工艺技术秘密，向广州知识产权法院提起诉讼，请求判令停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉。广州知识产权法院认定被诉侵权行为构成对涉案技术秘密的侵害，考虑侵权故意和侵权情节，适用了2.5倍的惩罚性赔偿。广州天赐公司、九江天赐公司和安徽纽曼公司、华某、刘某均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院二审认为，被诉侵权行为构成对涉案技术秘密的侵害，但一审判决在确定侵权赔偿数额时未充分考虑涉案技术秘密的贡献程度，确定惩罚性赔偿时未充分考虑侵权行为人的主观恶意程度和以侵权为业、侵权规模大、持续时间长、存在举证妨碍行为等严重情节，遂在维持一审判决关于停止侵权判项基础上，以顶格五倍计算适用惩罚性赔偿，改判安徽纽曼公司赔偿广州天赐公司、九江天赐公司经济损失3000万元及合理开支40万元，华某、刘某、胡某某、朱某某对前述赔偿数额分别在500万元、3000万元、100万元、100万元范围内承担连带责任。

【典型意义】

该案系最高人民法院作出判决的首例知识产权侵权惩罚性赔偿案。该案判决充分考虑了被诉侵权人的主观恶意、以侵权为业、举证妨碍行为以及被诉侵权行为的持续时间、侵权规模等因素，适用了惩罚性赔偿，最终确定了法定的惩罚性赔偿最高倍数（五倍）的赔偿数额，明确传递了加强知识产权司法保护力度的强烈信号。

二、鄂尔多斯公司与米琪公司侵害商标权纠纷案

【基本案情】鄂尔多斯公司于2004年2月14日取得

的注册商标专用权，该商标核定使用在第25类的围巾、服装、手套等商品上。2015年6月，鄂尔多斯公司发现米琪公司在其天猫网网站的“米琪服饰专营店”上销售的“羊绒线”产品上突出使用了涉案商标中的显著要素，即“鄂尔多斯”中文文字。鄂尔多斯公司提起侵权诉讼。北京知识产权法院认为，米琪公司实施被诉侵权行为的获利可以通过侵权产品销售总数、产品单价以及产品合理利润率三者之积确定。鄂尔多斯公司的“鄂尔多斯”系列商标具有较高的知名度，“天猫”店铺的产品利润率较高，实施被诉侵权行为给商标权人造成的损害更为严重。米琪公司作为“毛线、围巾线、羊绒线”等与服装存在紧密关联商品的经营者，理应知晓涉案商标的知名度，其在自营网店突出使用与涉案商标几乎完全相同的标识且侵权时间较长，主观恶意明显，侵权情节严重，按照米琪公司因侵权获利的两倍确定赔偿数额。

【典型意义】

该案充分体现了人民法院正确实施惩罚性赔偿制度和严厉制裁恶意侵害商标权行为的信心和决心。裁判文书的说理部分充分且清晰的阐述了认定 “主观恶意”、确定惩罚性赔偿“基数”和“倍数”时所应考虑的因素，使判决形成的过程更透明，判决结果更具有说服力。该案宣判后，双方当事人均未上诉，取得了良好的社会效果。

三、小米科技公司等与中山奔腾公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

【基本案情】

2011年4月，小米科技公司注册了“小米”商标，核定使用商品包括手提电话、可视电话等。此后还陆续申请注册了“”“智米”等一系列商标。小米科技公司、小米通讯公司自2010年以来，先后获得行业内的多项全国性荣誉，各大媒体对小米科技公司、小米通讯公司及其小米手机进行持续、广泛地宣传报道。

2011年11月，中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标，2015年被核准注册，核定使用商品包括电炊具、热水器、电压力锅等。2018年“小米生活”注册商标因“系通过不正当手段取得注册”被宣告无效。此外，在中山奔腾公司注册的90余件商标中，不仅有多件与小米科技公司“小米”“智米”标识近似，还有多件与“百事可乐PAPSIPAPNE”“盖乐世”“威猛先生”等知名品牌相同或近似。

江苏省高级人民法院认为，网店商品的评论数可以作为认定商品交易量的参考依据。涉案23家店铺的销售额可以纳入本案侵权获利额的计算范围。同时认为，1.直到二审期间，中山奔腾公司等仍在持续宣传、销售被诉侵权商品，具有明显的侵权恶意。2.中山奔腾公司等通过多家电商平台、众多店铺在线上销售，网页展示的侵权商品多种多样，数量多，侵权规模大，该情节亦应作为确定惩罚数额的考量因素。3.“小米”商标为驰名商标，具有较高的知名度、美誉度和市场影响力。4.被诉侵权商品被上海市市场监督管理局认定为不合格产品，部分用户亦反映被诉侵权商品存在一定的质量问题。中山奔腾公司等实施的被诉侵权行为导致小米科技公司、小米通讯公司良好声誉受到损害，应当加大惩处力度，以侵权获利额为赔偿基数，按照三倍确定赔偿额，对小米科技公司、小米通讯公司主张的5000万元赔偿额予以全额支持。

【典型意义】

该判决全面分析阐述了认定惩罚性赔偿的“恶意”“情节严重”要件以及确定基数和倍数的方法，既考虑到被诉侵权商品销售特点，又全面分析了影响惩罚倍数的相关因素，确定了与侵权主观恶意程度、情节恶劣程度、侵权后果严重程度相适应的倍数，为惩罚性赔偿制度的适用提供了实践样本，体现了严厉打击严重侵害知识产权行为的导向。

四、五粮液公司与徐中华等侵害商标权纠纷案

【基本案情】

五粮液公司经商标注册人许可，独占使用“”注册商标。徐中华实际控制的店铺曾因销售假冒五粮液白酒及擅自使用“五粮液”字样的店招被行政处罚。徐中华等人因销售假冒的“五粮液”等白酒，构成销售假冒注册商标的商品罪，被判处有期徒刑等刑罚。在徐中华等人曾因销售假冒“五粮液”商品被行政处罚和刑事处罚的情形下，一审、二审法院考量被诉侵权行为模式、持续时间等因素，认定其基本以侵权为业，判令承担两倍的惩罚性赔偿责任。

【典型意义】

徐中华因侵权被行政处罚后再次实施相同或者类似侵权行为，后又被人民法院裁判承担刑事责任。在此情形下，一审、二审法院充分考虑被诉侵权行为持续时间等因素，合理确定惩罚性赔偿的基数和倍数，准确界定“以侵害知识产权为业”等“情节严重”情形，依法惩处严重侵害知识产权行为，有力保护了知识产权权利人的合法权益，具有示范意义。

五、阿迪达斯公司与阮国强等侵害商标权纠纷案

【基本案情】

阿迪达斯公司拥有“adidas”系列商标权，且知名度高。阮国强等人出资注册成立的正邦公司于2015至2017年先后三次被行政部门查获侵犯阿迪达斯公司“adidas”系列商标权的鞋帮产品，并被处以行政处罚，累计侵权产品数量高达17000余双。阿迪达斯公司提起民事诉讼，请求适用惩罚性赔偿判令阮国强等人赔偿阿迪达斯公司经济损失2641695.89元。

浙江省温州市中级人民法院认为，正邦公司主观恶意非常明显，被诉侵权行为持续时间长，后果恶劣，属于情节严重的情形。该院选取189元/双正品鞋单价作为计算依据，采信阿迪达斯公司提供的2017年度会计报表所显示的50.4%的毛利润率，并将正邦公司第三次被查获的6050双鞋帮计算为销售量，又考虑被诉侵权产品均为鞋帮产品，并非成品鞋，尚不能直接用于消费领域，酌情扣减40%，最终以阿迪达斯公司经济损失345779.28元的三倍确定了1037337.84元的赔偿数额。

【典型意义】

准确计算惩罚性赔偿的基数是适用惩罚性赔偿制度的重要前提。二审法院对于权利人尽了最大努力所举证据，不轻易否定，而是坚持优势证据标准，合理确定了惩罚性赔偿的基数，同时，在适用“依请求原则”、认定“情节严重”方面也具有示范意义。

  六、欧普公司与华升公司侵害商标权纠纷案

【基本案情】欧普公司是 “

”“欧普”注册商标的权利人，核定使用商品为灯、日光灯管等，其中“

”注册商标多次被认定为广东省著名商标，并于2007年被认定为中国驰名商标。华升公司在其生产的台灯、小夜灯等灯产品及相关宣传网页上使用“”等标识，并在各大实体超市及天猫等网站上销售、许诺销售。华升公司生产的灯类商品因质量不合格被行政机关处罚。

欧普公司向法院起诉，请求认定华升公司构成侵权，并请求适用惩罚性赔偿，赔偿其经济损失及合理费用300万元。一审法院、二审法院均认为华升公司不构成商标侵权，未支持其诉讼请求。广东省高级人民法院再审认为，欧普公司请求保护的商标具有较强的显著性并已达到驰名程度，华升公司在灯类产品中使用的被诉标识与欧普公司的涉案商标构成近似标识，容易构成混淆，应认定构成商标侵权。华升公司作为同行业经营者，在明知欧普公司及其商标享有较高的知名度和美誉度，且明知“欧普特”商标在灯类商品的注册申请被驳回的情况下，仍故意将“欧普特”商标注册在其他类别并使用于灯类商品上，大量生产、销售侵权产品，且产品质量不合格，其侵犯欧普公司商标权的主观恶意明显，情节严重，应当适用惩罚性赔偿。故按照涉案商标的许可使用费、侵权行为持续时间确定赔偿基数为127.75万元，并综合考虑华升公司的主观恶意程度和侵权行为的性质、情节和后果等因素，按照赔偿基数的三倍确定赔偿数额。

【典型意义】

该案再审判决明确了知识产权惩罚性赔偿适用中的“依请求原则”“主观恶意”和“情节严重”的规则边界和证明标准，并提出精细化计算确定赔偿数额的“基数”和“倍数”的方法和路径，具有重要的法律适用指导价值。该案荣获“全国法院系统2020年度优秀案例分析评选”一等奖、“第四届全国知识产权优秀裁判文书”二等奖。

近日，《你好，李焕英》票房口碑双丰收，成2021贺岁档最大黑马。值得注意的是，其出品方北京京西文化旅游股份有限公司早在两个多月前于45个类别全类申请注册“你好,李焕英”商标，早早掌握商标主动权，向其他影视作品权利人展示了注册商标的重要性。

热门影视商标常常面临被恶意抢注的风险，前有《安家》从电视剧名称到主角名称被疯狂抢注，后有《赘婿》紧跟热点将剧中热梗“拼刀刀”“苏宁毅购”迅速申请商标。如何提前做好规划，掌握商标主动权，是每一个影视作品权利人都应当注意的问题。

影视作品商标被抢注后的风险

1、不利于作品宣传工作的顺利进行

影视作品在上映宣传过程中，作品名称、主角名称等必然会成为宣传的重中之重，影视作品商标被抢注容易给宣传工作带来麻烦，不利于宣传工作的顺利进行。最近热播的电视剧《人民的正义》在开播前就遭遇商标抢注，有公司早于2020年2月7日至3月2日申请了10件“人民的正义”相关商标，目前正处于实质审理状态，试想若申请成功，将成为作品宣传中的巨大阻碍。

2、不利于充分发挥影视作品的商业价值

热门影视作品常常会上线相关的衍生品，例如游戏、周边等，其因作品知名度而具有的较大号召力可以吸引广大消费群体，提高消费者的购买欲望，增加交易机会，注册商标的商业价值可想而知。商标被抢注，作品相关类别衍生品的经营遇到阻力，将可能损失巨大的商业利益。《小猪佩奇》自2015年进军中国之后，迅速成为了“娃圈顶流”，与此同时遭遇了大量的恶意抢注，几乎覆盖所有类别。其作品权利人娱乐壹英国有限公司高级总监向媒体表示：“根据侵权销售的绝对数量，可以毫不夸张地说，光是在中国，我们就已经损失了数千万美元”，作品衍生品的经济利益可想而知。

3、影响作品品牌声誉，错过关键宣传期

热门影视作品火爆的同时，他人恶意抢注商标，经营作品衍生品，容易给作品品牌的声誉造成不良影响。与此同时，解决抢注问题也会占用大量时间，错过作品的关键宣传期，错失潜在经济利益。电影《金刚川》出品方在电影上映前10天才开始进行商标申请，但相关商标早已被他人提前申请注册，尤其是第29类食品，根据我国商标法申请在先的原则，其在第29类的“金刚川”商标面临被驳回的风险。在信息高速发展流动的时代，高热度期越快上线衍生品，获得的商业利益也越大。提前做好商标布局，为上线衍生品扫除障碍，尤为关键。

4、维权难度大、成本高

 一般来说，申请注册商标成本低，但注册成功后所能获得利益是非常可观的。电视剧《芈月传》爆火之后，广东一家大型食品企业愿以100万元的价格购买某市民申请注册的“芈月”商标，据说当时申请注册时只花费了4000元。抢注商标违法成本低，但有较高的收益，吸引众多恶意抢注人蜂拥而上。而对于影视作品权利人而言，商标被恶意抢注后，诉讼成本高，审理周期长，这也是一些被侵权人没有选择法律维权手段的原因。

影视作品权利人如何做好

商标布局规划？

1、提前申请注册商标

电影开始筹备之后，应尽早将申请商标提上日程。许多热门影视作品往往在官宣筹备之后便具有一定的热度，提前申请注册商标，有利于更好规避恶意抢注的风险。去年，电影《八佰》成为了2020年度全球首部单地区20亿影片，其热度与商标价值可想而知。而华谊兄弟传媒股份有限公司早在2017年便提交了18件商标注册申请，规避了“山寨”侵权风险，把握了商标主动权。

2、申请注册商标多类别、多元素

热门影视作品中具有商业价值的元素不只是作品名称、角色名称，还有台词、布景、道具、可以预见的热门梗等等，在申请时，建议多类别、多元素注册，以备将来作品衍生品的推出及电影商业价值的保护。

3、作品上线时留意话题动向

热门影视作品在上线的同时往往会引爆话题，各种各样的经典台词和梗也会慢慢被观众挖掘、放大，这一般是作品上线之前影视作品权利人所未能预料的，要注意留意热搜动向，及时跟进热点，申请注册相关商标。

4、做好商标维护

可依照作品的发展经营方向规划注册商标，将商标使用与作品衍生品经营相结合，做好商标维护，以防商标因没有正当理由连续3年不使用而被撤销，给恶意抢注人以可乘之机

热门影视作品商标被

恶意抢注之后该如何维权

1、时刻关注商标市场，在异议期提出异议

根据《商标法》第三十二条、三十三条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第三十二条规定的，可以向商标局提出异议”，以及最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2020修正）第二十二条：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持”，可知，热门影视作品因其具有的较高的知名度，符合一定条件时，在异议期可以损害在先权利为由提出异议。

2、若商标已经注册，可以请求国家知识产权局商标局宣告商标无效

根据《商标法》第四十五条的规定：“已经注册的商标，违反第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”，自上文可知，热门影视作品权利人在符合条件时可以损害在先权利为由请求宣告注册商标无效。

再次强调的是，不论是提出异议或是宣告无效，其实都是前期对商标权不重视引起问题采取的补救措施。如今，知识产权保护意识不断觉醒，做好商标布局规划，牢牢掌握商标主动权，是每一个影视作品权利人应当重视的必修课。

（本文作者：盈科王浩律师 来源：微信公众号 北京盈科海口律师事务所）

美蛙鱼头是以美国青蛙、花鲢鱼头为主要材料而制作的一道川菜，肉质鲜嫩爽滑，味道麻辣鲜香，令人回味悠长。

近日，一枚核定使用在“鸡精（调味品）; 香辛料”等商品上的“美蛙鱼头”商标（简称诉争商标），因违反《商标法》第十一条第一款第（二）项的规定，被国家知识产局予以无效宣告。

该枚商标的注册人重庆奇代餐饮管理有限公司（简称奇代公司）不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

奇代公司诉称

一、“美蛙鱼头”中的美蛙是形容词，并不能代表产品或动物名称。在诉争商标使用初期及申请注册日之前，市面上并无“美蛙鱼头”这一道菜品，“美蛙鱼头”无实际意义。二、诉争商标核定使用在“鸡精（调味品）”等商品上，并未“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”。三、经过宣传报道，诉争商标具有了一定的影响力，应予以维持。

美蛙鱼头

FISHHEAD

被告国家知识产权局辩称

“美蛙鱼头”作为一道菜的名称，指定使用在“香辛料”等商品上，仅直接表示了商品的功能、用途等特点，缺乏显著性，违反了2013年《商标法》第十一条第一款第（二）项之规定。第三人经传票合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面陈述意见。

2013年《商标法》第十一条第一款第（二）项规定：仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，不得作为商标注册。第十一条第二款规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”

对于商标显著性的判断，需综合考量标志本身的含义、商标指定使用的商品、相关公众的认知习惯和行业的实际使用情况等因素。

法院经审理认为

本案中，法院经审理认为，诉争商标系由中文“美蛙鱼头”构成。“美蛙鱼头”为川菜的菜名，如作为商标使用在“调味品、香辛料、鸡精（调味品）”等商品上，直接表示了该类商品的用途、功能、原料等特点，难以起到区别商品来源的作用，缺乏商标应当具备的显著性特征。

对于商标经过使用获得显著性的主张，需综合考虑相关公众的认知情况；商标使用的时间、地域、规模、方式等；商标的广告、宣传等知名度情况；其他市场主体的使用情况等。

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◐本案中，综合原告在评审及诉讼阶段提交的产品图片、销售宣传资料、关于“美蛙鱼头”的网络报道打印页等证据，尚不足以证明诉争商标在核定使用商品上经使用已获得显著性。

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据此，北京知识产权法院判决驳回了原告的诉讼请求。

（作者： 杨钊 陈叶简 来源：微信公公众号 知产北京 ）

能否使用申请日后公开的证据评价创造性？对此，专利复审和无效审查部在近期作出的一件无效宣告决定书中给出了观

01 合议组观点

合议组在决定书中认为，当请求人采用其中的实验证据证明现有技术水平/技术效果或者本领域技术人员基于现有技术能够预期的技术水平/技术效果时，就如同某些情况下专利权人补充提交的申请日后的实验数据一样，该技术文献应当被纳入考虑。

因此，申请日后公开的技术文献能否用于评价创造性，答案并非是完全否定的，关键在于其证明目的。

02 问题提出

发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

判断创造性时，将涉案专利权利要求的技术方案与现有技术比对，而申请日及以后公开的技术不属于现有技术。

因此，专利无效宣告程序中，用于评价创造性的证据的公开日期无疑是重要的。

本案中，请求人使用了申请日后公开的证据来评价创造性，对此，合议组是如何认定的呢？

03 本案案情分析

西格列汀是现有技术公开的一种用于治疗糖尿病的药物。涉案专利要求保护的是西格列汀的磷酸盐结晶单水合物。

作为最接近的现有技术，证据1公开了西格列汀的游离碱、西格列汀的盐酸盐。

从请求人提交的证据来看，现有技术教导了西格列汀游离碱能够与各种酸加成成盐，例如柠檬酸、磷酸等，并且公开了西格列汀与无机酸成盐可以提高药物的水溶性，以及磷酸用于提高终产品的水溶性以及容易形成热稳定的盐等等。

另外，现有技术中也启示了药物晶型和制剂对药物性能的影响。研究药物的晶体形式及性质是本领域的普遍动机。

基于现有技术的启示，本领域技术人员是有动机对西格列汀的磷酸盐及其晶体形式进行研究。

因此，涉案专利权利要求1的磷酸盐晶体单水合物是否获得了预料不到的技术效果成为本案创造性判断的关键因素。

但是申请日前的证据中都是从制备角度公开西格列汀盐，没有任何技术效果方面的数据或说明。

而请求人提供的记载有西格列汀盐酸盐结晶单水化合物的技术效果的证据4、证据18都是涉案专利申请日之后公开的。

那么，这样的申请日后公开的证据能否用来评价创造性？

04 观点分析

本案中，涉案专利申请日之后公开的证据4、18是为了证明作为对比例的西格列汀盐酸盐结晶单水化合物的技术效果。

事实上，权利人也将该证据4作为反证进行了提交。

根据合议组的观点，这样的证据好比是实审过程中提交的对比例的补充实验数据，其目的是为了补充证明证据1中公开的西格列汀盐酸盐结晶单水化合物的理化性质。

对于实审过程中提交的这样的补充实验数据，审查员是应当予以审查的。

2021年1月15日开始实施的《审查指南》中，第二部分第十章第3.5节中明确规定，对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第3款、第二十六条第3款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查。并且，增加了药物专利申请的补交示例。

为什么会允许补充这样的实验数据呢？

这是因为，撰写申请文件时，申请人基于所了解的现有技术来设定对比例，但申请人对现有技术的了解可能并不全面，也不可能要求申请人必须找到最准确地现有技术，或者要求申请人对现有技术的所有情况都考虑到。

在审查员检索到的最接近的现有技术与申请文件中所使用的对比例方案不同的情况下，申请文件中可能就会缺少相关的对比例的技术效果。这种情况下，如果因为没有对比例的技术效果进行比较，就否定权利要求技术方案的效果从而否定其创造性，对于申请人来说显然是不公平的。

无效宣告中的情况与实审类似。

请求人经过全面检索，可能会找到不同的证据与涉案专利进行比较。在需要对技术效果进行比较的情况下，必然需要现有技术方案的技术效果数据。

根据本案合议组的观点，在无效宣告程序中，记载有这样的补充实验数据的证据即使是在申请日之后公开的，也有可能被采用。

从本案例中我们可以看到，作为代理人或者企业IPR，在进行无效证据检索的过程中，在申请日前公开的现有技术中没有公开相关的技术效果的情况下，也可以考虑从申请日之后公开的文献中进行寻找。

05 案件信息

无效决定号：48334号

涉案专利名称：二肽基肽酶-IV抑制剂的磷酸盐

涉案专利申请号：CN200480017544.3

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

原告：师蕴慧，女，出生于1974年10月18日，汉族，住山东省济南市历下区。

委托诉讼代理人：陈统京，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。

被告：郑州康宁特环境工程科技有限公司，住所地：新密市产业集聚区风尚街。统一社会信用代码：91410183337129096H。

法定代表人：张福顺，系该公司董事长。

委托诉讼代理人：李乡、张鹏博，河南京原律师事务所律师。审理经过

原告师蕴慧与被告郑州康宁特环境工程科技有限公司技术合同纠纷一案，本院于2018年9月25日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告师蕴慧委托诉讼代理人陈统京、被告郑州康宁特环境工程科技有限公司委托诉讼代理人李乡、张鹏博均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称

原告师蕴慧向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令被告立即向原告支付设计费人民币230000元；2、依法判决被告向原告支付资金占用期间的利息（自提起诉讼之日起，至实际还款之日止，按年利率6%计算）；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年9月被告同原告先后签订了两份《设计外委合同》，被告分别将安阳化学工业集团有限公司11#锅炉超低排放改造项目（氨法脱硫）（含工艺、电气、热控、设备、土建等专业）的图纸设计工作及濮阳濮润热电有限公司6×B25MW背压供热机组一期工程（3×260t/h煤粉炉）SCR脱销（含工艺、电气、热控、总图、给排水、消防、设备、土建等专业）的图纸设计工作发包给原告，两份《设计外委合同》所约定的设计费用分别为160000元、220000元。原告已按约定完成全部设计工作并经被告审核验收，被告仅通过其账户向原告账户转入150000元用以支付设计费用，而对剩余的230000元设计费用却一直未予支付，故此形成纠纷。被告辩称

被告郑州康宁特环境工程科技有限公司辩称，1、原告诉称两份合同属于无效合同，原告是自然人而不是设计公司，没有取得相应资质证书，违反了建筑法第十三条之规定；2、原告设计的安阳项目图纸存在错误，给被告造成损失，应由原告承担；3、原告承诺设计的濮阳项目图纸至今未向被告交付，被告已另行委托有设计资质的公司进行设计；4、原告应向被告返还已支付的150000元，并赔偿损失。本院查明

本院经审理认定事实如下：2017年9月，被告分别将安阳化学工业集团有限公司11#锅炉超低排放改造（氨法脱硫）（含工艺、电气、热控、设备、土建等专业）项目（以下简称安化项目）的图纸设计工作和濮阳濮润热电有限公司6×B25MW背压供热机组一期工程（3×260t/h煤粉炉）SCR脱销（含工艺、电气、热控、总图、给排水、消防、设备、土建等专业）项目（以下简称濮润项目）的图纸设计工作发包给了原告，双方并签订《设计外委合同》两份。其中安化项目合同中约定：“…6.1本工程设计及其他费用合计16万元整…6.2设计任务完成一半时，支付总价款的50%；设计任务全部结束时，支付剩余的50%…6.3.2…乙方应根据设备供货商提供的资料及时对设计中的图纸进行修改、深化，并对已经出版的图纸进行升版，乙方不得以任何借口拖延，并不应造成合同价格的增加…”濮润项目合同中约定：“…4.2本合同设计深度应满足工程现场施工需要，且不需要现场再进行二次设计…5.涉及范围包括司令图、脱硫岛内工艺、设备（箱罐）、烟道、电气、仪表控制、总图、给排水、消防等整个项目施工图设计…5.2甲方应及时向设计人提供所需文件资料，乙方的设计满足现行国家和行业规程规定的有关各阶段的设计深度…5.32017年11月30日前完成工程全部设计…6.1本工程设计及其他费用合计22万元整…6.2各专业规范书完成80%时，支付总价款的30%；反应器结构图及氨区土建图完成时，支付总价款的40%；设计任务全部结束时没支付剩余的30%…”

合同签订后，原告依约进行了安化项目的图纸设计工作和濮润项目的部分设计工作，并向被告交付了相关图纸。2017年11月6日，被告通过建设银行向原告转账150000元，备注内容为“安化、濮润项目设计费”。2018年5月30日，安阳化学工业集团有限公司出具证明一份，证明安化项目的改造工程已于2018年4月15日交付其投入运行。

本院认为，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律规定，从事建筑活动的设计单位在取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动，本案原告作为无资质的自然人，其与被告签订的两份《设计外委合同》因违反了相关法律的强制性规定，应为无效合同。关于安化项目，原告已经完成全部设计工作，且该工程最终通过验收并交付运行，虽然被告辩称原告设计方案产生过很多问题，经过多次变更，导致其受到经济损失，原告应退还已付设计费，但是参照双方在合同中的约定，对设计图纸的修改也是设计工作的一部分，并未违反约定，对被告该辩解意见，本院不予采信。对原告要求被告支付安化项目设计费的诉请，虽然合同无效，但是考虑到原告所设计出的图纸系智力成果，被告也已将其应用到工程中，不适合相互返还，参照合同约定和双方均存在过错等因素，被告承担70%的设计费较为适宜，即112000元。关于濮润项目，原告认为自己已完成设计项目的70%，被告在给定期限内没有进行核对，应承担相应法律后果，对该设计量，本院予以确认。虽然被告辩称没有收到原告图纸，但是根据原告提交的证据能够证实原告已经交付给被告，并由被告当时的工作人员进行签收，对被告辩解意见本院不予采信。对原告要求被告支付濮润项目设计费的诉请，由于原告仅完成设计量的70%，并不能证明其设计深度已满足工程施工需要和满足符合相关规定的各阶段的设计深度，参照原告已完成设计量、设计图纸对被告的利用价值、合同约定和双方均存在过错等因素，被告承担已完成设计部分40%的设计费较为适宜，即61600元。上述两项设计费用合计为173600元，扣除被告已支付150000元，还应支付原告剩余设计费23600元。本院认为

综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：裁判结果

一、被告郑州康宁特环境工程科技有限公司于本判决生效后十日内向原告师蕴慧支付设计费23600元；

二、被告郑州康宁特环境工程科技有限公司以23600元为本金向原告师蕴慧支付利息，自起诉之日（2018年9月25日）起按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算至本金付清之日止；

三、驳回原告师蕴慧其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费4750元，由原告师蕴慧负担4262元，被告郑州康宁特环境工程科技有限公司负担488元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并在缴费之日起三日内将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判人员

审判长杨世俊

审判员吕改丽

人民陪审员楚丙欣裁判日期

二〇一九年三月十三日书记员

书记员张梦珂

原告：熊仔动漫有限公司，住所地：福建省泉州市晋江市青阳洪山文化创意产业园内国际工业设计园**楼****。

法定代表人：吴金山，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：邓志娥，北京盈科（泉州）律师事务所律师。

被告：安阳市健丰食品有限公司，住所地：河南省汤阴县北环城公路东段。

法定代表人：李艳彬，该公司董事长。

委托诉讼代理人：陈志刚，男，汉族，1976年12月17日生，住河南省汤阴县。系该公司员工。

委托诉讼代理人：郜志奎，男，汉族，1974年8月16日生，住河南省汤阴县。系该公司员工。审理经过

原告熊仔动漫有限公司（以下简称熊仔动漫公司）诉被告安阳市健丰食品有限公司（以下简称健丰食品公司）侵害商标权纠纷一案，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告熊仔动漫公司的委托诉讼代理人邓志娥，被告健丰食品公司的委托诉讼代理人陈志刚、郜志奎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称

原告熊仔动漫公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即停止侵害原告“熊仔”注册商标权的行为；2、判令被告赔偿原告人民币100万元（含原告制止侵权行为所支付的律师费、公证费等合理费用）；3、由被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：原告系一家以从事数字动漫、游戏设计、动画故事及衍生产品制作、预包装食品销售等为主营业务的多元化企业。原告拥有的商标于1997年1月21日注册完成，注册号为934436号，核定使用商品为第30类，包括：饼干、糕点、方便面、糖果、口香糖。原告拥有的另一个商标也于2006年11月28日注册完成，商标注册号为4145372号，核定使用商品为第30类，包括：饼干、糖果、方便面、糕点、非医用口香糖、酵母、搅稠奶油制剂、布丁、冰糖。后因经营需要，原告受让取得了第934436号商标和第4145372号商标。“熊仔”商标权利人长期以来致力于打造属于自己的品牌，以品牌求发展，在商标使用的同时，原告还投入资金进行广告宣传，在业内和消费者中形成了一定的知名度和良好的声誉。近期，原告发现案外人安阳市江顺食品有限公司未经许可，销售被告生产的熊仔饼干，根据河南省高级人民法院作出的（2018）豫民终1285号民事判决书，可以认定本案被告生产、销售熊仔饼干的事实。根据《中华人民共和国商标法》的有关规定，未经商标权利人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，属侵犯商标权利人商标专用权的行为。被告不仅大量生产销售侵权产品，更为严重的是其销售时间长达十年以上，可见主观恶性明显，其生产销售的产品低劣、质量低下，也直接导致误购产品的消费者不断质疑、批评原告的产品，使原告的商誉和销售量受到巨大的不良影响。被告作为一家生产型企业，具备足够的产品及知识产权认知能力，更知晓原告拥有“熊仔”注册商标，足见被告侵犯原告商标权的主观恶性较大，被告的行为已经侵害到原告的合法权益，依法应当承担侵权责任。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求依法支持原告的诉讼请求。被告辩称

被告健丰食品公司辩称，1、“熊仔”是商品通用名称，原告无权禁止我公司使用。《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。“熊仔饼干”用以描述饼干的造型，也已经成为约定俗成的通用名称，在全国范围内成为相关公众的通常认识。被告在自身产品包装中以“熊仔饼干”来描述饼干造型属于合理使用，正如“空心挂面”、“心型吊坠”等产品名称的使用一样，并无不当；2、我公司对“熊仔”二字享有在先使用权。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定：商标权利人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。我公司源于安阳市健丰饼厂，与安阳市健丰饼厂存在承继关系。安阳市健丰饼厂早在2001年就开始生产本案所涉产品，而案外人晋江恒立食品有限公司申请注册商标的时间是2006年，原告直至2017年才受让取得商标；3、我公司的“熊仔饼干”商品名称不致误导公众。本案所涉产品明确标注了我公司的注册商标，且商品名称“熊仔饼干”四字属于艺术字，形象生动，而原告的第4145372号商标的“熊仔”二字，属于正体字，端正严肃；我公司的商品装潢是一只欢快、小巧、机灵的小浣熊形态，是小型图案，而原告的商品装潢是一只臃肿、肥美、呆萌的熊猫形态，且分为雌雄两只，是大型图案，二者在视觉上迥然有别，简单可辩；我公司的饼干是熊仔形状，而原告从未生产或授权生产过熊仔形状的饼干，不存在混淆、误导公众的可能；我公司的产品优质，市场信誉度高，为“中国名牌产品”，原告的商品市场占有率低，品牌影响力较弱，没有证据证明其遭受损失。综上所述，我公司不构成侵权，不应承担赔偿责任，请求驳回原告对我公司的诉讼请求。

原告熊仔动漫公司围绕诉讼请求向本院提交了如下证据：1、被告健丰食品公司的企业信息表，拟证明健丰食品公司的企业信息情况；2、原告第934436号商标注册证、续展注册证明、商标转让证明；第4145372号商标注册证、续展注册证明、商标转让证明、商标详情表，拟证明原告拥有第934436号注册商标和第4145372号注册商标的专用权；3、福建省泉州市刺桐公证处（2018）闵泉桐证内字第56号《公证书》，拟证明案外人安阳市江顺食品有限公司销售被告健丰食品公司生产的被控侵权产品的事实；4、安阳市中级人民法院（2018）豫05民初35号民事判决书、河南省高级人民法院（2018）豫民终1285号民事判决书，拟证明被告健丰食品公司销售被控侵权产品的事实；5、商标使用许可合同、销售货物清单、实物照片，拟证明原告将第934436号商标许可给晋江市恒立食品有限公司使用，该商标投入生产使用的事实；6、国家工商行政管理总局商标局于2018年9月25日作出的《关于第934436号第30类“熊仔”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，拟证明原告的商标经长期使用，并不存在商标未实际使用的事实。

被告健丰食品公司质证意见：1、对被告的企业信息表无异议；2、对原告的商标注册证、续展注册证明、商标转让证明、商标详情表无异议；3、对福建省泉州市刺桐公证处（2018）闵泉桐证内字第56号《公证书》中记载的销售产品的事实无异议，但不认可是侵权产品；4、对安阳市中级人民法院（2018）豫05民初35号民事判决书、河南省高级人民法院（2018）豫民终1285号民事判决书无异议；5、对商标使用许可合同、销售货物清单、实物照片的真实性有异议；6、对国家工商行政管理总局商标局《关于第934436号第30类“熊仔”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》无异议，但对原告是否连续三年使用注册商标有异议。

被告健丰食品公司向本院提交了如下证据：1、被告的营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表、食品经营许可证，拟证明其是合法经营；2、安阳市健丰饼厂《企业法人申请开业登记注册书》、安阳市健丰饼厂章程、被告2003年—2011年企业法人营业执照、企业法定代表人审查证明、股东会决议、中国商品系统条码成员证书（2003年）、中国商品系统条码成员证书（续展）（2019年）、安阳市健丰饼厂与安阳市健丰食品有限公司历史沿革变化证明，拟证明安阳市健丰饼厂与安阳市健丰食品有限公司系同一企业；3、被告第6370197号商标注册证，拟证明其在商品名称上使用“熊仔”系合法使用；4、被告生产的饼干产品实物，拟证明被告生产的熊仔饼干没有侵权；5、河南省产品质量监督检验所《检验报告》（2003年）、《检验报告》（2004年）、河南增值税专用发票、河南增值税专用发票（外包装箱进货）、河南省安阳市国税局销货清单（外包装箱进货），拟证明被告对“熊仔饼干”名称使用在先；6、中国名牌产品证书、中国名牌产品证书百度搜索页面、河南省著名商标证书，拟证明被告的商标是河南省著名商标、被告生产的江顺牌饼干是中国名牌产品。

原告熊仔动漫公司质证意见：1、对被告的营业执照无异议；原告诉请的是商标侵权纠纷，食品生产许可证、食品生产许可品种明细表、食品经营许可证与本案无关；2、安阳市健丰饼厂《企业法人申请开业登记注册书》、安阳市健丰饼厂章程、被告2003年—2011年企业法人营业执照、企业法定代表人审查证明、股东会决议、中国商品系统条码成员证书（2003年）、中国商品系统条码成员证书（续展）（2019年）、安阳市健丰饼厂与安阳市健丰食品有限公司历史沿革变化证明等证据真实性均无法查证，且与本案无关；3、被告第6370197号商标注册证真实性无法查证，且被告没有正确使用该商标，而是将“江顺”和“熊仔”分开使用在产品的不同位置，且“熊仔”在中央部分突出使用，侵犯了原告的商标权；4、对被告的产品实物真实性无异议，但恰好能证明被告生产了被控侵权产品；5、《检验报告》（2003年）、《检验报告》（2004年）、河南增值税专用发票、河南增值税专用发票（外包装箱进货）、河南省安阳市国税局销货清单（外包装箱进货）真实性无法核实，且本案并非产品质量纠纷，该证据与本案无关，也不能证明被告使用在先；6、中国名牌产品证书、河南省著名商标证书仅能证明“江顺”品牌有一定知名度，不能证明被告可以使用“熊仔”商标；百度搜索页面真实性无法查证，且与本案无关。本院查明

本院组织双方当事人进行了证据交换和质证，根据举证、质证情况，结合当事人陈述，本院认定事实如下：

（1）原告熊仔动漫公司成立于2014年6月6日，是一家以从事数字动漫和游戏设计制作，动漫及衍生品设计服务，动画故事节目制作、发行，预包装食品销售等为主营业务的多元化企业。第934436号商标注册于1997年1月21日，商标注册人为黄河食品城春都副食品经营部，核定使用商品为第30类，包括：饼干、糕点、方便面、糖果、口香糖，注册有效期自1997年1月21日至2007年1月20日。2004年9月28日，该商标转让于晋江市恒立食品有限公司。该商标经申请续展，2006年11月22日注册有效期续展至2017年1月20日，后又续展至2027年1月20日。第4145372号商标注册于2006年11月28日，注册人为晋江市恒立食品有限公司，核定使用商品为第30类，包括：饼干、糖果、方便面、糕点、非医用口香糖、酵母、搅稠奶油制剂、布丁、冰糖，注册有效期自2006年11月28日至2016年11月27日。上述第934436号商标和第4145372号商标于2017年2月13日转让于原告熊仔动漫公司。

（1）被告健丰食品公司成立于2003年2月25日，登记的营业期限自2009年1月14日至2019年1月13日，经营范围包括：生产销售饼干、挂面、月饼、粮食收购、方便食品、淀粉制品、方便馍片、从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。第1119164号商标注册于1997年10月14日，商标注册人为江门市宝丰食品有限公司，核定使用商品为第30类，包括：饼干、方便面、糖果、糖、面条、口香糖。注册有效期自1997年10月14日至2007年10月13日。2007年5月30日，该商标转让于健丰食品公司，经申请续展，该商标续展至2017年10月13日，后又续展至2027年10月13日。2006年9月，国家质量监督检验检疫总局为健丰食品公司颁发中国名牌产品证书，授予其生产的“江顺牌”饼干为中国名牌产品，有效期自2006年9月至2009年9月。2006年12月5日，健丰食品公司的“江顺”商标被河南省工商行政管理局、河南省商标协会认定为河南省著名商标（有效期三年）。第6370197号商标注册于2010年3月7日，商标注册人为健丰食品公司，核定使用商品为第30类，包括：果冻（糖果）、饼干、曲奇饼干、小蛋糕（糕点）、月饼、挂面、方便面、以米为主的零食小吃、粉丝（条）。注册有效期自2010年3月7日至2020年3月6日。

（三）安阳市健丰饼厂成立于2001年5月21日，于2005年12月20日被吊销，企业类型为股份合作制；工商注册号为4105001300163；经营范围包括：食品、饼干生产加工。本院认为

本院认为，原告熊仔动漫公司于2017年从晋江市恒立食品有限公司手中受让了第934436号商标和第4145372号商标，是该两个注册商标的权利人，享有商标专用权。被告健丰食品公司于2007年从江门市宝丰食品有限公司手中受让第1119164号商标，于2010年3月7日自己注册第6370197号商标，是该两个注册商标的权利人，亦享有商标专用权。从商标外观来看，原、被告的注册商标存在着显著区别，商标本身并不构成相同或近似。

关于“熊仔”是否属于商品通用名称的问题。以动物名称作为商标进行注册并不为法律所禁止，也并不鲜见，但动物名称并非等同于某一商品的通用名称。通用名称是指在一定范围内普遍使用的名称，其本身不具有识别商品来源的功能。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。“熊仔”虽然本为动物名称，但经原告注册为商标，并和特定商品“饼干”结合在一起，已经形成了对应关系，能够表明其饼干的商品来源。被告在被控侵权产品的包装上使用“熊仔”字样，字体较大，且和商品名称“饼干”结合使用，该使用方式已经超出了为描述商品的主要原料或者说明商品某一特点而正当使用的范畴，明显具有增强商品显著性和区分度以识别商品来源的功能，属于商标性使用。另外，被告虽然抗辩称“熊仔”是商品通用名称，但并未举出证据证明国内存在众多厂商生产“熊仔”饼干，从而形成多家主体共存的市场格局，相反，国内的大多数相关公众会将“熊仔”饼干认知为某主体提供的某种商品，具有指示商品来源的意义，并没有通用化，不属于通用名称。被告的该项抗辩主张不能成立，本院不予支持。

关于被告健丰食品公司在其生产的饼干外包装上使用“熊仔”标识是否侵犯原告商标权的问题。《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条规定：在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。《国家工商行政管理局商标局关于多件注册商标组合使用或并列使用问题的意见》规定：商标注册人可以在核定的商品上同时使用多件注册商标，但应逐一标明注册标记。商标注册人组合使用或并列使用多件注册商标，如果该使用未改变原注册商标的文字、图形或其组合，也不侵犯他人注册商标专用权，则应视为合法的商标使用行为。本案中，首先，被告在商品包装上使用“熊仔”二字，改变了自己商标的文字组合，且未标明注册标记，不属于对商标的正确使用；其次，“熊仔”早已被注册为商品商标，注册人对该商标享有专有使用权，未经注册人允许或授权，他人不得使用。被告生产的商品为饼干，原告注册商标核定使用的商品包含饼干，被告在其商品包装上使用“熊仔”标识，属于“在同一种商品上将与他人注册商标相同的标志作为商品名称”，违反了《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条的规定；再次，被告在其商品包装上突出使用原告的注册商标“熊仔”作为商品名称的标识，实际上发挥了商标的指示功能，容易造成相关公众对商品来源的混淆，误认为系原告生产的商品。至于被告所称其“熊仔饼干”的商品名称是对饼干形状的描述的抗辩理由，商标法虽未禁止在商品包装上对商品形状进行描述，但该描述应与他人的注册商标进行善意区分，合理避让，不能侵犯他人的注册商标专用权。综上所述，被告的行为侵犯了原告“熊仔”商标的专用权。被告所称其未侵犯原告商标权的抗辩理由不能成立，本院不予采纳。

关于被告健丰食品公司对“熊仔”标识是否享有在先使用权的问题。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与其注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标志。本案中，原告的商标在2006年获得注册，商标更早于1997年获得注册，而被告的商标于2010年才获得注册，在此之前其虽然享有商标的使用权，但对“熊仔”标识并不享有在先使用权。关于健丰食品公司所称其与安阳市健丰饼厂存在承继关系，其属于使用在先的抗辩主张，首先，安阳市健丰饼厂于2001年5月21日成立，于2005年12月20日被吊销，被告健丰食品公司成立于2003年2月25日，成立时安阳市健丰饼厂的主体资格并未消灭，仍然存在，其也未能举出健丰食品公司系由安阳市健丰饼厂改制而来的充分证据，其所称与安阳市健丰饼厂存在承继关系的理由不能成立。其次，对于安阳市健丰饼厂来说，其成立日期晚于原告商标注册时间，其即使生产熊仔饼干，亦不构成对“熊仔”标识的在先使用权。综上所述，被告健丰食品公司所称对“熊仔”标识享有在先使用权的抗辩理由不能成立，本院不予采纳。

关于原告诉请被告停止侵权行为的问题。《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条规定：公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害、消除影响、赔偿损失。根据上述法律规定，原告诉请判令被告立即停止侵害原告“熊仔”商标权的行为，理由成立，本院予以支持。

关于赔偿数额问题。《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。第三款规定：权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，被告健丰食品公司多年来一直在其生产的饼干外包装上使用“熊仔”标识，侵权时间长；而且，其生产的侵权商品具有500g、600g、1000g等多种规格，通过线上、线下等途径，广泛销售，且存在向安阳市江顺食品公司大量批发的现象，经营规模大。故原告诉请被告赔偿经济损失及维权合理费用100万元，诉求合理，于法有据，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项、第五十九条第三款、第六十三条第一款、第三款、《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼法证据若干问题的规定》第二条的规定，判决如下：裁判结果

一、被告安阳市健丰食品有限公司立即停止侵害原告熊仔动漫有限公司第934436号、第4145372号商标权的行为；

二、被告安阳市健丰食品有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告熊仔动漫有限公司经济损失及维权合理费用共计100万元。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费13800元，由被告安阳市健丰食品有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。审判人员

审判长智咏梅

审判员吕建伟

审判员赵中友裁判日期

二〇一九年七月九日书记员

书记员柴雯

上诉人（原审被告）：陕县观音堂镇新忠延亭观炸鸡店，经营地址河南省陕县观音堂镇新街。

经营者：任新忠，男，1968年6月9日生，汉族，住河南省三门峡市湖滨区。

委托诉讼代理人：赵栋梁，河南天保律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：郑州延庆观企业管理咨询有限公司，住所地河南省郑州市中原区桐柏南路****楼****。

法定代表人：黄秀丽，执行董事。

委托诉讼代理人：马娜娜，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈愿峰，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。审理经过

上诉人陕县观音堂镇新忠延亭观炸鸡店（以下简称新忠延亭观炸鸡店）因与被上诉人郑州延庆观企业管理咨询有限公司(以下简称延庆观公司)侵害商标权纠纷一案，不服河南省三门峡市中级人民法院（以下简称一审法院）（2019）豫12民初21号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月17日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人新忠延亭观炸鸡店委托诉讼代理人赵栋梁，被上诉人延庆观公司委托诉讼代理人马娜娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人诉称

新忠延亭观炸鸡店上诉请求：撤销一审判决，改判新忠延亭观炸鸡店不承担赔偿责任，一、二审案件诉讼费由延庆观公司承担。事实和理由：1.新忠延亭观炸鸡店在“延亭观”注册商标被宣告无效前的使用行为无过错，不应承担侵权赔偿责任。2.一审法院在“延亭观”商标认定无效的准确日期和新忠延亭观炸鸡店停止使用“延亭观”商标的时间的基本事实认定上出现错误。3.新忠延亭观炸鸡店在“延亭观”注册商标被无效宣告后已不再使用该商标，没有侵犯他人权益，不应承担侵权赔偿责任。4.新忠延亭观炸鸡店不应承担举证责任，证明其侵权的举证责任应由延庆观公司承担。5.一审法院判决新忠延亭观炸鸡店赔偿8000元的数额缺乏事实依据。被上诉人辩称

延庆观公司辩称，1.新忠延亭观炸鸡店并未停止对“延庆观”注册商标的侵权行为，其在网络上仍以“延亭观炸鸡”的名义进行展示。2.“延亭观”商标无效的准确时间不影响新忠延亭观炸鸡店侵权行为的认定。3.新忠延亭观炸鸡店声称在“延亭观”注册商标被无效宣告后已不再使用该商标的上诉理由没有证据予以证明。4.延庆观公司提供了新忠延亭观炸鸡店在网络上继续以“延亭观炸鸡”的名义进行展示的证据并对新忠延亭观炸鸡店的侵权行为申请证据保全，一审法院作出新忠延亭观炸鸡店赔偿延庆观公司8000元的判决有据可依。

延庆观公司向一审法院起诉请求：1.请求判令新忠延亭观炸鸡店立即停止侵犯延庆观公司第1013135号“延庆观”注册商标专用权的行为（包括但不限于拆除店铺侵权门头、销毁侵权包装袋等）；2.请求判令新忠延亭观炸鸡店赔偿延庆观公司经济损失以及为制止侵权行为所支出的合理费用共计人民币30000元；3、一审案件诉讼费由新忠延亭观炸鸡店承担。

一审法院认定事实：1997年5月21日，开封市鼓楼区延庆炸鸡店经国家工商行政管理局商标局核准注册第1013135号“延庆观”文字商标，核定使用商品为第29类的“炸鸡”商品上。2009年7月28日，经国家工商行政管理局商标局核准该商标转让给延庆观公司，该商标续展注册有效期至2027年5月20日。该商标在市场上有一定的知名度。

2013年12月21日，经任成来申请国家工商行政管理总局商标局核准注册第11264568号“延亭观”文字商标，核定使用商品为第29类的“肉冻;家禽(非活);腌腊肉;猪肉;奶茶(以奶为主);加工过的花生;豆腐制品;肉脯;以水果为主的零食小吃;干蔬菜”商品上。

2015年10月30日，延庆观公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出宣告“延亭观”注册商标无效的请求。2016年8月24日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2016]第75029号《关于第11264568号“延亭观”商标无效宣告请求裁定书》。裁定：“延亭观”商标予以维持。延庆观公司不服该裁定向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院审理后作出判决：撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的被诉裁定；国家工商行政管理总局商标评审委员会重新作出裁定。国家工商行政管理总局商标评审委员会不服判决，向北京市高级人民法院提起上诉，该院于2018年8月22日作出判决：驳回上诉，维持原判。其中该判决认定，“延亭观”与“延庆观”商标同时并存在炸鸡及密切关联商品上，相关公众施以一般注意力，容易导致相关公众的混淆误认。2018年10月10日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出裁定宣告“延亭观”商标无效，商标局于2018年10月23日作出该商标无效宣告。

新忠延亭观炸鸡店经营炸鸡商品，于2015年12月5日经任成来授权，使用“延亭观”商标。在2018年10月23日“延亭观”商标被宣告无效后，新忠延亭观炸鸡店直到庭审时更换了门头，停止使用“延亭观”商标。

2018年9月30日，郑州延庆观公司的委托代理人杨玉宝向河南省洛阳市九鼎公证处申请办理保全证据公证。2018年10月8日，公证员游某、工作人员王某及郑州延庆观公司的委托代理人杨玉宝到河南省三门峡市陕州区陕县观音堂镇观音堂街中心十字路口，陕州区二高向南100米路西的“延亭观炸鸡”，在公证员的监督下，杨玉宝以普通消费者的身份在该炸鸡店付款10元购得炸鸡一份，包装袋印有“延亭观”字样，杨玉宝对“延亭观炸鸡”店外门头进行了拍照。对所购商品包装纸、袋进行了封存。河南省洛阳市九鼎公证处出具（2018）豫洛鼎证内经字第282号公证书对上述公证事项确认。

一审庭审时，对封存商品现场拆封，取出包装袋一个。该包装袋正面中间显著位置印有较大字体“延亭观”字样。

一审法院认为，延庆观公司依法受让第1013135号“延庆观”注册商标，在有效期内，其在核定的商品上享有该注册商标专用权。任成来于2013年12月21日经国家工商行政管理总局商标局核准注册第11264568号“延亭观”注册商标。2018年10月10日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出裁定宣告“延亭观”商标无效。根据商标法的规定，宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。一审案件中虽然“延亭观”商标于2018年10月23日被宣告无效，但该商标注册人任成来并非恶意，故对该“延亭观”商标被宣告无效之前的使用行为并不具有追溯力。新忠延亭观炸鸡店在“延亭观”注册商标被宣告无效前经任成来授权而使用，并不违反法律规定，其主观并无过错，不应承担责任。但在2018年10月23日之后，新忠延亭观炸鸡店未能提供证据证明在合理期限内停止使用“延亭观”商标，直至庭审时，才称停止使用。故对于“延亭观”商标被宣告无效之后，新忠延亭观炸鸡店继续使用该商标，在与延庆观公司相同的商品上使用与延庆观公司注册商标相同或者近似的商标，容易导致相关公众混淆，构成侵犯延庆观公司的注册商标专用权行为，应当承担侵权责任。延庆观公司要求新忠延亭观炸鸡店立即停止侵犯“延庆观”注册商标专用权的行为，因新忠延亭观炸鸡店已拆除了侵权门头，停止使用“延亭观”包装，不再具有侵权行为，故对该请求不予支持。对于延庆观公司要求新忠延亭观炸鸡店赔偿损失及合理费用30000元的请求，因其未提交实际损失及新忠延亭观炸鸡店侵权获得利益的证据，根据新忠延亭观炸鸡店的侵权行为时间，情节、销售规模、主观过错程度，以及延庆观公司为制止侵权所支出的合理费用等情况，酌定新忠延亭观炸鸡店赔偿延庆观公司经济损失8000元（含合理开支）。新忠延亭观炸鸡店辩称其使用“延亭观”商标经授权使用，不构成侵权的理由。如前所述，对于“延亭观”被宣告无效之前的使用行为，不应承担责任。但该商标被宣告无效后，其仍然使用的行为构成侵权，应当承担相应的侵权责任。

综上，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《中华人民共和国商标法》第四十七条、第五十七条第（二）、（三）项、第六十三条的规定，判决，一、新忠延亭观炸鸡店于一审判决生效后十日内赔偿延庆观公司经济损失8000元；二、驳回延庆观公司的其他诉讼请求。如果未按一审判决指定的期限履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费550元，由延庆观公司负担350元，新忠延亭观炸鸡店负担200元。

二审期间，新忠延亭观炸鸡店提交三组新证据，第一组证据为2019年3月13日中国商标行政管理总局商标局发布的商标公示截图。拟证明延亭观商标系2019年3月13日正式终止。第二组证据为丽峡文印店的收据一份，拟证明新忠延亭观炸鸡店在2018年10月25日前后陆续更换了门头广告以及门头招牌。第三组证据是两份手机微信聊天记录截图，拟证明新忠延亭观炸鸡店主观上没有侵权故意也没有进行侵权行为。延庆观公司提交公证书一份作为新证据，拟证明新忠延亭观炸鸡店一直在实施侵犯延庆观公司注册商标专用权的行为。

对于新忠延亭观炸鸡店提交的三组新证据，延庆观公司发表质证意见为，关于第一组证据的网页截图，其未提交原网页予以核实，且其引用关于商标法第55条的规定系关于商标撤销的规定，并非商标宣告无效的规定，属于适用法律错误。关于第二组证据，因其并非有相关公信力的公证机关或是其他的有权机关，对于其真实性不予认可。关于第三组证据，其工商主体与本案无关，并非新忠延亭观炸鸡店有关证据，该证据与本案不具有关联性。

对于延庆观公司提交的新证据，新忠延亭观公司发表质证意见为，对公证书的真实性无异议。对公证书与本案的关联性和其证明目的有异议，认为公证书公证的是网页事实，新忠延亭观炸鸡店的经营者主观上没有在网络上对延庆观公司的侵权恶意，侧面可以证明在实体店新忠延亭观炸鸡店已经没有侵犯延庆观公司注册商标专用权的事实。本院查明

对于新忠延亭观炸鸡店提交的新证据，本院认定如下：对于第一组证据中的2019年3月13日中国商标行政管理总局商标局发布的商标公示截图的真实性本院予以认可，根据《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。“延亭观”商标宣告无效日期为2019年3月13日。对于第二组证据丽峡文印店的收据上仅有“收到制作延亭炸鸡店门头及会员积分卡”字样，没有时间和门头具体文字，无法证明系新忠延亭观炸鸡店更换门头所制作。对于第三组证据中的微信聊天记录中的图片均为聊天对象发送，不是新忠延亭观炸鸡店所有人发送，其无法证明新忠延亭观炸鸡店的门头更换情况。

对于延庆观公司提交的新证据，本院认定如下：对于该公证书的真实性本院予以认可，根据其公证事项可以认定新忠延亭观炸鸡店至2019年5月10日为止的时期内并未在网络平台停止使用已被宣告无效的“延亭观”商标。

二审期间本院另查明，第11264568号“延亭观”注册商标宣告无效日期为2019年3月13日，本院对一审法院查明的其他事实予以确认。

根据当事人上诉情况并征询对方当事人意见，本院归纳二审争议焦点为：新忠延亭观炸鸡店是否应当承担商标侵权赔偿责任，如应承担，赔偿数额如何认定。本院认为

本院认为，关于新忠延亭观炸鸡店是否应当承担商标侵权赔偿责任的问题。《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”第十条规定，“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”本案中，延庆观公司作为第1013135号“延庆观”注册商标的所有权人，且商标处于有效期内,延庆观公司在该商标核定的服务项目上享有注册商标专用权并依法应受法律保护。任成来于2013年12月21日经国家工商行政管理总局商标局核准注册第11264568号“延亭观”注册商标。根据新忠延亭观炸鸡店在二审中提交的新证据查明，“延亭观”商标宣告无效日期为2019年3月13日，一审认定“延亭观”商标宣告无效日期为2018年10月23日不当，予以纠正。根据《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。由于任成来于2013年12月21日经国家工商行政管理总局商标局核准注册第11264568号“延亭观”注册商标自始不存在。虽然新忠延亭观炸鸡店上诉主张其在“延亭观”注册商标被无效宣告后已不再使用该商标不应再承担赔偿责任，但根据延庆观公司在二审中提交的新证据，可以认定从2019年3月13日至2019年5月10日为止的时期内，新忠延亭观炸鸡店并未在网络平台停止使用已被宣告无效的“延亭观”商标。通过对比，“延亭观”商标由“延亭观”三字组成,而“延庆观”商标由“延庆观”三字组成,二者首尾文字相同,差异仅体现在“延”字与“观”字的区别,由于二者在文字构成、呼叫、整体外观等方面均相近,在隔离观察状态下,相关公众施以一般注意力,难以从整体上将二者相区分,因此，两商标构成近似商标，足以造成消费者的误认和混淆，对新忠延亭观炸鸡店所提供的服务与延庆观公司之间存在特定联系产生误解或者误认，二者构成相似，故新忠延亭观炸鸡店的相关使用行为构成对延庆观公司第1013135号“延庆观”注册商标专用权的侵犯，新忠延亭观炸鸡店应承担商标侵权赔偿责任。

关于侵权责任承担的问题，《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定,“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”第三款规定,“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款规定,“人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中,依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况,可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任,还可以作出罚款,收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。”由于延庆观公司未举证证明其因新忠延亭观炸鸡店侵权所受到的损失数额或新忠延亭观炸鸡店因侵权所获利益的数额，一审法院综合考虑新忠延亭观炸鸡店的侵权行为时间，情节、销售规模、主观过错程度，以及延庆观公司为制止侵权所支出的合理费用等情况，酌定新忠延亭观炸鸡店赔偿延庆观公司经济损失8000元的判决并无不当。

综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。新忠延亭观炸鸡店的上诉请求不能成立，应予驳回；依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费50元，由陕县观音堂镇新忠延亭观炸鸡店负担。

本判决为终审判决。审判人员

审判长宋旺兴

审判员赵筝

审判员梁培栋裁判日期

二〇一九年七月二十二日书记员

书记员朱明鑫

本次《解释》有哪些亮点？

一是厘清“故意” 和“恶意”之间的关系。《民法典》规定惩罚性赔偿主观要件为“故意”，《商标法》第六十三条第一款、《反不正当竞争法》第十七条第三款规定为“恶意”。《解释》起草过程中，经征求各方意见和反复研究，最高院认为，“故意”和“恶意”的含义应当是一致的。

知识产权作为市场主体对自己智力成果和经营标记、信誉依法享有的专有权利，其权利所有人可以是一人或数人，但使用人或者运用人的人数是不确定的。未经许可使用他人知识产权一般会构成侵权，而此时侵权人对所使用知识产权的权属或者是否取得许可应当是知道的。实践中，构成“故意”还是“恶意”很难严格区分，故对“故意”和“恶意”作一致性解释，防止产生“恶意”适用于商标、不正当竞争领域，而“故意”适用于其他知识产权领域的误解。

二是明晰情节严重的认定标准。情节严重是惩罚性赔偿的构成要件之一,主要针对行为人的手段方式及其造成的后果等客观方面,一般不涉及行为人的主观状态。《解释》第四条规定的考量因素主要来源于已有的典型案例。

三是明确惩罚性赔偿基数的计算方式。关于惩罚性赔偿基数的计算方式，《专利法》第七十一条、《著作权法》第五十四条、《商标法》第六十三条、《反不正当竞争法》第十七条、《种子法》第七十三条都作出了明确规定。《著作权法》和《专利法》未规定计算基数的先后次序，《商标法》、《反不正当竞争法》和《种子法》规定了先后次序。此外，不同法律对惩罚性赔偿是否包括合理开支的规定亦存在不一致之处。为此，《解释》第五条规定“法律另有规定的，依照其规定”，是指不同案件类型分别适用所对应的部门法。

为发挥惩罚性赔偿制度遏制侵权的重要作用，立足知识产权审判实际，《解释》将参考原告的主张和提供的证据所确定的赔偿数额作为基数的一种。同时规定，对于提供虚假账簿、资料的，将依据民事诉讼法第一百一十一条追究法律责任。

如何防止惩罚性赔偿制度被滥用？

根据最高人民法院民三庭负责人的答记者问，为确保正确实施知识产权惩罚性赔偿制度，避免实践中的滥用，一是明确惩罚性赔偿的适用要件。《解释》对适用惩罚性赔偿的范围、请求内容和时间、主观要件、客观要件、基数计算、倍数确定等作了明确规定，涵盖了惩罚性赔偿适用的全部要件，提供了明确的操作指引，也给当事人以稳定的预期，确保惩罚性赔偿制度在司法实践中用好、用到位，从裁判规则上为防止惩罚性赔偿被滥用提供了保障。

二是通过典型案例加强指导。最高人民法院近期将专题发布知识产权惩罚性赔偿的典型案例，以便进一步准确把握《解释》条文的含义，指导各级法院正确适用《解释》。今后，最高人民法院将不断总结审判经验，进一步推动完善惩罚性赔偿制度，切实阻遏严重侵害知识产权行为。

法释〔2021〕4号

最高人民法院

关于审理侵害知识产权民事案件

适用惩罚性赔偿的解释（2021年2月7日最高人民法院审判委员会第1831次会议通过，自2021年3月3日起施行）

为正确实施知识产权惩罚性赔偿制度，依法惩处严重侵害知识产权行为，全面加强知识产权保护，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，结合审判实践，制定本解释。

第一条 原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

本解释所称故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。

第二条 原告请求惩罚性赔偿的，应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。

原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。

第三条 对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：

（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；

（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；

（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；

（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；

（六）其他可以认定为故意的情形。

第四条 对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：

（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；

（二）以侵害知识产权为业；

（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；

（四）拒不履行保全裁定；

（五）侵权获利或者权利人受损巨大；

（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；

（七）其他可以认定为情节严重的情形。

第五条 人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

第六条 人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时，应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕，被告主张减免惩罚性赔偿责任的，人民法院不予支持，但在确定前款所称倍数时可以综合考虑。

第七条 本解释自2021年3月3日起施行。最高人民法院以前发布的相关司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。

近日，《你好，李焕英》票房口碑双丰收，成2021贺岁档最大黑马。值得注意的是，其出品方北京京西文化旅游股份有限公司早在两个多月前于45个类别全类申请注册“你好,李焕英”商标，早早掌握商标主动权，向其他影视作品权利人展示了注册商标的重要性。

热门影视商标常常面临被恶意抢注的风险，前有《安家》从电视剧名称到主角名称被疯狂抢注，后有《赘婿》紧跟热点将剧中热梗“拼刀刀”“苏宁毅购”迅速申请商标。如何提前做好规划，掌握商标主动权，是每一个影视作品权利人都应当注意的问题。

影视作品商标被抢注后的风险

1、不利于作品宣传工作的顺利进行

影视作品在上映宣传过程中，作品名称、主角名称等必然会成为宣传的重中之重，影视作品商标被抢注容易给宣传工作带来麻烦，不利于宣传工作的顺利进行。最近热播的电视剧《人民的正义》在开播前就遭遇商标抢注，有公司早于2020年2月7日至3月2日申请了10件“人民的正义”相关商标，目前正处于实质审理状态，试想若申请成功，将成为作品宣传中的巨大阻碍。

2、不利于充分发挥影视作品的商业价值

热门影视作品常常会上线相关的衍生品，例如游戏、周边等，其因作品知名度而具有的较大号召力可以吸引广大消费群体，提高消费者的购买欲望，增加交易机会，注册商标的商业价值可想而知。商标被抢注，作品相关类别衍生品的经营遇到阻力，将可能损失巨大的商业利益。《小猪佩奇》自2015年进军中国之后，迅速成为了“娃圈顶流”，与此同时遭遇了大量的恶意抢注，几乎覆盖所有类别。其作品权利人娱乐壹英国有限公司高级总监向媒体表示：“根据侵权销售的绝对数量，可以毫不夸张地说，光是在中国，我们就已经损失了数千万美元”，作品衍生品的经济利益可想而知。

3、影响作品品牌声誉，错过关键宣传期

热门影视作品火爆的同时，他人恶意抢注商标，经营作品衍生品，容易给作品品牌的声誉造成不良影响。与此同时，解决抢注问题也会占用大量时间，错过作品的关键宣传期，错失潜在经济利益。电影《金刚川》出品方在电影上映前10天才开始进行商标申请，但相关商标早已被他人提前申请注册，尤其是第29类食品，根据我国商标法申请在先的原则，其在第29类的“金刚川”商标面临被驳回的风险。在信息高速发展流动的时代，高热度期越快上线衍生品，获得的商业利益也越大。提前做好商标布局，为上线衍生品扫除障碍，尤为关键。

4、维权难度大、成本高

 一般来说，申请注册商标成本低，但注册成功后所能获得利益是非常可观的。电视剧《芈月传》爆火之后，广东一家大型食品企业愿以100万元的价格购买某市民申请注册的“芈月”商标，据说当时申请注册时只花费了4000元。抢注商标违法成本低，但有较高的收益，吸引众多恶意抢注人蜂拥而上。而对于影视作品权利人而言，商标被恶意抢注后，诉讼成本高，审理周期长，这也是一些被侵权人没有选择法律维权手段的原因。

影视作品权利人如何做好

商标布局规划？

1、提前申请注册商标

电影开始筹备之后，应尽早将申请商标提上日程。许多热门影视作品往往在官宣筹备之后便具有一定的热度，提前申请注册商标，有利于更好规避恶意抢注的风险。去年，电影《八佰》成为了2020年度全球首部单地区20亿影片，其热度与商标价值可想而知。而华谊兄弟传媒股份有限公司早在2017年便提交了18件商标注册申请，规避了“山寨”侵权风险，把握了商标主动权。

2、申请注册商标多类别、多元素

热门影视作品中具有商业价值的元素不只是作品名称、角色名称，还有台词、布景、道具、可以预见的热门梗等等，在申请时，建议多类别、多元素注册，以备将来作品衍生品的推出及电影商业价值的保护。

3、作品上线时留意话题动向

热门影视作品在上线的同时往往会引爆话题，各种各样的经典台词和梗也会慢慢被观众挖掘、放大，这一般是作品上线之前影视作品权利人所未能预料的，要注意留意热搜动向，及时跟进热点，申请注册相关商标。

4、做好商标维护

可依照作品的发展经营方向规划注册商标，将商标使用与作品衍生品经营相结合，做好商标维护，以防商标因没有正当理由连续3年不使用而被撤销，给恶意抢注人以可乘之机

热门影视作品商标被

恶意抢注之后该如何维权

1、时刻关注商标市场，在异议期提出异议

根据《商标法》第三十二条、三十三条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第三十二条规定的，可以向商标局提出异议”，以及最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2020修正）第二十二条：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持”，可知，热门影视作品因其具有的较高的知名度，符合一定条件时，在异议期可以损害在先权利为由提出异议。

2、若商标已经注册，可以请求国家知识产权局商标局宣告商标无效

根据《商标法》第四十五条的规定：“已经注册的商标，违反第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”，自上文可知，热门影视作品权利人在符合条件时可以损害在先权利为由请求宣告注册商标无效。

再次强调的是，不论是提出异议或是宣告无效，其实都是前期对商标权不重视引起问题采取的补救措施。如今，知识产权保护意识不断觉醒，做好商标布局规划，牢牢掌握商标主动权，是每一个影视作品权利人应当重视的必修课。

（本文作者：盈科王浩律师 来源：微信公众号 北京盈科海口律师事务所）

随着近几年中国对知识产权保护的加强，抢注商标申请被驳回的案例，抢注商标被无效的案例以及依据反不正当竞争法抢注者被罚的案件大量增多。

2020年11月11日，抖音上一段时长不足10秒的关于一个藏族小伙的视频吸引了大家的注意。镜头中，20岁的藏族小伙丁真有着一张帅气的脸庞、原生态的肤色、清澈又略带羞涩的眼神，与都市男性相比他有着独特的魅力。从那以后，丁真爆红于网络，他的一举一动都能引发广泛关注，也迅速激起了商标抢注者对“丁真”这一网红的“哄抢”。除丁真入职的理塘公司申请注册的商标外，其他申请主体均为与丁真无关的个人和公司，申请的这些商标包括“丁真小哥”、“丁真的微笑”等，这些商标申请行为绝大部分为恶意抢注商标的行为。

姓名权属于人格权，但也包含经济利益，名人姓名尤为突出，公众人物的姓名和公众人物自身的商业价值联系紧密。若公众人物的姓名可以被随便注册为商标，将会产生“搭便车”的竞争行为，扰乱市场正常秩序。 

2021年2月10日，国家知识产权局商标局根据《商标法》第四条第一款、第十条第一款第（七）项的规定，对第51763155号等13件“丁真”商标注册申请作出驳回决定。并于同日根据《商标法》第十条第一款第（七）项的规定，对第52279255号“丁真”等78件商标注册申请作出驳回决定。《商标法》第四条明确规定，不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当予以驳回；《商标法》第十条第一款第（七）项的规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。被驳回的抢注商标，绝大多数是为蹭“丁真”网红的热点，让人误以为该商标相关内容与网红“丁真”有关而进行商标申请的，具有欺骗性和明显的恶意。商标局对抢注“丁真”商标申请的驳回彰显了中国政府打击商标恶意抢注的决心和力度，即使在商标申请阶段也会主动出击，依法驳回恶意抢注的商标。

然而商标局的实质审查工作，很多情况下难以甄别出申请注册商标损害他人除商标权而外的其他在先权利和以不正当手段抢先申请注册他人使用在先并具有一定知名度商标等情形。在先权利人、利害关系人为维护自身权益，可以在商标初步审定公告之日起三个月内向商标局提出异议。对初步审定公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，自公告期满之日起十二个月内作出是否准予注册的决定，并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可延长六个月。

（本文作者：盈科祝翠瑛、金馨研律师 来源：微信公众号 盈科法律微观）