杭州知味观味庄餐饮有限公司创建于1913 年，是国家商务部首批认定的中华老字号、中国十大餐饮品牌企业，2012年获得中国驰名商标，是目前杭城最具知名度的餐饮企业之一。

◆◆案情简述◆◆

2017年09月，知味观公司委托盈科律师代理“知味观味庄味、味及图”商标在第31类的注册申请事宜，国家商标局于2018年7月下发了驳回通知书。商标局认为，在第31类上申请商标与已注册的第7013058号“Q味”商标构成使用在类似商品上的近似商标。

盈科律师经过对比分析，认为申请商标与引证商标在文字构成、呼叫、整体外观等方面存在一定差异，且单独的“味及图”与引证商标的“味”字部分对比，风格差异明显，两商标共存、不易造成消费者混淆误认，建议客户申请复审。客户采纳了盈科律师的建议，并委托盈科于2018年7月向商评委递交了复审申请。

商评委于2019年3月下发了驳回复审决定书，最终商评委认可了我所的复审理由，认为两者在文字构成、呼叫、整体外观等方面存在一定差异，共存于市场不易导致消费者混淆误认，未构成近似商标，申请商标予以初步审定。

◆◆案例总结◆◆

在本案中，虽申请商标与引证商标都有单独的“味”字部分，但两者的其他文字部分完全不同，且申请商标的“味”字是经独创设计的图形，而引证商标的“味”字仅为简单字体的文字。两者在文字构成、呼叫、整体外观等方面均存在一定差异，通过整体比较两者的差异性克服了因“味”字近似而引起的驳回。

本文作者：盈科 单维维、潘飞 律师

“欧林如海”是杭州市著名商标，其公司创立于1998年，拥有雄厚的资金实力和专业的采购经验，经过多年发展，已获得中国林产品协会地板委员会常务理事、浙江省地板协会常务理事、杭州装饰材料协会常务理事。

  案情简述  

2018年7月，杭州如海公司发现在第11类和第21类上有同一个个体以个人名义抢注了其名下在地板产品上的知名品牌“欧林如海”商标，故马上委托盈科律师代理对上述两类别上的抢注商标提起无效宣告申请事宜。

盈科律师接受委托后在分析了上述争议商标的情况后，同时对争议商标申请人进行了初步搜索：争议商标的申请人均为Z某，经搜索信息比对，我所代理人发现其中有个Z某名下的个体户营业执照地址与委托人的门店属于同一个地域，带着问号，代理人前往实地调查，果然，恶意如斯。

经审理，本案最终得到了有利于我方客户的结果，于近日裁定：对方申请注册的第11类和第21类“欧林如海”商标均予以无效宣告。

案件办理启示

经办理同类案件，可得商标无效案件成功的核心点：一是双方是否有业务上的直接关联；二是申请商标与引证商标之间在商品项目上是否有关联；三是申请商标的独创性以及知名度。如果上述三点均可以得到肯定的答案，那么该无效宣告案即有比较大的成功把握。当然，这对代理人准备相关文件提出了更高的要求，需要思路清晰，法条运用到位。

从商标申请人角度讲，商标在关联类别被抢注，莫惊慌，维权亦有道！

本文作者：盈科单维维、潘飞律师

对于网络服务提供者而言，其服务平台上的信息量非常巨大、存在与否又变化极快，如果让网络服务提供者对如此“海量”又“秒变”的信息内容进行事前监控和审查是不现实的，也是不公平的。所以《侵权责任法》和《信息网络传播权保护条例》规定，只有在网络服务提供者存在“明知”或“应知”的主观过错时，才承担侵权责任。

一、“避风港原则”是判断网络服务提供者“知道与否”的一条途径。所谓“避风港原则”是指在发生著作权侵权案件时，当网络服务提供者（ISP）只提供空间服务，并不制作网页内容，如果网络服务提供者（ISP）被告知侵权，则有删除的义务，否则就被视为侵权。我国《信息网络传播权保护条例》第15条对此原则进行了规定：网络服务提供者接到权利人的通知书后，应当立即删除涉嫌侵权的作品、表演、录音录像制品，或者断开与涉嫌侵权的作品、表演、录音录像制品的链接；服务对象网络地址不明、无法转送的，应当将通知书的内容同时在信息网络上公告。也就是说，网络服务提供者事前没有监控网络活动的义务，当收到权利人的“通知”或者“警告”后，如果仍不履行“通知——删除”义务，即可认定为“明知”相关侵害信息网络传播权的行为。

      二、“红旗标准”是判断网络服务提供者“应知”的一个标准。现实情形中，网络服务提供者并不直接实施侵害他人信息网络传播权的行为，而是任由网络用户或服务对象在其网络平台上实施非常明显的侵权行为，都“像红旗一样飘扬”了，一般人都能觉察，但网络服务提供者却像“鸵鸟”一样把头埋进沙土里，假装看不见。针对这种情形，最高院公布并解释到，以下情形将作为认定网络服务提供者是否构成“应知”的因素：（一）基于网络服务提供者提供服务的性质、方式及其引发侵权的可能性大小，应当具备的管理信息的能力；（二）传播的作品、表演、录音录像制品的类型、知名度及侵权信息的明显程度；（三）网络服务提供者是否主动对作品、表演、录音录像制品进行了选择、编辑、修改、推荐等；（四）网络服务提供者是否积极采取了预防侵权的合理措施；（五）网络服务提供者是否设置便捷程序接收侵权通知并及时对侵权通知作出合理的反应；（六）网络服务提供者是否针对同一网络用户的重复侵权行为采取了相应的合理措施。

    三、教唆或帮助网络用户实施侵害信息网络传播权的，应当被认定为“明知”或“应知”。根据《最高院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第7条，网络服务提供者在提供网络服务时教唆或者帮助网络用户实施侵害信息网络传播权行为的，人民法院应当判令其承担侵权责任。现实中，网络服务提供者以”言语、推介技术支持、奖励积分“等方式鼓励网络用户实施侵害信息网络传播权的行为，一般被认定为“其构成教唆侵权行为”，如果有提供技术支持等行为的，则被认定为“帮助侵权行为”。

     四、提供信息存储或搜索链接服务时，对“知名”、“热播”等作品、表演、制品进行推荐的，应当被认定为“明知”、“应知”。根据信网权及最高院的司法解释，网络服务提供者在提供网络服务时，对热播影视作品等以设置榜单、目录、索引、描述性段落、内容简介等方式进行推荐，且公众可以在其网页上直接以下载、浏览或者其他方式获得的，人民法院可以认定其应知网络用户侵害信息网络传播权。现实中具体情形如下：（一）将热播影视作品等置于首页或者其他主要页面等能够为网络服务提供者明显感知的位置的；（二）对热播影视作品等的主题、内容主动进行选择、编辑、整理、推荐，或者为其设立专门的排行榜的；（三）其他可以明显感知相关作品、表演、录音录像制品未经许可提供，仍未采取合理措施的情形。

    五、从中直接获得经济利益，应当被认定为“明知”或“应知”。对网络服务提供者而言，无论是与其有业务合作的服务对象，还是在其平台上的免费用户，如果网络服务提供者从服务对象或网络用户提供的侵权作品、表演、制品中直接获得经济利益，那就应当被认定为“应知”。不过这里的直接经济利益是有针对性的，即就是从该特定的侵权作品、表演、制品中获得广告收益或其他经济收益，而不是一般性的广告费、服务费等。

本文作者：盈科史季群律师

近几年来，随着新一代信息技术的高速发展以及公众号的兴亡迭代，P2P服务市场的竞争激烈程度不断升高，由此产生了一系列知识产权法律纠纷，也引起“朋友”圈的广泛关注。深圳XXXX投资管理有限公司（下称A公司）与深圳XX健康管理有限公司（下称B公司）、何某著作权权属、侵权纠纷案，盈科律师作为两被告共同委托代理人亲历全程，总之这是一件看似“复杂”而简单、无奈而“有趣”的案件。

01

复杂与简单

本案A公司向法院诉称：被告B公司的公众号内容设置、文字描述、格式排版、服务项目描述等方面与原告几乎一模一样，尤其是在文字描述方面，很多都是一字不落的全部照抄，涉嫌侵犯原告的合法权利。为获取各自不正当的利益，两被告相互串通、合谋，侵害原告的合法权益。被告何某获取了原告相关的经营模式、信息之后，与原告进行不正当竞争。请求判令两被告立即停止侵权、赔礼道歉并赔偿原告经济损失。

接案后，快速了解案情、捋顺版权与不正当竞争案件裁判思路后，组织相应证据进行抗辩，原告主张被告侵犯其软件版权，缺乏事实和法律依据。其一，原告不具有诉讼主体资格。其二，原告所主张的内容也不具有独创性，不构成一般作品。其三，原告未举证证明被告使用的软件、公众号侵犯其权利作品。

法院审理查明，案外人C公司授权原告独占使用四份计算机软件著作权，《著作权独占许可合同》约定授予A公司在中国大陆地区独占使用软件著作权，包括独占使用、制造、销售、许诺销售、侵权维权、收取赔偿金等专利权利（没看错，合同黑字“专利”，随意使用模板bug）。原告A公司与被告何某签订了一份《技师合作协议》，A公司提供经营服务平台，何某提供技师服务。法院认为，本案为计算机软件著作权侵权纠纷。原告经C公司授权，取得了涉案计算机软件的著作权的独占许可使用权，可以提起本案中侵害计算机软件著作权纠纷。原告称被告侵犯了原告软件著作权中的信息网络传播权、使用权、使用许可权和获得报酬权。因此本案的争议焦点应为被告B公司运营的软件是否侵害了原告享有独占许可的四份软件著作权。但原告并未提供前述软件的程序源代码，不具备与被告所使用的计算机软件的源代码进行比对的前提条件。此外，法院认为是否构成不正当竞争不是本案审理的法律关系，在本案中不作处理。综合分析，原告提供的证据均不足以证明被告侵害了其软件著作权，法院遂判决驳回原告的全部诉讼请求。

02

无奈之处

（一）原告代理人思路打乱庭审进度。简单的案件被四次庭审弄得复杂，导致久拖不决，因未传原告被告方第一次出庭便折返；第二次因原告证据混乱无法举证而延时；第三次因原告对诉求与理由不相符而拖延；第四次被告回应、法辩终闭。庭后获悉，立案庭在收案时以原告提供的权利证书为案由立案，办案庭以据依绳审判。原告在本案中未厘清权利内容和保护范围，亦不明确软件类著作权权属与侵权纠纷案件代理思路。

（二）计算机软件著作权的侵权纠纷具有如下几点特殊性：

1.著作权法意义上的软件侵权是源程序构成实质性相似。软件的外在表现载体与其内部源程序、目标程序以及有关文档是完全不同的。若要通过代码比对来确定是否构成实质性相似，实际上是要对深层逻辑设计、软件输入与输出结果进行整体性比对的。

2.取证难度最大，证伪相对容易。考虑到计算机软件具有数字虚拟性与程序专业性，一般公众很难确定其存在的具体位置和知晓其正确的读取方式，并且该软件程序很容易在极短时间内被专业人士更改或者删除，这一问题也会直接影响到法院的证据保全的进行。

3.透过现象看本质。本案的焦点问题其实是被告方的软件是否侵犯了原告软件的著作权，而要想解决这一争议问题，就需要由表及里。透过软件的外在表现载体而去比较计算机软件的源代码之间的差异性，无异于外行看内行——云里雾里。而在本案中，原告根本未提供程序源代码，相应的比对前提条件也就不具备了，这正是计算机软件著作权特殊性的一种体现。

（三）作为被告应诉，代理思路应该特别清晰。原告并不享有涉案软件著作权的诉权，也无证据证明涉案软件作品的独创性，其并不具有本案诉讼主体资格。被告平台软件属于独立开发创作的，原告并无证据证明双方平台的源程序相同即涉案两软件构成实质性相似，被告无法接触到也不可能获取到原告服务平台的源代码。因此，两被告并不侵害原告涉案软件的著作权。

03

谓之趣味

本案中除了无奈，也存在着些许有趣之处，也算得上是微店类企业的所面临的知识产权风险。因为是公号上面的P2P服务，公号名称亦为符号标识，当然可以作为商标请求保护。令人惊讶的是，被告的产品名称竟然被原告抢注商标了！竞争无处不在啊！

当企业或其他商业主体遇到了抢注商标的情况时，可以考虑采用以下两种办法来维护自身权益：

1.就初审公告的商标向商标局提出异议。根据《商标法》第三十条的规定，“对初审公告的商标，自公告之日起3个月内，任何人均可以提出异议。”权利人认为自己的商标被他人恶意抢先申请注册的，如果在该商标初步审定公告期内及时发现，可以向商标局提出异议，请求商标局不予核准注册。

2.就已经注册的商标向商标评审委员会请求宣告无效。《商标法》第四十五条规定，已经注册的商标，违反本法驰名商标的未注册同类保护和注册跨类保护、代理人恶意注册、地理标志的保护、相同类似与相同近似申请驳回条款、申请在先原则、在先权利与恶意抢注之规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

从另一角度来看，本案中原告并未充分认识到企业不同类型的知识产权是发挥着不同的功能作用和实际价值的。不同类型的知识产权，对应着不同的法律评判体系和标准，虽然它们之间存在一定程度的内在联系，但更多时候是相互独立的。原告并未认识到这些区别，也就导致了其代理思路的混乱不清，缺乏逻辑。

04

本案引发的思考

（一）作品独创性的重要性

作品是否具有独创性，是其获得著作权保护的一项关键要素与核心条件。《著作权法实施条例》第二条规定：“著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果”，换句话说，独创性的有无是作品能否取得保护的依据。立足于坚持鼓励创作的著作权法，侧重于作品多样性，在本案中原告除请求软件著作权外，亦主张文字作品著作权，但侵权认定与作品的独创性认定密切相关。

（二）关于有限表达和行业习惯的保护受限性

著作权法不保护有限表达。在本案中，尽管与被告有关的公众号中的文字表达、排版布局、部分设置功能和页面等内容与原告具有相似性，但这些相似性体现的是目前行业的习惯与通用内容，是一种自然合理的表达方式与途径，不存在通过抄袭构成不正当竞争。换句话说，原告公众号中的内容并不具备足够的独创性，也就不存在被告侵犯原告著作权的说法了。一个行业的发展，其范围必定是有限的，而行业习惯、通则和通用内容等频繁被行业内人员涉猎、使用的内容，久而久之会发展成为行业的“惯例”或者“公知常识”，成为行业内的有限表达，这个时候其就不具备受著作权保护的条件了。著作权中的这一特点，亦可以与商标法中的描述性使用与通用名称使用相联系。我国商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”注册商标使用通用名称或描述性内容，会降低商标的显著性。

一瞥小案，抛砖引玉。鉴于更多的计算机软件版权纠纷的复杂性与特殊性，在今后相关的案件办理中，代理人应捋清代理思路，找准实际的对象载体，抓准核心焦点问题以切中要害，同时在对计算机软件的取证、举证过程中要更加及时、细致与谨慎。

本文作者：盈科葛素华律师

企业作为商标的所有者和使用者，可以从以下几个方面提高商标自我保护能力和水平：

（一）要及时进行商标注册，取得商标使用权。《商标法》规定，只有注册商标才受法律保护，未注册商标不受法律保护，企业必须及时注册自己的商标，以谋求法律保护。

（二）注意依法正确使用注册商标。依法正确使用注册商标是保持商标专用权法律效力的基本要求，是商标注册人的义务。企业要严格按《商标法》的规定使用商标，不得自行改变商标的文字、图形，不得自行转让，不得自行变更注册人名义或地址等。需要改变商标的，要及时办理有关变更手续。

（三）注意防止商标转化为商品的通用名称。商标在使用过程中如宣传使用不当，也会逐渐丧失商标的显著性，转化为商品的通用名称，致使商标得不到有效地保护。

（四）慎重签订商标使用许可合同。企业允许别人使用自己的商标，实质上是允许别人使用自己的信誉，因此要慎重选择能达到生产与自己的商品质量相同的产品的被许可人，签订商标使用许可合同要明确双方责任、义务和权利。

（五）配备专门人员，设置商标管理机构，制定严格的商标管理、使用制度。要严格按照商标管理制度的规定，由商标管理人员负责管理商标注册证、商标标识、商标档案、商标使用管理等。

（六）加强商标印制管理，这是防止企业商标被侵权假冒的重要环节。

（七）要积极运用商标法律这个有利的武器与商标假冒、侵权行为作坚决斗争。首先，企业应建立商标信息网络，进行经常性的市场调查，一旦发现自己的商标专用权被侵犯，要及时采取措施，视侵权行为的情节，向权利人提出警告，要求立即停止侵权行为，同时请求工商行政管理机关处理或者向人民法院起诉。

（八）做好到国外申请商标注册工作。只要自己的商品准备销售或者已经销售到其他国家的，都要尽早办理国外商标申请注册手续。

（本文作者：盈科汤学丽律师）

青岛琅琊台集团有限公司、青岛琅琊台酒销售有限公司因不服北京知识产权法院作出（2018）京73民终746号民事判决向北京市高级人民法院提起再审申请，主张其在白酒商品上使用的”中华贡”并未侵犯北京龙徽酿酒有限公司”中华及图”注册商标专用权。

盈科知产律师代理龙徽公司作为被申请人应诉，此前盈科律师已经在龙徽公司的信任下持续代理了该案的一审、二审，在二审已经取得终审胜诉的情况下我方对再审程序仍保持高度重视，在庭审中及庭后代理意见中重点对申请人的申请理由进行逐一抗辩并提出明确证据支持以使法官有针对性审视争议焦点。2019年6月26日，北京高院针对本案作出民事裁定书，驳回再审申请人的全部再审请求，至此，助力商标权利人取得全面胜利。

本案再次明确了商标侵权案件中认定商品是否相同或类似的范围、图文商标中如何判定商标显著部分的问题。                                          

第一、图文组合商标中显著识别部分的一般认定标准，即从文字与图形的可识别性程度上进行区分。本案涉案商标“中华及图”中“中华”文字易识别、易呼叫，通过被申请人龙徽公司提交的商品销售发票、荣誉证书及相关裁决中均可佐证，故认定”中华”为显著识别部分，而完整包含“中华”的商标性使用标识容易使相关公众混淆，构成商标侵权。

第二、商标侵权案件中“相同或类似商品”的比对对象应严格按照涉案商标核定商品项目比对，不能进行比对对象的扩大。具体到本案，涉案商标因注册时间极早，核定商品项目仅为“酒”，并无具体“白酒、葡萄酒”等划分，被诉侵权商品为“白酒”，申请人以被申请人实际对涉案商标是在“葡萄酒”商品上使用、“葡萄酒”与“白酒”在消费群体上存在区别为由认为两者不构成类似商品，但北京高院明晰了应以涉案商标核定商品项目进行严格比对的标准，因“白酒”属于“酒”而认定构成相同商品。

在代理”中华贡“商标侵权案件中，盈科律师保持着专人负责、全程负责的承办原则，保证对办案细节等问题的深入了解以期在不同审理阶段均可清晰应对，并最终通过持续的工作助力商标权人维护自身合法权利，肃清市场。

（本文作者：盈科汤学丽律师）

科创板是专门服务于科技创新企业的板块，掌握着核心技术、拥有自主知识产权的企业是上市科创板的主体。那么上市科创板之前，企业如何打造自身的核心技术优势？什么是上市科创板中的重大知识产权案件？需要披露哪些知识产权信息？知识产权律师在企业上市科创板中扮演什么角色？本文旨在通过全面梳理科创板对上市企业的知识产权要求并提出专业有效的对策与办法，助推企业成功上市科创板。

一．企业核心技术的牵引——以专利为载体的技术战略

如果企业准备在科创板上市，那么它必须意识到技术战略的重要性。只有制定了适合企业自身发展的技术战略，才会有技术创新，才能把技术创新保护起来，即进行专利布局，专利布局之后还需要进行专利运营。不过专利运营并不是企业的最终目的，某些企业将专利当成收入的来源，例如诺基亚，他的产品收入无法支撑公司运营，就把专利当成赚取利润的工具。专利正确的用途，应该像是核武器，用来保障企业的业务自由。所谓业务自由，就是企业可以在任意地区自由销售它的产品，业务自由是企业发展壮大的根本。例如华为公司，虽然它每年通过专利运营的收入，根据没有公开的数据，可能是上亿美元，但是华为公司产品的收入每年是1000亿美元，所以它的专利是为了保障业务自由，而并不是为了盈利。企业技术战略的重要性，体现在以下几方面：

（一）当前知识产权的保护环境发生了变化。从我国内部来看，现在真正拥有话语权的企业，例如腾讯、华为，他们积极呼吁国家重视和保护知识产权。从国际环境来看，主要是美国给中国施加压力，特朗普经常要求中国加强保护知识产权的力度。因此，在内外部因素的影响下，国家决心从严保护知识产权，因此专利法修订草案中有“侵犯专利最高赔偿500万”的规定。

（二）企业对热点技术专利布局越发重视。在当前比较热门的技术领域，我们可以发现当某个技术领域受到重视的时候，一定伴随着专利申请量的大规模增长。以目前最火热的AI领域为例，它不仅专利数量增长，融资规模也在增长，各个企业都在进行专利布局。对于拟上市的科创板企业，他需要警惕他的竞争对手的大规模专利布局行为。

（三）专利运营公司数量的增加。2018年8月，TCL成立了专利运营公司“紫藤”，目前越来越多这类型的专利运营公司成立。专利运营公司成立之后，它的业绩指标主要是围绕着专利的竞争。因此专利诉讼的概率不断增加。如果将专利视为一条产业链，那么整条产业链的人员素质都在快速提升，成熟度趋于欧美水平。

（四）降低专利成本。很多公司以专利数量作为衡量竞争力的标准，但专利没有被充分利用将会造成很大的资源浪费，例如一个专利维持10年，每年需要4000块钱，是一笔不小的成本。因此大企业需要优化专利库，华为公司每年都在优化专利库，放弃没有用的专利，维持一个紧跟着技术发展的专利库。

华为公司作为一家科技型企业，很好地执行了技术战略，这跟他处于通信行业有关。通信行业企业必须与国际接轨，而企业只要把产品销售到海外，就容易受到专利侵权起诉。因此华为公司充分利用其专利，对苹果公司进行专利许可收费，在美国、韩国以及中国的好几个城市对韩国三星公司发起诉讼。起诉三星公司并不是为了侵权赔偿，而是为了限制三星公司的业务自由。同时，华为跟ERICSSON、Microsoft、Nokia等企业做到了专利交叉许可，互不付费。可以说，华为公司将专利的作用发挥到了极致，这背后是技术战略的成功。

二．企业核心技术的支撑——研发保障体系

企业要以技术作为核心竞争力，研发保障体系必不可少。研发保障体系的核心是产品研发，因为企业最终需要依靠销售产品盈利，企业之间的竞争就是产品的竞争。不过，一个成熟企业的研发保障体系除了产品研发，还有其他重要组成部分，例如技术战略规划等，在此列举如下：

（一）标准。如果一家企业希望成为行业领导者，他需要主动创建标准组织或参与标准组织并在其中发挥重要作用，目的是构建一个产业生态，利用标准组织推动产业生态的发展，保持企业之间的良性竞争。

（二）预研。预研的目的不在于当下获得利润，而是为下一代产品提供技术支持。

（三）专利挖掘。以华为公司为例，它2018年初拥有7万多件专利，而到2019年已经有8万多件，大概每年增加5千多件专利，全部是在研发和生产过程中挖掘出来的。

（四）技术平台。技术平台可以支撑多个产品应用需求。

除了上述组成部分，研发保障体系还包括运作支撑、各部门协作的方法论以及外部合作等重要部分。综上所述，企业只有建立起一个完整的研发保障体系，才能产生一代一代有竞争力的产品。

有实力的企业之间除了传统的产品维度的竞争，还有专利维度的竞争，涉及专利储备以及技术战略等方面。强调核心技术竞争力的科创板企业是参与专利竞争的重要主体。因此，拟上市科创板的企业不仅要把过去成功的经验固化为流程、工具和平台，也需要面向未来，建立起一套研发保障体系，不断推出有竞争力的产品。华为公司的手机产品正是在强大的研发保障体系支撑之下，迅速超越小米等厂商，成为市场排名第一的手机品牌。

三．上市科创板中的重大知识产权案件

重大知识产权风险一般有如下几类：权属风险、侵权风险、权利效力风险以及交易风险。

（一）权属风险

1.合作开发。以笔者服务的一家航空公司为例，通过与该公司的法务交流可知，该公司的飞机发动机都是跟国外研究机构合作开发的。国外研究机构进行技术攻关后，将研究成果交付该公司使用，这合作中间发生了很多争议。例如该公司不懂得飞机发动机技术的边界，因此该公司需要不断地为国外研究机构的开发行为付费；又或者该公司使用该技术的边界稍微扩展一点，他也要向国外研究机构付费。因此，无法估计的技术开发费用给该公司造成了很大的困扰。

2.职务发明。科创板规则中多次出现“技术人员”一词，而技术人员的智力劳动成果权属问题也是一个容易产生争议的焦点。例如竞业禁止条款怎么约定？保密条款怎么约定？在新单位任职一年之内创造的与原单位职务相关的专利权归谁？另外，目前法律已经允许大学教授或者科研人员设立并经营公司，那么当他们的公司成立以后，他们原来承担的科研机构的研发项目，研究成果属于科研机构还是属于新成立的公司？这些问题在企业上市科创板之前都需要厘清。

3.专利布局。专利布局也是发生重大疑难知识产权案件的因素，前文已经提及，不再赘述。

4.技术入股。以下用一个案例予以详述。

案件名称	王召印与贝达药业、上海倍而达药业专利权属纠纷
案号	（2016）沪73民初896号
案情概述	原告王召印发明了“胰高血糖素样肽类似物、其组合物及其使用方法”专利，被告张晓东于2004年4月以被告倍而达公司的名义向中国国家知识产权局申请了名称为“胰高血糖素样肽类似物、其组合物及其使用方法”的发明专利，该专利的中文专利申请文本系直接翻译自原告的原始技术文稿。2010年，原告与张晓东签署合作意向书，张晓东与被告贝达公司向原告书面承诺原告将享有300万股贝达公司股份。但张晓东与被告贝达公司并未兑现对原告的承诺。原告认为其系涉案专利的真正发明人，被告倍而达公司无偿占有该专利，将无关人员列为发明人，并随后将该专利转让给被告贝达公司，侵害了原告的合法权益，故提起本案诉讼
裁判要旨	原告与被告张晓东之间存在申请专利产业化后的利润分配约定。庭审中，原告明确其交付专利文稿予张晓东申请专利，张晓东将给予原告美国贝达公司和浙江贝达公司的股份作为补偿。原告提供的证据也显示，原告与美国贝达公司2010年签订的《贝达药业(美国)为王召印博士提供的合作条件》中约定，美国贝达公司将给予原告200万股美国贝达公司股份以及300万股浙江贝达公司股份，该证据内容与原告的当庭陈述亦能相佐证。虽然原告称上述承诺并未兑现，但并不能否定原告与张晓东之间存在着原告交付技术成果由张晓东申请专利后双方利润分配的约定。
裁判结果	1.确认原告王召印(ZHAOYINWANG)为发明专利“胰高血糖素样肽类似物、其组合物及其使用方法”的发明人；2.驳回原告王召印(ZHAOYINWANG)的其余诉讼请求。

与上述案例类似的纠纷有很多，拟上市科创板的企业尤其要重视，技术入股容易产生重大纠纷，因为当该技术成为公司的主要核心技术时，如果法院没有认定原告与被告的股权投资关系，判决专利权属于原告，那么该公司就会遭遇经营困难，更甭提上市科创板了。

（二）侵权风险

侵权纠纷是最常见的知识产权纠纷。在过去，美国知识产权案件的判赔额平均为430万元（美金），而中国知识产权案件的判赔额平均为8万元（人民币），由此可见过去中国的知识产权侵权成本很低。但是这种状况已经有所改变，近年来知识产权侵权的判赔额逐渐上升，一般都有几十万甚至上百万，并且专利上诉案件全部由最高院审理。

以下引用一个近年来的专利侵权高额赔偿案例，说明专利侵权暗藏的重大风险。

案件名称	华为公司与三星公司侵害发明专利权纠纷
案号	(2016)闽05民初725号
案情概述	原告华为公司就“一种可应用于终端组件显示的处理方法和用户设备”的技术方案向国家知识产权局提出发明专利申请。经实质审查,该申请于2011年6月15日被授予发明专利权,专利号ZL201010104157.0。原告发现被告三星公司未经许可大量制造、使用、销售、许诺销售涉嫌侵犯原告专利权的产品，原告认为上述行为侵犯了原告对涉案专利享有的发明专利权，向法院提起诉讼。
裁判要旨	被告的具体责任承担方式及赔偿额如何确定？1.涉案专利属尚处于有效期内的发明专利,创新程度高；2.涉案专利属非标准必要专利,对移动终端智能化具有巨大的推动作用；3.被告三星公司在智能移动终端制造、销售领域位居全球领先地位,所销售的涉案侵权移动终端型号、数量众多,持续时间较长,销售金额和所获利润巨大,将在法定赔偿最高限额以上合理酌定赔偿数额。
裁判结果	1.被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星(中国)投资有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告华为终端有限公司经济损失80,000,000元；2.被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星(中国)投资有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理费用500,000元。

在这个高额赔偿案件中，我们主要关注赔偿数额是如何计算的。原告递交了如下支撑赔偿额诉求的证据：

1.提交了经公证的IDC公司统计数据；

2.公证了的三星电子株式会社2015年财报；

3.工信部2014年针对国产手机的调查报告。

另外，法院认为被告怠于举证，应承担举证证明责任的不利后果。一方面，原告华为公司提交了支持其赔偿数额诉求的证据，另一方面被告三星公司并没有提供相关证据以反驳原告的主张，即三星公司没有提供证明其侵权获利小于8000万元的账本，因此，法院作出了不利于被告三星公司的判决。

（三）权利效力风险

以广州某公司的专利运营实践为例。该公司首先花费了900多万美金购买了3个标准必要专利，然后起诉深圳某公司赔偿400多万美金。该案件目前还没有结案，但是在诉讼过程中，原告的3个标准必要专利已经被提起无效了2个，剩下的1个是否也被成功无效充满了不确定。由此可见，专利有效性是一个重要的知识产权风险点。

（四）交易风险

交易风险主要来自于专利许可和专利转让。

1.专利许可。专利许可有以下类别：独占许可、排他许可、普通许可。

普通许可，专利权人许可他方在规定的时间、地域内享有对专利的使用权后，自己仍保留实施该专利的权利，同时还有权在同一地域内就同样专利再许可任何第三方使用。

排他许可，专利权人许可他方在规定的时间、地域内享有对专利的使用权后，除专利权人可保留这方面权利外，不得再将同一许可证发放给任何第三人。

独占许可，专利权人许可他方在规定的时间、地域内享有对专利的使用权后，不仅无权向第三人发放该专利的许可证，而且自己也不得在合同期限内使用该专利。

2.专利转让。转利转让除了包括直接转让，还涉及间接并购。间接并购中不仅有形资产所有权发生转移，作为无形资产的专利权也会跟着转移，因此，间接并购也暗藏着知识产权风险。

四．上市科创板中的知识产权信息披露

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册办法》）可知，科创板上市企业需要披露“核心竞争力、经营稳定性以及未来发展产生重大不利影响的风险因素”等信息。另外，“新技术、新产业”、“科技成果与产业深度融合”、“技术水平及特点”、“竞争优势与劣势”、“行业发展态势”以及“面临的机遇与挑战”等都是在《注册办法》出现的关键词。

因此，企业上市科创板的过程中需要披露的信息有：专利技术风险信息、行业中竞争力信息。   

（一）专利技术风险信息

专利技术风险信息包括如下几点：

1.新技术的发展情况和未来发展趋势。企业拥有的新技术、它的发展情况以及未来发展趋势，需要在信息披露报告中载明；

2.产品或服务的技术水平及特点；

3.专利的瑕疵、纠纷以及潜在纠纷；专利申请成功之后，还存在专利稳定性的问题。虽然发明专利需要实质性审查，但是专利审查员的检索程度与律师对该发明专利提起无效的检索程度是有一定差距的，经过实质性审查的发明专利也有很大可能会被成功提起无效。发明专利尚且如此，不需要实质性审查的实用新型专利和外观设计专利的稳定性就更弱了。因此，企业上市科创板之前需要对重要专利的瑕疵进行披露。另外，对自身产品有没有侵犯他人专利进行核查，也是重要的披露工作；

4.核实某技术是否采用商业秘密保护路径。企业可以将技术信息作为商业秘密进行保护，不对外披露商业秘密的内容，但应该披露对该技术秘密采取的保密措施；

5.技术研发属于原创型还是改进型；

6.他人许可转让还是独立取得；

7.是否依赖他人。这一项主要是披露专利价值，如果企业的核心技术专利建立在他人的技术专利之外，形成依赖关系，那么企业发展将受到他人的严重制约，因此是一项重要的披露内容。

一件专利的重要性，可以通过分析同族度、被引用度、专利度以及特征度而得知。同族度是基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献的数量；被引用度是指专利被引用的次数，被引用度高说明专利很有价值，他人研发的产品很可能与该专利有联系；专利度是指申请保护专利权个数，越大越好；特征度是指技术限制特征数，越小越好。

（二）行业中竞争力信息 

行业中竞争力信息包括如下几点：

1.目标与范围，行业发展态势；

2.竞品公司的产业与场景分析；

3.竞品公司的技术储备分析;例如中兴公司的法务部门，对行业内各个竞争对手持有的专利数量以及每年的专利申请数量非常清楚。

4.竞品公司的专利布局分析；

5.竞争优势与劣势，面临的机遇与挑战；

6.自身与竞品公司在技术实力、衡量核心竞争力的关键指标等方面的比较。

五．应对科创板上市的知识产权尽职调查

知识产权尽职调查一般调查知识产权风险点、行业竞争状况以及关键技术。

（一）作用。从尽职调查的作用来看，尽职调查一般分为防御型和进攻型，前者主要了解自身的专利漏洞，后者了解竞争对手产品缺陷。

（二）程序。从知识产权尽职调查程序来看，其有明确的调查目的、对象、范围。一方面，对于专利审查员来说，主要问题是专利文件数量太过庞大，一个关键技术链接着上万个专利信息，因此，专利审查不可能做到尽善尽美，只能在一定范围内保证专利审查的有效性。另一方便，现在的专利文件都是公开的，有民用的专利数据库，当企业进行专利布局或专利规避，就可以对该专利进行全方位的检索，确保自身专利有效或者避开专利侵权风险。因此，知识产权尽职调查程序的严格执行可以保证其作用的发挥。

（三）内容。从知识产权尽职调查内容来看，主要就是做专利检索分析。专利检索首先是查看自身技术专利的状况，然后是查看竞争对手专利的状况。这些信息可以用于分析技术成熟度以及专利产品市场占有率，服务于企业确定研发方向。

知识产权尽职调查的内容具体表现为三种形式，分别是专利预警分析报告、同业技术竞争分析报告以及关键专利分析报告。

1.专利预警分析报告的内容有专利技术产业概况、全球专利状况分析、中国专利状况分析、专利技术分析、行业领导者或市场竞争者分析以及建议措施。

2.同业技术竞争分析报告的内容有竞品目标与范围、竞品公司的产品与场景分析、竞品公司的技术储备分析、竞品公司的专利布局分析、关键专利的单一分析以及对于该技术的专利布局建议。

3.关键专利分析报告的内容有目标专利价值分析、目标专利权人分析以及目标专利所属产品分析。

综上所述，一个企业做了知识产权尽职调查之后，就会发现其自身实力与科创板上市要求的差距，这个差距主要是专利问题，那么企业就应该及时采取补救措施。补救措施涉及专利转让、专利许可、专利挖掘、专利布局、专利规避、专利无效以及专利诉讼等。企业通过实施补救措施，一般经过2年的时间，在知识产权方面就基本可以达到科创板上市的要求。

上述所提及的知识产权辅导项目，都是知识产权律师和专业服务机构所能够创造的价值，而科创板上市规则的发布极大的增加了这些价值的需求。以传统医疗器械行业的专利大战为例子：迈瑞公司和理邦公司分别在行业中占有重要的地位，但两家公司互相之间诉讼不断，仅在2011年—2018年，迈瑞公司和理邦公司互相发起了26起专利侵权诉讼，各有胜负，专利无效手段在其中被运用得淋漓尽致，这些互相无效对方专利的做法是很影响企业上市的。而在实际中，迈瑞公司也用专利诉讼和专利无效的方法阻碍了几家公司的上市进程并最终没有成功上市。如果企业上市科创板的过程中做好了相应的知识产权工作，就会减少上述问题发生的概率。

同时，容易发生专利大战的行业需要建立专利池。如果行业建立起专利池制度，那么当企业生产制造的产品涉及他人专利时，只需按照专利池规则付费使用即可，专利权人不能限制他人使用其专利。如此，行业的专利大战将得以避免，有利于行业的健康发展。

本文作者：盈科葛素华律师

专利申请之后的专利审查过程属于书面审查，一般不会涉及实际产品。即审查员会基于申请文件的描述进行审查。除了在形式上审查申请文件是否符合要求之外，主要涉及申请文件记载内容的审查，主要涉及权利要求是否清楚？文件记载的技术方案是否完整？对于本领域的技术人员来讲，申请文件记载的技术方案是否能够实施？

关于权利要求是否清楚？

示例：“北京内”是清楚的，但“北京附近”是不清楚的；“包括至少三个支脚”及“括支脚”均是清楚的，但“包括三个支脚及其他部件”是不清楚的。

关于是否完整？

示例：某专利要解决的问题在于“使汽车能飞”，但申请文件中仅描述了“汽车能跑”的内容，就属于不完整。

专利申请之后的专利审查过程属于书面审查，一般不会涉及实际产品，即审查员会基于申请文件的描述进行审查。

在审查过程中，除了在形式上的要求之外，主要涉及申请文件记载内容的审查，主要涉及权利要求是否清楚？文件记载的技术方案是否完整？对于本领域的技术人员来讲，申请文件记载的技术方案是否能够实施？

关于权利要求是否清楚？

示例：“北京内”是清楚的，但“北京附近”是不清楚的；“包括至少三个支脚”及“包括支脚”均是清楚的，但“包括三个支脚及其他部件”是不清楚的。

关于是否完整？

示例：某专利要解决的问题在于“使汽车能飞”，但申请文件中仅描述了“汽车能跑”的内容，就属于不完整。

关于申请文件记载的技术方案是否能够实施？

首先，是否能够实施，并不是让任何人均可以实施，而是针对本领域的普通技术人员能够实施即可。如对于涉及烟气净化的化学领域技术，仅具有“脱硫”的文字，化学领域的普通技术人员就明白其意思，不需要详细描述“脱硫”具体方式，具体分类及具体过程。

其次，是否能够实施，也是以申请日的现有技术为基础的，不需要从技术发展之初状态进行描述，如，对于“千里传音技术”，在当前，专利文件仅简单描述网络传输即可，不需要从模拟信号转化为数字信号，数字信号打包按网络协议传输的具体内容。

这里是“能够被制造出来”，而不是已经制造出来。

一般而言，根据先申请原则，应当先申请专利，再进行实施，即再将产品生产出来。如果先生产产品，再申请专利，就有被提前泄漏的风险，而一旦提前泄漏，就可能被公开或被他人提交申请专利，进而丧失获得专利权的机会。

虽然实践是检索真理的唯一标准，但不要忘掉“逻辑也是验证真理的标准之一”。

因此， 产品没有生产出来是可以申请专利的

本文作者：盈科李兆岭律师

根据《驰名商标认定和保护规定》，驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

驰名商标的保护措施有：

（一）未在中国注册的驰名商标：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

（二）已在中国注册的驰名商标：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。同时，已经注册的商标，违反《商标法》第十三条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

（三）商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。

山东化氏鱼具有限公司（下称化氏公司）于2015年8月21日与宁波羟祐渔具公司（下称羟祐公司）签署商标转让合同，购买第6972703号“龙纹”商标（下称涉案商标），该商标核定使用在钓鱼竿、钓具、钓鱼钩等第28类商品上。

化氏公司认为，深圳市拓森渔具有限公司（下称拓森公司）在天猫商铺上出售的“龙纹鲤鱼竿”上，使用的“龙纹”标识与其“龙纹”商标相近似，侵犯了其对涉案商标享有的专用权。据此，化氏公司以商标侵权为由，将拓森公司诉至山东省临沂市中级人民法院，请求法院判令拓森公司停止生产、销售侵犯其涉案商标专用权商品的行为，刊登声明、消除影响，并赔偿其经济损失10万元及合理费用1万元。

化氏公司向法院提供了显示商标注册人为羟祐公司的商标注册证书、化氏公司与羟祐公司就涉案商标签订的转让合同、知识产权独占使用许可合同、商标维权授权委托书复印件等，用以证明化氏公司对涉案商标享有专用权与独占许可使用权。

拓森公司主张，其在网店销售的产品中明确标注了“咖迪”商标，而且“龙纹鲤”是商品的通用名称，被控侵权商品使用“龙纹鲤”不是商标性使用。

临沂市中级人民法院经审理认为，化氏公司提供的证据不能证明其对涉案商标享有专用权或独占许可使用权，遂对化氏公司关于拓森公司侵犯其“龙纹”商标权的主张不予支持，一审判决驳回化氏公司的诉讼请求。

一审宣判后，化氏公司与羟祐公司均未提起上诉，该案一审判决已生效。

案件评析

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

本文就该案涉及的商标权属问题进行评析。

第一，商标转让合同是否可证明商标权属。根据我国现行商标法第四十二条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

该案中，仅有商标转让合同，未提供证据证明转让注册商标经商标局核准转让公告的时间，该商标转让合同不能证明商标权属。

第二，商标许可合同复印件和维权授权书复印件是否可证明商标权属。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条规定，当事人向人民法院提供证据，应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品。

该案中，原告未提供知识产权独占使用许可合同及授权书原件，且未提供证据证明其与羟祐公司所签订商标独占使用许可合同已经在商标局备案，根据上述相关规定，不能作为证据予以采信，不能证明其为涉案商标权利人或利害关系人、其关于通过和涉案商标专用权人签订知识产权独占使用许可合同取得了涉案商标的独占使用权。其可以自己名义起诉的主张证据不足。

第三，未经商标局备案的商标许可合同是否可对抗善意第三人。根据我国现行商标法第四十三条规定，许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可合同报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可合同未经备案不得对抗善意第三人。

该案中，即使存在化氏公司所主张的商标独占使用许可合同，但因化氏公司未能举证证明其独占许可合同已在商标局备案，不能对抗善意第三人。

通过该案可以看出，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，当事人在签订商标转让合同后，务必及时向商标局提出转让申请。同时，商标维权时商标权属证据至关重要，作为原告方务必确保权属证据确凿；被告方进行抗辩的第一要点，就是判断原告是否是商标权人或利害关系人。此外，签订商标使用许可合同后，应及时向商标局备案，以便对抗第三人。

本文作者：盈科汤学丽律师