原告：武汉巨正环保科技有限公司，住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园7栋9层01号。

法定代表人：周发武，董事长。

委托诉讼代理人：陈科明，北京盈科武汉律师事务所律师。

原告：武汉工程大学，住所地湖北省武汉市卓刀泉路366号。

法定代表人：王存文，校长。

委托诉讼代理人：陈科明，北京盈科武汉律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘善堂，男，该校教授。

被告：雷鸣，男，汉族，1973年8月12日出生，系武汉微纳传感技术有限公司执行董事，住址湖北省武汉市武昌区，

委托诉讼代理人：叶金河，上海建纬（武汉）律师事务所律师。

被告：武汉微纳传感技术有限公司，住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路5-1号国家地球空间信息产业基地南主楼1单元4层1号。

法定代表人：雷鸣，执行董事。

委托诉讼代理人：叶金河，上海建纬（武汉）律师事务所律师。审理经过

原告武汉巨正环保科技有限公司（以下简称巨正公司）、武汉工程大学诉被告雷鸣、武汉微纳传感技术有限公司（以下简称微纳公司）专利申请权纠纷一案，本院于2017年9月6日立案受理后，依法适用普通程序于2017年11月13日、12月6日公开开庭进行了审理。原告巨正公司、武汉工程大学的共同委托诉讼代理人陈科明，原告武汉工程大学的委托诉讼代理人刘善堂，被告雷鸣，被告雷鸣和微纳公司的共同委托诉讼代理人叶金河到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称

原告巨正公司、武汉工程大学向本院提出诉讼请求：一、判令两被告停止侵犯原告相关技术专利申请权；二、判令两被告立刻撤回侵权的三项专利申请：1、一种可挥发性有机物气体敏感材料及其制造方法，申请号：2016109503429，申请日期2016年11月3日；2、一种微热盘及其制造方法，申请号：2017101282047，申请日期2017年3月6日；3、一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器低功耗工作方法，申请号：2017101282032，申请日期2017年3月6日；三、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告雷鸣于2013年9月任职于原告巨正公司的移动交互传感器研发中心，2015年1月下旬被任命为移动交互传感器研发中心负责人，参与了MEMS气体传感器产品的研发工作，具体负责芯片的设计、与代理加工厂的联系工作，所形成的技术成果应当是职务技术成果，两原告共同享有专利申请权。2015年4月被告雷鸣离职，并于5个月后成立被告微纳公司，该公司向国家知识产权局申请发明专利（名称为一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法），对此两原告曾提起诉讼，要求两被告停止侵权并撤回专利申请。2016年8月26日，经法院调解作出民事调解书，主要内容包括微纳公司撤回专利申请，在国家知识产权局批准微纳公司撤回专利申请之日起7个月内，两被告不得申请与诉争技术的相关专利，也不得将诉争专利相关技术转让给他人申请。2016年10月12日，被告微纳公司撤回该专利申请，在将被撤专利申请名称和相关内容稍加更改之后，再次在前述7个月内向国家知识产权局提出与被撤专利相关的三项专利申请。原告认为两被告企图侵占两位原告的研究成果，其行为违反调解协议约定。因此，原告提起诉讼，请求法院保护原告的专利申请权。被告辩称

被告雷鸣、微纳公司庭审共同辩称：1、原告诉讼请求不真实，被告不存在侵权。在先撤回的专利申请因已经公开技术方案不属于专利技术，原告是想通过本案诉讼来获取被告技术。2、原告并没有证据证明被告雷鸣在原告处的工作形成职务成果，两者链接的领域都不同，专利申请是否有效应由国家专利局审核。3、被告申请的三项新专利并非民事调解书中所涉专利的技术分割和翻版改造，不应受到该约定限制。因此，两被告请求法院驳回原告的诉讼请求。本院查明

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、原告提交的证据1、2、3、4、14系被告雷鸣在原告工作期间形成的书面材料或报告，与原告主张被告曾参与诉争专利技术的研发工作相关，对其证明力予以确认。2、原告提交的证据6为民事调解书，证据9为庭审笔录，内容表明原、被告双方曾经就撤回在先专利申请达成调解协议，约定内容与本案专利申请权利归属判断相关，对其证明力予以确认。3、原告提交的证据8为关于诉争专利技术的相同或相关性说明，属于原告自行制作的对比意见，其比对对象为已撤回的在先专利申请，本院将结合原、被告陈述的技术成果内容进行评判。4、原告提交证据10、11为发明专利证书及其权利要求书，与本案诉争专利并非同一技术方案，且缺乏其他证据佐证被告亦曾参与专利研发工作，对该证据不予采信。5、原告提交的证据12为技术开发（委托）合同，内容与两原告共同实施微型气敏传感器项目的研发相关，可以证明两原告开展的研究内容，对其证据效力予以确认。6、原告提交的证据13为武汉市企业研究开发项目鉴定意见书，其鉴定意见时间为2016年5月18日，其申请时间与被告雷鸣离职时间缺乏对应，不能证明被告雷鸣参与申报项目的研发工作，对其证据不予采信。7、原告提交的证据15为技术开发合同书，系巨正公司与台湾亚太优势微系统有限公司签订，内容涉及MEMS芯片封装技术开发，与被告雷鸣负责的研发工作相关，对该证据予以采信。8、两被告提交的证据1-8均为网络下载获得的论文及公开专利，与本案诉争专利技术方案并不完全相同，亦不能证明被告进行独立研发工作，对该部分证据不予采信。9、被告提交的证据9为两原告签订的解除合作协议书，与两原告之间的研发项目完成状况相关，对其证据效力予以确认。10、被告提交的证据10为工资卡网银截图，拖欠工资事实与研究项目存在并无直接关联，对其证据不予采信。11、被告提交的邮件截图内容为英文，并未说明研发内容和参与人员状况，对其证明力不予确认。

经审理查明：

原告巨正公司成立于2009年12月25日，经营范围包括环境自动监控系统建设与运营、软硬件生产与销售、仪器仪表的销售、环境治理工程设计与施工、环境自动监控（测）软硬件技术等。

2013年8月，原告巨正公司招聘被告雷鸣担任研发工程师岗位工作，根据雷鸣的工作总结显示，2013年9-11月雷鸣的主要任务是初步确定SIMEMS产品的工艺流程和版图设计，联系代工厂准备生产，继续开展气体传感器发热电极和敏感电极形状设计，其具体工作包括：初步确定敏感材料涂覆工艺方案，在AOO模板纳米孔洞中沉积Sno2薄膜工艺方法研究，模拟设计MEMS加热电极形状设计-电热耦合有限元模拟分析；2014年工作总结说明雷鸣的具体工作和业绩包括：芯片设计及代工、芯片封装工艺研究与代工的选择、芯片性能评价、敏感材料浆料配方与涂覆工艺研发、和MEMS气体传感器的应用研究。在巨正公司工作期间，雷鸣还曾担任该公司移动交互传感器研发中心主任一职。

2013年9月3日，原告巨正公司（甲方）和武汉工程大学（乙方）签订技术开发（委托）合同一份，双方约定：甲方委托乙方研究开发《微型气敏传感器的研发》项目，并支付研究开发经费和报酬，技术目标为：将对NO\NO2\CH2O\CO\SO2\NH3\C6H5CH3气体有高灵敏、快速响应恢复的金属氧化物半导体材料，用MEMS技术制备成微型传感器，使之能与PC机联用，且能便携移动交换数据。研发计划应包括以下主要内容：1、怎样调配出对七种有害气体中的一种或两种有高灵敏、快速响应的材料14种，及其大规模生产工艺制备方法，2、制备出能将敏感材料集成于1mm×1mm的可耐400℃高温的微芯片及其大规模生产工艺制备方法，3、制备出可同时检测四种气体有高灵敏、快速响应的气敏微器件，摸索对七种气体有响应的制备方法，4、用敏感特性分析、相关分析、主成分（PCA）等分析，经整合、分析、优化的材料8种将其集成于先前摸索的芯片上，制备成可检测8种气体的微型传感器及其大规模生产工艺；关于履行合同所产生的研究开发结果及相关知识产权权利，双方享有申请专利的权利，专利权和利益权归双方所共有。

2014年11月22日，巨正公司与武汉工程大学签订《协议书》，双方约定：武汉工程大学将上述合同的前期研发成果交付给巨正公司无偿使用，双方终止该合同的继续执行，条件成熟时，双方可再就该产品的继续研发达成新的协议。

2015年4月17日，被告雷鸣以个人发展原因为由申请辞职，并办理交接手续。2015年4月30日，被告武汉微纳传感技术有限公司成立，法定代表人为雷鸣，经营范围包括微电机系统（MEMS）芯片设计研发，传感器及电子产品的研发、生产、销售，环境监测工程等。

2015年9月24日，被告微纳公司向国家知识产权局申请名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法”的发明专利，发明人为雷鸣。该专利的权利要求书载明：权利要求1为：一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器，其特征在于，包括MEMS微热盘，其中，所述MEMS微热盘包括环形单晶硅基底、支撑层、加热电极、绝缘层、敏感电极，以及涂敷在敏感电极测量区域的敏感材料薄膜，所述敏感材料薄膜由至少含一种金属氧化物空心纳米结构的材料组成；其说明书载明该发明涉及金属氧化物半导体气体传感器及其制造技术领域。两原告经查询得知后提出异议，并向法院提出专利申请权之诉，在该案审理过程中，本案的原、被告双方达成调解协议，双方约定主要内容包括：被告微纳公司在法院调解生效之日起两周内向国家知识产权局申请撤回专利申请；在国家知识产权局批准被告微纳公司撤回专利申请之日起7个月内，两被告不得申请与讼争技术的相关专利；两原告在国家知识产权局批准撤回专利申请后，不再就讼争专利相关技术向两被告主张专利申请权利。2016年8月26日上述调解协议经法院制作民事调解书，并送达给原、被告双方当事人。经查询中国专利审查信息系统，显示该专利申请已于2016年10月12日撤回。

2016年11月3日，被告微纳公司向国家知识产权局申请名称为“一种可挥发性有机气体敏感材料及其制造方法”的发明专利，申请号2016109503429，其说明书载明该发明涉及金属氧化物半导体气体传感器及其制造领域。2017年3月6日，被告微纳公司向国家知识产权局申请名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器低功耗工作方法”发明专利，申请号2017101282032，其说明书载明该发明涉及一种金属氧化物半导体气体传感器应用电路技术领域。同日，被告微纳公司还申请了名称为“一种微热盘及其制造方法”发明专利，申请号2017101282047，其说明书载明技术领域中常见的微热盘应用是用于气体传感器。目前上述三项专利申请仍在审查阶段。本院认为

本案争议焦点：1、被告申请的专利是否属于与单位工作任务有关的职务发明创造，2、被控专利的申请权是否应当受到双方调解协议的限制。

本院认为：

一、关于被告申请的三项专利是否属于与单位工作任务有关职务发明创造的问题

关于职务发明创造，《中华人民共和国专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”。根据上述规定，“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，可以区分为两种情形：1．完成单位工作任务中完成的发明创造；2．离职1年内完成的与原单位工作任务有关的发明创造。其中，第二种情形的完成时间限制在发明人与原单位脱离工作关系1年内，内容不限于发明创造属于发明人在原单位的工作任务，还包括了与原单位工作任务有关的发明创造。因此，判断一项发明创造是否属于职务发明创造，应当从以下方面进行审查。

第一，涉案发明创造的发明人雷鸣与原告巨正公司之间是否存在劳动关系。本案中，根据原告提交的劳动合同以及离职交接单显示，被告雷鸣与原告巨正公司签订有劳动合同，2013年8月19日至2015年4月17日一直在原告巨正公司从事研发工作，双方存在劳动关系。

第二，被告雷鸣的工作内容是否与MEMS气体传感器项目相关。被告雷鸣在巨正公司主要负责气体传感器的芯片研发工作，并与芯片封装合作方进行工作联系。根据雷鸣任职的工作总结显示，2013年9-11月雷鸣的主要任务是初步确定SIMEMS产品的工艺流程和版图设计，联系代工厂准备生产，继续开展气体传感器发热电极和敏感电极形状设计，其具体工作包括：初步确定敏感材料涂覆工艺方案，在AOO模板纳米孔洞中沉积Sno2薄膜工艺方法研究，模拟设计MEMS加热电极形状设计-电热耦合有限元模拟分析；2014年工作总结说明雷鸣的具体工作和业绩包括：芯片设计及代工、芯片封装工艺研究与代工的选择、芯片性能评价、敏感材料浆料配方与涂覆工艺研发、和MEMS气体传感器的应用研究。其工作内容与敏感材料涂覆、MEMS加热电极、MEMS气体传感器应用等项目具有关联性。

另外，从原告提交的《技术开发（委托）合同》来看，2013年9月，原告巨正公司委托原告武汉工程大学研究开发微型气敏传感器项目，技术目标为：将对NO\NO2\CH2O\CO\SO2\NH3\C6H5CH3气体有高灵敏、快速响应恢复的金属氧化物半导体材料，用MEMS技术制备成微型传感器，使之能与PC机联用，且能便携移动交换数据。该合同亦约定所产生的研究开发成果及其相关知识产权归属于两原告享有，这说明用MEMS技术制备成微型传感器项目属于原告巨正公司与武汉工程大学共同开展的研究项目。虽然，2014年11月22日，两原告解除上述合同，但双方仍约定前期研发成果由巨正公司无偿使用。对此，被告雷鸣作为巨正公司的研发人员是明确知晓的。

第三，涉案发明创造是否与巨正公司的工作任务有关。根据被控专利申请的查询信息显示，名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法”的发明专利申请于2015年9月24日，其说明书载明该发明涉及金属氧化物半导体气体传感器及其制造技术领域。名称为“一种可挥发性有机气体敏感材料及其制造方法”的发明专利申请于2016年11月3日，其说明书载明该发明涉及金属氧化物半导体气体传感器及其制造领域。名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器低功耗工作方法”发明专利申请于2017年3月6日，其说明书载明该发明涉及一种金属氧化物半导体气体传感器应用电路技术领域。名称为“一种微热盘及其制造方法”发明专利亦申请于2017年3月6日，其说明书载明技术领域中常见的微热盘应用是用于气体传感器。通过比对原告巨正公司前述气体传感器研究项目，其中涉及的技术领域敏感材料涂覆、气体传感器加热电极、MEMS气体传感器的应用研究包含有上述四项专利申请所涉及的技术领域，而发明人雷鸣作为原巨正公司的研发人员，亦曾从事敏感气体传感器的上述研究工作，其作为发明人提交的专利申请内容与巨正公司的研发工作具有内容上的延续性。

因此，涉案申请专利均属于与原工作单位工作任务有关的发明创造。

二、关于被控专利的申请权利是否应当受到双方调解协议的限制。

被告雷鸣离开巨正公司的时间为2015年4月17日，在其加入被告微纳公司后，该公司于2015年9月24日申请了名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法”的发明专利，发明人为雷鸣。从该专利申请时间来看，距离雷鸣离开巨正公司不满一年，根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定，应认定为执行本单位的任务所完成的职务发明创造。其后，本案原、被告之间达成调解协议，对前述专利的申请权利进行约定，其约定内容包括在国家知识产权局批准被告微纳公司撤回专利申请之日起7个月内，两被告不得申请与讼争技术的相关专利的内容，这说明双方关于专利申请权利进行约定，双方应按照约定履行。该协议实际履行中，被告微纳公司撤回专利申请亦于2016年10月12日被国家知识产权局批准，亦说明被告微纳公司实际履行了调解协议所约定的事项。

从在后三项专利申请时间来看，被控三项专利申请时间分别为2016年11月3日、2017年3月6日，发明人均为雷鸣，声请人均为微纳公司，距离前述专利撤回申请时间2016年10月12日不足7个月。因被控三项专利与被告雷鸣在原告巨正公司工作任务有关联性，所涉及的敏感材料涂覆、气体传感器加热电极、MEMS气体传感器技术亦为在先撤回专利的权利要求内容所涉及，属于该专利的相关技术，依照上述调解协议的约定，两被告在撤回专利申请批准之后的7个月内不能再次申请，因此被告微纳公司申请专利的权利应受到双方关于专利申请权利约定的限制。

综上所述，两被告申请被控三项专利的时间虽然不在《中华人民共和国专利法实施细则》所规定的员工离开原单位一年期间内，但仍应受到原、被告双方关于在先专利及其相关技术申请专利权利的约定限制，即两被告在约定期限届满之前不得申请被控三项专利。

本案经合议庭评议，本院依照《中华人民共和国专利法》第六条、第三十二条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：裁判结果

一、被告武汉微纳传感技术有限公司于本判决生效之日十日内，向国家知识产权局撤回以下专利申请：1、名称为“一种可挥发性有机气体敏感材料及其制造方法”的发明专利，申请号2016109503429，申请日期2016年11月3日，2、名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器低功耗工作方法”发明专利，申请号2017101282032，申请日期2017年3月6日，3、名称为“一种微热盘及其制造方法”发明专利，申请号2017101282047，申请日期2017年3月6日；

二、驳回原告的其他诉讼请求。

案件受理费1,000元，由被告雷鸣、武汉微纳传感技术有限公司负担。

如不服本判决，原、被告可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。审判人员

审判长陈峰

审判员蔡晶晶

人民陪审员郭家乐裁判日期

二〇一八年二月八日书记员

书记员舒思思

今天很高兴来和大家讲讲专利申请方面的话题。目前知识产权地位越来越重要，从大的方面讲，去年《中美经贸第一阶段协议》有三分之一的内容都是关于知识产权，并且这部分内容是放在整份协议的第一部分，我们就能感觉到实际上中美在贸易战谈判时是把知识产权放在最重要的位置。就像特朗普经常提到，中美之间有近3000亿美金服务贸易逆差，所谓的服务贸易逆差，意思就是中国企业没有付知识产权费用，比如专利许可费、版权许可费。

再从相关行业讲，比如华为、中兴近些年遇到了很大的问题，背后的原因是什么。我们从专利的角度讲，华为现在一年将近有5000件发明专利的授权，是全世界申请PCT最多的企业。华为现在这么多的专利申请量，毫无疑问是动摇了美国企业和其他欧美发达国家企业在知识产权方面的战略地位。所以美国要去打压他。但是如果单纯去打专利官司是不可行的，比如让苹果公司和华为公司打专利官司，因为华为目前有这么多的专利，随便从专利库中拿几件专利，怎么样也是可以打平的。目前很多企业这么关注工程师，实际上也许不仅仅是关注我们自身企业的专利申请，还在关注中国企业在崛起过程中在世界的位置问题。

但是万丈高楼平地起，我们今天去讲知识产权知识要明确专利规则是欧美国家建立的。我们国家历次知识产权法律的修改包括最近一次修改都不是自身推动的，而是因为外围压力。去年《中美经贸第一阶段协议》签订时发现，围绕这个协议我们很多法律都进行了突击修改，为什么要修改，就是为了推动协议的促成。专利表面上是一个技术问题，但更深层次的，实际是一个商业竞争问题。大家可能会觉得我们每年专利申报要花很多钱，但是如果说专利能够帮我遏制竞争对手，老板就会愿意去向专利投钱。大家目前在专利申请、维权过程中遇到的知识产权问题，其实不同企业应该都遇到过，所以说大家如果有什么关注的问题，可以在培训中提出，大家一起来交流。

今天我们主要聊三点：第一专利申请现状，第二是专利基础知识，第三是专利申请与挖掘，还是比较接地气的。

第一部分专利申请现状，我找出来的是我们灯具行业的数据，目前拿到的数据不多，主要是2016年led灯行业专利申请情况，里面有一些我们熟悉的企业，比如欧普照明、宁波耀泰。这些专利申请的细分领域主要集中在微型光源、照明装置系统、冷却加热装置、光源或灯架的固定，那么这个申请情况对我们公司来讲是有什么意义。对一家有一定规模的企业来说，我们对于竞争对手的知识产权分析和布局的掌握是非常重要的。我们现在服务的企业，一般来说，我们都会给他提供竞争对手一个月或两个月专利申请的数据，来掌握对手的研发方向，这同时对我们自己的研发方向也是有一定借鉴意义的。

接下来要讲的是我们双宇电子公司的专利申请情况，可以从表格中看到，国内专利申请情况是发明11，实用新型38，外观设计134，从中可以看到外观设计在整个专利申请中是占主导地位的。关于2016年到2020年我们事务所代理的数据，可以看到国内专利申请了19件，国外是12。从这些数据我们能大概得出一个结论：总的来说，申请相对较多的是实用新型和外观设计。灯饰产品基本上以外观设计专利为主；一些照明产品大多以实用新型申请为主。同时，也会有一些发明专利。国外专利申请以欧美国家为主。

第二部分是关于专利基础知识的问题。我这边列了一个表，呈现了专利在我们知识产权体系中的地位。大家其实在日常生活中遇到的知识产权比比皆是，包括专利、商标、不正当竞争等问题等等。随着入世，我们国家能加入的和知识产权有关的条约基本上都加入了，比如专利的《PCT条约》、商标的《马德里协定》，版权的《伯尔尼公约》，目前在准备的加入的外观设计领域的《海牙公约》。所以说，目前去国外申请外观设计，还是需要单一申请，而不像发明专利一样可以选择全世界国家一次性申请。

这里面还有一个很有意思的情况，知识产权理论上来讲，各个国家有各个国家的制度，也就是说，要在中国保护你的商标就要在中国申请，在美国保护你的专利就要在美国申请。有很多外贸企业问我，在中国申请的专利在美国卖得很好，可不可以再拿这个专利去美国申请。确实，如果专利要在美国得到保护就要向美国提出申请，同时，也要注意专利的新颖性问题，因为新颖性是全球范围内的新颖性。刚刚提到了地域性问题，这里有一个例外，就是版权，版权是不分国界的，比如说一个美国大片在美国制作完成，在中国发现了盗版，那么需不需要先在中国登记注册才能维权呢，不需要，但是其他权利理论上都需要。

按照中国专利法规定，专利类型可以分为发明、实用和外观设计，但在其他国家分类是不一样的。大家可能有疑问为什么各个国家对专利类型的规定是不一样的呢，这和法律体系有关。我们国家属于大陆法系，沿袭的是德、法的脉络，还有一种法系是英美法系。就是说我们国家的很多法律在德国能找到出处，但是很有意思的一点是，现在我国大量法律的修改是参照美国的，比如商标法对于商标在先使用的问题很明显有参照美国。

接下来具体讲专利的各种类型，包括发明、实用新型和外观设计。发明指的是有关产品、方法的技术方案。实用新型是针对产品的形状、构造的技术方案。那么发明里面什么是产品的发明，就比如说装置、设备、仪器、部件等等。还有方法的发明，就像制造方法、使用方法、处理方法等等，这个和我专利的命名也有关系，比如说一些发明的名称叫“一种用来……的方法”。实用新型就只保护产品不保护方法，而且只能是具有固定结构的产品，比如说什么水泥、玻璃就不能算。

外观设计指的是富有美感的形状，这个美感会和我们的版权有一个竞合。外观设计的三个要素是形状、图案、色彩。我们要注意这里有一个重要的问题，打个比方说，一辆宝马车的外观我把它做成一个打火机，同时又把它做成了灯，那么这时候两个是同样的外观设计还是不同的外观设计。这其实是不同的外观新的外观设计。从我们行业角度讲，我们的外观设计就是指在灯具领域的新的外观。

下面要讲的是专利保护的年限，大家也可以关注一下。专利保护为什么要有年限，因为专利制度的设计不是为了垄断，而是为了支持创新。但是这个创新是有时限的，也就是说这个专利过了10年、20年是要回馈给社会的，在专利法中叫捐献原则。另外一个，要维持专利每年是要缴纳年费的，如果你年费不缴纳，你的专利也是会终止的。我们有很多宁波的企业，尤其是早些年间，企业在维权的时候问我，对方仿冒我们的专利产品，我要去起诉他。我说没问题，但是我一核他的专利证书发现年费两年前就不交了，这其实和中小企业的意识有关。在中美经贸协议中也提到了保护期限的问题，有一条是要求我们延长对药品专利的保护期限，一个药品发明专利从专利申请之日是20年保护期，但是药品除了需要专利的授权，还需要拿到药监局的审批才能上市。那么很多时候，国外药企发现，等我拿到中国的批准证书后，这个专利就没有几年了，前期投入成本得不到回报。所以他们现在要求延长药品专利保护期，怎么延长，就是药品批准许可阶段的时间要做扣除。

每家企业去申请专利有不同的目的，有出于保护的目的，也有防止竞争对手“抢注”的目的。今天早上凌晨，我有个客户打电话给我说他的产品被仿冒，这个产品获得了有名的一个设计大奖“红点奖”。那么对方是对他的产品外观做了一定的调整，正面主视图是完全一样的，但是其他视图都做了一些调整。我的客户就非常纠结，他想以专利为手段去打击对方，但是他当时没有围绕这个产品做一系列外观设专利布局。因为他的外观设计就是一个类似“鸟蛋”的形状，围绕这个外观对方是非常容易去做外观的调整，形状略微做一些改变可能就不落入专利保护范围，但实际上功能基本是差不多的。所以我们现在和一些工业设计公司合作的时候，对一款产品就要做较多的专利布局。很多时候，从企业角度讲，申请那么多专利要花很多钱，也不知道这款产品能不能得到消费者认可，这个时候就会用到优先权问题。

第三部分专利申请和挖掘问题。一个专利首先要确定一个技术方案，把你们觉得重要的创新点，或者说之前方案的不同点写下来。如果确定了一个技术方案，接下来要做的就是检索和分析，看看在先有没有人做过这样的技术方案，如果有，我怎样去绕开它。有的时候，我们是拿了竞争对手的产品过来，去做一个能够绕过对方专利的技术方案，这时候，就需要检索对方专利文献，去看对方专利的保护要求。

在杭州我有个很大的客户叫中南建设，是做钢构的。他现在发现竞争对手在申请一些专利，他就来咨询我弄什么样的产品可以绕过对方的专利。我一看对方专利的标题，现在有一个比较好的方法绕过。对方的核心要点是一个波浪形的钢构，中间的连接方式是用螺栓连接，那么我就跟他讲，这种连接方式除了螺栓连接外，能不能用焊接。如果用焊接方式，是不是绕过了对方专利，又形成了一个新的专利。这就是我们说确定技术方案的重要性，有的时候，我拿到一个东西可能是在我研发过程中的原创，也有可能是和我竞争对手的产品进行比对分析得出的结论。

针对一款直接面对消费者的产品，如果说专利侵权，上市没几个月，起诉状一定递到你们公司。如果是做中间产品或者直接卖到国外，相对还好，但如果直接超市要卖的或者淘宝要卖的，如果解决不了专利问题，接下去就是赔钱。前两天宁波一家做保温杯的企业，日本的萨默斯起诉了他四个官司，一个官司标的是100万，其实就是保温杯杯盖中的一个小结构。所以说，如果解决不了专利问题，要么就选择做两年把公司关掉，再去开另外一家公司，否则就很难生存下去。

在专利分析时，确定方案首先要排除专利法第5、25条的规定，打个比方说前几天有个客户联系我说现在有一套运算的规则，计算比如两米简易墙里面用多少混凝土来组成，来达到安全的标准，那么这种计算公式是不能通过专利申请许可的。就像我要保护1+1=2，这能不能申请专利，也不可以。这次疫情期间有很多药品相关问题，但如果问新冠疫情的治疗方法可不可以通过专利去保护，这也不可以。第二点是专利的初步检索，做检索的前提是有没有一个比较可靠的数据库。如果有一个专利数据库，那么我们就可以进行初步的检索，找到和方案有关的文献，因为大量的工作是在文献中进行，看看别人已经做了什么，然后再确定我们该做什么。下面是申请人的问题，因为我们现在做的是一个职务发明，理论上专利申请人和权利人是公司，大家还要注意一个问题，我们从公司离职后一年以内的申请还是职务发明。还有，刚刚我们提到了疾病的诊断和治疗方法不能申请专利，今年疫情期间我做的第一场线下培训就是给宁波市第一医院的医生做培训。医生说要解决的第一个问题就是疾病的诊断和治疗方法能不能申请专利的问题，所以说目前他们申请最多的还是医疗器械。

还有一个是同一个发明创造原则上只可以获得一个专利授权，很多时候我们会又申请实用，又申请发明，那么如果先获得实用新型的话，因为实用一般会比较快，可以在放弃实用新型后再拿一个发明。但是这里大家也要注意，并不是说发明专利就了不起，实用新型就不怎么样。浙江省目前判的最高的一个案件，4000万人民币，就是一个实用新型。所以不能用发明专利或实用新型来衡量一个专利的技术水平的高低。

专利有一个先申请原则，什么意思呢，就是同样的发明创造是授予给最先申请的人。申请专利前，你如果主动公开了技术方案，会让你的发明创造丧失新颖性。所以，大家一定要注意，所有的发明创造不能做主动公开。我们最近无效了一款非常有名的网红洁面仪，就是发现这款产品在专利申请前的三天，在Facebook上对这个设计进行公开，那么这个公开会导致丧失新颖性，从而导致这款产品的专利得不到法律的保护。这个问题非常突出，大家千万注意。

不过先申请有一个宽限期，这个宽限期是指展会的或者一些学术会议的宽限期，或者他人未经申请人同意泄露内容的。因为我们知道一个技术在研发过程中，我们可能要跟工厂或者其他各种各样的合作伙伴交流技术。那么这个技术不是我们自己泄露的，而是我们合作伙伴泄露的，这个会不会导致技术丧失新颖性呢。一般来说，在技术研发过程中，相关人员都要签订保密协议，包括各种各样的合作伙伴。目前我们遇到一些案子，就是外方在和我们合作过程中，有一些新的技术，虽然有保密协议，但是中方还是把这些技术在中国申请专利，然后外方就根据保密协议来主张专利权。

外观设计的流程相对简单，因为外观设计基本就是视图。但是我最近代表宁波企业在青岛做了一个外观设计案件，对方外观设计的申请文件就做的非常粗糙，很多图的细节没有放到申请文件，从而导致对方在主张权利时，就没有办法得到保护，所以大家在作图时一定要把细节画的清楚。

外观设计的“新”是相对于现有设计来说的，对于已经公开的设计就不能申请了。这里是从法律角度来讲的，那么从商业角度，能不能把对方已经在卖的产品申请专利，有没有价值和意义。我们现在遇到很多问题是什么，这个产品摆明了就是老外的产品，中国国内不可能用这个产品，但是两个国内的工厂同时做这个产品。A工厂申请了专利，B工厂没有申请。过了两年，A工厂说B工厂专利侵权。那么这个时候 B工厂要拿出证据证明这个产品在专利申请日前已经公开，但证据就不见得有。所以这个时候，从商业竞争角度讲，也许申请外观设计是有价值的。关于相似的外观、成套产品产品的外观，在申请时要考虑一起申请，我们在设计时一定要考虑这个问题。如果你有一个A产品，你能不能同时有A1、A2、A3一起进行申请保护。最后专利的授权速度，发明专利一般需要1-3年的时间，外观或实用新型专利是7-14个月，当然也有一些特殊的渠道可以加快，比如说汽车零配件相关的在宁波就可以加快。另外，不同国家速度也不一样。

今天我就讲到这里，谢谢各位，接下来留一点时间和大家交流

（作者：盈科钱航律师）

案情简介

雷允上是中国著名药堂之一，始创于1734年。本案原告（即苏州雷允上）与第三人（即上海雷允上）均曾在90年代被原国内贸易部、2011年被商务部评为“中华老字号”，也都与雷允上存在历史渊源。

“药品零售或批发服务”等项目属于2013年1月1日开放注册的新增服务，苏州雷允上遂在该类服务上注册了第11987639号“雷允上”商标和第11987640 号“雷允上及图”商标(即两件争议商标)。

争议商标

上海雷允上知悉后，认为两件争议商标违反商标法的规定，向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提出宣告无效的申请，商标评审委员会认定两件争议商标均违反了商标法第三十二条的规定，裁定予以无效宣告。原告不服，诉至法院。

北京知产法院经审理认为：

雷允上诵芬堂以我国传统中药行业常见的“前厂后店”模式进行经营，后因历史因素在上海开设有分店或分支，苏州雷允上与上海雷允上均在保留“雷允上”标识的基础上各自独立发展，长期并存。二者的经营方向虽各有侧重，但均将“雷允上”作为核心标识长期从事药品销售，且均具有较大的规模。

苏州雷允上前身包含“雷允上制药厂” 和“雷允上国营药店”两条发展脉络，而上海雷允上前身由于历史、地理等原因一直延续“药品零售或批发”领域的发展。在两件争议商标申请日之前，二者均将“雷允上”作为核心标识长期从事药品销售，故现有市场格局的形成属于正常生产经营导致的善意共存。

我国商标法采用“先申请原则”，苏州雷允上既有传承“雷允上”老字号的历史渊源，也有长期在药品零售服务上使用“雷允上”的事实，其申请注册两件争议商标并无抢占他人商誉的主观意图，不属于商标法第三十二条“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。故法院判令被告撤销前述被诉裁定并重新作出。

（转至微信公众号：知产北京）

1、驰名商标的定义

      驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

2、认定驰名商标应当考虑的因素

（一） 相关公众对该商标的知晓程度；

（二） 该商标使用的持续时间；

（三） 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四） 该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五） 该商标驰名的其他因素，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。

3、 驰名商标的保护力度

      就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

     就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

     以上简单来说：普通的注册商标仅能在与之相同或类似商品、服务上给予保护，驰名商标则可以在与之不相同、不类似商品或服务上给予“跨类别”的保护。

     将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

    以上简单来说：他人在先使用至已经达到驰名商标程度的、非注册商标的标识，被他人作为企业字号登记使用，即可通过启动不正当竞争维权活动。

 4、驰名商标认定的途径

      在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，在商标争议处理过程中，在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，相关部门可以对商标驰名情况做出认定。

（本文作者：盈科董园园律师）

商标本质：商标作为商业标记，本质作用为区分商品或服务来源。同时，只有通过使用才能使商标获得商业价值，提升商标在相关公众对选择商品或服务提供者时的导向作用。

      避免“撤三”：《商标法》第49条第2款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，此程序简称“撤三”。

      根据法律规定，商标一旦被他人提起撤三，而被申请人未能提交证据材料的即必然会造成商标撤销的后果。为避免此风险，注册商标需要在核准注册后在核定商品或服务项目上进行实际使用，并注意保留使用证据材料。

（本文作者：盈科董园园律师）

最高人民法院 最高人民检察院

关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）

（征求意见稿）

为依法惩治侵犯知识产权犯罪，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现就办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

第一条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第二百一十三条规定的“与其注册商标相同的商标”：

（一）改变注册商标的字体、字母大小写或者文字横竖排列，与注册商标之间仅有细微差别的；

（二）改变注册商标的文字、字母、数字等之间的间距，在视觉上基本无差别的；

（三）改变注册商标颜色，在视觉上基本无差别的；

（四）与立体注册商标的三维标志及平面要素在视觉上基本无差别的；

（五）在注册商标上仅增加商品通用名称、型号或者直接表示商品的数量、质量的文字，不影响体现注册商标的；

（六）其他与注册商标基本无差别、足以对公众产生误导的商标。

第二条 如无相反证据，在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为著作权人。

在涉案作品种类众多且权利人分散的案件中，刑法第二百一十七条第一项规定的“未经著作权人许可”的证据难以一一取得，但有证据证明涉案复制品系非法出版、复制发行，且出版者、复制发行者不能提供获得著作权人许可的相关证明材料的，可以认定为“未经著作权人许可”。但是，有证据证明权利人放弃权利、涉案作品的著作权不受我国著作权法保护或者著作权保护期限已经届满的除外。

第三条 实施下列行为之一的，应当认定为刑法第二百一十九条第一款第一项规定的“其他不正当手段”：

（一）以贿赂、欺诈方式获取权利人的商业秘密的；

（二）采取擅自复制或者电子侵入等方式获取权利人的商业秘密的；

（三）未经授权或者超越授权使用计算机信息系统获取权利人的商业秘密的。

第四条 实施刑法第二百一十九条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“给商业秘密的权利人造成重大损失”：

（一）给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上的；

（二）因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的；

（三）直接导致商业秘密的权利人因重大经营困难而破产、倒闭的；

（四）造成商业秘密的权利人其他重大损失的。

给商业秘密的权利人造成损失数额或者因侵犯商业秘密违法所得数额在二百五十万元以上的，应当认定为刑法第二百一十九条规定的“造成特别严重后果”。

第五条 实施刑法第二百一十九条规定的行为造成的损失数额或者违法所得，可以按照下列方式认定：

（一）以不正当手段获取权利人的商业秘密，尚未披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据该项商业秘密的合理许可使用费确定；

（二）以不正当手段获取权利人的商业秘密后，披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定，该损失数额低于商业秘密合理许可使用费的，根据合理许可使用费确定；

（三）违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定；

（四）明知商业秘密是不正当手段获取的或者违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求披露、允许使用的，仍获取、使用或者披露造成的损失数额，可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定；

（五）因披露或者允许他人使用商业秘密获得的财物或者其他财产性利益，应当认定为违法所得。

前款第二项、第三项、第四项规定的权利人因被侵权造成销售利润的损失，可以根据权利人因被侵权造成销售量减少的总数乘以权利人每件产品的合理利润确定；销售量减少的总数无法确定的，可以根据侵权产品销售量乘以权利人每件产品的合理利润确定。权利人的损失数额无法确定的，可以根据侵权产品销售量乘以每件侵权产品的合理利润确定。

第六条 被侵犯的技术信息系权利人技术方案的一部分或者侵犯商业秘密的产品系另一产品的零部件的，应当根据被侵犯的技术信息在整个技术方案中的所占比例、作用或者该侵犯商业秘密的产品本身价值及其在实现整个成品利润中的所占比例、作用等因素确定损失数额或者违法所得。

商业秘密系经营信息的，应当根据该项经营信息在经营活动所获利润中的作用等因素确定损失数额或者违法所得。

第七条 因侵犯商业秘密行为导致商业秘密已为公众所知悉或者灭失的，可以根据该项商业秘密的商业价值确定损失数额。商业秘密的商业价值，可以综合考虑研究开发成本、实施该项商业秘密的收益等因素确定。

第八条 商业秘密的权利人为减轻侵犯商业秘密行为直接造成的商业损失或者重新恢复计算机信息系统安全等保密措施所支出的必要补救费用，应当一并计入商业秘密权利人的损失数额。

第九条 当事人、辩护人、诉讼代理人书面申请对相关商业秘密的证据、材料采取保密措施的，应当在诉讼程序中采取签署保密承诺书等必要的保密措施。

诉讼参与人违反前款规定的保密措施，擅自披露、使用或者允许他人使用在诉讼中接触、获取的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十条 假冒注册商标的商品、非法制造的注册商标标识、侵犯著作权的复制品、主要用于制造假冒注册商标的商品、注册商标标识或者侵权复制品的材料和工具，应当依法予以没收；除特殊情况外，应当依法予以销毁。需要作为民事、行政案件的证据使用的，经权利人申请，可以在民事、行政案件终结后依法予以销毁。

对于没收和销毁的物品，应当制作清单，并在销毁前妥善保管，任何单位和个人不得挪用或者自行处理。

第十一条 具有下列情形之一的，从重处罚，对于判处拘役、三年以下有期徒刑的，一般不得适用缓刑：

（一）主要以侵犯知识产权为业的；

（二）在重大自然灾害、事故灾难、公共卫生事件期间,假冒抢险救灾、防疫物资等商品的注册商标的；

（三）为境外机构、组织、人员侵犯商业秘密的。

第十二条 具有下列情形之一的，一般应当从轻处罚：

（一）认罪认罚的；

（二）积极赔偿权利人因被侵犯知识产权造成的经济损失且取得权利人谅解的；

（三）以不正当手段获取权利人的商业秘密后尚未披露、使用或者允许他人使用的；

（四）将权利人的商业秘密申请为专利、集成电路布图设计、植物新品种、商标等，相关知识产权已经归属权利人的。

第十三条 实施侵犯知识产权犯罪，虽已达到应当追究刑事责任的标准，但权利人对犯罪嫌疑人、被告人未经其许可使用的注册商标、商业秘密或者复制发行的作品、录音录像制品等予以追认许可的，可以认定为犯罪情节轻微，依法不起诉或者免予刑事处罚。

第十四条 对于因侵犯知识产权犯罪被判处刑罚的，可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，依法禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起三年至五年内从事相关职业。对于被判处管制或者适用缓刑的，可以根据犯罪情况，依法禁止其在管制执行期间或者缓刑考验期限内从事特定经营活动。

第十五条 对于侵犯知识产权犯罪的，应当综合考虑犯罪违法所得数额、非法经营数额、给权利人造成的损失数额、侵权假冒物品数量及社会危害性等情节，依法判处罚金。

罚金数额一般在违法所得数额的一倍以上五倍以下确定。没有违法所得或者违法所得数额无法查清的，罚金数额按照非法经营数额的百分之五十以上一倍以下确定。违法所得数额和非法经营数额均无法查清，判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者单处罚金的，在三万元以上一百万元以下确定罚金数额；判处三年以上七年以下有期徒刑的，在十五万元以上五百万元以下确定罚金数额。

第十六条 本解释发布施行后，之前发布的司法解释和规范性文件与本解释不一致的，以本解释为准。

第十七条 本解释自 年 月 日起施行。

近日，由宜春市宜阳公安分局聘请，盈科（南昌）律师事务所樊翔律师团队樊翔律师、陈琳律师来到宜春市宜阳公安分局，就该局正在侦办的一起涉知识产权的疑难刑事案件提供知识产权法律论证，会上，盈科律师就办案民警关心的知识产权侵权、权属关系等问题提供了专业的法律意见。相关民警表示，律师专家的到来，帮助他们捋顺了知识产权法律体系，有效解决了办案过程中遇到的法律障碍。

律师提醒：国家层面将进一步加大打击知识产权刑事犯罪。2020年6月10日，全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组印发《2020年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》（以下简称《要点》），要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《关于强化知识产权保护的意见》要求，坚持依法治理、打建结合、统筹协作、社会共治原则，推进跨部门、跨领域、跨区域执法联动，依法严厉打击侵权假冒违法犯罪行为，推动优化市场化、法治化、国际化营商环境。 

案情简介

     山东学立方教育咨询有限公司依据《中华人民共和国商标法》第四十九条的规定，以无正当理由连续三年不使用为由，于2019年10月28日向国家知识产权局申请撤销曾章瑞第7619858号第41类“学立方”商标在“学校（教育）”等全部使用核定使用服务上的注册。曾章瑞委托北京市盈科律师事务所汤学丽、刘云佳律师在指定期限内向国家知识产权局提交了相关的证据材料。后经国家知识产权局审查认为，曾章瑞提供的商标使用证据有效，山东学立方教育咨询有限公司申请撤销的理由不能成立。根据《商标法》第四十九条及《商标法实施条例》第六十六条、六十七条的规定，作出驳回山东学立方教育咨询有限公司的撤销申请，不予撤销诉争商标的决定。

★ 简要分析 ★

     根据《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款的规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。可见在撤三案件中，诉争商标是否能够被认定为继续有效，不被撤销，关键在于答辩人能否提供合法有效的证据证明该诉争商标在指定期间内被有效的使用。

     本案中，在汤学丽、刘云佳律师的指导下，曾章瑞提供了充分的证据，律师团队从以下几方面进行分析论证证据的使用情况：

     第一，诉争商标经核准注册合法有效，通过苦心经营已经承载一定商誉，并非闲置商标，应予维持继续有效。

     第二，提供相关的法律文书证明申请人提起本案撤销申请是假借撤三制度达到其私利的行为，不符合《商标法》对于撤三制度的立法本意，对申请人请求应不予支持、对诉争商标应作出继续有效的决定。

     第三，答辩人在指定期间对被申请撤销商标核定的全部服务项目上进行实际使用，应得以继续维持有效。如授权福州学立方教育科技有限公司许可使用诉争商标，并且通过域名注册及官网对诉争商标进行宣传使用。

     第四，福州学立方公司对诉争商标进行了实际的使用。通过学立方项目连锁加盟、在多地开办“学立方”教育培训班等方式在指定期限内以多种形式、多次展开宣传推广工作。

★ 证据重要性 ★

     在本案中，我方从核准注册到后续合法有效的使用该诉争商标进行了全面分析，提供了充足的证据，形成完整的证据链条，能够有效的证明其在指定期间内合法有效的使用了诉争商标，最终国家知识产权局在完整的证据基础之上作出了不予撤销诉争商标的决定。

     此案提醒我们，在商标撤三的案件中，答辩人提供的证据是否全面、有效，对诉争商标是否会被撤销至关重要。但答辩人对如何专业的收集证据并不了解，因而可以向专业的律师团队请求帮助。律师应当帮助答辩人在指定期限内合法使用了诉争商标进行完整、全面的分析，收集并提供有效的证据，形成完整的证据链条，从而达到答辩人诉争商标不被撤销，继续有效，保障其合法权益的目的。

（本文作者：盈科董园园律师）

案情介绍

       杭州微易信息科技有限公司（以下简称微易公司）于2014年12月，在微易科技公众号上线“保险师”，2015年5月18日在腾讯应用宝上线“保险师”app（以 下简称涉案app）。其认为北京云鼎盛世贸易有限公司（以下简称云鼎盛世公司）在互联网上开设域名为baoxianshi. com的网站，该网站显著位置使用“保险师”字样，构成擅自使用其公司有一定影响商品名称的不正当行为，且其网站中使用“我是保险师”“最美保险师”“让保险更保险” “保险之家”等字样，上述广告宣传用语系模仿其公司，亦导致公众误认，也构成不正当竞争行为。

      被告云鼎盛世公司，委托代理人汤学丽、刘云佳，答辩称，“保险师”是行业通用名称，公司网站不会与微易公司造成任何混淆，也不会给其造成任何影响，在收到起诉状后，公司也已经关闭了网站，并未给微易公司造成任何损失，微易公司主张构成不正当竞争并无任何事实及法律依据。

法院判决

       依照《中华人 民共和国反不正当竞争法》第六条第（一）项、第（四） 项、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：

       驳回原告杭州微易信息科技有限公司全部诉讼请求。

案情评析

       本案中，争议焦点为云鼎盛世公司使用“保险师”字样是否构成不正当竞争，以及云鼎盛世公司使用“我是保险师”“让保险更保险”等宣传用语是否会构成商业混淆。

       首先，“保险师”该词汇并非微易公司臆造词汇， 在微易公司使用“保险师”作为其app名称前，其已经具有保险相关从业人员的第一性含义，在保险相关领域, 该词汇显著性较低。从云鼎盛世公司的使用来看，云鼎盛世公司并未使用涉案标识，被诉侵权标识由图形、“保险师” 文字、”baoxianshi. coni”字母组合而成，被诉侵权标识整体与涉案标识存在较为显著的差异。加之云鼎盛世公司的域名确实为ubaoxianshi. comw,其使用该域名及域名对应的汉字具有一定的合理性，同时云鼎盛世公司的网站上也有一些保险从业人员的介绍。

       其次，从云鼎盛世公司其他对“保险师”字样的使用来看， 其均在该词汇固有含义的意义上使用，相关公众亦不会因云鼎盛世公司使用“我是保险师”“最美保险师”等而将云鼎盛世公司的网站与微易公司提供的服务相混淆。云鼎盛世公司使用“我 是保险师”“让保险更保险”等宣传用语，与微易公司所 、用的“安全有保障”并不完全相同，微易公司仅凭该类宣传用语的使用主张云鼎盛世公司构成故意实施商业混淆的不正当竞争行为，并无事实及法律依据。

（本文作者：盈科李楠律师）

国知发保字〔2020〕23号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团知识产权局（知识产权管理部门）：

       为深入贯彻落实党中央、国务院关于强化知识产权保护的决策部署，加强商标执法指导工作，统一执法标准，提升执法水平，强化商标专用权保护，根据《商标法》、《商标法实施条例》的有关规定，制定《商标侵权判断标准》。现予印发，请遵照执行。各地在执行中遇到的新情况、新问题，请及时报告。

                                                  国家知识产权局

                                                  2020年6月15日

商标侵权判断标准

第一条

       为加强商标执法指导工作，统一执法标准，提升执法水平，强化商标专用权保护，根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）、《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称商标法实施条例）以及相关法律法规、部门规章，制定本标准。

第二条

      商标执法相关部门在处理、查处商标侵权案件时适用本标准。

第三条

      判断是否构成商标侵权，一般需要判断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上的商标的使用。

     商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装、容器、服务场所以及交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用以识别商品或者服务来源的行为。

第四条

      商标用于商品、商品包装、容器以及商品交易文书上的具体表现形式包括但不限于：

　　（一）采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；

　　（二）商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等。

第五条

      商标用于服务场所以及服务交易文书上的具体表现形式包括但不限于：

　　（一）商标直接使用于服务场所，包括介绍手册、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、名片、奖券、办公文具、信笺以及其他提供服务所使用的相关物品上；

　　（二）商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、票据、收据、汇款单据、服务协议、维修维护证明等。

第六条

      商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的具体表现形式包括但不限于：

　　（一）商标使用在广播、电视、电影、互联网等媒体中，或者使用在公开发行的出版物上，或者使用在广告牌、邮寄广告或者其他广告载体上；

　　（二）商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用商标的印刷品、展台照片、参展证明及其他资料；

　　（三）商标使用在网站、即时通讯工具、社交网络平台、应用程序等载体上；

　　（四）商标使用在二维码等信息载体上；

　　（五）商标使用在店铺招牌、店堂装饰装潢上。

第七条

      判断是否为商标的使用应当综合考虑使用人的主观意图、使用方式、宣传方式、行业惯例、消费者认知等因素。

第八条

      未经商标注册人许可的情形包括未获得许可或者超出许可的商品或者服务的类别、期限、数量等。

第九条

      同一种商品是指涉嫌侵权人实际生产销售的商品名称与他人注册商标核定使用的商品名称相同的商品，或者二者商品名称不同但在功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同种商品。

　　同一种服务是指涉嫌侵权人实际提供的服务名称与他人注册商标核定使用的服务名称相同的服务，或者二者服务名称不同但在服务的目的、内容、方式、提供者、对象、场所等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同种服务。

　　核定使用的商品或者服务名称是指国家知识产权局在商标注册工作中对商品或者服务使用的名称，包括《类似商品和服务区分表》（以下简称区分表）中列出的商品或者服务名称和未在区分表中列出但在商标注册中接受的商品或者服务名称。

第十条

     类似商品是指在功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面具有一定共同性的商品。

　　类似服务是指在服务的目的、内容、方式、提供者、对象、场所等方面具有一定共同性的服务。

第十一条

     判断是否属于同一种商品或者同一种服务、类似商品或者类似服务，应当在权利人注册商标核定使用的商品或者服务与涉嫌侵权的商品或者服务之间进行比对。

第十二条

      判断涉嫌侵权的商品或者服务与他人注册商标核定使用的商品或者服务是否构成同一种商品或者同一种服务、类似商品或者类似服务，参照现行区分表进行认定。

　　对于区分表未涵盖的商品，应当基于相关公众的一般认识，综合考虑商品的功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等因素认定是否构成同一种或者类似商品；

　　对于区分表未涵盖的服务，应当基于相关公众的一般认识，综合考虑服务的目的、内容、方式、提供者、对象、场所等因素认定是否构成同一种或者类似服务。

第十三条

     与注册商标相同的商标是指涉嫌侵权的商标与他人注册商标完全相同，以及虽有不同但视觉效果或者声音商标的听觉感知基本无差别、相关公众难以分辨的商标。

第十四条

      涉嫌侵权的商标与他人注册商标相比较，可以认定与注册商标相同的情形包括：

　　（一）文字商标有下列情形之一的：

　　1.文字构成、排列顺序均相同的；

　　2.改变注册商标的字体、字母大小写、文字横竖排列，与注册商标之间基本无差别的；

　　3.改变注册商标的文字、字母、数字等之间的间距，与注册商标之间基本无差别的；

　　4.改变注册商标颜色，不影响体现注册商标显著特征的；

　　5.在注册商标上仅增加商品通用名称、图形、型号等缺乏显著特征内容，不影响体现注册商标显著特征的；

　　（二）图形商标在构图要素、表现形式等视觉上基本无差别的；

　　（三）文字图形组合商标的文字构成、图形外观及其排列组合方式相同，商标在整体视觉上基本无差别的；

　　（四）立体商标中的显著三维标志和显著平面要素相同，或者基本无差别的；

　　（五）颜色组合商标中组合的颜色和排列的方式相同，或者基本无差别的；

　　（六）声音商标的听觉感知和整体音乐形象相同，或者基本无差别的；

　　（七）其他与注册商标在视觉效果或者听觉感知上基本无差别的。

第十五条

      与注册商标近似的商标是指涉嫌侵权的商标与他人注册商标相比较，文字商标的字形、读音、含义近似，或者图形商标的构图、着色、外形近似，或者文字图形组合商标的整体排列组合方式和外形近似，或者立体商标的三维标志的形状和外形近似，或者颜色组合商标的颜色或者组合近似，或者声音商标的听觉感知或者整体音乐形象近似等。

第十六条

     涉嫌侵权的商标与他人注册商标是否构成近似，参照现行《商标审查及审理标准》关于商标近似的规定进行判断。

第十七条

     判断商标是否相同或者近似，应当在权利人的注册商标与涉嫌侵权商标之间进行比对。

第十八条

      判断与注册商标相同或者近似的商标时，应当以相关公众的一般注意力和认知力为标准，采用隔离观察、整体比对和主要部分比对的方法进行认定。

第十九条

     在商标侵权判断中，在同一种商品或者同一种服务上使用近似商标，或者在类似商品或者类似服务上使用相同、近似商标的情形下，还应当对是否容易导致混淆进行判断。

第二十条

      商标法规定的容易导致混淆包括以下情形：

　　（一）足以使相关公众认为涉案商品或者服务是由注册商标权利人生产或者提供；

　　（二）足以使相关公众认为涉案商品或者服务的提供者与注册商标权利人存在投资、许可、加盟或者合作等关系。

第二十一条

      商标执法相关部门判断是否容易导致混淆，应当综合考量以下因素以及各因素之间的相互影响：

（一）商标的近似情况；

（二）商品或者服务的类似情况；

（三）注册商标的显著性和知名度；

（四）商品或者服务的特点及商标使用的方式；

（五）相关公众的注意和认知程度；

（六）其他相关因素。

第二十二条

      自行改变注册商标或者将多件注册商标组合使用，与他人在同一种商品或者服务上的注册商标相同的，属于商标法第五十七条第一项规定的商标侵权行为。

　　自行改变注册商标或者将多件注册商标组合使用，与他人在同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似、容易导致混淆的，属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。

第二十三条

     在同一种商品或者服务上，将企业名称中的字号突出使用，与他人注册商标相同的，属于商标法第五十七条第一项规定的商标侵权行为。

　　在同一种或者类似商品或者服务上，将企业名称中的字号突出使用，与他人注册商标近似、容易导致混淆的，属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。

第二十四条

     不指定颜色的注册商标，可以自由附着颜色，但以攀附为目的附着颜色，与他人在同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似、容易导致混淆的，属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。

　　注册商标知名度较高，涉嫌侵权人与注册商标权利人处于同一行业或者具有较大关联性的行业，且无正当理由使用与注册商标相同或者近似标志的，应当认定涉嫌侵权人具有攀附意图。

第二十五条

      在包工包料的加工承揽经营活动中，承揽人使用侵犯注册商标专用权商品的，属于商标法第五十七条第三项规定的商标侵权行为。

第二十六条

      经营者在销售商品时，附赠侵犯注册商标专用权商品的，属于商标法第五十七条第三项规定的商标侵权行为。

第二十七条

      有下列情形之一的，不属于商标法第六十条第二款规定的“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品”：

　　（一）进货渠道不符合商业惯例，且价格明显低于市场价格的；

　　（二）拒不提供账目、销售记录等会计凭证，或者会计凭证弄虚作假的；

　　（三）案发后转移、销毁物证，或者提供虚假证明、虚假情况的；

　　（四）类似违法情形受到处理后再犯的；

　　（五）其他可以认定当事人明知或者应知的。

第二十八条

   商标法第六十条第二款规定的“说明提供者”是指涉嫌侵权人主动提供供货商的名称、经营地址、联系方式等准确信息或者线索。

　　对于因涉嫌侵权人提供虚假或者无法核实的信息导致不能找到提供者的，不视为“说明提供者”。

第二十九条

      涉嫌侵权人属于商标法第六十条第二款规定的销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品的，对其侵权商品责令停止销售，对供货商立案查处或者将案件线索移送具有管辖权的商标执法相关部门查处。

　　对责令停止销售的侵权商品，侵权人再次销售的，应当依法查处。

第三十条

      市场主办方、展会主办方、柜台出租人、电子商务平台等经营者怠于履行管理职责，明知或者应知市场内经营者、参展方、柜台承租人、平台内电子商务经营者实施商标侵权行为而不予制止的；或者虽然不知情，但经商标执法相关部门通知或者商标权利人持生效的行政、司法文书告知后，仍未采取必要措施制止商标侵权行为的，属于商标法第五十七条第六项规定的商标侵权行为。

第三十一条

      将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品或者服务交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十七条第七项规定的商标侵权行为。

第三十二条

      在查处商标侵权案件时，应当保护合法在先权利。

　　以外观设计专利权、作品著作权抗辩他人注册商标专用权的，若注册商标的申请日先于外观设计专利申请日或者有证据证明的该著作权作品创作完成日，商标执法相关部门可以对商标侵权案件进行查处。

第三十三条

      商标法第五十九条第三款规定的“有一定影响的商标”是指在国内在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。

　　有一定影响的商标的认定，应当考虑该商标的持续使用时间、销售量、经营额、广告宣传等因素进行综合判断。

　　使用人有下列情形的，不视为在原使用范围内继续使用：

　　（一）增加该商标使用的具体商品或者服务；

　　（二）改变该商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以与他人注册商标相区别为目的而进行的改变除外；

　　（三）超出原使用范围的其他情形。

第三十四条

      商标法第六十条第二款规定的“五年内实施两次以上商标侵权行为”指同一当事人被商标执法相关部门、人民法院认定侵犯他人注册商标专用权的行政处罚或者判决生效之日起，五年内又实施商标侵权行为的。

第三十五条

      正在国家知识产权局审理或者人民法院诉讼中的下列案件，可以适用商标法第六十二条第三款关于“中止”的规定：

　　（一）注册商标处于无效宣告中的；

　　（二）注册商标处于续展宽展期的；

　　（三）注册商标权属存在其他争议情形的。

第三十六条

      在查处商标侵权案件过程中，商标执法相关部门可以要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的商品出具书面辨认意见。权利人应当对其辨认意见承担相应法律责任。

　　商标执法相关部门应当审查辨认人出具辨认意见的主体资格及辨认意见的真实性。涉嫌侵权人无相反证据推翻该辨认意见的，商标执法相关部门将该辨认意见作为证据予以采纳。

第三十七条

      本标准由国家知识产权局负责解释。

第三十八条

      本标准自公布之日起施行。