从倒签合同效力看“专利敲诈第一案”的诉权合法性 ​

从倒签合同效力看“专利敲诈第一案”的诉权合法性

日前，被媒体称为“专利权敲诈第一案”的李某文、李某武敲诈勒索案宣判。上海浦东新区法院认定李某二人倒签专利独占许可合同并以起诉、举报形式向掌阅公司索要“和解费”的行为构成敲诈勒索罪。判决一出，引起了社会的广泛讨论，有观点认为该份判决助长了专利流氓的气焰，也有观点认为该份判决限制了专利权人合法维权的空间。笔者谨依据网络公开的起诉书、判决书、辩护词等材v料，从本案的专利独占许可合同效力的角度对本案的专利维权的权利基础进行讨论。

案例回放

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 2009年至2017年间，李某文利用其经营的上海科斗电子科技有限公司（简称“科斗公司”）、上海本星电子科技有限公司（简称“本星公司”）等单位名义申请大量涉及多个领域的专利。专利授权后，李某文未实施利用上述专利，而是通过各种途径寻找使用其专利的单位，向法院提起专利侵权诉讼，以诉讼影响企业生产经营、上市、融资为要挟，与被诉方签订专利实施许可合同、和解协议等迫使对方支付欠款。

2015年至2017年间，李某文、李某武以科斗公司、步岛公司等单位名义，采用上述要挟手段，先后迫使4家被害单位达成和解，以专利实施许可费。补偿费等名义索取216.3万元，实际得款116.3万元。

其中，李某二人先后两次向掌阅公司提起诉讼和举报，并前后签订2份和解协议。

第一次诉讼：

2017年3月，得知掌阅公司IPO在即，李某二人对掌阅公司提起专利侵权诉讼，掌阅公司为避免影响IPO进程选择和解，掌阅公司将其名下所有专利权、专利申请权在有效期内及临时保护期内以普通许可方式许可掌阅公司“使用”，掌阅公司支付和解费50万元。

第二次诉讼：

2017年7月底，李某文以倒签的形式（合同显示的签订时间为2016年12月，实际签订时间为2017年7月，国家知产局备案的时间为2017年9月20日）将科斗公司名下的ZL201010523269.X独占许可给其本人控制的步岛公司的专利许可合同，2017年8月初以步岛公司名义对掌阅公司提起诉讼，并直接以科斗公司名义直接对其终端厂商OPPO、VIVO提起侵权诉讼，后在掌阅公司IPO的关键时刻向证监会实名举报，披露掌阅公司已被起诉的事实。掌阅公司为避免影响IPO进程，再次与李某文、李某武控制的步岛公司签订纠纷解决协议，并承诺支付80万元和解费，后实际支付10万元。

检察院指控：

浦东新区人民检察院于2018年8月24日对二人提起公诉，认为二人以非法占有为目的，采用要挟手段，强行索取公私财务，数额巨大，应以敲诈勒索罪追究刑事责任。

法院判决：

浦东新区法院审理后认为：李某文、李某武以其公司名下的专利，向其他公司提起诉讼，索要“和解费”的行为，不构成犯罪。但李某文、李某武以倒签专利独占许可合同的方式虚构具有独立诉权的主体，通过起诉、举报的方式要挟处于IPO关键期的掌阅公司，构成敲诈勒索罪。

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一审判决认为：财产犯罪的形式违法必须以民法、行政法及其他部门法的判断为基础，财产转移在其他部门法上违法是财产犯罪成立的必要条件，而非充分条件，只要财产转移在其他部门法上是合法有效的，那么不可能成立财产犯罪。不能因李某二人提出诉讼或协商的时间是掌阅公司IPO的敏感节点，就认定二人具有非法占有目的。通过该份判决，浦东法院向社会传递了明确的信号，即：

1.专利维权的权利基础应当是合法有效的；专利权在未来可能被无效宣告而丧失权利，不影响当下的专利权利基础的合法性；

2.在专利权的有效期内，权利人可以自主选择提出专利维权的时机，不因被诉侵权人是否处于生产经营的重要阶段或关键时间点而受限制；即专利权人选择在他人IPO的关键时机通过提起诉讼，向证监会举报等形式“强迫”对方和解不违法；

3.NPE囤积专利不实施，仅用于侵权诉讼、收取专利实施许可费用的行为不违反法律规定。

针对倒签合同的部分事实，一审法院认为：两被告主观上具有非法占有的目的。两被告恶意串通，虚构倒签独家许可合同，并以此合同勒索被害单位钱款的行为在民事法律部门领域就是违法行为，且两被告将举报权直接兑换成财产权进行勒索具有明显的非法占有目的。客观上，两被告采取了威胁胁迫手段，本案被害单位交付财物，完全是基于推迟上市带来损失和风险的不确定性、不可预见性等恐惧心理。并基于上述理由判决两被告犯敲诈勒索罪。

简言之，若专利诉讼、举报行为有合法的权利基础，则不构成犯罪。但李某二人倒签的专利独占许可合同无效，步岛公司没有合法的权利基础的情形下对掌阅公司进行起诉、举报并索要财务，李某二人的行为构成敲诈勒索罪。

律师评析

笔者完全认同这一判决的前半部分，即基于合法的民事权利的专利维权行为应毫无疑问的受法律保护。但本案以倒签合同为由否定专利独占许可合同的效力，笔者认为这一结论尚有待商榷。

而在民事的审判实践中，倒签合同并不必然导致合同无效。如最高人民法院在国际华侨公司诉长江影业公司影片发行权许可合同纠纷案（(2001)民三终字第3号，《最高人民法院公报》2004年第5期）中认为，在合同系当时双方真实意思表示的情形下，若不存在恶意串通，危害国家、集体、第三人利益的情形，不应当认定倒签合同无效，也不应当认定为欺诈。

本案中，李某二人实际签订专利独占许可合同的时间为2017年7月，合同显示的签订时间为2016年12月，该份合同在国家知产局的备案时间为2017年9月20日，李某二人以步岛公司名义起诉掌阅公司的时间是2017年8月。

本案中，专利实施许可合同备案时间在起诉时间时候，但许可合同是否备案不影响合同本身的效力。《专利法实施细则》第15条第2款规定：专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。根据该规定，专利实施许可合同在备案之前已生效，且《实施细则》全文及其他法律法规均没有规定3个月内未备案的法律后果。司法实践中，也均认定专利实施许可合同是否备案对合同效力本身没有影响。

依据最高院的审判观点，因实施许可合同的签订时间（2017年7月）起诉时间之前（2017年8月），若不存在其他导致合同无效的情形，双方签署的专利独占许可合同已生效。

而关于专利独占许可合同效力，一审判决认为：“被告人倒签合同的目的即是引起法院或者证监会对“步岛公司拥有该专利的独占使用权，并且不受先前普通许可合同的约束”的错误认识，试图使掌阅公司有权使用涉案专利的抗辩不能成立，上述行为的本质就是两被告人恶意串通签订损害第三方利益的合同进而勒索被害方欠款的行为，该合同属于恶意串通损害第三方利益的情形，应当认定为无效合同。”

笔者认为认定步岛公司是否有合法诉权的关键在于倒签的专利独占许可合同是否属于恶意串通，损害第三方利益而无效的情形。

司法实践中，认定合同是否属于恶意串通，应当审查当事人双方是否出于“故意”牟取非法利益。本案中，第一次和解之后，科斗公司与掌阅公司所签订的专利许可协议中，许可范围为“使用”科斗公司名下所有的专利，而不包括将使用了该专利的产品或终端进行销售、许诺销售的行为。步岛公司起诉要求掌阅公司停止销售使用了专利方法产品，并要求OPPO、VIVO公司停止使用、销售、许诺销售等侵权行为，不违反任何法律的强制性规定，这些诉讼请求均是符合《专利法》规定的合法请求，李某二人谋取的利益具有合法性和正当性。笔者认为，在此情形下不宜认定二人的行为构成《合同法》上的恶意串通。

另一个问题是，掌阅公司的利益是否实际受到了损害？

李某二人与掌阅公司第二次和解中，掌阅公司、步岛公司与科斗公司三方签订协议，掌阅公司支付80万元和解费（实际支付10万元），步岛公司撤回起诉和举报，科斗公司撤回对OPPO、VIVO对诉讼，并许可掌阅公司及其所有终端厂商（包括但不限于华为、OPPO、VIVO）公司使用其专利，且做出不会再对掌阅OPPO、VIVO进行起诉的承诺。

这种情形下，一审判决中单方面认定掌阅公司的利益受到了损失，而忽略步岛公司也支付对价（即放弃对三家公司的诉权、许可掌阅公司的所有终端厂商使用专利权），仅看到掌阅公司支付的10万元为“利益”，而否认步岛公司的“诉权”也属于“利益”，否认掌阅公司所得到的销售、许诺销售专利产品的权利及其终端厂商得到专利使用权属于“利益”，这一认定的实质是对专利权价值的否定，是对依附于专利权的诉权价值的否定，乃至对全部类型“诉权”价值的否定。

换言之，在肯定掌阅公司及其终端厂商所获得专利使用及产品销售权具有价值的前提下，应当认定掌阅公司支付的10万元已获得了相应的对价，即不存在利益受到损失的情况。退一步讲，即使认定步岛公司所放弃的“诉权”的价值难以确定，或认为“诉权”的价值不足10万元，进而主张掌阅公司仍然遭受了损失，但在没有充分的证据对“诉权”的价值进行明确界定的情形下，也应当依据刑事审判中“疑罪从无”的原则进行审判，不宜直接认定掌阅公司遭受了10万元的损失。基于上述分析，笔者认为，专利独占许可合同不构成《合同法》五十二条规定的合同无效的情形。该合同虽然存在日期倒签的情形，但倒签仅仅影响合同的生效时间，而不应对合同是否生效产生影响。该份不存在效力瑕疵的专利独占许可合同将赋予步岛公司合法的诉权，根据同案中所适用的“民法上合法的权利基础不可能带来财产犯罪”的审判标准，应当认定李某二人倒签许可合同实施起诉和控告的行为不构成犯罪。

此外，在本案中，掌阅公司面对步岛公司的起诉和举报，除了以“和解”方式息事宁人以外，还有其他应对方式。步岛公司向证监会实名举报后，掌阅公司向证监会提供了律师事务所出具的评估报告和知识产权代理公司出具的是否构成侵权的分析报告，并以掌阅的主要股东成XX、张XX的个人财产予以担保”在此情形下，根据证监会的上市审查规则，可以继续掌阅公司的上市进程。

根据辩护词公开的内容显示，第二次和解期间，双方达成口头协议的时间是2017年9月19日，签订书面协议时间是9月20日，但在9月19日当天，上海证交所已经向掌阅公司发出通知，确认掌阅公司股票可在9月21日上市交易。即双方签订书面协议之前，掌阅公司已经明确的知道股票可在21日正常上市。

在第二次和解协议签订时，李某二人通过步岛公司起诉和举报的行为，并不存在因影响掌阅上市的确定性而给掌阅造成胁迫的情形。掌阅公司在明知不侵权和确定可以上市的的情形下，依然选择签订和解协议，系其出于自身商业利益权衡之后所做出的选择，系掌阅公司出于无耐心和，并非是受到了李某二人及步岛公司的威胁胁迫。笔者认为，掌阅公司处分财产的行为属于刑法上的“被害人自我答责”行为，应当对自己的行为承担责任，而不宜将损害结果完全归因于李某二人。

李某二人不服一审判决，已向上海市中级人民法院提起上述，不论本案结果如何，在知识产权愈加受到重视的背景下，从本案中我们应总结足够的教训。

专利权人应在法律法规允许的范围内正当维权；并应确保维权所依据的权利基础具有合法性，使用通过剽窃、抄袭等非法途径获得的权利维权将面临很大的刑事风险。

（本文作者：盈科仲英豪律师）

2019年10月30日，在盈科全球合伙人、盈科深圳管委会主任肖才元律师的光临指导下，盈科深圳律所知识产权法律事务部门主任王承恩律师就卡拉OK行业音像节目著作权风险等问题，进行了分享。

王承恩律师罗列了现行可查的相关著作权管理组织情况、卡拉OK收费标准、著作权使用费分配情况，并就目前卡拉OK行业著作权乱象以及集中管理组织音集协是否构成垄断或不正当竞争等问题进行了分析。

王承恩律师建议，从现有状况来看，卡拉OK经营者与音集协签约仍然是降低侵权风险的有效措施，此外，卡拉OK经营者还可以与VOD厂商达成正版约定，并在侵权诉讼发生后通过向VOD厂商追责，转嫁自身赔偿责任。

经检索，北京、广州地区绝大多数音乐著作权案件判赔金额不超过1000元/首，在诉讼中将类似案件作为参考资料提供给给法院，也可以起到帮助控制赔偿责任的目的。肖才元主任也从行政诉讼、反垄断法等角度提出对于解决目前卡拉OK行业诸多乱象的意见和建议，为后续工作指明了方向。

他人侵害作品的信息网络传播权，需要到侵权人所在地起诉吗？

不必须。可以到侵权人所在地起诉，也可以在原告所在地起诉，还可以到侵权设备所在地起诉。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条规定：“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十四条规定：“民事诉讼法第二十八条规定的侵权行为地，包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。”第二十五条规定：“信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权人住所地。”根据以上规定，被侵权人住所地的人民法院对于侵害作品信息网络传播权纠纷案件具有管辖权。

导读

最近微信朋友朋友圈有条“只因写了一段爬虫，公司200多人被抓！”的文章十分火爆，内容大概是某数据公司的一位程序员编写一段爬虫代码用以收集数据，后被公安刑事立案，公司职员几乎全部被抓，公司被查封。

一时间，风声鹤唳，不少码农电话咨询律师，问自己从事的工作是不是离监狱不远了。

回答类似这种咨询，首先要肯定一点就是，单纯的编写代码的行为，在现代文明国度中是不可能构成犯罪，一定是有其他因素或行为导致码农涉嫌刑事犯罪。

让我们先从爬虫代码是用来干嘛的说起。2何谓“爬虫”随着互联网发展，信息数据大爆发。这些信息数据价值需要被分类收集。
如果依靠人工分类收集的话，低效和高成本，让其变成一项不可能完成的任务。
于是一种按照一定规则，自动收集互联网信息数据的程序就出现了，这种程序被称为网络爬虫。

几乎所有的搜索引擎都需要使用到“爬虫”技术，常见的百度蜘蛛，搜狗蜘蛛等。
现在大数据时代，利用爬虫收集的数据来分析决策的公司越来越多，例如：企业产生的数据：百度搜索指数、腾讯公司业绩数据、阿里巴巴集团财务及运营数据、新浪微博微指数等。
数据平台数据：数据堂、国云数据市场、贵阳大数据交易所等等。
但是为什么新闻报道会对“爬虫”获刑大量报道呢？我们先看几个案例。
3 从判决看入刑考量因素①(2013)海刑初字第2725号郑×等侵犯著作权罪一审刑事判决书
法院审理查明：
（涉案网站）内容是他人网站上的内容，都是其网站通过框架显示其他网站内容。其网站上收录的是其利用“爬虫”软件自动搜索的网络小说，其对网站上收录小说的数量不清楚。其觉得网站收录的小说应该都有著作权，因为都让加盟网站给其发声明，注明他们收录的都是正版作品。其没有见过著作权人的授权。评议：这个案件是被告人建设网站，使用“爬虫”软件，直接复制他人的著作权作品并出售获利。“爬虫”软件相当于犯罪工具。 ②(2014)杭余刑初字第1231号黄后荣、翁秀豪非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪一审刑事判决书

法院审理查明：被告人黄后荣利用被告人翁秀豪事先编写的网络爬虫程序读取虚拟队列中的cookie并获取淘宝用户的交易订单数据（内容包含用户昵称、姓名、商品价格、交易创建时间、收货人姓名、收货人电话、收货地址等）达1亿余条。
评议：这个案件是被告人通过发放电子购物券的形式，将具有“爬虫”功能的脚本植入淘宝店，通过抓取cookie中的用户数据，目的就是获取大量淘宝买家的信息，并将这些信息出售获利。 ③(2017)沪0104刑初325号段某某侵犯著作权一审刑事判决书
法院审理查明：
“窝窝电影网”(运营前期网址为www.wowody.net，后期变更为www.wowo123.com)的视频网站，未经著作权人许可，利用视频“搜索爬虫”技术，针对乐视、土豆等各大知名视频网站的影视作品设置加框链接，为提高网站的知名度和被链影视作品的点击量，在网页内设置目录、索引、内容简介、排行榜等方式推荐影视作品，吸引用户点击播放，并为提高用户粘度，利用技术措施屏蔽权利人设置在部分影视作品上的片头广告。“窝窝电影网”运营期间，段某某主要以在网页内发布广告，从网络“广告联盟”处收取费用等方式牟利，至2016年5月案发，收取广告费用共计人民币74万余元(以下币种均同)。评议：这个案件被告人利用“爬虫”软件抓取几个著名视频网站的url并分析，然后利用套框技术直接播放具有著作权的视频，并获取74万广告费。 ④(2018)川0191刑初94号彭中正、吕雷、周敏侵犯公民个人信息罪一审刑事判决书
法院审理查明：
公司的爬虫组负责爬取互联网上公开的数据，负责人是郭某；数据组负责对爬取的数据进行分析挖掘，爬虫组会爬取电商的评论、商品价格、商品详细情况、销量，爬取微博的内容、关注关系、注册基本信息，爬取招聘网站的公司招聘信息、注册信息，也爬过淘宝网上的数据，包括一些淘宝网页上的买家用户名，购物后的评价，淘宝买家购买的商品价格。公司客户主要是一些金融机构，如银行、消费金融公司、小贷公司。他们购买或售卖的数据中不包括公民个人信息，全是他们爬取的公开数据，或是其他数据公司爬取的公开数据。评议：这个案件是技术人员最容易犯的案件之一，我国审理侵犯公民信息犯罪的精神也在于此：“无论是从公司窃取还是自己加工获取，未征得他人同意收集信息，均系非法手段，不影响本罪的构成。” 4结语
综上所述，有些利用“爬虫”技术直接侵犯他人著作权、破解他人软件和入侵他人计算机系统等行为，是具有比较明显犯罪外观，比较容易防范。
另外，对于利用公开信息数据加工的行为，如果没有法律防控岗进行风险防控的话，很有可能构成侵犯公民信息犯罪。

（本文作者：盈科何豪华律师）

委托人鸿尚公司(外贸跨境电商)与阿里巴巴国际站签订有外贸跨境电商入驻协议，约定了违规处罚原则，后被第三人以美国法院《强制禁令》投诉侵权，阿里巴巴适用该《强制禁令》认定侵权。据此，阿里巴巴删除了鸿尚公司含疑似侵权销售链接的店铺(网站)，并冻结了该电商的支付宝账户。委托人委托盈科钱航律师团队起诉阿里巴巴，一审法院因阿里巴巴未能举证证明鸿尚公司存在被第三人投诉侵犯第三人知识产权的行为，故判决恢复鸿尚公司恢复店铺链接。一审宣判后，阿里巴巴提起上诉。本案也被称为“外贸跨境电商第一案”。

 

历时两年，外贸跨境电商第一案终于等到了二审的裁判，杭州市中级人民法院以阿里巴巴解除合同缺乏事实及法律依据为由，判决恢复鸿尚公司在阿里巴巴国际站开设店铺中除涉及侵权投诉产品之外的其他全部链接。但迟来的正义不是真正的正义，本案历经一审、二审，从2017至2019年，鸿尚公司因此遭受的利益损失和付出的维权成本是难以弥补的。

那么二审判决是否合理，似乎也有疑问。二审法院认为：鸿尚公司店铺已经涉及知识产权投诉，阿里巴巴仍可删除涉嫌侵权投诉产品的链接，但阿里巴巴此前并没有给鸿尚公司合理的期限申辩或提交证据，这也有违服务合同约定。法院也没有明确《强制令》的法律效力，阿里巴巴能否直接执行《强制令》，换言之阿里巴巴能否根据外国诉讼采取关闭店铺、冻结账户的措施，这在二审判决中也没有提到。但一般而言，美国法院《强制令》的承认和执行应依据国内法定的司法协助程序。

2019年10月17日下午3时，应深圳市南山区科技创业服务中心邀请，盈科王承恩律师和王彩琴律师于深圳市大学城创业园“双创学堂”开讲，就初创企业的知识产权保护与策略问题与各位初创企业代表进行分享交流。
王承恩律师从员工离职相关、仿冒侵权相关、IPO相关及其他常见知识产权维权与风险防范问题展开，结合实际案例与社会热点，对企业初创期常见的知识产权相关问题作了介绍和分析。
活动期间，初创企业代表们提出的各类实际问题，王承恩律师和王彩琴律师都一一解惑、指点迷津，并为初创企业在类似问题的处理上提出了相应建议和应对技巧，得到在座初创企业代表的高度肯定。

2019年10月30日14点30分，由深圳市南山区科技创新局指导、深圳市南山区科技创业服务中心主办、广东智诚知识产权研究院承办的 “专利侵权判定及规避设计”讲座在深圳市南山区迈瑞大厦多媒体会议室顺利举行。本次讲座特邀请盈科知识产权律师王承恩律师担任主讲嘉宾。

在讲座的上半场，王承恩律师围绕“专利权人的准备及主张”及“涉嫌侵权方可能的抗辩”两个主题展开，首先结合案例深入浅出的剖析了专利侵权诉讼中的专利保护范围、专利权稳定性、专利维权对象选择等。其次，王承恩律师结合自身丰富的办案经验分别就被告在诉讼程序上的应对方法、专利权效力性抗辩和侵权形态抗辩等多个方面进行了详细解读。

在下半场的讲座中，王承恩律师围绕“证据收集与固定”及“庭审大作战”两个主题展开展开，分析了具体专利侵权案件中的证据收集、庭审诉讼策略布局和诉讼攻防技巧等。此外，王承恩律师还从原被告双方的角度分析了中小企业在专利侵权诉讼中常见的误区并提出了诚恳的建议，比如对案件成本的过度苛求，对专利权诉讼的不重视等问题引发了参会人员的热烈讨论和共鸣。

高某是注册商标第6017759号“叶波大润发”商标的所有人。2014年9月，大上公司（被许可方）与高某（许可方）签订《商标使用许可合同》，约定高某将“叶波大润发”商标许可给大上公司使用，许可方式为排他许可，使用期限自2014年10月1日至2020年5月6日，许可费总额为112. 5万元，分六期支付，并约定若许可方违反约定将商标第三方使用，则应支付罚金200万元。但在涉案合同签订后，高某未遵守合同约定，大量授权案外人使用“叶波大润发”商标。2016年1月，因与高某约定支付的银行卡注销，大上公司无法支付许可费，在向高某寄送告知函，要求高某提供收款账号以便支付商标许可使用费未果后，委托钱航律师团队代为保管商标许可使用费，并通知高某及时领受，但高某未与律师联系。2017年，大上公司曾起诉高某继续履行《商标使用许可合同》，一审、二审均判决合同继续履行，高某仍未履行合同义务。

2018年，委托人大上公司以高某为被告，委托盈科钱航律师团队向杭州市余杭区人民法院提起违约之诉，要求高某依据合同约定支付违约金。

2/案件经过

一审期间，我方提供了高某通过其丈夫叶某及其所开设的“淮安大润发超市管理中心”许可第三方使用“叶波大润发”商标的证据，一审法院基于双方提交的证据最终认定：高某的行为构成违约并判决高某支付违约金100万元。一审宣判后，双方当事人均提起上诉。根据上诉人的上诉请求及答辩，二审的争议焦点为：一、高某的行为是否构成违约；二、约定和判处的违约金是否合理。关于争议焦点一，法院认为大上公司与高某签订的《商标使用许可合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，应当依法予以保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。大上公司依照约定应当履行向高某支付许可费的义务，高某依照约定应当除自行使用外，不得以任何理由许可第三方使用。现大上公司提供的证据能够证明淮安大润发超市管理中心在网上以“淮安叶波大润发超市管理中心”的名义，对“叶波大润发”商标进行加盟宣传，招揽加盟商，并有加盟商经过授权或特许经营方式开设。叶某为淮安叶波大润发超市管理中心的法定代表人，其微信朋友圈中显示大量的“叶波大润发”加盟店开业信息。经查叶某与高某系夫妻关系，且根据高某于2016年出具给叶红波的委托书显示，其将涉案“叶波大润发”商标的商业运作模式权限全部委托给叶某行使。上述事实表明，高某未能按照约定，也未经过大上公司的同意，擅自通过其丈夫叶某及其所开设的“淮安大润发超市管理中心”许可第三方使用“叶波大润发”商标，其行为已经构成违约。关于争议焦点二，本案中，双方在合同中约定的“罚金”实为违约金，大上公司未能提供有效证据证明其实际损失的情况下，一审法院综合考虑涉案商标使用许可费、叶波大润发超市管理中心官网和叶红波微信朋友圈显示的发展加盟店情况，酌情调整违约金为100万元，并无不当。

3/案件分析

本案属于商标使用许可合同纠纷，本案双方当事人约定商标使用许可方式为排他许可，即许可人给予被许可人使用其注册商标的权利外，被许可人还可享有排除第三人使用的权利。本案被告在合同签订后，依然将涉案商标许可第三方使用，违反了合同约定。而原告在支付商标许可使用费不成后，及时通知被告并委托律师保管使用费，从而证明其按约履行了支付许可费的义务。同时也要提醒民商事主体在合同履行中若发生履行困难应及时通知对方并采取补救措施。

新商标法于今日（2019年11月1日）起施行，2019年商标法到底修改了什么内容？

在介绍2019新法修改内容之前，让我们先回忆下中国商标的从古至今、立法沿革。透析过去，才能更好的走向未来！

呈古人智慧千年画卷

中国使用商标的历史虽可以追溯到先秦，但真正系统的商标立法还是发生在清末民初。

其中宋朝的两处商标使用尤其令人印象深刻。

01

宋朝《清明上河图》

商号在宋代开始发展起来，《清明上河图》中商号云集的场面便是一个直观的写照。

清明上河图（局部）

清明上河图，为北宋风俗画，中国十大传世名画之一，现藏于北京故宫博物院。故宫博物院馆长透露，2020年故宫600年生日时，将于9月在午门正殿及东西雁翅楼展厅展出《清明上河图》，这场展览将使观众更清晰地欣赏到古人社会生活的精彩画面。

02

刘家针铺的“白兔”图形商标

在中国国家博物馆里保存着一块我国宋代的广告印刷铜版，铜版上方刻有店铺名称“济南刘家功夫针铺”的字样，在版面中，最引人注目的便是中间那只拿着铁杵捣药的白兔，图形两侧标注“认门前白兔儿为记”，下方是广告文字：“收买上等钢条，造功夫细针，不误宅院使用，转卖兴贩，别有加饶，请记白。”

铜版图文并茂，文字简练，白兔捣药的图案相当于店铺的标志，广告化的文字宣传突出了产品的原材料、质量、销售方式和营销手段等，与现代的商标相比较，仍显规范化! 

这枚铜版是目前已知的中国最早出现的商标广告实物。观中国商标立法沿革

商标不仅承载着浓厚的传统文化，还与商业发展息息相关。伴随着经济的不断发展，市场上各类商家在不断的增多,商品的种类更加的多样化，商标名称也层出不穷，这给商标的保护和管理带来了挑战，商标法律开始登上历史舞台。

清朝末年的商标立法

1904年，清政府在外国列强的压力下，颁布了《商标注册试办章程》，这是我国历史上第一个商标的成文立法。由于列强认为该法偏重华商而肆意加以抵制和破坏，使这部商标法始终未能在清末正式推行，但还是为后来的商标立法奠定了基础。

中华民国时期的商标立法

1923年5月，农商部商标局颁布了《商标法》、《商标法实施条例》。后农商部商标局编辑出版了第一本《商标公告》，公告显示“兵船”面粉商标是我们注册史上的第一号商标。

“兵船”商标主体图案为一艘乘风破浪行驶的兵船，蕴含着一帆风顺的寓意。

1930年，国民党政府总结国内商标法实施经验和参酌外国立法例的基础上，制定并颁布了新的《商标法》和《商标法实施细则》，并于1931年1月1日施行。

新中国成立后的商标立法

新中国成立后一直有专门的立法，改革开放以来，商标立法的进程逐渐加快。

1950年8月28日，通过了第一个商标法规《商标注册暂行条例》，共三十一条。条例规定初审公告异议期为4个月，商标专用权期限为20年等内容与现行的商标法存在一定区别。

1963年4月10日，施行《商标管理条例》，该条例共十四条，删除了《商标注册暂行条例》中的很多条款。实行全面注册制，未注册商标一律不准使用。

1982年8月23日，通过《中华人民共和国商标法》，并于1983年3月1日生效，该法是我国在知识产权领域的第一部法律，共四十三条。1982年商标法第一次以法律形式提出了保护商标专用权，坚持“自愿注册原则”，在根本上承认“除国家规定必须使用注册商标”的个别特殊商品外，允许使用未注册商标。

1993年2月22日，通过《关于修改〈中华人民共和国〉的决定》，该决定于同年7月1日生效，这是对1982年商标法的第一次修改。此次修改亮点：增加了对服务商标的注册和保护，增加地名不得作为商标注册的规定，增加商标使用许可的规定，明确了注册不当商标的撤销规定等。

2001年，对1982年商标法进行了第二次修改，修改后的商标法于同年12月1日生效，全文共六十四条。2001年商标法修改亮点：将集体商标、证明商标、立体商标列为保护对象，禁止他人抢注已经使用并有一定影响的未注册商标，增加了优先权的规定，加强了驰名商标的保护，确定了商标侵权的法定赔偿标准等，增加了诉前财产保全和证据保全的规定等。

2013年，经过12年的酝酿，对1982年商标法进行了第三次修改，于2014年5月1日施行，全文七十三条。2014年商标法修改内容较多，亮点：新增了声音商标和诚实信用原则，设置了一标多类制度，明确禁止使用驰名商标做宣传，增加关于商标注册审查和案件审理时限的规定，对异议程序进行调整，商标侵权判定中引入“容易导致混淆”要件，商标注册人无权禁止在先商标使用人在原有范围内继续使用，增加商标侵权的惩罚性赔偿，提高法定赔偿额等。

2016年5月14日，第14503615号声音商标“中国国际广播电台广播节目开始曲”被核准注册，成为我国首例注册成功的声音商标。

新法评述

2019年对商标法进行了第四次修改，修订内容仅六条，却切中了目前商标实践中引起广泛关注并亟待解决的问题。

笔者认为有三大修改亮点。

修改亮点  01

对不以使用为目的的恶意商标注册申请，从严审查。

重大意义：在未改变注册制的同时强化了对商标的使用要求，此次的修改为打击商标囤积行为提供了更明确、有力的法律依据。

新旧商标法对比

2014商标法	2019商标法
第四条第一款自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。	第四条第一款自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。
第三十三条对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。	第三十三条对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。
第四十四条第一款已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。	第四十四条第一款已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

新法之所以限制不以使用为目的的恶意注册行为，从立法背景考量，笔者认为有以下两个原因：

• 目前仍然存在不少商标注册人利用我国商标注册制、注册周期短、注册成本低等优势囤积大量商标，伺机转让谋取利益，严重扰乱商标注册管理秩序；
• 截止2019年6月，我国有效商标注册量已达到2274.3万件，作为世界第一商标大国，我国的商标资源日益稀缺，如大量商标掌握在不以使用为目的权利人手中，会造成商标资源的闲置浪费，也不利于市场经济的健康发展。

那么在修改之前，对于无真实使用意图的恶意囤积商标行为，如何打击呢？

通常依据旧法的第四十四条规定“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”中的“其他不正当手段取得注册”为由提起商标无效。实践中，已有多起案件获得了商评委或法院的支持。

那修改后呢，第四条or 第三十三条or 第四十四条第一款，任君选择！

条文释义

1	第四条：不以使用为目的的恶意商标注册申请，由国家知识产权局商标局直接予以驳回。。
2	第三十三条：即便侥幸通过审查，任何人在商标初审公告的3个月内可提起商标异议。
3	第四十四条第一款：已经注册的商标，违反第四条的，可以申请商标评委委员会宣告无效。

新法在商标申请、商标异议及商标无效这三阶段为不以使用为目的的恶意商标注册申请层层设卡，让企图钻漏洞的企业寸步难行！恶意申请和恶意诉讼的，还会受到处罚！

实际上，在新法施行之前，商标局已用“不以使用为目的恶意注册”为由驳回了大量的商标。

《国家知识产权局对十三届全国人大二次会议第7054号建议答复的函》中显示

“2018年，已在审查和异议环节累计驳回非正常商标申请约10万件，其中，针对部分企业不以使用为目的大量申请商标的行为，依法陆续对4万多件商标注册申请做出驳回决定，有力遏制囤积商标行为，维护商标注册秩序，取得良好社会反响。”

修改亮点  02

调高商标侵权的法定赔偿额，提高惩罚性赔偿标准，要求销毁假冒注册商标的商品、制作侵权商品的材料和工具。

重大意义：实践中，商标侵权案件判赔数额往往小于侵权方的获利，这不仅难以遏制商标侵权行为，还大大的挫伤了权利人维权的积极性。此次商标法第六十三条的修改，大幅度提高了侵权人违法成本，彰显了国家打击侵权的决心，增强了权利人维权的信心。

新旧商标法对比

2014商标法	2019商标法
第六十三条对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。	第六十三条对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。人民法院审理商标纠纷案件，应权利人请求，对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，责令销毁；对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具，责令销毁，且不予补偿；或者在特殊情况下，责令禁止前述材料、工具进入商业渠道，且不予补偿。（新增第四款）假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。（新增第五款）

增加法定赔偿额

提高惩罚性赔偿标准

另外，新增“除特殊情况外”，“应权利人请求”，人民法院应责令销毁“假冒注册商标的商品”和“主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具”等内容，上述规定从理论上能够限制侵权商品成品、半成品、制造材料及工具重新进入商业渠道。

同时，我们也应当清晰地认识新法并未明确该部分要举证到什么程度，法院是否可以责令侵权人自行提供制作侵权商品的材料、工具明细及具体的储藏位置，法院判决销毁后的实际执行流程如何操作，这些都是司法实践中可能面临的难题，有待于进一步探索。

修改亮点  03

规范商标代理行为，强化商标代理机构的责任机制。

重大意义：目前，商标代理机构良莠不齐，存在部分不良代理机构协助甚至直接从事恶意申请、囤积商标的情况。此次修法将恶意申请纳入商标代理机构不得接受委托的情形和对商标代理机构予以处罚的事由中，一方面能有效打击商标代理机构的违法行为，另一方面也可以发挥代理机构对净化行业环境的带头作用。

新旧商标法对比

2014商标法	2019商标法
第十九条 第三款商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。	第十九条 第三款商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。
第六十八条第一款第三项（三）违反本法第十九条第三款、第四款规定的。	第六十八条第一款第三项（三）违反本法第四条、第十九条第三款、第四款规定的对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。（新增第四款）

如果申请人委托代理机构申请商标注册，根据新法的规定，代理机构在知道或应当知道的情况下不得接受委托，否则将受到警告、罚款等行政处罚，情况严重的，追究刑事责任。或许代理机构会认为新法的要求过于严苛，但作为专业的服务机构，理应能够分辨申请人是否出于使用目的、是否具有主观恶意。笔者认为对代理机构的规制很有必要，能一定程度从源头上遏制了申请人的恶意注册行为。

当然，申请人也可选择自行申请！

我们的新法从程序上为“不以使用为目的恶意商标注册申请“设置了三道关卡在等着申请人呢！天网恢恢，疏而不漏！新法隐忧

新法施行后，不得不面对的现实问题。

问题1：已注册了大量商标，会不会在新法施行后被无效？

问题2: 已被诉商标侵权，法院会不会依据新法判赔？

问题3: 已代理客户申请了几十上百件商标，会不会受到处罚？

这些问题扎心了！而新法竟然无能为力！

《中华人民共和国立法法》第九十三条的规定：法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。

原则上，法不溯及既往，新法取代旧法后，对其生效前发生的行为，不发生效力。但已注册大量商标的，根据旧法第四十四条第一款的规定，仍然在劫难逃！

问题4：新法施行后，企业仍想注册大量的防御商标，但确无主观恶意，会被驳回吗？

新法虽然规定了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，但并未明确“使用”及“恶意”的认定标准，实践中，会参考美国商标法的“意图使用”标准吗？实践中又该何去何从呢？

《国家知识产权局对十三届全国人大二次会议第7054号建议答复的函》提及“为配合本次商标法修改，我局正在研究起草《关于规范商标申请注册行为的若干规定》。该部门规章将对法律规定内容进行操作层面的细化，对不得申请商标注册的具体行为类型及处理措施进行明确，除了商标法规定的在商标注册程序中的驳回、无效等手段外，还将利用信用公示、整改约谈、行业自律措施等监管手段进行规制，同时规定任何组织和个人发现属于不得申请商标注册商标行为的，都可以提供线索，帮助行政管理部门进行认定和处理。目前该规章已完成公开征求意见，我局将根据意见反馈进行完善，使商标法的修改内容落到实处。”

（本文作者：盈科卢丹丹律师）

如果没有商标，那就不要创业了。
可能是近期国家发展过猛的原因，有些制度在我们这片神奇的土地实施的时候，多少会朝着奇怪的方向去发展。
比如早期的消费者退一赔三、退一赔十制度，本来是为了保护消费者权益的，却催生了大批量的职业打假人，职业举报人；比如高新企业补贴政策，大大“促进”了专利买卖市场，使得很多垃圾专利被拿来充数，只为了得到补贴；而现今国家高度重视的知识产权保护制度，又催生了大量的字体流氓、图片流氓、商标流氓。
如果你没有收到方正或视觉中国的开庭传票，真的只能说你还混的不够好。然而，字体流氓、图片流氓要的是你的钱，而商标流氓，则是要你的命。

目前商标抢注的情况有多严重呢？
破产姐妹被注册了

生活大爆炸，也被抢注了

姆巴佩世界杯一战成名，第二天就出现了无数个姆巴佩商标申请。

还有这位刘德华老爷爷，加个头像后，居然也注册成功了。

嗯，我也想用狗子哥的头像去注册一个郭富城回来。

郭·狗子·富城
关于商标的血泪史，不可不提的是网红难兄弟，喜茶和鲍师傅。
喜茶原先叫皇茶，后来因缺乏商标意识，假皇茶“遍地开花”才不得已放弃已有很高知名度的皇茶，而花70万买了喜茶商标，才幸而度过难关。而鲍师傅就没那么好彩了，在国家商标网一查就有168件商标……有带头像的，有单独文字的。可谓真真假假鲍师傅，傻傻分不清楚。

鲍师傅04年开店的时候，还没想到商标这一回事，直到13年才注册了面包糕点类的商标，但是没有想到自己在短短几年内发展如此迅猛，以至于其他企业迅速将餐饮、饮料等类别抢注下来。
大街小巷上的“鲍师傅”，也堂而皇之的给自己打上R标志（注册商标的象征），以试图让消费者相信，自己才是真正的鲍师傅。

以北京一家叫易尚餐饮的公司为例，其注册了一个跟鲍师傅类似的人物头像，据此发展了300多家鲍师傅加盟门店。

更为悲惨的是，易尚还曾经反过来起诉鲍才胜德的鲍师傅侵权……

今年4月，易尚的43类鲍师傅已经被宣告无效了。不过，正宗鲍师傅并非高枕无忧了，根据《商标法》的规定，被无效一方可以起诉，后续可能还有行政诉讼。加上其他一些抢注方，鲍师傅预计还有上千个官司要打……商标抢注为什么如此严重？首先，商标是分类的，全世界的商品和服务被分为45个大类，申请一个种类则只在单一种类里得到保护（驰名商标除外），其他人可在不同类别中申请同样的商标。
其次，商标申请只需要缴纳300元官费。
再者，商标保护期限不像专利或著作权那样有一定的期限，只要每10年续展一次，是永久有效的。就像迪士尼系列商标，专业氪金一百年……

因此，商标抢注是一项低成本，高收益的生意，资源有限且不可再生。
自从各类知名商标案件层出不穷后，越来越多人意识到商标的重要性，纷纷涌入商标市场。如果你现在想要做生意，取个好听点的名字，可能会发现，能取的名字基本都被注册完了。被抢注了难道就只能认栽吗？商标侵权不像字体或图片，更换商标的代价巨大，而且继续使用已被别人注册的商标还有侵权的风险。
经常可以看到，字体侵权的双方在庭上互相砍价。

商标侵权案件是怎么样？

如我前面所说，是要命的。
一旦商标被抢注，而经营者又舍不得放弃现有的经营规模，则会导致企业从此无法继续发展。
作为企业，一定要有的意识是，商标就是核心资产，产品研发很重要，销售渠道很重要，规模扩展很重要，但是，如果商标不稳，那么这一切努力成果都可能烟消云散。商标被抢注后，如何应对？在商标被抢注后，可以通过以下渠道去阻止不法分子获得商标权。一、在商标注册的公告期提起异议
根据商标法规定，对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人可以向商标局提出异议。
二、在商标获准注册后，可以向商标评审委员会请求无效宣告

已经注册的商标，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。（对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。）
在面对抢注时，可以请求无效的理由有以下几点：
1. 不以使用为目的，恶意注册。比如某些专业囤积上百个商标而无实体业务的公司。2. 侵犯他人在先权利的，比如侵犯他人姓名权，著作权，肖像权等。3. 抢注他人已经使用且有一定影响力的商标的，比如鲍师傅就属于此情形。4. 通过复制、模仿或者翻译等手段，抢注驰名商标导致混淆的。
三、申请撤销
对于申请商标只为了占坑或用于买卖的，如存在连续三年未使用的情形，可以申请撤销该注册商标。
当然，无论是异议还是无效宣告，均有一定的期限限制，相比事后采取行动，事先的预防则显得更加重要。
创业初期及各个阶段的企业，如何做好商标布局呢？比如，以开一家美容店为例，早期公司刚成立，一般创始人会有自己比较喜欢的字号或名称。
这时候需要对名称进行检索，看是否已有在先注册或高度相似的商标，从中挑选一个注册成功性最大的商标。随后，选定44类美容服务注册，当然，对于高度关联的第3类化妆品也应当予以注册。
公司运营一段时间后，事业有所起色，开始开拓其他服务，这个时候应当进一步扩大商标的注册种类范围，同时，对于常用的logo、标签等也应当一并注册。
又过了几年，公司在行业内均有较高知名度，开始对外授权加盟，这时候尽量对核心商标进行全品类注册，并组建了专业团队，随时对商标的使用、授权、续展等情况进行监控，及时对混淆商标提出异议和无效申请。
经过多年耕耘，公司终于在全国范围内都有一定知名度。这个时候可以开始构建品牌的护城河，将高度近似商标全部注册下来，不给任何人瓜分商标影响力的机会（比如阿里注册的阿里爸爸、阿里奶奶、阿里妈妈等……），并注意在日常经营中保留上述商标的使用痕迹，避免因连续3年未使用而导致商标被撤销。同时着手开拓子品牌，形成多品牌发展。当然，如果你对自己的企业未来发展已经做好了长足的规划，那么一开始就可以做一个完善的商标注册和后期维护方案，在商标布局方面，看得远总比走得快更重要。在企业发展的不同时期，可以做不同的布局，所需的成本其实并没有我们所想的那么多。

经常有人说：“我的企业规模很小，不需要商标的。”鲍师傅以前也这么想，所以现在才这么烦恼。
 也有人说：“商标申请太贵啦，等公司真的赚到钱再说。”等公司有钱了，商标可能被别人申请了。

最后，希望破产姐妹和生活大爆炸的商标，能够真正归属于剧方，属于那些给我们创造美好回忆的人。

（本文作者：盈科洪双逸律师）