原告：姜云，女，1970年10月17日出生，汉族，身份证住址山东省胶州市。

委托代理人：赵翌辰，北京盈科（广州）律师事务所律师。

被告：广州市欧加宝鞋业有限公司，住所地广东省广州市白云区石井镇石井街榕溪工业大街8号4楼，统一社会信用代码：×××506。

法定代表人：廖伏初。

审理经过

原告姜云诉被告广州市欧加宝鞋业有限公司特许经营合同纠纷一案，本院于2019年8月29日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告姜云的委托代理人赵翌辰到庭参加了诉讼。被告广州市欧加宝鞋业有限公司经本院公告送达开庭传票，逾期未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称

原告诉称：2018年9月8日，原告与被告签订了《广州欧加宝鞋业有限公司加盟合作协议》（以下简称《合作协议》），约定被告授权原告在特定期限和区域内独家销售“比爱靓点”品牌产品。当日，原告支付被告50000元首批货款，并分别于2018年11月28日和2018年12月6日再次支付10000元和14100元货款。原告首次付款后开始经营加盟店，自2019年2月21日最后一次发货后被告便以各种理由拒绝给原告发货，致使原告无法继续经营，造成原告损失严重。合同约定“在合同履行期内，甲方收到乙方货款后，应依约向乙方发送货物，否则视为甲方违约”“在合同履行期内任何一方违约，违约方应按涉及的货款金额的50%作为违约金付给对方，并且履约方有权无条件解除合同”。经原告多次催要，被告至今未完成发货，故被告违约，被告应承担相应的违约责任。综上，原告特向贵院提起诉讼，请求法院查明事实，依法判令：一、解除双方签订的加盟协议；二、被告退还货款31613元；三、被告给付违约金25000元；四、被告承担本案诉讼费。被告辩称

被告未答辩，举证期限内亦未提交任何证据材料。本院查明

经审理查明：2018年9月8日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《合作协议》），约定：第一章第2条：甲方是“比爱靓点”商标的合法使用权人，甲方同意依本协议将“比爱靓点”品牌新产品特许加盟权利授予乙方；第3条：乙方以本协议规定享有和承担特许专卖的权利义务；第二章第2-1条：特许加盟权是指甲方授权乙方在本协议约定的特定期限和区域内，按甲方要求独家销售“比爱靓点”品牌新产品的权利；第2-2.1条：有效期限自2018年9月8日至2019年9月7日，加盟区域为山东省青岛市胶州区中云街道广州路世纪东门；第2-2.3条：经营产品注册商标为“比爱靓点”图形商标及其组合商标的甲方系列产品，甲方为乙方经营商品的唯一供应商，乙方不得擅自从其他途径生产、加工、收购产品，标记“比爱靓点”商标出售，亦不得擅自在上述经营场所搭卖其他品牌的商品；第2-2.5条：性质为特许单店加盟商，经营货品属零售经销；第三章第3-1条：……乙方在签订合同之日需向甲方交付人民币50000元的首批货款，甲方按照全国统一出厂价向乙方提供货品（已含包装费用）。甲方按乙方指定的地址办理货物托运手续，托运费用由乙方承担；第3-2条：乙方年度累计进货额达到20万元，甲方返利15%；第3-3条：甲方共补贴装修费用15000元，乙方后期进货累计达10000元，甲方返利10%，直至返完为止；第八章违约责任第8-1条：为维护“比爱靓点”品牌经销店的统一形象，乙方不得擅自销售、陈列、宣传任何第三方的同类产品，否则承担违约责任；第8-3条：在合同履行期限内，甲方在收到乙方货款后，应依约向乙方发送货物，否则视为甲方违约；第8-4条：在合同履行期限内任何一方违约，违约方均应按合同第3章第1款涉及的货款金额的50%作为违约金付给对方，并且履约方有权无条件解除合同。

诉讼中，原告提供了《收据》一张，拟证实原告于2018年9月8日向被告支付了首批货款50000元。《收据》载明：“今收到姜云货款金额（大写）伍万元（￥50000元）”，收款单位处加盖了“广州市欧加宝鞋业有限公司”的印章。

诉讼中，原告主张被告退回未发货的货款31613元，并原告提供了中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单及原告与微信名为“比爱靓点时尚女鞋”、“曼瑜天雅”“比爱靓点客服”的微信聊天记录，拟证实原告已先后支付被告货款共计74100元，被告仅向原告发送了价值42487元的货物，尚未向原告发送价值31613元的货物，亦未退回未发送货物的货款给原告。其中中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单及微信聊天记录记载：原告于2018年11月28日和2018年12月6日以微信转账方式分别向微信名为“曼瑜天雅”转账了10000元和14100元;原告与微信名为“比爱靓点时尚女鞋”、“曼瑜天雅”“比爱靓点客服”的微信聊天记录记载：（2018年9月3日）比爱靓点时尚女鞋：“我是比爱靓点鞋厂楚经理”姜云：“你好，能发款式看看嘛”……（2018年9月8日）比爱靓点时尚女鞋：“云姐，刚才跟领导沟通，她说跟你微信沟通了，那您明天就直接跟领导对接就好，明天周日，我要休息一天啊，一周就这一个单休啊，希望您能理解，好好经营，赚钱是肯定的”；（2018年9月8日）曼瑜天雅：发送了“PPT课件讲解汇总”及皮包图片给姜云，姜云：“我把包包图片给你发过去了你看一下，明天上午会计能回来吗？能给我开通选货平台吗”曼瑜天雅：“可以……”姜云:“当初说包路费住宿费的怎么都变了呢”曼瑜天雅：“我在电梯口说的是五百报销，你来回路费报销是根据你的拿货金额算的，市场都是我管理的，我会让你赚到钱的”；（2019年3月7日）姜云：“姐，能给我个比爱靓点的管理人员电话吗？有什么事好沟通的”曼瑜天雅：“【比爱靓点】客服个人名片，找这个亲”；（2019年3月9日）姜云：“姐，我的货发了吗？”曼瑜天雅：“我问档口小妹，还没回我亲”；（2019年3月9日）姜云：“比爱靓点又换客服了吗”“今天说换客服了”曼瑜天雅：“我问下，现在你帐上一共多少钱”姜云：“让我拿票据，我说都是网上转的款，我还有3万的钱没有发货”曼瑜天雅：“可以有时候财务忘记登记了”姜云：“你给说说吧，让他们赶紧给我发点货”曼瑜天雅：“好”；（2019年3月14日）姜云：“姐，为什么不接电话，要不你就给我发货，要不给我钱”曼瑜天雅：“你的货已经发啦”姜云：“把发货单号发给我吧，你接电话啊，怎么不接电话了？”（2019年3月16日）姜云：“姐，你问的怎么样了，我把钱转给你了我只能问你要货啊”曼瑜天雅：“现在他们在找工厂，货做好再发给你亲”姜云：“谁找工厂，我把款转给你，工厂能承认吗？工厂说没收到我的钱”曼瑜天雅：“我帮你搞定”。（2019年2月20日）姜云：“什么时候才能发货”【比爱靓点】客服：“你把订单发给我看看”（2019年3月3日）姜云：“在吗，我订的货什么时候发货”【比爱靓点】客服：“会尽快”（2019年3月7日）【比爱靓点】客服：“还没做好，现在公司有调整”姜云：“调整什么了，我订单什么时候能做？头年把款全都给你们打过去了，我都没钱上货了”【比爱靓点】客服：“你订单太少可能做不了，现在综合订单下来，会重新换款”姜云：“说是1月5日左右发货现在都3月份了，会换什么款式能发图片看看吗”（2019年3月14日）姜云：“你们这么大的公司账目怎么不清楚呢”【比爱靓点】客服：“之前的公司出了问题，比爱靓点现在是新公司运营”姜云：“我头年订货了，问你们什么时候发货你们说1月中旬，说年后发货就晚了，到现在还没发”【比爱靓点】客服：“这我也不想，所以现在都在对账”姜云：“你们把我的钱先给我返回来吧”【比爱靓点】客服：“这个，我们新公司肯定没有钱返的，毕竟我们新公司没有收您的钱呀”姜云：“这么说你们是不管了吗”【比爱靓点】客服：“没有说不做鞋啊，我现在是在跟您在对账”姜云：“年前转了24100元货款，加盟5万元只发了4.4万元的货，加起来一共3万”【比爱靓点】客服：“我需要对账，把账对清楚”（2019年3月19日）姜云：“什么时候给我发货？”【比爱靓点】客服：“现在在对，在上班”姜云：“我的春款不卖了，你们给我补偿损失吗？”

原告主张被告未按合同约定履行发货义务，违反合同约定，应依合同约定按首付货款50000元的50%承担违约责任。

被告是有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本200万元，成立日期为2011年9月8日，经营范围为皮革服装制造、皮箱、包（装）制造、皮手套及皮装饰制品制造、纺织面料鞋制造、皮鞋制造、塑料鞋制造、商品批发贸易、商品零售留贸易等。

以上事实，有《合作协议》）、《收据》、微信聊天记录、银行流水明细、企事业登记信息以及当事人陈述等证据予以证实。本院认为

本院认为：根据《商业特许经营管理条例》第三条第一款规定：“本条例所称商业特许经营，是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（以下称特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（以下称被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。”本案中，原告与被告签订的《合作协议》），约定原告在特定期限和区域内销售被告的“比爱靓点”品牌产品，原告必须销售被告的产品，被告为原告经营商品的唯一供应商，原告不得擅自销售、陈列、宣传任何第三方的同类产品，被告收取原告首批货款，为维护“比爱靓点”品牌经销店的统一形象，被告补贴原告装修费用等等。该合同条款内容符合商业特许经营“将其拥有的经营资源许可其他经营者使用”“在统一的模式下开展经营”的法律特征，故涉案合同属于特许经营合同，本案为特许经营合同纠纷。

原、被告签订的《合作协议》）系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。根据原告提交的《收据》及微信聊天记录，充分证实原告已依约支付被告首期货款及要求增加货物的货款，但被告仅发送了部分货物给原告，经原告多次催告后被告仍未能为原告发货，导致原告无法继续经营，被告的上述行为已构成违约，原告可依约行使相应的解除权，故原告要求解除其与被告签订的《合作协议》）并要求被告支付违约金的诉讼请求合理合法，本院予以支持，鉴于合作协议已于2019年9月7日届满终止，本院无需判决予以解除。依据合同约定，被告应当向原告支付的违约金数额是50000×50%＝25000元。

原告主张其向被告支付货款共计74100元，被告仅向其发送价值42487元的货物，并提供了《收据》、银行流水明细及微信聊天记录等予以证实，被告未到庭质证亦未提供相反证据予以推翻，故本院对原告的陈述及提交的上述证据予以确认，并据以认定原告支付被告货款共计74100元，被告仅向其发送价值42487元的货物。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”经核算，被告应向原告返还74100－42487=31613元的货款。

被告经本院公告送达开庭传票，逾期未到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第九十七条，《商业特许经营管理条例》第三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：裁判结果

一、于本判决生效之日起五日内，被告广州市欧加宝鞋业有限公司向原告姜云支付违约金25000元；

（1）于本判决生效之日起五日内，被告广州市欧加宝鞋业有限公司

返还原告姜云预付货款31613元；

三、驳回原告姜云的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费1215元，由被告广州市欧加宝鞋业有限公司负担（上述受理费已经由原告姜云预交，本院不作退回，原告同意由被告广州市欧加宝鞋业有限公司在上述履行期限内直接支付给原告）。

如不服本判决，双方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州知识产权法院。审判人员

审判长何秋红

人民陪审员李清萍

人民陪审员何舒娅裁判日期

二〇二〇年二月二十六日书记员

书记员林晓燕

影视行业中，从权利链条来讲，编剧其实才是站在权利生态链顶端的人，影视剧后续的改编开发衍生等实际上都受到剧本权利的约束和控制，然而现实情况却往往是主要演员和导演更受关注，而编剧却有时候连基本的署名权都得不到保障。在影片的海报和宣传物料中，观众往往一眼看到的是主要演员和导演的名字，编剧的署名通常很小或是没有。实务中曾发生过诸多编剧维权的案例，比如最近的《隐秘的角落》编剧维权事件，以及此前的《唐人街探案》《芈月传》编剧维权事件等。笔者最近也接到了几位编剧朋友关于署名权的的咨询，其中有一个比较普遍的问题，即在影视剧字幕中给编剧署名了，但是在海报等宣发物料中却并没有给编剧署名，在此情况之下，编剧是否可以维权呢？以及如何维权？又是否有好的方法能够提前规避这一风险呢？

        客官别急，本文就将围绕以上问题为您解惑。

1

一、影视剧字幕为编剧署名名正言顺

        几乎没有争议的是，在影视剧字幕中为编剧等创作人员署名不仅是行业惯例，也是法律的明确规定。我国《著作权法》第十五条明确规定，“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签订的合同获得报酬”；第十条第（二）项规定，“署名权，即表明作者身份，在作品上署名的权利”。上述规定包括三层含义，一是编剧在影视作品中享有署名权，二是署名权的载体是作品本身，三是署名的目的在于表明作者身份。所以，如果编剧没有明确表明其希望通过匿名或者不署名的方式进行署名，那么，编剧就应当享有在影视剧作品本身（即影视剧字幕中）的署名权，制片方亦应保障该权利的实现。

        亲爱的编剧朋友们，如果您参与了影视剧剧本的创作，并且这些创作都是由您独立完成，创作内容也具有独创性，亦没有签署以不署名或者匿名的方式署名、或者放弃署名的声明，片方却没有给您在影片字幕中署名，那么别犹豫，拿起法律的武器保护自己吧！

2

二、未在宣发物料上为编剧署名不侵犯编剧署名权

        然而，现实情况往往是片方只在影片字幕中的一个不起眼的角落为编剧署了名，但是在影片的宣发物料中，却完全看不到编剧的署名。片方对此给出的答复是在影片中给编剧署了名，片方就已经履行了相应的义务。那么对于这种情况，司法实践是如何认定的呢？

        在“《芈月传》编剧维权案”（蒋胜男与王小平、东阳市花儿影视文化有限公司侵害作品署名权纠纷案）中，浙江省高院对此问题作出了回应。在本案中，原告蒋胜男与东阳市花儿影视文化有限公司（下称“花儿影视公司”）签署了《剧本创作合同》（一），约定：花儿影视公司聘任蒋胜男担任电视剧《芈月传》编剧，蒋胜男仍享有原小说的发表和出版权利，蒋胜男作为该剧编剧享有在该电视剧片头中编剧的署名权。蒋胜男主张花儿影视公司未在海报、发布会、微博等宣传途径中充分表示电视剧改编自其作品，侵犯了其署名权，故而诉至法庭。

芈月传剧照

        对此，浙江省高级人民法院的观点是：根据《著作权法》第十条第二项之规定，署名权的行使应以作品为载体，离开作品，就不存在侵害著作权法意义上的署名权。为宣传电视剧而制作的海报、片花并非作品本身，不具备全面传达该作品相关信息的功能，其用途类似于广告，需要在有限时间、空间内快速吸引公众的注意力，故海报、片花中通常会载明作品中最精彩、最引人关注的要素，比如强大的演员阵容、著名的导演、出品单位、精彩画面等，而编剧署名显然不构成海报、片花的必备要素。我国著作权相关法律未对在海报、片花上为作者署名作出规定，当事人也未对在海报、片花上为作者署名作出约定，同时，影视行业亦不存在在海报、片花上必须为作者署名的行业惯例，最终判决不予支持蒋胜男的该诉请。

3

三、编剧合同约定明确署名方式

        由上述分析可见，对于片方在影视剧字幕之中有为编剧署名，但是未在影视剧宣发物料（如海报、片花、宣传资料等）中为编剧进行署名这类情况，如果没有事先进行约定，后期维权的难度是非常之大的。

        那么，有没有办法提前规避呢？

        有！

        对于署名权的行使方式，法院一般会充分尊重当事人意思自治，所以只要提前进行清晰明确的约定，一旦片方违反了合同约定，那么编剧就可以根据合同去主张权利。比如可以在合约中加上如下条款：“乙方（编剧）享有本剧的编剧署名权，乙方作为编剧署名，应在片头/片尾出现，署名顺序为xxx，同时乙方署名应一并出现在一切甲方宣传用的单页、图册、视频、网站等物料中。如果在作品创作或修改过程中，须有其他编剧介入或参与，在征得乙方同意的前提下，与乙方联合署名。”当然，上述条款表述仅供参考，具体还需要在专业律师的帮助下，结合双方谈判地位以及具体商务情况等因素来综合考虑起草合同条款，万不可机械套用。、

（本文作者：盈科徐晓芳律师）

2020年10月22日下午，应中国电力发展促进会知识产权分会、国家电网全球能源互联网研究院有限公司的邀请，盈科律师事务所北京总部张宾律师主讲《成果转化及技术出资入股》法律专题讲座。

本次讲座由中国电力发展促进会知识产权分会主办，全球能源互联网研究院有限公司、北京市盈科律师事务所承办。疫情原因，讲座采用线上方式举行。全球能源互联网研究院知识产权运营中心主任法炜、行业有关领导、专家、高校老师等参加了讲座。

张宾律师在讲座中，简单介绍了成果转化、技术出资入股、知识产权权利客体的内容等，重点讲解了其团队近期主导的技术入股大型项目实操案例。从该项目的交易主体、业务合作方式、合作过程中遇到的问题，律师团队给出的不同解决方案，最终结合客户需求设定了部分技术出资入股新设合资公司的方案。张宾律师为听众深入浅出地讲解了技术出资入股大型项目的背景及具体操作的完整过程。

结合案例，张宾律师为参与讲座的朋友分享了，技术入股律师团队的具体工作，项目方、交易主体需要重点关注考虑的问题。

在讲座的总结环节，张宾律师指出，律师团队操盘成果转化、技术入股的大型项目，不仅仅需要懂知识产权、成果转化，也需要熟悉公司投资入股、股权架构，更要结合客户的具体需求和情况提供整体方案，其中关键是整个方案的顶层设计。在项目的具体落地环节，需要关注有关技术及知识产权是授权许可使用、还是转让，相关技术及知识产权等无形资产的范围界定、资产梳理，有关技术及知识产权等无形资产的价值评估，以及需要完善相关的技术转让投资入股程序等等。

中国电力发展促进会（简称电促会）由原能源部综合计划司、原国家计委投资司、原国家能源投资公司计划部、华能集团公司计划部联合发起组建。1993年5月，经民政部批准，正式注册登记，国务院国有资产监督管理委员会为中国电力发展促进会的上级主管单位。

全球能源互联网研究院有限公司前身为国网智能电网研究院，2016年经国家工商总局核准，变更为“全球能源互联网研究院”，是国家电网公司直属科研单位，国内专业从事全球能源互联网关键技术和设备开发的高端研发机构。

一、案情简介

北京龙徽酿酒有限公司（简称龙徽公司）在2005年10月7日经核准依法受让第115507号“中华及图”（简称涉案商标）注册商标专用权，并于2012年12月6日，经原国家工商行政管理总局商标局核准，该注册商标经续展注册有效期至2023年2月28日。该商标至今在有效期内，龙徽公司对该商标依法享有商标专用权。

洛阳杜康控股有限公司（简称洛阳杜康控股公司）、汝阳杜康酿酒有限公司（简称汝阳杜康酿酒公司）在其生产、销售的白酒商品上使用“中华杜康”，与龙徽公司涉案商标构成使用在同种商品上的近似商标，而北京永辉商业有限公司（简称永辉公司）销售该产品，均属于商标侵权行为。龙徽公司委托北京市盈科律师事务所汤学丽律师、刘云佳律师针对该案件积极搜集、提供证据并出庭应诉，现该案件已审理终结。

二、法院裁判

法院经过审理认定，被诉侵权标识“中華杜康”与涉案商标构成近似标识，涉案商品使用“中華杜康”标志的行为，构成侵犯涉案商标专用权的行为。

故判决洛阳杜康控股公司、汝阳杜康酿酒公司立即停止生产、销售涉案侵权商品；两公司共同赔偿龙徽公司经济损失和合理开支；永辉公司立即停止销售涉案侵权商品。

洛阳杜康控股公司、汝阳杜康酿酒公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉。汤学丽律师、刘云佳律师积极答辩，并请求法院驳回上诉，维持原判。二审法院经审理认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判。

三、简要分析

1、何为商标性使用？

商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案被告洛阳杜康控股公司、汝阳杜康酿酒公司生产、销售的涉案商品所附包装袋、包装盒、酒瓶瓶身上均有“中華杜康”文字，位置居中，文字排列整齐，字体较大，具有显著的识别效果。相关公众容易以此识别商品的来源，故涉案商品上对“中華杜康”文字的使用方式属于商标意义上的使用行为。2、“中華杜康”与涉案商标是否构成近似商标，是否侵犯龙徽公司商标专用权？涉案商标由“中华”文字、“华表”图形及“zhonghuapai”三部分构成，其中“中华”的呼叫发音是消费者区分商品时的关键词语，故文字“中华”系涉案商标的显著识别部分。
而涉案商品上使用“中華杜康”完整包含涉案商标显著识别部分“中华”，且被诉侵权标识“中華杜康”使用在白酒商品上，在涉案商标核定使用的商品范围内。故涉案商品使用“中華杜康”标志的行为，侵犯了涉案商标专用权。3、洛阳杜康控股公司和汝阳杜康酿酒公司主张“中华”仅是修饰、特定化“杜康”的主张是否成立？在该案件中，上述两公司不服一审判决提起上诉，并在上诉理由中称其在产品包装上将“中华杜康”作为整体使用，意在表达“杜康酒是中华、中国人的杜康”，“中华”二字其修饰、特定化“杜康”范围的作用。
对此，汤律师、刘律师另辟蹊径，从其使用“中华”的必要性以及正当性的角度提交证据、进行答辩：
首先，两公司在其生产、销售的产品中使用“中华”二字并无必要性。按照商业惯例，一般只有在国外销售商品时，才特别强调产地是中国，而涉案侵权商品生产于中国、销售范围也在中国，故两公司没有必要强调其所主张的意为“中国”的“中华”二字。
另外，两公司使用“中华”具有恶意性。两位律师提交伊川杜康酒祖资产有限公司企业信息查询网页打印件和商标信息查询网页打印件，证明洛阳杜康控股公司为该公司的企业法人股东，且该公司曾在第33类上申请“中華杜康”商标并被驳回，洛阳杜康控股公司具有将“中華杜康”作为商标使用的意图，上述两公司使用“中华”并无正当性。
故，法院认定上述两公司关于“中华”二字起修饰作用，不属于商标性使用的主张，于法无据，对此不予支持。

关于本案

在本案的商标侵权案件中，汤学丽律师、刘云佳律师积极搜集证据材料，并通过多角度分析和有力的论证，一审法院、二审法院均认定洛阳杜康控股公司、汝阳杜康酿酒公司使用“中華杜康”标识的行为属于商标性使用，且与涉案商标构成近似商标，侵犯了龙徽公司商标专用权。在汤律师和刘律师的不懈努力下，帮助龙徽公司挽回了损失，有力的打击了商标侵权行为，维护了龙徽公司的合法权益。

（本文作者：盈科董园园律师）

前言

      公平有序、充满活力的竞争机制是释放各类创新主体创新活力的重要保障。在依法保障知识产权人在其权利范围内获得充分和严格保护的同时，也要坚持以诚信原则为指引，防止少数市场主体以滥用权利的方式损害公平健康的市场竞争秩序与他人的合法权益。“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”是知识产权诉讼领域的新类型案由，在行为要件、裁判标准等方面尚待进一步明确。本案中，法院从权利基础、判断能力、抗辩事由等多方面，对当事人是否具有提起诉讼的主观恶意等问题进行了有益探索，对赔偿数额的确定标准也给予了充分论述。本案裁判对于合理确定法律责任边界，依法维护善意使用者的市场交易安全，降低创新者的法律风险，鼓励更多社会主体投身创新创业，均具有积极意义。

案情概述及裁判要旨

原告：腾讯公司

被告：老谭

老谭是傲为公司的股东及董事。2008年12月23日，老谭向国家知识产权局申请企鹅音箱的外观设计专利 。腾讯公司发现傲为公司销售的企鹅音箱侵犯自己的知识产权，于2011年3月9日提起专利侵权诉讼，最终双方达成和解，老谭承诺撤回该外观专利申请。事实上，该专利于2010年1月13日获得授权，在专利授权之后继续缴纳年费，维持专利有效性。老谭也并没有按约撤销申请。2016年2月25日，老谭以腾讯公司及中科公司（腾讯公司授权许可中科公司使用企鹅商标）共同侵犯其企鹅音箱外观设计专利权为由，向一审法院提起诉讼，要求确认腾讯公司及中科公司构成共同侵权，并判令腾讯公司与中科公司共同支付专利使用费90万元。腾讯公司随即针对老谭的外观专利提起无效宣告申请，国家知识产权局专利复审委员会经审定宣告该外观专利无效。一审法院驳回老谭起诉。后腾讯公司以老谭明知其外观设计专利不符合授权条件，仍然恶意提起侵害专利权的诉讼，并给腾讯公司造成了包括商誉损失、律师代理费、差旅费、预期可得利益等在内一系列损失为由，向一审法院提起诉讼，请求判令老谭赔偿损失、赔礼道歉并消除影响。

一审法院认为：本案为因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。根据双方的诉辩主张，本案争议焦点在于：一、被告老谭起诉腾讯公司侵害其外观设计专利权的行为是否构成恶意诉讼；二、法律责任的承担问题。

关于争议焦点一，被告老谭起诉原告腾讯公司侵害其外观专利权的行为是否构成恶意诉讼。所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的法律上和事实上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意诉讼本质为侵权行为，其行为表现为滥用诉讼权利而非正当行使权利，其目的在于获取非法或不当利益，同时亦使相对人在诉讼中遭受损害，而非对法律赋予其的实体权利进行救济。根据我国民法通则和侵权责任法的相关规定，认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，应当满足以下构成要件：1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求；2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3、具有实际的损害后果；4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。关于要件1，所谓“提出了某项请求”，通常是指提出请求的一方当事人利用法律赋予的诉讼权利，提起了知识产权诉讼，并且已将另一方当事人拖入诉讼程序中，使另一方当事人陷入一种不利的境地。简言之，老谭在(2016)粤03民初236号案件中起诉本案原告，要求确认原告侵权并支付专利使用费，将原告拖入专利侵权诉讼中，其已完成提出具体知识产权诉讼请求的行为。对于要件2，所谓恶意，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。本案中，根据(2011)深福法知民初字第348、349号案件的卷宗材料可知，被告老谭明知原告对涉案QQ企鹅美术作品享有在先著作权，且已经在先使用的情况下，利用我国外观设计专利不进行实质审查的制度，申请与QQ企鹅形象基本一致的外观设计专利并获得授权，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。被告明知专利权的获得不具有实质正当性，仍基于不当取得的专利权，不适当地主张权利，意图获取非法的市场竞争利益，其行使权利具有明显的主观恶意。被告辩称原告的美术作品是平面作品，而被告涉案外观设计专利是立体作品，两者不构成权利冲突，其不存在主观恶意。对此，本院认为，原告的美术作品与被告申请的涉案专利两者表达的内容实质相同，均为QQ企鹅形象，两者只是呈现的载体不同，被告据此主张两者不构成权利冲突，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。而且，在(2011)深福法知民初字第348、349号案件调解过程中，被告更是清楚知道涉案专利与原告享有著作权的美术作品基本一致，并明确做出撤回涉案专利的承诺。调解结束后，被告不仅没有履行承诺，反而继续缴纳专利年费，继而向原告主张专利侵权，意图使原告受到财产或信誉上的损害，该行为主观恶意明显，情节恶劣。被告辩称因调解或和解作出妥协和认可的事实不能作为后续诉讼中对其不利的证据。缺乏法律依据，本院不予采纳。对于要件3，在知识产权诉讼中造成对方当事人实际的损害后果。对本案而言，原告为应对(2016)粤03民初236号案件提起的专利侵权诉讼支付了代理费、公证费、资料费等费用，确实给原告造成经济损失的损害后果。对于要件4，侵权行为与损害后果之间具有因果关系，即损害后果如社会声誉的降低、财产的损失等均是由对方当事人滥用诉讼权利的行为所导致。本案中，考虑到专利案件的复杂性，原告为维护自身合法权益聘请代理人应对诉讼，符合常理，其所支付的代理费及为应对诉讼而进行举证工作所支出的公证费、资料费、差旅费亦属必要。上述费用与被告恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。

关于争议焦点二，法律责任的承担问题。如上所述，被告在明知其请求缺乏正当理由的情况下，对原告恶意提起专利侵权诉讼，给原告造成了经济损失。依据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定，应承担赔偿损失的民事责任。关于赔偿金额，本院综合考虑以下因素：第一，被告明知原告对涉案QQ企鹅形象享有著作权及在先使用权，利用我国外观设计专利申请无须进行实质审查的特点，恶意申请涉案专利，其主观恶意明显；第二，在(2011)深福法知民初字第348、349号调解后，被告仍然实施了滥用诉权向原告提起侵害外观设计专利权诉讼的行为，其主观恶意明显，情节恶劣；第三，在本案审理期间，被告不仅无法对其恶意提起知识产权诉讼的行为作出合理解释，反而以其专利获得授权并不违法为由坚称依法行使权利，其利用合法形式来掩盖侵权实质行为的主观恶意明显，有违诚实信用原则；第四，原告应诉支付的合理开支。本院酌情确定被告赔偿原告经济损失及维权合理开支共计人民币50万元。鉴于原告未举证证明由于被告的行为对其商誉造成影响，且通过经济赔偿已经足以弥补原告的损失，故对原告要求被告在相关网站及报纸上公开赔礼道歉，消除影响的诉讼请求，本院不予支持。

被告不服一审判决，提起上诉。

二审法院：维持一审判决。

   评析

本案涉及企业遭受知识产权恶意诉讼之时，对于应诉手段、恶意诉讼认定、侵权赔偿等具有一定的指导意义。因此，作为一名律师，特别提醒，遭遇知识产权恶意诉讼之时，企业可以考虑采取以下步骤进行有效应对：

1.审查他人涉案专利，是否属于无效专利？

结合到本案，《专利法》第23条规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

腾讯公司的QQ企鹅作品完成在先，将原型为生物的企鹅表现为卡通形象，该卡通企鹅的造型构成了该作品的独创性的表达，受《著作权法》保护。渉案老谭专利产品的卡通企鹅形象与在先作品中表现的卡通企鹅形象无论在表现手法、设计元素的运用等各个方面均高度一致，虽然涉案专利中的卡通企鹅形象与在先作品存在细微差异，但其并未脱离在先作品的对于卡通企鹅形象的独创性表达，其实质上复制了在先作品的智力创作成果，再现了在先作品的艺术美感，涉案专利所展现的作品与在先作品构成实质性相似，涉案专利与腾讯公司在先享有的合法权利相冲突，根据《专利法》第23条，《专利法实施细则》第65条的规定，该专利无效。如自审认定相关专利无效，应立即向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告专利无效。

2.审查是否构成恶意诉讼？

根据我国民法通则和侵权责任法的相关规定，恶意诉讼应具备主观过错、侵害行为、损害后果、侵害行为和损害后果之间有因果关系四个要件。即认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，应当满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求；2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3.具有实际的损害后果；4.提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。所谓“提出了某项请求”，通常是指提出请求的一方当事人利用法律赋予的诉讼权利，提起了知识产权诉讼，并且已将另一方当事人拖入诉讼程序中，使另一方当事人陷入一种不利的境地。所谓恶意，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。本案中，老谭明知涉案专利不构成外观专利权，仍然恶意提起知识产权侵权诉讼，导致腾讯公司商誉受损，与中科公司的合作被迫取消等实际损害后果，腾讯公司的实际损害后果正是由于老谭的恶意诉讼引起的，因此，老谭的行为显然构成恶意诉讼。

3.如何追究恶意诉讼的侵权法律责任？

企业遭受知识产权恶意诉讼可以追究侵权人造成的经济损失应包括直接损失和间接损失的赔偿责任。在损失的具体数额无法确定时，应结合侵权情节及恶意程度酌定赔偿数额。具体到本案中，首先，无效宣告请求费、一二审律师费、公证保全费、差旅费等应对恶意诉讼而支出的合理开支。其次，腾讯公司与中科公司因恶意诉讼终止合作，遭受了授权许可费等可得利益损失。根据腾讯公司因恶意诉讼遭受的损失情况，综合考虑QQ企鹅的知名度较高，老谭在明知没有合法权利基础的前提下恶意申请涉案专利，仍滥用诉权向B提起恶意诉讼，并要求腾讯公司支付其专利许可费90万元，明显违背诚实信用原则，主观恶意明显，情节较为恶劣等因素，酌情确定老谭赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元具有事实和法律依据。

 企业可举证证明由于侵权人的行为对其商誉造成影响，请求法院责令侵权人停止侵害，并限期在相关网站及报纸上公开赔礼道歉，消除影响。

（本文作者： 盈科魏燕霞律师 ）

为进一步提高司法解释质量，根据工作安排，最高人民法院决定将《关于审理涉药品上市审评审批专利民事案件适用法律若干问题的规定》（征求意见稿）通过最高人民法院官网、官微对社会公布，公开征求修改建议。

请社会各界人士于2020年12月14日前，通过书面邮寄或者电子邮件方式以中文提出修改意见。

书面意见请寄：北京市东城区东交民巷27号最高人民法院民事审判第三庭，邮编100745。

电子邮件请发送至patentlink@163.com。

（请在信封或者电子邮件主题中注明：“药品专利司法解释”征求意见）

最高人民法院关于审理

涉药品上市审评审批专利民事案件

适用法律若干问题的规定

（征求意见稿）

　　为正确审理涉药品上市审评审批的专利民事案件，根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，结合知识产权审判实际，制定本规定。

　　第一条  专利法第七十六条规定的涉药品上市审评审批的专利第一审民事案件，由北京知识产权法院管辖。

　　第二条  专利法第七十六条所称相关的专利，是指中国上市药品专利信息登记平台登记的在中国境内注册上市的被仿制药品的相关专利。

　　专利法第七十六条所称利害关系人，是指前款所称相关专利的被许可人和登记的药品上市许可持有人;相关当事人，是指前款所称相关专利的权利人、利害关系人和药品上市许可申请人。

　　第三条  当事人提起专利法第七十六条所称诉讼的，应当符合民事诉讼法关于起诉条件的规定，并在起诉时提交下列证据材料：

　　（一）中国上市药品专利信息登记平台登记的相关专利的信息；

　　（二）国家药品审评机构信息平台公示的申请注册药品的相关信息及未落入相关专利权保护范围的声明；

　　（三）关于申请注册的药品技术方案是否落入相关专利权保护范围的初步证据。

　　药品上市许可申请人应当在一审答辩期内或者其提起诉讼时向人民法院提交其向国家药品审评机构申报的、与认定是否落入相关专利权保护范围对应的技术资料副本。

　　第四条 专利权人或者利害关系人提起专利法第七十六条所称诉讼依据的权利要求，不属于申报药品在中国上市药品专利信息登记平台可以登记的专利类型的，人民法院不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。

　　专利权人或者利害关系人提起专利法第七十六条所称诉讼依据的部分权利要求属于前款规定情形的，人民法院可以裁定不予受理该部分的起诉；已经受理的，不列入审理范围。

　　第五条  当事人提起专利法第七十六条所称诉讼后，其他当事人又针对同一专利权和申请注册的药品，提起专利法第七十六条所称诉讼的，人民法院可以依法合并审理。专利权人或者利害关系人申请作为第三人参加诉讼，符合民事诉讼法有关规定的，人民法院应当准许。

　　第六条  当事人以国务院专利行政部门已经受理专利法第七十六条所称行政裁决申请为由，主张不应受理专利法第七十六条所称诉讼或者申请中止诉讼的，人民法院不予支持。

　　第七条  当事人以国务院专利行政部门已经受理宣告相关专利权无效的请求为由，申请中止专利法第七十六条所称诉讼的，人民法院一般不予支持。

　　第八条  国务院专利行政部门宣告当事人提起专利法第七十六条所称诉讼依据的权利要求无效，或者一审行政判决认定该权利要求具有应当被宣告无效的情形的，人民法院可以裁定驳回专利权人或者利害关系人的起诉，或者根据药品上市许可申请人的请求，判决确认申请注册的药品相关技术方案未落入相关专利权保护范围。

　　第九条  药品上市许可申请人在专利法第七十六条所称诉讼中主张现有技术抗辩或者存在不视为侵犯专利权的法定情形的，人民法院经审查成立，可以判决驳回专利权人或者利害关系人的诉讼请求，或者根据药品上市许可申请人的请求，判决确认申请注册的药品相关技术方案未落入相关专利权保护范围。

　　药品上市许可申请人答辩主张相关专利权明显属于应当被宣告无效的情形的，人民法院经审查属实，可以判决驳回专利权人或者利害关系人的诉讼请求，或者根据药品上市许可申请人的请求，判决确认申请注册的药品相关技术方案未落入相关专利权保护范围。

　　第十条  专利权人或者利害关系人在专利法第七十六条所称诉讼中申请行为保全，请求禁止药品上市许可申请人在相关专利权有效期内为生产经营目的实施或者即将实施制造、使用、许诺销售、销售、进口行为的，应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。

　　专利权人或者利害关系人在专利法第七十六条所称诉讼中申请行为保全，请求禁止药品上市申请行为或者审评审批行为的，人民法院不予支持。

　　第十一条  当事人对其在诉讼中获取的其他当事人的商业秘密负有保密义务，擅自披露或者在该诉讼活动之外使用、允许他人使用该商业秘密的，应当依法承担民事责任。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，人民法院可以依法采取强制措施。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第十二条  申请注册的药品相关技术方案部分落入、部分未落入相关专利权保护范围的，人民法院应当在裁判主文中分别作出认定。

　　第十三条  药品上市许可申请人向人民法院提交的申请注册的药品相关技术方案，与其向国家药品审评机构申报的技术资料明显不符，足以影响案件正常审理的，人民法院可以依照民事诉讼法第一百一十一条的规定视情处理。

　　第十四条  针对同一专利权和申请注册的药品，在该药品未获得批准上市之前，当事人提起侵害专利权或者确认不侵害专利权诉讼的立案时间在专利法第七十六条所称诉讼的立案时间之后的，应当移送北京知识产权法院，之前的不再移送。

　　国务院药品监督管理部门依法批准申请注册的药品后，当事人提起侵害专利权或者确认不侵害专利权诉讼的，不再移送。

　　第十五条  在申请注册的药品被依法批准上市后，审理专利法第七十六条所称诉讼的人民法院作出生效裁判，认定该申请注册的药品相关技术方案落入相关专利权保护范围的，专利权人或者利害关系人可以针对当事人实施其专利的行为另行提起侵害专利权诉讼。

　　第十六条  在针对同一专利权和申请注册的药品的侵害专利权或者确认不侵害专利权诉讼中，当事人主张依据专利法第七十六条所称诉讼的生效裁判，认定被诉侵权药品技术方案是否落入相关专利权保护范围的，人民法院一般予以支持。但是，有证据证明被诉侵权药品技术方案与申请注册的药品相关技术方案不一致或者新主张的事由成立的除外。

　　第十七条  专利权人或者利害关系人滥用权利，提起专利法第七十六条所称诉讼又无正当理由撤诉，或者全部诉讼请求均未得到支持，药品上市许可申请人起诉请求赔偿因暂停批准药品上市所受到的损失以及诉讼合理开支的，人民法院可以依法受理。上述第一审案件由北京知识产权法院管辖。

　　第十八条  人民法院向当事人在中国上市药品专利信息登记平台或者国家药品审评机构信息平台登载的联系人、通讯地址、电子邮件等进行的送达，视为有效送达。当事人向人民法院提交送达地址确认书后，人民法院应当向该确认书载明的送达地址送达。

　　第十九条  本规定自2021年6月1日起施行。本院以前发布的相关司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。

“稻草人”是专利无效案件审查中经常听到的一个名词。

专利法第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

由这一规定可知，无效请求人并没有特定化，比如只能是与专利侵权纠纷相关的利害关系人。这就使得意欲提出无效请求之人，可以通过他人代为提出无效请求，而不是必须自己亲自提出。

反映在无效宣告请求案件中的申请人，就是某个看不出真正关联的人，这就是所谓的“稻草人”。

这种策略通常被用在企业尚未与对方发生直接的专利侵权纠纷时，此时双方的冲突还没有公开化、表面化。企业往往并不想让对方知悉其在攻击对方的专利权，从而避免引起对手和公众知悉双方的正面冲突。

在实际案件中，关于“稻草人”的合理与否也一直存在争议，赞同的观点认为，“稻草人”的存在有利于清除专利垃圾，合理划定专利权范围，保护公共利益；反对的观点则认为，“稻草人”可能引发虚假诉讼，隐匿了幕后操盘人，导致专利权人维护专利权稳定性的成本升高，不利于鼓励创新。

今天，小编就结合北京知产法院审理的两个具体案例，介绍下这个被称之为“稻草人”的制度，在个案中如何发挥出专利法第四十五条应有之意，并分别从无效请求人和专利权利人两个角度，对相关法律风险进行提示。

01

别整“虚”的，

小心法院跟你来“真”的！

案情简介

针对A公司的发明专利权，某专利代理公司代表自然人路某向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局做出了宣告该专利无效的决定。

A公司不服诉至北京知产法院，认为该专利无效宣告根本就不是路某本人提出的，被诉决定存在重大程序错误，应予撤销。在法院审理过程中，路某本人也表示他对该案完全不知情。

法院认定

法院经审查认为，专利法第四十五条规定的“单位或者个人”即为具有民事主体资格的公民、法人或者其他组织，该法律赋予上述民事主体依法享有请求宣告专利无效的法律资格。该请求权的内在实质即体现为其真实意愿，不受干扰、独立行使的意思自治精神。

因此，任何无效宣告请求的请求人应当具备民事诉讼主体资格，且意思表示真实，即本人具有请求宣告他人专利无效的真实意愿。

本案中，路某本人没有向专利复审委员会提起涉案无效宣告请求，代理公司的代理行为是虚假的，因此其以路某名义提出的无效宣告请求行为自始不具有法律效力。据此，北京知产法院认为被诉决定违反法定程序，依法撤销。

判决金句

“为维护无效宣告请求程序和诉讼程序的严肃性，真正发挥好无效宣告请求程序去伪存真和诉讼程序定纷止争的价值目标，本院不能容许任何人制造虚假无效宣告请求和滥用诉讼权利的行为，更不能容许任何人将无效宣告请求程序和诉讼程序作为恶意损害第三方合法权益的工具。”

京小槌普法

根据专利法第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。无效请求人可以是“任何单位或者个人”，法律并未限定其必须是“利害关系人”，因此，真正的利害关系人通过他人提出无效请求，以避免与专利权人产生公开正面冲突，存在法律上的操作空间，加上无效请求审查中对无效请求人的主体资格也仅做形式审查，因此制度上存有可行性。

实践中，所谓的“稻草人”一般不亲自参与无效程序，而是由专利代理机构代劳，而且，根据客户保密规定，代理机构也会对无效请求幕后的发起人保密。

但是，有的案件中出现了“稻草人”名义被冒用所产生的虚假诉讼。“稻草人”必须是本人真实意愿、真正愿意提出无效宣告请求，代理公司不能未经本人许可擅自使用其身份而提起虚假无效宣告请求，这种行为将导致重大违反程序的后果，很有可能会导致全部无效宣告程序丧失法律效力，相应的代理人也可能受到法律追责。

因此，取得所谓“稻草人”的合法授权是提起无效请求的前提，否则就会像案例一中无效请求人的幕后操盘侠一样，落得“偷鸡不成蚀把米”的下场。

 02

怀疑身份？

要拿出真凭实据基本案情

自然人王某持有某实用新型专利权，自然人宋某向国家知识产权局提出无效宣告请求，该专利被国家知识产权宣告无效。

王某不服，诉至北京知产法院，认为宋某的身份在发起无效请求时是被冒用的，并宣称本案系虚假诉讼。

法院认定

法院经审查认定，首先，宋某提交了一份公证书，用于证明其身份及委托手续的真实性。王某指出，本案的起诉立案时间为2018年2月26日，而该公证书出具于2018年3月28日，晚于起诉时间。

对此法院接受了宋某的抗辩，认为因宋某在本案诉讼中属于应诉一方，其根据对方的指控去补充提交了公证书，该公证书出具的时间晚于起诉日期是正常、合理的，故对该公证书的真实性、关联性和证明目的均予以认可。

其次，王某提出了宋某身份被冒用的主张并提交了其与宣称为第三人本人的通话记录和微信聊天记录的打印件，但是，该聊天记录的对方本人并未出庭作证，也没有其它证据作证该人系宋某本人，因此仅从形式上，无法判断该份证据的真实性。法院对该证据不予认定。

再次，北京知产法院在开庭后进一步给予了原告10个工作日内进一步收集相应证据并提交的举证期限，但原告未按要求提交新证据。

综上，根据谁主张谁举证的原则判断，原告所提交的在案证据不足以证明本案系虚假诉讼。据此，北京知产法院驳回了原告关于虚假诉讼的主张。

判决金句

“专利无效宣告制度的制度目的在于纠正错误授权，无效宣告案件表面上是无效宣告请求人与专利权人之间的纠纷，但其实质上审查的是专利权作为垄断权的对世效力，因此该制度是具有公共利益属性的行政确权程序，有助于为社会提供权利基础稳定、保护范围清晰的专利权，为私权和公权之间划定合理边界。

基于上述认识，只要专利权的授予存在不当，那么，瑕疵权利的存在本身，就是对公众行为的不合理限制。”

京小槌普法

任何人均可以提起无效宣告请求，只要其具有法律行为能力且意思表示真实。专利权人如果怀疑对方身份虚假，还应当拿出真实有效的证据加以证明。

保险起见，专利权人想要挽回被无效的专利，不仅要结合证据规定，完善证据链条和形式，力图证明案件确属虚假诉讼，还要结合被诉决定所针对的无效攻击点，有针对性地发起法律反击，在起诉状和庭审意见中见真章。

归根到底，专利权制度的目的是在于保护和激励创新，专利权人想要维权成功，必须要有经得起考验的过硬的专利质量。虚假诉讼不可取，公平正义不缺席。

（本文来源：知产北京微信公众号 作者： 朱蕾 ）

《中华人民共和国著作权法》（简称《著作权法》）自1991年6月1日起施行，经2001年第一次修正、2010年第二次修正，又历经十年迎来2020年第三次修正。以审判实践中面临的法律适用问题为视角通览全篇，可以发现本次《中华人民共和国著作权法修正案（草案二次审议稿）》（简称《著作权法修正案（草案）二审稿》）与现行《著作权法》相比有不少实质修改之处，在一定程度上能够解决审判实践中的部分困扰。但与此同时，仍然存在一些问题需要立法予以明确。

一、从类电作品到视听作品的转变需要从构成要件上解放对新型客体的桎梏

依照《中华人民共和国著作权法实施条例》（简称《著作权法实施条例》）第四条第（十一）项的规定：“电影作品和以类似设置电影的方法创作的作品，是指摄制在一定介质上，由一系列有伴音或者无伴音的画面组成，并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。”由此概念推导，“摄制在一定介质上”的制作方式和固定手段是类电作品的构成要件要求。但是，随着科学技术的发展，一些不再采用摄制方式、并未固定在有形载体之上，但依然符合作品一般构成要件的新型客体出现。如果严格地遵从前述要件要求，这些客体将不能归入到“电影作品和以类似设置电影的方法创作的作品”这一作品类别进行保护。而在现行《著作权法》第三条关于作品类型的规定实质上采取的是一种封闭模式的情形之下，难以归入已有类型的新型客体也无法归入到“其他类型”，这就引发了当事人对于新型客体保护的强烈诉求同法官在严格适用法律与寻求实质正义之间纠结的两难困境。

本次《著作权法修正案（草案）二审稿》将“电影作品和以类似设置电影的方法创作的作品”修改为“电影作品、电视剧作品及其他视听作品”，从表现形式这一类型划分标准上更好地明晰了视听作品与其他类型作品的特征区分，为审判实践在面对赛事节目、音乐喷泉喷射效果的呈现、网络游戏画面等以视听形式表现的新客体时如何协调作品概念与法定作品类型归入之间的法律适用困境提供了适宜的解决方案。

但是，在规定视听作品这一类型时刻意将其进行了分类，即分为电影作品、电视剧作品及其他类型，其用意应该是为了与《著作权法修正案（草案）二审稿》第十七条涉及电影、电视剧这种作品权利归属的特殊性相呼应。但是，伴随着融媒体的发展出现了既不是电影作品也不是电视剧作品，而是其他类型的视听作品，比如短视频。而短视频这一类型的视听作品却也可能同电影作品一样有编剧、导演、摄影，甚至还有词曲作者。但对短视频的权利归属判断并不是“合作作品或者职务作品”所能够涵盖和周延的。因为它既可能不是合作作品也可能不是职务作品，而是个人独立创作完成的。针对视听作品权属规定的修改意见，中国人民大学李琛教授近期发表的文章《著作权法修正草案两大问题之辨》[1]有详细的阐述。视听作品的类别没有必要进行前述类型的细致分割，只统一规定为“视听作品”就能够完成立法意图，也能给司法适用法律留下解释的空间。

二、著作权集体管理制度功能的发挥需要以强化著作权集体管理组织的职能为基础

以中国音像著作权集体管理协会、中国音乐著作权协会为代表的著作权集体管理组织的设立初衷，在于以更加具有专业性的规模化方式帮助权利人获取市场上其作品传播与利用的相关信息、弥补权利人在交易谈判与诉讼维权中的成本考量与能力不足，与此同时可以降低作品使用人获得授权许可的交易成本、减少不必要的侵权风险，而且有利于整个著作权许可交易流程的顺畅开展与有序推进、促进权利人利益保护与作品广泛传播之间的协调发展。但是，著作权集体管理制度在实际运行过程中并没有发挥立法赋予它的作用。反映到司法实践中，出现了两种困惑法官的特殊情形：一方面，商业维权代理公司的批量盈利性诉讼充斥着法院，致使案件数量急剧增长，高判赔数额的确定究竟是对权利人的保护还是对盈利性诉讼的纵容，始终困扰着法官；另一方面，使用人因著作权集体管理组织未获授权而在客观上又找不到权利人导致的“不得不侵权”现象频发，如何认定使用人在“侵权行为”中的过错并协调著作权保护与鼓励作品使用和传播之间的关系陷入了新的纠结之中。

本次《著作权法修正案（草案）二审稿》第八条在解决著作权集体管理组织存在的部分问题上取得了显著的司法突破：一方面明确了使用费收取标准的确定流程及救济方式，即当事人协商确定，协商不成可申请仲裁或向法院起诉，这一规定与国际通行做法相一致；另一方面，确定了使用费、管理费的公开规则，即通过建立定期公开与权利查询系统的方式，使用费、管理费的收支情况会更加透明、更好保护权利人与使用人的知情权，避免出现使用人“不得不侵权”怪象的发生；同时，强调了行政主管部门对著作权集体管理组织的监督与管理作用，保证权力更好地运行。这些举措都在一定程度上为帮助著作权集体管理组织发挥其自身在行使许可交易、管理和诉讼活动等职能中的作用、促进著作权集体管理组织制度回归正轨并更好发展提供了司法保障。

但是，对于著作权集体管理组织是否为开展著作权许可交易业务的唯一行业组织，是否禁止权利人向其他版权代理机构的集中授权许可，《著作权法修正案（草案）二审稿》未予明确，对此还需要继续探讨。

三、合理使用制度的坚守与突破需要为法官的法律适用提供明确指引

《著作权法》第二十二条第一款通过十二项示例对于特殊情况下不经著作权人许可、无需向其支付报酬而可以合理使用其作品的情形进行了明确。由于涉及到对著作权的限制，这种“有限列举”式的立法模式通过对合理使用情形明确法定化固然有其合理性。不过，从比较法的视角来看，对于如何判断是否构成合理使用，《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》、《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）、《世界知识产权组织版权条约》（WCT）均允许成员国依照“三步检验法”对著作权进行限制：一是仅可在某些特殊情况下；二是这种使用不损害作品的正常利用；三是未不合理损害权利人的合法利益。[2]这也就意味着，满足此三个条件的作品利用方式即可构成合理使用。《著作权法实施条例》第二十一条实际上采纳了“三步检验法”的规则，从构成要件层面对符合合理使用的情形进行了规定，成为司法实践的重要依据：“依照著作权法有关规定，使用可以不经著作权人许可的已经发表的作品的，不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法利益。”但是，对于《著作权法实施条例》该条规定是否直接突破了《著作权法》前述“有限列举”式的立法模式，仍然存在一定争议。不过，由于《著作权法实施条例》在要件陈述之前已经设定前提为“依照著作权法有关规定”，所以如果从法律条文本身的逻辑关系以及法律位阶的效力等级与适用顺序来看，《著作权法实施条例》的该条规定在实质上仍是针对《著作权法》合理使用规则的要件限定和规则提炼，不仅没有突破《著作权法》的规定，反而是对《著作权法》列示的十二项合理使用情形进行了更加严格的构成要件限定，即构成合理使用既要属于《著作权法》规定的十二项情形之一，又要符合《著作权法实施条例》规定的要件要求。不过这种解读显然无法解决司法实践普遍存在的如何判定一方面满足《著作权法实施条例》规定的合理使用构成要件，另一方面却无法归入到《著作权法》有限列举的合理使用情形的被诉侵权行为能否构成合理使用的问题。法官在面对这种情形时，如果严格按照法律条文进行适用，似乎并不契合合理使用制度的立法价值取向，也无法实现法官对于实质正义的遵守和追求；而如果法官突破法条的桎梏扩大合理使用的认定范围，则会面对着自由裁量权过高、司法能动性过重的诟病。这种纠结和抉择的困境也使得不同法官针对同一法律事实可能会作出不同的裁判结果，由此会导致裁判标准上的分歧和不一致现象。

本次《著作权法修正案（草案）二审稿》将现行《著作权法实施条例》中“不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益”的内容从条例层面上升到法的层面，通过“一增”“一减”“一变”的方式修订和扩展了合理使用的适用范围：“一增”体现在将为学校课堂教学或者科学研究时供教学或科研人员合理使用的方式由“翻译或少量复制”扩张到“翻译、改编、汇编、播放或者少量复制”，充分考量了教学科研的实际和现实的作品传播方式；“一减”体现在对设置或者陈列在公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像的合理使用规定中取消了“室外”的前提限制，有效解决了目前广泛存在的社会公众对室内博物馆、美术馆等陈列的艺术作品进行合理使用的问题；“一变”体现在将原有的已发表作品改成盲文出版的合理使用方式转变为以阅读障碍者能够感知的独特方式向其提供已发表作品，充分展现了《著作权法》对于特殊群体获取和欣赏作品的特殊关注与保护倾斜。更重要的是，《著作权法修正案（草案）二审稿》创造性地采取了“列举+兜底”的立法模式，在明确列举十二种常见的合理使用方式后，以“法律、行政法规规定的其他情形”作为兜底条款，以此为解决新技术发展与公共利益平衡可能需要考量的其他合理使用情形预留足够的空间。

不过值得注意的是，因有“法律、行政法规规定”作为限制条件，该条兜底条款是否会在后续法律实施过程中因并未有法律、行政法规对其他构成合理使用的情形进行过规定而导致整个《著作权法》合理使用条文再次实质性地变为封闭列举式条款，进而无法实现前述立法目的，值得继续关注。

（本文来源：知产北京微信公众号，作者： 张晓霞 杨振 ）

韶华熠熠新征程，万人启航再出发！2020年10月31日14:00-16:00，2020律师行业高质量发展论坛暨盈科中国突破10000名律师庆典将在盈科总部新址正大中心隆重举行。

至此，盈科成为“全球首家单体突破10000名律师的律师事务所”，这是盈科发展历史上的又一个重要里程碑。

盈科不拘泥于现在，不止步于未来。盈科人将携手同心，以崭新的姿态，迎接新的机遇、新的挑战，朝着高质量发展的奋斗目标阔步前行！现诚邀您拨冗莅临，共聚盈科，共话律师行业发展，共商美好未来！

摘要：当竞争对手掌握了核心专利，产生阻碍时，针对竞争对手的核心专利进行包绕式专利挖掘和布局，是一种有效的、低成本的应对方式。关键词：核心专利 包绕式 专利挖掘

01

前言

诺贝尔奖是最近的大热话题，化学奖由两位发现了“基因剪刀”的女科学家，法国女科学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国女科学家珍妮弗·道德纳分享，以表彰她们发明基因修饰方法CRISPR-Cas9，也就是人们通常所说的基因剪刀，CRISPR基因编辑技术在疾病治疗、疾病检测、遗传育种等领域有着巨大优势和前景。

在知识产权人眼里，诺奖背后一位叫张锋的华裔科学家更引人关注。两位女科学家仅针对基因剪刀在细菌层面的基础应用申请了专利，而张锋将其应用到了更为具体的真核细胞领域并申请了十几件专利，基因剪刀在真核细胞领域有广阔的应用前景。张锋在真核细胞领域使用CRISPR基因编辑技术，如果用到两位女科学家的专利，需要取得两位女科学家的许可，而两位女科学家如果想在真核细胞领域使用CRISPR基因编辑技术，也需要获得张锋的许可。也就是说，虽然张锋未获得CRISPR基因编辑技术的最基础的专利，但在应用前景更广阔的真核细胞领域，张锋取得了与两位女科学家进行专利互相许可的筹码。

02

竞争对手核心专利的识别

竞争对手在某个领域掌握了核心专利，我们无法绕开这个核心专利，这时，竞争对手的核心专利对我们就形成了阻碍，在没有取得授权许可的情况下（实际上也很难获得许可）使用竞争对手的核心专利，必然会遭遇侵权诉讼，需要企业对这种阻碍进行应对。

在谈“核心专利”之前，先提一个与之相近的“基础专利”的概念。基础专利通常指原创性的，为了生产某个技术领域的某种产品必须使用的技术所对应的专利，其无法或难以通过技术手段或规避设计而绕开。基础专利的技术是涉及整个行业或整个领域的，比如华为5G技术的源头是土耳其科学家埃达尔·阿勒坎2008发表的关于极化码技术方案的一篇论文，华为有很多一流的科学家，他们评估了阿勒坎博士的论文，敏锐意识到这篇论文至关重要，于是华为与阿勒坎取得了联系，在这项技术的基础上申请了一批专利，这些专利就可以称为基础专利。

核心专利主要涉及一个企业的核心产品或核心技术层面。对竞争对手核心专利的识别可以通过以下几个方面来分析：

1）是否是竞争对手的核心产品涉及的关键技术；

2）专利的独立性，是否可以不依赖其他专利而单独实施；

3）专利产品的市场占有率和市场竞争力如何。

以上3个的回答都为肯定，则可以肯定的认为该专利为竞争对手的核心专利。

03

竞争对手核心专利的应对目标

因为无法对竞争对手的核心专利采取规避设计，企业最好的应对办法就是结合自己企业的实际情况，在竞争对手的核心专利周围进行专利布局，达到的目标为：将竞争对手核心专利的价值削弱，以提高自身的竞争力，增加与竞争对手交叉许可或专利诉讼中的谈判砝码，不至于因为竞争对手发动专利诉讼而在本领域出局。包绕式专利挖掘是企业常用的手段。

04

包绕式专利挖掘手段

当与竞争对手争夺同类产品的市场时，最常用的是，企业可以结合所在的产业位置，自身技术特长对竞争对手的核心专利或其专利组合进行专利挖掘。

1、围绕竞争对手核心专利的创新点进行包绕挖掘

这种方法相当于给竞争对手的核心专利形成了一个包围圈，竞争对手如果想针对核心专利有突破，必然要通过我们的专利包围圈，这也形成了我们与竞争对手实现专利交叉许可的基础。如图1所示，这种方法的步骤包括识别竞争对手的核心专利，从不同方向进行围绕挖掘，梳理确定不同围绕方向的创新点，以及形成专利申请。

2、上游方向的包绕挖掘

一般来说，产业链的上游为整个产业链的基础环节，掌握着更高的技术含量，下游产品的技术升级、更新换代受制于上游的原材料或者初级产品的技术水平。如果企业和竞争对手争夺的市场为中下游产品市场，企业可以向上游拓展延伸，在上游进行专利挖掘，占据竞争制高点，以竞争对手进行牵制。

3、下游方向的包绕挖掘

对于竞争对手的核心专利涉及中上游原材料产品的情景，企业可以在该材料或产品的下游各个应用方向进行专利挖掘，比如将原材料进行深加工和改进性能处理，转化为生产和生活中的实际产品。据此堵住中上游产品的出口，最终同样能够在最终竞争中获利。

4、工程实现方向的包绕挖掘

如果竞争对手产品的核心专利仅涉及产品本身，而没有相应的工程实现方向的专利，则企业可以围绕制造方法方向进行专利挖掘。当实现该产品的唯一方法或较佳的几个方法的方法专利都被我们自己掌握时，那么这些方法专利就会对产品专利的实施形成有效的限制，能够实现对产品专利的包绕。竞争对手如果想实施产品专利，往往可能用到这些方法专利，因而很可能与我方签订专利使用的交叉许可协议。

5、零部件方向的包绕挖掘

如果竞争对手的核心专利涉及包含多个组件的产品，企业可以从该产品所包含的核心零部件方向进行包绕式专利挖掘。既可以是核心零部件的产品改进方向，也可以是核心零部件功能上的延伸（核心零部件的其他用途专利，还可以是该核心零部件的制造方法或模具专利。

6、性能优化或功能优化方向的包绕挖掘

对竞争对手核心专利涉及的产品或技术的性能或者功能进行改进，并在此基础上形成专利。如竞争对手申请了凳子专利，我们在此基础上申请了椅子的专利。这种情况下，我们申请凳子和椅子都需要获得竞争对手的专利许可，但竞争对手申请椅子，也需要获得我们的专利许可，如果椅子的市场足够大，我们是可以跟竞争对手达成专利交叉授权许可的。

需要说明的是，包绕式专利挖掘是一种后续的、被动的补救手段（或者应对手段）。企业需要做的，还是做好创新规划和专利布局，提前占领市场。

（本文作者：盈科刘国庆律师）