国家市场监督管理总局令

第17号

《规范商标申请注册行为若干规定》已于2019年10月10日经国家市场监督管理总局2019年第13次局务会议审议通过，现予公布，自2019年12月1日起施行。
局长 肖亚庆  
2019年10月11日

规范商标申请注册行为若干规定
（2019年10月11日国家市场监督管理总局令第17号公布）

        第一条 为了规范商标申请注册行为，规制恶意商标申请，维护商标注册管理秩序，保护社会公共利益，根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）和《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称商标法实施条例），制定本规定。
        第二条 申请商标注册，应当遵守法律、行政法规和部门规章的规定，具有取得商标专用权的实际需要。
        第三条 申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为：
        （一）属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的；
        （二）属于商标法第十三条规定，复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的；
        （三）属于商标法第十五条规定，代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的；基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的；
        （四）属于商标法第三十二条规定，损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的;
        （五）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；
        （六）其他违反诚实信用原则，违背公序良俗，或者有其他不良影响的。
        第四条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则。知道或者应当知道委托人申请商标注册属于下列情形之一的，不得接受其委托：
        （一）属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的；
        （二）属于商标法第十五条规定的；
        （三）属于商标法第三十二条规定的。
        商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标，不得以不正当手段扰乱商标代理市场秩序。
        第五条 对申请注册的商标，商标注册部门发现属于违反商标法第四条规定的不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当依法驳回，不予公告。
        具体审查规程由商标注册部门根据商标法和商标法实施条例另行制定。
        第六条 对初步审定公告的商标，在公告期内，因违反本规定的理由被提出异议的，商标注册部门经审查认为异议理由成立，应当依法作出不予注册决定。
        对申请驳回复审和不予注册复审的商标，商标注册部门经审理认为属于违反本规定情形的，应当依法作出驳回或者不予注册的决定。
        第七条 对已注册的商标，因违反本规定的理由，在法定期限内被提出宣告注册商标无效申请的，商标注册部门经审理认为宣告无效理由成立，应当依法作出宣告注册商标无效的裁定。
        对已注册的商标，商标注册部门发现属于违反本规定情形的，应当依据商标法第四十四条规定，宣告该注册商标无效。
        第八条 商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：
        （一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；
        （二）申请人所在行业、经营状况等；
        （三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；
        （四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；
        （五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；
        （六）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
        第九条 商标转让情况不影响商标注册部门对违反本规定第三条情形的认定。
        第十条 注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标注册部门申请撤销该注册商标。商标注册部门受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起两个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标注册部门撤销其注册商标。
        第十一条 商标注册部门作出本规定第五条、第六条、第七条所述决定或者裁定后，予以公布。
        第十二条 对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人，依据商标法第六十八条第四款的规定，由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的，可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款；没有违法所得的，可以处一万元以下的罚款。
        第十三条 对违反本规定第四条的商标代理机构，依据商标法第六十八条的规定，由行为人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。情节严重的，知识产权管理部门可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务，予以公告。
        第十四条 作出行政处罚决定的政府部门应当依法将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
        第十五条 对违反本规定第四条的商标代理机构，由知识产权管理部门对其负责人进行整改约谈。
        第十六条 知识产权管理部门、市场监督管理部门应当积极引导申请人依法申请商标注册、商标代理机构依法从事商标代理业务，规范生产经营活动中使用注册商标的行为。
        知识产权管理部门应当进一步畅通商标申请渠道、优化商标注册流程，提升商标公共服务水平，为申请人直接申请注册商标提供便利化服务。
        第十七条 知识产权管理部门应当健全内部监督制度，对从事商标注册工作的国家机关工作人员执行法律、行政法规和遵守纪律的情况加强监督检查。
        从事商标注册工作的国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，违法办理商标注册事项，收受当事人财物，牟取不正当利益的，应当依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
        第十八条 商标代理行业组织应当完善行业自律规范，加强行业自律，对违反行业自律规范的会员实行惩戒，并及时向社会公布。
    第十九条 本规定自2019年12月1日起施行。

国家知识产权局关于发布地理标志专用标志的公告

第三三二号

　　根据党中央、国务院《深化党和国家机构改革方案》中关于统一地理标志认定的原则，依据《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》《地理标志产品保护规定》《集体商标、证明商标注册和管理办法》，确定地理标志专用标志官方标志，现予以发布。具体样式如下：

原相关地理标志产品专用标志同时废止，原标志使用过渡期至2020年12月31日。地理标志专用标志使用管理办法由国家知识产权局另行制定发布。 

　　特此公告。

国家知识产权局

2019年10月16日

下附地理标志专用标志官方标志登记备案公告：

国家知识产权局关于地理标志专用标志官方标志登记备案的公告

第三三三号

　　根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等有关规定，国家知识产权局对地理标志专用标志予以登记备案（见附件），并纳入官方标志保护。

　　特此公告。 

　　附件：地理标志专用标志图案和说明

国家知识产权局

2019年10月16日

文章摘要：在商标侵权诉讼案件中，原告以其注册商标专用权为基础，在被告有相关行为的事实基础上，指控被告具有商标侵权行为，继而要求其停止侵权及赔偿损失。如原告商标具有某类商品或者服务特有的名称，则被告往往会采取通用名称的抗辩策略，一旦法院认定成立，导致权利商标不再受到法律保护，从而认为被告具有正当的使用理由。那通用名称为何、其特征是什么、在实务中如何主张通用名称，主张通用名称需要哪些依据等。本文以相关的司法判决为基础，对上述问题做一些阐述，供大家参阅，如有不正之处，还请指正。关键词：商标侵权 通用名称 商标使用

一、通用名称的概念

通用名称是相对于特定名称的术语。它通常是指按照本行业规范( 国家标准、行业标准等) 形成的规范的名称，或者是依约定俗成而形成的名称。

有观点认为: 商品通用名称是指在某一范围内为相关公众普遍使用的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓，包括规范的商品名称、俗称以及简称。

二、通用名称的法理基础

我国《商标法》规定，申请注册的商标应具有显著性，便于识别，且商标的基本功能为区别商品或者服务来源作用，换句话说，也就是起到将商品或服务指定为某一厂商的作用。由于商品通用名称代表的是一类商品或者服务，而不是特定厂商的特定商品或者服务，因此《商标法》也明确规定通用名称不能用于商标注册，否则将会使被核准注册的商标缺乏显著性。

三、通用名称的特征

通用名称既要规范化，又要得到相关公众的普遍认同及使用，这不但是通用名称的本质特征，也是判定通用名称的主要依据。

一般认为，通用名称具有广泛性、规范性特征。

所谓广泛性：就普遍认同及使用而言，系指通用名称应为相关公众所公知和共用。

所谓规范性：是指通用名称应能反映不同类型商品之间本质区别。就规范性而言，其应该符合一定的标准，反映一类商品与另一类商品之间根本区别，即应指代明确。

有观点认为: 通用名称的本质在于广泛性而不是规范性，也不在于唯一性。

四、通用名称的分类

（一）法定的通用名称

法定的通用名称指国家标准、行业标准规定的通用名称，且该通用名称应为商标法意义上的通用名称。

需要注意的是：最高人民法院(2016)最高法民再374号：《品种审定办法》规定的通用名称与商标法意义上的通用名称含义并不完全相同，不能仅以审定公告的名称为依据，认定该名称属于商标法意义上的通用名称。

（二）约定俗成的通用名称

相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。约定俗成的商品的名称，包括全称、简称、缩写、俗称。

被专业工具书、辞典列为通用名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

需要注意的是：约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。但其例外为：对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。而其适用前提标准：适用不同评判标准的前提是，当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。

（三）个案件标准：权利人未使用，其他主体使用较多构成稳定市场下的通用名称

福建省高级人民法院二审的“金丝肉松饼”商标侵权纠纷案: 法院认为：基于注册商标所有人未及时行使权利，导致全国90 多家相关食品企业均使用“金丝”肉松饼，在客观上导致含有注册商标“金丝”文字的“金丝肉松饼”成为一类饼的通用名称并形成了相对稳定的市场，从而判决“金丝”注册商标在该案中不予保护。

五、 实务中主张通用名称的路径

（一）商标确权纠纷

法律依据：《商标法》第49 条规定: 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

1、 “子弹头”案：确认通用名称的广泛性的相关范围应为全国范围。

北京市高级人民法院（2006）高行终字第188号行政判决书，法院认为：通用名称应当具有广泛性和规范性的特点，若名称仅为某一地区所使用，则不具有广泛性。

2、羊栖菜”案件：确认通用名称如基于历史传统、风土人情、地理环境等原因，如果相关市场较为固定，则亦可认为属于通用名称，即具有特定的市场范围的通用名称认定。

北京市高级人民法院（2012）高行终字第668号行政判决书，法院认为，“羊栖菜”作为主要出口日本的产品，在中国具有特定的市场范围，主要以浙江温州洞头县为主的区域。在这一特定的市场范围内的加工企业普遍将“ひじき”作为“羊栖菜”的商品名称使用的情况下，可以认定该日文名称为“羊栖菜”商品的通用名称。

3、“POWERPOINT”案：无法切断在某商品上与市场主体的唯一对应关系的“通用名称”主张无法获得法院支持。

北京市高级人民法院(2016)京行终2609号，法院认为：根据已经查明的事实，1999年微软公司在第9类计算机软件等商品上申请注册了“POWERPOINT”商标，该商标于2000年被商标局核准注册，目前仍处于有效状态。可见“POWERPOINT”至少在2000年尚不构成演示文稿软件的通用名称。从2000 年至今，虽然相关公众对于“POWERPOINT”演示文稿软件的知晓程度越来越高，但并未切断“POWERPOINT”在演示文稿软件商品上与微软公司的唯一对应关系，使其进入公有领域，相反地，二者之间的联系更为紧密。同时，并无证据表明同行业其他经营者将“POWERPOINT”作为商品名称或者软件格式进行使用。目前相关商品上存在“KEYNOTE”、“SLIDE”、“WPS”等不同的注册商标。因此，在商标评审委员会未能举证的情况下，本院对其提出的“POWERPOINT”在演示文稿软件商品上为通用名称的主张，不予支持。

（二）商标侵权纠纷

法律依据：《商标法实施条例》第四十九条的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

1、84消毒液”案

“84消毒液”无法区分商品来源，且行政部门也将其通用名称管理，则通用名称的主张成立。

（2002）民三终字第1号民事判决书，最高人民法院认为：地坛医院自1984年研制开发“84消毒液”以来向全国多家企业转让该技术，许可其生产制造“84消毒液”，在有关合同中并未对名称有特殊约定，且各企业均在使用该商品名称的同时标有各自所使用的商标，仅凭“84消毒液”已经不能区别商品来源，卫生部门也已经将其作为通用名称进行管理，因此，最终认定了“84消毒液”为产品通用名称，而非知名商品特有名称。

2、“雪花粉”案

广大消费者、国家主管部门对雪花粉直接表示面粉质量的认同，导致商标权利人无法阻却他人使用雪花粉在面粉上。

北京市第一中级人民法院（2003）一中民初字第1004号判决书，法院认为：雪花粉系面粉生产企业根据市场需求开发出的面粉，在经过十余年发展的情况下，众多企业均在生产、销售雪花粉并已得到广大消费者的认可。同时作为国家行政主管机关的国家粮食局，以及作为全国性社会团体组织的中国粮食行业协会，均认为雪花粉系直接表示了面粉的质量，已经成为该商品的通用名称。因此，可以确认雪花粉已经成为与特定品质相联系的面粉的通用名称。虽然原告金穗公司为“雪花”商标注册人，但仍无法阻止他人在面粉商品上使用“雪花”。

3、“稻花香”案

（1）约定俗称的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识判决。

最高人民法院(2016)最高法民再374号，法院认为：本案中，被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区，而是销往全国各地，在福州米厂的所在地福建省福州市的超市内就有被诉侵权产品销售。在这种情况下，被诉侵权产品相关市场并非较为固定在五常市地域范围内，应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称。

（2）约定俗称的通用名称中的广泛性以特定产区及相关公众为标准（特殊）。

山东鲁锦诉鄄城县鲁锦、济宁礼之邦家纺侵害商标权及不正当竞争纠纷案指导案例46号（最高人民法院审判委员会讨论通过 2015年4月15日发布），法院认为：关于鲁锦公司主张“鲁锦”这一名称不具有广泛性，在我国其他地方也出产老粗布，但不叫“鲁锦”。对此法院认为，对于具有地域性特点的商品通用名称，判断其广泛性应以特定产区及相关公众为标准，而不应以全国为标准。我国其他省份的手工棉纺织品不叫“鲁锦”，并不影响“鲁锦”专指山东地区特有的民间手工棉纺织品这一事实。

（3）法定通用名称的判断基础在于为国家标准、行业标准。

最高人民法院(2016)最高法民再374号，法院认为：法律规定为通用名称的，或者国家标准、行业标准中将其作为商品通用名称使用的，应当认定为通用名称。本案中，五常公司并无证据证明“稻花香”依据法律规定或者国家标准、行业标准应认定为法定的通用名称。其次，品种审定办法规定的通用名称与商标法意义上的通用名称含义并不完全相同，不能仅以审定公告的名称为依据，认定该名称属于商标法意义上的通用名称。

4、 “小肥羊”案

商品的通用名称虽不具有显著性，但可能会随着生产、经营等活动的开展而致使其显著性发生变化。

北京市第一中级人民法院(2005)一中行初字第199号，法院认为：内蒙古小肥羊公司以其企业字号中的“小肥羊”作为特有服务的名称，使消费者广泛知晓了餐饮服务业这一知名品牌，且先后有多家相关部门对其服务质量给予了高度评价和认可。因此，内蒙古小肥羊公司无论是在餐饮业，还是在消费者中已经具有较高的知名度。因此，“小肥羊”在一定数量的消费者群体中已经形成了一种特定的市场含义，使得“小肥羊”与内蒙古小肥羊公司所提供的餐饮服务紧密地联系起来。进而，被异议商标从被申请注册开始，也就与内蒙古小肥羊公司形成了特定的联系，并以此取得了显著特征，且便于广大消费者识别。

六、 通用名称认定的相关证据或依据

我国商标法对通用名称的具体认定并没有明文的法律规定，法律实务中对其认定的依据主要有以下几个方面：

（一）国家标准或行业标准；

（二）同行业经营者约定俗成、普遍使用的名称；

（三）专业工具书、辞典等公开出版物中记载的内容；

（四）专家意见等。

（五）相应范围内相关公众的通常认识非常重要。

结语：

在实务操作过程中，应严格把控商标通用名称的认定标准，防止商标通用名称的随意认定，保护商标权利人的合法权利，同时也要对一些恶意注册某种商品或者服务通用商标的主体进行严格限制，避免其注册相关通用名称为商标，并以其为权利基础，肆意打击相关市场主体。需要注意的是，一些商标在随着社会的发展或者时代潮流（比如互联网、大数据时代、网红词）出现“通用”的情况，应慎重把控商标是否与相关主体建立起对应关系，如没有使得相关消费者对该商标起到来源指示的作用，而是某类商品的在相当时间内的特有名称，则可以构成通用名称；否则执意保护商标权权利人，则有违背商标的基本功能的嫌疑。

（本文作者：盈科王永华律师）

近几年来，随着新一代信息技术的高速发展以及公众号的兴亡迭代，P2P服务市场的竞争激烈程度不断升高，由此产生了一系列知识产权法律纠纷，也引起“朋友”圈的广泛关注。深圳XXXX投资管理有限公司（下称A公司）与深圳XX健康管理有限公司（下称B公司）、何某著作权权属、侵权纠纷案，笔者作为两被告共同委托代理人亲历全程，总之这是一件看似“复杂”而简单、无奈而“有趣”的案件。

01

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复杂与简单

本案A公司向法院诉称：被告B公司的公众号内容设置、文字描述、格式排版、服务项目描述等方面与原告几乎一模一样，尤其是在文字描述方面，很多都是一字不落的全部照抄，涉嫌侵犯原告的合法权利。为获取各自不正当的利益，两被告相互串通、合谋，侵害原告的合法权益。被告何某获取了原告相关的经营模式、信息之后，与原告进行不正当竞争。请求判令两被告立即停止侵权、赔礼道歉并赔偿原告经济损失。

接案后，快速了解案情、捋顺版权与不正当竞争案件裁判思路后，组织相应证据进行抗辩，原告主张被告侵犯其软件版权，缺乏事实和法律依据。其一，原告不具有诉讼主体资格。其二，原告所主张的内容也不具有独创性，不构成一般作品。其三，原告未举证证明被告使用的软件、公众号侵犯其权利作品。

法院审理查明，案外人C公司授权原告独占使用四份计算机软件著作权，《著作权独占许可合同》约定授予A公司在中国大陆地区独占使用软件著作权，包括独占使用、制造、销售、许诺销售、侵权维权、收取赔偿金等专利权利（没看错，合同黑字“专利”，随意使用模板bug）。原告A公司与被告何某签订了一份《技师合作协议》，A公司提供经营服务平台，何某提供技师服务。法院认为，本案为计算机软件著作权侵权纠纷。原告经C公司授权，取得了涉案计算机软件的著作权的独占许可使用权，可以提起本案中侵害计算机软件著作权纠纷。原告称被告侵犯了原告软件著作权中的信息网络传播权、使用权、使用许可权和获得报酬权。因此本案的争议焦点应为被告B公司运营的软件是否侵害了原告享有独占许可的四份软件著作权。但原告并未提供前述软件的程序源代码，不具备与被告所使用的计算机软件的源代码进行比对的前提条件。此外，法院认为是否构成不正当竞争不是本案审理的法律关系，在本案中不作处理。综合分析，原告提供的证据均不足以证明被告侵害了其软件著作权，法院遂判决驳回原告的全部诉讼请求。

02

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无奈之处

（一）原告代理人思路打乱庭审进度。简单的案件被四次庭审弄得复杂，导致久拖不决，因未传原告被告方第一次出庭便折返；第二次因原告证据混乱无法举证而延时；第三次因原告对诉求与理由不相符而拖延；第四次被告回应、法辩终闭。庭后获悉，立案庭在收案时以原告提供的权利证书为案由立案，办案庭以据依绳审判。原告在本案中未厘清权利内容和保护范围，亦不明确软件类著作权权属与侵权纠纷案件代理思路。

（二）计算机软件著作权的侵权纠纷具有如下几点特殊性：

1.著作权法意义上的软件侵权是源程序构成实质性相似。软件的外在表现载体与其内部源程序、目标程序以及有关文档是完全不同的。若要通过代码比对来确定是否构成实质性相似，实际上是要对深层逻辑设计、软件输入与输出结果进行整体性比对的。

2.取证难度最大，证伪相对容易。考虑到计算机软件具有数字虚拟性与程序专业性，一般公众很难确定其存在的具体位置和知晓其正确的读取方式，并且该软件程序很容易在极短时间内被专业人士更改或者删除，这一问题也会直接影响到法院的证据保全的进行。

3.透过现象看本质。本案的焦点问题其实是被告方的软件是否侵犯了原告软件的著作权，而要想解决这一争议问题，就需要由表及里。透过软件的外在表现载体而去比较计算机软件的源代码之间的差异性，无异于外行看内行——云里雾里。而在本案中，原告根本未提供程序源代码，相应的比对前提条件也就不具备了，这正是计算机软件著作权特殊性的一种体现。

（三）作为被告应诉，代理思路应该特别清晰。原告并不享有涉案软件著作权的诉权，也无证据证明涉案软件作品的独创性，其并不具有本案诉讼主体资格。被告平台软件属于独立开发创作的，原告并无证据证明双方平台的源程序相同即涉案两软件构成实质性相似，被告无法接触到也不可能获取到原告服务平台的源代码。因此，两被告并不侵害原告涉案软件的著作权。

03

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谓之趣味

本案中除了无奈，也存在着些许有趣之处，也算得上是微店类企业的所面临的知识产权风险。因为是公号上面的P2P服务，公号名称亦为符号标识，当然可以作为商标请求保护。令人惊讶的是，被告的产品名称竟然被原告抢注商标了！竞争无处不在啊！

当企业或其他商业主体遇到了抢注商标的情况时，可以考虑采用以下两种办法来维护自身权益：

1.就初审公告的商标向商标局提出异议。根据《商标法》第三十条的规定，“对初审公告的商标，自公告之日起3个月内，任何人均可以提出异议。”权利人认为自己的商标被他人恶意抢先申请注册的，如果在该商标初步审定公告期内及时发现，可以向商标局提出异议，请求商标局不予核准注册。

2.就已经注册的商标向商标评审委员会请求宣告无效。《商标法》第四十五条规定，已经注册的商标，违反本法驰名商标的未注册同类保护和注册跨类保护、代理人恶意注册、地理标志的保护、相同类似与相同近似申请驳回条款、申请在先原则、在先权利与恶意抢注之规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

从另一角度来看，本案中原告并未充分认识到企业不同类型的知识产权是发挥着不同的功能作用和实际价值的。不同类型的知识产权，对应着不同的法律评判体系和标准，虽然它们之间存在一定程度的内在联系，但更多时候是相互独立的。原告并未认识到这些区别，也就导致了其代理思路的混乱不清，缺乏逻辑。

04

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本案引发的思考

（一）作品独创性的重要性

作品是否具有独创性，是其获得著作权保护的一项关键要素与核心条件。《著作权法实施条例》第二条规定：“著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果”，换句话说，独创性的有无是作品能否取得保护的依据。立足于坚持鼓励创作的著作权法，侧重于作品多样性，在本案中原告除请求软件著作权外，亦主张文字作品著作权，但侵权认定与作品的独创性认定密切相关。

（二）关于有限表达和行业习惯的保护受限性

著作权法不保护有限表达。在本案中，尽管与被告有关的公众号中的文字表达、排版布局、部分设置功能和页面等内容与原告具有相似性，但这些相似性体现的是目前行业的习惯与通用内容，是一种自然合理的表达方式与途径，不存在通过抄袭构成不正当竞争。换句话说，原告公众号中的内容并不具备足够的独创性，也就不存在被告侵犯原告著作权的说法了。一个行业的发展，其范围必定是有限的，而行业习惯、通则和通用内容等频繁被行业内人员涉猎、使用的内容，久而久之会发展成为行业的“惯例”或者“公知常识”，成为行业内的有限表达，这个时候其就不具备受著作权保护的条件了。著作权中的这一特点，亦可以与商标法中的描述性使用与通用名称使用相联系。我国商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”注册商标使用通用名称或描述性内容，会降低商标的显著性。

一瞥小案，抛砖引玉。鉴于更多的计算机软件版权纠纷的复杂性与特殊性，在今后相关的案件办理中，代理人应捋清代理思路，找准实际的对象载体，抓准核心焦点问题以切中要害，同时在对计算机软件的取证、举证过程中要更加及时、细致与谨慎。

（本文作者：盈科卓智律师团队）

法律对知识产权进行了很多限制，从权利的发生取得、存续时间及使用实施等各个方面都作出了特别规定，与此同时，包括知识产权法律体系在内的各个部门法的某些要素可能有所重合，所以权利与权利之间的边界需要恰当厘清。但是在商品经济形态急剧变化、商业竞争模式逐渐升级的时代，还是出现了诸多类似摄影作品侵犯肖像权、商标注册侵犯姓名权等权利之间发生冲突的情况。庆幸的是，随着民众法律意识觉醒、公民法律意识不断强化，如今愈来愈注重诚信的司法环境下，恪守诚信、尊重“在先权利”成为权利人维权的一项重要武器。

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著作权领域变化：更加尊重个人隐私与肖像权进行著作权创作时，并非享有绝对自由的权利，比如若拍摄不当可能会涉及侵犯他人的隐私权、肖像权、姓名权等权利。隐私权和肖像权是公民重要的民事权益，通常无意间拍摄到他人隐私不会触犯法律，但是恶意窥探他人隐私或者肆意传播他人隐私，或者将他人的肖像作为商业用途宣传就将构成侵权，严重的甚至会涉嫌刑事犯罪。曾经有一部著名的电影《秋菊打官司》，就因拍摄期间未经贾桂花同意，将路人贾桂花拍摄其中，而被诉肖像权侵权。随着公民的法律意识、维权意识逐渐提升，类似的司法判决逐渐增多，许多明星、相馆都遇到过相关的被侵权困扰与侵权风险。相关案例：（一）陈乔恩与杭州解百集团股份有限公司肖像权纠纷案号 (2016)浙0102民初4394号案情概述原告陈乔恩系知名艺人，被告杭州解百集团股份有限公司未经原告同意，在其经营的微信公众号上发布一篇配有三张原告陈乔恩照片的文章进行鞋类产品宣传，原告认为该行为侵犯其肖像权。裁判要旨1、公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像；2、侵犯肖像权，依法应承担相应的民事责任。裁判结果被告向原告赔礼道歉并赔偿经济损失。
（二）李菲与溧阳市溧城薇薇公主照相馆肖像权纠纷案号 (2016)苏0481民初6039号案情概述原告在被告照相馆拍摄了写真，之后，原告发现被告将其所摄照片公布于微信圈，用于商业宣传，原告认为该行为侵犯其肖像权。 裁判要旨公民依法享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像。被告利用其履行与原告之间服务合同的便利，在未得原告同意的情形下，出于营利目的，将以原告肖像为内容的摄影照片上传到微信朋友圈中，构成对原告肖像权的侵犯，依法应当承担相应的法律责任。裁判结果被告向原告赔礼道歉并赔偿经济损失。

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商标权领域变化：严厉打击恶意抢注行为近日短视频博主“敬汉卿”因其姓名被“安徽省芜湖市镜湖区知桥电子产品销售部”抢注为同名商标，并使用在娱乐节目、视频节目制作和下载等服务上，后该抢注公司发了信函告知“敬汉卿”博主，其在微信、头条等平台运营的行为，侵犯了其注册商标专用权，希望及时更名。一时引发网络热议，后经人查询到该公司专为抢注有一定影响力的博主名或漫画名称，在众人声讨之下该公司将“敬汉卿”商标无偿转让给“敬汉卿”博主，达成和解。从法律的规制来看，商标法对于“在先权利”的规定是最全面的，同时“在先权利”这一概念也仅仅出现在商标法中，《商标法》第13条、第15条和第32条等均规定了注册商标侵犯在先权利的情形。[1]其他在先权利主要包括人身权中的姓名权和肖像权、著作权、外观设计专利权、企业名称权、知名商品的特有名称、包装或装潢使用权、地理标志权、特殊标志权、奥林匹克标志权及世界博览会标志权等。商标注册申请人在申请商标注册时，应当适当考察可能与申请注册的商标发生冲突的在先权利，以免注册申请被驳回或者注册的商标被撤销。不过，尽管商标法已有明确规定，但是由于商标注册的体量极大，且我国商标实行注册制，在早期的“抢注”盛行时期，存在很多已获注册但实际上侵犯他人在先权利的情况，而以往判决通常以商标注册为准，否认在先权利人的正当诉求，从“第6020569号乔丹商标案”中一波三折的情况可见一斑，一审二审均判令商标权人胜诉，但再审却实现了颠覆性的改判，“乔丹再审判决”被法律界称为“伟大的判决”、“一份判决书、半部商标法”，该案不仅将此前多达百余件的乔丹案判决结果一举颠覆，维护了当事人的在先姓名权，同时判决也指出了自然人就特定名称主张姓名权保护时应当满足的条件，为今后类似的案例提供了指导性建议。该判决契合时代的变化、适应社会发展的需要、瞄准未来的社会发展趋势、弘扬了社会正气。
相关案例：
 迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案号 (2016)最高法行再27号案情概述6020569号“乔丹”商标由乔丹公司注册申请，核定使用在国际分类第28类的体育活动器械等商品上，乔丹以争议商标的注册损害了其在先权利为由，提出撤销申请。商评委、一审、二审法院均对商标予以维持，认为证据尚不足以证明单独的“乔丹“明确指向乔丹。此外，争议商标指定使用的商品与乔丹具有影响力的篮球运动领域差别大，相关公众不易将争议商标与乔丹相联系，现有证据不足以证明争议商标的注册与使用不当利用了乔丹的知名度，或可能对乔丹的姓名权造成其他影响，故未损害乔丹的姓名权。乔丹不服判决，提起再审申请。裁判要旨1、姓名权构成商标法保护的“在先权利”；2、自然人可就其未主动使用的特定名称获得姓名权的保护；3、自然人就特定名称主张姓名权保护时应当满足的条件（其一，该特定名称应当具有一定的知名度、为相关公众所知悉；其二，相关公众使用该特定名称指代该自然人；其三，该特定名称应与该自然人之间已建立稳定的对应关系）；4、非以诚信经营为前提的商业成功与市场秩序不是维持商标注册的正当理由；5、乔丹公司对于争议商标的注册存在明显的主观恶意。裁判结果撤销商评委〔2014〕第052058号关于第6020569号“乔丹”商标争议裁定，撤销一审、二审行政判决，商评委对第6020569号“乔丹”商标重新作出裁定。

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专利权领域变化：权利使用有边界，放宽无效宣告申请人资格（一）在先注册商标专用权在现实情况中，经常出现外观设计专利申请人未经许可将他人的美术作品、摄影作品、注册商标、已使用在商品上的特有包装装潢作为自己外观设计的一部分去申请专利的情况，这会造成各种权利之间产生冲突。《专利法》及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》[2]中有关禁止权利冲突的内容即为了防止这一情形。
相关案例：白象食品股份有限公司与国家知识产权局专利复审委员会及第三人陈朝晖外观设计专利权无效行政纠纷案号 （2014）知行字第4号案情概述白象公司主张第00333252.7号外观设计专利与其在先持有的第1506193号商标存在冲突，故向专利复审委员会提出无效宣告请求，在该请求被驳回后，此案又经过一审、二审程序，二审法院判决专利复审委员会重新作出无效审查决定。专利复审委不服判决，故提起再审。裁判要旨在审理外观设计专利权授权确权行政纠纷案件中，适用专利法第二十三条第三款判断注册商标专用权是否构成合法在先权利时，只要商标申请日在专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。裁判结果驳回国家知识产权局专利复审委员会的再审申请。（二）无效宣告请求人资格若以与在先权利冲突为由请求宣告外观设计专利权无效，对于请求人的资格是否有限制呢？在《专利审查指南》中，明确将以在先权利为由申请宣告外观设计专利无效的请求人限制为在先权利人或利害关系人。[3]然而，我国专利法以及《专利法实施细则》均未对无效宣告请求人的资格进行限制。对于此种情况，法院通过判决说明在《专利审查指南》作为部门规章与法律法规的规定不一致的情况下，应当适用法律法规的规定，不应限制无效宣告请求人资格。专利复审委员会不应在未对是否存在权利冲突进行实体审查的情况下，仅以原告不具有请求人主体资格得出维持专利有效的审查结论。
相关案例：案件名称江苏天一昭和陶瓷有限公司与国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷案号 一审：(2013)一中知行初字第40号；二审：(2014)高行终字第37号案情概述针对本专利号为200630080704.0号的外观设计专利，江苏昭和公司于2012年2月7日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利与他人在先取得的合法权利相冲突，在该请求被驳回后，此案又经过一审程序，一审法院判决专利复审委重新作出审查决定。专利复审委不服判决，故提起上诉。裁判要旨2010年《专利审查指南》将以在先权利为由申请宣告外观设计专利无效的请求人限制为在先权利人或利害关系人，然而，我国《专利法》以及《专利法实施细则》均未对无效宣告请求人的资格进行限制。在《专利审查指南》作为部门规章与法律法规的规定不一致的情况下，应当适用法律法规的规定，不应限制无效宣告请求人资格。专利复审委员会不应在未对是否存在权利冲突进行实体审查的情况下，仅以原告不具有请求人主体资格得出维持专利有效的审查结论。裁判结果驳回上诉，维持原判。

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反不正当竞争领域变化：恶意投诉、权利滥用须遏制不正当竞争法通常被作为知识产权法律体系中的兜底内容，对于著作权法、商标法以及专利法中没有加以规定但是又确有保护需求的某些权益进行保护，同时也对破坏市场竞争秩序及损害消费者利益的行为进行规制。因而针对反不正当竞争在先权利内容的这一部分，“在先权益”的表述可能更为严谨，因为需要给予保护的内容尚未上升到权利的高度。
《反不正当竞争法》第六条规定了经营者不得实施相关混淆行为，其中第二款就规定了在先的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）不得擅自使用。[4]承接上述第二部分商标权内容中所提及的商标恶意抢注情况，此时，若在先权利人还没有对侵犯其在先权利的注册商标提起无效，而反被恶意抢注人提起侵权诉讼，情况又会如何呢？诚信原则与“权利不得滥用”或许是指引这个问题的最明亮的向导，它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权利，同时又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人合法利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。在明知他人存在在先权利的情况下，仍抢注其商标并进行恶意投诉，构成权利滥用，法院应当对此种行为加以遏制。
相关案例：（一）深圳歌力思服饰股份有限公司诉刘杨、王碎永侵害“歌力思”商标权及不正当竞争纠纷案案号 一审：（2012）深中法知民初字第976号；二审：（2014）粤高法民三终字第1099号；再审：（2016）最高法民申1617号案情概述 歌力思公司于2012年8月7日提起本案诉讼，主张刘杨销售“歌力思女包”及王碎永恶意申请注册及使用在第18类的第7925873号“歌力思”商标的经营行为是侵害其指定使用在第25类的第1348583号“歌力思”商标，同时指控上述行为侵害歌力思公司的合法在先权利，即“歌力思”知名商号及知名商品特有名称权益，造成了消费者误认和混淆，存在不正当竞争行为。裁判要旨以他人注册商标使用的文字、图形侵犯其企业名称权等在先权利为由提起诉讼，人民法院应当受理。认定在后注册商标、字号的使用侵害在先企业名称权（字号）构成不正当竞争，必须符合《侵权责任法》所规定“过错+损害”的法定构成要件。认定是否具有“过错”，人民法院应综合考量以下因素，进行综合判断：二者的近似程度、所使用商品的类似程度、请求保护字号的显著性和知名程度、相关公众的注意程度等因素，以及充分考虑因素之间的相互影响。裁判结果 王碎永、刘杨停止侵权，王碎永需向原告赔偿经济损失。
（二）拜耳消费者关爱控股有限责任公司、拜耳消费者护理股份有限公司诉李某不正当竞争纠纷案案号 （2017）浙0110民初18627号案情概述被告人李某在原告已经注册了Coppertone、确美同、等系列商标的情况下，将原告产品装潢中由原告委托他人设计并在先投入商业使用的两个图形申请注册商标，此后多次向原告发送侵权警告函并进行工商投诉，因此原告向商评委提商标无效的同时也向法院提起不正当竞争诉讼以及确认不侵权诉讼。裁判要旨1. 被告注册的涉案商标是对原告享有在先著作权作品主要部分的抄袭；2. 被告的商标注册、投诉行为均具有恶意（“付费撤诉” 、“恶意售卖”、“囤积商标”、“海量投诉”等行为均具有恶意）。裁判结果判令被告李某立即停止恶意投诉的不正当竞争行为并承担经济赔偿损失。

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律师建议诚信原则是在先权利得以运作的基石。早些年通过恶意注册商标谋取利益的行为现在已经被司法严令禁止并加以惩处，在当今尤其重视诚信的司法环境下，各企业要以诚信为本，不得以恶意抢注等方式牟利或抢占他人正当的权利和资源。若有正当经营的企业遭遇不良“权利勒索”，应当及时寻求专业帮助，利用自身的在先权利维护正当利益，当然，前期防微杜渐，及时通过商标注册、专利申请等方式将自身权利稳固自是最佳，不给他人可乘之机。

（本文作者：盈科卓智律师团队）

▌摘要：禁止反悔原则系诚实信用的体现、是专利权人与社会公众利益平衡的牵制方式，同时也是等同原则的具体限制。那禁止反悔原则在专利权授权、确权中，专利权人对专利权利要求书、说明书的修正、解释如何影响专利侵权诉讼中权利主张；外观设计专利侵权中是否适用禁止反悔，如果适用该如何适用等，是司法实践中常常遇到的问题，本文结合现有相关法律规定以及司法案例进行探讨，与同行交流。

▌关键词：禁止反悔 专利侵权 外观设计专利侵权

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禁止反悔内涵

禁止反悔，是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

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禁止反悔原则设立的目的

为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，我国专利制度设置了禁止反悔原则，以防止专利权人“两头得利”情形的发生。

（一）专利权人应遵循诚实信用基本原则。

专利权人在专利授权确权过程中，明确修改或者放弃的技术方案，如在侵权诉讼中再予以主张，明显有违背诚实信用原则。专利侵权诉讼司法实践中广泛采用的“禁止反悔原则”，也属于民法诚实信用原则的一种体现。在专利授权确权程序程序中，专利申请人需要遵循诚实信用原则，信守诺言，诚实不欺，不得出尔反尔，损害第三人对其行为的信赖。【1】

（二）为了合理平衡专利权人与社会公众的利益。

专利权系用公开换取对保护的权利，一旦授权，专利权人即获得对授权专利的独占实施权，其他人未经许可，实施专利法意义上的侵权行为，则均构成侵权。由于专利权这权利属性，必然在一定层面上会对社会公众利益造成一定的损害；而禁止反悔原则，可以避免专利权人过渡滥用在专利授权确权过程中的对技术方案的修改或者变动致使在侵权诉讼过程中将权利范围扩大的问题。

（三）禁止反悔原则仅是对于等同原则的一种限制。禁止反悔原则是对专利法第59条“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”的一种补充，不可能超越专利法这一最基本的原则。在相同侵权成立时，无需考虑禁止反悔原则，只有当相同侵权不成立，进而需要依据等同原则来判断等同侵权时，才需考虑适用禁止反悔原则。[2]

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禁止反悔原则的相关法律规定

（一）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第六条：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

（二）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（法释〔2016〕1号）第十三条：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。

（三）北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的通知 【京高法发(2001)229号】

禁止反悔原则的适用

４３、禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

４４、当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。

４５、适用禁止反悔原则应当符合以下条件：

（１）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；

（２）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。

４６、禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。

（四）《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》

禁止反悔原则

在专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人主动或者应审查员的要求对权利要求、说明书进行修改或者陈述而放弃的技术方案，权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该放弃的技术方案的，人民法院不予支持。

被告主张原告禁止反悔的，应当提交专利权人在专利授权或者无效宣告程序中对权利要求进行修改或者陈述的证据。

（五）《中华全国律师协会律师办理专利侵权业务操作指引》第48条：对禁止反悔原则，司法实践中通常由被诉侵权人以抗辩权的形式提出。

在认定是否构成等同侵权时，即使被诉侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。

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禁止反悔原则在专利侵权诉讼中适用的典型案例

（一） 部分权利要求被宣告无效情形下禁止反悔原则的适用

在中誉公司与九鹰公司侵犯实用新型专利权纠纷案【（2011）民提字第306号】中，最高人民法院指出，禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形；若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作自我放弃，则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。【3】

（二）专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系

在精工爱普生株式会社“墨盒”专利无效行政案【（2010）知行字第53号】中，最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系。最高人民法院认为，禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用，但是其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则和法律规定的限制；在专利授权程序中，相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利，只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。【4】

（三）为克服权利要求不能得到说明书的支持的缺陷而修改权利要求可导致禁止反悔原则的适用

在澳诺公司与午时公司等专利侵权案【（2009）民提字第20号】中，最高人民法院认为，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行的修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的；被诉侵权产品的相应技术特征属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中的技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。【5】

（四）专利权人在授权确权程序中的意见陈述可导致禁止反悔原则的适用

在优他公司与万高公司等专利侵权案【（2010）民提字第158号】中，最高人民法院根据专利权人在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述，以及涉案专利说明书中记载的有关不同工艺条件所具有的技术效果的比较分析，认定被诉侵权产品中的相关技术特征与涉案专利中的对应技术特征不构成等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。【5】

（五）法院可主动适用禁止原则

在申请再审人沈其衡与被申请人上海盛懋交通设施工程有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案〔(2009)民申字第239号〕中，最高人民法院指出，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，适用禁止反悔原则对等同范围予以必要限制。

最高人民法院审查认为，禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡，不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。

（六）专利侵权诉讼中对专利权保护范围的“缩小解释”，禁止反悔原则在另案专利侵权诉讼中不能适用。

在纳宝电器与中茶茗品侵害外观设计专利权纠纷再审案(2018)最高法民申4892号中，法院认为：纳宝公司主张另案认定电炉体的整体形状对外观具有显著影响、把手属于惯常设计、散热孔的微小差别对于整体视觉效果没有显著影响等，因本案与另案事实不同，另案的审理结果对本案不产生影响。

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禁止反悔原则是否可以适用于外观设计专利侵权案件

（一）禁止反悔原则更多地是针对发明或者实用新型专利适用的原则。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条关于“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”的规定，该规定是对认定等同原则的限定，其方式是对“权利要求”和“说明书”的修改或意见陈述，而等同原则是针对发明或者实用新型专利的判定原则、“权利要求”和“说明书”也是仅存在于发明或者实用新型专利的文件，故禁止反悔原则更多地是针对发明或者实用新型专利适用的原则。

（二）法律对禁止反悔原则适用于外观设计没有明确规定只能类推适用。

迈森五金制品与科勒公司（KOHLERCO）侵害外观设计专利权纠纷(2014)粤高法民三终字第169号，法院认为：禁止反悔原则更多地是针对发明或者实用新型专利适用的原则，即使禁止反悔原则类推适用于外观设计，也应以权利人对同一专利在授权或者确权程序中所作的修改或者意见陈述为准，权利人在其他专利的授权或者确权程序中所作的修改或者意见陈述不应对本案专利的保护范围产生影响。

该案同时明确：主张专利申请优先权的在先申请程序中作出的意见陈述不限制主张优先权专利的范围。

迈森五金制品与科勒公司（KOHLERCO）侵害外观设计专利权纠纷(2014)粤高法民三终字第169号：法院认为：上诉人主张的针对美国第29179472号专利是本案专利申请优先权的在先申请，与本案有直接关联性，科勒公司在该专利的申请程序中自认长方形槽体和正方形槽体不相近似，科勒公司在本案中主张长方形槽体和正方形槽体近似的主张违反了“禁止反悔原则”的上诉理由得不到支持，原因在于：权利人对同一专利在授权或者确权程序中所作的修改或者意见陈述为准，权利人在其他专利的授权或者确权程序中所作的修改或者意见陈述不应对本案专利的保护范围产生影响。

（三）外观设计专利在专利无效程序中，所作出的关于授权专利与对比专利所具有的不同之处，不视对授权设计进行的修改，不违反禁止反悔原则。

精鑫公司与昶艾公司侵犯外观设计专利权纠纷（2018）浙民终17号，二审法院认为：本案中，昶艾公司在涉案专利无效宣告程序中所作的陈述，意在说明涉案专利和对比文件的区别设计特征，并未涉及对涉案专利设计特征的放弃，故本案不适用禁止反悔原则。

一审法院认为：专利权人在本案专利的无效宣告程序中强调提出授权专利与对比专利所具有的不同之处，并非为维持专利有效而对授权设计进行的修改，并不会导致专利保护范围的扩大或缩小。对被告的该项主张，本院不予采信。

（四）外观设计专利权人针对无效宣告请求人的无效意见对涉案专利设计与对比设计以及对比设计和惯常设计的组合之间的异同进行归纳，不违反禁止反悔原则。

晋弘公司与微清侵害外观设计专利权纠纷 (2016)苏05民终10395号，法院认为：关于被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围的争议，首先是涉案专利设计区别于现有设计的设计特征（以下简称授权性设计特征）的归纳。二审中，晋弘公司提出了涉案专利设计区别于现有设计的11个设计特征。在涉案专利的无效审查程序中，无论是晋弘公司的陈述还是第29471号审查决定书的认定，均是针对无效宣告请求人的无效意见对涉案专利设计与对比设计以及对比设计和惯常设计的组合之间的异同进行归纳，并未全面归纳涉案专利设计的设计特征。故晋弘公司在本案中对其专利设计特征进行归纳，并不存在微清公司所称的晋弘公司违反禁止反悔原则变更设计特征的情形。

（五）涉案专利无效行政纠纷中判决书中的结论在专利侵权案件中并不适用禁止反悔原则。

好孩子、康贝（上海）公司、玩具反斗城公司等侵害外观设计专利权纠纷申请再审(2014)民申字第1346号，最高人民法院认为：康贝公司关于二审判决侵权比对方法错误，未考虑区别技术特征，违反禁止反悔原则，以及认定授权外观设计与被诉侵权设计相近似缺乏依据等主张不能成立。

康贝申请称：二审法院违反了“禁止反悔”原则。首先，好孩子公司未对北京高院行政判决提出任何异议，因此可以认为判决书中认定的内容是好孩子公司的观点，能够用于禁止反悔。该判决认定的区别技术特征并不包括整体构成和轮廓，而二审法院却将之作为区别设计特征，违反了禁止反悔原则。其次，好孩子公司对案外人沈海虹所提起的涉案专利无效宣告一案的二审判决也未提出异议，故可以认定该案判决书的内容也是好孩子公司的观点，能够用于禁止反悔。该案判决认定授权外观设计与另一在先设计的区别设计特征是遮阳罩、托盘、脚踏板、置物篮，二审法院认定被诉侵权设计与授权外观设计在上述设计特征方面的差异不足以影响整体视觉效果，也违反了禁止反悔原则。

（六）外观设计专利在授权过程中作出的意见陈述中存在限缩保护范围的，在侵权诉讼中适用禁止反悔原则。

统用卫浴公司与万家利洁具公司侵害外观设计专利权纠纷(2014)闽民终字第1160号，法院认为：本案专利权人在无效宣告请求中通过强调按钮造型和位置设计与比对设计的不同，主张涉案专利的新颖性，以期获得专利有效。强调某一设计，与前述司法解释中放弃某技术方案的方式，都是通过限缩专利权保护范围来获得维持专利有效，应当受禁止反悔原则的约束。因此，统用公司在侵权纠纷中又主张冲水按钮不是专利设计要点，不予支持。水箱按钮设在水箱正面右上角虽为现有设计，但非惯常设计，根据涉案外观专利设计的设计要点，结合专利权人在该专利宣告无效程序中的陈述，应认定涉案专利的保护范围为形状与按钮的结合。

结论

发明或者实用新型专利在授权、确权程序中的对专利文件的修改，以及意见陈述都应慎重，尽可能不要限缩专利的保护范围；关于外观设计专利在侵权诉讼中可以类推适用禁止反悔原则，同时对其在授权过程的意见陈述，可适用禁止反悔原则，而在专利无效程序中，如仅为针对对比文件之间的区别所做出的涉案专利保护范围的归纳、区别点的阐述等均不适用禁止反悔原则。

（本文作者：盈科王华永律师）

近年来，由于国际间的贸易越来越普遍，有关涉外贴牌加工行为涉及商标争议的问题也逐渐增多，尤其是如果国外定作方的商标与在中国境内已经注册的商标发生冲突，就会引发商标侵权的嫌疑与纠纷。关于此类行为是否涉及侵权以及具体的责任归属问题，由于适用标准的不同，在司法界由于法院做法的不统一以及个案的情况千差万别，给贴牌加工企业的运营和风险管理带来很大的不确定性。因此，笔者团队将从不同地区法院在不同时期的司法裁判出发，对这一问题进行释明答“疑”。

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涉外贴牌加工问题起因

涉外贴牌加工（即Original Equipment Manufacture，简称OEM)，是指国内加工方按照国外定作方的要求，加工国外定作方指定商标的产品，并交付国外定作方，由国外定作方给付加工报酬的贸易模式，并且，加工后的产品全部返还给国外定作方，不在国内销售。流程图如下：

之所以在涉外贴牌加工的过程中会发生商标侵权风险，这与商标的地域性特征息息相关。在此类案件中，通常会涉及两个相同或者近似的商标，一个注册在中国境内，一个注册在境外，分别被称为“中国商标”和“境外商标”，在一般情况下，两个商标分别在不同地域享有专有权，互不干涉，但是在如上图所示的情况中，由于国内加工方是在中国境内对指定的商标产品进行生产加工，该指定的商标即“境外商标”与某一具体的“中国商标”相同或近似，因此，在国内的“贴牌”与“运输”过程中，此种行为是否属于商标使用行为，是否侵权成为这一争议问题的关键。

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涉外贴牌加工行为各地司法裁判纵览

（一）北京

1、明季私人有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他一审行政案件案号：(2015)京知行初字第5119号

裁判要旨：诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为，贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口，而导致该贸易无法在中国继续。这种行为实质上是在积极使用商标。

2、宏比福比有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会上诉案

案号：（2010）高行终字第265号

裁判要旨：虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。将复审商标使用在玩具部件，并通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。

（二）江苏

1、上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷一案（2017年年底最高院改判）

案号：(2015)苏知民终字第36号

裁判要旨：如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。被告未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了原告的利益，侵犯了原告的注册商标专用权。

（三）上海

1、玉环县嘉跃汽车零部件制造有限公司与被告重庆红宇摩擦制品有限公司侵害商标权纠纷一案

案号：(2014)浦民三(知)初字第373号

裁判要旨：商标真正的使用者为境外委托方，被诉侵权商标只在我国境外发挥商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别功能。被告的贴牌加工出口行为并非我国商标法意义上的商标使用行为，因此不构成对原告商标的侵权。

2、丁思泉与上海创侨实业股份有限公司、上海吉欣针织制衣有限公司侵害商标权纠纷

案号：（2016）沪73民终47号

裁判要旨：国内加工方接受境外公司委托加工生产商品，贴附的是境外公司在国外获准注册的商标，所生产的涉案商品均出口至国外销售，在中国境内没有进入市场流通领域，因此，所贴附的标识，在中国境内并不具有识别商品来源的作用，故该行为没有侵害注册商标专用权。

（四）广东

1、澳柯玛股份有限公司与佛山市博鸿经贸有限公司侵害商标权纠纷

案号：(2016)粤03民终7603号

裁判要旨：被告虽在中国境内生产，但产品全部出口，并不在我国境内市场销售流通，涉案商标不能在我国境内产生标识产品来源的作用，未发挥商标的识别功能，故该行为不属于商标性使用。被告对涉案注册商标专用权进行了必要的审查，尽到了合理的注意义务。

2、台山利富服装有限公司与鳄鱼恤有限公司商标专用权纠纷

案号：（2011）粤高法民三终字第467号

裁判要旨：涉案产品并未在中国国内市场实际销售，涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础。被诉侵权商标与原告注册商标不足以造成相关公众的混淆、误认，不构成侵害注册商标专用权意义上的商标近似。利富公司的涉外定牌加工行为没有侵害鳄鱼恤公司的注册商标专用权。

综上总结：

地区	北京	江苏	上海	广东
观点	商标性使用	属于商标性使用	属于商标性使用	不属于商标性使用	不属于商标性使用
合理注意义务	未提及	未尽到合理注意义务	未提及	已尽到合理的注意义务
结论	“商标性使用”证明有效	构成侵权	不侵权	不侵权

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涉外贴牌加工问题释疑

从各地区法院的司法裁判中，基本可以总结出有关涉外贴牌加工问题的两个争议点：其一，涉外贴牌加工是否构成商标性使用；其二，国内加工方是否需要尽到“合理注意义务”及“合理注意义务”需达到何种要求。

（一）涉外贴牌加工是否构成商标性使用

一般情况下，将涉外贴牌加工行为不认定为构成商标性使用的观点如下：商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。这一观点也是2017年年底最高院改判“东风”贴牌加工案中的观点¹，也基本为此类问题奠定了主判基调，从商标使用问题的本质出发，界定了不构成侵权的前提条件。

不过，此问题还有另外一面，这也是通常造成争议的原因所在。根据我国商标法第四十八条规定²，商标权人通过各种商标使用行为来达到继续维持商标效力的目的，为此商标法第四十九条还专门规定了“撤三”条款³，以督促商标权人合理利用商标发挥其商业价值。因此，在涉外贴牌加工是否构成商标性使用问题上，如果认定其不构成商标性使用，对于出口型企业来说，很多自有品牌的商品可能并不在中国境内直接销售，而是仅在中国境内生产，全部销售到境外。如果类推适用上述规则，那么有可能使得这种“使用”无法构成“商标使用”，而面临被撤销的境地。从上述各地区的司法判决可知，上海与广东地区均认为不属于商标性使用，作出了不侵权判定，北京与江苏地区则相反，但是从选取的北京地区的案件性质来看，均是商标行政案件，属于有关国内企业注册商标能否继续维持的情况，因此，从法院的裁判结果来看，或多或少都有一些保护国内企业的因素在其中。

（二）涉外贴牌加工中的“合理注意义务”

根据最高人民法院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的通知第18条规定：妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。由此来看，如果国内定牌加工企业取得了国外委托方的委托生产的订单，却未取得或不能提供国外委托方对于国外商标的权利授权证明。也就是说，加工企业疏于履行合理的审查义务，则需要承担停止侵权的民事责任。

但是，合理审查义务的“合理”范围是多少呢？在上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷一案中，二审法院认为：涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务，因而判定该行为构成侵权。但是在最高院审理过程中，却对此进行了改判，认为不构成侵权，理由是受托人在接受境外公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。受托人接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。

由此可见，对于涉外贴牌加工中的“合理注意义务”，国内加工企业需要履行，但是对于“合理注意义务”的标准毋需过高，否则会加重国内加工企业的合规义务审查负担，对国际贸易往来也会产生影响。一般审查的范围仅限于国外商标的权利授权证明及保证所加工的产品全部运往国外用于国外销售。

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律师建议

对于涉外贴牌加工行为引发的疑虑，目前司法的主流判定是不构成商标性使用，且贴牌加工企业的商标合规义务也较小，一般认定不构成侵权行为。不过在实际情况中，各贴牌加工企业及商标权人仍需要注意以下问题以下问题：

对于贴牌加工企业方来说，在开展贴牌加工合作之初，就注意审查和保存委托方相关的权利证明文件，以及双方的合同相关往来文件，其中主要证明两个方面：第一，委托方拥有合法的境外商标，即贴牌加工所贴附之标识存在合法来源；第二，所加工的产品全部运往国外用于国外销售。

对于商标权人来说，对于他人纯粹用于出口的贴牌加工行为，不构成商标侵权，不需要追究责任，但是一方面仍可以进行“市场监测”，如果有借用“贴牌加工”的幌子进行国内销售行为的，仍可以依法追究，另一方面，对于出口型企业来说，也应当关注自己出口商品的商标使用方式，通过证明自己行为属于“商标性使用”行为，避免被认定为“连续三年不使用”，而面临被撤销的危险。

 注：

1、案号：(2016)最高法民再339号

2、《商标法》第48条 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

 3、《商标法》第49条 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

（本文作者：盈科卓智律师团队）

随着TFBOYS组合的成长与火爆，再加上娱乐圈星光熠熠无限的吸引力，越来越多的父母希望培养子女走上明星演员歌手艺人这条道路。当然，私以为主要还是在父母眼里自己的孩子都是王子公主，都是那么萌萌哒，都是宇宙无敌的最帅、最美。

从《爸爸去哪儿》节目的火热，看到明星父母为星二代铺路，也带动了童星的娱乐市场。越来越多的影视公司开始推出“小演员经纪代理”、“童星培养计划”“童星团体组合”、“童星打造培训”等等，也越来越多的电视台推出如“萌娃竞赛”、“少儿文艺会”、“少儿春晚”等等节目。

但是，如果并非娱乐圈的父母，真的放心让孩子这么年幼就去娱乐圈“闯荡江湖”么？当然父母作为监护人，必然会全程陪同。虽然很多父母抱着让孩子年纪小的时候去尝试一下，以后也未必走演艺的道路，只是让孩子去玩一下而已。然而，很多时候演艺圈的坑太多，父母也不是圈内人，也并非专业人士，无法辨别也再正常不过。

作为娱乐法专业律师，总结最近办理的几个项目和咨询，发现即便父母自己也投资影视公司，都未必能识别那些专门为“童星”设计的坑。

专业的事情交给专业的人，让娱乐法律师来告诉星爸星妈培养童星路上的那些坑。

01

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童星经纪合同，签几年卖身契合适？

首先，童星有其特殊性，随着孩童发育成长，幼童与青春期的少年少女相貌差别会很大。因此，通常影视经纪公司也不会与童星签订太长的代理合约。从父母的角度，孩子还要完成学业，未来无可限量，也不宜给孩子签订太长年限的经纪合约。建议可以给孩子签订3年左右的经纪代理合同，也符合孩童的成长发展。

反面教材：

10年的童星合约，别说童星，就是针对成年艺人，这期限都是相当长的。10年推荐2-3次主演机会，其实也是很少的，而且只是推荐，并未承诺一定会让孩子成功出演。其他就不分析了，不懂父母为什么会就这样把孩子“卖”了？

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培训费的问题

明星艺人都是通过严格打造出来的，都要经过各种才艺培训。童星只靠“卖萌”就能立足于娱乐圈么？星爸星妈也知道是不行的，因此才有各种影视传媒经纪公司提出帮助打造童星的培养计划。

先来看个影视公司的童星培养计划：

上图是某影视公司制定的童星团体组合五年培养计划，每位童星父母一次性支付40万元的培训费。眨眼一看挺不错的，仔细一琢磨其实很虚，因为提供的机会不够具体明晰。而且培训费用没有分期支付，试想学费还是按每学期支付呢。一旦中途解约，不但要不回来全部培训费，还要给影视公司支付违约金。

再看另外一家影视公司的条约：

“公司指派高级童星经纪人全程对接包装，安排演出和行程（若需要提供吃住行费用自理，全程安全由家长负责）乙方另须支付甲方经纪服务费税前合计人民币：九万九仟捌佰圆整（￥99800.00）。由于资源服务的特殊性，签约后概不退款! ”

有时候父母想着，花点钱如果可以让孩子参演大片或者上镜出演就可以了，但是，这家公司承诺让合约童星参演的影视剧却并未体现在合同条款中。

因此，星爸星妈对于花钱打造孩子走上童星道路，务必清楚每一笔费用的花销，细致描述每一项培训方案的具体内容，能分期则分期，口头承诺的能写成合同条款的就落实到文字，否则真是交“学费”了。

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独家代理的问题

所谓独家代理、独家经纪、独家培养，就是除了和这家签约的公司合作以外不得以任何其他方式与任何其他第三方达成类似合作。很多时候的“独家”都是签订了全球、全互联网、线上线下等全方位的代理，因而也就排除了与其他任何机构、组织或个人签订类似的合同，限制了艺人进行类似的演艺活动。甚至有的影视经纪公司的独家条款，还禁止艺人自身接商演或通告，必须通过其经纪公司接商演，否则就构成违约。

看一个简单的独家排他条款：

非独家的经纪代理，则艺人还可以自行接商演活动、影视剧、综艺等，也可以通过其他经纪公司代理商演等活动，签约的非独家经纪公司不得干预。

非独家条款约定：

因此，是否签订独家代理，星爸星妈需要综合考虑合同期限、影视经纪公司的实力，承诺的演艺活动能否落地等多方面的情况。

违约金、解约条件、双方权利义务责任、竞业限制条款、片酬利益分配、承诺保证、争议解决等等条款，建议星爸星妈务必谨慎，咨询专业律师，否则卖身契一旦签订，想要解约则要付出巨大的代价。

（本文作者：盈科张萍律师）

随着网络游戏及其相关衍生产业的发展，网络游戏直播逐渐成为吸睛产业，也成为推动我国国民经济快速发展的助推器。不过由于我国现行著作权法并未对网络游戏直播的相关行为作出界定，因而在学术理论与司法实践中，商存在一定的分歧。为明确网络游戏生产商及运营商、游戏玩家、游戏直播平台、游戏主播等相关主体的行为性质，保护其合法利益或区分其行为的合法边界，以促进我国网络游戏产业发展。因此，笔者团队结合具体司法案例，对网络游戏直播著作权归属问题进行释明。

01

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网络游戏直播问题由来

围绕着网络游戏与网络游戏直播两种游戏经营模式，涉及游戏生产商及运营商、游戏玩家、游戏直播平台、游戏主播等多方主体的切身利益的著作权问题也逐渐凸显，在游戏运营过程中的不同阶段，会遇到不同的问题。首先，随着游戏的研发成型，其间包含计算机软件、文字作品、美术作品、音乐作品等多种类型，如若涉及游戏侵权，游戏生产商及运营商是将这些元素分开进行碎片化式主张保护还是将其作为整体作品主张保护有待考究；其次，对于游戏玩家来说，其对游戏的操作过程是否会创作出新的作品需要根据具体游戏类型来判定，是否拥有表演权或表演者权亦存在争议；再次，游戏直播平台未经许可在播放游戏视频的过程中是否侵权及侵权类型该如何定性；最后游戏主播针对游戏的直播行为是否构成合理使用也存在一定的问题。

图示：游戏直播问题归纳

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网络游戏直播问题司法裁判纵览

（一）上海耀宇公司诉广州斗鱼公司侵犯著作权及不正当竞争纠纷[1]

裁判日期：2015.09.21

裁判要旨：被告未经授权，在其经营的“斗鱼”网站对DOTA2网络游戏进行直播，原告向网络用户提供的直播内容不仅仅为软件截取的单纯的比赛画面，还包括了原告对比赛的解说内容、拍摄的直播间等相关画面以及字幕、音效等，故原告的涉案赛事直播内容属于由图像、声音等多种元素组成的一种比赛类型的音像视频节目。上述节目可以被复制在一定的载体上，根据其解说内容、拍摄的画面等组成元素及其组合等方面的独创性有无等情况，有可能构成作品，从而受到著作权法的保护。但根据查明的事实，由于原告确认被告并未使用有可能属于作品的涉案赛事节目中的解说内容、拍摄的画面，原告也无充分证据证明被告使用了有可能属于作品的涉案赛事节目的字幕、音效等组成元素及其组合，故无论原告制作、播出的涉案赛事节目是否构成作品，被告的行为均不构成侵害原告有可能享有的著作权。

分析：游戏直播内容属于由图像、声音等多种元素组成的一种比赛类型的音像视频节目，可以被复制在一定的载体上，在具备一定独创性的基础之上，有可能构成作品，但是该案中由于原告举证不充分，无法证明被告的使用行为，因此认定被告不构成侵权。故：该案中法院认可游戏直播内容的可版权性，但由于原告对被告的侵权行为举证不能，认定被告不侵权。

（二）上海壮游公司诉被告广州硕星公司等侵犯著作权及不正当竞争纠纷[2]

裁判日期：2017.03.15

裁判要旨：从表现形式上看，随着玩家的操作，游戏人物在游戏场景中不断展开游戏剧情，所产生的游戏画面由图片、文字等多种内容集合而成，并随着玩家不断操作而出现画面的连续变动。上述游戏画面由一系列有伴音或者无伴音的画面组成，通过电脑进行传播，具有与电影作品相似的表现形式，故涉案游戏的整体画面可以作为类电影作品获得著作权法的保护。

分析：该案中法院认可游戏直播内容的可版权性，认为游戏的整体画面可以作为类电影作品获得著作权法的保护。

（三）广州网易计算机系统有限公司与广州华多网络科技有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷[3]

裁判日期：2017.10.24

裁判要旨：涉案电子游戏在终端设备上运行产生的连续画面，属于以类似摄制电影的方法创作的作品。华多公司的游戏直播行为侵害了“应当由著作权人享有的其他权利”。与之对应的，涉案的侵权行为为“其他侵犯著作权的行为”。尽管存在用户追求游戏中预设的“过关”、“升级”的可能，但是游戏呈现画面的价值并不因此而丧失，故游戏直播行为不属著作权法中的合理使用范畴。

分析：该案中法院认为游戏的整体画面可以作为类电影作品获得著作权法的保护，且游戏直播行为不属著作权法中的合理使用范畴。

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网络游戏直播问题释疑

对于网络游戏直播过程中的著作权问题，通过对上述司法裁判的观点总结，大致可以进行如下归纳：

主体	行为	定性
网络游戏生产商及运营商	研发	（1）多种作品的复合（计算机软件、文字作品、美术作品、音乐作品等）；（2）具备人物、背景、故事情节等表现形式的网络游戏，可作为类电作品
游戏玩家	操作	（1）创作类：创作美术作品的过程，著作权应归创作作品的游戏玩家享有；（2）竞技类：并未参与作品的创作，没有创作出有别于原有作品的新的作品；（3）不享有表演权或表演者权
游戏直播平台	播放	（1）侵犯广播权：未经许可以电视台无线的方式对电竞游戏比赛画面进行现场直播；（2）侵犯著作权人享有的其他权利：未经许可以互联网的方式对电竞游戏比赛画面进行直播
游戏主播	直播	不宜将电竞游戏平台个人未经许可的网络直播认定是合理使用行为

首先，一款游戏研发成型，一般会涉及人物形象、场景、故事情节、美术画面、配套音乐、代码等各个方面，相应的，就会存在计算机软件、文字作品、美术作品、音乐作品等多种作品类型，生产商在其间注入了大量心血，故网络游戏固有的著作权应归属于网络游戏的生产商。不过，在涉及到网络游戏直播的著作权问题时，通常的争议点在于在网络游戏运行的过程中，网络游戏显示界面会呈现动态的视频和音频组合而成的游戏画面，这些动态内容是否拥有版权存在分歧。根据目前司法裁判的主流观点，具备人物、背景、故事情节等表现形式的网络游戏，与电影作品非常类似，将具备这些特征的网络游戏当作电影作品来对待，认定为“类电作品”，一方面符合普通百姓的认知，一方面也符合著作法立法的本旨。

其次，对于游戏玩家的游戏操作过程是否属于创作行为的定性，可以根据该款游戏的特征来加以区分。如果一款游戏属于绘画、拼图类型，其创设目的即为玩家提供一个进行创作的平台，那么该玩家对游戏的“操作”过程即“创作”美术作品的过程，因此在这种情况下产生作品的著作权应当属于游戏玩家；但是市面上绝大多数游戏的类型属于“竞技性”，游戏的情节、画面等前期已经基本创设固定，玩家更多的目的是为获得操作体验感，注重的是实用与效率，因此，此时玩家的操作对于整个游戏画面的贡献并不大，并没有参与作品的创作。另外，亦有观点认为，对于游戏玩家的游戏操作过程中可参照表演权或表演者权进行考量，但是需要明确的是，只有著作权人才享有表演权，只有表演文学或艺术作品的人才能成为著作权法上的表演者，而游戏玩家一方面没有创作新作品不属于著作权人，一方面其操作游戏的目的并非表现作品，而是展现其技术，获得游戏体验感，因此游戏玩家并不享有表演权或表演者权。

再次，明确网络游戏的动态画面在具备独创性时可以构成“类电作品”，那直播平台未经许可将其进行直播或转播时，亦能根据该经营者所实施的具体直播方式来确定由著作权人享有的某项具体权能给予相应的调整。其中涉及的著作权法中的权项包括广播权与著作权人享有的其他权利，如果直播平台未经许可以电视台无线的方式对电竞游戏比赛画面进行现场直播，即侵犯了广播权；若未经许可通过互联网的方式对电竞游戏比赛画面进行直播，则侵犯了著作权人享有的其他权利。

最后，对于游戏主播的网络游戏直播行为，虽然此行为的目的并非是为了展示游戏的动态画面，甚至还会因此增加该网络游戏的知名度，吸引更多玩家参与，但是将其认定为合理使用行为尚有难度。一方面，在我国《著作权法》第22条规定著作权合理使用的12种情形中，游戏主播的个人网络直播的行为不在此列举的范围之内；另一方面，参考合理使用四要素——使用的目的和性质、版权作品的性质、使用的部分的数量和内容的实质性、作品潜在市场或价值来看，商业性的大量甚至完整性使用该独创性较高的“类电作品”，会对该作品之后的商业价值及相关利益产生一定影响。因此，不宜将游戏主播个人未经许可的网络直播认定是合理使用行为。

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律师建议

网络游戏直播产业属于当下最具有经济效益的热点问题之一，其中涉及的著作权问题亦需加以重视，笔者团队通过对此类司法案件的梳理，从网络游戏生产商及运营商、游戏玩家、游戏直播平台、游戏主播等四方主体的行为及定性出发，希望能给为相关主体提供参考建议。

对于游戏的生产商及运营商来说，要加强知识产权意识，除了要注意防范版权侵权风险外，还需在商标、专利、商业秘密等方面加以重视，从多个维度规划知识产权布局，充分应对多重侵权风险；

对于游戏玩家来说，需明确除特殊创作类的游戏类型外，对一般竞技性游戏的操作行为都不属于版权法意义上的创作，亦不享有表演权或表演者权，因此通过著作权法的途径可能较难维权，游戏玩家若想提前预防，可采取事先合同约定等方式，如果遇到相关的纠纷，可以从民事合同角度切入；

对于游戏直播平台来说，虽然网络游戏视频能带来相当大的流量，获得巨大收益，但未经许可将其进行任何形式的直播或转播，都可能属于侵权行为，因此游戏直播平台在营利的同时也要培养知识产权意识，网络游戏并非“免费午餐”；

对于游戏主播来说，个人未经许可带有商业性质的网络直播行为并不能通过合理使用条款免责，因此游戏主播在平台上对某款游戏进行直播，宜先确认平台已获得该游戏授权，从而规避风险。

（本文作者：盈科卓智律师团队 ）

一、邓紫棋解约风波缘起

16岁就出道的创作型歌手邓紫棋G.E.M，是目前国内最具商业价值的一线女歌手，在2019年3月7日发微博宣布与合作十多年的经纪公司“蜂鸟音乐”解约，撰写长文阐述公司多年对她的压榨，并发出律师函。邓紫棋方表示，由于公司的违约行为，决定终止与蜂鸟的独家经理人合约，同时音乐创作合约即将在3月底期满终止。

次日，蜂鸟音乐公司发出《声明》回应其公司最重要的（有说是唯一的）摇钱树邓紫棋的解约声明，表示双方合约在2022年才到期。

邓紫棋首次主动要求与将其捧红陪伴其成长11年的经纪公司解约，一度上微博热搜，但网友与其粉丝本次却一边倒的支持邓紫棋。

艺人与经纪公司解约，早已不是新闻。开撕的姿态和过程各不相同，但结果大多都不会双赢，甚至是满盘皆输。

二、艺名vs商标；邓紫棋还能继续叫“邓紫棋”吗？

很多艺人出道走红使用的都是艺名，而非本名，例如刘德华、王菲、舒淇、吴亦凡、张艺兴、李易峰、杨紫等都是艺名。一方面是为了从艺道路顺畅红紫而起艺名，另一方面也有考虑一朝退下屏幕可以回归普通人生活。

歌手邓紫棋为艺名，本名为邓诗颖。

那么，邓紫棋一旦解约后，还能继续使用“邓紫棋”的艺名吗？

【律师说法】

一般艺人艺名的版权归经纪公司所有，通常在经纪合同上也会约定。但是，艺名、笔名、译名作为姓名权的一种法定类型，艺名属于艺人的姓名权，系人格权的一部分，是一种绝对权。艺名“邓紫棋”的知识产权和姓名权，经过长期的沉淀，已经与邓诗颖本人建立了一种紧密的、唯一的、稳定的对应关系。因此，邓紫棋无需改名，蜂鸟公司无权禁止邓诗颖继续使用邓紫棋艺名。

如果邓紫棋在当初签订的经纪合同中放弃了自己对艺名的使用权，则比较麻烦，但这样的合同可能涉及违反合同法的相关规定而导致条款无效，邓紫棋可以起诉证明合同无效。

另外，“邓紫棋”是蜂鸟的一个品牌。邓紫棋及G.E.M均已被蜂鸟公司在中国内地和香港申请注册为商标，注册商标类别涉及表演、音乐、广告销售、出版物、拍卖、经纪、服装鞋帽、珠宝钟表、艺术品、科学仪器、教育娱乐等数十种商品和服务类型。（如图）

【律师说法】

商标专用权，并不能完全对抗姓名权，换而言之，商标权主要应用于商品服务领域，不能以商标权来对所有领域进行简单排他使用。

分两种情形分析邓紫棋商标权的问题：

1. 邓紫棋对蜂鸟公司申请商标注册一事不知情亦未授权，公司擅自注册。那么，针对蜂鸟公司注册“邓紫棋”等商标的行为，邓紫棋本人可以通过申请宣告商标无效、撤销、起诉侵权等方式主张权利。

2. 邓紫棋对公司申请商标注册事先知情且同意授权，那就比较复杂，要看双方谈判情况，即便谈崩了，邓紫棋也可以尝试以在先权利人名义去申请宣告商标无效。最终会以申请注册时间与权利人的知名度来判断。

P.S : 艺名争端，邓紫棋也不是第一起，抢注名人姓名做商标的事件屡见不鲜，很多明星的都有“躺枪”的案例。尤其在备受关注的在影视与体育娱乐，如“六小龄童”、“伍佰”、“金龟子”，成龙、刘德华、姚明、林书豪、易建联、乔丹甚至屠呦呦都曾遭遇抢注。

在司法实践中，也不乏胜诉的案例，2016年最高院最终判决乔丹体育公司的“乔丹”商标予以撤销；2017年刘纯燕就“金龟子”商标侵犯其姓名权为由申请宣告商标无效，并最终获得法院的支持。

三、音乐歌曲版权的归属，邓紫棋11年歌坛生涯成“泡沫“？

有着“巨肺天后”之称的歌手，邓紫棋算是近年来很有才华和实力的青年歌手，出道11年，唱过许多脍炙人口的歌曲，如《喜欢你》、《泡沫》、《光年之外》。

从邓紫棋此次主张与合作11年的蜂鸟公司解约的事件来看，从邓紫棋委托香港律师发出的律师公函可以看出，音乐创作合约即将期满，但是经纪合约应该尚未届满，邓紫棋要求解除的正是经纪合约。双方决裂并非一朝一夕，此事很可能进入司法程序。

【律师分析】

究竟是蜂鸟公司违背商业诚信、压榨艺人，还是艺人想另起炉灶借机发挥，到底孰是孰非，尚无法判断。

• 艺人与经纪公司解约的原因大多也相似，从邓紫棋的长微博吐槽中也可捋见端倪。邓紫棋作为蜂鸟公司的唯一核心艺人，贡献高但是话语权弱，随着邓紫棋走红商业价值走高，公司为其安排了相当密集的行程以实现商业利益，压榨了邓紫棋的音乐创作空间，同时邓紫棋对公司提供的商业资源、宣发能力、公关等专业艺人经纪服务也表达了不满。长期积累的不满与不信任，矛盾无法协调，分手是迟早的事情。
• 在蜂鸟的声明中，也可以看出另一种可能一部分艺人闹解约的诉求无非是想单飞或者被重金挖角。经纪公司培养一个成功的艺人确实不容易，花费大量人力物力财力，随着艺人发展逐渐成熟，经纪公司也要从长远考虑适时调整发展策略，与时俱进，毕竟艺人经纪对于个人的依赖性非常强，经纪公司也要为艺人提供更专业、更高效的经纪服务。否则，一味以快速收割红利为目标压榨艺人，不健康的关系难以为继，艺人要求解约或跳槽就不可避免了。
  

【律师说法】

邓紫棋与蜂鸟音乐公司共同耕耘11年的音乐歌曲，就歌曲版权的归属具体要看双方合同的约定。通常经纪公司会约定所有音乐版权归公司所有，但是很多有才华有实力的创作型歌手也可以要求在合同中约定保留自身对曲目的表演权，即解约后歌手自己可以继续演唱，当然公司会在演唱场合等进行严格限制。

艺人与经纪公司的解约纠纷，将是一场拉锯战，面临诸多庞杂的权益之争，艺名商标、歌曲版权以及歌迷会管理人、频道归属人等都将是争夺的关键内容。

最好的局面事蜂鸟公司与邓紫棋友好协商，得出一个双方都能接受的方案。

（本文作者：盈科张萍律师）