案情简介

余某2010年9月入职深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自公司”），双方签署了《劳动聘用合同》。余某前期任职结构工程师，参与了某纸币识别器项目。2012年年中，余某转任工程部经理，并于2013年5月从创自公司离职。离职时，余某与创自公司签订了《离职协议》和《保密与竞业限制协议》。

驰卡公司成立于2011年12月。2013年10月29日，以驰卡公司为申请人，余某、温某为发明人，申请了名称为“纸币识别装置”的实用新型专利（专利号为ZL20132067XXXX.3，以下简称“涉案专利”），授权公告日为2014年4月30日。

根据涉案专利的权利说明书背景技术的记载，涉案专利所要解决的技术问题是如何防止在待机状态时，灰尘从纸币入口处进入纸币识别器内部而影响识别器正常使用和识别精度。该实用新型公开了一种纸币识别装置，包括主体和设置在主体的入钞口的前面板，前面板上设置有纸币入口，前面板包括上入口面板和下入口面板，纸币入口由上入口面板和下入口面板构成，下入口面板相对主体的侧面，设有防尘部和驱动防尘部相对所处纸币入口方向往返运动的驱动部，下入口面板对应防尘部运动方向处设有供防尘部通过的通槽；或者上入口面板相对主体的侧面，设有防尘部和驱动防尘部相对所处纸币入口方向往返运动的驱动部，上入口面板对应防尘部运动方向处设有供防尘部通过的通槽；达到了该纸币识别装置具备防尘挡门的目的，减少了人工对机器的清洁次数，节约了人力成本。

涉案专利的共同发明人温某系第一发明人，早在2008年8月20日，温某就作为发明人申请了“一种具有双防护门的电动卡片读写器”的实用新型专利，并于2009年12月16日获得授权（专利号：ZL 200820188866.X），该实用新型涉及的技术方案就包括防尘防异物的功能。温某作为发明人的另外几项专利也与诉争专利存在一定的技术联系。

创自公司以驰卡公司和余某作为被告，以专利权权属纠纷的案由，向法院起诉，要求法院依据《专利法》第六条和《专利法实施细则》第十二条为由，判决涉案专利归属由创自公司。

原裁判内容及存在的问题

（一）一审法院判决

一审法院认为专利权属纠纷的争议焦点为诉争专利是否属于职务发明，并从三个方面进行分析：

首先，余某2013年5月7日从创自公司离职，2013年10月29日向国家知识产权局申请了诉争专利，诉争专利是在余某和创自公司人事关系终止后1年内作出的。余某、驰卡公司抗辩称人事关系终结的时间起算点应当以余某2012年年中在创自公司转任工程部经理起计算，但一审法院认为该抗辩主张与法律规定明显不符，不予采纳。

其次，诉争专利是否与余某在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。员工离职后作出发明创造专利权利归属，关乎发明人、企业和社会公众的三方利益，如何合理界定“本职工作”或者“单位分配任务”的范围，是一个知识产权平衡保护的问题。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第三款中对离职员工申请专利的限制，本质上是为了避免离职员工将本来是执行本单位的工作任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，在离职后进行申请，从而损害了原单位的合法权益的情况。本案中，余某自入职创自公司开始，承担的就是研发纸币识别器产品的工作任务，诉争专利也是一种纸币识别装置，主要发明点是在机器主体的入钞口处增加了防尘挡门，以避免灰尘从纸币入口处进入纸币识别器内部影响识别器正常使用和识别精度。两者都属于对同一产品的研发，系相关联的发明创造。余某、驰卡公司抗辩称“创自公司在研发其产品时只有对传感器进行防尘，并没有出现在入钞口设置防尘挡门的这一技术方案或者想法，所以不是职务发明”。一审法院认为，判断涉案发明是否是职务发明，主要是判断涉案发明创造是否与余某在创自公司从事的工作任务有关，而不是将涉案的专利技术特征与创自公司研发的产品本身技术特征进行一一比对，职务发明的认定并不需要创自公司已经研发出或者提出与专利技术完全相同的技术方案或想法，故余某、驰卡公司的该抗辩理由不能成立，不予采纳。

余某、驰卡公司还提出余某在创自公司的后期转任工程部经理，所以余某的本职工作与技术研发无关的抗辩主张。一审法院认为，余某在离职时与创自公司签订了《离职协议》和《保密与竞业限制协议》，不得泄露创自公司技术与商业秘密，说明其离职前的职务仍然应当与技术工作有关，且不能因调岗否认余某在创自公司主要从事技术开发的事实，故对余某、驰卡公司该抗辩理由不予采纳。

第三，关于诉争专利的另一发明人温某，余某、驰卡公司并未提供案外人温某从事与纸币识别器相关的行业从业经验或学历证明，亦未举证证明其对诉争专利的实质性特点做出过创造性贡献，且根据驰卡公司提供的证据显示，检索以“温某”为发明人的专利几乎都是与读卡器、发卡机相关，仅有的5个与纸币识别器有关的专利均是在2013年10月29日申请，且与余某署名为共同发明人。

综上所述，涉案专利是与余某在创自公司承担的本职工作和分配的工作任务有关的发明创造，属于职务发明创造的一种情况，创自公司应当为专利权人。一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条之规定，判决如下：确认名称为“纸币识别装置”（专利号ZL20132067XXXX.3）的实用新型专利权归创自公司所有。本案案件受理费人民币1000元，由驰卡公司、余某负担。

余某和驰卡公司不服，提起上诉，认为创自公司提交的证据16证明了余某只是钞箱部分的负责人，而识别头部分是由另外一位同事负责，因此余某不可能担任识别头中的防尘部分的设计，此外，余某在诉争专利申请日之前1年多就已调离岗位，故诉争专利与余某在创自公司本职工作中所涉及的技术内容不具有相关性。

（二）二审法院判决

二审法院对此认为，余某、驰卡公司的该上诉理由不成立。

二审法院对此认为，虽然创自公司提供的证据16《C100-RMB-B项目情况说明》证明识别头项目负责人为刘巍、钞箱项目负责人为余某，证据18《C100-BOX-L2K项目方案书》证明了余某负责仿制Cashcode的VAULT1000钞箱产品，但不能据此推断出余某没有参与识别头部分的研发工作；相反，创自公司提供的证据17《C100-RMB-B01纸币识别器项目方案书》证明了余某是包括识别头结构设计、钞箱设计等在内研发工作的责任人之一；即使如余某所述其于2012年5月转任创自公司的工程部经理，但根据创自公司的经营范围和产品，以及余某一审中提供的证据1-7“余某手机信息”等证据，仍然证明了余某的工作与“纸币识别器”有关。而且根据我国专利法及其实施细则的上述规定，判断涉案发明创造是否是职务发明创造，主要是判断涉案发明创造是否与余某在创自公司从事的工作任务有关，而不是要求诉争的专利技术特征与余某从事的研发工作的内容完全相同，因此，二审法院认为余某、驰卡公司的该上诉理由不成立。

余某和驰卡公司还在二审程序中补充提交了一份由温某公证的电子邮件。邮件显示：发件人：郭XX，收件人：温XX，主题：关于PA1321169“一种带电控防尘挡门的纸币识别器”一稿审核事宜，内容为：“关于贵公司案件名称为“一种带电控防尘挡门的纸币识别器”的专利申请文件已完成，一撰稿随附，请您审核确认并提出修改意见。我方将根据您的确认和建议完善申请文件尽早递交申请！”以此证明温某才是涉案专利真正的发明人。

二审法院认为，诉争专利虽然载明发明人为温某、余某，但是余某、驰卡公司并未提供案外人温某从事与纸币识别器相关的行业从业经验或学历证明，亦未举证证明其对诉争专利的实质性特点作出过创造性贡献。余某、驰卡公司一审中提供的证据显示，检索以“温某”为发明人的专利几乎都是与读卡器、发卡机相关，仅有的5个与纸币识别器有关的专利均是与涉案诉争专利在同一日即2013年10月29日申请，且均与余某署名为共同发明人。虽然余某、驰卡公司于二审期间提供的（2017）深盐田证字第1081号公证书可证明专利代理机构于2013年10月25日曾向温某发出“关于PA1321169‘一种带电控防尘挡门的纸币识别器’一稿审核事宜”的邮件，但该证据也无法证明温某对涉案诉争专利的实质性特点作出创造性贡献。

二审法院从而驳回上诉，维持原判。

但无论在一审程序还是二审程序，法院均未将温某列为被告，更没有通知其参与诉讼。

再审办案策略及律师工作

驰卡公司就本案中存在的实体问题与程序问题一并向最高人民法院申请再审，一方面主张法院对《专利法实施细则》第十二条的实体内容理解错误，在驰卡公司、余某已经提供了充分证据证明余某在创自公司处离职前，所从事的工作与诉争专利的内容并不相同，创自公司对于诉争专利的形成既没有下达工作任务，也没有提供物质技术条件，且余某在诉争专利的申请日之前一年多就已调离岗位。在此情况下仅以“诉争专利要解决的技术问题与余某在被申请人处从事研发工作涉及的技术领域相同”就认定诉争专利与余某原本职工作有关，进而判决诉争专利归属于创自公司，是对法律规定的扩大解释，直接损害了驰卡公司、余某的合法利益。

另一方面，还主张法院存在程序错误，在各方当事人对诉争专利的发明人并未提出异议的情况下，法院单方面确定涉案专利的共同发明人温某没有对诉争专利的实质性特点做出创造性贡献，完全超越了法院的审查范围和权限，也是对案外人合法权益的损害。

再审逆转内容的裁判要旨及结果

最高人民法院提审本案，经开庭审理之后，认为：在确定涉案专利权归属的过程中，发明人身份对涉案专利权属的确定具有重要意义。根据原审法院已经查明及本院补充查明的事实可知，至创自公司向一审法院提起本案诉讼时，涉案专利的发明人已经由“温某、余某”变更为“温某”，即温某在本案纠纷发生之时是涉案专利文件中载明的唯一发明人。而一审、二审法院认定涉案专利权应转由创自公司享有的事实基础及法律依据为，涉案专利的发明人为余某，且为余某在创自公司工作期间完成的职务发明，故专利权应归属创自公司。而至本案创自公司提起一审诉讼时，温某已经成为涉案专利文件上记载的唯一发明人。在此情况下，原审法院作出权属变动判决的前提是，必须排除温某的发明人身份。在温某作为本案纠纷发生时涉案专利文件记载的唯一发明人的情况下，原审法院未通知温某参与本案诉讼，且未听取其意见即直接排除温某发明人身份的作法缺乏事实依据，应予纠正。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条的规定，必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的，人民法院应当通知其参加诉讼。本案系专利权权属纠纷，温某作为本案纠纷发生时涉案专利证书中记载的唯一发明人，涉案专利的权属变化将直接影响其合法权益。据此，原审法院应当通知案外人温某参加本案诉讼并陈述意见，并结合温某提供的相关证据，在重新查明事实的基础上确定涉案专利的发明人身份以及权利归属。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条之规定，本案属遗漏当事人之情形，故应由一审法院在追加当事人的基础上重新进行审理。

最高人民法院最终裁定撤销本案二审判决、一审判决，发回一审法院重审。

律师评析

本案在确定再审策略时，坚持实体与程序并重。而且温某作为发明人没有参与诉讼，存在明显的问题。只是严重到何种程度，应如何处理，只能由最高人民法院来把握。

无论在民事案件中还是刑事案件中，程序正义是实体正义的前提与保障。最高人民法院在本案中坚持程序正义、保障类似温某等利害关系人诉讼权利，发现一审法院和二审法院在审理过程中存在遗漏当事人的严重程序错误后，果断作出了撤销原判，发回重审的正确裁判。

最高人民法院自本案起，也统一了同类案件确定被告的原则。

此前，同类案件的被告一方，通常仅由原告自行确定，往往包括作为发明人（设计人）的离职员工和作为专利权人的新任职单位，至于涉案专利的其他发明人（设计人）是否作为当事人参加诉讼，法院对此审查得并不严格，也没有强制性要求。

在本案之后，法院统一要求专利权属纠纷案的被告应包含全部发明人（设计人），如果原告起诉时没有列明的，审理法院可以依职权追加遗漏的其他发明人（设计人）为共同被告，避免出现其他发明人（设计人）在没有参与诉讼，甚至是在毫不知情的情况下，相关专利权属就发生的变更。

法院的这一转变确实具有合理性。因为如果涉案专利存在多位发明人（设计人）的，其他发明人（设计人）很可能也对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。不将其他发明人（设计人）一并列为当事人，就可能无法查清不同的发明人（设计人）对涉案专利各自作出了哪些具体贡献，特别是剥夺其他发明人（设计人）参与诉讼的程序性权利，是对程序正义和实体正义的严重威胁。

本案的后续结局也颇有趣味：在最高人民法院裁定发回重审后不久，涉案专利被宣告全部无效；既然涉案专利自始无效，创自公司也就没有再启动专利权权属案的程序了。

（本文作者：盈科王承恩、许国兴律师 来源：微信公众号 律师思维）

“根据《劳动合同法》规定，除员工违反服务期约定或违反竞业限制约定外，企业不得与员工约定，劳动者承担违约金。实践中，企业一般会与重要员工签订竞业限制协议，并约定员工违反竞业限制义务时违约金的计算方式。

根据本人对竞业限制案件检索发现，在认定员工违反竞业限制义务的情况下，一半以上的案件法院会调整违约金的数额。因为通常企业约定的违约金数额都会比较高，法院一般会考虑用人单位支付的经济补偿数额、员工给用人单位造成的损失情况、员工违反竞业限制协议的获利情况、员工在用人单位的工作年限和职务、员工的主观过错等因素调整违约金数额。

本文将简要介绍实践中常见的竞业限制违约金的计算方式，并提出自己的建议。

一

常见的违约金数额确定方法

企业会在竞业限制协议中，对违约金计算方式进行约定，常见的违约金数额确定形式有：

1

确定的违约金数额。例如“员工违竞业限制义务，应当一次性向企业支付违约金**万元。如果违约金不足以弥补损失时，还应赔偿企业因此造成的所有损失”。

2

违约金为离职前12个月月平均工资的倍数。例如“员工违反竞业限制义务，应当承担违约责任，违约金数额为双方劳动关系终止前12个月员工获得税前工资收入总额的3倍。如果违约金不足以弥补损失时，还应赔偿企业因此造成的所有损失”，又如“员工违反竞业限制义务的，须返还企业已支付的经济补偿，同时还须向企业支付离职前月平均工资12倍的违约金”。

二

律师建议

1

企业应在违约责任处约定，如果员工违反竞业限制义务，应返还企业已支付的经济补偿。很多竞业限制协议中没有约定返还竞业补偿，但其实竞业限制补偿是一个确定的且相比而言不高的数额，一般会得到支持。

2

如果想对员工起到震慑作用，可以约定很高的违约金。但如果企业想在诉讼中获得全额支持约定的违约金，违约金数额不宜过高，建议与员工在职期间的工资相当，可以考虑违约金数额为离职前12个月月平均工资的倍数。

员工离职前12个月月平均工资是仲裁员或法官一定会调查的问题，因为这涉及竞业限制补偿的计算。司法解释规定竞业限制补偿的数额不应低于离职前12个月月平均工资的30%，同时不得低于劳动合同履行地最低工资标准；而深圳地区规定竞业限制补偿的数额不低于离职前12个月月平均工资的一半，仲裁员或法官要考虑企业是否支付了足额的竞业限制补偿。

3

对于可能造成的损失进行单独约定。大多数情况下，违约金的数额足以弥补企业的损失。但也可能存在企业损失大于违约金的情况，因此有必要约定：如果违约金不足以弥补员工违反竞业限制造成损失时，应赔偿因此造成的损失。

（本文作者：盈科莫艳玲律师 来源：微信公众号 律师思维）

“

2022年3月28日，一场历经四年的某KTV因曲库授权诉中国音像著作权集体管理协会（以下简称“音集协”）滥用市场支配地位的诉讼尘埃落定。根据中国裁判文书网公开的判决书可知，最高人民法院在该案件中最终认定音集协的行为不违反《反垄断法》第十七条第一款第四项、第五项的规定，不构成滥用市场支配地位的垄断行为。至此，该KTV在一审和二审中均败诉。

一

【判决要点】

在该案一审和二审过程中，主要聚焦的争议在于以下三个问题：

01

第一，被诉滥用市场支配地位行为的确定。

法院认为，在本案确定的相关市场中，即中国大陆类电影作品或音像制品在KTⅤ经营中的许可使用市场，音集协目前是唯一的集体管理组织，即使另行审批成立其他集体管理组织，其业务范围也不会与音集协出现交叉或重合。由于其获得授权管理的类电影作品或音像制品具有明显的数量和规模优势，从而在KTⅤ经营中具有很强的代表性，故一审法院认定其在本案确定的相关市场具有支配地位。

02

第二，关于音集协是否实施了反垄断法第十七条第一款第三项所禁止的拒绝交易行为。

根据反垄断法第十七条第一款第三项规定，具有市场支配地位的经营者，没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易的行为，构成滥用市场支配地位。可以综合分析如下因素：垄断行为人是否在适当的市场交易条件下能够进行交易却仍然拒绝交易；拒绝交易是否实质性地限制或者排除了相关市场的竞争并损害消费者利益；拒绝交易缺乏合理理由。

结合本案，法院认为：首先，该KTV与音集协未能签订著作权许可使用合同，并非音集协单方面提出交易条件所致，该KTV认为音集协不能满足其签约要求也是主要原因；其次，该KTV提供的现有证据并不能证明音集协具有“拒绝与其签约”“没有正当理由拒绝提供收费标准”以及“没有正当理由拒绝按照合理标准收费”的意思表示；再次，就音集协的管理范围而言，其本就不应该提供音像节目载体及向KTV经营者许可除表演权、放映权外的其他著作权财产权。

03

第三，关于音集协是否实施了反垄断法第十七条第一款第五项所禁止的附加不合理交易条件行为。

根据反垄断法第十七条第一款第三项规定，具有市场支配地位的经营者，没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易的行为，构成滥用市场支配地位。判断具有市场支配地位的经营者是否实施了反垄断法所禁止的拒绝交易行为，可以综合分析如下因素：垄断行为人是否在适当的市场交易条件下能够进行交易却仍然拒绝交易；拒绝交易是否实质性地限制或者排除了相关市场的竞争并损害消费者利益；拒绝交易缺乏合理理由。

结合本案，音集协以某KTV补交前两年许可使用费作为签约条件具有合理理由。首先，音集协要求相关KTV经营者补交签约前许可使用费与KTV经营者的实际经营需要相符；其次，音集协作为非营利性的著作权集体管理组织，其有义务为著作权权利人争取最大利益，音集协有权利代表权利人收取KTV经营者在签约前因使用音像制品的相应许可使用费；再次，音集协通过签约前要求相关KTV经营者补交许可使用费，既节约了诉讼成本，又对于其他经营者起到警示作用。

综上，终审判决认为该KTV提交的现有证据不能证明音集协实施了垄断行为，驳回其上诉请求。

二

【相关思考】

就整体行业而言，因曲库不透明、管理方式较为粗放等问题，音集协的垄断争议由来已久。尽管在该案件中，KTV并未在司法层面获得胜利，但是音集协如何完善服务让权利人和使用者满意，仍需要公众去思考。

音集协官网的数据显示，2019年各类版权使用费收入达2.86亿元，相比同比增长49.74%，协会运营和管理成本为25%。根据音集协公布的收费标准，北京和上海的卡拉OK著作权使用费最高，一天一个终端（即包房）收费11元。浙江、广东和天津10元/天/终端，最低的如四川、宁夏等8元/天/终端。但让KTV经营者不满的是，每年向音集协交费仍用不上正版曲库。此前音集协的一纸《关于停止使用部分涉诉歌曲的公告》让这一尴尬现状更加凸显。

一个符合产业和社会期待的著作权集体管理制度，应蕴含保障自治和抑制垄断两方面的价值。但无论是一家还是多家，集体管理组织应由著作权人来发起设立和管理，并且许可行业协会有话语权就许可价格去自由磋商，才是关键。

（本文作者：张思佳 来源：微信公众号 律师思维）

案情简介

原告：深圳市云创服装设计有限公司（以下简称“云创公司”）

被告：广东维耶斯服饰有限公司（以下简称“维耶斯公司”）、广东维耶斯服饰有限公司广州分公司（以下简称“维耶斯广州分公司”）、广州市花都区新华遇见服饰店（以下简称“遇见服饰店”）、广州市花都区新华佩珊服饰店（以下简称“佩珊服饰店”）、广州市从化街口俪旺采服饰店（以下简称“俪旺采服饰店”）

云创公司于2014年10月20日创作完成MAXRIENY奇幻城堡店铺形象，并于2015年8月21日取得该作品登记证书（证书登记号为国作登字-2015-L-00224713）。该店铺形象以“森林古堡秘境”为概念，透过中世纪装饰元素结合宫廷设计，表达超现实意境。店铺中的灰墙、试衣间、吊架等作品伴有古堡雕花的点缀创作出具有独创性的造型，整体装潢不仅富有美感，还能够起到区分商品及服务来源的作用。另外，原告还对其开发创作的十一款服装设计及宣传文案享有著作权。

被告未经许可，在其店铺装潢上采用了与原告相同的元素造型组合，并对原告享有在先著作权的服装进行抄袭、生产并销售。同时，被告还抄袭了原告宣传文案用于品牌推广。法院认为，被告侵权行为构成著作权侵权。

此外，原被告均从事女性服装设计及销售行业，经营地域范围也存在重合，为同业竞争关系。且原告的店铺装潢经持续广泛使用，在相关公众中已具有很高的知名度及影响力，被告明知原告存在在先权利，仍在其店铺中擅自使用与原告相似的店铺装潢，具备混淆可能性，构成不正当竞争。

办案策略及律师工作

PART/  03

接受原告委托后，根据当事人提供材料整理诉讼方案及工作流程：

一、前期勘察阶段<<<<

组织办案人员前往原被告双方实际经营服装店铺进行勘察，尤其是被告方开设不同区域的连锁店铺，初步判断双方店铺装潢构成相似程度，同时结合法院在先判例倾向从而确立管辖法院；

二、大数据检索阶段<<<<

根据前期勘察报告要点总结本案难点，诸如店铺装潢的权利属性是否构成著作权意义上的作品，如果是作品的类型应为建筑作品还是美术作品、以及对方复制行为是属于平面到立体的复制还是立体到立体的复制等一系列问题，以上理论问题在司法实践中在先判例作出价值性裁判要点，都需要根据实际的检索报告从而发现解决问题的路径；

三、诉前证据固定阶段<<<<

一方面与原告方公司设计人员多次沟通并搜集创作过程证据，同时搜集使用及知名度证据等；另一方面对被告侵权行为包括不限于店铺装潢的细节、服装款式、文案宣传等行为进行逐一固定；

四、组织诉前会议<<<<

根据当事人需求确定诉讼请求，比如是否需要将天虹商场列为共同被告，是否会影响原告公司与天虹商场的正常合作、是否有利于案件后续的执行等问题进行利弊分析提出专业法律意见，以便当事人进行决断。

五、以可视化形式向法官呈现案件事实、大数据检索阶段<<<<

团队采用PPT 、 EXCEL 等可视化、数据化、时间轴等形式，将原告主张权利基础与被告实际店铺装潢截图进行充分比对，对案件事实经过按时间顺序整理成时间轴等可视化的形式。

裁判要旨及结果

PART/  04

本案的难点在于店铺装潢是否应受到著作权法的保护，换句话说即店铺装潢是否构成著作权法意义上的作品及作品的类型，对于特有的店铺装潢的摹仿抄袭能否构成不正当竞争。

法院总结本案的案件争议焦点主要是：

1、原告是否对“MAXRIENY奇幻城堡店铺形象”、服装作品、宣传文案享有著作权；

2、各被告的行为是否构成对原告服装作品著作权的侵权；

3、被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司的行为是否构成对原告宣传文案、天猫旗舰店的声明、面料图片的侵权；

4、各被告的行为是否构成不正当竞争。

律师团队根据上述争议焦点从以下方面进行论述：

一、原告对“MAXRIENY奇幻城堡店铺形象”、服装作品、宣传文案享有著作权<<<<

原告将含有“MAXRIENY”品牌店铺的设计效果图的作品向国家版权局进行了登记，并且相关邮件证据中显示该店铺形象设计的效果图、施工图等证明原告独立创作的过程。原告对“MAXRIENY奇幻城堡店铺形象”享有著作权。

原告通过电脑绘制的方式进行服装设计，并向国家版权局申请了著作权登记证书，因此原告对其服装作品亦享有著作权。

而原告的宣传文案来源于其品牌设计总监于2015年第十五届深圳服交会上接受记者采访时的发言，可视为其属于云创公司的口述作品，云创公司享有该作品的著作权。

二、各被告的行为已构成对原告服装作品著作权的侵权<<<<

首先，原告有证据证明其作品已经通过成衣销售的方式进行发表，且存在被告接触该作品的可能性。其次，被控侵权服装与原告服装虽然存在细微差别，但整体形态、设计元素及轮廓特征均一致，构成实质性相似。再次，服装设计类的美术作品虽然具有实用功能，但本案中涉案作品展示美感的部分可以在观念上与实用功能分离。

因此，各被告的生产、销售行为侵犯了原告服装作品的著作权。

三、被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司的行为构成对原告宣传文案、天猫旗舰店的声明、面料图片的侵权、以可视化形式向法官呈现案件事实、大数据检索阶段<<<<

首先，原告与被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司同属服装设计及销售行业，被告具备接触前述作品的可能性。其次，被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司品牌理念中的词句与原告宣传文案中相关词句的表达构成实质性相似。同时，被告维耶斯公司的天猫旗舰店店铺的服装的展现方式及排列形式也与原告构成实质性相似。

综上，被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司的上述行为构成对原告宣传文案、天猫旗舰店的声明、面料图片著作权的侵害。

四、被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司的行为极易造成消费者的混淆，构成不正当竞争<<<<

首先，原告与各被告同属服装设计及销售行业，呈同业竞争关系。其次，原告的“MAXRIENY玛克茜妮”品牌在国内市场具有一定规模及市场占有率，享有较高知名度。再次，被告与原告在使用的店铺形象、装潢风格、宣传文案以及销售的服装款式上均构成实质性相似，足以导致一般消费者误认为是原告的商品或者与原告存在特定联系。

综上，被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司的行为构成不正当竞争。

最终法院认定各被告侵犯了原告对于服装作品享有的著作权，被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司还侵犯了原告对于宣传文案享有的著作权，被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司生产、并在与原告近似装潢的店铺中售卖侵权服装，构成不正当竞争。一审法院判处被告名鹭公司停止侵权并赔偿原告云创经济损失及为制止侵权行为所支出的合理维权费用，二审法院维持该判决。

典型意义

PART/  05

店铺装潢权利保护的法律依据主要是《反不正当竞争法》第六条第（一）项关于“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”以及《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第三条关于“由经营者营业场所的装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰等构成的具有独特风格的整体营业形象，可以认定为反不正当竞争法第五条第(二)项规定的‘装潢’”的规定。

本案中，法院确认被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司的服装作品和宣传文案与原告存在直观可见的多处相似，结合原被告为同一地域的同业竞争者，存在接触可能性这一事实，认定被告的行为已构成对原告著作权的侵害。

其次，由于原告对于店铺形象已办理著作权登记，因此审理中法院仍肯定了由灰墙、吊挂灯箱、屏风、雕花衣柜等道具组合形成的整体形象设计属于著作权法意义上的美术作品，结合被告维耶斯公司、维耶斯广州分公司在高度近似装潢的店铺中售卖侵权服装的行为，从同业竞争、混淆可能性、主观恶意等方面综合分析，最终认定被告的行为已构成不正当竞争，较好的维护了当事人的权利。

（本文作者：盈科刘雨函律师 来源：微信公众号 律师思维）

01

【案件简介】

A公司为世界知名的化妆品奢侈品牌。

2013年12月，A公司在第 3类上成功注册MM商标，核定使用范围为“香料; 香水; 香精油; 化妆品(不包括动物用化妆品) ”。

2020年8月，B商铺从C处购买了M香水（标有MM商标），B商铺与C无签订合同、发票等进货证明。C在与B商铺的聊天记录中曾经提供D公司进口商品的海关单（与M香水无法一一对应）。

2020年10月，A公司到B商铺购买了M香水（标有MM商标）。

2021年11月27日，A公司认为B商铺未经A公司的许可，使用了MM商标，侵犯了A公司的商标专用权，请求判令B商铺赔偿经济损失。

2021年12月，B商铺委托我们团队代理该案件。

02

【诉讼策略】

一、初步整理与分析

1. 证据初步整理：

A公司提交的证据按照证明目的可分为四类，第一类为商标档案/商标注册证，证明A公司享有MM商标权；第二类为使用证据，证明A公司使用MM商标；第三类为侵权证据，证明B商铺销售MM商标侵犯了A公司的商标利益；第四类为损失证据，证明B公司的侵权行为给A公司带来的损失。

B商铺现有证据为：B商铺与C微信聊天记录，包含了B商铺下单购买M香水的记录及D公司的海关单（与M香水无法一一对应）。

2.案件事实初步整理：

3. 案件初步分析：

（1）初步抗辩方案为A公司无实际使用证据故无需承担赔偿责任，虽然A公司享有MM商标权，但A公司提交的证据显示A公司仅在衣服、包包、鞋子等用品上使用“MM”商标，A公司没有在香水领域实际使用过“MM”商标的证据。同时本案也做好了对方提交使用证据户的减少赔偿的备用抗辩准备。

（2）本案合法来源的证据不充足。查找B商铺所销售的M香水是否为正品，官方告知现无消费者查询验证真伪通道。此外，查找代理商D公司的工商信息与资料，显示D公司的母公司为香港公司，无其他可借鉴的信息。

二、深度整理与分析

1. 证据深度整理：

（1）扩大搜索D公司的信息，通过微博检索到存在一个名字存在相对相似的D集团公司与A公司存在合作关系。合理怀疑D集团公司与D公司、D公司的香港母公司之间为集团关系。

（2）查找D集团公司的信息，D集团公司为法国公司，官网无显示集团其他公司的信息。

（3）查找D公司的香港母公司之间的信息，D公司的香港母公司无显示集团其他公司的信息。

（4）搜索D集团公司的新闻，检索到某政府机关走访D公司的新闻中披露了D集团公司与D公司的集团关系。

（3）重新搜索B商铺的旧手机中的微信聊天记录，C也发送过一份关于D公司的海关记录，与M香水一一对应。

2.案件事实深度整理：

3. 案件深度分析：

案件答辩要点变更为商标权权利用尽。

（1）D集团公司与A公司合作开发M香水，A公司授权D集团公司研发生产M香水并投放市场。2013年，D集团公司与A公司宣布建立独家合作关系，为M研制香氛产品。2015年，D集团公司对合作推出的首款M女性香氛进行宣传推广。2019年，D集团公司与A公司合作研发并推广新的香氛M 。经查询，百度百科及D集团公司官方网站上均标明D集团公司中经营的化妆水品牌涵盖了M。故，D集团公司与A公司建立了开发M香水的长期合作关系，A公司授权D集团公司研发生产M香水并投入市场。

（2）B商铺销售涉案商品来源于D公司，即D集团下的公司。B商铺从C批发购买M香水时，系C从D公司购买所得，并有C向B商铺提供《出入境检验疫入境货物检验检疫证明》《海关进口货物报关单》予以证明产品来源。另一方面，B商铺购进的涉案商品的外包装上明显标识了代理商为D集团公司。B商铺通过涉案商品外包装底部的条形码查询，也可以查到涉案来源于D集团公司。而D公司是D集团公司在上海开设的子公司。

（3） A公司在涉案M香水商品上的商标权权利用尽，B商铺转售涉案M香水不构成侵权。

商标专用权人本人或其被许可人使用注册商标的商品，一经投放市场，商标专用权即告穷竭，商标专用权人不能再限制其流通，否则，将会对妨碍交易秩序，影响市场流通。商标权权利用尽主要包括两个条件：一是商标标志没有发生变化；二是除商标标志之外的商品本身的条件没有发生变化，至少是没有变劣。本案中，涉案商标标志没有发生变化，涉案商品本身的条件没有发生变化，符合商标专用权用尽的条件。因此，当D公司将M香水销售给C后，A公司不享有禁止C在香水上使用M商标的权利，不能限制该M香水的流通，C及B商铺转售涉案商标的商品的行为不构成侵犯A公司注册商标专用权。

03

【 案件结果】

A公司撤回起诉。

04

【总结分析】

在对案件初步分析时，因案件相关证据不充足，案件已做好败诉准备，本人也决定了采取侵权减少赔偿的抗辩方案。但是客户非常坚定肯定的指出“产品一定是正品”也使得本人在承办案子中始终保留着一丝疑惑，于是抱着“哪怕只有1%关联的证据，也总比没有证据强”的想法，反复多次进行搜索与查找，最终找到了案件的突破口。

本案也反映了一个常见问题，零售商的交易习惯相对随意，所以在应诉时常常无法找到相关证据，本案中庆幸的是虽然B商铺的负责人虽更换了新手机，但其仍保留着旧手机，故而才能找到2020年的聊天记录，使得案件得以顺利进展。建议零售商应日常应做好保存相关交易往来，核查商品的来源，尽到合理注意义务以规避诉讼风险。

（本文作者：盈科纪岸玲律师 来源：微信公众号 律师思维）

·背景·

经验分析

对于刑民交叉的商标案件，权利人一般会有两种路径来获得赔偿，一是在刑事阶段提起刑事附带民事诉讼，二是等刑事诉讼结束后再在民事诉讼中请求民事赔偿。如果采取第二种方式，民事诉讼中涉及民事赔偿会涉及哪些问题呢？如果利用刑事案件得到的资料获得较高的民事赔偿呢？

根据参与办理的后续民事案件来看，可能会涉及以下几点：

01

刑事诉讼程序没有被提起公

诉或要求承担刑事责任，是否可以要求其承担民事责任？

刑事案件中犯罪的判断标准不同于民事案件中侵权的判断标准，刑事案件的证据要求达到“确实充分、排除合理怀疑”的程度，而民事案件的证据要求达到“高度盖然性”，两者存在很大的区别。故如果刑事诉讼程序没有被提起公诉或要求承担刑事责任，可能是其没有达到犯罪的标准，但并不代表其不侵权，不意味着其不需要承担民事责任。

02

刑事诉讼中主从犯的认定，

是否意味着民事责任的承担存在差异？

刑事诉讼中主从犯的认定，是根据各被告在共同犯罪中所起的作用大小不同来区分的。而民事案件中，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。刑事案件中主从犯，都是民事案件中的共同侵权人，应对权利人的损失承担连带责任。故刑事诉讼中主从犯的认定，不意味着民事责任的承担有所区别，在民事案件中，法院会判决侵权人共同赔偿权利人的损失。

03

 民事赔偿数额是否限于

刑事犯罪数额？

法院在确定刑事犯罪数额时只考虑侵权人的情况（主要依据查扣的情况），没有考虑权利人的情况（例如权利人及其商标的知名度等）。且刑事案件的证据标准与民事案件的证据标准存在差异，故不能简单将刑事犯罪数额作为民事案件的赔偿标准。

04

民事赔偿的计算方法

商标侵权案件中，《商标法》及其相关的司法解释对民事赔偿的计算方法做出了详细的规定，一般是从权利人的实际损失，再到侵权人的侵权获利，再考虑商标许可使用费用的合理倍数，最后法定赔偿。

权利人的损失，可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。侵权人所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。只要知晓注册商标商品销售减少量或者侵权商品销售量之一，以及注册商标商品的单位利润或侵权商品的单位利润之一，即可计算出权利人的实际损失或侵权人的侵权获利。

在民事赔偿的计算部分，刑事案卷会起到很大的作用。现场查处时，侵权商品的数量是确定的，且刑事案卷中会有侵权人的询问笔录，也会有一个确定的侵权商品数量。

最后，还需要考虑一下是否可以适用惩罚性赔偿。如果侵权人假冒权利人知名的注册商标，且完全以侵权为业，侵权获利巨大，符合惩罚性赔偿的适用条件，可以对其适用惩罚性赔偿。

（本文作者：盈科莫艳玲律师 来源：微信公众号 律师思维）

第一部分  国内电商平台知识产权侵权类型及判定
以热门平台淘宝、抖音为例，讲解了目前这两个平台上常见的侵权类型：
● 国内电商平台知识产权侵权类型1：（针对商标、专利、著作权）：
销售假冒或者仿冒产品

          以仿冒为例：

例1-1：

（七粮液与九粮液）

例1-2:

（正 面）

（背 面）

例1-3:

假冒或者仿冒行为的判定方法：一般先通过产品图或页面描述判断商家售假，然后进行测试购买，将正品与被投诉商品进行比对，出具真假对比分析报告。● 国内电商平台知识产权侵权类型2-1：
不当使用他人权利（商标）：滥用关键词
例：商品品牌属性描述品牌A，标题出现A+B品牌的描述内容，即可能存在滥用B商标的情况，B商标持有人可发起投诉。

● 国内电商平台知识产权侵权类型2-2：
不当使用他人权利（著作权）：盗用图片
例：在商家商品发布信息中，卖家未经授权使用权利人享有著作权的图片。
如权利人在官网或旗舰店公开发表展示的图片，商家未经授权就在商品发布信息中使用了官网或旗舰店的图片，可能存在侵权行为，著作权所有人可以发起此类型的投诉。

● 国内电商平台知识产权侵权类型2-3：
不当使用他人权利（著作权）：盗用他人美术作品
例：权利人享有美术作品版权的权利，若商家未经允许将其使用在商品上，且该商品不是该权利人所生产或授权生产的商品，此可能构成侵权。

不当使用他人权利的判定方法：一般可通过侵权店铺产品页面展示内容判断是否存在不当使用权利情况。

问题及解答

1

A公司采购正品后放到平台上销售，权利人以A公司未经授权销售其产品，是否构成侵权？平台如何处理这类投诉？

2

A公司采购正品后放到平台上销售，权利人以A公司销售产品的价格低于定价，是否构成侵权？平台如何处理这类投诉？

A公司采购正品后放到平台上销售以及销售价格低于权利人的市场指导价，不构成侵权，理由是权利人对外销售产品后，该产品上权利即用尽，权利人无权再干涉A公司的转售行为。至于A公司销售价格偏低，关键看权利人与A公司是否存在经销、代理等合作关系，权利人可从违约责任角度进行规制。

针对上述问题，平台已明确表示权利人以商家未经授权就销售我的产品的行为以及商家商品销售低于品牌方的定价的行为并非知识产权侵犯的问题。

第二部分  国内电商平台如何处理知识产权侵权行为

国内电商平台投诉途径：

商家被平台认定为存在侵权的后果（以淘宝为例）

《淘宝网关于出售假冒商品实施细则》

认定情节一般的标准：

（一）通过信息层面判断卖家出售假冒、盗版商品的；

（二）卖家实际出售的；

（三）为出售假冒、盗版商品提供便利条件的。

认定情节严重的标准：

（一）通过信息层面判断卖家大量或全店出售假冒、盗版商品；

（二）出售的假冒、盗版商品给消费者造成人身损害或财产损害；如：某卖家销售假冒某品牌浴霸，消费者在使用过程中该浴霸发生爆炸事故，造成消费者受伤或烧毁浴室，但该情形不包括浴霸本身的价值损毁。

（三）卖家所出售的商品依照《淘宝网商品品质抽检规范》规定，经品牌及版权抽检鉴定为假冒、盗版商品的；

（四）其他方式恶意规避平台监管出售假冒、盗版商品的；

认定情节特别严重的标准：

（一）经司法、行政机关认定卖家销售假冒、盗版商品，手段恶劣或数额巨大或造成严重后果的，或者被追究或可能追究刑事责任的。

如：根据司法判决已构成刑事犯罪的。

（二）卖家通过不正当方式或特定市场的卖家出售假冒、盗版商品，且影响恶劣的。

如：1.卖家反复使用他人账户多次出售假冒、盗版商品且造成恶劣影响；

2.卖家以其他方式恶意规避平台监管，并且全店或者大量出售假冒、盗版商品。

（三）卖家存在出售假冒、盗版商品的次数累计达三振的（特殊情形不计次，卖家在3天内出现的违反情节一般的违规行为视为1次）。淘宝网针对出售假冒、盗版商品实行“三振出局”制，即卖家每次出售假冒、盗版商品的行为记为一次，若同一卖家出售假冒、盗版商品的次数累计达三次的，则将被永久查封账户。如:淘宝网知识产权保护平台用户小张于3月4日对卖家甲进行投诉且投诉出售假冒商品成立，视为出售假冒商品一次；3月8日淘宝网平台通过信息层面判断卖家出售假冒、盗版商品，则该卖家甲出售假冒商品两次；4月11日卖家甲第三次收到淘宝网知识产权保护平台用户小李的投诉，投诉成立，此时卖家甲出售假冒、盗版商品累计达到三次，因此此次该卖家将被扣48分处理。常见的侵权后果是移除侵权链接，如出现上述情节严重或者情节特别严重的情况下可能出现扣分、查封账户的后果。

第三部分  

国内电商企业应对侵权策略

*建议商家分三步走：

申诉是企业应对投诉后需要重点推进的工作，以下提供申诉指引供参考：

因出售假货被判罚的应对方法：

情形1:

情形2:

情形3：

情形4：

不当使用他人权利被判罚的应对方法：

情形1：

情形2:  

情形3:

总结：被投诉侵权了，要积极应对！平台投诉只是权利人维权的其中一种手段，下一步可能是诉讼！

被投诉了，如经评估确实存在侵权，建议尽快下架侵权产品，如对侵权认定有异议，则应尽快进行申诉。对权利人来说，如通过平台投诉能有效制止侵权，也不一定会提起侵权诉讼。但如果商家被移除侵权链接后仍继续侵权，那么权利人提起诉讼的概率会大大提高。诉前，权利人可以通过平台轻易获取商家的身份信息，诉中，权利人通过向法院申请《律师调查令》获取平台的销量、销售时间等数据，并极有可能会在诉讼中主张商家存在恶意侵权而要求惩罚性赔偿。

（本文作者：盈科卢丹丹律师 来源：微信公众号 牟晋军律师团队）

专利权人在美国发现涉嫌侵犯专利的产品，想要寻求公权力介入以制止侵权行为，取得赔偿时，通常可以选择两种应对方式，一种是向美国国际贸易委员会提起调查申请；另一种是向美国当地法院提起专利侵权诉讼。

第一种情况下，美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission, ITC）能够依据《美国关税法》第337条启动调查，即大家耳熟能详的337调查。第二种情况下，美国联邦地方法院对于涉及专利权、植物新品种保护等诉讼具有专属管辖权，专利权人可以向相应的美国联邦地方法院提起诉讼。本文将主要针对此类专利诉讼当中，关于侵权判定标准、审理形式、特别程序部分，进行介绍。

侵权判定标准

美国法院认为涉案专利的某项或某几项权利要求的全部技术特征，均能在被诉侵权产品中体现，此时的被诉侵权产品完全落入权利要求范围内，即构成专利侵权。该标准与我国判断专利侵权中的全面覆盖原则相同。

若根据全面覆盖原则，被诉侵权产品落入涉案专利权利要求的字面读取范围内，则还需考虑是否可主张适用逆等同原则。即被诉侵权产品的某个技术特征实质上并未利用涉案专利说明书所公开的技术手段，则被诉侵权产品仍未落入涉案专利的保护范围。

倘若被诉侵权产品的某个技术特征并未落入涉案专利的字面读取范围内，则必须再检视该技术特征是否可主张适用等同原则。即将该技术特征与涉案专利权利要求中相应特征进行比对，判断二者之间是否通过实质等同的技术手段，发挥实质等同的功能，并能够达到实质等同的技术效果，以此作为判断侵权的标准(If two devices do the same work insubstantially the same way, and accomplish substantially the same result, theyare the same, even though they differ in name, form, or shape)。该标准在美国最高法院1877年的Machine Co. v. Mruphy案中被提出，并沿用至今。

在适用等同原则时，需要判断是否主张适用禁止反悔原则。在专利申请或维护阶段，专利权人为维持专利有效性，有可能自愿放弃或限缩其权利要求的范围。在专利诉讼阶段，专利权人须按照其曾放弃或限缩后的标准主张权利要求的保护范围，不得反悔而主张其原始保护范围。

陪审团还是法官

美国诉讼程序中，陪审团的存在是与国内法院审判程序迥然不同的一大特点。根据美国联邦宪法规定，凡属于普通法诉讼且诉讼目标额度超过20美元，诉讼任一方当事人均可要求本案由陪审团审理，有陪审团审理的审判被称为jury trial。此时由陪审团进行事实认定，由法官负责适用法律。若各方当事人不申请由陪审团审理，该诉讼即由法官直接审理，被称为bench trial。此时则由法官全权负责事实和法律部分的审理。

在专利权人的诉讼请求包括被控侵权产品的生产者、销售者等负担损害赔偿责任时，该损害赔偿的性质属于普通法，则当事人具有申请陪审团审理的权利。原告若欲申请陪审团审理，应于起诉状中提出；被告若欲申请陪审团审理，应于收到起诉状后十日内，以书面形式向法院提出申请。

对于被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围，属于事实认定的范畴，因此该部分由陪审团认定。在此过程中，法官有权认定各方当事人出示的证据是否与本案的待定事实存在关联，陪审团只能够参考法官认可的该部分证据。

特别程序——马克曼听证

在专利侵权诉讼中，对于专利权利要求范围的界定往往是双方存在争议较大的部分。当各当事人对于专利要求的保护范围意见不一时，应由法院对此先行界定，并将确定后的保护范围交由陪审团，由其决定被控侵权方的产品或方法是否落入该保护范围。

这一程序被称为马克曼听证，源自于1995年Markman v. Westview Instruments, Inc.案件。为了缩短陪审团不必要的等待时间，节约司法资源，法院可以在陪审团开始审理前，召开听证程序，先行界定涉案专利相应的权利要求的用语含义以及保护范围。法院可以根据案件的实际情况，采用不同方式进行马克曼听证。例如法官可以通过各方递交的证据，采用书面审理的方式解释权利要求的范围；也可以在审判程序前召开由各方参与的调查会议等。

在马克曼听证中，除专利的说明书、权利要求书、专利申请和维护过程中的答复文件等作为关键证据须提交法院外，当事人还往往通过专家证人提供专业证词来支持己方观点。另外，当事人还可以向法院提交教科书、专业论文、专业书籍等，作为判定权利要求保护范围的证据。

（本文作者：周雨桐 来源：微信公众号 牟晋军律师团队）

知识产权惩罚性赔偿的适用

我国现行的民事损害赔偿责任往往遵循填平原则，即以填补权利人损失为根本目的。但是由于过去很长一段时间，知识产权案件具有维权周期长、举证困难、赔偿低等种种特点，权利人往往维权困难、且积极性不高。在知识产权案件中引入惩罚性赔偿制度，可以有效打击侵权行为，保护权利人，营造良好的营商环境，因此知识产权惩罚性赔偿制度应运而生。

我国惩罚性赔偿制度初见于1993年《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条，其中规定了商品或服务欺诈的“双倍赔偿”规则。此后，2009年《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条也有“十倍赔偿”或“损失三倍赔偿金”的规定。

在知识产权领域首次引入惩罚性赔偿制度的是2013年修正的商标法。2013年的《中华人民共和国商标法》第六十三条首次出现“一倍以上三倍以下”的惩罚性赔偿规定；2015年修订的《中华人民共和国种子法》第七十三条规定了“一倍以上三倍以下”的赔偿；然后到了2019年修正的《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条亦对侵害商业秘密行为增设了“一倍以上五倍以下”的赔偿规定。

民法典将散见在各专门法中的惩罚性赔偿规定进行了协调、归纳和丰富，并在民事责任承担方式条款中专门予以规定，为惩罚性赔偿制度在其他民事领域中的适用预留了空间。

2020年11月11日修正的《中华人民共和国著作权法》第五十四条增设了“一倍以上五倍以下”的惩罚性赔偿。

2020年10月17日修正的《中华人民共和国专利法》第七十一条也正式确定了惩罚性赔偿制度，同样是一倍以上五倍以下。

2021年3月3日，《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿司法解释》发布，为惩罚性赔偿的适用规则提供了详细指引。

至此，我国惩罚性赔偿制度经历了从无到有、从初步确立到加速发展的过程。

《中华人民共和国民法典》第1185条：故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

也就说不单单是前文介绍的商标、反不正当竞争、专利、著作权可以请求惩罚性赔偿，只要是这七类知识产权专有权利均有适用惩罚性赔偿的空间。

关于故意、恶意的认定

民法典规定惩罚性赔偿的主观要件为故意，商标法第六十三条第一款、反不正当竞争法第十七条第三款规定为恶意。在民法典颁布后修改的专利法和著作权法均规定惩罚性赔偿的主观要件为故意。

民法典是上位法，商标法和反不正当竞争法虽然修改在前，但对其所规定的恶意的解释也应当与民法典保持一致，因此在最高人民法院发布的《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》的理解和适用中表示对故意和恶意的含义应当作一致性理解。

故意的法定要件:

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条规定：对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。   

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：   

（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；   

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；   

（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；   

（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；

（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；

（六）其他可以认定为故意的情形。

（2019）粤民再147号 欧普公司与华升公司侵害商标权纠纷案

华升公司作为同行业经营者，在明知欧普公司及其商标享有较高的知名度和美誉度，且明知“欧普特”商标在灯类商品的注册申请被驳回的情况下，仍故意将“欧普特”商标注册在其他类别并使用于灯类商品上，主观恶意明显。

（2019）浙01民终5872号 五粮液公司与徐中华等侵害商标权纠纷案

被告多次实施针对五粮液相关商标的侵权行为被予以行政处罚，且持续侵权至各被告因刑事案件被抓获时止，被法院认定为故意。

上述情形，虽然不在法定五种情形之内，但是同样可能在司法实践中被法院认定为故意。

关于情节的认定:

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条规定：对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。   

被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：   

（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；   

（二）以侵害知识产权为业；   

（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；

（四）拒不履行保全裁定；

（五）侵权获利或者权利人受损巨大；   

（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；   

（七）其他可以认定为情节严重的情形。

（2019）最高法知民终562号 广州天赐公司等与安徽纽曼公司等侵害技术秘密纠纷案

该案系最高人民法院作出判决的首例知识产权侵权惩罚性赔偿案。

被告无正当理由拒不提供财务账册和原始凭证，导致本案最终无法查明全部侵权获利，构成举证妨碍，加重情节。该案判决充分考虑了被诉侵权人的主观恶意、以侵权为业、举证妨碍行为以及被诉侵权行为的持续时间、侵权规模等因素，适用了惩罚性赔偿，最终确定了法定的惩罚性赔偿最高倍数（五倍）的赔偿数额。

（2019）粤民再147号 欧普公司与华升公司侵害商标权纠纷案

灯类产品属于国家强制认证产品，超范围生产导致产品质量不合格极易引发安全事故，损害消费者利益，影响社会公共安全，法院认定其为加重情节。

关于基数的确定：

如果惩罚性赔偿的“基数”无法确定，即使主客观要件均符合要求，依然会因“基数”无法确定从而无法适用惩罚性赔偿。因此，惩罚性赔偿“基数”的计算对于惩罚性赔偿的适用至关重要。

根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条: 人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。   

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。   

人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

在实务中，前述数额往往并非是可由证据直接证明的明确数据，需要法院结合原、被告提交的财务数据、销售数据、宣传内容、利润贡献率、侵权程度、侵权行为与损失之间的因果关系等酌情计算或估算。

实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，可以以许可费确定基数:

 （2019）粤民再147号 欧普公司与华升公司侵害商标权纠纷案

根据现有证据，权利人的损失或者侵权人获得的利益均难以确定，故欧普公司主张以涉案商标许可使用费的倍数合理确定本案赔偿数额。

知识产权惩罚性赔偿数额倍数的确定

最高人民法院在知识产权侵权惩罚性赔偿第一案的解析中有过具体解释，侵权情节认定为严重时可适用两倍惩罚性赔偿，情节比较严重可适用三倍惩罚性赔偿，特别严重时可适用四倍惩罚性赔偿，情节极其严重时，如满足“直接故意、完全以侵权为业、侵权规模大、持续时间长、损失或获利巨大、举证妨碍”等认定要件，则可以适用五倍惩罚性赔偿，以此构建惩罚性赔偿倍数与侵权情节严重程度之间的一般对应关系。

需要指出的是，填平性赔偿数额即基数和惩罚性赔偿数额应当分别单独计算。也就是说，如果惩罚性赔偿的倍数确定为1倍，那么被诉侵权人承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额加上惩罚性赔偿数额之和，即为基数的两倍。

1、原告销售及利润数据的举证要点

销量流失：原告可通过提供侵权前后的财务账簿、会计凭证、销售合同、进出货单据、销售专户银行流水等，计算公司被侵权前后的销售收入或当年的预期销售目标的差额。

“阿迪达斯公司与阮国强等侵害商标权纠纷案”案中法院选取189元/双正品鞋单价作为计算依据（对阿迪达斯公司最为不利的正品鞋单价），采信阿迪达斯公司提供的2017年度会计报表所显示的50.4%的毛利润率，并将正邦公司第三次被查获的6050双鞋帮计算为销售量，最终以阿迪达斯公司经济损失345779.28元的三倍确定了1037337.84元的赔偿数额。

2、被告销售及利润数据的举证要点

财务、销售数据资料；平台的销售数据，如销量和评论数；被告网站、微信公众号宣传资料、媒体报道中的销售宣传数据；向税务部门、工商部门、海关部门、上级监管机构、行业协会等报送的数据；被行政执法人员查处的产品数量及价格等

3、第三方公司销售及利润数据

同行业企业的年度报告、公开宣传数据，国家行政主管部门、行业协会、第三方平台等发布的统计报告或者行业报告显示的销量及行业利润。

在“小米科技公司等与中山奔腾公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，原告通过提交国内两大电器上市公司美的、格力的年度报告，主张参照适用小家电行业的毛利率，最终得到了法院的认可，最终以中间数33.35%作为本案被控侵权商品利润率。

（本文作者：盈科谢艺源律师 来源：微信公众号 牟晋军律师团队  ）

 知识产权无论是作为人类创造性智力成果的著作权、专利或商业秘密等还是区别性商业标志的商标等，其与其他民事权利的区别性特征是它以一种无体状态的信息存在于世。作为能为人感知的信息，它能同时为多人占有且在使用过程中不存在任何意义上的物质损耗，所以它不同于有体物可通过占有的方式公示权利边界，法律仅需要对有体物的占有状态确认其所有权即可；它也不同于有体物会使用殆尽，法律无需对有体物规定物权期限，物的使用寿命即是其物权期限。故知识产权的保护模式不能完全按照物权的保护模式进行，其多人占有的可能性决定知识产权权利人必须通过法律确认的方式对其知识产权进行公示并清楚、明确、完整的表明权利范围从而划清个人与公众的权利边界，否则会因知识产权权属归属状态及权利范围不清导致个人与公众无所适从；其不会因使用而自然耗尽的特征决定法律不能无限制的赋予知识产权权利人无限期的权利，以免导致专利人和社会公众利益的失衡，阻碍社会进步。

       信息的价值在于传播和使用，只有越多的人传播和使用，该信息才会变成有价值的信息，良法能促进有价值信息的传播和使用，这是社会公众的福音；但有价值的信息不会凭空产生，它需要法律制度去激励其生产者开创性思维，毕竟知识生产者也是食人间烟火者，正所谓“给天才之火，加利益之油”【美国律师、哦，美国唯一获得过专利（专利号US6469）的美国总统林肯语】，这是知识产权制度构建的基础和目的。促进整个社会文化艺术和科技进步是目的，保护知识生产者生产知识的积极性是手段，知识产权制度就是平衡权利人利益和社会公众利益的艺术。只有通过法律衡量的知识产权，才能得到法律的保护，才是有力量的知识产权。

（本文作者：盈科廖保民律师 来源：微信公众号 知产律量）