OEM（Original Equipment Manufacturer）模式下，代工企业根据委托方要求生产商品并贴附指定商标后出口，其商标合法性取决于商标权地域性、委托方权利状态及司法实践标准。以下是核心要点解析：
一、OEM商标使用的合法性框架
1. 中国法院裁判规则演变
| 案例 | 裁判要点 | 合规启示 |
|---|
| PRETUL案（2015） | 单纯贴牌加工（商品全部出口）不构成商标使用，不侵权 | 需证明商品100%出口，不进入中国流通领域 |
| HONDA案（2019） | 即使商品全部出口，若委托方在目的国无商标权，且国内相同商标已注册，则构成侵权 | 必须审查委托方在中国与目的国的双重商标权属 |
| Supreme案（2022） | 代工厂明知委托方商标抢注仍加工，构成共同侵权 | 代工厂需履行实质审查义务，不得协助恶意抢注 |
2. 合法性三要素
- 委托方权属证明：委托方需在出口目的国拥有有效商标权（提供注册证书或独占许可协议）；
- 地域隔离证明：商品不在中国境内销售（海关报关单标注“加工贸易”或“保税出口”）；
- 主观善意：代工厂不知晓或不应知晓商标权存在争议（如委托方提供商标权声明函）。
二、典型风险场景与应对
1. 风险场景
- 目的国商标被第三方抢注：
委托方未在出口国注册，当地经销商抢先注册，导致货物在目的港被海关扣押（依据当地商标法）； - 国内商标冲突：
国内已有相同/近似商标注册，代工厂贴牌行为可能被国内权利人起诉（参考HONDA案）； - 平行出口侵权：
贴牌商品从第三国转口至委托方已注册商标的其他地区，触发平行进口纠纷。
2. 风险防控措施
A[接单前审查] --> B{核查委托方商标权} B --> B1[中国境内是否冲突] B --> B2[出口目的国是否注册] A --> C[要求委托方提供权属文件] C --> C1[商标注册证书] C --> C2[商标授权书（含地域范围）] D[合同条款设计] --> D1[知识产权瑕疵担保条款] D --> D2[争议解决管辖约定（优选仲裁）] E[生产隔离] --> E1[独立生产线+专用仓储] E --> E2[加贴“仅限出口”标识]
三、重点国家/地区合规指引
1. 美国
- 关键规则：
贴牌商品若进入美国市场，委托方需拥有美国注册商标（USPTO注册），代工厂需保留加工记录以证明无主观恶意； - 风险点：
美国采用商标使用在先原则，若委托方未在美国使用商标，可能被认定无效注册。
2. 欧盟
- 关键规则：
委托方需在至少一个欧盟成员国注册商标，代工厂可通过海关备案（EUIPO系统）提前拦截侵权货物； - 特殊要求：
医疗器械、电子产品需额外符合CE认证及REACH法规，且标签信息不得遮盖原厂商标。
3. 东南亚
- 实操建议：
- 马来西亚、印尼等国要求商标本地注册（非马德里体系延伸）；
- 越南、泰国允许临时进口贴牌，但需在6个月内完成再出口。
四、合同条款设计模板
《OEM协议知识产权条款》
1. 委托方保证： a) 在出口目的国（具体列明：如美国、德国等）拥有商标注册号______，有效期至______； b) 该商标在中国境内不与第三方的在先权利冲突； c) 如因商标权瑕疵导致代工厂损失，委托方承担全额赔偿责任（含诉讼费、罚金）。 2. 代工厂义务： a) 仅将贴牌商品出口至______国，不得在中国境内销售； b) 在生产区域设置独立监控，供委托方远程查验。 3. 争议解决： 因本协议产生的纠纷提交______仲裁委员会（如香港国际仲裁中心）管辖。
五、紧急情况应对清单
| 风险事件 | 应对步骤 |
|---|
| 海关查扣 | 3日内提交委托方商标权证书+加工合同，申请放行 |
| 国内权利人起诉 | 立即停止生产，主张“定牌加工不构成商标使用”抗辩，申请管辖权异议 |
| 目的国商标无效宣告 | 联合委托方启动当地商标复审程序，同步协商转口至其他合法区域 |
总结：OEM出口的商标合规核心在于“权属清晰+地域隔离+证据留痕”。代工厂应：
- 建立商标权双重审查机制（中国+目的国）；
- 通过物理隔离与合同约束阻断商品流入国内市场；
- 投保知识产权侵权责任险（覆盖海外诉讼费用）