余姚市杰添塑料有限公司成立于2017年, 位于浙江省宁波市, 是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业，是专利号为202230021185 .X 名称为“杯盖（JT- KFB01）”的外观设计专利的专利独占许可被许可人。该专利于2022年1月13日申请，并于2022年4月12日授权，目前合法有效，且已取得专利评价报告，结论是全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

余姚市杰添塑料有限公司于2022年7月发现某公司在未经许可的情况下，生产、销售与上述外观设计专利相同的产品，且涉案侵权产品在抖音、拼多多等电商平台进行大量销售，已经严重侵害了其外观设计专利权。遂委托钱航律师团队进行维权。

案件经过

根据《中华人民共和国专利法》规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售其外观设计专利产品。

于是钱航律师团队就该侵权行为向永康市市场监督管理局提起专利权侵权行政查处申请，请求市场监督管理局依法进行现场查处。而后与侵权人经协商达成和解协议，侵权人承认其侵权行为事实，并立即停止侵权行为，赔偿权利人经济损失及维权费用共8万元人民币。//
案例分析

我国对知识产权的保护实行”双轨制”，即司法保护和行政保护并行。当权利人发现自身的知识产权被侵害时，可以结合具体情况选择适宜的保护方式，来实现制止侵权、维护自身合法权益的目的。

司法保护，即权利人向法院起诉，要求侵权者停止侵权并赔偿因侵权造成的经济损失，是一种较为常见的维权途径。

行政保护，则是指权利人可以通过向有关的行政部门提起行政查处，由行政部门作出侵权判定和禁令。本案即采取的这一方式进行维权。

相对于维权途径中常见的司法保护而言，大家对行政保护可能比较陌生，下面就让我们一起来了解一下行政保护的优势都有哪些！        

      1、周期短：行政保护的审限一般较短，有利于权利人快速、及时地制止侵权行为。
      2、行政机关的主动性：行政部门可以主动搜集证据。与司法保护不同，行政部门在行政保护程序中不止是一个中立的裁判者，也具有制止侵权行为、维护社会公共利益的行政责任。因此，当存在难以搜集的证据时，行政部门不会像法院一样要求权利人提供担保后才进行搜集，而是依职权采取更为主动的行为。
      3、维权成本低：行政查处的维权成本较低。权利人在立案时无需缴纳诉讼费，在申请证据保全时也无需提供担保。

（本文作者：盈科钱航、朱倩律师 来源：微信公众号 律淘）

说起商标的防御措施，其实从商标最开始注册的时候就要进行布局了。今天大家可以思考的是：你的商标是否采取了主副商标策略？

何为主副商标？即在同一个产品上注册多个商标，一个是在各类产品上体现企业形象的主商标，其他则是在某种特定产品上使用的副商标。这其实是一个企业的商标品牌体系，体现企业形象的主商标是一个，副商标可以是N多个，根据企业的实际需要或经营布局，有些着重使用宣传，有些或许已经不再使用，但主商标一般都不会受到影响。

其实很多企业都在进行主副商标的布局，尤其是一些大型企业，包括国内的腾讯、海尔、美的，国外日本丰田、美国通用汽车等。

比如美国通用汽车公司，这家创立于1908年的百年企业无疑是汽车制造工业的佼佼者，通用公司的主商标是GM，它旗下在全球生产和销售的诸如雪佛兰、别克、GMC、凯迪拉克、宝骏、霍顿、欧宝、沃克斯豪尔以及五菱等一系列品牌都是知名商标，是其副商标。这些副商标品牌系列车型畅销于全球120多个国家和地区。，这些品牌一来是针对不同的消费需求和层次，总有一款适合你；二来也是企业提高竞争力的有利措施，可以根据企业的经营情况随时调整。

再比如宝洁公司，宝洁公司旗下拥有300个品牌，其主商标是

P&G，而SK-II是其拥有的商标之一。2007年SK-II被查出含有禁用物质铬和钕，对SK-II商标构成致命打击，但未对宝洁的整个品牌造成多少影响。这就是副商标的另一个避免“株连风险”的功能，当副商标产品在经营中出现质量、服务或其他问题影响该品牌经营时，不至于对企业其他副商标造成很大的损害，从而保证企业免受更大的损失。

当然，在确定主副商标的注册申请时要进行一个评估，由于主商标主要体现企业形象，所以在注册时要有规划，企业现在和未来准备在哪些领域进行经营？将企业未来可能涉及的所有产品进行定位，以确定具体的类别，经仔细查询后予以一一注册，不能为了节省注册成本而打乱公司的商标战略规划。对于副商标，则可以在企业经营过程中，一般在新产品推出1年之前或在设计阶段即开始注册，以保证新产品的上市时间。

让人欣喜的是，越来越多企业开始重视这种主副商标的注册，也许企业并没有意识到，但随着企业的发展，其陆续推出使用的新产品商标其实已经属于副商标，这个时候一定要及时予以申请注册，获得商标专用权才有法律上的保护。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

经常有客户问，注册了商标，为什么还得不到保障？

这个问题，有很多因素，但我认为很重要的一点，是商标显著性问题。

什么是商标显著性？

商标的显著性，可以简单的理解为：商标标识的内容或含义，与其所指示的产品的质量、原料、功能、用途等特点，关系越远的显著性越强，关系越近的显著性越弱。

比如，联想电脑的“Lenovo”是个新造的混成词语，显著性较高；苹果公司的iPhone用在手机上，显著性较强；格力的“冷静王”商标用在空调上，显著性较弱；蒙牛的“真果粒”用在牛奶上，显著性较弱。

显著性低的商标缺陷在于，一个是注册障碍；一个是即便注册成功，他人涉嫌侵权时也容易主张合理使用，或者不具恶意，甚至成为行业通用名称。

举例:

“雪花”商标在上个世纪80年代，企业改制之前，曾经是安徽省合肥面粉厂的一个知名商标，用在面粉上。后来企业改制，被并购后，“雪花”商标就被搁置很多年未用。2002年内蒙古金穗公司通过转让获得“雪花”商标后，开始大量使用并着力打击各种“雪花”。然而此时的面粉市场中，已经普遍将“雪花粉”作为一种比特制粉更高档次的面粉品种。客观上，逐渐变成行业内的通用名称。对于“雪花”的权利人来说，是一个非常尴尬和无奈的局面。

再举例：

“老干妈”注册在第30类，调料味上。贵州永红生产的牛肉棒，除了涉案商品中标明的“老干妈”，还有“原味、麻辣、香辣、黑胡椒”等，老干妈认为永红公司构成商标侵权，于是起诉。 法院最终认定：永红公司对“老干妈”的使用，客观上造成的后果是，消费者会误认为涉案商品与“老干妈”字样所指向的贵州老干妈之间存在特定的联系，已经起到了识别商品来源的功能，是商标性的使用。 虽然商品中确实添加了“老干妈”牌的豆豉，但“老干妈”在现实中不是任何一种口味，也不是任何一种原料，而是老干妈的驰名商标，具有较强的显著性，与老干妈公司具有唯一对应关系。因此，不能将“老干妈”作为一个描述性词汇用在涉案商品之上。这就是“老干妈”商标反淡化保护的典型案例。

从以上正反两个案例，可以得出，企业应当尽量选择显著性较强的商标，作为企业的主商标，“雪花”用在面粉上，有寓意和暗示性，间接体现了产品的质量、原料和功能，显著性并不高，所以导致最后成为通用名称。 老干妈的积极维权，也是为了防止其商标被淡化，成为通用名称。因为淡化行为一旦发生，驰名商标的识别性将深受影响，价值也受到严重削弱。

总之，商标运用于商业，自然有它的商业逻辑和商业考虑，但从法律上，仍然建议注册显著性较高的商标。才能使得，注册的商标，得到更充分的法律保护。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师 闫雪艳）

这两天准备讲课课件，跟助手沟通，在我的课件上，加上水印。由此想到一个法律问题，仅凭水印，能直接认定著作权人吗？

这种情况很常见，也很容易被认为，水印上写的署名，就是作者。

其实，这是一个认识误区，加上水印只是一种技术，不能直接认定，就是作者。著作权的归属认定，很多时候是一个复杂的过程，必须结合其他证据予以佐证。

对此，国家版权局近日发布的《关于规范摄影作品版权秩序的通知》中强调：“权利声明、水印不能单独作为著作权权属的证据”。此通知，主要针对，在互联网领域，图片库经营者作为相关网站管理者，对网站上的作品可自行标注和修改水印，这种标注和声明随意性大、可信度低，不能简单视同为“署名”，因此不能仅凭此推定作者。

实践中，司法也是这么认定的。比如广州知识产权法院2019年著作权典型案例，（2019）粤73民终125号案件，原告在其经营的“视觉中国”网站上，发布的图片上有原告水印，对此，法院认定：仅凭图片水印不能当然的认定图片的著作权人。

那么，摄影作品、图片等美术作品的著作权有此规定，那么其他作品呢？比如课件、文章等。我认为，同样的道理，仅凭水印不能认定就是文章的作者。比如，某培训机构，邀请讲师讲课，讲师提供了讲课教材，机构为了招聘学员或者宣传，打上了培训机构的水印，能仅以此认定培训机构就是教材的作者吗？

应该还需要讲课老师的明确授权才可以综合认定。

就像，我的课件，加上公司的水印，没有我的授权，还是我的课件一样。

所以，作为作者，要注意授权；作为被告，也不要慌，也许对方根本没有资格起诉。这一点，学到了吗？

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师 闫雪艳）

中午去楼下拿快递，快递的包装盒上有“麦考林“”公司的标志。跟收发室的师傅聊天，说这是购买的化妆品。师傅问：麦考林不是卖衣服的吗？怎么还有化妆品？

我有朋友在麦考林公司工作，对这个疑问了解到的是：麦考林曾经是通过电商经营服装和配饰的，后来转型，进入健康美丽领域。

我想说的是，“麦考林”是一个商标，一个品牌，在互联网企业发展如此迅速的今天，跨界转行特别常见。品牌具有延展性，积累的商誉，可以在转型领域快速打开局面。所以，企业在商标规划上，企业也一定要为，未来可能会涉足的经营领域，把商标申请注册一遍。

其实说起来，也很简单，就是提前做好商标储备，以备不时之需。所谓有备无患，简单的道理。一般大公司，在商标储备上，都是相同的。比如我上周末去迪卡侬逛一逛，购买几件夏天运动衫，看到店里除了服装，还有运动器械、自行车等，甚至还有果冻、矿泉水，都是迪卡侬的品牌。这就是企业品牌的延伸，提前做好了商标规划，所以成为全球知名品牌。

快乐的人都是相同的，不幸的人各有各的不幸。也有很多企业没有做好商标规划，导致事后补锅，付出更大的金钱和时间代价。

比如客户做白酒生意，并在白酒上注册商标。但经营几年后，有了品牌效应，想把品牌拓展到饮料、瓶装水生意时，却发现已经被他人注册了。导致项目要么搁浅，要么通过商标撤销和商标无效扫除障碍，要么直接砸钱通过商标转让购买，怎么都是费心费时费钱的事儿。

其实做白酒，除了在第33类【含酒精的饮料（啤酒除外）】注册，在第32类（啤酒；矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料；水果饮料及果汁）也要注册，甚至，在第30类（咖啡、茶饮料）上、在第43类（餐厅、餐馆）服务上、第35类（商业经营、商业管理）服务上都要注册。

也有客户经常会问，到底他需要注册哪些类别？总共45个类别，并非要全部注册一遍，企业要选择跟自己经营理念相关的、未来可能涉及到的领域做好商标布局，此时可以多听听专业代理人的建议，拓展一下思路。

我相信，每个企业成立时，都怀揣着梦想，攒足了劲头大干一场，也是诚心诚意想要创建一个品牌。那么就在商标注册这件事情上，就不要存在侥幸心理，想着等到需要的时候再去注册。谁也不能保证，几年之后，相同的商标就一定能注册下来。 在2020年，全国月申请量70多万件、日申请量2万件，晚一天申请，就排在了2万人的后面，几年后申请，已经排到十万八千里之后了，想注册下来相当困难。

再次强调，永远不要等到使用时，才想到去注册，那样已经迟到太久太久。希望诚意经营的企业家们，在商标注册上，都不会迟到。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

 近日，最高人民法院就《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》向社会公开征求意见，刚巧最近手上有办理一件商业秘密案件，机缘巧合下对《征求意见稿》的部分条款也提出了一点粗浅意见。在此过程当中，发现商业秘密大多发生在公司和员工之间，商业秘密不正当竞争案件与员工的竞业禁止总是有千丝万缕的联系。于是尝试总结出以下几个问题，进行梳理：

01

涉员工的商业秘密，一般包括哪些？

    商业秘密规定在《反不正当竞争法》第9条第4款：本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

    因此，商业秘密有三个构成要件，要求同时具备：秘密性、利益性、保密性。

A.利益性，就是有商业利益，这个一般都具有。

B.秘密性，不为公众所知悉，且不容易获得。

C.保密性，简单说就是采取了保密措施，并且保密措施与涉及信息的商业价值相适应。

    原告主张的商业秘密具体内容，是不是构成商业秘密，就从以上三点来认定。

02

涉员工的商业秘密，一般包括哪些？

    商业秘密的具体内容，是案件审理的基础。在案件中，即便被告（员工）没有要求原告明确商业秘密的具体内容，原告也有义务明确，而且法院也应当要求原告明确。

    根据《反不正当竞争法》第9条第4款，作为公司一方，一般会主张，客户名单、报价、折扣、商业机会、技术秘密等信息是其商业秘密。

03

法院如何判断这些信息是不是商业秘密？

陶丽不正当竞争纠纷一案【（2015）闵民三（知）初字第2020号】中，法院会考虑以下因素：

     对于客户名单，要具体到客户的姓名电话等信息，客户的信息或报价等，是不是只有少数高层管理人员知道？或者设置了权限密码？或者不同级别不同权限的人只知道其中的部分信息，只有权利最高的总经理等才知道全部信息？

    对于商业机会，是不是出于不公开状态，是不是所属领域的相关人员难以竞争取得，或者需要支付一定的对价才能取得？

    对于合同版本、技术信息等，要看原告有没有告知员工这些是公司的商业秘密？有没有要求员工们签订专门的保密合同？有没有告诫相关员工不得向外界或公司其他无关岗位的员工泄露，不得擅自利用？

    实践中，法院会综合案情，对上述问题逐一审查，以判断是否具有秘密性，采取了保密措施。

04

员工违反竞业禁止限制能否在商业秘密案件中同时处理？

    一般原告在主张员工商业秘密侵权时，会主张违反竞业禁止限制。员工竞业禁止限制受劳动合同法约束，与商业秘密是不同的法律关系，法院不会在同一案件中处理竞业限制问题，会建议公司另觅途径解决。如果员工真有违反劳动纪律或竞业限制的行为，公司可以先劳动仲裁，通过劳动仲裁确认员工违反了竞业限制，对于商业秘密的侵权认定反而是一个比较好的佐证。

05

员工与公司签订的劳动合同中有保密条款，是否就当然认定采取了保密措施？

    一般在劳动合同中，公司会有保守商业秘密的条款，但这种条款一般都比较笼统和概括，并没有具体的保密内容，不够具体。不能当然认定采取了保密措施。

    对于保密措施的具体情形，这次最高院司法解释的征求意见稿中，在第7条进行了列举式的规定，包括哪些情形，增加了可操作性。

    我认为，商业秘密的具体内容，一般是一个动态的过程，有时候并非一成不变的，所以建议公司一事一议，根据经营需要或技术需要与员工签订有针对性的保密协议。

06

员工在事件发生后，所写的《承诺函》能否认定侵犯了商业秘密？

    事件发生后，员工可能受胁迫或者恐吓，写下了《承诺函》，在承诺函中员工承认侵犯了公司的商业秘密，公司是否可以据此要求员工承担侵犯商业秘密的侵权责任？这是我们亲自办理的商业秘密案件中的一个情节。

    法官的逻辑是：不能简单地按照合同约定或者承诺函来认定是否侵权，无论员工当时如何承诺，法官还是要从商业秘密的构成要件来认定商业秘密侵权行为是否成立。也许员工当时确实受到了胁迫，也许员工受到误导，即便没有胁迫或误导，员工可能在签字时认为是商业秘密，现在认为不再是商业秘密，有种种可能性，所以还是要回归到侵权行为构成要件本身进行审理。

       商业秘密案件中涉及员工的情形还有很多，现实中的故事总是新鲜精彩纷呈，问题层出不穷。商业秘密案件难度较大，这是实践中的一致共识，我国目前并没有一部专门的规定商业秘密的部门法，主要规定在我国《反不正当竞争法》中，所以最高人民法院这次专门制定相应的司法解释。法律也许是具有滞后性的，但也具有稳定性和权威性，方法总比问题多。期待司法解释的早日实施，进一步指导商业秘密案件的司法实践。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

一、

写在前面

客户张先生来电咨询：

近日我公司收到市场监督管理局的通知，称有人举报，称我公司的官网上产品宣传内容涉嫌违反《广告法》，我公司网上产品宣传的内容是“产品名称：交直流电＊＊＊＊＊设备；是我公司与中国石化＊＊＊＊公司共同开发的一项专利技术。”不过该专利保护期限已经到期，所以被投诉，可能面临罚款。问应当如何处理？

在给客户解答了相关咨询后，笔者想到很多科技型企业都拥有专利技术，针对具有专利技术的产品，如何在日常经营中做好广告宣传，尤其涉及互联网的广告宣传，本文尝试对相关问题进行梳理，给予科技型企业一些借鉴和参考。

二、

相关法律依据

《中华人民共和国广告法》（2021年修订）第二条：“在中华人民共和国境内，商品经营者或者服务提供者通过一定媒介和形式直接或者间接地介绍自己所推销的商品或者服务的商业广告活动，适用本法。”

《中华人民共和国广告法》（2021年修订）第十二条第1款“广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。”；第2款“未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权。”；第3款“禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。”

《中华人民共和国广告法》（2021年修订）第五十九条“有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款：……（三）涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；……”

《互联网广告管理暂行办法》（2016年）第三条 “本办法所称互联网广告，是指通过网站、网页、互联网应用程序等互联网媒介，以文字、图片、音频、视频或者其他形式,直接或者间接地推销商品或者服务的商业广告。”

《互联网广告管理暂行办法》（2016年）第7条规定：“互联网广告应当具有可识别性，显著标明‘广告’，使消费者能够辨明其为广告。”

三、

法条解读：

1、《广告法》第2条中的“商品经营者或者服务提供者”：所谓商品经营者或者服务提供者，即为“广告主”，是指为推销商品或者服务，自行或者委托他人设计、制作、发布广告的自然人、法人或者其他组织。除了“广告主”外，《广告法》还规定了广告经营者、广告发布者、广告代言人和互联网信息服务提供者的角色。

如果具有专利的科技型企业在网站上或微信公众号上自行发布广告宣传，则“广告主”和“广告发布者”的身份重叠，符合广告法规定的商品经营者的主体身份。

2、《广告法》第2条中的“一定媒介和形式”：对于在互联网上发布广告的企业来说，“一定媒介”包括“网站、网页、互联网应用程序等”，但同时也可能包括电视台、广播电台、户外广告、楼梯广告等。“一定的形式”包括“文字、图片、音频、视频或者其他形式”。

3、《广告法》第2条中的“商业广告”：商业广告应当具有显著的识别性，是为了吸引消费者，从而达到营利的目的。笔者认为可以有狭义和广义的理解。

狭义的广告：包括广告代言、媒体展示等借助第三方协助并支付费用的方式宣传，往往需要策划并撰写专门的文案，具有很强的文学或艺术表现力、冲击力。

广义的广告：是除了“商业必要信息”【商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成份、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务，或者服务的内容、规格、费用等有关情况】之外的宣传都属于商业广告。

4、关于涉及专利的广告宣传涉嫌违法的，最高处以10万元的罚款，下限没有设定，所以在处罚金额上尚有较大的空间，要根据案件具体情节确定。

四、

相关的法院判决和行政处罚案例

1、上海市松江区人民法院行政裁定书【案号：（2021）沪0117行审31号】中认定：“本院查明：上海市松江区市场监督管理局于2020年7月20日对被执行人作出沪市监松处[2020]XXXXXXXXXXXX号行政处罚决定书，认定被执行人（某环保科技(上海)有限公司，住所地上海市松江区）未取得专利权即在广告中谎称取得专利权。该行为违反了《中华人民共和国广告法》第十二条第二款，上海市松江区市场监督管理局依据《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款第(三)项之规定及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(四)项之规定，上海市松江区市场监督管理局对被执行人处以罚款人民币5,000元。该决定书送达被执行人后，被执行人未在规定期限内提出复议或诉讼，也未履行缴纳罚款义务。经催告，被执行人仍未履行义务。”；“本院认为，上海市松江区市场监督管理局作出的行政处罚决定，认定事实清楚，适用法律正确，执法程序并无不当。因被执行人未自觉履行，故对申请执行人的强制执行申请应予准许。”

在该行政纠纷中，上海市松江区的某环保科技是因“未取得专利权即在广告中谎称取得专利权”而受到了行政处罚。

2、关于市场监督管理局做出的行政处罚，经检索，出现大量因未取得专利权、专利权已经终止或无效而被行政处罚的案例，比如下面的案例检索截图：

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五、总结

► 对于科技研发型企业来说，科研创新并申请专利保护是基础，专利获得授权后可以保护自己的技术、投入生产产生利润，是企业的一项重要的资产。企业在运用好专利资产的同时，也要做好专利广告宣传方面的合规。

在上述的案例中，普遍的情形均是企业的广告投放人员（一般是本公司的负责员工）或者风控合规部，未能留意到专利到期时间，导致在官方网站上、微信公众号上、宣传手册上使用“已经终止、撤销、无效的专利作广告”，进而违反《广告法》第12条的规定。所以提醒科研企业在涉专利的广告合规中做好以下几点：

1、定期检查专利是否及时缴纳年费。

专利维持费需要每年缴纳一次，每年有固定的缴纳时间，为前一年度期满前一个月内预缴；若未能按时缴纳，则产生滞纳金，若在法定期限内（年费期满之日起的6个月内补缴）仍未缴纳，则专利将失效。如果对缴费的规定仍然有点不太明白，尤其涉及滞纳金的金额时，可以拨打国家知识产权局客服中心电话查询：010-62356655.或登录“中国专利电子申请网”http://cponline.sipo.gov.cn查询。

2、定期检查专利是否已经到期。

中国《专利法》规定“发明专利权的期限为二十年，外观设计专利权的期限为十五年，实用新型专利权的期限为十年，均自申请日起计算。”

3、广告文案中涉及专利产品或者专利方法，应当标明专利号和专利种类。

《广告法》第12条第1款“广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。”

4、未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权

未取得专利权，不仅包括未能授权的专利，也包括正在申请中的专利。

5、如果专利已经失效或终止，应及时修改广告宣传中涉及专利内容的表述。

所以

提醒我们科技型企业，一定要及时的全面的将企业的广告宣传进行法律合规检查，别让专利成为陷阱，导致被行政处罚。如果因为专利产品广告宣传而被市场监督管理局查处，应积极陈述、申辩，争取从轻的处罚决定。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

也许有人会比较纳闷，正常使用企业名称，也会构成侵权吗？

    实践中，这种情形并不少见，属于商业标识冲突的一种。

    如果在后登记注册的公司名称，与在前的注册商标构成相同或近似,

    在符合一定条件的情况下，可以构成不正当竞争，承担赔偿责任

举案例1

案例1–不构成商标侵权，构成不正当竞争

这个案例是发生判决在2005年的较早的一个案例了：

【案号：（2004）宁民三初字第312号】

原告：南京雪中彩影公司

被告：上海雪中彩影公司、上海雪中彩影江宁分公司

（注：争议双方都是做婚纱摄影、礼服租赁、销售的。）

原告起诉案由：商标侵权、不正当竞争。

原告起诉理由：

1、原告经过十多年的经营，在南京市婚纱摄影行业具有较高的知名度；

2、1996年11月，原告在第42类摄影上，注册了“雪中彩影”商标，在有效期内；

3、被告2004年7月在上海成立，随后在南京江宁区成立分公司，经营婚纱摄影，分公司的门头招牌和店堂招牌上均标明“上海雪中彩影婚纱摄影有限公司（江宁分公司）”，其中“上海雪中彩影婚纱摄影有限公司”字体明显突出。

【法院裁判观点】

1、被告行为不构成商标侵权，因为“雪中彩影”未突出使用。

法院具体论证，在此略过。

2、被告行为构成不正当竞争：

（1）被告的行为后果使普通消费者对市场主体及其服务的来源产生混淆或者混淆的可能。

意思就是，拍婚纱摄影的人，可能会把两家认为是一家公司或有投资关系，进而消费购买。

（2）被告实施的行为具有主观故意。

这里的故意，是推定的故意，法官根据被告跟原告是同行业、被告开公司不久就在南京开分公司、被告在宣传单中将企业名称简化为“上海雪中彩影”，进而推定被告有攀附原告商誉的故意。2

案例2–使用企业名称，构成不正当竞争

这个案例是2016年最高人民法院提审的案子，有一定参考意义。

【案号：(2015)最高法民再375号】

原告: 加多宝（中国）饮料有限公司

被告：重庆加多宝饮料有限公司

（注：众所周知，加多宝公司做饮料凉茶产品；重庆加多宝公司也生产饮料产品。）

原告起诉案由：不正当竞争。

原告起诉理由：

1、2002年，原告在第32类啤酒、饮料上，注册了“加多宝”商标，在有效期内；

2、原告于2012年初开始在凉茶产品上使用“加多宝”商标，并在2012年初至2012年8月广泛宣传，有一定知名度。

3、被告于2012年6月1日将企业名称变更为重庆加多宝饮料有限公司，并在生产的“健多帮”凉茶下方标有“重庆加多宝饮料有限公司”字样。

【法院裁判观点】

被告行为构成不正当竞争

综合考量了以下相关因素：

2012年年间，加多宝和王老吉之间旷日持久的“王老吉”商标争夺战，曾在全国引发了高度关注。

至2012年8月时，在加多宝公司的运营下，涉案“加多宝”商标已经具有了一定的市场知名度。

具有造成市场混淆的可能性。

“加多宝”本身为臆造词，具有较强显著性，重庆加多宝公司在2012年6月把公司名称变更为“重庆加多宝公司”，难谓巧合，且无法作出合理解释，推定具有攀附商誉的主观恶意。

案例3–企业名称不构成不正当竞争

原告：哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司；

被告：广东黑天鹅饮食文化有限公司

【案号：(2003)粤高法民三终字第175号】

在这个南北黑天鹅案件中，广东黑天鹅公司因为突出使用“黑天鹅”商标被认定构成了商标侵权，但是没有被认定为不正当竞争。

法院认为：广东黑天鹅公司的企业名称中字号虽使用了“黑天鹅”三字,但考虑到前述在1989年以来在广东已有以“黑天鹅”为字号的相关服务企业 ,哈尔滨黑天鹅公司亦不再主张其商标为著名商标的相关证据,哈尔滨黑天鹅公司的商标亦未在广东省或全国享有一定的知名度,故广东黑天鹅公司以“黑天鹅”三字作为企业名称中的字号不会造成与哈尔滨黑天鹅公司的主体相混淆，故不构成不正当竞争。

总结

正常使用企业名称中的字号，构成不正当竞争侵权，一般需要满足以下要件：

1、企业名称中的字号与在先的注册商标相同或近似。

2、一般争议双方的经营范围一致。

3、具有主观上恶意（推定的故意）

4、容易导致混淆误认。

5、原告商标具有一定知名度。

律师结语

    其实，全国各地的企业如此之多，中国的汉字虽然复杂，但是常用汉字并不太多，企业名称和在先的商标出现撞车的现象很常见，一般会相安无事。

    此类纠纷的发生，一般是在原告有很高的知名度的情况下，被告的行为确实有造成混淆市场之嫌或已经造成了混淆，是否侵权还要个案具体分析。

    只是公司起名字这件事，以及使用公司名称对产品的宣传，建议老板们还是思想上重视，法律上规范，多问一下身边的知识产权律师比较好。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

记得之前的文章曾经说过，所谓商标的显著性，可以通俗的理解为：商标名字与商品的关系越远，显著性越强，反之，则显著性较弱。

    近日通过经手处理的几个商标纠纷，愈加感受到商标显著性在案件中的重要性。

1、经过商标局核准注册的商标，就一定具有显著性吗？

    这个问题近两年最为经典的案例是“千页豆腐”商标撤通案，该案从2018年到2022年才落下帷幕，北京高院最终判决“千页豆腐”从注册商标已经退化为商品的通用名称，没有了显著性，已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用，应当予以撤销【北京市高级人民法院（2022）京行终2号】。

   当然通过行政无效程序或商标撤通程序，无效掉或撤销掉已经注册的商标是非常有难度的，需要审查该商标注册申请时、提出撤销时的商标显著性事实状态进行认定，涉及非常复杂的法律和事实论证过程。

    在我们正在经办的民事案件中，原告获得一枚商标，并起诉我方商标侵权，我方一边积极应诉，同时认为该枚商标缺乏显著性，不应获得注册，并对其提出了商标无效程序。在该案的法院民事程序中，经过法院释明，认为原告的商标显著性较低，于是原告撤回了商标侵权的主张，仅只保留了不正当竞争的诉讼请求。

【法律依据：《商标法》第四十九条第2款：　注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。】

2、将缺乏显著性的词汇进行变形设计，就一定能获得注册吗？

   有些企业在打开市场时，为了方便宣传容易起一个通用的词汇作为商标。其实内心知道，通用词汇不能归某一家所独有，于是就变通一下，进行字体设计，以为可以获得显著性并过关。其实，现在商标局对缺乏显著性的词汇审查越来越严格，难以躲过他们的火眼金睛，比如：你能看出下图是什么词汇吗？

该文字注册申请在第6类“金属片和金属板”等产品上，商标局认为是属于《商标法》第十一条“其他缺乏显著特征的”等情形，予以驳回。

3、将他人显著性较高的公司名称或者商号，抢注为商标，就一定高枕无忧了吗？

    其实给公司起名字，也是一件比较烧脑的事情，好的名称和创意也许真的是刹那间的灵光一现的产物。把苦思冥想出来的企业名称在工商局登记后，记得一定要去申请下商标，否则谁也不知道，会不会在多年以后，企业名称和商标成为竞争对手争议的焦点。

    从另外一个角度，对于抢注者而言，尽量不去蹭别人的流量，因为一旦产生争议，在后抢注商标的一方，总要解释一下，为什么会想到这个名字而非其他名字，如果在先的公司名称或商标具有很高的显著性，再结合市场知名度、双方经营范围等因素，那么在后抢注的一方就很难再辩解说是一个巧合了，在商标异议、无效程序中被异议掉、被无效掉，大概率是迟早的事情。

【法律依据：《商标法》第三十二条　申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。】

最后总结：

首先，关于商标显著性的法条规定，规定在我国《商标法》第十一条，该法条寥寥数语，但是包含的信息量很大，有很大的适用空间。

其次，法条规定好了，如何运用是关键，关于商标显著性的审查，我国《商标审查审理标准》2021版也有明确的规定。

最后，在行政程序和司法程序中，因缺乏显著性的法院判决也有较多在先案例，比如“千页豆腐”案【北京市高级人民法院（2022）京行终2号】、“蓝泥”案【(2014)高行终字第1891号】等等

   对企业来说，虽然，起了一个缺乏显著性的商标名字，在打开市场时，可能确实容易被消费者记住，但是，在进行商标维权或者不正当竞争争议时，先天的显著性就很可能成为案件的争议焦点，直接决定案件的走向。从保护社会公共利益的角度考虑，缺乏显著性的商标有没有继续注册的必要，也是需要进一步思考的课题。相信企业在给产品起名时权衡利弊都能够作出明智的选择。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

近年来，许多行业协会走上商标维权之路，以“侵害商标权”为由，将全国各地多家小吃店、快餐公司等诉至法院。2021年发生的“逍遥镇胡辣汤”“潼关肉夹馍”等商标维权事件引发广泛的舆论关注，行政和司法机关也纷纷发声。普通的商标维权在日常生活中并不少见，但为何地理标志商标维权行动却能广泛引发社会议论呢？

商标裁判逻辑

一般的商标侵权诉讼中，认定商标侵权的裁判逻辑为：

●审查权利人主张保护的商标是否为合法有效商标；

●被诉侵权商标是否用于权利商标注册的相同或近似商品和服务上；

●被诉侵权商标与权利商标是否构成相同或者近似商标；

●如被告主张正当使用，法院需审查是否不成立商标侵权。

四条裁判逻辑依次递进，且均可能成为案件的争议焦点。

地理标志

地理标志一般由“产地+产品通用名称”构成，也正是因为“地名”是消费市场中经常使用的元素，所以涉及到地理标志商标维权的行动才会引发大家的热议。在地理标志侵权案件中，基本案情大多已经满足前述三条裁判逻辑。《商标法》第五十九条第一款规定“注册商标中含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”，故被告提起的抗辩理由大多是主张使用被诉侵权商标目的在于表明商品来源地。因此，地理标志侵权案件的主要争议焦点集中在第4点上，即被告的抗辩是否属于正当使用。

在黑龙江省高级人民法院审理的涉及库尔勒香梨地理标志侵权案件和青海省西宁市中级人民法院在审理涉及阿克苏苹果地理标志商标侵权案件中，法院均认同地理标志商标权人无权禁止原产地的生产者或经营者使用“产地+产品通用名称”，但因两案被告能否举证证明产品来源而产生了截然不同的判决结果。

图一：库尔勒香梨协会持有的第892019号“库尔勒香梨”商标

图二：阿克苏地区苹果协会持有的第5918994号

“阿克苏苹果;AKSU；AKESU APPLE”商标

地理标志的作用不仅仅是保护特殊地理环境下的优质产品，更在于保持消费者对地理标志品牌的信赖度。地理标志的保护需要地标协会和非成员（会员）的共同努力。地理标志是属于区域的公用性品牌，带有公益性质，权利的行使需要边界。非成员（会员）可以通过更加严格和规范的标注行为，使标识与地理标志商标具有较高的区分度，避免消费者在购买时产生混淆。

出于对地理标志品牌的保护，笔者认为地理标志管理协会应当适当简化申请流程和开放申请授权的名额，而符合生产地理标志产品的非成员（会员）们也应当积极主动地申请使用地理标志，通过管理者与使用者的共同作用，增强合作，减少纠纷，建立起良好的地理标志发展秩序。

参考文献

1. （2019）黑民终610号民事判决书 2019典型知识产权案例.2. （2020）青01知民初40号民事判决书 2020典型知识产权案例.

（本文作者：盈科实习律师 王路路 来源：微信公众号 盈科贵阳律师事务所）