商业秘密是企业重要的信息资产，是企业赖以生存的要素。商业秘密范围广泛，分为两大类，即技术信息和经营信息，且随着时代的发展、业务模式的变化，商业秘密的范围和内容都会发生很大的变化。

根据《反不正当竞争法》第九条的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。短短一行字，对商业秘密的规定，远远不能满足实践中诉讼关于商业秘密认定的需求。同样，在2020年11月25日北京召开的“新形式下商业秘密司法保护研讨会”上，刘春田教授介绍，我们国家的立法主要体现在《反不正当竞争法》中，但仅有一个概括性的规范，还不够细密，司法实践中，虽然也积累了一些经验，但是也暴露了很多问题。

由于商业秘密固有的价值性的特点，商业秘密的权利人会从中获得较大的现实或潜在的收益。因此，出于利益驱使和其他原因，会导致很多非法获取、侵犯商业秘密的事件和案件的发生。司法实践中与商业秘密相关的案件在逐年增加，笔者从裁判文书网上以“企业商业秘密”为关键词进行搜索，可以看到，2017年相关案例为6270件、2018相关案例为9240件、2019年相关案例为11707件，（如图一所示）。正如《2020营商环境报告》中显示，在过去两年内中国的营商环境得到了极大的改善，这与中国加强商业秘密保护，加强实施产权保护，维护提升健康安全的市场竞争环境是分不开的。

司法实践中的认定难点1、当事人主张的经营信息是否构成商业秘密

最常见的是企业客户信息是否构成商业秘密，在司法实践中，法院普遍做法是看企业的客户信息内容是否含有区别于相关公知信息的交易习惯等特殊客户信息，具有商业价值且当事人采取了合理的保密措施。立法回应司法实践中的难点，2020年9月12日起施行的《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十三条规定，“商业秘密中的客户名单，一般是指客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于相关公知信息的特殊客户信息，包括汇集众多客户的客户名册，以及保持长期稳定交易关系的特定客户。客户基于对职工个人的信赖与职工所在单位进行市场交易，该职工离职后，能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的，应当认定没有采取不正当手段，但职工与原单位另有约定的除外。”

2、他人是否实施了侵犯了公司的商业秘密的行为

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条规定，经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：

（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；

（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；

（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵犯商业秘密。第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

3、关于责任承担

侵犯商业秘密的责任有：

（1）民事责任，根据《反不正当竞争法》规定，民事责任的承担主要有停止侵害、支付违约金、赔偿损失等；

（2）行政责任，根据《反不正当竞争法》第二十一条规定，经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘密的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款；

（3）刑事责任，除《刑法》的相关规定外，2020年9月13日，最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》，对“给商业秘密的权利人造成重大损失情节的认定”、“损失数额或者违法所得数额的认定”、“酌情从重处罚情节的认定”、“酌情从重处罚情节的认定”做出了具体的规定。

商业秘密保护途径

一般来说商业秘密主要依靠企业自身进行保护，所以企业自身的保护意识和保护措施对有效防范侵犯商业秘密的行为和事后法律救济都起到非常关键的作用，目前大多数企业普遍采取的方式是通过与员工或者合作方签署保密协议或竞业禁止协议的方式来约定商业秘密的保护义务，这也是目前通行的做法，但是实践下来效果不够理想，很多侵权行为在事后很长时间才被企业发现，或者发现后举证也很困难，因为案发时没有保留足够的证据，或者根本不知道如何保存证据，很多企业在商业秘密保护上处于被动的境地。

商业秘密泄露的途径。侵犯商业秘密涉及的范围很广，潜在侵犯的主体很多，有来自企业外部的，包括竞争对手、合作伙伴、其他外部机构和个人，也有来自企业的内部，比如内部员工等。

人是商业秘密保护环节中最脆弱的环节，是泄密最普遍的渠道。人员管理应包含企业内部员工、合作方、政府机构等各方的管理，可以通过严格的管理策略的实施、合作和协议、技术控制等方式实现对各方人员的有效管理。企业在聘用新员工时，应做背景调查，其中一项就是该员工是否有对原企业的保密义务或竞业禁止的协议和义务。

保密协议的内容应包含以下方面，但并不仅仅包含以下内容：明确要保护的商业秘密范围，保密协议的持续事件，保密协议终止时的相关措施，协议双方的权利和义务，保密信息的许可使用范围，企业对员工有关商业秘密行为的审核和监控的权力，违反协议的责任和处罚措施，员工商业秘密意识教育。

（本文作者：盈科傅蓉律师助理）

【按：一起著作权侵权案件，标的3000多万，两审共历时57个月，其中一审历时30个月，开庭4次，近期终于获得二审胜诉判决。作为原告的对方每次开庭都现场补充证据，共同原告数量也从2家增加到后续的11家。过程犹如电影情节，每每出乎意料，但结果正如我们一开始就坚信的：事实终将查明，黑白不会颠倒。】

Part 1 案情简介

2016年1月，A集团和B公司被C1公司、C3公司共同起诉侵害著作权（是不是漏了C2？别急，后续会提到），索赔超过3000万元，所提出的主要理由是：

C2公司与C3公司于2012年6月12日签署《委托制作协议》，约定涉案电视剧的剧本版权和因制作电视剧所形成的全部有形财产和无形财产及其衍生权利，除法律、法规另有规定或双方另有约定外，均属于C3公司。C3公司在涉案电视剧制作完成之后的2013年12月5日，在国家版权登记中心进行了著作权登记，成为该剧的著作权人。

C3公司与C1公司于2013年4月18日签署协议，约定C1公司享有涉案连续剧在广东省及陕西省的专属播映权。

署名为联合出品的部分主体认可C3公司享有涉案电视剧著作权。

原告方还主张A集团在未经核实的情况下，与B公司签订了关于播放涉案电视剧的协议，于2013年9月28日播放涉案电视剧，且于2013年10月9日开始第二轮播放，因此侵害了C1公司、C3公司等的著作权。

两原告所主张的主要事由，可以归纳为下图一所示：

Part 2 律师工作

本团队办理该案件时，在证据上做了大量工作，并向法院揭示C1公司和C3提起本案诉讼的背后原因，在帮助法院查明事实方面起到关键作用：

（一）提交委托人A集团掌握的证据。

在委托人A集团的法务部门协助下，本团队向法院提交了以下方面的证据：

1. 涉案电视剧的《制作许可证》和《发行许可证》，以及在电视剧主管机关的电子政务平台上查询到涉案电视剧的备案公示信息，制作单位、发行申报机构均仅显示C2公司，不包含任何其他主体。

2. C2公司2013年9月13日出具给B公司的涉案电视剧发行权《授权书》。

3. B公司与A集团在2013年9月签署的《播映权许可合同》，B公司许可A集团在某卫视频道播放涉案电视剧。

4. 证明C1公司、C2公司、C3公司存在关联关系的工商登记信息。

5. 公证提交A集团收到的专用播放带及播放带内容，显示的片尾署名情况，不存在原告方所主张的C3公司享有著作权的特别声明，且C2公司署名为联合摄制。

（二）从C1公司和C3公司提交的材料中，筛查出对其不利的内容。

1. 原告方所提交的、C2公司与C3公司之间声称于2012年6月12日签署的《委托制作协议》，约定涉案电视剧为30集，但本案中，C2或C3公司于2012年间与其他主体签署的合同，均显示涉案电视剧暂定为25集。而且，2012年9月份取得的制作许可证显示长度为25集，2013年5月份取得的发行许可证记载为32集，直到2013年9月开播前，该剧才最终确定为30集。C2公司与C3公司存在倒签委托制作协议日期、串通将本属于C2公司的著作权全部转让给C3公司，从而损害第三方利益的重大嫌疑。

2. C3公司提交的证据中，就涉案电视剧拍摄向C2公司支付款项时明确备注为“借款”的财务凭证，仅2012年间涉及的金额就超过1300万，说明C2公司才是筹集拍摄资金的出资方，组织拍摄活动的真正实体，应当享有著作权。而且这些借款的备注，与C2公司和C3公司在《委托制作协议》中由C3公司投资的约定相互矛盾，再次印证C2公司与C3公司极可能倒签委托制作协议日期。

3. 在原告方提供的C3公司与原告四的子公司H公司之间签署的协议中明确表明：2013年9月16日，C3公司告知H公司涉案电视剧将于2013年9月28日于某卫视首轮上星播出，不符合双方原协议C3公司承诺的播出卫视，为避免因C3公司的违约行为造成H公司损失持续扩大，现双方依据原协议，调整分配方案。从中也可以看出，C3公司事先对于A集团要在某卫视播出涉案电视剧的情况掌握得非常清楚。

4. 原告方提交了C2公司与不同案外人签署的联合投资拍摄合同，但拿不出C3公司与多家片尾署名联合出品人之间的协议，不符合C3公司作为涉案电视剧唯一著作权人的常理。

5. C3公司对涉案电视剧进行作品登记时，自行提供的首次发表日期2013年9月28日，即A集团在某卫视播出的日期，在卫视节目播出需要使用特殊播放带的技术条件下，说明某卫视的播出行为已经得到了C3公司或其他著作权人的许可。

6. 直到2014年3月11日，C3公司向A集团发函时，也只是要求A集团停止向B公司支付款项，并未主张A集团侵权的问题，也印证了C3公司并不认为A集团侵权。

（三）利用大数据发现有关线索，结合原告方自认内容，向法院申请调查取证。

1. 就原告方提交的涉案电视剧DVD光盘，申请法院向发行方广东某出版社调取著作权许可合同，询问授权情况。广东某出版社回复法院，其系由广州D公司于2013年9月16日授权出版，而且D公司提供了其与C2公司之间签署的《版权许可合同》复印件。

2. 检索到C2公司、C3公司与涉案电视剧正版DVD光盘片尾署名联合出品人之一的Z公司之间就涉案电视剧曾发生诉讼，申请法院调取到该案中C2公司、C3公司与Z公司之间签署的相关文书。其中三方于2012年12月21日签署的《联合投资拍摄合同》记载：

（1）涉案电视剧剧本选用由C2公司拥有版权的剧本。

（2）涉案电视剧由C2公司负责承制，并负责剧组组建和管理。

（3）C2公司与C3公司同意用涉案电视剧的版权收益作为质押来确保Z公司投资款及投资收益的回收，即如C2公司逾期返还Z公司投资本金或投资收益超过30日的，则C2公司与C3公司同意本剧所有版权归Z公司所有和处分，并可由Z公司进行发行销售（C2公司与C3公司应无条件向丙方提供相应授权手续及发行母带），但Z公司所取得的发行销售回款满足上述C2公司应支付款项（含本金、收益、违约金）之日起，本剧所有版权自行归C2公司所有和处分。

2013年5月13日，C2公司向Z公司书面申请延期至2013年6月20日返还投资及收益。

2013年12月16日，C3公司向Z公司出具《承诺函》，称由于涉案电视剧已在某卫视播出，故将此合同的收款单位改为Z公司，销售款直接打入Z公司账户。原本与另一卫视签署的首轮上星合同，现已协商转为二轮独播，此合同由Z公司与另一卫视签署（C3公司出具授权书），销售款直接打入Z公司账户。

（四）大数据显示C1公司和C3提起本案诉讼的背后原因

经查询相关数据库，本团队发现截止2017年5月，C2公司未履行的生效法律文书所确认的款项就超过4600万元，已经严重资不抵债，由C2作为原告提起本次，即便能胜诉，所获赔偿也不足以偿还C2公司现有债务，更不要说收回前期对涉案电视剧的投资了。

因此，某些人觉得可以通过与C2公司倒签相关合同，由关联公司C1公司和C3公司发起诉讼和获得赔偿的方式，来达到其更深层次的目的。

综上所述，经过本团队的努力，本案相关事实得到极大丰富，形势从开始时不利于A集团转变为有利于A集团，可以用下图二概括：

Part 3 案件结果

一审法院在审理本案的过程中，首先驳回了A集团与B公司追加C2公司为第三人的申请，然后根据涉案电视剧正版DVD光盘片尾署名情况联系联合出品方（共13家），有2家明确表示不享有署名权之外的其他著作权，13家中的C1公司和C3公司已是共同原告。一审法院在第四次开庭时，将未作为共同原告起诉、又未明确表示不享有著作权的另外9家署名为联合出品人的主体均追加为共同原告。由此，本案原告达到11家。

一审法院在查明事实的基础上，归纳本案的争议焦点在于C2公司是否享有涉案电视剧的著作权以及A集团与B公司二被告是否构成侵权。

根据C3公司2012年6月12日与C2公司签订的《电视连续剧委托制作协议》，除双方另有约定外，涉案电视剧的著作权由C3公司所有。但根据2012年12月21日C3公司、C2公司与Z公司签订的《联合投资拍摄合同》，C3公司及C2公司均同意用涉案电视剧的版权收益作为质押来确保Z公司投资款及收益的回收，否则，要么C3公司及C2公司同意该剧的版权归Z公司所有，要么该剧的所有版权归C2公司所有。一审法院认为，享有权利的主体可对其权益进行处分，根据C3公司、C2公司在《联合投资拍摄合同》中的意思表示，双方签订《电视连续剧委托制作协议》后，C3公司已实际授权C2公司对涉案电视剧享有著作权。况且，C3公司在庭审中明确表示为使C2公司获得融资及对Z公司有所保障，故其在该合同中确认涉案电视剧的版权归C2公司所有，另结合C2公司实际参与并承担了涉案电视剧的投资、拍摄制作、发行等工作，一审法院认定C2公司对涉案电视剧享有著作权。

根据已查明事实，A集团确于2013年9月28日、10月9日在某卫视播出了涉案电视剧，但其系2013年9月17日从自C2公司获得合法授权的B公司获得了涉案电视剧自2013年9月28日至2016年9月27日在某卫视的播映许可权。在此之前，具有公示效力的仅有行政部门颁发的涉案电视剧制作许可证及发行许可证，且证载内容显示制作单位、申报机构均为C2公司。另，C2公司在针对涉案电视剧签订的多份合同中均表示涉案电视剧的著作权归其所有，根据C3公司本案提交的《谅解备忘录》，其对上述情况应属知晓但未提出异议，具体到本案中，根据2013年12月16日C3公司向Z公司出具的《承诺函》，C3公司在知晓涉案电视剧已在某卫视播出的情况下，不仅未曾表示异议，反而提出欲将该合同的收款单位改为Z公司，另结合2013年12月5日C3公司在进行作品登记时将A集团的首播时间作为涉案电视剧的首次发表时间，综上，一审法院认为，二被告在签订获得授权的合同时已经尽到了合理的注意义务，B公司自C2公司获得涉案电视剧播出带后提供给A集团以及A集团在授权期内播放涉案电视剧并未侵犯原告的著作权。故原告以此要求二被告赔偿经济损失及合理支出的主张，缺乏事实及法律依据，一审法院不予支持。

综上，一审法院驳回11家共同原告的全部诉讼请求。

C1公司及C3公司不服一审判决，提起上诉。

二审法院确认一审法院认定阳光盛通公司为涉案电视剧的著作权之一并无不当。C1公司与C3公司关于C2公司并非涉案电视剧的著作权人、A集团播放涉案电视剧未经合法授权以及A集团和B公司未尽到合理注意义务等相关上诉意见不能成立。

至于C1公司与C3公司所称一审法院存在程序违法的情况，二审法院认为一审法院将涉案电视剧署名为联合出品单位之一的某公司追加为一审原告，以及在可以查清事实的情况下，未依职权追加C2公司作为本案第三人参加诉讼，在程序上均无不当。

二审法院从而驳回上诉，维持原判。

（本文作者：盈科王承恩律师）

影视行业中，从权利链条来讲，编剧其实才是站在权利生态链顶端的人，影视剧后续的改编开发衍生等实际上都受到剧本权利的约束和控制，然而现实情况却往往是主要演员和导演更受关注，而编剧却有时候连基本的署名权都得不到保障。在影片的海报和宣传物料中，观众往往一眼看到的是主要演员和导演的名字，编剧的署名通常很小或是没有。实务中曾发生过诸多编剧维权的案例，比如最近的《隐秘的角落》编剧维权事件，以及此前的《唐人街探案》《芈月传》编剧维权事件等。笔者最近也接到了几位编剧朋友关于署名权的的咨询，其中有一个比较普遍的问题，即在影视剧字幕中给编剧署名了，但是在海报等宣发物料中却并没有给编剧署名，在此情况之下，编剧是否可以维权呢？以及如何维权？又是否有好的方法能够提前规避这一风险呢？

        客官别急，本文就将围绕以上问题为您解惑。

1

一、影视剧字幕为编剧署名名正言顺

        几乎没有争议的是，在影视剧字幕中为编剧等创作人员署名不仅是行业惯例，也是法律的明确规定。我国《著作权法》第十五条明确规定，“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签订的合同获得报酬”；第十条第（二）项规定，“署名权，即表明作者身份，在作品上署名的权利”。上述规定包括三层含义，一是编剧在影视作品中享有署名权，二是署名权的载体是作品本身，三是署名的目的在于表明作者身份。所以，如果编剧没有明确表明其希望通过匿名或者不署名的方式进行署名，那么，编剧就应当享有在影视剧作品本身（即影视剧字幕中）的署名权，制片方亦应保障该权利的实现。

        亲爱的编剧朋友们，如果您参与了影视剧剧本的创作，并且这些创作都是由您独立完成，创作内容也具有独创性，亦没有签署以不署名或者匿名的方式署名、或者放弃署名的声明，片方却没有给您在影片字幕中署名，那么别犹豫，拿起法律的武器保护自己吧！

2

二、未在宣发物料上为编剧署名不侵犯编剧署名权

        然而，现实情况往往是片方只在影片字幕中的一个不起眼的角落为编剧署了名，但是在影片的宣发物料中，却完全看不到编剧的署名。片方对此给出的答复是在影片中给编剧署了名，片方就已经履行了相应的义务。那么对于这种情况，司法实践是如何认定的呢？

        在“《芈月传》编剧维权案”（蒋胜男与王小平、东阳市花儿影视文化有限公司侵害作品署名权纠纷案）中，浙江省高院对此问题作出了回应。在本案中，原告蒋胜男与东阳市花儿影视文化有限公司（下称“花儿影视公司”）签署了《剧本创作合同》（一），约定：花儿影视公司聘任蒋胜男担任电视剧《芈月传》编剧，蒋胜男仍享有原小说的发表和出版权利，蒋胜男作为该剧编剧享有在该电视剧片头中编剧的署名权。蒋胜男主张花儿影视公司未在海报、发布会、微博等宣传途径中充分表示电视剧改编自其作品，侵犯了其署名权，故而诉至法庭。

芈月传剧照

        对此，浙江省高级人民法院的观点是：根据《著作权法》第十条第二项之规定，署名权的行使应以作品为载体，离开作品，就不存在侵害著作权法意义上的署名权。为宣传电视剧而制作的海报、片花并非作品本身，不具备全面传达该作品相关信息的功能，其用途类似于广告，需要在有限时间、空间内快速吸引公众的注意力，故海报、片花中通常会载明作品中最精彩、最引人关注的要素，比如强大的演员阵容、著名的导演、出品单位、精彩画面等，而编剧署名显然不构成海报、片花的必备要素。我国著作权相关法律未对在海报、片花上为作者署名作出规定，当事人也未对在海报、片花上为作者署名作出约定，同时，影视行业亦不存在在海报、片花上必须为作者署名的行业惯例，最终判决不予支持蒋胜男的该诉请。

3

三、编剧合同约定明确署名方式

        由上述分析可见，对于片方在影视剧字幕之中有为编剧署名，但是未在影视剧宣发物料（如海报、片花、宣传资料等）中为编剧进行署名这类情况，如果没有事先进行约定，后期维权的难度是非常之大的。

        那么，有没有办法提前规避呢？

        有！

        对于署名权的行使方式，法院一般会充分尊重当事人意思自治，所以只要提前进行清晰明确的约定，一旦片方违反了合同约定，那么编剧就可以根据合同去主张权利。比如可以在合约中加上如下条款：“乙方（编剧）享有本剧的编剧署名权，乙方作为编剧署名，应在片头/片尾出现，署名顺序为xxx，同时乙方署名应一并出现在一切甲方宣传用的单页、图册、视频、网站等物料中。如果在作品创作或修改过程中，须有其他编剧介入或参与，在征得乙方同意的前提下，与乙方联合署名。”当然，上述条款表述仅供参考，具体还需要在专业律师的帮助下，结合双方谈判地位以及具体商务情况等因素来综合考虑起草合同条款，万不可机械套用。

（本文作者：盈科徐晓芳律师）

摘要：规避设计以专利侵权的判定原则，特别是全面覆盖原则和等同原则为依据。通过分析已有专利，一方面，在自身产品的研发过程中能够借鉴现有的专利技术，节省大量的基础性的研发工作，缩短研发周期，降低研发失败的风险；另一方面，又可以保证产品不落入已有专利的保护范围，从而避免潜在的法律风险。 关键词：规避设计 专利保护范围 权利要求 技术特征全面覆盖原则 等同原则

一、

引言热热闹闹的美国2020大选，终于在今天（2020年11月8日）有了分晓，虽然现任总统特朗普依然不愿意承认败选，但主要西方政府政要的一致表态，已经意味着特朗普大势已去。我的看法，虽然民主党总统拜登上台，但去全球化的趋势依然不会改变，美国会加强对中国的遏制，西方其他国家也会根据国家自身的利益，处理与中国的关系，中国面对的外部大环境依然严峻。
因此，国家领导人提出的“以内循环为主，外循环为辅”的双循环战略不会因为特朗普的败选而有所改变，应该会更加坚定，也会更加坚定的坚持开放战略。坚持开放，就意味着要更加规范的遵守国际贸易规则和知识产权保护规则。
另一方面，启动国内大循环，也是由于我国经过改革开放40多年的发展，中国已经形成了世界上最大的消费市场。作为企业个体，我们无法决定宏观大环境，但可以做微观选择，国外对我们进行技术和产品封锁，必然就会留下市场空白，我们抓住这一机会，瞄准国内市场，生产类似产品替代国外产品，应该是不错的方向。
但同时应该看到，国外，尤其是欧美国家的国际企业的知识产权保护和运用水平都很高，在中国国内申请和布局了大量的专利，单纯的对国外产品进行模仿，一旦规模做大，必然会遭遇侵权诉讼。在国内，今年10月17日，新的专利法已经通过，将于2021年6月1日起实施，此次修改专利法的一个重点内容就是加强对专利权人合法权益的保护，加大对侵犯专利权的赔偿力度，将法定赔偿额上限提高至五百万元、下限提高至三万元。因此，如果被认定为恶意侵权，很有可能企业要遭遇破产这一灭顶之灾，甚至牵连企业股东自身，作为企业的经营者不得不查。

二、

规避设计的作用规避设计，是指企业对涉及风险专利的产品或产品中的某些特征重新进行研发，使其产品与专利具有差异化的特征，能够明显区别于风险专利的权利要求书所描述的技术方案，从而消除风险专利的威胁。
谈规避设计，最基本的出发点是看专利的权利要求的保护范围。如图1所示，任何一个专利的权利要求都是有一定的保护范围的，这就意味着任何一个专利的技术方案都存在着一定的自由技术空间，这个技术空间就是我们做规避设计的基础，只要在自由技术空间内进行设计研发，就可以避开目标专利的保护范围，避免侵权风险。

专利权的保护范围事实上，通过规避设计设计研发新产品的过程，本身就是技术创新，可能由此产生新的专利。因而，规避设计不仅限于风险防御这一作用，其作用涵盖了以下几个方面。
1、预防和应对专利侵权的重要手段。通过分析竞争对手的相关专利，可以了解竞争对手的技术思路和专利布局现状。如果竞争对手的专利布局和专利挖掘不够完善，还存在着技术空白点或应用空白点，则可以进行针对性的研发，在空白点处进行专利挖掘和布局，突破竞争对手的专利壁垒；若尽力尝试规避设计，仍无法绕开竞争对手的核心专利和基础专利，也能够帮助企业提前做好应对专利诉讼的预案，如对竞争对手的核心专利和基础专利进行包绕式专利布局，在核心专利和基础专利周围形成大量的应用性专利。
2、规避设计也是行之有效的研发手段。通过对专利文献的检索、分析，知悉现有产品的技术原理，掌握已有解决方案，发现现有技术缺陷，可以明确研发方向，从而节省大量基础性的研发工作，缩短产品研发周期，降低研发失败的风险。
3、专利挖掘的重要手段。规避设计的成果，大多是区别现有技术的创新产品，因此，也是本企业产出专利的重要途径，通过这种途径产生的专利的质量和价值也相对较高。

三、

规避设计的目标成功的规避设计要同时满足技术、法律和商业这三方面的要求。“技术上能够实现”是最基础的技术要求，达到“避免侵权风险”是规避设计在法律方面的要求，至于商业层面，也不能因为为了规避侵权风险而忽略产品本身的市场竞争力（性能、成本），本文着重讨论法律层面。
就法律层面而言，进行规避设计，就是要绕开现有专利的保护范围，专利规避不但要避免相同侵权，也要避免等同侵权。因此，规避设计的成果必须与现有专利具有足够的差异性，才能不适用专利侵权判断的全面覆盖原则和等同原则，彻底消除侵权的风险。专利侵权判断原则如表1所示，在表1中，A’、B’、C ’分别为A、B、C的等同技术特征。

表1 专利侵权判断表格从法律层面而言，我们要做到的是“缺少任一项技术特征”和“存在实质性区别”两种情况之一即可。

四、

规避设计的原则通常，规避设计遵循以下两点原则。1、简化原则，减少构成要件的数量，让产品相对于专利的权利要求缺少至少一项技术特征，以避开全面覆盖原则。
2、替代原则，替代的技术特征要么不能是“以基本相同的技术手段，实现基本相同的功能”，要么是彻底改型，从方法、功能、结构上对权利要求的技术特征进行改型以避开等同原则。

（本文作者：盈科刘国庆律师）

引言：《专利法》第四次修改，并于2021年6月1日起实施。本次修改的主要目的为：1、加强对专利权人合法权益的保护；2、促进专利实施和运用以及完善专利授权制度。那新《专利法》下，原告选择打专利官司的利弊应该如何权衡呢？本文笔者结合自己亲手操作的一些案例给大家分享、探讨。 打专利官司，由于涉及技术与法律的双重运用，致使专利案件的复杂性较其他普通的民商事案件较高，加之诉讼过程中不确定因素也较多，被告的根据案件选择抗辩的事由也不可完全预期，故而案件的结果有时山重水复，有时柳暗花明。
所以，在打专利官司前，权利人了解其相关的利与弊，对案件的心理预期也有一定的好处。
一
 打专利官司之“利”

第一、兴“正义之师”

古时，启动战役前，都想要遵从兴正义之师,表达自己的军队是师出有名的；打专利官司，笔者认为也是如此。

专利权利人需进行专利诉讼，也应该出师有名。权利人不能无论青红皂白，只要有可能侵权的主体，都进行诉讼。这可能遭到“反噬”，诸如拟侵权人集体对权利人的专利进行攻击等。

笔者建议：权利人可以通过“先礼后兵”的方式，选择性的进行诉讼。可选择侵权行为较为恶劣的公司进行打击，主张自己的权利以及态度；对其他一些可以协商的公司，采取不为诉讼的其他沟通方式，比如起诉前发送律师函，或者侵权警告函等，不排除对方通过律师函等了解案件具体情况后，为了避免不必要的诉讼程序，主动联系调解的可能性，为此可达“正义之师”。

笔者2018年代理的批量侵害权利人外观设计专利权纠纷的案件，侵权人众多。在证据固定后，全盘分析可能的诉讼主体，并与当事人沟通拟侵权主体的具体情况后，采取分批主动诉讼，分批发送律师函，分批当事人名义发送联络函，分批电话联系等综合处理方式。最后很多案件在诉前就得到有效处理。

第二，达“物归原主”

我国现有专利授权体制下，相同或者无实质性差异的技术方案或设计的相关专利比比皆是，为此，同行业对专利的最初开发设计者抱怀疑态度，尤其是实用新型专利以及外观设计专利。（有兴趣者：可以查阅笔者撰写《外观设计专利重复授权如何处理》以及《如何颠覆性运用外观设计专利权评价报告》）打这类官司，在专利权利稳定的基础上，且也属于其自行研发或者改进的情况下，可在打官司的过程中，让同行业在一定程度上知道该专利对应的技术方案为其所有，打消持怀疑态度者，让技术方案或设计“物归原主”。

笔者代理的另一起侵害外观设计专利权纠纷的案件，原告申请的产品外观设计是基于苹果公司的配件授权，在结合市场产品情况，以及消费者的建议等，经过多次设计改进最终出来的新设计。果不其然，在专利产品面世之后，市场上大肆抄袭其产品。原告为了制止抄袭，决定进行维权，然在维权过程中，被告在法庭上说原告的设计早就有了，有的说是原告东拼西凑出来的，根本没专利。

该专利经过被告的三次无效，然知识产权局最终都维持了专利权的有效性，最后侵权人也因产品与原告专利构成相似，而承担了停止侵权以及赔偿的法律责任。

这个案件，通过诉讼与无效，给原告自主设计，自主创新的新专利正名，可谓是“物归原主”、“完璧归赵”。

第三，可“鹤立鸡群”

用专利打击侵权者，赢回专利对应产品的市场。在打官司过程中，一旦法院认定侵权，在有相关证据支持的情况下，发明、实用新型专利既可以要求侵权人停止制造、销售、许诺销售、使用、进口等侵权行为，外观设计专利权人可以要求侵权人停止制造、销售、许诺销售、进口等侵权行为。这样不仅能制约侵权人的生产行为，还能打击其市场的销售商，从理论上起到制约侵权人制造或销售侵权产品的作用。

2016年，台湾某上市公司与竞争对手在美国的司法战场用各自专利相互轰炸，可谓硝烟滚滚，行赅心之战。两者之间打得不可开交时，台湾公司因之前就同样的技术方案在中国申请了发明专利，且发现其竞争对方的经销商在中国内陆（尤其是珠三角地区）有大量的销售，为此，台湾公司委托团队律师对中国的拟侵权者进行维权。本次维权对其竞争对方的中国的市场进行了清理，同时也助于其美国的专利诉讼。二
打专利官司之“弊”
第一、“旷日积晷”

打专利侵权的官司，权利人需要做好打持久战的准备。

在取证阶段，权利人需自行收集拟侵权者人的侵权信息。比较常见的是需要找公证处对拟侵权人的侵权行为进行固定，这往往需要耗费一定的时间。当遇到拟侵权人对自己产品有所顾忌的情况下，固定证据更加不容易。

在诉讼阶段，被告往往采取诸如以下方式拖延时间：

1、在法院送达过程中，不接受法院送达的传票。

2、在诉讼过程中，被告恶意采取提出管辖权异议程序，拖延开庭时间。需要提醒的是：提出管辖权异议是被告的权利，但需要有正当、有一定可行性的理由，不能乱提。

3、向国家知识产权局提出专利无效的申请，并向法院申请中止案件的审理。如被告检索到相关对比文件，被告可以在法定时间内提出专利无效申请，并申请法院中止案件的审理、裁判。一旦法院采纳，则法院审理侵权案件需要等到专利复审委员会的无效决定后。这导致诉讼的时间可能会多耗费一年半载甚至更多时间。

2017年底，深圳某公司其非标机床设备的主要运动机构申请了发明以及实用新型专利。该公司的销售人员在厦门展会的最后一天发现，有公司产品的运动机构与他们相同的，但因时间等情况，没法进行证据的固定。

后来，深圳公司为启动维权程序，在前期做了大量的调查取证后，包含向侵权商工厂当地的市场监督管理部门申请行政查处等，前后花了半年左右时间，起诉至法院。

起诉至法院后，被告又对其专利提出无效申请，并跟法院沟通要求中止审理案件。该案前后花了两年半时间，一审出判决，被告败诉后，又提出上诉，二审出结果，前后花了三年左右时间。

第二、“不翼而飞”

“不翼而飞”指的是专利可能因为被告的举证导致没有太大的价值，或者直接被无效掉，为此专利自始无效。在专利侵权诉讼中，一旦被告举证证明侵权产品属于现有技术，或者销售公开，则从一侧面上说明该专利为现有技术或已经公开的可能性，为此该专利没有太大的价值可言。

更有甚者，可能在诉讼中，被告或者其他人对专利提出无效，则最终有可能被直接无效掉的风险。

笔者代理的一起侵害实用新型专利权纠纷的案件。A委托B设计某某智能柜硬件以及软件系统。后双方产生矛盾，A要求解除了合同，并返还设计等款项。B公司不服，因其之前申请了该设备的一项实用新型专利，为此以该专利去控告A公司委托第三方开发的类似产品。

起诉后，A公司对B的实用新型专利提出无效申请，最终也无效掉A公司的专利，专利无效后，B公司综合评估后，并未对无效决定提出行政诉讼，同时也撤回了法院专利侵权案件的诉讼。

B公司最后落得人财两空。

第三、“瓦解冰泮”

专利侵权诉讼中，如涉及到侵权产品的内部构造不容易拆卸的情况，致使专利权利人在诉讼前无法准备把握侵权产品的内部构造，只能通过外在的功能或者其他的证据，进行适当的推测与判断；在侵权比对过程中，产品的内部构造的相关技术方案与专利不相同或构成实质性差异时，则可能产品未落入专利权的保护范围之内，导致败诉的可能性。

2018年与同事合作的一起侵害发明专利权纠纷的案件。原告在A公司发展的关键时期，以一发明专利起诉A公司的一设备侵犯其专利权。原告在起诉过程中，申请法院保全查封了A公司的一设备，并对A公司该产品的网上的宣传视频做了证据固定。原告仅通过视频以及该产品运行的大概情况，初步认为A公司的设备侵犯了其专利权。A公司委托我们后，我们对此进行了详细的侵权对比分析，最终发现产品少了诸如“弹簧”等细致的技术特征，且其中的一移动板的不存在其专利保护的旋转动作，最后法庭认定不构成侵权，并驳回原告的诉讼请求。三
 结尾

在新《专利法》下，因其目的是严格保护专利人的合法权益，注意是合法权益，如专利权人其专利稳定性差，或者存在一些利用专利审查的漏洞，获得专利证书，继而去大规模的发动侵权诉讼，扰乱市场竞争秩序，或者为获得利益而不择手段，则有违背新《专利法》制定的初衷。

任何事情都有利弊，都有事物的两面性。解决问题时，抓住问题的主要矛盾，解决矛盾，尽管过程有曲径，但也会柳暗花明，笔者相信打专利官司也是同样的道理。

（本文作者：盈科王华永律师）