根据商标法第五十九条第三款的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。实践中，如果商标注册人在申请商标前也实际使用了该商标，那么在先使用人使用商标的时间是否必须先于商标注册人实际使用商标的时间，还是只要在商标申请前使用即可，司法实践中的认识并不统一，仍存在一定争议。

1关于在先使用时间点的争议

☑有观点认为，先用权抗辩制度的设定是为了弥补注册原则的缺陷，平衡商标注册人与在先使用人之间的利益。如果商标注册人在申请日之前已经开始实际使用，并在事实上使注册商标在申请日之前即发挥了识别功能的，主张先用权抗辩的一方当事人即使仍仅在原有范围内使用，亦无法避免市场混淆的后果，从而丧失了主张不侵权抗辩和继续使用的正当性基础。因此，如果商标注册人在申请日之前也具有实际使用行为，在先使用人的使用行为还应早于商标注册人的实际使用时间。在广州正誉知识产权代理有限公司与正誉企业管理（广东）集体股份有限公司等侵害商标权纠纷中，法院认为，在先使用抗辩中的使用须在注册商标申请日前使用，且须早于商标注册人对商标的使用，即“两个先于”标准。

☑也有观点认为，对于在先使用时间只先于注册商标申请日的善意先使用者而言，要求在先使用的时间必须同时符合“两个先于”条件，可能过于严苛。比如，商标注册申请人虽然在类似商品范围内使用竞争性商标的时间早于商标在先使用抗辩人，但由于地域阻隔、商标注册申请人商标知名度较小等原因，在先使用抗辩人无从知晓商标注册申请人已经使用竞争性商标的事实，并且因此扩大了营业规模，拥有了自己稳定的交易圈，使用的商标也获得了一定知名度。此种情况下，允许注册商标权人对其行使停止侵害请求权和损害赔偿请求权，显然不符合商标在先使用抗辩制度设立的宗旨。

在上诉人北京中创东方教育科技有限公司与被上诉人北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷中，法院认为，“在商标法第五十九条第三款的适用中，虽然从字面含义上，在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过这个要件排除在先使用人具有恶意的情形，故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。具体而言，并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用权抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的申请意图，却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。”

2在先使用抗辩不应

要求先于商标注册人使用

笔者认为，成立在先使用抗辩并不要求在先使用抗辩人实际使用商标的时间必须先于商标注册人实际使用时间。但如果在先使用人明知或应知商标注册人在商标申请注册前已经实际使用相关商标，仍然基于不正当竞争的目的在相同或类似商品上使用与其相同或近似的商标，那么在先使用人就无权主张在先使用抗辩。

☑首先，仅从商标法第五十九条第三款的规定看，无法得出在先使用人必须先于商标注册人实际使用相关商标的结论。商标法第五十九条第三款规定的时间点仅包括“商标注册人申请商标注册前”，并没有要求必须先于商标注册人实际使用，否则商标法第五十九条第三款就应当直接规定：“商标注册人实际使用拟申请注册商标前”。或者说，在先使用抗辩条款主要调整的是在先使用未注册商标与注册商标善意共存的问题，主要针对商标注册人在申请商标注册前未实际使用商标的情况，并无意调整或涵盖商标注册人申请注册商标前也实际使用商标的情况。

☑其次，如果商标注册人在申请商标注册前也实际使用了相关商标，实际上涉及两个未注册商标之间的冲突问题。具体可以分为以下两种情况：一是商标注册人使用商标先于在先使用抗辩人实际使用，但在先使用抗辩人实际使用时，商标注册人使用的商标并不具有一定影响；二是商标注册人使用商标先于在先使用抗辩人实际使用，且在先使用抗辩人实际使用时，商标注册人使用的商标已经具有了一定影响。对于上述情况应当如何处理，并不应简单地以使用时间的先后判断在先使用抗辩人是否有权继续使用。即使没有商标法第五十九条第三款规定的在先使用抗辩条款，已有的法律规定也可以解决上述问题。

一方面，我国商标法、反不正当竞争法对未注册商标的保护均设定了一定的门槛，也就是未注册商标必须具有一定的影响，除代理人或代表人等有特殊关系的人抢注商标外，只有具有一定影响的未注册商标才可能受到保护。因此，对于上述第一种情况，即使商标注册人先于在先使用人使用相关商标，由于尚不具有一定影响，其无权禁止他人（代理人或代表人除外）注册或使用相关商标。也就是说在先使用人虽然使用时间晚于商标注册人，但其使用行为是正当的。即使商标注册人事后取得了注册商标，也不能因此使得原本正当的使用行为成为侵权行为，这也是在先使用抗辩条款的价值或目的所在。

另一方面，具有一定影响的未注册商标的排他力并不是绝对的，其仅有权禁止他人基于不正当竞争的目的而擅自使用的行为。如果他人主观上并不知道商标注册人已经实际使用且取得一定影响，商标注册人无权禁止他人使用。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，在不同地域范围内使用相同或近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第二项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。因此，对于上文提及的第二种情况，即使商标注册人使用的商标在在先使用抗辩人使用时已经具有一定影响，商标注册人也仅有权禁止恶意的使用人擅自使用其已经具有一定影响的商标，而善意的在先使用抗辩人仍有权继续使用，至多承担附加区别性标识的义务。

3在先使用抗辩人的

主观状态应为善意

对于商标注册人在申请商标注册前即已实际使用商标的情形，不应简单地比较在先使用抗辩人和商标注册人实际使用商标的时间先后，而是应判断在先使用抗辩人使用商标时是否存在搭便车等不正当竞争目的，主观上是否明知或应知商标注册人已经实际使用相关商标并具有一定影响。这符合商标法规定在先使用抗辩的制度目的，即保护在先使用人的正当利益。只有在先使用人主观上为善意时，其使用商标产生的利益才值得保护，基于在先使用行为而对注册商标权进行限制也才具有正当性。

对此，域外也有相似的立法例。如《日本商标法》第三十二条即规定：“在他人商标注册申请前，在日本国内不是出于不正当竞争的目的，而在该商标注册申请的指定商品或指定服务或与其类似商品或类似服务上使用该商标或与其近似商标的结果，在该商标申请注册之际，已使消费者广为知晓该商标表示与其业务相关的商品或服务时，其使用者当在继续于其商品或服务上使用该商标的场合，拥有在其商品或服务上使用该商标的权利。该业务的承继者也同样如此。”美国在Tea Rose等案中，明确在商标注册人和在先使用人均实际使用商标时，应着重考察在先使用人的主观状态。如果两个使用人在两个距离遥远的地区独立善意地使用相同或近似的商标，建立起各自的商誉，那么这两个使用人分别是各自所在区域的在先使用人，其善意的在先使用行为不应被禁止。

（本文作者：上海知产法院 钱光文、凌宗亮 来源：微信公众号 上海知产法院）

【裁判要旨】

在侵害专利权纠纷案件中，权利人已尽其所能就侵权损害赔偿积极举证，且基于其所提交的证据可以合理推算出侵权获利，能够支持其所主张的赔偿数额的，人民法院应当予以支持；被诉侵权人主张该数额不应得到支持的，应当提交足以推翻前述侵权获利事实认定的反证，并证明其实际侵权获利情况。

【案号】

一审：（2017）闽05民初1124号

二审：（2019）最高法知民终725号

【案情】

原告：广东省深圳市敦骏科技有限公司（以下简称敦骏公司）。

被告：深圳维盟科技股份有限公司（以下简称维盟公司）、福建省泉州市冠峰网络科技有限公司（以下简称冠峰公司）。

敦骏公司认为，维盟公司、冠峰公司未经许可，使用敦骏公司专利号为ZL02123502.3、名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”的发明专利（以下简称涉案专利）的技术方案生产、销售的相关型号的无线路由器产品（以下简称被诉侵权产品），侵害了敦骏公司的发明专利权，并给敦骏公司造成了重大损失，故向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼，请求判令维盟公司、冠峰公司停止侵害，并赔偿经济损失及维权合理开支合计1000万元。

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【审判】

泉州中院经审理认为，经比对，被诉侵权产品技术方案落入涉案专利权保护范围。敦骏公司提供的公证书所显示的截至公证保全日，网络上10款被诉侵权产品的销售总金额为2848740元，库存总金额为39382560元。原审审理中，原审法院责令维盟公司提交相应的财务报表、销售台账、利润报表等相关材料，但维盟公司均拒绝提供。在维盟公司怠于举证的情况下，应负担举证不能的不利后果。据此，在计算维盟公司制造、销售被诉侵权产品的数量及销售金额时，可将10款被诉侵权产品的网络销售金额2848740元、库存金额39382560元作为考量基准，并酌情上下浮动。维盟公司辩称制造被诉侵权产品仅是其业务中的一部分，但并未提供证据佐证，且从其官网上所销售的产品型号可知，被诉侵权产品基本覆盖了维盟公司产品类型的所有型号。

由于双方均未能证明权利人的实际损失和侵权人因侵权行为所获得的非法利润，故本案应依据专利法规定的定额赔偿方式确定赔偿数额。根据前述对网络销售的部分被诉侵权产品销售金额的分析可知，维盟公司的侵权行为给敦骏公司造成的损失已远远超过专利法规定的法定赔偿的最高限额，若机械适用法定赔偿最高限额的规定，将明显有悖专利法第一条关于保护专利权人的合法权益、促进科学技术进步和经济社会发展的原则，严重损害社会公平和市场竞争秩序。据此，一审法院根据对全案证据的审查情况，综合考虑以下因素：1.东莞证券股份有限公司出具的辅导报告所呈现的维盟公司的企业规模，即企业的净利润连续三年均高于1000万元；2.涉案59款产品基本覆盖了维盟公司产品的所有型号；3.维盟公司主要以涉案专利为基础，进而开展企业的生产经营活动；4.仅10款被诉侵权产品的网络销售金额就达2848740元、库存金额达39382560元；5.有证据表明的侵权时间自2015年起，侵权持续时间较长。据此，一审法院对敦骏公司要求维盟公司赔偿经济损失1000万元的主张予以支持（含合理费用）。

维盟公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为侵害了敦骏公司的专利权，应承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。冠峰公司虽销售了部分被诉侵权产品，但提供佐证合法来源的证据，且对其所销售的被诉侵权产品为维盟公司生产，各方均无异议，故敦骏公司要求冠峰公司承担赔偿责任的诉求，不予支持。

一审法院判决：一、维盟公司、冠峰公司应立即停止侵害敦骏公司涉案专利权的行为；二、维盟公司应于判决生效之日起10日内赔偿敦骏公司经济损失1000万元；三、驳回敦骏公司的其他诉讼请求。一审案件受理费8.18万元，由维盟公司负担7.1万元，由冠峰公司负担1万元。

一审判决宣判后，维盟公司不服，向最高人民法院提起上诉。

最高法院二审认为，在专利侵权诉讼中，权利人已尽积极举证义务，依据其提交的与侵权获利有关的证据并在此基础上进行的合理推算能够支持其所主张的赔偿数额的，法院应予以支持。被诉侵权人对此持有异议的，应提交足以推翻前述事实的反证，即其提交的相关反证，不仅要能否定前述依据专利权人提交相关证据所认定的事实，还要能够证明其实际侵权获利的事实。法院也可以责令被诉侵权人提交能够真实、完整反映被诉侵权规模基础事实的相应证据材料。被诉侵权人怠于举证或举证不充分的，应当承担相应的不利后果。具体到本案中：（一）敦骏公司就其侵权赔偿主张已履行积极举证的义务。为支持其侵权赔偿的主张，敦骏公司在一审中提交了来源于中国证监会官方网站证明维盟公司整体盈利状况的辅导报告，显示10款被诉侵权产品在网络电商平台销售和库存数量的11份公证书，显示在发生本案诉讼后，维盟公司官方网站、淘宝、京东等电商平台上还存在着介绍和销售被诉侵权产品的公证书、涉案专利的专利许可合同、维盟公司具有参与网络终端设备线下招投标的经营行为的相关信息汇总。从上述证据的来源、可信度、时间跨度、数量等情况看，可以认定敦骏公司在本案中就其所主张的侵权赔偿已经履行了积极举证的义务。（二）敦骏公司所主张的赔偿数额具有事实基础。首先按照敦骏公司所主张的计算方法计算。根据来源于中国证监会官方网站的辅导报告，可合理推定在敦骏公司所主张侵权赔偿的区间内，维盟公司总的营业收入为538751619.3元。在相关证据为维盟公司掌控，且敦骏公司所主张被诉侵权产品占维盟公司业务量的80%、被诉侵权产品的利润率为30%以及涉案专利技术在被诉侵权产品中的技术贡献率为20%不明显有违行业惯例的情况下，予以支持，由此得出的维盟公司因销售被诉侵权产品所获利益约为2586万元，明显超过敦骏公司所主张的1000万元赔偿额。其次，其他计算方式也能够支持敦骏公司所主张的侵权赔偿数额。根据来源于中国证监会官方网站的辅导报告、敦骏公司提交的相关公证书所显示的冠峰公司等多家经销商所经营的部分被诉侵权产品在淘宝和天猫平台的销量和库存情况、涉案专利的专利许可合同所约定的敦骏公司许可给第三人的许可费25元/台等事实，可以合理认定敦骏公司本案中主张的1000万元赔偿数额具有事实基础。（三）维盟公司应就其怠于举证承担不利后果。首先，维盟公司相关抗辩理由及相应证据不足以否定敦骏公司提交证据所证明的事实，也不能证明其实际侵权获利的事实。其次，维盟公司在本案中存在怠于提交其所掌握的能够反映其真实侵权规模的相关证据的情形。一审法院于2018年10月17日的庭审中，责令维盟公司在此次庭审后20个工作日内提交与被诉侵权产品有关的财务报表、销售台账、利润报表等相关材料，但维盟公司并未提交。在一审法院据此适用相关司法解释对敦骏公司的1000万元赔偿予以全额支持，且其并不存在无法提交其掌握的与侵权规模有关证据的客观障碍的情况下，二审中维盟公司仍然未积极提交相关的财务账簿等资料。最后，维盟公司应承担怠于举证的不利后果。在根据敦骏公司提交的现有证据可以合理认定敦骏公司所主张的1000万元赔偿数额具有事实基础情况下，维盟公司如对一审法院确定的全额赔偿持有异议，应先就敦骏公司计算赔偿所依据的基础事实是否客观准确进行实质性抗辩，否则应当承担相应不利的后果。关于维盟公司二审就赔偿额提出的抗辩理由：（1）维盟公司主张一审判决对于被诉侵权产品型号和数量统计事实认定错误，有多处涉及重复计算以及数量累加错误的情形。经核实，一审判决在相关事实记载部分确实存在多处笔误，最高法院已在相应部分指出并予以修正，但关于被诉侵权产品在电商平台上的销量金额和库存金额方面，一审判决认定并无错误，故对于维盟公司此项抗辩主张不予支持。（2）维盟公司主张本案中电商平台上显示的库存产品仍是属于许诺销售状态，维盟公司和各经销商只需承担停止侵权的责任，不应对此承担赔偿责任。对此，最高法院认为，本案所涉各经销商系被诉侵权产品在电商平台上的独立的销售主体，其库存数量相对于维盟公司而言即为维盟公司的销售数量，故维盟公司关于其对于电商平台上显示的库存产品不应承担赔偿责任的主张不能成立。至于维盟公司还主张电商平台上的库存数量存在虚标的可能性，前已述及，因维盟公司对此未提交足以推翻公证书所记载事实的反证，亦不予支持。（3）维盟公司关于一审判决确定赔偿额过高的其他抗辩主张，如应当考虑涉案专利技术方案在被诉侵权产品中的技术贡献率、应当按照维盟公司实际经营及利润额合理计算赔偿数额；辅导报告所记载的基础上按照30%的年增长推算维盟公司2017年、2018年的利润方法不可取等，最高法院认为，在维盟公司怠于提供其所掌握有关侵权规模的基础事实的情况下，对于上述需建立在已查明相关基础事实的前提下才具备实质性抗辩意义的主张均不予支持。基于以上因素，根据敦骏公司提交的现有证据，合理推定敦骏公司所主张的1000万元具有事实基础并予以支持。据此，最高法院判决驳回上诉，维持原判。

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【评析】

举证责任问题，素有“民事诉讼的脊梁”之称。在侵害专利权纠纷案件中，长期存在举证难、赔偿低的问题。一审判决确定的赔偿数额是否具有事实和法律依据以及是否适当，是本案二审中的主要争议焦点问题之一。围绕权利人的主张及其提交的相应证据，以及被诉侵权人的抗辩理由，二审法院在现行法律和司法解释规定的基础上，对于侵权获利的证明责任问题作了一定探索。

第一，细化了以侵权获利方式确定赔偿数额情形下双方当事人的举证内容和举证责任转移的条件。专利法对于可依据侵权获利作为确定侵权损害赔偿的计算方式作了原则性规定，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》进一步规定了确定侵权获利的计算方法，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》规定了被诉侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的情况下不利后果的承担问题。前述规定对于主张侵权获利事实的举证责任问题虽有涉及，但是并未从权利人和被诉侵权人应当如何举证、证明责任转移条件的角度作出更为详细的规定。本案中，二审法院从权利人为证明侵权获利事实应当举证的内容和被诉侵权人为推翻相应侵权获利事实应当反证的内容两个方面，进一步细化了侵权获利事实证明中双方当事人的举证内容和举证责任转移的条件。

第二，明确了权利人依据侵权获利主张损害赔偿的证明标准。对于权利人依据侵权获利主张损害赔偿，由于权利人难以全面、准确掌握被诉侵权人生产销售被诉侵权产品的数量及其非法获利情况，因此，在该类事实的举证中，对于权利人不应课以过高的证明标准。在权利人已尽其所能就侵权损害赔偿积极举证，且基于其所提交的证据可以合理推算出侵权获利，能够支持其所主张的赔偿数额的，就应当认定权利人已经完成其举证责任。此时，被诉侵权人若无有力反证，对于权利人的主张，人民法院应予支持。

第三，明确了被诉侵权人反驳权利人主张的侵权获利事实的证明标准。同理于前述情况，能够证明被诉侵权产品生产销售情况及被诉侵权人非法获利情况的账簿、资料等，均由被诉侵权人掌握，因此，对于权利人已经尽其所能举证的侵权获利事实，被诉侵权人若加以反驳的，不能仅是简单的否认，而应提出足以推翻有关事实认定的相应证据。本案二审提出，被诉侵权人主张权利人证明的侵权获利事实不应得到支持，应当提交足以推翻该事实认定的反证，并证明其实际侵权获利情况。

（本文作者：最高人民法院 牛鸿生 来源：微信公众号 人民司法）

案情介绍

     2020年，昆山J制冷设备公司认为我方客户杭州F公司发布的产品侵害了其享有的外观设计专利权，向杭州市知识产权局提起了专利侵权行政查处申请。F公司委托钱航律师团队应对处理。同时，我方对J公司名下6件外观设计专利提起无效宣告。

决定理由

     我方发现J公司在公司官方微信公众号及其销售人员微信朋友圈发布涉案专利产品图片，发布时间早于外观设计专利申请日，已涉及专利在先公开。

     专利局认为判断朋友圈发布信息是否构成专利法意义上的公开要看发布信息是否处于公众想得知即可得知的状态。如果用户在朋友圈发布信息的目的是为了销售或推广产品，并且具有明示或默示地希望圈内好友多转发的意愿，符合产品销售广告的性质特征，则可以认为该产品从发布之日就处于社会公众能够获得的状态。

     关于微信公众号文章，其系统环境相对稳定可靠，信息发布由管理员负责，发布时间由系统自动生成，若无证据证明文章发布后确已被修改，微信公众号发布的文章与发布时间直接关联。并且，微信公众号文章发布后，可以搜索并浏览文章内容，其内容可为不特定人群所获知。

     因此，涉案专利已在先公开，不满足专利的新颖性要求。
案例分析

     申请专利前应注意信息的保护，在朋友圈、公众号发布的信息也可能造成提前公开。本案对方公司的产品信息在申请日之前就已经通过微信公众号、微信朋友圈的形式对外公布，能够明显看出用户发布信息的目的是为了销售或者推广产品，从而导致专利在先公开，丧失了专利新颖性。而我方正是抓住这一漏洞，一次性无效了对方6件涉案专利。在此提醒各位专利申请切记先申请后公开，不要太心急，一定要做好保密工作。

（本文作者：盈科钱航律师团队 来源：微信公众号 律淘）

计算机软件著作权属于创作并完成作品的人，即软件开发者，但是其与一般作品的不同在于大型的具有商业价值的计算机软件往往并非由一个作者独立完成，其著作权人的归属问题比较复杂。以下分述：

1、独立完成开发软件的著作权

《计算机软件保护条例》第九条规定，软件著作权属于软件开发者，本条例另有规定的除外。这是计算机软件著作权归属的基本原则。计算机软件开发者包括两类：一是法人，即实际组织开发、直接进行开发，并对开发完成的软件承担责任的法人或者其他组织；二是自然人，即依靠自己具有的条件独立完成软件开发，对软件承担责任的自然人。

软件作品是开发者从事智力创作活动所取得的智力成果。其开发创作行为使开发者直接取得该计算机软件的著作权。计算机软件开发者是计算机软件著作权的原始主体，也是享有权利最完整的主体。

2、合作开发软件的著作权

合作开发的软件原则上由合作开发者共同享有，但是如果各自开发的部分可以构成一个独立的软件包、可以单独使用的，那么该部分的软件开发者对该部分可以享有著作权。根据意思自治原则，如果合作双方对著作权另有约定的，在该约定不违反法律的情况下，根据双方的约定确定合作开发的软件著作权归属。

3、委托开发软件的著作权

委托开发软件是根据委托方的要求，由委托方与受托方以合同确定的权利和义务的关系而进行开发的软件。这在日常经营中是经常出现的，一些企业将部分软件外包给他人设计，对于这部分著作权的归属由当事人意思治，以其约定为准。需要特别注意的是，在没有约定或约定不明的情况下，著作权属于受托方，即实际开发者，而不属于支付了开发经费的委托人。

4、下达任务开发软件的著作权

下达任务开发软件，一般是指对于一些涉及国家基础项目或者重点设施的计算机软件，往往采取由政府有关部门或上级单位下达任务的方式进行开发。下达任务开发与委托开发其实是同一种法律关系，其著作权的归属同委托作品，即软件著作权的归属与行使由项目任务书或者合同规定；项目任务书或者合同中未作明确规定的，软件著作权由接受任务的法人或者其他组织享有。

5、职务开发软件的著作权

职务软件作品是指公民在单位任职期间为执行本单位工作任务所开发的计算机软件作品。根据《计算机软件保护条例》第十三条，职务开发软件的著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励。如一员工在执行单位任务过程中，按单位要求使用一种语言完成了单位要求的软件作品，然后又用另一种语言完成了相同功能的另一款软件作品，并且在其离职后，将第二款软件交由新单位使用，在司法实践中，此第二款软件仍被认定为职务作品。

（本文作者：盈科王晔律师 来源：微信公众号 律叶讲堂13366825130）

2021年7月30日，最高人民法院官网发布第28批指导性案例。该批指导案例158号“深圳市卫邦科技有限公司诉李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案”由北京市盈科（深圳）律师事务所王承恩律师、崔利楠律师与广东循则律师事务所律师孙霄阳律师共同承办。
最高人民法院第28批指导性案例

【指导案例158号】
深圳市卫邦科技有限公司诉李坚毅、
深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案
（最高人民法院审判委员会讨论通过  2021年7月23日发布）

【关键词】  民事/专利权权属/职务发明创造/有关的发明创造
【裁判要点】
判断是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素作出认定：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；二是涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配的任务的相互关系；三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者有关的技术是否具有其他合法来源；四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释。
【相关法条】
《中华人民共和国专利法》第6条
《中华人民共和国专利法实施细则》第12条
【基本案情】
深圳市卫邦科技有限公司（以下简称卫邦公司）是一家专业从事医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、销售及售后服务的高科技公司。2010年2月至2016年7月期间，卫邦公司申请的多项专利均涉及自动配药设备和配药装置。其中，卫邦公司于2012年9月4日申请的102847473A号专利（以下简称473专利）主要用于注射科药液自动配置。
李坚毅于 2012 年 9 月 24 日入职卫邦公司生产、制造部门，并与卫邦公司签订《深圳市劳动合同》《员工保密合同》，约定由李坚毅担任该公司生产制造部门总监，主要工作是负责研发“输液配药机器人”相关产品。李坚毅任职期间，曾以部门经理名义在研发部门采购申请表上签字，在多份加盖“受控文件”的技术图纸审核栏处签名，相关技术图纸内容涉及“沙窝复合针装配”“蠕动泵输液针”“蠕动泵上盖连接板实验”“装配体”“左夹爪”“右夹爪”“机械手夹爪1”“机械手夹爪2”等，系有关自动配药装置的系列设计图。此外，卫邦公司提供的工作邮件显示，李坚毅以工作邮件的方式接收研发测试情况汇报，安排测试工作并对研发测试提出相应要求。且从邮件内容可知，李坚毅多次参与研发方案的会议讨论。
李坚毅与卫邦公司于 2013 年 4 月 17 日解除劳动关系。李坚毅于 2013 年7 月 12 日向国家知识产权局申请名称为“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”、专利号为 201310293690.X的发明专利(以下简称涉案专利)。李坚毅为涉案专利唯一的发明人。涉案专利技术方案的主要内容是采用机器人完成静脉注射用药配制过程的配药装置。李坚毅于 2016 年 2 月 5 日将涉案专利权转移至其控股的深圳市远程智能设备有限公司（以下简称远程公司）。李坚毅在入职卫邦公司前，并无从事与医疗器械、设备相关的行业从业经验或学历证明。
卫邦公司于2016年12月8日向一审法院提起诉讼，请求：1.确认涉案专利的发明专利权归卫邦公司所有；2.判令李坚毅、远程公司共同承担卫邦公司为维权所支付的合理开支30000元，并共同承担诉讼费。
【裁判结果】
广东省深圳市中级人民法院于2018年6月8日作出（2016）粤 03 民初 2829 号民事判决：一、确认卫邦公司为涉案专利的专利权人;二、李坚毅、远程公司共同向卫邦公司支付合理支出 3万元。一审宣判后，李坚毅、远程公司不服，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于2019年1月28日作出（2018）粤民终2262号民事判决：驳回上诉，维持原判。李坚毅、远程公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2019年12月30日作出（2019）最高法民申6342号民事裁定，驳回李坚毅和远程公司的再审申请。
【裁判理由】
最高人民法院认为：本案的争议焦点为涉案专利是否属于李坚毅在卫邦公司工作期间的职务发明创造。
专利法第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。”专利法实施细则第十二条第一款第三项进一步规定：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造。”
发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
结合本案一、二审法院查明的有关事实以及再审申请人提交的有关证据，围绕前述四个方面的因素，就本案争议焦点认定如下：
首先，关于李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配任务的具体内容。第一，李坚毅于卫邦公司任职期间担任生产制造总监，直接从事配药设备和配药装置的研发管理等工作。其在再审申请书中，也认可其从事了“研发管理工作”。第二，李坚毅在卫邦公司任职期间，曾以部门经理名义，在研发部门采购申请表上签字，并在多份与涉案专利技术密切相关且加盖有“受控文件”的技术图纸审核栏处签字。第三，李坚毅多次参与卫邦公司内部与用药自动配药设备和配药装置技术研发有关的会议或讨论，还通过电子邮件接收研发测试情况汇报，安排测试工作，并对研发测试提出相应要求。综上，根据李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配的任务，其能够直接接触、控制、获取卫邦公司内部与用药自动配制设备和配药装置技术研发密切相关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能。因此，李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。对于李坚毅有关其仅仅是进行研发管理，没有参与卫邦公司有关静脉配药装置的研发工作，卫邦公司的相关证据都不是真正涉及研发的必要文件等相关申请再审理由，本院均不予支持。
其次，关于涉案专利的具体情况及其与李坚毅的本职工作或分配任务的相互关系。第一，涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”，其针对的技术问题是：“1.药剂师双手的劳动强度很大，只能进行短时间的工作；2.由于各药剂师技能不同、配药地点也不能强制固定，造成所配制的药剂药性不稳定；3.化疗药剂对药剂师健康危害较大。”实现的技术效果是：“本发明采用机器人完成静脉注射用药的整个配制过程，采用机电一体化来控制配制的药剂量准确，提高了药剂配制质量；医务人员仅需要将预先的药瓶装入转盘工作盘和母液架，最后将配制好的母液瓶取下，极大地减少了医务人员双手的劳动强度；对人体有害的用药配制（比如化疗用药），由于药剂师可以不直接接触药瓶，采用隔离工具对药瓶进行装夹和取出，可以很大程度地减少化疗药液对人体的健康损害。”在涉案专利授权公告的权利要求1中，主要包括底座、转盘工作台、若干个用于固定药瓶的药瓶夹、具座、转盘座、转盘传动机构和转盘电机、近后侧的转盘工作台两边分别设有背光源和视觉传感器、机器人、夹具体、输液泵、输液管、针具固定座、针具夹头、前后摆动板、升降机构等部件。第二，卫邦公司于2012年9月4日申请的473专利的名称为“自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统”，其针对的技术问题是：“医院中配制药物的方式均通过医护人员手工操作。……操作时医护人员工作强度高，而且有的药物具有毒性，对医护人员的安全有着较大的威胁。” 发明目的是：“在于克服上述现有技术的不足，提供一种自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统，其可实现自动配药，医护人员无需手动配制药液，大大降低了医护人员的劳动强度，有利于保障医护人员的健康安全。”实现的技术效果是：“提供一种自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统，其可快速完成多组药液的配制，提高了配药的效率，大大降低了医护人员的劳动强度，有利于保障医护人员的健康安全。”473专利的说明书中，还公开了“药液输入摇匀装置”“卡夹部件”“输液软管装填移载及药液分配装置”“用于折断安瓿瓶的断瓶装置”“母液瓶夹持装置”“母液瓶”“可一次容纳多个药瓶的输入转盘”等部件的具体结构和附图。将涉案专利与卫邦公司的473专利相比，二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，二者技术方案高度关联。二审法院结合涉案专利的审查意见、引证专利检索，认定473专利属于可单独影响涉案专利权利要求的新颖性或创造性的文件，并无不当。第三，在卫邦公司提供的与李坚毅的本职工作有关的图纸中，涉及“输入模块新盖”“沙窝复合针装配”“蠕动泵输液针”“蠕动泵上盖连接板实验”“装配体”“左夹爪”“右夹爪”“机械手夹爪1”“机械手夹爪2”等与涉案专利密切相关的部件，相关图纸上均加盖“受控文件”章，在“审核”栏处均有李坚毅的签字。第四，在李坚毅与卫邦公司有关工作人员的往来电子邮件中，讨论的内容直接涉及转盘抱爪、母液上料方案、安瓿瓶掰断测试等与涉案专利技术方案密切相关的研发活动。综上，涉案专利与李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。
再次，卫邦公司在静脉用药自动配制设备领域的技术研发是持续进行的。卫邦公司成立于2002年，经营范围包括医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、销售及售后服务。其在2010年2月至2016年7月期间先后申请了60余项涉及医疗设备、方法及系统的专利，其中44项专利是在李坚毅入职卫邦公司前申请，且有多项专利涉及自动配药装置。因此，对于李坚毅主张卫邦公司在其入职前已经完成了静脉配药装置研发工作，涉案专利不属于职务发明创造的相关申请再审理由，本院不予支持。
最后，关于李坚毅、远程公司能否对涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。根据涉案专利说明书，涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”，共有13页附图，约60个部件，技术方案复杂，研发难度大。李坚毅作为涉案专利唯一的发明人，在离职卫邦公司后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利，且不能对技术研发过程或者技术来源做出合理说明，不符合常理。而且，根据二审法院的认定，以及李坚毅一审提交的专利搜索网页打印件及自制专利状况汇总表，李坚毅作为发明人，最早于2013年7月12日申请了涉案专利以及201320416724.5号“静脉用药自动配制设备和采用视觉传感器的配药装置”实用新型专利，而在此之前，本案证据不能证明李坚毅具有能够独立研发涉案专利技术方案的知识水平和能力。
综上，综合考虑本案相关事实以及李坚毅、远程公司再审中提交的有关证据，一、二审法院认定涉案专利属于李坚毅在卫邦公司工作期间的职务发明创造并无不当。李坚毅、远程公司的申请再审理由均不能成立。

深圳市卫邦科技有限公司（以下简称“卫邦公司”）发现前员工李坚毅在离职一年内，以自己为唯一发明人和申请人申请了某专利，后又将该专利转让给深圳市远程智能设备有限公司（以下简称“远程公司”）。

前述律师接受委托后组成工作团队，深入细致地发掘和固定证据，代理卫邦公司向深圳市中级人民法院起诉李坚毅和远程公司，请求法院确认卫邦公司为该专利的权利人，在一审法院和二审法院均获得支持。被告方不服，向最高人民法院申请再审，也被裁定驳回。卫邦公司三战三胜，完美收官。

最高人民法院通过本案进一步明确了专利权属类案件的裁判标准，有助于维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡。

本案还曾入选最高人民法院发布的“2019年中国法院50件典型知识产权案例”，以及广东省高级人民法院发布的服务保障民营企业健康发展12件典型案例。

在科技高度发达的今天，一项专利可能聚集了多方的智力成果，而非一方独立完成。尤其在医药行业之中，一项药品（或者医疗器材）从立项到制备再到工业化生产，将会经历无数次地实验、修改、完善。每一环节都可能对前一环节进行技术手段或实验方法的更新，所以最后专利权归属于谁，当事人之间争议颇大。

《专利法》第8条规定，“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人”。

但在现实中，共同完成专利的双方之间可能并没有合作或委托的合意，如一方擅自使用另一方的实验成果进行更深入的研究，并将此去申请新的专利。这种情况下，判断先后两项研究成果之间的关系，前一成果是否是后一成果的技术基础、后一成果是否对前一成果作出创造性贡献成为法院的重点论述对象。1

技术秘密权利人与对专利作出创造性贡献的人共同享有专利权

案例一：天津青松医药公司与华民药业公司专利权权属纠纷（最高法（2020）最高法知民终871号民事判决书）

裁判要旨：当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或者专利技术方案使用了技术秘密的，构成对技术秘密的侵害。

若技术秘密构成专利技术方案实质性内容，技术秘密权利人应对涉案专利享有合法权利。若技术秘密侵权人对专利作出了创造性贡献，其也应当成为专利权人。

2013年8月，青松公司与韩国东都物产株式会社签署技术转移及保密、销售协议，约定将东都物产所有的所涉包括生产氟氧头孢钠制剂等产品的秘密技术信息许可给青松公司在中国境内生产相应产品。青松公司据此对氟氧头孢钠保密工艺在中国境内享有独占实施权。

2018年6月，青松公司与东都物产签订技术转让合同，约定将氟氧头孢钠保密工艺的所有权转让给青松公司。

2013年11月，青松公司与华民公司签订委托加工生产协议，约定青松公司委托华民公司使用涉案氟氧头孢钠保密工艺生产氟氧头孢钠产品，即青松公司提供涉案氟氧头孢钠保密工艺给华民公司，华民公司受青松公司委托生产氟氧头孢钠产品，并对涉案氟氧头孢钠保密工艺承担保密责任。2014年8月，青松公司向华民公司提供了涉案氟氧头孢钠保密工艺。

2014年9月，华民公司向国家知识产权局提出申请号为ZL201410517486.6的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”专利申请，且被授予了专利权。

青松公司认为自己享有对氟氧头孢钠保密工艺的所有权，是涉案专利的权利人。华民公司从青松公司处获知涉案氟氧头孢钠保密工艺，未经青松公司许可申请并获得涉案专利权，故请求判令确认“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权归青松公司所有。

一审法院认为，青松公司委托华民公司生产氟氧头孢钠等产品，依照双方协议约定提供了相应生产技术即本案中所称的保密工艺技术。华民公司申请发明专利的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”技术方案中，突出限定了“高纯度”。

上海知产鉴定所的鉴定结论虽然认定华民公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件公开了青松公司主张的3个秘密点“使用混甲酚法对中间体脱保护”“成酸反应步骤整体技术信息”及“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，但青松公司不能证明其主张的上述三个秘密点系其向华民公司提供的原始保密技术信息。即青松公司不能证明华民公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件记载的技术方案来自于双方履行委托加工生产协议中的保密技术信息，故青松公司不能证明其是案涉专利的所有权人。

二审最高法认为，对于秘密点1“使用混甲酚法对中间体脱保护”，涉案专利权利要求中并没有直接记载使用何种方法对中间体脱保护，但专利说明书实施例1中公开了使用间甲酚脱保护，秘密点1使用混甲酚脱保护，其中混甲酚是邻甲酚、间甲酚和对甲酚三种异构体的混合物，而邻甲酚、间甲酚和对甲酚对中间体脱保护都利用了酚羟基的氢键，两者并无实质区别，故涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点1。

对于秘密点2“成酸反应步骤整体技术信息”，涉案专利权利要求1步骤a）即成酸反应，即包含了秘密点2，因此可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点2。

针对秘密点3“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，涉案专利权利要求1步骤b）与秘密点3存在如下区别：（1）加入物料不同，（2）物料加入方式及相关操作不同，（3）保密工艺未公开过滤操作为无菌过滤。

对于区别（1），根据涉案专利和保密工艺的记载及上述技术效果的比较，无法获知保密工艺额外加入的氯化钠、焦亚硫酸钠在该步骤中作用、解决的技术问题和产生的技术效果，无法证明区别（1）是否是实质区别。

对于区别（2），由于缺乏涉案专利和保密工艺关于该步骤的纯化效果的实验证据，导致不能证明保密工艺多次搅拌、静置分离的操作实际上可以起到更好的纯化效果。

对于区别（3），本领域知晓，氟氧头孢钠成品以钠盐形式做成注射剂使用于人体，而使用无菌过滤是本领域技术人员出于安全考虑容易想到的过滤方式，即该区别不是实质区别。因此，可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点3。

综上，可认定涉案专利文件披露了青松公司相关技术秘密，而且专利技术方案也使用了技术秘密，构成对技术秘密的侵害，故青松公司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容，青松公司应对涉案专利享有合法权利。

对于华民公司是否对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献这一问题，《专利法实施细则》第十三条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在专利权属纠纷中，如果两个以上的当事人均对技术方案的实质性特点作出创造性贡献，且难以区分贡献大小的，应当认定该权利为共同共有。本案中，法院认为华民公司对涉案专利技术方案的实质性特点也作出了创造性的贡献。

第一，华民公司认为涉案专利发明点主要在于：1.权利要求1步骤b）中，PH=4～8时，氟氧头孢酸趋于溶解于水相，PH=0～3时，氟氧头孢酸趋于溶解于有机相。2.权利要求1步骤c）采用溶析结晶法，与保密工艺所采用的冻干法系不同的结晶方法。

第二，青松公司主张涉案专利权利要求1步骤c）中采用溶析结晶法属于常规技术手段，对此法院认为，国家知识产权局认可华民公司对涉案专利溶析结晶步骤使得涉案专利技术方案具有创造性的意见陈述，且青松公司并未提交相反证据证明涉案专利步骤c）溶析结晶步骤属于常规方法，故青松公司该主张不能成立。据此，可以认定华民公司对涉案专利权利要求1步骤c）作出了创造性贡献。

综上所述，由于涉案专利披露并使用了青松公司的技术秘密，故青松公司应当对涉案专利享有权利；华民公司在获得青松公司涉案保密工艺基础上，对涉案专利权利要求1步骤c）作出了创造性贡献，故而可以认定青松公司、华民公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度，法院判决涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。

即便是失败的实验数据也可作为技术贡献从而享有专利权

案例二：杭州领业医药公司、杭州普晒医药公司专利权权属纠纷（浙江省高院（2018）浙民终835号民事判决书）

裁判要旨：即便没有共同开发合意，作出技术贡献的一方也可共享专利权。技术贡献不仅指成功了的实验结果，也包括为最终成果打下基础的失败了的数据。

本案中，重庆医药公司于2013年委托领业公司开发“化合物cpy1302晶型筛选及制备方法技术开发”的项目并签订《技术开发合同书》。

合同约定，重庆医药公司委托领业公司对其提供的化合物cpy1302开展全面的晶型筛选，开发不侵犯现有晶型专利的新晶型，开发指定新晶型的制备方法，研究成果及知识产权归属重庆医药公司，双方对本合同的内容以及在本合同履行过程中所涉及的有关技术内容、实验报告等均承担保密义务，并且领业公司不得再接受其他公司的该产品晶型筛选业务。

合同履行期间，领业公司向重庆医药公司发送《项目：lyfs059晶型筛选报告》，该报告结论为本次晶型筛选发现一种新晶型1，为亚稳晶型，可转变为专利晶型formi（即wo2009035969a1和wo2008069327a1专利晶型）。

同年4月，领业公司与普晒公司启动卡格列净筛选合作项目，实验名称为LYFS056，12月发现不稳定水合物。

2014年5月，普晒公司决定对上述发现的不稳定水合物开发结晶工艺，开发过程中出现新的稳定晶型。针对该晶型普晒公司向国家知识产权局申请名为“坎格列净的一水合物及其制备方法”的发明专利，申请号为201410106768.7。普晒公司还向国家知识产权局申请名为“坎格列净一水合物及其晶型、它们的制备方法和用途”的发明专利，专利号为ZL201480019637.3。

2015年9月，接到重庆医药公司咨询后，领业公司比对普晒公司、重庆医药公司委托项目的化合物结构才发现研究的化合物为同一个，立项出现撞车系巧合。

2015年重庆医药公司、普晒公司签署一份会议纪要，其上记载：同意将重庆医药公司加入到由普晒公司申请的申请号201410106768.7和201480019637.3的中国专利申请人，作为共同申请人。但此后普晒公司并未将重庆医药公司列为共同申请人。

法院另查明，领业公司与普晒公司法定代表人为同一人。

重庆医药公司认为，重庆医药公司与领业公司订立技术开发合同时双方约定领业公司为重庆医药公司开展的晶型筛选项目是唯一且独家的，领业公司已构成严重违约。且重庆医药公司与普晒公司已就涉案专利达成专利共有的合意，故请求法院判决ZL201480019637.3的发明专利属于重庆医药公司。

领业公司与普晒公司认为，成功筛选出稳定新晶型并申请了涉案专利的实验来自领业公司接受普晒公司委托进行的LYFS056实验，而领业公司接受重庆医药公司委托进行的LYFS059实验则未能成功筛选出稳定新晶型。故重庆医药公司不是案涉专利的专利权人。

法院认为，重庆医药公司与领业公司签订技术开发合同明确约定，领业公司不得再接受其他公司的该产品晶型筛选业务，根据领业公司提供的实验记录，LYFS056和LYFS059两个实验的实验人和证明人相同，实验时间有部分重合，领业公司在接受重庆医药公司的委托后，还接受普晒公司的委托进行同一主题的晶型筛选实验显然违背了涉案技术开发合同的约定，领业公司的违约行为违背了诚实信用的原则，有违重庆医药公司的信任及委托，也必然损害了重庆医药公司签约的预期利益。

领业公司作为技术开发合同的受托方，实际操作并管控所有实验的进程及数据，具有对实验的安排及记录权。重庆医药公司委托领业公司进行的LYFS059实验项下的510个晶筛实验即使未能成功筛选出稳定新晶型，也并非没有任何意义。其理应对于同一主题的LYFS056项下领业公司主张获得成功的晶筛实验具有不可忽视的技术贡献。

案涉第201480019637.3号发明专利“坎格列净一水合物及其晶型、它们的制备方法和用途”发明专利权经授权为一完整的专利权，无法分割，重庆医药公司、普晒公司虽对于案涉发明创造的完成没有合意，但均对专利技术方案作出创造性贡献，各技术特征结合成为涉案专利整体，其专利权应由共同完成的专利技术方案的重庆医药公司、普晒公司共有。

综上法院判决，重庆医药公司对第201480019637.3号发明专利“坎格列净一水合物及其晶型、它们的制备方法和用途”发明专利权享有共同权利。

（本文作者：盈科伍峻民、段殷律师 来源：微信公众号 盈智企业合规与知识产权）

导读

《反不正当竞争法》第6条第四项规定，经营者不得实施足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

在本案中，被告黄道益医药公司微信公众号上宣传推广的活络油产品的包装装潢与原告的黄道益活络油特有装潢在视觉上构成近似，易使相关公众误认产生混淆，从而构成不正当竞争行为。

这是因为，知名商品包装、装潢经过长时间使用后会给公众留下一定印象，在看到类似包装时公众极易误认为这就是知名商品，从而错误购买，让侵权者获得不正当利益。1

基本案情

案例名称：黄道益活络油公司与黄道益医药公司不正当竞争纠纷（深圳宝安区法院(2018)粤0306民初26338号民事判决书）

本案中，原告黄道益活络油公司是第3365258号、第4941024号两枚注册商标的权利人。

原告商品注册信息

自1994年起，原告黄道益活络油的包装装潢均采用长方体纸盒作为外包装，纸盒正面中央为显示包装盒内的玻璃瓶上的标签设有一个拱形门状开孔。

正版黄道益活络油

被告黄道益医药公司成立于2016年8月，其使用的是第12145795号“黄道益”商标。该商标注册人为深圳玉宝记投资有限公司，该公司将第12145795号“黄道益”商标许可给黄道益医药有限公司使用。

被告使用的商标（该商标目前为无效状态）

2018年4月，原告经公证登录被告注册使用的“黄道益医药”微信公众号，该微信公众号的头像为“黄道益”。

该公众号发布的图片外包装上印有“活络油”字样的盒子图片。该盒装最上方和最下方有较小字体“香港黄道益医药集团控股有限公司出品”字样、上方有较大字体横向书写的“活洛油”、中间拱形门造型中间有竖向书写“活洛油”字样。

原告主张，该图片展示产品的包装装潢与原告包装装潢构成近似。

被告销售的黄道益活络油

该微信公众号还发布称《深圳特区报》及《21世纪药店报》于2018年3月刊登了一则关于“HONGKONGHUANGDAOYIMEDICINEGROUPHOLDINGSLTD”总部迁址英国××市的公告，在该迁址公告中，被告将该上述英文名称的公司的中文名称译为“香港黄道益医药集团控股有限公司”。

被告还公布了一张用中英文双语书写的该英国公司的注册证，并在该注册证中使用了“香港黄道益医药集团控股有限公司”作为公司名称。

原告认为，该英国公司的注册名称并无中文，其中的“HUANGDAOYI”并不必然的译为“黄道益”。但被告故意将“HUANGDAOYI”译为“黄道益”，并将“黄道益”三字突出标示在该则迁址公告的右上方。

被告还在该公告的下方宣称：“本集体公司自有关联公司：黄道益医药有限公司、贵州黄道益医药科技有限公司、深圳玉宝记投资有限公司”。

该微信公众号中的上述内容将使公众误认为，被告的母公司“黄道益公司”位于境外，被告是该母公司在中国境内投资的若干公司中的一家，“黄道益”品牌的产品不仅在境外生产，还在境内生产。

综上，原告请求法院判令被告立即删除在名称为“黄道益医药”的微信公众号中发布的所有令人误解被告及其产品与原告的创始人黄道益、原告及原告的“黄道益活络油”产品存在特定联系的内容。

被告辩称，原告的“黄道益”商标不属于驰名商标，知名度非常有限，其对应使用的产品亦非知名产品，而是属于假药，被告不存在任何不正当竞争的行为，无需承担侵权责任，被告经商标权人合法授权使用其注册商标作为字号，不属于将他人商标作为企业名称字号使用的不正当竞争行为。2

裁判结果

法院认为，原告的黄道益活络油从1994年开始进入内地市场，通过广告、推广等多种形式进行了广泛宣传，原告商标和原告字号“黄道益”均具有较高知名度。

黄道益活络油是具有较高知名度的知名商品，其包装装潢具有显著性特征，并为相关公众所熟知，是知名商品特有的包装装潢。

被告微信公众号上宣传推广的活络油产品的包装装潢与原告的黄道益活络油特有装潢在视觉上构成近似，易使相关公众误认。

结合被告在微信公众号中发布的内容，足以使公众误认为被告公司自身以及其所宣称字号中带有“黄道益”三字的关联公司与原告公司存在特定联系，也会使公众误认为被告宣传的活络油产品是原告公司生产的黄道益活络油，进而造成混淆，故被告上述行为构成不正当竞争。

综上，法院判决被告黄道益医药有限公司立即停止在“黄道益医药”的微信公众号中发布令人误解被告及其宣传的产品与原告黄道益活络油有限公司及原告的“黄道益活络油”产品存在特定联系的内容，包括不再发布与“黄道益活络油”包装装潢近似的活络油包装装潢图片，不再将“黄道益医药大陆投产啦”、“香港黄道益医药集团控股有限公司”等文字与上述活洛油包装装潢图片结合使用。

（本文作者：盈科伍峻民、段殷律师 来源：微信公众号 盈智企业合规与知识产权）

1、公开资源使用时的流程档案管理

    对于公开资源的使用，一是需要审查该公开资源是否许可商业使用，没有明确可以商业使用的，公司在宣传、营销及产品制作时是不可以使用的。对于可以商业使用的资源，在采集时应当建立采集前的证据固化制度，以免在将来发生纠纷时，因举证不能而承担法律责任。

对于可商业使用的免费公开资源应当建立档案备案登记制度，对于公开资源的使用限制，应当重点登记，以免项目人员更换时因信息不畅而侵权。

2、委托作品约定明确

在公司将作品交给第三方进行创作时，首先需要与受托方签订明确的书面委托合同，并在委托合同中约定作品类型、基本要求、保密条款、权属归属、知识产权保证等内容。如果没有明确约定公司将丧失作品的著作权，对公司的再开发、使用、转让等均会造成不良影响。同时在公司接受他方委托时也应当明确约定相关权属，并且需要明确公司对作品的著作权。

3、著作权许可使用

（1）打包许可

公司在宣传中使用的作品种类繁多，并且多数作品的使用周期较短，完全原创对于公司资源的消耗很大，因此对于经常使用的作品素材可以考虑向集体权利人进行打包购买，比如很多著作权协会拥有其会员作品的许可权限，可以省去单独联系著作权人的时间成本及经济成本。

（2）许可事项明确

    公司对外签订许可协议时，特别是对方将著作权授予公司使用时，首先需要明确约定许可的性质是独家许可、独占许可还是一般许可；其次需要明确约定许可包括哪些具体内容。根据《著作权法》规定，作品权利中的财产权均是可以单独转让的，如果没有明确约定则视为没有转让，因此为了减少纠纷的发生建议约定明确。

（本文作者：盈科王晔律师    来源：微信公众号 律叶讲堂13366825130）

企业的公众号为了美观经常会插入图片，以增加公众号的美观、吸引流量等。网络中的图片很丰富、使用更是便捷无比。但是使用这些图片有很大的法律风险。

根据威客先行的统计：至2021年3月2日著作权侵权法律文书有850472件，其中涉及公众号有16300件，涉及侵害作品信息网络传播权的为11857件。具体分布见图一

这样的诉讼量相对于其他知识产权案件的发案量已经属于较高水平。为了帮助企业防范侵权风险，北京盈科王晔律师总结一下几种具体情况做风险分析。

1、未经影视剧照权利人许可使用他人剧照的。

企业有时会对热播剧进行影评，这类影评很难避免使用他人剧照、海报，企业认为影评是对热播剧的宣传，但是其实质目的是对公众号主体的宣传，因此属于侵权行为。

企业有时会用剧照作为插图使用，在这种情况下则与图片的侵权认定原则相同，一般为侵权行为。

   2、未经图片制作者许可使用他人制作的图片的。

   虽然图片制作者将图片发表至网络，但这只是作者行使其发表权的正常后果，并不代表他人可以未经许可而使用，因此对于此类图片原则上不能使用，作者在发表时明确表示他人可以使用或使用方式时，可以依据作者的使用要求使用，但是并不免除使用费用，如果作者表示可以免费使用时，企业才可以免费使用。

3、使用他人随手拍的照片

根据著作权法第三条第五项的规定，照片属于摄影作品，受《著作权》的保护，因此对于该类照片未经权利人许可不能使用，使用属于侵权行为。但是企业员工在企业的活动过程中，应企业要求拍摄的与企业活动相关的摄影作品，原则上属于法人作品或职务作品，企业有权使用。

需要注意的一点是，对他人享有著作权作品的简单翻拍，并不属于新作品，其本质上是对原作品的复制，对于此类作品需要使用时，还是需要经过原著作权人的许可，而不是摄影者的许可。

4、对他人作品的修改涉及作者的修改权及保护作品完整权。

   根据《著作权法》第十条的规定，著作权包括十七项权利，其中包括四项人身权，对他人享有著作权作品的裁剪、色彩调整、增加设计元素、甚至只是增加文字，都构成对作品的修改，需要得到作者的特别授权。

如果对作品的修改改变了作品的整体表达，还会构成侵害作品完整权，例如将飞天的美女换成熊猫头，就涉及作品完整权的侵害。

人身权益大于财产权益，因此北京盈科王晔律师认为，从行为性质上分析，修改权和保护作品完整权的侵权伤害会高于其他侵害方式。

公众号中涉及著作权的元素有很多，本篇只是针对图片及照片做一原则性的阐述，规范经营公众号是企业需要履行的注意义务，细节上的调整和把握会为企业避免很多不必要的诉讼纠纷。

小小图片美又美，

法律问题杂又杂。

使用需要得授权，

  合法使用最重要。

（本文作者：盈科王晔律师 来源：微信公众号 律叶讲堂13366825130）

最近80后吃了个不甜的大瓜，某公司将刘德华以及电影《扫毒2》的6家出品方公司以著作权权署、侵权纠纷起诉至北京知识产权法院，“男神”级别的偶像刘德华因为出演《扫毒2》成为了被告，并且是第一被告，是许多80后难以接受的事情。引起了网友的声声质疑。

网友们质疑点在于刘德华仅是《扫毒2》的监制及主演，在这种情况下为何会成为被告？并且法院还给立案了。

立案登记制

这就要谈到立案登记制度问题，依据《民事诉讼法》的规定，有明确的被告、有具体的请求、有基本的事实就可以达到立案的标准，在符合以上三点后，立案厅应当予以立案登记，立案登记只是进行形式审查，而不进行案件的实质审理。

在本案中原告对主张的作品享有著作权，提供了初步相似的比对文件，所述被告与被控侵权作品之间有关联关系，在这种情况下符合立案条件，因此立案庭予以立案登记是符合法定程序的。

但是立案登记并不代表被告实施了侵权行为，也不代表原告的主张成立，立案证据是否是真实的，作品之间是否有抄袭，相关人员是否实施了侵权行为，是否需要承担责任，都需要等到案件移送到审判庭后，由审判法官来审理认定的。因此立案登记只能代表原告有诉权，而不能代表被告有侵权行为。

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滥用民事权利的后果

假设原告如网友猜测一般是为了蹭热度将刘德华拉为被告，那么刘德华是否只能被动应诉呢？法律有没有给他救济途径呢？

《民法典》一百三十二条：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益，社会公共利益或者他人的合法权益。”即权利人行使权利并不是没有限制的，其不能滥用民事权利。如果因其违法滥用权利，侵害他人合法权益时，被侵害方可以追究其责任。

本案中刘德华的权益涉及两个方面一个是人格权，一个是财产权，从人格权来分析，权利人虽然起诉了刘德华，但是其权利基础即某片的著作权是存在的，主张的相关行为也是存在的，新闻报道也没有声称刘德华实施了侵权行为，只是客观的报道该案件被北京知识产权法院受理的事实，因此刘德华如果主张损害了人格权依据不是很充分。

从财产权分析，目前可以预见到的财产损失就是应诉可能发生的交通住宿费用，相关证据保全的费用，聘请律师的费用等，而这些费用在普通民事案件中是做为参与诉讼的合理支出，一般不支持向原告要求承担。

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                    知识产权侵权纠纷中                

滥用诉权的特别规定

但本案案由是著作权权属、侵权纠纷，属于知识产权项下的知识产权侵权纠纷案由类别，这时就体现了我国对知识产权的特别保护，2021年6月2日最高人民法院公布了《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》（以下简称《批复》），在该批复中规定，在知识产权案件中，如果原告滥用权利损害被告合法权益，被告可以要求原告承担合理的律师费、交通费、食宿费等开支。

 随着知识产权的发展，我国对知识产权保护的力度越来越大，知识产权诉讼也越来越多，其不乏一些权利人明知被告不构成侵权行为。出于侥幸心理或其它目的而提起诉讼，对于这类诉讼被告参与诉讼的行为就会给被告带来损失，不参与诉讼又担心因为没有申辩的机会，导致不利判决的出现。这使得被告陷入了两难的境地。

我国为了保护知识产权权利人的合法权益，支持权利人维权，在大部分涉及知识产权的专项立法中，对于原告的合理支出（公证费、律师费等）规定有权要求被告承担，但是对于被告要求原告承担被告的律师费用，却很少e有相应的规定，而该《批复》解决了这一法律空白，在知识产权案件中特定情况下被告可以要求原告承担其律师费等费用。

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滥用诉权赔偿的条件

被告要求原告承担其律师费用等合理支出的条件是：

1、案件类型需要为知识产权的侵权诉讼，其他类型的诉讼目前没有明确的法律规定。

2、原告存在滥用权利的情况，滥用指的是原告主观上明知或应知道，被告并不需要承担责任，仍然起诉的情况，目前比较常见的是以不稳定专利权做为权利基础行使诉权的情况。

3、举证责任在被告，被告需要提供证据证明原告是明知或应知其不需要承担责任而起诉，这对于被告来说举证责任相对较重，收集该证据的难度较大，这也是被告一般专利权诉讼中才提该主张的原因。

4、被告的合法权益受到损害，常见的就是不得不应诉，某些情况下还会存在被告的产品被下架、禁售等情况。

   在符合以上四点要求时，被告可以以原告滥用诉权为由，在本诉中提出反诉请求，要求原告承担律师费用等合理开支，如果在本诉中没有及时提出也可以另行提起诉讼要求。

诉讼本是为权利方提供一个解决权益被侵害的窗口，但是某些情况下也会被某些权利人滥用，而该《批复》可以达到一定的定纷止争的效果，将某些不该发生的诉讼消灭在萌芽之中。

回到争议焦点。如果刘德华可以举证证明对方明知其不应当承担责任，而将其列为被告，则可以要求对方承担他的合理支出。

（本文作者：盈科王晔、史季群律师 来源：微信公众号 律叶讲堂13366825130）