近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及确认不侵权之诉。

01

案件梗概

2018年5月24日，萨驰公司向苏州市知产局提交专利侵权纠纷处理请求，主张固铂公司使用的VMI公司生产、销售的MAXX轮胎成型机侵犯其专利权。

2018年9月24日，VMI公司向萨驰公司邮寄催告函，称前述行政投诉使其生产经营处于不稳定状态，要求萨驰公司撤回行政投诉或依法提起诉讼。

2018年10月19日，萨驰公司向法院起诉VMI公司和固铂公司，而在10月29日，VMI公司和固铂公司向法院提交了确认不侵权之诉的材料。这两个案件于同一天的11月7日立案。

02

确认不侵权之诉及提出条件

确认不侵权之诉，属于民事诉讼法中规定的确认之诉，是通过请求法院对一定的权利或者法律关系的存在与否予以判决确认的诉讼。

现实中，有些权利人滥用权利，向竞争对手发出侵权警告，使得竞争对手的商誉受损，但是又不在合理时间内向法院起诉，使得被警告方是否侵权处于不确定的状态。

这种情况下，被警告方有权向法院提起确认不侵权之诉，从而明确是否存在侵权行为，消除不确定的状态。

被警告方通过积极向法院提起确认不侵权之诉，能够防止权利人滥用权利，损害他人利益。

相对于其他领域，确认不侵权之诉更多地出现在知识产权领域。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条中详细规定了提起确认不侵犯专利权诉讼的条件。

第十八条

权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

根据第十八条的规定，提起确认不侵犯专利权诉讼，需要满足下面的3个条件：

（1）权利人向他人发出侵犯专利权的警告；

（2）被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权；

（3）权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼。

03

焦点问题

本案的焦点问题之一是，前述第十八条中规定的“警告”应该如何解释？

首先，本案中，向苏州市知产局提交纠纷处理请求的行为是否能被认定为警告？

进一步，前述的纠纷处理请求中，被请求人仅涉及实施了使用行为的固铂公司，并没有涉及生产、销售的VMI公司。那么萨驰公司的纠纷处理请求是否构成对VMI公司的警告？

本案的焦点问题之二是，萨驰公司提起侵权诉讼的时间应当如何确定？

对于前述的条件（3）中的期限，提起诉讼的时间应当以材料送达法院的时间为准，还是应该以立案的时间为准？

04

最高院观点

1、关于萨驰公司向苏州市知产局提交的纠纷处理请求是否构成警告、以及、是否构成对VMI公司的警告？

最高院认为：

VMI公司由于不是被请求人，因而没有机会参与到行政处理程序中，无法在该程序中主张相应权利，但行政处理程序的处理结果可能直接影响其利益。并且，VMI公司的产品销售市场可能会受到影响。

因此，萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于专利法司法解释第十八条所称的对于VMI公司的侵权警告。

最高法的上述观点中，论述的重点放在了专利侵权纠纷处理请求对于被请求人VMI公司是否构成警告上面，并没有论述更基本的一个问题，即向地方知识产权局提交的专利侵权纠纷处理请求本身是否构成警告，或者说，最高院直接默认这样的专利侵权处理请求构成警告。

对于向地方知识产权局提交的专利侵权纠纷处理请求是否构成警告这一问题，萨驰公司的代理律师对此也提出了质疑，详细见“最高院知识产权法庭首例专利确认不侵权案例焦点评析”一文。

2、萨驰公司提起侵权诉讼的时间应当如何确定

专利权人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼是确认不侵害专利权之诉的受理条件之一。

本案中，最高院认为，应该将法院收到萨驰公司提交的起诉材料的时间作为提起诉讼的时间。

萨驰公司提起侵权诉讼的时间为2018年10月19日，在VMI公司发出催告函两个月之内、萨驰公司收到催告函一个月之内的期限之内，因此不满足前述的条件（3）。

由此，最高院认为，固铂公司及VMI公司的确认不侵权之诉不符合前述的第十八条规定的受理条件。从而驳回了固铂公司、VMI公司的诉讼请求。

05

对实务的影响

向地方知识产权局提交的专利侵权纠纷处理请求、以及、向法院提起侵权诉讼是专利权人维护自己权利的2个途径，专利权人有权选择其中的任一途径。

根据最高法的观点，向地方知识产权局提交的专利侵权纠纷处理请求构成警告。

按照本案的裁判规则，从权利人的角度考虑，在向地方知识产权局提交专利侵权纠纷处理请求的时候，不仅需要做好专利被提出无效宣告的准备，还需要同时做好侵权诉讼的准备，后续如果被控侵权人后续提出确认不侵权之诉，才能够从容地进行应对。

另一方面，收到了权利人的警告信或者被提出专利侵权纠纷处理请求的被控侵权人或者利害关系人，可以先书面催告权利人行使诉权，如果权利人在一定期间内不提起诉讼，则可以主动出击，提起确认不侵权之诉。

05

相关信息

一审判决：（2018）苏05民初1453号

二审判决：（2019）最高法知民终5号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及合法来源抗辩及权利人维权合理开支的承担。

01

最高院观点摘要

如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。

销售者的合法来源抗辩成立，既不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，也不免除停止销售侵权产品的责任，仍应承担权利人为获得停止侵害救济所支付的合理开支。

02

案件梗概及焦点问题

本文涉及两个实用新型专利侵权案件。

本文中关于是否构成侵权我们不作分析。我们关注的是，如何进行合法来源抗辩，合法来源抗辩成立的情况下，使用者、销售商需要承担什么样的侵权责任，对于赔偿及合理开支部分如何认定？

案例1：

宝寇公司起诉馆陶县佩龙水暖及其经营者武建磊，其销售的双开关恒温阀侵犯了宝寇公司的一件实用新型专利权。

对此，武建磊辩称，其销售的产品具有合法来源，并提供销售出货单、销售经理名片等予以证明。

案例2：

深圳市和力泰科技起诉广州速锐以及广东快女生物侵权实用新型专利权。

本案中法院查明，快女公司与速锐签订购销合同，约定快女委托速锐以6万8的价格向案外人鑫进公司购买面膜机。

另外，速锐公司与鑫进公司签订购销合同，以同样的6万8的价格购买面膜机，并在合同中明确了速锐公司是受快女公司所委托，速锐公司不承担任何形式责任。

上述2个案例中，被诉侵权人佩龙水暖、速锐公司都实施了销售行为，他们也提供了证据证明其销售的产品具有合法来源。另外，快女公司实施了使用行为。

在专利维权案件中，权利人在维权初期进行调查取证时，最先找到的往往是销售商、使用者，有时候无法根据取得的证据找到背后的侵权产品制造者，因此，权利人往往以销售商作为被告提起专利侵权诉讼。

另一方面，在有明确制造者的情况下，出于打击销售侵权产品行为、通过销售地制造连接点来选择合适的诉讼管辖地等目的，权利人往往会将销售商作为共同被告一并起诉。

那么作为销售商、使用者，如何进行合法来源抗辩，也即如何证明自己销售、使用的产品具有合法来源呢？证明合法来源是否意味着不侵权、不需要进行赔偿呢？

03

如何进行合法来源抗辩

1、合法来源抗辩的法律依据

《专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

上述规定是专利侵权诉讼中合法来源抗辩的主要法律依据。

那么，为什么会对使用者、销售者赋予这样的抗辩权利呢？

一方面，确实存在使用者、销售者不知道所使用、销售的产品侵犯了他人专利权的情况。

并且，专利侵权的判定需要一定的专业技能，使用者、销售者通常无法自行判断所使用、销售的产品是否侵犯他人的专利权。

如果不赋予使用者、销售者合法来源抗辩的权利，反而会侵害善意的使用者、销售者的合法利益。

另一方面，专利侵权的源头是侵权产品的制造者，但是在实务中，被诉侵权产品往往在市场上经过多个流通环节，权利人经常难以找到真正的制造者。

相对于生产行为，销售和使用行为相对比较容易被发现。

通过设立合法来源抗辩，能够提供合法来源的销售商、使用者免于承担赔偿责任，从而有利于根据销售者、使用者提供的线索找出侵权源头，从根本上遏制专利侵权的发生。

2、合法来源抗辩的主体

从上述规定可以看出，合法来源抗辩的主体限于使用者、许诺销售商、销售商，不包括制造商、进口商。

随着社会分工的细化，很多产品并不限于单独、直接生产的方式，还出现了定制、委托加工、委托生产等间接生产、共同生产等生产方式。

在这些生产方式中，对于委托他人按照自己的要求进行定制生产的委托加工方，通常被法院认定为侵权产品的生产者，从而不具有“合法来源”抗辩的主体资格。

3、合法来源抗辩

根据上述规定，合法来源抗辩成立需要两个方面的条件：一是不知道侵权、二是能够证明合法来源。

其中，“不知道侵权”是主观条件，“证明合法来源”是客观条件。那么这两个条件是否有关联，两者有什么关系吗？

我们知道，要求销售者从正面证明“不知道侵权”这一消极的事实是不可能实现的。这一主观条件的举证责任不应该由销售者来承担，而是应该由专利权人从反面举证销售者“知道侵权”。

如最高院在裁判规则中所指出的，如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。

作为销售者、使用者，需要证明的是“合法来源”这一客观部分，即提供证据证明其销售、使用的产品具有合法来源。

作为这样的证据，例如有产品购销合同、代理协议、购货单、送货单、验货单、支付凭证、发票、聊天记录、邮件等等。

当然，这些证据还需要互相之间没有矛盾之处，并且提供的来源清晰、渠道合法、价格合理，符合所属行业的交易习惯。

尽管使用者、销售商、许诺销售商只需要“证明合法来源”，没有责任对其“不知道侵权”进行举证证明，但法官在分析证据时，会考虑是否符合来源清晰、渠道合法、价格合理，符合所属行业的交易习惯等方面。而这些因素会影响法官对于是否“知道侵权”这一条件判断的心证。

所以，上述的合法来源抗辩中的主观条件与客观条件之间并非完全独立而是有所关联的。

04

合法来源抗辩成立后的责任承担

如果合法来源抗辩成立，使用者、（许诺）销售商分别需要承担什么法律后果呢？

（1）是否侵权？

即使合法来源抗辩成立，使用者、（许诺）销售商的使用、销售、许诺销售行为依然是《专利法》第十一条所禁止的行为。使用者、（许诺）销售商的行为依然是构成侵权。

合法来源抗辩不是不侵权抗辩。合法来源抗辩成立，并不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，

（2）是否停止相关行为？

既然认定构成侵权，则需要承担相应的侵权责任，其中就有停止实施使用、（许诺）销售等行为。

不过，前述解释(二)中针对使用者规定了例外情况。

具体地，如果被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的，则对于专利权人请求停止使用的主张，法院不应支持。

也就是说，对于使用者来说，如果合法来源抗辩成立，则可以不必停止其使用行为。

这是因为，使用者的继续使用行为并不会使得权利人的损害继续扩大。

但是，销售行为就不一样。如果销售者如果继续出售侵权产品，他人购买后的使用必然也构成对专利权的侵犯，从而对权利人的损害进一步扩大。因此，通常来说，销售者需要停止销售行为，但使用者在支付合理对价的前提下，法院不要求使用者停止使用侵权产品。

（3）是否承担赔偿责任？

根据《专利法》第七十条，合法来源抗辩成立，则使用者、（许诺）销售商被免除赔偿责任。

（4）是否承担合理开支？

需要承担合理开支。

本文的案例2中，最高院指出，合法来源抗辩成立，并不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，而维权合理开支系基于侵权行为而发生，故在合法来源抗辩成立的情况下，权利人为获得停止侵权救济的合理开支仍应得到支持。

在案例2中，和力泰公司主张了合理开支，但并未提交任何关于合理开支的证据。即使如此，最高院仍然在考虑代理费用、公证费用以及正常差旅市场价格水平的基础上酌定和力泰公司在该案中的合理开支为30000元，并判决由速锐公司赔偿。

05

相关信息

案例1：

一审判决：（2019）冀01民初112号

二审判决：（2019）最高法知民终118号

案例2：

一审判决：（2017）粤73民初2833号

二审判决：（2019）最高法知民终25号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知民终16号案例，涉及创造性判断中关于生物材料保藏的考量。

01

最高院观点摘要

对比文件仅公开了相同或相近的筛选、突变等手段的制备方法，并未对制备出的生物材料进行保藏，本领域普通技术人员不能通过重复该制备方法以及其他途径获得本专利请求保护的生物材料，且无动机改进制备方法以获得该生物材料的情况下，专利申请请求保护的生物材料相对于该对比文件具备创造性。

02

案件梗概及焦点问题

本案为专利无效行政案件。

涉案专利名称为“绿脓杆菌甘露糖敏感血凝菌毛株”，其权利要求1如下图所示，要求保护一种保藏号为CGMC0190的绿脓杆菌甘露糖敏感血凝菌毛株。

证据1的申请人、发明人与涉案专利在申请阶段的申请人及第一发明人相同。

证据1中记载了与涉案专利基本相同的菌株获得方法，主要是连续传代使之毒力降低，再应用基因工程方法获得绿脓杆菌，主要包括462次传代减毒过程，还包括染色体酶切、随机连接和培养、反复克隆等步骤。

证据1的菌株也具有与涉案专利相同的关键特征，即具备甘露糖敏感血凝菌毛（MSHA）。

但是，证据1中没有记载菌毛株的保藏信息，也没有记载可购买的商业渠道或发放渠道。

无效宣告请求人提出了权利要求1不具有创造性的无效理由。那么，权利要求1相对于证据1是否具有创造性呢？

是否因为证据1的菌株不能为公众所获得，从而不能评价权利要求1的创造性，因此权利要求1相对于证据1具有新颖性和创造性？

在涉及生物材料保藏的专利创造性的评价中，是否要求对比文件公开了与涉案专利权利要求中相同的菌株，才能判断不具有创造性？

03

涉及生物材料保藏的创造性评价

微生物材料最小的基础单元是种（species），相同的微生物种显示高度相似性，亲缘关系接近，与其他种之间有明显差异。

《专利审查指南》第二部分第十章第9.4.2部分对涉及生物材料的创造性进行了规定，其中，对于涉及微生物材料的创造性，记载了两种具有创造性的情况。

（1）新的种具有创造性

如果发明涉及的微生物是与已知种的分类学特征明显不同的微生物，即是新的种，则具有创造性。

（2）已知种在产生了预料不到的技术效果的情况下，具有创造性

如果发明涉及的微生物的分类学特征与已知种的分类学特征没有实质区别，但是该微生物产生了本领域技术人员预料不到的技术效果，那么该微生物的发明具有创造性。

那么，从上述的审查指南的规定可以看出，对于涉及微生物材料的创造性判断，首先是看要求保护的菌株与对比文件公开的菌株是否属于相同的种；如果属于相同的种，接下来需要判断是否产生了预料不到的技术效果。

本案中，从无效请求人、专利权人以及各级法院的意见来看，涉案专利要求保护的菌株与证据1公开的菌株属于相同的种。那么按照审查指南的思路，接下来是判断涉案专利相对于证据1获得了预料不到的技术效果。

04

复审委及一审、二审法院的观点摘要

复审委：

尽管证据1作为现有技术，对期望获得的菌毛株进行了理化特性描述和相应制备方法，……，但是由于生物领域中生物材料的特殊性质，导致公众即使阅读到了相关文字记载，但因为在获取该菌株的制备过程中存在无法预测的随机因素，从而不能合理预期获取到与证据1相同的菌株或同样具有甘露糖敏感血凝菌毛的类似菌株。再次，本专利说明书中记载了所述菌株的免疫原性，证实了其有益效果，同时对甘露糖敏感血凝菌毛株进行了专利法规定的微生物保藏，本专利对现有技术做出了贡献。由此，戴锦良所述的权利要求1与现有技术证据仅为形式上的保藏号区别因而不具备创造性的理由以及根据证据1-22、24-25的内容不付出创造性劳动即可获得相应菌毛株的无效理由不能成立。

一审:

本专利说明书中记载了所述菌株的免疫原性，证实了其有益效果，同时对甘露糖敏感血凝菌毛株进行了专利法规定的微生物保藏，已经足以证明本专利的发明人通过该方法获得了实质性的菌株，并且通过保藏信息的记载，公众能够通过保藏渠道获取该特定菌株，本专利对现有技术做出了有益的贡献。

二审：

本专利权利要求1中记载菌株的保藏号CGMCC0190，而证据1没有公开该菌株被保藏，无任何保藏信息。此时，不宜简单地将有无保藏号当作区别特征进行认定，而应当考量证据1对其中所描述菌株的公开程度和该菌株的可获得性，以判断本领域技术人员是否能够通过证据1的描述而获得该菌株或有动机制备得到该菌株。

在涉及生物材料的发明创造技术方案的创造性评判中，若专利技术方案请求保护的生物材料系通过不能再现的筛选、突变等手段制备得来，能够产生有益效果，并且进行了保藏，而对比文件仅公开了相同或相近的筛选、突变等手段的制备方法，并未对制备出的生物材料进行保藏，即本领域技术人员不能通过重复该对比文件中的制备方法而获得本专利请求保护的生物材料，应当认定本专利请求保护的生物材料并未被该对比文件公开。在没有证据表明本领域技术人员能够通过其他途径获得该生物材料或者有动机改进制备方法以获得该生物材料的情况下，专利技术方案请求保护的生物材料相对于该对比文件公开的技术方案具备创造性。

05

观点分析

上述的复审委和一审的观点中认为，菌株的免疫原性、进行保藏是涉案专利相对于作为现有技术的证据1的有益贡献。

二审从发明动机的角度进行分析，认为本领域技术人员基于证据1没有动机对其制备方法进行改进获得该生物材料。

上述的复审委及一审、二审的观点中，没有按照前述的审查指南的思路来判断创造性，也没有得出“涉案专利相对于证据1获得了预料不到的技术效果”这样的结论。

甚至，这些观点也没有采用传统的评价创造性的“三步法”，即按照认定区别技术特征、找出发明所解决的技术问题、获得的技术效果这样的步骤来进行。

根据最高院的观点，对于涉及生物材料保藏的专利申请，如果满足下面的三个条件，则具有创造性：

（1）通过不能再现的筛选、突变等手段制备得来；

（2）产生了有益效果；

（3）进行了保藏。

可以说，最高院在本案中的裁判规则对于采用通过不能再现的筛选、突变等手段制备得来的涉及生物材料保藏的技术方案的创造性的判断给出的判断方法是非常明确的。对于这样的技术方案，在存在优异效果并且进行了保藏的情况下，创造性能够获得认可。

因此，对于采用通过不能再现的筛选、突变等手段制备得来的涉及生物材料保藏的技术方案，进行保藏就显得十分重要了。

关于这一点，在专利法实施细则里面也有相关规定。

专利法实施细则第二十四条第一项规定，申请专利的发明涉及新的生物材料，该生物材料公众不能得到，并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的，除应当符合专利法和专利法实施细则的有关规定外，申请人还应当在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的，指优先权日)，将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏。

06

关于保藏

关于保藏，如果申请人后续会在其他国家进行专利申请，那么在选择保藏机构的时候，需要注意一下2点：

1、选择布达佩斯条约认可的国际保藏单位进行保藏

中国现有3家国际保藏单位：

广东省微生物菌种保藏中心（GDMCC）

中国典型培养物保藏中心（武汉）（CCTCC）

中国普通微生物菌种保藏管理中心（北京）（CGMCC）

它们能够进行保藏的生物种类不尽相同，需要保藏时可以先行咨询。

2、选择国际保藏方式

即使在上述3家国际保藏单位进行保藏时，也有2种保藏方式：国内保藏和国际保藏。

虽然国内保藏可以通过移转手续转为国际保藏，但国际保藏日是进行移转手续的时间。所以，对于后续会进入其它国家的申请，一开始就国际保藏才稳妥。

07

相关信息

涉案专利申请：200510059850.X

授权公告号：CN1297657C

复审决定：第29970号无效宣告请求审查决定

一审判决：（2016）京73行初5923号

 二审判决：（2019）最高法知行终16号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知民终147号案例，涉及专利法第十一条中“使用”行为的扩大解释。

01

最高院观点摘要

如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。

02

案件梗概

本案是专利权侵权民事纠纷案，涉及名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”（以下简称涉案专利）的发明专利。涉案专利的专利权人为深圳敦俊科技有限公司（以下简称“敦俊公司”），被诉侵权人为深圳市吉祥腾达科技有限公司（以下简称“腾达公司”）。被控侵权产品为一种路由器。

本案一审中，敦俊公司主张腾达公司的制造、销售以及许诺销售行为构成侵权。二审中，敦骏公司进一步主张腾达公司制造路由器过程中必然实施的测试行为构成侵权。

03

根据现有裁判规则，腾达公司的行为不构成侵权

涉案专利权利要求1要求保护包含3个步骤的网站访问方法：

本案中，被诉侵权方腾达公司的实施行为是制造、销售、许诺销售路由器。

腾达公司的路由器在实际的使用过程中，对应权利要求1的步骤A、B的步骤由终端用户利用用户电脑、路由器来进行实施，而步骤C则由网络服务提供商利用网络服务器实施。

根据专利法第十一条所规定的关于侵害方法专利的“使用”行为的字面含义，本案中，实施“使用”行为的主体是用户以及网络提供商。

因此，腾达公司并非路由器使用方法的行为实施主体，腾达公司实际上仅仅相当于侵权行为实施者在实施专利方法时所使用的设备和工具的提供者，腾达公司制造、销售路由器的行为并不直接侵犯涉案专利的专利权，不构成直接侵权。

另一方面，专利侵权的判定中，除了直接侵权之外，还有专利间接侵权。

关于专利间接侵权的判定，专利法司法解释（二）的第二十一条中规定了帮助侵权和教唆侵权这两种类型的专利间接侵权行为。

第二十一条　明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

那么，腾达公司的行为是否构成专利间接侵权呢？

根据前述的专利法司法解释（二）的第二十一条的规定可以看出，专利间接侵权成立要条件，需要满足：（1）明知；（2）专用品/积极诱导。

前述明知是指，帮助侵权的实施者明知其提供的零部件等只能用于生产侵犯专利权的产品，教唆侵权的教唆者明知其教唆对象实施的行为将侵害他人专利权。

前述专用品是指，帮助侵权中帮助者提供的零部件等是发明创造最终实施的专用品；教唆侵权中要求教唆者具有积极诱导的行为。

也就是说，在专利间接侵权的认定中，需要判断行为人是否具有主观过错、实施的行为或行为结果具有侵权专用性。这一点与专利直接侵权的认定是有区别的。专利直接侵权的认定不考虑行为人主观上是否有过错。

本案中，被诉侵权路由器除了涉案专利权利要求的使用方法所涉及的Web 认证上网方式之外，还具备其他认证上网方式的功能，因此涉案的路由器并非是仅具有侵权用途的专用品。其次，本案也无证据显示腾达公司明知被诉侵权产品Web认证方式下的使用将会覆盖涉案专利权利要求的所有技术特征。因此，本案并不满足专利间接侵权明知、专用品的要件。

综上，根据现有的专利直接侵权判定和专利间接侵权判定方法，结论都是腾达公司的行为不构成侵权。

但是，腾达公司制造、销售的被诉侵权路由器主要用途就是实施涉案专利的方法，认定上述行为不构成专利侵权似乎有违公平，因此，本案存在着形式正义与实质公平之间的冲突。

04

最高院的裁判思路

在法律的形式正义与实质公平之间存在冲突的时候，也就是法律规则的适用结果存在实质不公平的时候，需要从立法目的出发，以公平、诚信等法律原则为依据，对被诉侵权行为进行分析和评价。

网络通信领域的绝大多数发明创造的类型为方法专利，并且往往需要多个主体参与才能实施。在实际应用中，软件安装硬件设备中，由终端用户在使用终端设备时触发软件在后台运行，从而实施专利方法。

最高院认为，表面上本案专利方法的实施者是终端用户，但实质上，专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化，终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程，仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演。

终端用户在网页浏览器内输入想要浏览网站的网址，触发专利方法被软件自动执行的行为，是正常的使用现有技术的行为，并非使用专利方法的行为。

由于侵权行为的主体不可能是装置或软件，而应当是通过装置或软件来实施专利侵权行为的自然人、法人或非法人组织等民事主体，因此，将具备执行方法专利所有步骤的软件固化到被诉侵权路由器中的主体，应当被认定为执行涉案专利方法主体，也即使用了涉案专利方法的主体。

据此，本案中，腾达公司在制造被诉侵权路由器的过程中固化专利方法的行为，并非一般地为执行专利方法创造条件或提供帮助的辅助行为，而是直接使用了涉案专利方法的行为。

最终，最高院适用专利法第十一条，认定被诉侵权人制造并销售被诉侵权产品的行为直接导致了专利方法被终端用户所实施，属于专利直接侵权行为。

05

本案确立的“不可替代的实质性作用”规则”

上述最高院的裁判思路及裁判规则中，下述几点值得大家注意：

（1）本案中，最高院对与涉案专利权利要求中的技术特征对应的行为进行了区分，认为与权利要求1的步骤B对应的行为属于使用现有技术的行为，不是使用专利方法的行为。

（2）最高院认为腾达公司在路由器中固化涉案专利方法的实质内容的行为，对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用。也就是说，终端用户正常使用路由器时，就能够使该专利方法机械重演。

（3）最高院将具备执行方法专利所有步骤的软件固化到路由器中的主体认定为执行涉案专利方法的主体，也就是，通过法律解释，将腾达公司制造、销售路由器的行为解释为了专利法第十一条中的“使用”行为，从而认定为是直接侵权。

从上述三点看，在专利侵权判定中，最高院对于涉案专利技术方案的技术特征并不是完全等同的对待，而是重点考虑整个方法中起主导性、关键性作用的步骤。

这与本系列文章的第5篇文章“潜水泵”案中涉及的现有技术抗辩、先用权抗辩的裁判思路有异曲同工之妙。两个案件中，最高院实际上都强调了涉及发明点的技术特征的重要性。

由此也看出，相对于字面含义的专利侵权，最高院越来越注重实质上的专利侵权判定。

本案中，通过对专利法第十一条中的“使用”行为作出更宽泛解释，为方法类专利侵权案件的判定开创了全新思路，同时确立了“不可替代的实质性作用”的裁判规则。

另一方面，从企业规避侵权的角度看，今后的方法专利侵权分析中需要采取更加谨慎。

另外，表面上看，本案的裁判要点在于“多主体实施”的侵权判定，但笔者认为，最高院突破了专利法第十一条中“使用”的字面含义，作出更宽泛的解释是本案的裁判关键。由此引申开来，除了“使用”之外，对于“制造”、“销售”、“许诺销售”、“进口”等实施行为，是否会在今后的裁判中作出更宽泛的解释呢？

06

相关信息

涉案专利申请：02123502.3

授权公告号：CN100412788C

一审判决：（2019）最高法知民终147号

二审判决：（2018）鲁01民初1481号

参考文献

多主体实施方法专利侵权案件的裁判思路与规则——以敦骏公司诉腾达公司案为例，来源：人民司法公众号，作者：张晓阳。

透过腾达案看我国多主体通信方法专利侵权判定的新思路，来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn），作者：李彦波、窦艳鹏。

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及(2019)最高法知行终53号案例，涉及主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用。

01

最高院观点摘要

如果权利要求主题名称记载的效果、功能，不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能，却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在，那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质限定作用。

02

案件梗概

本案是专利权侵权民事纠纷案。涉案专利为发明名称为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”的专利。

专利权人主张的权利基础是权利要求1、10。

在权利要求1和权利要求10的权利要求的主题中，都有一个功能限定的特征“水位高度调节功能”。而在权利要求10中，并没有与“水位高度调节功能”对应的技术特征。因此，对于该特征的限定作用的认定是本案的一个焦点问题。

03

焦点问题

如前所述，本案中的一个焦点问题在于，前述的权利要求10的主题中限定的特征“水位高度调节功能”对于权利要求的保护范围能够产生何种影响？

笔者在写这篇文章时，还没有查到本案的二审判决书。不过，本案的审理法官在涉及同一专利权的另一专利侵权案件中指出：

对于权利要求10而言，特征部分没有记载实现水位高度调节功能的方式，“水位高度调节功能”因此不是对特征部分记载的技术特征构成的技术方案的抽象和概括。此外，从说明书的内容看，实现水位高度调节功能的方式是涉案专利对现有技术的实质贡献，被用于区别于现有技术。因此，虽然“水位高度调节功能”形式上记载在权利要求10前序部分的主题名称中，其仍属于具体技术特征。

从上述可知，法官认为，权利要求10中的“水位高度调节功能”对于权利要求10的保护范围仍然是有限定作用的。

04

功能性特征

功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。

本案中，“水位高度调节功能”的特征没有对结构直接进行限定，且权利要求10没有记载实现该功能的具体方式，仅通过权利要求无法直接确定实现该功能的具体实施方式，因此，“水位高度调节功能”是功能性技术特征。

而在本系列文章的第2篇所涉及的“雨刮器”案中，权利要求中记载的“用于防止锁定元件的弹性形变，并锁定连接器”这部分特征同样没有直接限定结构，为什么最高院最终认定其不是法律意义上的功能性特征呢？

这两个案子的哪方面区别导致了最高院给出了不同的认定？

根据“雨刮器”案中最高院的观点，“防止锁定元件的弹性形变，并锁定连接器”是最终实现的功能，其是通过“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”来实现的，而无论采用何种方式进行面对、延伸，都能够实现“防止锁定元件的弹性形变，并锁定连接器”的功能。

换言之，“防止锁定元件的弹性形变，并锁定连接器”对于“面对、延伸”的方式没有任何限定，从而对于安全搭扣的结构或者其与锁定元件的关系没有实质性的限定作用，因而不认为是法律意义上的功能性特征。

由此可以看出，对于功能性特征，其限定作用还是需要从结构、组分、步骤、条件或者它们的关系等方面进行体现，如果无法体现对结构、组分、步骤、条件或者它们的关系等方面的限定，则即使形式上为功能性限定的特征，仍然不会被认定为法律意义上的功能性特征。

05

功能性特征的限定作用

在专利侵权案件中，对于权利要求中以功能或者效果表达的技术特征，法院是根据说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，来确定该技术特征的内容。”（《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条）

本案中，针对“水位高度调节功能”这一特征，最高院认为，涉案专利中是通过底部即将贯通的盲孔的水位高度调节溢水孔来实现的，使用者选择打通位于不同高度的溢水孔实现调节水位高度。

被诉侵权产品中有一个设置在底面的”溢水柱”。对此，最高院认为，被诉侵权产品的溢水柱只有一个水位高度，既无法调节水位高度，也无法供使用者选择打通与否，其功能、效果均不相同。从而认定被诉侵权产权的“溢水柱”与涉案专利的“水位高度调节功能”这一特征不等同。

对于前述的最高院的论述，笔者有不同意见。

最高院将“水位高度调节”解释为“通过不同高度的溢水孔实现调节水位高度”，也就是说，需要有多个溢水孔来实现不同高度的水位调节。

但是，实际上，涉案专利的权利要求1中，限定的溢水孔的个数是至少一个或者一组。在只有一个溢水孔的时候，显然不应该解释为利用不同溢水孔之间的高度差来实现水位调节。

笔者认为，这里的“水位高度调节”可以理解为，将水位高度调节至与没有溢水孔的情况下的水位不同的高度，也就是，通过设置一个或多个溢水孔，来将水位降低至溢水孔的高度。至于溢水孔的个数，可以是一个，也可以是多个。被诉侵权产品的溢水柱虽然只有一个水位高度，但仍然可以实现将水位调节至与没有溢水孔时不同的高度，从而达到水位高度调节功能。

如果如上所述地理解“水位高度调节”这一功能性特征，那么，对于被控侵权产品的溢水孔是否为与“水位高度调节”等同的特征这一问题，有可能会得出不同的结论。

06

慎用功能性限定的特征

如笔者在本系列的第2篇文章中强调的，在专利撰写时需要谨慎使用功能性限定的特征。

在不得不采用功能性限定技术特征的情况下，应当在说明书中尽可能多地记载多种实施方式，并使得这些实施方式所能直接认定等同的范围尽可能宽泛。这样，在后续可能的权利行使阶段，能够获得尽可能宽泛的保护范围。

在独立权利要求中采用功能性限定技术特征的情况下，需要设定与该技术特征在说明书中记载的具体实施方式对应的从属权利要求，为实审、无效程序中的修改提供基础。

07

其他

最后，本案的专利权人实际上对于专利保护非常重视，不仅申请了很多专利对其技术进行保护，也积极进行专利权维权活动，发起了多起专利权侵权诉讼。并且，专利权人也是在不断地学习专利法知识的。

但是，专利权人维权的结果并不理想，笔者简单检索出来的案件的结果都是专利权人败诉。

笔者想说的是，专利权人积极掌握相关专利法及民法知识是值得鼓励的，另一方面，不建议专利权人不请专业的知识产权律师而是自己进行侵权诉讼。因为，专利侵权案件需要技术知识、专利法知识以及民法知识，这些知识是不可能仅仅通过几次诉讼或者短时间的学习就能够掌握的。 

08

相关信息

涉案专利申请号：201110239591.4

授权公告号：CN102461432 B

一审判决：（2018）桂01民初355号

二审判决：（2019）最高法知民终657号、

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知行终53号案例，涉及新颖性判断的单独比对原则。

01

最高院观点摘要

每一篇对比文件所承载的技术方案都是独立的，即使两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术载体实物，也不能据此当然将这两篇对比文件结合起来评价权利要求的新颖性，因为此时实际比对的对象已经被变更为任何一篇对比文件均未曾记载的、存在于评价者观念中的现有技术。

02

案件梗概

本案是发明专利权无效行政纠纷案。涉案专利为发明名称为“一种急冷喷头”的专利，专利权人为浙江双屿实业有限公司，无效请求人为个人。

涉案专利的权利要求要求保护的是一种急冷喷头。无效请求人提出了包括新颖性、创造性以及不清楚在内的无效理由，并提交了6份证据。

无效请求人主张，证据1中公开的型号为LAB-G的喷嘴与涉案专利权利要求1的急冷喷头结构相同，而证据2~6中公开了与证据1型号相同的LAB-G型的喷嘴，利用证据2~6能够证明证据1中LAB-G喷嘴中关于斜导壁和三角凸板的结构。从而，认为权利要求1相对于证据1不具有新颖性。

无效请求人的这一主张获得了无效阶段合议组的认可。在无效阶段，涉案专利的权利要求被全部无效。

一审中，北京知识产权法院认为，证据1中公开的喷嘴的型号为LAB-G型，证据2中公开的喷嘴型号为LAB-G400型，没有证据表明LAB-G400中的400仅仅指代口径，即使400确系表示口径，也不意味着LAB-G400喷嘴与LAB-G喷嘴为同一种喷嘴并具有相同的结构。因此，认定证据2公开的LAB-G400与证据1中的LAB-G为同一种喷嘴缺乏依据。基于此，一审认定，复审决定认定事实不清，适用法律有误，从而撤销了被诉的无效宣告审查决定。

二审在最高院进行审理。虽然我没有查到二审的庭审或者判决相关的材料，但根据最高院针对本案的裁判规则可以看出，最高院支持了北京知识产权法院的结论，但是基于不同的理由。

根据最高院的观点，即使证据1、2记载的内容指向的是同一个产品，也不能将两者进行结合来评价新颖性。因为这样结合得到的比对对象已经被变为了评价者观念中的现有技术，并非现实存在的现有技术。

03

焦点问题

从上面的案件梗概可以看出，本案的争议焦点在于，证据1、2是否公开了“在环形喷头座的内壁相对螺旋槽的尾端设置有一对斜导壁”这一特征。再转换一下，可以认为，本案的争议焦点在于，是否可以将不同证据中记载的针对同一种类的物品的特征结合用于评价一个技术方案的新颖性？

从结论来看，无论是北京知识产权法院还是最高院都给出了否定的答案。

从理由来看，笔者更加支持最高院的观点。也就是，不能将不同证据中记载的针对同一种类的物品的特征结合用于评价一个技术方案的新颖性。因为，不同的证据就是不同的技术方案。

04

新颖性的评价

新颖性和创造性是专利获得授权的重要条件。专利法第22条第2款中通过排除法的方式对新颖性进行了定义。该款规定，具有新颖性需要满足：没有被现有技术公开、不存在抵触申请。

专利法第22条第2款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中（不属于抵触申请）。

因此，作为无效请求人一方，如果想用新颖性的理由来无效一个权利要求，则需要找到相对于这个权利要求的现有技术或者抵触申请。

专利法第22条第5款：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

根据专利法第22条第5款，要构成现有技术，需要满足两方面：

（1）时间上，需要在“申请日以前”公开

现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，则是指优先权日（这就是优先权制度的意义所在：界定现有技术的时间界限）。需要注意的是，申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。

（2）需要“为公众所知”

这里所说的“为公众所知”是指，处于公众想知道就能够知道的状态，而并非是指“已经被公众知道”的结果。

举例来说，国外的偏远图书馆里从来没有人借阅过的外文图书记载的技术就是能够为公众所知的技术。相反，国内大公司内部作为技术秘密加以保护的技术，即使内部有很多人知晓，也不算是为公众所知的技术。

但负有保密义务的人违法规定或者协议泄露了这些技术，导致内容公开，那这些技术也就成为了现有技术。

总之，是否属于“为公众所知”的技术，与知道这个技术的人数没有关系，而在于是否处于“公众想知道就能知道”的状态。

05

新颖性评价原则——单独对比原则

一个证据如果满足了“申请日以前公开”以及“为公众所知”这两个条件，我们说，这个证据就能够作为现有技术来评价涉案专利的权利要求。

接下来的问题在于，现有技术中是否公开了涉案专利权利要求所要求保护的技术方案。如果公开了，我们说这个技术方案就不具有了新颖性。

那么，新颖性的比对是如何进行的？需要满足什么原则呢？

大家都知道，在无效的时候，会针对每一个权利要求进行评述。那么权利要求中具体保护的是什么呢？是技术方案。对于权利要求中有并列列举的情况下，这样的权利要求就包含了列举的多项技术方案。

新颖性的比对是将权利要求中的每一项技术方案与现有技术公开的一项技术方案单独进行比对。也就是常说的“单独对比原则”。

要理解新颖性评价的单独对比原则，就需要理解“技术方案”的概念。

我们假设有一份现有技术，它公开了一个产品。在这个技术中，记载有这个产品的组成为1~20份的金属A、2~5份的染料B以及50~80份的粘合剂C。对于这样的记载，我们说这就是一项现有技术。

进一步，在该记载的后面，如果进一步记载了例如“金属可以为铜、铁或者铝”。这样的记载其实又公开了其他三项现有技术，即，将上面的产品组成中的金属替换成铜、铁或者铝得到的技术。

不同的证据公开的当然是不同的技术方案。具体到本案中，即使在证据1和证据2中记载的是同一生产厂家制造的同一型号的产品，也不能够将证据1、2组合起来评价涉案专利权利要求的新颖性。

因为，证据1、2虽然记载了指向同一产品的内容，但证据1、2并不等同于其所指向的产品本身。证据1、2中记载的是不同的技术方案。如果将证据1、2组合起来使用，必然违背了新颖性评价的单独对比原则。

因此，即使证据1、2指向的是同一产品，两者的内容也不能结合来评价涉案专利权利要求的新颖性。

06

对比文件公开的内容

对比文件公开的内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。对比文件包含附图的，也可以引用附图。

在引用对比文件附图时须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不能作为已公开的内容。

07

关于本案后续

本案中，由于无效阶段合议组认定了权利要求相对于证据1、2没有新颖性，因此，无论是无效阶段，还是之后的一审、二审，都仅仅围绕新颖性这一问题，而没有对创造性展开论述。

在二审也维持一审判决，撤销无效宣告审理决定的情况下，由于无效请求人在无效请求中也提出了创造性的无效理由，因此，后续会对涉案专利的创造性进行审理。

创造性评价中，证据1与证据2的结合就没有障碍了。不出意外，涉案专利会因为创造性的理由被无效。

08

相关信息

发明名称：一种急冷喷头

涉案专利申请号：201410312457.6

授权公告号：CN104138812B

无效宣告审查决定：第33703号无效宣告审查决定书

一审判决：（2018）京73行初1962号

二审判决：（2019）最高法知行终53号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及复审程序中根据新理由或证据作出驳回复审决定的条件和程序。

01

最高院观点摘要

一般而言，复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的，均属引入新的理由或者证据，国家知识产权局原则上应在作出复审决定前发出“复审通知书”通知申请人，给予其陈述意见和修改的机会，而不能直接变更理由作出维持原驳回决定的复审决定，只有极为特殊的情况下才容许例外。

02

案件梗概

本案为行政诉讼二审案件，上诉人即专利申请人为财团法人国家卫生研究院（中国台湾），被上诉人为国家知识产权局。

在涉案专利的实质审查过程中，审查员在第一次审查意见通知书中指出了新颖性和创造性的审查意见，申请人修改后，审查员发出第二次审查意见通知书，认为修改后的权利要求书超范围。申请人再次修改，审查员认为修改后的权利要求仍然超范围，因此，以《专利法》第33条驳回了涉案专利。

申请人不服，提出复审请求的同时修改了权利要求。在复审的前置审查中原实审审查员认为修改后的权利要求仍然没有克服创造性，因此进入合议组审查。合议组发出复审通知书，指出了修改超范围以及创造性的缺陷。申请人答复并修改了权利要求。之后，合议组发出了维持驳回的复审决定。

（补充说明一下复审程序，熟悉的朋友可以跳过本段：专利复审分为前置审查和合议审查两个阶段。在前置审查阶段，原实质审查的审查员会对复审请求进行审查，如果认为通过复审请求已经克服了驳回决定的缺陷，则会撤销驳回，否则进入合议审查。）

03

焦点问题

本案中的焦点问题有2个，其中关于创造性的判断我们不进行讨论，我们主要关注另一个问题，即复审决定中基于创造性评价直接作出维持驳回决定是否程序违法？

上诉人主张，（1）在实质审查中，审查员仅仅引用了专利法第33条来驳回。而合议组在复审通知书中引入了驳回决定中没有使用的创造性的理由，不符合复审程序中合议组仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查的规定。

（2）针对合议组发出的复审通知书，上诉人在修改的权利要求书中加入了新的技术特征。针对此次修改，合议组没有给予上诉人发表意见的机会，直接作出了维持驳回的决定，不符合听证原则，因此复审决定在程序上违法。

04

笔者评议

对于上诉人的第一个主张，即合议组使用创造性这一驳回决定中没有出现的理由进行评议的问题

根据审查指南的规定，原则上，在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查（审查指南第四部分第二章4.1）。

同时，审查指南中也规定了下述的两种例外情况：

（1）足以用在驳回决定作出前已经告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；

（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。

在上述两种情况下，合议组可以对与此相关的理由及证据进行审查，并且，经审查认定后，应当依据该理由及证据作出维持驳回的决定。

本案中，对于上诉人主张的第一点，由于在实质审查过程中审查员已经发出关于创造性的审查意见通知书，笔者认为在复审通知书中继续指出创造性的意见是合适的。

因为，即使复审中仅审查修改超范围的问题，并且申请人通过修改克服了该问题，实际上，创造性的问题仍然没有得到解决。即使复审中申请人通过修改克服了超范围的问题而得以撤销驳回决定，回到实质审查程序继续审查，申请人仍然需要克服创造性的问题。并且，通过答复复审通知书，申请人仍然获得了针对创造性进行陈述/修改的机会。

其实，这个问题的根本原因在于驳回决定不完整。在申请人针对第2次审查意见通知书的修改仍然超范围的情况下，驳回决定更好的写法是，指出超范围的同时将修改前的权利要求作为审查基础指出创造性的缺陷。这样，就不会让复审程序的合议组为难了。

针对上诉人的第二个主张，即，针对上诉人在权利要求书中加入的新技术特征，合议组没有给予上诉人发表意见的机会，直接作出了维持驳回的决定，违反听证原则

听证原则是指，在驳回决定之前，应该给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见或/和修改申请文件的机会（针对实质审查程序，审查指南第二部分第八章2.2）；

在复审程序中，在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会（针对复审程序，审查指南第四部分第一章2.5）。

本案中，巧合的是，前述加入的新技术特征存在于第一次审查意见所针对的权利要求中，而在第一次审查意见通知书中，审查员针对含有该特征的权利要求已经指出了新颖性的审查意见。因此，实际上，实审审查员已经对上诉人加入的新技术特征进行过评述。

如果没有这样的巧合，例如上诉人补充的新特征之前没有在权利要求书中出现而仅记载在说明书中的情况下，按照听证原则，合议组应该给上诉人进一步陈述/修改的机会。

05

关于审查意见答复

在笔者看来，本案中，涉案专利的代理人一直疲于应付修改超范围的问题，没有尽快克服修改超范围的缺陷，导致浪费了针对创造性进行答复的机会。

《专利法》第33条涉及的修改超范围是一个相对比较客观的问题。通常情况下，成熟的代理人针对修改超范围而对权利要求进行的修改应该是比较准确的，在没有十足把握的情况下，也可以通过与审查员进行电话会晤的方式来探寻审查员的倾向性意见，从而能够尽快地克服该缺陷。

本案中，直到复审决定书，合议组才认可了上诉人对权利要求的修改符合第33条的规定，而在此之前的3次修改机会中，代理人都没有克服掉该缺陷。

其次，修改超范围这一缺陷没有被克服的情况下，权利要求书的审查基础就应该是修改之前的权利要求。在此情况下，审查员通常基于修改前的权利要求进行审查，根据情况，审查员可能会如本案实审程序中那样发出驳回决定，或者再发一次与前次审查意见相同内容的通知书。

在修改超范围涉及的特征并不妨碍新颖性、创造性等条件的审查的情况下，出于节约程序的考虑，审查员可能会假设申请人克服了超范围的缺陷并针对假设的修改后的权利要求来给出审查意见。

总之，申请文件如果存在修改超范围的缺陷，会导致审查所针对的权利要求基础的不确定，从而影响审查进程。因此，在答复修改超范围的审查意见时，应该尽快地克服该缺陷，以免浪费了答复新颖性、创造性等审查意见的机会。

06

关于本案代理

从最高院的二审庭审来看，本案上诉人的代理人没有对这个案件尽力。

从庭审中上诉人的代理人的陈述可以知道，该代理人没有查询涉案专利的同族专利审查情况，而复审委的审查员显然对该案的内容更为了解。代理人也没有核对每次权利要求修改的改动内容，没有认真阅读对比文件，没有查阅其提出的主张对应的法律条文，导致引用了审查指南中针对实质审查程序的规定来指出复审程序的问题。

该代理人在庭审中甚至出现了大白话，“这一条大家都知道”、“我已经实质性改变了，就应该给我机会”。这不应该是出自专业代理人的意见。

最后，笔者想指出的是，专利代理行业是一个结合了技术、专利思维以及民事法律思维的综合性领域。专利法不同于其他法律，专利法中的程序和审查相对于其他民事法有其独特的内容，这样的独特性体现在专利申请、专利审查、专利复审、专利诉讼的各个阶段。一个专业的代理人对于专利业务来说是非常必要的。

07

相关信息

专利名称：影像导引热治疗器定位系统及方法

涉案专利申请号：200880122922.2

公开号：CN101969809A

复审决定：98603号复审决定书

一审判决：2016 京73行初1919号

二审判决：（2019）最高法知行终5号

对比文件1：US6665554B1

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了从2019年审结的36个技术类知识产权案件中提炼的40条裁判规则。

今天给大家解读其中的“潜水泵”案，涉及专利侵权诉讼中的现有技术抗辩、先用权抗辩的裁判规则。

01

最高院知产庭裁判规则

涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。

设计图纸是机械制造领域产品加工、检验的基本依据，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。

02

案件概要

本案例涉及专利权人王业慈与徐州鹏程水泵厂等5个潜水泵的生产销售厂家的专利侵权诉讼系列案件。

专利权人王业慈起诉前述5个厂家生产、销售某一型号潜水泵的行为侵犯其专利权，五被告称该技术为行业通用、在原告申请专利前已有成品。五被告提交的证据包括申请日前制造的潜水泵、申请日前设计的图纸。

该系列案件的一审管辖法院为南京中级人民法院。南京中级人民法院审理后认为，五被告主张的现有技术抗辩成立，一审判决驳回原告王业慈的全部诉讼请求。南京中级人民法院认为，被诉侵权产品与在先产品机壳的区别仅在于卡簧的设置和位置，而这一区别已为被告华盛公司在先的涉案机壳图纸所公开；同时被诉侵权产品下端环内孔设置卡簧与在先产品机壳端部设置卡簧技术特征并无实质性差异，故被诉侵权产品使用的是现有技术。

专利权人王业慈不服一审判决，提起上诉。二审由最高院知产庭审理。

03

涉案专利技术

涉案专利为“电机壳为焊接件的小型电潜水泵”发明专利，其发明点在于潜水泵的电机壳，通过采用为圆钢管材料的电机壳，并使其上下端分别与上端环、下端环焊接，解决了传统电潜水泵壳壁厚大、重量重、用料多、制造成本高等问题。

涉案专利虽然经过无效宣告后目前仍然维持有效，但是，不得不说，涉案专利的撰写仍然有很多可以改进的地方。

比如，权利要求1中记载的“保持原来的设计不变”这一技术特征不够清楚，权利要求1中作为区别技术特征记载的“下端环（7-2）内孔设置卡簧”这一技术特征所要解决的技术问题、所能获得的技术效果等在说明书中没有任何记载。

如果一个技术特征是发明点所在，而在说明书中没有记载该技术特征所要解决的技术问题、所获得的技术效果，那么，在实质审查阶段或者无效阶段，基于该技术特征来主张创造性，被审查员或者合议组认可的难度比较大。

因为，评价发明的创造性时，不仅要考虑发明的技术方案本身，还要考虑发明所属的技术领域、发明所解决的技术问题、所产生的技术效果，而这些内容都需要记载在原始的申请文件中或者能够根据申请文件记载的内容得到。

在专利侵权阶段，如果缺少前述的发明所解决的技术问题、所获得的技术效果，也会增加主张等同侵权的难度。

04

最高院知产庭首次巡回审判

本系列案件涉及现有技术时间点及技术方案的确定等事实认定，以及，能否结合两份现有技术方案认定现有技术抗辩等法律适用问题，具有一定的代表性。

另一方面，潜水泵的技术比对需要对潜水泵产品进行拆解，远程视频审判不能清晰展现，而潜水泵每个约150斤，运输不便。另外，该系列案件的六方当事人均在江苏。

图片来源：中国庭审公开网

考虑到上述两个方面，为了给当事人提供方便, 最高院知产庭选择在南京开展巡回审判。本案也是最高院知产庭的首次巡回审判。

05

现有技术抗辩、先用权抗辩

针对上诉人（专利权人）的侵权主张，被上诉人对涉案专利提起了无效宣告，复审委作出维持专利有效决定后，被上诉人又提起了新的无效宣告请求。

针对专利侵权诉讼，对涉案专利提起无效宣告请求是常见的专利侵权抗辩的方式之一。如果专利被宣告无效，则专利侵权诉讼的权力基础丧失。这样的抗辩叫做权利瑕疵抗辩。

除此之外，被上诉人还进行了不侵权抗辩、现有技术抗辩以及先用权抗辩。

权利瑕疵是指，原告提起专利侵权诉讼的权利基础有瑕疵。权利瑕疵包括原告是否有起诉资格、专利权是否存在瑕疵两方面。

对于原告的起诉资格，除了专利权人之外，专利实施许可的独占被许可人可以以自己的名义单独提起侵权诉讼，排他被许可人在权利人不起诉的情况下可以提起侵权诉讼，而普通实施许可的被许可人在没有特别授权的情况下无权提起侵权诉讼¹。

专利权瑕疵的情况有，例如专利权已经超过保护期限、已经被放弃或者被宣告无效等等。

不侵权抗辩是指，被诉侵权产品的技术特征与权利要求相比，有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同的，则不构成侵犯专利权。

相同的情况容易理解。而专利侵权诉讼中的等同是指，与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到，也即通常说的“三个基本+容易联想”的标准。

现有技术抗辩是指，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权²。

存在现有技术抗辩制度的一个原因在于，实用新型、外观专利没有实质审查就获得了授权。不可避免地存在不具有新颖性、创造性的实用新型、外观专利，甚至会有重复授权的情况。而发明专利虽然在授权前经过了实质审查，但是仍然存在由于审查员没有检索到对比文件等主观、客观的原因导致的不当授权。

另一方面，如果没有现有技术抗辩制度，被诉侵权人只能向专利复审部门提出无效宣告请求，因此需要暂时中止专利侵权诉讼程序，等待无效宣告的结果。而专利无效宣告虽然是由专利复审部门审理的行政程序，但后续也会进入到司法审查程序。

因此，从节约司法资源、保护当事人利益的角度考虑，引入现有技术抗辩制度。

在现有技术抗辩中，并不关注被控侵权技术与专利技术之间的关系（参照最高院2012民申字第18号）、也不关注专利技术是否具有新颖性、创造性。现有技术抗辩中的比较对象是被控侵权技术与现有技术，并且，并不要求被控侵权产品与现有技术所有的特征完全相同，比较的仅仅是专利技术中要求保护的技术方案的全部技术特征。例如，可以将权利要求的技术方案分解为n个技术特征，对被控侵权产品的特征与现有技术的对应特征进行一一比对。

关于比对标准，目前行业内并不统一，例如有等同标准、创造性标准、有限的创造性标准（单独对比）、新颖性标准等。

2015年生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第十四条中规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。该条规定中采用单独对比原则，并且要求与现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异，属于上述的新颖性标准。

而针对本案，最高院在裁判要旨中指出，涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。

该裁判要旨中，将权利要求技术方案中的技术特征分为与发明点相关的技术特征与发明点之外的技术特征，并且结合了现有技术与通用部件进行判断。因此，最高院在此案中给出的现有技术抗辩的比对标准更接近创造性标准。

不仅如此，对于本案中的先用权抗辩，最高院知产庭在裁判要旨中也指出，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。

也即，对于先用权抗辩的比对，最高院知产庭在本案中也采用了类似创造性的判断标准。

先用权是指，在申请日之前，他人通过自己或者其他合法途径已经掌握了被诉侵权的技术，并且已经作好制造、使用的必要准备的，可以在原有的范围内继续实施该技术，而不视为侵犯专利权。

与现有技术抗辩相比，先用权抗辩不要求抗辩方提供的证据满足在申请日之前已经公开的条件。因此，先用权抗辩中提供的证据大多是在被控侵权方内部研发、使用的证据。这样的证据可以是，例如研讨、会议记录、项目验收、实验数据等研发过程中产生的证据；或者，发货、销售凭证、物流单证、购买原材料的票据等生产、销售的证据。

06

案件相关信息

涉案专利申请号：200910025263.7

一审案号：（2018）苏01民初1426、1427、1428、1430、1431号；

二审案号：（2019）最高法知民终87、89、100、102、141号

二审庭审视频：http://tingshen.court.gov.cn/live/6799466

注1：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条；《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第一条

注2：《专利法》第六十二条

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及（2018）最高法民申5730号案例，关注两个问题：专利审查档案用于解释权利要求、临时保护期的使用费。

01

法院观点摘要

专利侵权诉讼中，专利审查档案能够用于解释权利要求

权利要求用语在专利审查中和侵权诉讼中应当具有相同含义，因此，在侵权诉讼中专利审查档案对于权利要求具有重要的解释作用。

临时保护期不构成侵权，但应支付使用费

涉案专利授权时的专利权保护范围与申请公布时请求保护的范围一致。发明专利临时保护期内生产的涉案产品落入涉案发明专利的保护范围的，虽未构成专利侵权，其依法应当向专利权人支付临时保护期内的使用费。

02

案件梗概

本案涉及名称为“改进型分体水龙头”的发明专利。专利权人为黄振波，被控侵权人为泉州市久容卫浴发展有限公司（制造商）、南安市仑苍久容水暖配件经销店（销售商）。

一审法院福建省泉州市中院判决：二被告停止制造、销售涉案产品、销毁尚未销售的产品；二被告支付合理费用及发明专利临时保护期使用费共10万元。二审福建省高院维持一审判决。

二被告不服，提起再审，最高院驳回了再审申请。

（涉案专利申请号及诉讼案号等信息见后面）

03

专利技术

本案涉及的技术比较简单。

涉案专利涉及改进型分体式水龙头。金属水龙头含有重金属，不利于人体健康，并且成本高。现有技术中公开了金属阀壳体和塑料阀芯组合而成的分体式水龙头，其能够减少成本并且有利于人体健康。

但这样的水龙头存在问题：

金属阀壳体与塑料阀芯之间存在空隙，塑料阀芯由于热胀冷缩容易出现裂纹；

空隙之间流入潮湿的空气或水分时容易导致金属阀壳体腐蚀；

塑料阀芯及空隙的存在使得水龙头质感轻等。

涉案专利通过在空隙间填充由金属颗粒聚集而成的蜂窝金属防冻保护层，获得防止塑料阀芯冻裂、保持金属阀壳体干燥、增加水龙头质感的技术效果，从而解决了上述的技术问题。

04

专利审查档案可以用于解释权利要求

本案中涉及对权利要求用语“填充满”、“防冻保护层”、“蜂窝”的解释。

最高院结合申请文件及复审委在无效审查决定中的认定，最终支持了一审、二审法院的观点，认定涉案产品落入权利要求保护范围，构成侵权。

专利审查档案是指，专利及存在分案关系的其他专利在授权、确权程序中形成的法律文件，包括实审、复审、无效程序中的通知书，复审决定，申请人的意见陈述、文件修改以及引用的对比文件等，本案中涉及的复审委的无效决定属于其中一种。

专利审查、复审、无效程序属于行政程序，而侵权诉讼是司法程序。专利行政程序与侵权诉讼由不同部门执行，有可能导致对权利要求保护范围的理解不同。为了实现行政程序与侵权程序的一致性，专利审查档案理应成为侵权诉讼的档案材料的一部分。

另一方面，将专利行政程序中产生的专利审查档案用于解释权利要求，能够防止专利权人在授权、确权中对权利要求作出狭义解释之后，转而在侵权诉讼中为了能够覆盖被控侵权物又作出与之前相反的广义解释。专利权人在专利授权、确权程序中承诺、认可或者放弃的方案，不应该再纳入权利要求保护的范围中。这也体现了禁止反悔原则。

05

临时保护期内的使用费

专利授权后，权利人当然可以主张权利。但对于公开到授权期间他人未经许可的实施行为，专利法给予申请人什么样的保护呢？

专利法的最基本原则是以公开换保护。发明专利自申请日起满十八个月即自行公布。也就是说，发明专利在授权之前必然会被公开。

在公开到授权的期间，专利尚未授权，申请人无权以侵犯专利权为由进行维权。对此，专利法第十三条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。这就是“临时保护”的概念，从公开到授权的期间也称为“临时保护期”。

另外，根据《专利法》第六十九条，“临时保护”诉讼时效的起算时间自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。

在专利权人在授予之前已知或应知的情况下，之所以将诉讼时效起算点规定为授权日，是因为，专利还没有授权时，临时保护使用费的请求权还只是一种期待权，如果专利最终没有被授权，则他人实施该专利申请的技术不需要支付费用，只有专利获得授权的情况下，这样的期待权才会成为实际的请求权。

最高院颁布的《民事案件案由规定》中，明确地将“侵害发明专利权纠纷”与“发明专利临时保护期使用费纠纷”列为两个独立的案由。由此可见，《专利法》赋予申请人的“临时保护”并不等同于专利权。在临时保护期内实施发明的，申请人不享有请求停止实施的权利。

除此之外，“临时保护”成立的必要条件之一是被诉技术方案既落入专利申请公布时请求保护的范围，也落入授权时的专利权保护范围。发明专利申请公布时请求保护的范围与公告授权时的专利权保护范围不一致的情况下，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在临时保护期内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在临时保护期内未实施该发明。

进一步，在专利临时保护期内，制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为，即使未经专利权人许可，也应当得到允许（该观点出自最高院指导案例20号，大家对该观点有很多争议。）

笔者并不认同该观点。《专利法》第十一条已经明确规定了，发明授予专利权后，除《专利法》另有规定，未经专利权人许可不得实施其专利。因此，前述的专利权期限内的使用、许诺销售、销售的行为是《专利法》明确赋予专利权人的独占权利，他人未经许可的实施行为是明显的侵权行为。虽然在临时保护期内，专利申请人不享有请求他人停止实施的权利，但他人在实施相关行为的时候，有义务注意到申请人公开的专利技术，并且应该知道该专利技术之后有可能获得授权并受到《专利法》保护，基于此，他人应该对自己的实施行为作出相应的安排，以避免在专利授权后侵犯专利权人的权利。

06

对专利撰写的启发之一

说明书的一个重要作用是解释权利要求。撰写说明书时，对权利要求用语进行准确、详细的定义是非常重要的工作，它不仅考验撰写人对专利技术理解的准确性，也考验其文字表达能力。对于同一个技术用语，用不同文字定义，就可能会被解释成不同范围。为了尽可能弥补文字表达的不足，在对用语进行定义之后，还可以列举具体例子作为补充。

本案中涉及的用语“填充满”、“防冻保护层”、“蜂窝”并不是十分特别的词汇，但是因为用在了权利要求书中，就需要对它们所表达的范围进行解释。

我想起了前几天和儿子在饭桌上的对话。儿子问我,“骨头属于哪类垃圾”？作为老专利代理人，不由自主开始分析，骨头有什么不同类别吗？鸡骨头、猪骨头、鱼骨头，应该是厨余垃圾，难道有不是厨余垃圾的骨头？抬头刚好注意到桌上的棒骨。恩，大棒骨不是。

这个思考过程是专利代理人定义一个用语的典型思维。

从这个例子也可以看出，“骨头”这样普通又明确的词语，也能够进一步分成不同类别。专利中这样的词语很多，撰写的时候需要多加推敲。

07

对专利撰写的启发之二

第二个启发，仍然是关于专利撰写。

经常有人问我，权利要求写得宽点好还是窄点好？我的答案是要合适。

写窄了的坏处显而易见，想要的权利得不到保护。那往宽了写会有什么坏处？从发明专利临时保护的分析可以看出，权利要求写得太宽，后续如果需要根据说明书的记载来限定权利要求才能获得授权，那么，就会失去临时保护的权利。

所以，如果独立权利要求写得宽，建议根据发明点对应的技术特征，撰写多个从属权利要求，并设置不同的层次，避免从说明书中补充修改内容导致临时保护权利的丧失。

08

涉案专利申请号及诉讼案号信息

涉案专利申请号：201610220349.5

一审：（2017）闽05民初970号

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=52df5cd9050340088991a891009cda5e

二审：（2018）闽民终429号

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=d1f29fa1e6214b89baf1a9cf009d1582

再审：（2018）最高法民申5730号

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=47bdfb8c8ea7403693d3aa470111a59e

最高院指导案例20号：

(2011)民提字第259号民事判决 （深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝谁处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案）

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知民终127号案例。

01

最高院观点摘要

专利实审中，原则上可以先审查专利申请是否符合说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件，在此基础上再进行新颖性、创造性的判断。否则程序上不经济。

本领域技术人员从现有技术中获得的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性（可以借鉴到答复审查意见的意见陈述中）。

02

案件梗概

本案涉及名称为“结合分子”的发明专利申请的驳回复审行政诉讼案件（涉案专利的信息见后面）。涉案专利在实审中被驳回、复审维持驳回。一审法院判决国家知识产权局撤销复审决定，重新作出审查决定。国家知识产权局提起上诉，二审在最高院进行审理，最高院在2019年12月作出判决，驳回国家知识产权局的上诉请求，维持原判。

03

背景知识

涉案专利涉及抗体的生产方法，属于生物医药领域，理解起来比较难，因此，先讲讲相关背景知识。

先讲讲“抗体”，人体接种疫苗后，通过免疫系统产生相应抗体，有了抗体，人就不容易受病毒攻击。接种疫苗是在人体内产生抗体的办法，除此之外，科学家们也在研究在体外产生抗体的方法。

人和哺乳动物的抗体是4条链的结构，如上图的左侧所示，而骆驼、鲨鱼的抗体是上图右侧所示的2条链结构。这种2条链结构的抗体的分子量比较小，吸收性好，是可溶的。因此，体外产生抗体的研究之中方向之一就是生产这种2条链结构的抗体。

有一种利用转基因小鼠产生抗体的的办法。通过向转基因小鼠注射抗原（可以理解为病毒、“疫苗”），使小鼠的免疫系统生成相应的抗体。涉案专利与对比文件1在利用转基因小鼠来生成抗体方面完全一样，发明的目的也相同，都是生产这种2条链结构的可溶性抗体。

“转基因小鼠”就是DNA片段中的一小段被来自小鼠之外的外源DNA片段替换的小鼠。涉案专利和对比文件所使用的替换用的外源DNA片段不一样,产生的抗体中的一部分基因片段也不同。涉案专利中生产的抗体的一部分片段来自天然存在的人的V基因片段，而对比文件1中来自骆驼化的V基因片段（与天然的人的V基因片段不同的基因片段）。

04

焦点问题

涉案专利的驳回决定中，审查员的驳回理由是创造性。复审、诉讼阶段的争议焦点也都围绕创造性展开。具体的焦点问题在于，本领域技术人员基于对比文件1是否容易想到将骆驼化的V基因片段替换成天然存在的人的V基因片段。

在创造性的判断中，发明所解决的技术问题的确定是一个很重要的问题。在一些申请中，确定的发明所解决的技术问题不同，得到的是否具有创造性的结论可能截然不同。

在本案中，国家知识产权局主张：

（1）权利要求1请求保护的是源于人的天然存在的V基因片段的技术方案，但说明书中仅验证了骆驼V基因的效果，并没有验证使用源于人的天然存在的V基因片段的效果。源自人的天然存在的V基因片段相对于转基因小鼠而言是一种异源基因片段（审查员通过这句话，将“源自人的天然存在的V基因片段”上位为“异源基因片段”，同时，也将本发明所解决的技术问题悄悄地进行了上位！找到了这句话，就找到了应对方向），所以，本申请实际所解决的技术问题是“提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅重链抗体的方法”。

（2）在本申请提出之日，将骆驼化V基因片段替换成天然存在的V基因片段获得仅有VH重链的抗体在技术上并不困难。而抗体小型化及人源仅有重链的抗体已经是基因工程的研究方向，本领域技术人员有动机使用人的天然V基因片段来替换对比文件1的骆驼化VH外显因子。从而涉案专利的权利要求不具有创造性。 

对此，最高院认为：本领域技术人员从现有技术中获得的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性（这句话也可以借鉴到答复审查意见的意见陈述中！）。

在对比文件1的基础上研发仅包含天然人V基因片段仅有VH重链的抗体时，虽然对比文件1给出了使用骆驼化V基因片段形成单重链抗体的方法，且本领域确实存在降低抗体免疫原性、提高治疗效果的需求，但是基于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着，而骆驼化V基因片段形成的仅有重链的抗体具有更好水溶性的认知，本领域普通技术人员难以有动机以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”（现有技术存在技术偏见，答复审查意见的一个非常有效的方法）。

本申请没有囿于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着的认知，以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”，得到表达天然人V基因片段的仅有VH重链的具有更好水溶性的新抗体，具有创造性。

05

关于“后见之明”

说到“后见之明”，我想起之前经手的一个专利申请。

申请人的企业生产一种树脂，这种树脂理想的状态是白色，但实际生产出来的树脂带有黄色。技术工人研究发现，由于生产机器是铁的，会生锈，生产过程中就染到了树脂上面，导致树脂发黄。发现这个问题后后面的解决办法就比较简单，因为铁锈的去除方法是本领域常见的方法。

专利申请涉及从树脂中去除铁锈的处理方法。审查员认为，铁容易生锈是大家熟知的，去除铁锈的方法也是本领域常用的技术手段，因此本领域技术人员容易想到将树脂中的铁锈去除。

通过反复阅读说明书，我发现，这个申请所解决的技术问题在于，发现树脂发黄的原因是由于机器生锈造成的，而并不在于，发现铁会生锈或者如何去除铁锈。

因为，在化学领域，产品中有杂质时，大家通常想到的原因是反应过程设计得不好或者反应条件不佳导致副反应，从而产物纯度不够，接下来就会思考如何改进这个反应。这个发明打破了惯常思维，从机器缺陷的角度寻找发黄原因，最终说服审查员，获得了授权。

实际上，如最高院所指出的，有一些表面上看似显而易见的发明，事实上也可能具有创造性。发明的技术方案一旦形成，其可能经常被发现可以从某些已知事物出发，经由一系列非常简单的步骤推导出来。为避免这种后见之明，必须全面、谨慎、现实地评估，面对本申请所要解决的问题，本领域普通技术人员基于其所认知的全部现有技术，是否能够容易地得出本申请的技术方案。

06

案件进展预期

虽然最高院的判决支持了申请人，维持一审判决。但是，涉案专利的授权前景并不乐观。

本案由于维持了一审判决，那么后续会回到复审程序，不出所料的话，复审决定会撤回驳回决定，重新回到实审。而实审中，国家知识产权局提到的支持问题大概率会被重新作为审查意见提出来，说不好又会再来一轮复审、一审、二审的程序。

我查阅了涉案专利的审查经过，审查员在之前的实审中并没有指出支持问题，因此复审决定中也不涉及这个问题。这也是为什么最高院认为，国家知识产权局主张的权利要求得不到支持的意见超出了复审决定的范围。但是，在重新进行的实审中审查员重新提出来也是无可厚非的。

另一方面，涉案专利本身也是命运多舛。涉案专利是一个分案申请，其母案已经被驳回，其申请日为2005年，到今年已经是15个年头了，离20年的期限已经所剩无几，即使经过一番周折获得授权，离专利期限届满也已经不远了。

07

相关信息

复审决定：第129924号复审决定

一审判决：(2018)京73行初2154号

二审判决：（2019）最高法知民终127号

涉案专利申请号：201210057668.0

对比文件1：WO02/085945A2

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）