原创∣公司上市发行中专利的法律风险防控分析

主板及中小板发行条件之一：“发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用不存在重大不利变化的风险。”(摘自《首次公开发行股票并上市管理办法》所以一般企业在上市之前，都需要知识产权律师对这方面的风险做法律风险防控，其中法律风险的防控方式之一就是为企业量身订作“专利分析报告”。然而，专利分析报告中，具体采取怎样的专利分析，才能为公司之后的上市之路“扫除隐患”。下面将予以介绍：

┗专利信息的采集分析

专利信息的采集（专利检索）是专利分析的前奏曲。首先，利用专利库数据平台，对专利技术方案以及技术要点提供全面、专业性的检索；其次，根据检索的结果，再对专利进行技术要点分析，保证专利技术发明点的准确理解。发现理解存在疑惑时，应该对专利技术的的发明点再次进行检索，以便提炼出专利检索的最佳方案。

┗专利的法律属性、技术性、经济性分析

专利信息采集之后，需要对专利的法律属性、技术性以及经济性进行分析。

1、法律属性分析：主要是专利的法律状态分析。比如：专利是否处于有效状态，是否有转让的历史交易，是否有许可的法律属性等。

2、专利的技术性分析：主要是分析专利的技术领域，了解竞争对手的技术领域，为下一步的核心专利与从属专利分析做铺垫。

3、专利的经济性分析：根据自身专利的技术领域、专利的申请地域，同时掌握竞争对手的技术领域以及专利申请地域，从而判断专利进军市场，继而明确自身专利的市场价值。

┗核心专利与从属专利分析

准确理解核心专利与从属专利，以便维护公司核心专利。分析专利中核心专利与从属专利，准确把握核心专利的实质，对核心专利进行全方位的保护；主要是通过对从属专利的合理布局，维护核心专利的技术方案；即使在从属专利在无效、更迭的状况下，核心专利任然能“坚而不催”地走到同行业技术的前沿。

┗专利风险评判以及预警分析

专利风险判断以及预警分析是专利市场化运行的必备武器。介于专利授权时审查员的主观性较强，再加上专利申请阶段，可能出现引证专利检索不充足的情形，导致专利的稳定性后续丧失。所以专利风险判断以及预警分析非常的重要。具体操作方法是：针对自身专利进行再一次检索，明确可能的侵权专利对象；通过分析最具危险性专利，找出技术漏洞，再度检索，指出其技术存在的新颖性和创造性缺陷，从而作出专利预警方案。

┗专利市场运行分析

在上述专利分析后，公司便可在市场上大展身手。根据自身专利的具体情况，制定有效运行的专利运行方案。如果公司在市场需求量大，而自身专利无法支撑产品的市场供求时，可以考虑引进专利（主要是通过投资入股、专利受让、专利许方式引入专利），但在引入专利前，必先分析各种引入方式对公司的优势与缺陷，从而选择最佳的专利引入方式。

┗公司专利与引入专利的链接作用分析

引入专利的链接作用分析有利于提升公司自身的专利改造。在引入专利时，应该充分分析引入专利的稳定性、技术要点，引入专利技术要点与公司专利技术要点的关联性，以便在专利引入之后，能充分发挥其专利的价值，力争做到在引入专利与自身专利结合的情况下，开发新的专利，为企业的专利产品保驾护航。

┗引入专利签署合同中专利无效的法律风险防控分析

当前面的专利实施方案得不到技术上的保障，或者因为其他原因导致专利无效的情形下，如何把损失降到最低，这是专利运行的最后一道程序，公司可以从签署引入专利合同的违约责任的角度，尽可能的规避专利被无效后的法律风险。

（本文作者：盈科葛素华律师）

【本期原创导读】发明专利申请中，一通、授权时间没有具体明确，导致申请人或专利代理机构对发明专利申请的整个时间流程无法真正的掌控，导致申请人在市场上运作专利时“小心翼翼”，这对申请人掌控市场，以及客户对专利代理机构的服务满意度都有很大的影响，所以笔者认为发明专利申请中的一通、授权时间问题值得讨论。

专利审查指南对一通、授权时间是没有具体规定的，不像“18个月的公布”，“3年提出实质审查”等；那为什么审查指南对该时间不予以具体，甚至连范围都不予以确认呢？笔者认为有以下原因：

第一、专利申请增长量和审查员数量不成正相关。随着2015年3月23日，《中国中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》等代表性文件的发布，专利申请的数量越来越高，2015年全国知识产权宣传周开幕式上，中国国家知识产权局局长申长雨表示，“2014年发明专利、实用新型、外观设计申请受理量达236.1万件，其中发明专利（申请受理量）为92.8万件，同比增长12.5％，居世界第一位。”然而，专利局审查人员虽然也在扩充队伍，但其增长量与专利申请量无法成正比，这导致审查速度受限。　

第二、程序性原则的限制。审查员审查专利申请时，一般都是按照接受到文件的时间逐一的审查，不可能以“先易后难”的审查原则，否则对申请人来说是有失公允的。按照受理时间进行审查，是程序性原则的体现。但是，专利申请日上下相差不大的几天时间内，由于审查员每个专利的审查时间不能把握，就是影响之后专利审查时限，尤其是计算机领域的发明专利申请，审查时间会更久。

第三、审查员成为“本领域普通技术人员”不是一蹴而就。“本领域普通技术人员”是审查专利的基本素养，也是评判专利新颖性、创造性的基石，它严重影响专利审查的质量和审查的时限。专利局审查部的各个部门在培养新人时，如果该专利申请文件落入新人之手，则审查的时间也会长些，要达到“本领域技术人员”的基准，审查专利的质量与速度并重，并非“一日之寒”。

……

原因应该还很多，但鉴于笔者的水平只能推知一二。

缘由有所了解之后，我们是不是应该对专利审查部门有所同情。但该时间不明确会产生什么影响呢？

第一、专利局会被“恶意拖延”的骂名笼罩。一些申请人在不理解审查程序的情形下，误以为专利局的审查人员不干事，对专利申请的审查不负责。笔者在思博论坛上还看到一网友提出这样的观点：“能不能以恶意拖延诉讼起诉专利局”、“我有一个2013年10月的申请，2014年1月公开，2014年2月实审生效，到现在2015年9月了居然还没发出一通。能否要求专利局赔偿？”姑且不讨论该网友懂不懂法律，但也应该看得出该网友也是申请时间过长的“受害者”，而且私下也故意怪罪于专利局。

第二、专利申请人对专利产品不能“随意操控”。在实务中，当专利申请人拿到申请号之后，申请人就可以在市场上销售专利产品了；但是拿到申请号就能保证申请人能获得专利权、保证市场上销售的产品不侵权吗？很明显，显然是不成立的；即使在授权之后，如果被他人无效，仍然可能构成侵权。如此，专利申请人在申请授权时间段不能确定的情形下，在市场上销售产品心里总是有一块石头放不下。

第三、专利代理机构会受到申请人的“不靠谱”印象。站在申请人的角度，想要委托专利代理机构申请专利时，当然想要尽早授权，但由于申请人不懂专利申请的流程，当出现一通时间和授权时间无法得知，再加上补正答复的时间，跟专利代理人当初给申请人的大体授权时间存在差异，申请人就会说专利代理人“不靠谱”了。

所以一通时间和授权时间不能确定，导致专利申请的整个链条都“不好了”。

但是笔者认为，与其埋怨，还不如想办法，在当前专利申请的法律背景下采取相应的对策。经过向盈科莫伟智律师请教，得出了以下的法律对策：

第一、发明专利申请时同时提出实用新型和发明申请。如果申请人想要尽快的获得专利权利，可以将专利申请实用新型时，同时申请发明专利。原因在于：一方面，相比发明而言实用新型能够较早授权，使得申请人能够较早获权，从而发明创造能够较早得到保护；另一方面，相比实用新型而言，发明具有较长的保护期，并且经过实质审查后授予的发明专利权权利更加稳定。

第二、申请提前公布和尽快提出实质审查。如果不采取上述方案，在申请发明专利时，可以在请求书中申明提前公布，并在提前公布的基础上尽快的提出实质审查并积极缴费，这样缩短发一通和授权之前的时间来弥补该段时间可能存在的拖延。

第三、有效利用加快审查程序。 如果申请人发现市场上存在申请专利的侵权产品，则可以申请加快审查程序；申请人在申请之前取得地方政府的“保护”，也就是该发明有重大的影响，则可以提出加快审查程序。

总之，获得专利权，是专利权人的最终目的，与其抱怨专利局，还不如善加利用当前的法律环境，并积极和专利代理机构沟通，尽快合法的申请专利

在知识产权维权过程中，有些含金量比较高的商标、专利、版权一时间会出现众多侵权者，作为权利人采取怎样的维权方案才能让自己的利益得到最大的保障呢？依据多年的维权经验，本律师制订了初期、中期、远期综合维权计划。

第一，初期计划： 在初期阶段，如果发明专利在全国范围内已经存在大量应用者，即侵权者。但是在初期阶段，这些侵权者通常对于知识产权、以及知识产权侵权的后果认识还不深、对于投入资金获得使用许可的积极性不高，因而此阶段我们建议通过诉讼途径来实现维权，在许可不成的情况下，通过诉讼的方式逼迫对方就范；同时，在诉讼对象方面，建议选择实力中等的侵权者，以有利于诉讼进程的顺利。

第二，中期计划：此阶段在总结初期阶段的成果、经验的基础上，考虑选择实力较大的侵权者进行诉讼，并根据案件进程，考虑与侵权者或者其他应用者就知识产权许可使用方式、费用等进行谈判，目的是收取上述知识产权许可使用费，进行许可谈判事项。

第三，远期计划：在延续诉讼、许可、谈判、收取许可使用费的基础上，考虑以知识产权资产用于投资、入股的方式与他方进行合作，以实现知识产权资产价值的最大化。

公诉机关武汉市江岸区人民检察院。

被告人熊某，无职业。因涉嫌侵犯著作权于2015年5月17日被武汉市公安局江岸区分局刑事拘留；因涉嫌侵犯著作权罪于2015年5月27日被武汉市江岸区人民检察院批准逮捕，武汉市公安局江岸区分局于次日执行。现羁押于武汉市第一看守所。

辩护人孔盼，北京盈科（武汉）律师事务所律师。

审理经过

武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2015）1243号起诉书指控被告人熊某犯侵犯著作权罪（未遂），于2015年8月3日向本院提起公诉，本院于2015年8月3日立案受理。本案依法适用简易程序由代理审判员许颖越独任审判，于2015年8月11日公开开庭进行了审理。武汉市江岸区人民检察院指派助理检察员姚怡出庭支持公诉，被告人熊某及其辩护人孔盼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

武汉市江岸区人民检察院指控：被告人熊某为牟取利益，在无音像制品经营许可证的情况下，未经权利人许可，销售光盘复制品。2013年5月21日，武汉市公安局江岸区分局办案民警在被告人熊某经营的位于本市江岸区百步亭花园建设新村巷子口处的摊位上，现场查获其销售的光盘复制品共计632张。经湖北省版权局认定，上述光盘均为侵权复制品。

一审答辩情况

上述事实，被告人熊某在开庭审理过程中无异议，并有抓获经过、破案经过、身份信息表、扣押物品清单、侵权复制品认定书、被告人熊某的供述和辩解等经庭审质证的证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人熊某以营利为目的，未经权利人许可，发行侵权复制品，有其他严重情节，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成侵犯著作权罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百一十七条对被告人熊某追究刑事责任。被告人熊某在实行犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人熊某到案后能如实供述自己的罪行且自愿认罪，可以从轻处罚。

综上，根据被告人熊某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百一十七条第（一）项、第（三）项，第二十三条，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第一条、第四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人熊某犯侵犯著作权罪（未遂），判处罚金人民币1，900元；

（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

二、扣押的涉案侵权复制品，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

代理审判员许颖越

裁判日期

二〇一五年八月十四日

书记员

书记员李俊波

公诉机关厦门市思明区人民检察院。

被告人林某，女，1988年5月1日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2013年5月19日被刑事拘留，2013年6月16日被取保候审。

辩护人肖振添、罗倩雅，北京盈科（厦门）律师事务所律师。

审理经过

厦门市思明区人民检察院以厦思检刑诉（2013）860号起诉书指控被告人林某犯侵犯著作权罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员王晓蓉出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

2013年5月18日傍晚，被告人林某在厦门市集美区杏林东路路边摆地摊贩卖盗版光碟时，被公安人员当场抓获，并从现场查扣了《少林寺》等1630张影碟光盘。经鉴定，上述1630张影碟光盘均系未经著作权人许可复制发行的音像制品。

被告人林某到案后如实供述了上述事实。

上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人的庭前供述笔录、辨认笔录、缴获的物证影碟光盘、厦门市文化广电新闻出版局的鉴定意见、福建省版权局的认定意见、关于被告人到案经过的说明、户籍证明资料、相关的法律文书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人林某以营利为目的，未经著作权人许可，发行影碟光盘1630张，情节严重，其行为已构成侵犯著作权罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林某着手实施犯罪行为后，因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂；其到案后，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，本院依法予以从轻处罚，并宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。扣押在案的违禁品予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人林某犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）

二、扣押在公安机关的影碟光盘1630张予以没收。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长倪宗泽

代理审判员李缘缘

人民陪审员廖静巧

裁判日期

二〇一三年十二月二日

书记员

书记员陈阿丽

公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。

被告人陈某，男，1984年4月30日出生于安徽省宣城市，汉族，无业，住安徽省合肥市瑶海区。被告人陈某因涉嫌侵犯著作权罪，于2014年5月26日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2014年7月1日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。

辩护人冯飞，北京盈科（合肥）律师事务所律师。

审理经过

合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2014）360号起诉书指控被告人陈某犯侵犯著作权罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月14日适用简易程序公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员聂广福出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人冯飞到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：被告人陈某于2012年在互联网上申请www.dy161.com、www.f1dy.com等域名设立多个网站，将网站服务器交由江苏微子网络科技有限公司托管。陈某通过网上下载、网友交换、购买盗版光碟等途径获得未经著作权人许可的电影作品，上传至百度、华为网盘，或将片源提供给百度影音、快播，由百度影音、快播向陈某提供片源的链接代码。陈某再将网盘链接以及百度影音、快播提供的链接嵌入其经营的网站上供网友点击观看或免费下载。陈某还通过后台视频自动抓取软件，抓取快播网站的视频链接嵌入其经营的网站供网友点击观看。陈某通过联系奇优、宣传易、一起赢、麒润、优告等网络广告联盟，在其经营的网站上嵌入上述广告联盟投放的广告，以广告的弹出、点击量为依据，与上述广告联盟结算、收取广告费用。

经美国电影协会北京代表处鉴定，www.dy161.com、www.f1dy.com网站复制发行的电影中未经著作权人许可的累计751部，其中www.dy161.com网站568部、www.f1dy.com网站183部。陈某通过在www.dy161.com、www.f1dy.com网站上投放广告联盟的广告，累计收取广告费244579.03元。

案发后，陈某的妻子秦明珠代其向公安机关退缴违法所得120000元。

公诉机关为证明上述事实存在，列举以下证据证明：1.报案材料；2.被告人的供述与辩解；3.证人证言；4.搜查笔录、扣押清单、发还清单等；5.远程勘验笔录及其形成的电子数据；6.鉴定意见；7.归案经过、人口信息等书证。

公诉机关认为，被告人陈某以营利为目的，未经著作权人许可，在信息网络上累计复制发行电影751部，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯著作权罪追究其刑事责任。提请依法惩处。

一审答辩情况

被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，庭审中自愿认罪。

辩护人对于起诉书指控的罪名不持异议，认为被告人有如下从轻减轻处罚情节：本案适用简易程序审理；犯罪情节刚刚达到立案临界点；犯罪手段具有间接性；犯罪没有造成的危害结果；被告人认罪、悔改态度较好；被告人违法犯罪事件持续时间不长、非法经营额不高，已经向公安机关退还赃款120000元；属初犯；建议对被告人陈某从轻处罚并适用缓刑。

本院查明

经审理查明：被告人陈某于2012年在互联网上申请www.dy161.com、www.f1dy.com等域名设立多个网站，将网站服务器交由江苏微子网络科技有限公司托管。陈某通过网上下载、网友交换、购买盗版光碟等途径获得未经著作权人许可的电影作品，上传至百度、华为网盘，或将片源提供给百度影音、快播，由百度影音、快播向陈某提供片源的链接代码。陈某再将网盘链接以及百度影音、快播提供的链接嵌入其经营的网站上供网友点击观看或免费下载。陈某还通过后台视频自动抓取软件，抓取快播网站的视频链接嵌入其经营的网站供网友点击观看。陈某通过联系奇优、宣传易、一起赢、麒润、优告等网络广告联盟，在其经营的网站上嵌入上述广告联盟投放的广告，以广告的弹出、点击量为依据，与上述广告联盟结算、收取广告费用。

另查明，美国电影协会的成员公司包括华特·迪士尼制片公司、二十世纪福斯电影公司（包括二十世纪福斯家庭娱乐公司）、华纳兄弟娱乐公司（包括华纳兄弟国际电影公司）、索尼影视娱乐公司（包括索尼电影发行国际公司）、派拉蒙影业公司、环球城市制片公司（包括环球国际电影公司），其授权美国电影协会北京代表处对案涉网站上传播的美国影视作品的版权进行鉴定。

又查明，经合肥市公安局电子物证检验鉴定中心对被告人陈某制作的及www.f1dy.com网站进行远程勘验的结果，并经美国电影协会北京代表处鉴定，www.dy161.com、www.f1dy.com网站复制发行的电影中未经著作权人许可的累计751部，其中www.dy161.com网站183部、www.f1dy.com网站568部。陈某通过在www.dy161.com、www.f1dy.com网站上投放广告联盟的广告，累计收取广告费244579.03元。

案发后，被告人陈某的妻子秦明珠代其向公安机关退缴违法所得120000元。

庭审中，被告人陈某陈述公安机关扣押的物品归其所有，其中招商银行卡是用于收取广告费用、电脑主机用于本案，其他银行卡、苹果手机、笔记本、服务器未用于案件。

上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有1.报案材料；2.被告人的供述与辩解；3.证人证言；4.搜查笔录、扣押清单、发还清单等；5.远程勘验笔录及其形成的电子数据；6.鉴定意见；7.归案经过、人口信息等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为：刑法第二百一十七条规定：“以营利为目的，有下列侵犯著作权情形之一，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的；……”该条就侵犯著作权罪作出了明确规定。判断本案被告人陈某的行为是否构成侵犯著作权罪，应当依据该条规定，从行为人是否以营利为目的、是否在未经著作权人许可的情况下进行复制、是否实施了发行行为加以分析。

首先，关于被告人陈某实施涉案行为是否以营利为目的问题。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定：“以刊登收费广告等方式直接或间接收取费用的情形，属于刑法第二百一十七条规定的‘以营利为目的’”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第十条规定：“除销售外，具有下列情形之一的，可以认定为‘以营利为目的’：……（二）通过信息网络传播他人作品，或者利用他人上传的侵权作品，在网站或者网页上提供刊登收费广告服务，直接或者间接收取费用的；……”。本案中，被告人陈某通过联系奇优、宣传易、一起赢、麒润、优告等网络广告联盟，在其经营的网站上嵌入上述广告联盟投放的广告，累计收取广告费244579.03元。因此，可以认定被告人陈某实施涉案行为的意图，正是在于追求广告收益，明显具有营利目的。

第二，关于被告人陈某是否未经著作权人许可而复制发行涉案影片的问题。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定：“第规定的‘未经著作权人许可’，是指没有得到著作权人授权或者伪造、涂改著作权人授权许可文件或者超出授权许可范围的情形。”被告人陈某在供述中亦承认案涉影片系通过网上下载、网友交换、购买盗版光碟等途径获得的电影作品。根据本院查明的事实，能够认定经www.dy161.com、www.f1dy.com网站传播的751部电影作品中未经著作权人许可，可以认定被告人陈某系在未经著作权人许可的情况下事实侵权复制行为。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第十二条“关于刑法第二百一十七条规定的‘发行’的认定及相关问题”规定：“‘发行’，包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动。”而信息网络领域的“发行”存在一定的特殊性，与一般媒介的“发行”行为有区别。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条第三款规定：“通过信息网络向公众传播他人文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的行为，应当视为第规定的‘复制发行’”。综上，被告人陈某通过互联网发布涉案影片供不特定社会公众下载，无论其是否收取下载费用，都应当认定为刑法第二百一十七条规定的“复制发行”行为。

第三，关于案涉复制发行751部影片是否属于情节严重的问题。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，复制品数量合计在五百张（份）以上的，属于第规定的‘有其他严重情节’；……。”根据合肥市公安局电子物证检验鉴定中心对被告人陈某制作的及www.f1dy.com网站进行远程勘验的结果，并结合美国电影协会北京代表处的鉴定，可以认定被告人陈某在信息网络上累计复制发行751部电影，属于情节严重。

综上，被告人陈某以营利为目的，未经著作权人许可，通过信息网络累计复制发行他人电影作品751部，情节严重，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立。

辩护人认为被告人陈某的行为没有造成危害后果，本院认为，与传统环境下犯罪行为的后果受到实施范围的局限不同，通过信息网络实施的侵犯著作权的犯罪行为，由于网络环境的开放性，没有具体的实施范围的限制，犯罪的对象更为广泛，也扰乱了正常的市场经济秩序，其危害后果也更为严重，故对该项辩护意见，本院不予采信。

辩护人认为被告人陈某犯罪手段具有间接性，本院认为，被告人陈某系故意犯罪，其采取多种途径获取影片以牟利，被告人陈某采取何种犯罪手段不影响案涉罪名的犯罪构成，亦非法定从轻处罚情节，故对该项辩护意见不予采信。

辩护人认为被告人陈某违法犯罪事件持续时间不长、非法经营额不高，本院认为，被告人陈某自2012年设立网站后在信息网络上累计复制发行电影751部，累计收取广告费244579.03元，辩护人的该项辩护意见与事实不符，本院不予采信。

被告人陈某在庭审中自愿认罪，归案后能够如实供述自己的罪行，且主动退赃，可以酌情对其从轻处罚。为严肃国家法制，规范市场经济秩序，保护知识产权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第一条、第二条、第四条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人陈某犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金十五万元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月26日起至2014年12月25日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）

二、扣押的招商银行卡、电脑主机及被告人陈某的退赃款十二万元予以没收，上缴国库，上述物品未移送至本院，由侦查机关合肥市公安局经济技术开发区分局负责处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长李楠

人民陪审员杨丽

人民陪审员张俊才

裁判日期

二〇一四年十一月十日

书记员

书记员方林

公诉机关河南省郑州市人民检察院。

被告人郭献伟，男，1980年6月23日出生，汉族，小学毕业，农民。因涉嫌犯侵犯著作权罪，2017年2月20日被新郑市公安局刑事拘留。因涉嫌犯销售侵权复制品罪，2017年3月6日被新郑市公安局取保候审。因涉嫌犯侵犯著作权罪，经本院决定，2017年10月12日被逮捕。

辩护人宋西显，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。

辩护人马耀祖，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。

审理经过

河南省郑州市人民检察院以郑检公三刑诉[2017]34号起诉书指控被告人郭献伟犯侵犯著作权罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市人民检察院指派检察员薛锦、郑军出庭支持公诉，被告人郭献伟及其辩护人宋西显、马耀祖到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

郑州市人民检察院指控：2015年5月至2016年7月，被告人郭献伟以营利为目的，未经著作权人许可，购进他人文字作品，租赁新郑市龙湖镇“威龙逸品”小区7号楼104室作为仓库，在其经营的位于郑州市二七区盈合万货城的“开元纸品文具商行”内进行销售。2016年7月28日，郑州市二七区文化市场综合执法大队在“开元纸品文具商行”查扣陕西人民教育出版社、龙门书局、商务印书馆、电子工业出版社等出版社出版的《小学教材全解》、《写字课课练》、《黄冈小状元作业本》、《新华字典》等42种11157册图书。同日，新郑市文化广电新闻出版局在郭献伟租房处查扣多家出版社出版的图书165种162175册。经鉴定，侵犯他人著作权的图书类非法出版物共计126729册，假冒出版单位名称的图书类非法出版物共计43403册。

针对上述指控，公诉机关分别出示了物证照片；河南省新闻出版局出版物鉴定书；新郑市文化广电新闻出版局查封（扣押）决定书、查封（扣押）出版物清单、情况说明、郑州市二七区文化市场综合执法大队现场检查（勘验）笔录、郑州市二七区文化旅游局查封（扣押）通知书、扣押清单、新郑市公安局扣押决定书、扣押清单、郑州市公安局洁云路分局扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、房屋租赁合同、河南省扫黄打非工作领导小组办公室证明、科学出版社有限公司、电子工业出版社的授权委托书、证明、户籍资料等书证；证人等人的证言；被告人郭献伟供述和辩解及其他证明材料。公诉机关认为被告人郭献伟的行为已构成侵犯著作权罪，且情节特别严重，提请依法惩处。

一审答辩情况

被告人郭献伟对起诉书指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。

被告人郭献伟的辩护人辩称，郭献伟犯罪行为应为销售行为而非发行行为，不构成侵犯著作权罪，应以销售侵权复制品罪定罪量刑；有自首、立功、退赔和取得被害人谅解情节，认罪、悔罪，大部分赃物没有流向社会、没有产生现实的危害性，建议在一年以下量刑并适用缓刑。

本院查明

经审理查明：2015年5月至2016年7月28日，被告人郭献伟以营利为目的，在未得到著作权人、版权人授权的情况下，把印刷好的《考场作文大全》、《古代汉语词典》等书销售，从中赚取费用。2016年7月28日，执法机关在被告人郭献伟位于新郑市龙湖镇威龙逸品小区的仓库查获图书《魔法师的帽子》等67种115888册，《聪明宝宝》等97种43087册，《幼儿园毕业纪念册》3200册；在郑州市二七区南三环盈合万货城商店查获图书《古代汉语词典》等34种10841册，《考场作文大全》等8种316册。经河南省新闻出版广电局鉴定，侵犯他人著作权的图书类非法出版物共计126729册，假冒出版单位名称的图书类非法出版物共计43403册。

案发后，被告人郭献伟主动投案，并能提供线索协助公安机关抓获侵权复制品销售者。

上述事实，有以下经法庭查证属实的证据予以证明：

1、被告人郭献伟供述，2015年4、5月份，委托其哥从一个姓张的女老板手里接下郑州市二七区南三环盈合万货城5排92、94号“开元文具百货”，一个月后其从江苏太仓市辞职来到盈合万货城正式经营，后让把营业执照换成郑州市二七区开元百货商行，营业执照法人名字为，其从张老板给的武汉强化文化苏旺、武汉园亨书店女的姓段及武汉老板郭中雷处购进作文、名著、描红等卖，大部分都是先卖，之后按照卖的多少再付钱；2016年5月份，安阳市汤阴县自称王鑫的女老板给其联系上点字帖和书，不用付现金，其就同意了，并在新郑市龙湖镇威龙逸品小区租一间仓库，用于存书，2016年7月中旬送来一车货，有黄冈小状元作业本、写字课课练等，学校放假，没有卖，存在租的房子里，2016年7月28日仓库被查封，随后“开元纸品文具商行”也被查封；仓库被查获后，其与电子工业出版社、龙门书局的委托人员联系，提供了找到的安阳市汤阴县王老板存书仓库地址，并达成赔偿协议。

2、证人证言，证明郭献伟在郑州盈合万货城开了一个“开元文具百货”店，使用其身份证办理营业执照等手续；案发后，其和其弟郭献伟及朋友沈少权一起去安阳汤阴县，通过调查找到王老板的仓库，给龙门书局和电子工业出版社的代理维权公司负责河南区域的张彤宇打电话举报，之后达成赔偿协议。证人的证言与被告人郭献伟的供述能够相互印证。另有郑州市二七区开元百货商行营业执照复印件在卷佐证。

证人证言，证明2016年6月，郭献伟通过龙湖镇威龙逸品小区物业租了该小区7号楼1单元104室，并用手机微信向转账了一年租金12000元。案发后，公安机关组织进行照片混杂辨认，两次均辨认出租房人郭献伟。另有房屋租赁合同在卷佐证。

证人证言，证明曾用“王鑫”的名字向郑州一姓郭的男子发过暑假作业，其被查获仓库在汤阴县城关镇南园村南头王艳萍家中。

证人证言，证明2015年6月1日，找其经理梁庆安签了租盈合万货城5排92、94号的租房协议书。另有与河南盈和电子商务有限公司签订的租赁摊位协议书在卷佐证。

3、龙门书局、电子工业出版社授权委托书，证明北京索维斯知识产权代理有限公司可以代理龙门书局和电子工业出版社开展知识产权保护活动等。北京索维斯知识产权代理有限公司与郭献伟达成的赔偿协议及收款证明，证明2016年7月28日查处郑州市二七区开元百货商行一案后，侵权人郭献伟积极赔偿权利人龙门书局和电子工业出版社六万元。2017年7月26日，电子工业出版社出具对郭献伟谅解的复函。

北京索维斯知识产权代理有限公司证明，证明根据郭献伟提供的信息，北京索维斯知识产权代理有限公司配合执法机关于2016年11月9日在河南省安阳市汤阴县查获一大型盗版书批发商。河南省“扫黄打非”工作领导小组办公室证明，证明2016年11月9日，安阳市汤阴县销售侵权复制品案件线索为北京索维斯知识产权代理有限公司电话举报，查处后移交汤阴县公安局。河南省汤阴县人民法院（2017）豫0523刑初115号刑事判决书、河南省安阳市中级人民法院（2017）豫05刑终363号刑事裁定书，因犯销售侵权复制品罪，涉案被判处有期徒刑一年三个月。

4、新郑市公安局龙湖派出所扣押决定书、扣押清单，新郑市文化广电新闻出版局现场检查笔录、查封、扣押决定书，河南省新闻出版广电局豫新出鉴（2016）186、188号出版物鉴定书，2016年7月28日，新郑市文化广电新闻出版局在郭献伟租的新郑市龙湖镇金菊街威龙逸品小区7号楼1单元104室查获多家出版社图书《魔法师的帽子》等67种115888册，《聪明宝宝》等97种43087册，《幼儿园毕业纪念册》3200册；郑州市公安局洁云路分局扣押决定书、扣押清单，郑州市二七区文化市场综合执法大队现场检查（勘验）笔录、查封、扣押、取证出版物清单，河南省新闻出版广电局豫新出鉴（2016）181、182号出版物鉴定书，2016年7月28日，郑州市二七区文化市场综合执法大队在郭献伟经营的郑州市二七区开元百货商行扣押陕西人民教育出版社、龙门书局、电子工业出版社等出版社图书《古代汉语词典》、《写字课课练》、《黄冈小状元作业本》等34种10841册，《考场作文大全》等8种316册。经河南省新闻出版广电局鉴定，上述《魔法师的帽子》等67种115888册、《古代汉语词典》等34种10841册属侵犯他人著作权的出版物，《聪明宝宝》等97种43087册、《考场作文大全》等8种316册属假冒出版单位名称的出版物，以上图书皆为非法出版物。

5、案发后，郭献伟对涉案图书及存书仓库、门头为“开元纸品文具商行”的商店照片进行了辨认，证明系其未销售的非法出版物及经营、储存图书的场所。公安机关对涉案图书进行扣押，有相关照片及扣押物品清单在卷为证。

6、到案经过，证明2017年2月20日，被告人郭献伟到新郑市公安局龙湖镇派出所投案。

7、另有新郑市文化广电新闻出版局案件移送单、郑州市二七区文化市场综合执法大队涉嫌犯罪案件移送书、侦破报告、情况说明、户籍证明等在卷佐证。

本院认为

本院认为，被告人郭献伟以营利为目的，未经著作权人许可，发行图书数量合计170132册，其行为已构成侵犯著作权罪。公诉机关指控被告人的罪名及提请惩处的理由成立，予以支持。被告人郭献伟发行的图书尚未销售即被查获，因其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂；其案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人提供了侦破销售侵权复制品案件重要线索，可以认定为立功。

关于辩护人辩护称郭献伟犯罪行为为销售行为而非发行行为，不构成侵犯著作权罪，应当以销售侵权复制品罪定罪的理由，经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定，非法出版、复制、发行他人作品，侵犯著作权构成犯罪的，按照侵犯著作权罪定罪处罚；同时规定侵犯著作权罪中的“复制发行”包括复制、发行或者既复制又发行的行为。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第十二条规定，“发行”包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动；同样规定非法出版、复制、发行他人作品，侵犯著作权构成犯罪的，按照侵犯著作权罪定罪处罚。郭献伟销售侵犯著作权图书的行为属于司法解释规定的发行行为，应当以侵犯著作权罪定罪处罚，故对该辩护意见不予采纳。

被告人郭献伟的辩护人辩称郭献伟有自首、立功、退赔和取得被害人谅解等情节，经查证属实，予以支持。关于被告人郭献伟的辩护人辩称大部分赃物没有流向社会、没有产生现实的危害性，建议对其适用缓刑的理由，经查证，郭献伟明知所购进图书为非法出版物而准备销售，发行数量巨大，犯罪情节特别严重，不适宜判处缓刑，故辩护人的辩护理由不能成立，不予支持。

根据《刑法》第二百一十七条之规定，犯侵犯著作权罪，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第一条规定，复制品数量在二千五百张（份）以上的，属于本罪规定的有其他特别严重情节。被告人郭献伟非法发行侵权图书，发行图书数量合计170132册，应在三年以上七年下的有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。本案在量刑时具体考虑郭献伟以下情节：1.被告人系犯罪未遂，依法可以从轻处罚；2.被告人有立功情节，依法可以从轻处罚；3.被告人有自首情节，依法可以减轻处罚；4.案发后主动赔偿受害人龙门书局和电子工业出版社六万元，并取得电子工业出版社谅解，可以酌情从轻处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百一十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十三条第一款、第五十二条，第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第一条、第二条、第四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第十一条、第十二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人郭献伟犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元。

(刑期自判决执行之日起计算。执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。取保候审期间予以顺延。即自2017年2月20日起至2019年9月26日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）

二、扣押的侵犯著作权的图书由公安机关予以没收并销毁。

如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长钱红军

审判员祝正涵

审判员骆大朝

裁判日期

二〇一七年十二月六日

书记员

书记员孙亚笛

近日，扬州人的朋友圈都被这样一则消息刷屏，本地高邮名吃陈小五面馆的商标“陈小五”被一名自然人泮军挥注册，陈小五面馆其中一家门店被迫启用“陈永春”商标。图

笔者听闻，十分的的惋惜。陈小五面馆是我市高邮地区一家小食名店，以经营面条、馄饨为主，店家用黑胡椒、荤油、虾籽和熬过的熟酱油做调味料，为了激发出调味料的香味和让荤油更好地融化，把调料放在搪瓷盆漂在面汤锅里，等面或馄饨下好，再装进搪瓷盆上桌，形成自己一套独具特色的烹制方法，为广大食客津津乐道。

2019年上半年，陈小五面馆在扬州荷花池一带开设了一家分店，店门前常常排起长队，生意十分兴隆。令人意外的是，这家扬州家喻户晓美食店，创业多年，竟然没有一个注册商标，最终第43类指定使用在饭店、餐馆等服务项目的核心商标被他人恶意注册，不得不改换门头。

何为商标“恶意注册”行为

主观上表现为明知或应知他人商标的情形，或不以使用为目的，客观表现为违反商业道德或行业惯例，申请注册商标的行为。

笔者登录国家知识产权网站查询了泮军辉名下商标注册信息。发现泮军挥仅在第43类餐饮服务类项目上就有41件商标申请，其中不乏像“超恒”、“陈小五”这类已经在先使用并有一定知名度的商标申请。一个自然人在同一类别上申请多个不同且不近似的商标，不可能是防御商标，其目的也难谓正当。商

笔者作为扬州市民，对陈小五的商标有着很深的感情，内心强烈谴责抢注他人商标的不道德的行为，但是情感代替不了理智。笔者仍然希望从自己律师专业的角度，根据自己多年的实务经验，结合2019年11月1日施行的新《商标法》（以下简称“新商标法”）、2019年12月1日即将实施的，由国家市场监督管理总局颁布的《规范商标申请注册行为若干规定》，及2019年4月23日实施的《反不正当竞争法》对恶意注册他人商标的行为提出几点对策，给那些被恶意抢注了商标的陈小五们一些切实可行的建议：

第1则

向商标局提出异议

根据新《商标法》第三十二条，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。第三十三条对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法……第三十二条规定的……可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。据此在申请阶段，陈小五们如果发现自己的商标被他人抢先注册并公告的，陈小五们应当利用好这三个月的公告期，向商标局提出异议，阻止该商标核准注册。

第2则

向商标评审委员会宣告该商标无效

如果不幸错过了公告期，商标公告核准注册了怎么办？根据新《商标法》第四十五条已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。据此，陈小五们应当向商标评审委员会宣告该商标无效，注意时间节点是五年，切莫错失时机。

第3则

向商标局申请撤销三年不使用的商标

根据新《商标法》第四十九条第二款，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。注意，如果提撤销三年不使用申请，需要商标注册满三年后提出。

第4则

向恶意注册人所在地市场监督管理部门举报

根据《规范商标申请注册行为若干规定》第三条第四项，申请商标注册应当遵循诚实信用原则，不得有下列行为：属于商标法第三十二条规定，损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的。第十二条，对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人，依据商标法第六十八条第四款的规定，由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。可见，该条规定从行政机关的角度给予恶意注册行为给与规制，陈小五们可以向申请人所在地的行政机关举报并要求惩处。

第5则

提起不正当竞争之诉

“陈小五”不但是面馆的商标，也可能是面馆的字号或是名称。如果是面馆的字号或名称，不妨换个思路，从企业字号和名称入手，以同业竞争者角度审视恶意抢注行为。《反不正当竞争法》第六条第(二)项规定：“擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)，社会组织名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”构成不正当竞争。又根据《反不正当竞争法》第二条，经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。据此，陈小五们如果提起不正当竞争之诉，也是有法可依的。

笔者查询，高邮陈小五面馆不但失去了第43类餐饮服务类商标，第30类指定在面条和馄饨等面食项目上的商品商标也被他人注册，陈小五面馆的核心商标几乎全军覆没。扬州本地名吃餐饮商标被恶意抢注已经不是第一次，早有“九鼎香”、“共和春”商标被抢注的前车之鉴，现在高邮陈小五面馆错失了注册商标的最佳时期，陈小五们维权之路注定是是漫长和艰难的。但如果抢注人恶意明显，禁止己方使用，上述5点建议总有一条适合您，陈小五们不妨变被动为主动，有效利用法律武器，勇敢地夺回自己商标。

（本文作者：盈科陆小芳律师）

随着市场不景气，越来越多的企业学会利用知识产权作为企业竞争的手段。由于其抽象性、专业性，专利侵权诉讼越来越多地出现在企业竞争之中。中国地大物博、幅员辽阔，导致经济发展不平衡，司法水平也不平衡；在涉及专利法的业务方面，更加不平衡。北上广专门成立知识产权法院审理专利等技术类案件，具有很强的审判能力和很高的审判水平，但众多地方法院却并没有匹配的审判能力，导致很多专利侵权判决存在问题。为此，2018年年底，全国人大常委会通过《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》，决定将专利等技术类案件的二审的管辖权从省级高级法院院转移到最高人民法院。为此，最高人民法院专门成立知识产权法庭，专门处理此类案件二审程序。针对此决定，兆岭律师在《专利案件二审由最高法审理,谁家欢喜？谁家忧？》中就迫切性进行了阐述，其中，就某些法院实际处理专利案件中一些尴尬情形进行了列举。今天就讲讲，专利侵权判决中，缺少侵权对比认定的问题。一般来讲，法院判决要保证其生效后的效力，就要保证其可执行性。因此，判决书的结论应当明确、具体且可操作。在大多数案件，根据判决主文一般可以明确责任承担人的具体义务，如赔偿责任、停止实施行为等等。与其他案件判决一样，专利侵权判决书也应当具有明确性。因此，如果认定被告实施涉及专利权保护的技术，根据专利侵权判决书就应当有明确禁止的内容，同时也为责任承担人划定不禁止的范围。最近，问题就来了。针对一份判决侵权成立的专利案件判决，其中，判决一项为“禁止实施侵害XXXXXX专利权”。对此，当事人就提了一个问题，根据该判决，禁止什么呢？不能做什么呢？细看该判决书，判决书没有基于权利要求的技术特征，认定被诉侵权技术方案包含的具体技术特征，而笼统地得出“被告侵权产品采用的技术方案包含了涉案专利权利要求的全部技术特征”，即被告根据判决书，根本不知道自己实施的技术中，到底是由于那些技术特征而构成侵权，当然不明确自己“能做什么”，也不明确自己“不能做什么”。可能很多人会认为：产品侵权就是侵权，还要具体描述与说明吗？禁止制造、销售、许诺销售或进口该产品就可以了。当然需要，不具体说明，就导致判决认定的内容不明确，甚至使得判决根本无法执行，再严重一点，可能影响司法判决的权威性，影响判决的既判力（生效后）。为了说清楚这个问题，笔者尝试从以下方面进行说明。第一、专利保护的不是具体的技术（产品或方法），是由特定技术特征构成的技术方案一个常识，专利保护范围是由权利要求（注意，不是权利要求书）确定的，而权利要求来自于权利要求书，而权利要求书由文字描述形成，因此，权利要求也是根据文字描述而确定的内容。文字具有抽象性，内涵丰富，外延清晰。但权利要求书绝不是文字的简单描述和堆砌，要确定其内涵，就需要借助说明书，确定各技术特征的技术意义。因此，只有实施这些技术特征构成的技术方案，才算实施专利权保护的技术；未实施这些技术特征，并不算实施专利权保护的技术，不应当认定构成侵权。因此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条才规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。 第二、侵权技术不是具体技术（产品或方法），是具体技术中的技术方案。

任何具体的技术（包括产品、方法、工艺）都由“无限”个技术特征组成，如下图所示，包括结构、材料、工艺、设备、制造……，每一个方面都可以从技术发生、发展、现状、……进行无限分析与描述。

这“无限”个技术特征共同组成具体的技术。毋庸置疑，这些具体技术特征必然包括在先技术。由于实施在先技术，而被认定侵权，明显是合理的。如果构成侵权，也是因为这些具体技术特征中包括专利权保护技术方案的技术特征。因此，要确定被诉技术特征及被诉技术方案，就需要在“无限”个技术特征“筛选”出被诉技术特征。第三、专利侵权对比的过程就是在具体实施技术（产品和方法）筛选侵权技术特征的过程。

在专利侵权诉讼中，往往由原告确定被诉技术中那些技术特征与其主张权利要求的技术特征对应（相同或等同）；被告在诉讼中进行抗辩，往往就相关技术特征提出不相同，也不等同的主张。因此，专利侵权判决中，就应当根据原告及被告的主张，认定被诉技术中哪些技术特征与专利权保护技术方案的技术特征相对应（相同或等同），进而认定是否构成侵权。

如果在专利侵权判决中，没有认定技术特征的对应性，单纯笼统地认定具体的产品构成侵权，根据判决书就无法确定具体技术中，哪些技术特征属于侵权技术特征，进而无法确定构成侵权的技术方案，当然导致侵权判决不具有确定性，进而影响生效后的既判力；在理论上，也导致依据判决无法“禁止”侵权技术方案，导致不具有可执行性。总之，缺少侵权对比的专利侵权判决，即使认定侵权成立，也存在如下问题：1、未为被告方设定禁区。从禁止的角度来讲，对于被诉侵权方来讲，由于不明确“禁区”，就应当理解为没有“禁区”。2、无法执行。这样的判决书，即使生效，也无法执行，因为在执行过程中，需要确定被诉侵权方案，要确定侵权方案，就需要确定具体技术中是否具有相应的技术特征。对于没有明确侵权技术特征的判决，很难想像如何执行。当然，侵权对比的方式根据案件不同而不同，但至少应当根据判决书确定“禁止”的范围，才能够保证判决书的确定性。

（本文作者：盈科李兆岭律师）

在专利侵权诉讼中，作为被告针对原告的专利权提起无效宣告请求，是专利侵权纠纷的常用套路。作为被告代理人一件案件中，近日收到一件无效决定书，结果是宣告专利权全部无效。

案件就是案件，案件如人，千人有千面，案案有不同。但作为处理这件案子的具体承办人，想就这件案件不同之外分享给大家。

这个案件特殊之处就在于：权利要求限定“不规范”，案例如下：

本案专利涉及一种产品，权利要求文字限定的内容包括“纳米膜通过浸塑与金属板贴合”（为了便于理解，此处进行了简化描述）。对于此限定，从字面上理解是：浸塑是手段，通过浸塑的方式将单独的纳米膜帖在金属板上；从表面上看，这个逻辑，堪称完美。

技术就是技术，技术客观性使得技术本身具有可证伪性。这个完美的逻辑仅属于逻辑的范畴，但并不客观。且对于本领域技术人员来讲，却是“荒之大谬”。为什么呢？

该专利涉及涂装技术，根据兆岭律师当前掌握的信息（同时提交的公知常识性证据），“浸塑”通常的含义为：钢构件浸入涂料中后，涂料在其表面变成防腐涂层，即涂料由具有防腐作用的物质构成。利用浸塑根本无法将“将纳米膜与金属板贴合”。

客观技术本质是：将纳米材料作为浸塑涂料之一，权利要求应该理解为：镀锌钢板通过浸塑加工后，表面形成的纳米膜便与镀锌钢板紧密贴合在一起，该浸塑层可以称为纳米膜。并不存在“独立”的纳米膜通过“浸塑”的方式贴粘的事实。

这样，对于该专利权，就有两个不同的解释：

一是形式解释：将“浸塑”理解为“在镀锌钢板表面形成粉末涂料，粉末涂料经高温熔化后成为粘接剂”；也可以称为“形式”技术特征；

二是实质解释，“浸塑”通常具有的含义为：钢构件浸入涂料中后，涂料在其表面变成防腐涂层，即涂料由具有防腐作用的物质构成；也可以称为“实质”技术特征；。

针对这样的专利权，作为无效请求方，就存在一个左右为难的境地。

一方面：如果认同涉案专利描述方式，即认可“形式”技术特征。由于客观上没有“纳米膜通过浸塑与金属板贴合”的技术事实，因此，在先公开文献中，找到公开“纳米膜通过浸塑与金属板贴合”的证据概率较低，可能面临无效不掉的境地。

另一方面，如果不认可涉案专利描述方式，即主张实质解释，主张“形式”技术特征，就需要重新解释权利要求，面临如何证明其技术实质内容的问题。

（更专业的人士可能会有一个高级问题：既然“形式”解释与技术事实不相符，那么，在侵权认定中也不应当认定侵权。作为一个一线的专利律师，兆岭律师学籍幅员辽阔的中国，并不是每一家法院对专利案件有如此的了解，一些法院对于专利逻辑并不是很清楚；很多法院的专利侵权判决认定，特别的简单、直接和明了 ，根本没有分析与说明。根据兆岭律师的经验，事实是：在国知局认定专利权有效的前提下，法院笼统地判定侵权成立的概率极大；特别是涉及权利要求解释的案件，一些法院根本不知道如何解释和界定专利的保护范围。因此，无效不掉的专利，对于专利侵权诉讼中的被告就是一个致命的威胁，这方面不再展开说明。）

针对本案上述两难局面，兆岭律师团队采取如下方式处理：

从检索开始，就注意检索两方面的证据，即一方面检索公开“形式”技术特征的证据，一方面检索公开“实质”技术特征的证据。果不其然，公开“实质”技术特征的证据获得多篇文献，未找到公开“形式”技术特征的证据。（可以看出，编专利要编出相同“错误”的文字，难度有点大！）

基于检索结果，即然无法证明“形式”技术特征已经被公开，只能证明“实质”技术特征被公开。大家都知道，对一个技术特征的解释，首先应当依据什么呢？应当依据权利要求书，说明书仅能够解释权利要求书。因此，要突破其文字限定的字面意义，从技术事实角度“正确”了解读权利要求，有些难度。

怎么办呢？

首先，我们就“形式”技术特征的形式缺陷提出无效理由，想通过形式理由，让专利权人就其具体限定进行明确，以避免专利权人“左右逢源”，任意解释专利的权利要求。

其次，准备了公知常识性证据，就“浸塑”的具体含义进行说明，以让合议组从技术实质角度理解权利要求的内容。公知常识性证据包括：教科书、技术标准、期刊、以往判决与决定书等等。

第三、提交多份证据，证明“实质”技术特征已经被在先技术公开。

非常感谢国家知识产权局合议组老师的敬业与专业，能够尝试理解涉案专利技术方案，最终以技术方案为基础进行了认定与判断，并最终认定专利权不具有创造性。

兆岭律师认为，这类案件涉及一种“不规范”专利，即形式上规范，实质上“不规范”的专利申请或专利文件存在。

那么，为什么会存在这类专利呢？兆岭律师认为，原因有三：

一是专利申请审查特点决定。由于专利审查属于“书面审查”，着重对专利申请逻辑进行审查，但对于专利文件描述的技术实质如何并不被重视（客观上，也无法一一验证）；即专利申请审查的书面性及对逻辑本身的强调性是形成“不规范”专利文件存在内因。

二是专利申请动机多样性导致。即当前一些专利申请，其目的并不是保护创新，而是出于其他动机而提出申请，如申请补贴、申请高新技术企业、职称及高考加分等等。这就催生“编造”专利产业，进而产生大量“不规范”专利，甚至“乱写”的专利。

三是撰写水平低导致。在一些案件中，技术确实存在，但技术是具体的，专利描述是抽象的，在撰写过程中，未能客观描述技术事实，导致专利文件描述的技术事实与客观的技术事实不相符（实际案件中，当事人认为描述的是他的产品，但实际文字描述的东西并不是他的产品，并不罕见哟！）。

“不规范”的专利有什么特点呢？

兆岭律师认为：“不规范”的专利是指专利描述不符合客观技术思维的专利，主要体现为：

1、逻辑不符合客观规律的专利。如永动机专利，你还别说，以技术形式描述永动机的专利还真能通过专利审查，有兴趣的，可以阅读一下CN2632162Y专利文献。

2、逻辑不符合技术常理。主要是文字描述的内容与技术常理不相符，如本案专利就属于此类。逻辑不符合技术常理的原因又可以分为很多种：如编造专利而产生（没有技术事实为支撑）、撰写水平（文字描述与技术事实明显悖离）。

对于无效此类专利权，如何实现无效目的，本文抛砖引玉……

（本文作者：盈科李兆岭律师）