案情简介

A公司于2016年1月22日向国家知识产权局申请注册了某诉争商标

B公司向国家知识产权局提出无效宣告，认为诉争商标的注册违反了2014年起施行的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十九条第四款关于限制商标代理机构注册商标类别等规定，应宣告无效。

国家知识产权局审查后认为，诉争商标的申请注册未违反商标法第十九条第四款以及其他规定，裁定维持诉争商标的注册。B公司不服，将国家知识产权局诉至北京知识产权法院。

案件审理

北京知识产权法院作出一审判决，认定诉争商标的申请注册未违反商标法第十九条第四款等规定，应予维持注册。

B公司不服，上诉至北京市高级人民法院。二审法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

法律分析

本案中，原告主张A公司是一家商标代理公司的关联公司，本身并无实际经营活动，仅是作为壳公司从事商标抢注行为，其行为违反了商标法第十九条第四款的规定。

商标法第十九第四款的规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”

该款限制了商标代理机构申请注册商标的范围，即只能申请代理服务方面的商标。之所以如此规定，是为了防止商标代理机构利用熟悉商标注册流程的便利条件从事商标抢注等不当行为，进而维护商标注册秩序。

商标代理机构是从事商标代理业务的主体，《商标法实施条例》第八十三条规定：“商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。”已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，其申请注册商标的行为都受到商标法第十九条第四款的约束。商标代理机构违反该条款的规定所申请的商标应不被核准注册或被宣告无效。

本案中，根据当事人提交的证据可知A公司与C公司之间存在关联关系，C公司从事的业务亦涉及商标代理服务。但A公司并非商标法第十九条第四款规定的商标代理机构，在案证据亦不足以证明A公司自身从事了商标代理业务，因此，诉争商标的注册未违反商标法第十九条第四款的规定。

典型意义

本案有助于人们更好地理解商标代理机构的关联主体注册商标是否违反商标法第十九条第四款之规定。

商标代理机构应遵循诚实信用原则，注册商标以其代理服务为限，不应规避商标法关于其注册商标限制的规定。

如果商标代理机构申请注册代理服务之外的某一商标，即使之后其变更了企业经营范围，其经营范围不再含有商标代理方面的业务，该商标因违反商标法第十九条第四款的规定而应被宣告无效，否则很可能出现以变更企业经营范围为名、以规避商标法第十九条第四款规定为实的不诚信行为。

商标代理机构若在非代理服务上申请商标，于申请日后转让给非商标代理机构的行为也是不被允许的，否则商标代理机构就可以通过商标转让的方式，在非代理服务上申请注册商标，从而规避了该条款的适用。

由于商标代理机构的关联公司并非商标代理机构，二者是独立的民事主体，如果在案证据无法证明商标代理机构的关联公司从事了商标代理服务，关联公司通过商标代理机构来申请注册商标以满足其生产经营需要，并不违反商标法第十九条第四款的规定及其立法宗旨，如本案所述情形。

但如果能够证明商标代理机构有意通过其关联公司申请注册除代理服务之外的其他商标以规避该条款的，如商标代理机构的关联公司注册大量商标并进行商标买卖等，则其关联公司的相关行为亦应受该条款约束。

（本文作者：审四庭 柴鹏 来源：微信公众号 知产北京）

中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前对保护知识产权、打击侵权假冒工作作出重要批示。批示指出：保护知识产权、打击侵权假冒事关创新型国家建设和人民群众健康安全。近年来，各地区各有关部门积极推进打击侵权假冒工作，坚决打击侵权假冒违法犯罪行为，激发了全社会创新活力，但对存在的问题仍不可忽视。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，进一步加强统筹谋划，完善法律法规，层层压实责任，持续开展重点领域重点环节侵权假冒专项整治。强化行政执法和司法衔接，完善“双随机、一公开”监管、信用监管、跨部门协同监管等有效做法，深化国际交流合作，加强知识产权全链条保护，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境，维护公平竞争的市场秩序，更大激发市场主体活力和社会创造力，为促进创业创新、推动高质量发展、保障和改善民生作出新贡献！

　　2021年全国打击侵权假冒工作电视电话会议5月21日在京召开，国务委员、全国打击侵权假冒工作领导小组组长王勇出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强知识产权保护和打击侵权假冒工作的一系列重要指示精神，落实李克强总理批示要求，坚持统筹发展和安全，进一步完善工作机制，加大整治力度，严厉打击侵权假冒违法行为，切实维护公平竞争的市场秩序和安全放心的消费环境。

　　王勇指出，加强知识产权保护和打击侵权假冒是服务构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求和迫切需要。各地区各有关部门要进一步加强组织领导、压实各方责任，强化协同联动和行刑衔接，继续保持对侵权假冒高压严打态势。深入开展互联网消费、农业农村市场、食品药品防疫物资等重点领域专项整治，加大跨部门跨区域、线上线下一体化监管执法力度，坚决做到重拳出击、整治到底、震慑到位。针对侵权假冒行为新变化新特点，创新监管方式，深化国际合作，推进社会共治，切实增强全社会保护创新、公平竞争意识，更好保障人民群众生命健康安全和促进经济社会高质量发展。

Part.1案情简介

原告：相某，住所地：天津市河东区。

被告：东莞市征服者户外用品有限公司，住所地：广东省东莞市石排镇燕窝工业区。

被告：浙江天猫网络有限公司，住所地：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层506室。

原告相某与被告东莞市征服者户外用品有限公司（以下简称东莞公司）、浙江天猫网络有限公司（以下简称天猫公司）侵害发明专利权纠纷一案。【(2018)津02民初812号】

原告相某是“军用作训服内腰带”的发明专利的专利权人，专利号为ZL201010261639.7。被告东莞公司在未经相某许可的情况下，生产、制造了被诉侵权产品，并在“天猫”及“京东商城”销售。2018年5月24日，相某在“天猫”上购买取得了被诉侵权产品。

为此，相某诉至收货所在地法院请求：1.东莞公司立即停止生产、销售、许诺销售侵害相某的专利号为ZL201010261639.7的“军用作训服内腰带”的发明专利权的产品，删除网络销售链接，销毁侵权产品；2.东莞公司赔偿相某损失，包括公证费、律师费、保全责任保险费；3.天猫公司停止在网络平台销售侵权产品，并连带赔偿相某损失。

东莞公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，认为天津作为网络购物收货地，并非侵权行为实时地，不能够将“网络购物收货地”扩大解释为“侵权结果发生地”，故，请求将该案移送至浙江省杭州市中级人民法院审理。

天猫公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，认为本案应当由被告所在地或者侵权行为地审理。本案侵权结果发生地应当理解为侵权行为直接产生的结果发生地，不能以相某受到损害，就认为其所在地为侵权结果发生地。请求将本案移送到浙江省杭州市余杭区人民法院管辖。

争议焦点：专利侵权案件中网络购物预留的收货地址能否作为案件管辖连接点？

裁判结果：东莞市征服者户外用品有限公司、浙江天猫网络有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送浙江省杭州市中级人民法院处理。

Part.2律师分析

1.现状

知识产权案件中因网络收货地址能否作为管辖地而引起的管辖争议案件数量总体上呈现逐年增长趋势。

2.特殊性

与传统的在固定实体交易场所形式相比，通过网络计算机等进行的交易具有特殊性，买受人可以随意确定收货地址，容易造成买受人随意选择管辖法院，管辖法院随意性较大。

3.程序公正问题

如果买受人设置的网络收货地法院可以作为管辖法院，其实质是将管辖法院的选择和决定权完全授予买受人，从民事诉讼程序公平性角度而言，对被告显然不公平。

4.结论

案件管辖地的确定应当以方便确定、便利诉讼为原则，本案系侵害发明专利权纠纷，侵权结果发生地应当理解为是侵权行为直接产生的结果发生地，不能以相某受到损害就认为其所在地为侵权结果发生地，不能将“网络购物收货地”扩大解释为“侵权结果发生地”。因此，网络收货地址并不是侵权结果发生地，不能将其作为案件管辖的连接点。
Part.3相关法规

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2020修正）第二条，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

侵权行为地包括：被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十四条规定，侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二条第一款规定：“专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。” End…

（本文作者：盈科呼凯律师 来源：微信公众号 法律顾问小能手团队）

随着城市生活节奏的逐渐加快，获取资讯的主流方式已不是看书或者刷新闻，越来越多人选择利用碎片时间通过声音这种方式了解资讯和信息。

为了迎合这种新的资讯获取方式，一些有声阅读或者输出声音资讯的平台逐渐受到更多青睐，如喜马拉雅平台的用户数超过6亿，拥有超过1000万的主播，活跃用户日均收听时长为170分钟。在如此庞大的流量背后，伴随着许多不可避免的知识产权争议，其中就包括了在这些平台上的信息网络传播权侵权。

最近，我们的一个客户发现其享有著作权的作品被喜马拉雅某用户擅自放在其喜马拉雅主播间，供用户自由免费点播。那么权利人应该怎么维权呢？本篇侯律师将以喜马拉雅平台的投诉机制为例，跟大家分享在面临类似情况下如何进行立体维权。

 维权方法一：侵权警告 

”

根据我国著作权法第四十八条的相关规定，“有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任……（一）未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的……”

”

以上述客户遇到的问题为例，其享有著作权的作品被他人进入其在喜马拉雅上的直播间供用户随时点播，属于信息网络传播权侵权。在选择维权措施时，我们首先需要考虑的是著作权人的维权需求。如果权利人主要目的是让侵权行为尽早停止，那么最直接高效的方法，就是给侵权人发送侵权警告。

侵权警告一般会包含以下信息：

1、著作权权属情况

2、对方侵权行为及其表现

3、侵权法律后果

4、权利人要求（如立刻停止侵权）

一般情况下，如果侵权人没有明显的侵权恶意，在收到权利人的侵权警告后，会较为配合地尽快采取措施。但如果侵权人系恶意侵权人，即使收到权利人的侵权警告，也拒不配合采取停止侵权等措施，那么就需要考虑强制其下架的维权措施了。

 维权方法二：平台投诉 

平台投诉，就是利用某APP或者网站自己制定的知识产权维权投诉机制，提交相关的投诉材料，要求相关平台按照规则对侵权用户进行处理的一种方法。这种方法与上一种的不同点在于，在符合相关平台规则的情况下，侵权人下架的行为是被强制的，也就是说，当平台认定侵权人确实侵犯了他人知识产权，则平台会强制侵权行为立刻停止，无论侵权人是否同意。当然，如果侵权人存在抗辩事由，也可以另外向平台进行申诉。

以喜马拉雅APP为例，如何在喜马拉雅平台进行著作权侵权投诉呢？

在喜马拉雅APP打开侵权作品的目录页，在右上角点击三个点的图标，随后选择“版权申诉”选项，进入后，按照要求将带星号的必填项按照要求填写内容并上传证据材料，点击“提交”，即可完成版权申诉的步骤。

喜马拉雅平台投诉示意图

根据喜马拉雅APP的版权保护规则，一般其审核的时间为5个工作日，5个工作日结束后如没有接到相关短信通知，则可以主动联系喜马拉雅客服询问及进展，届时提供联系人手机号和投诉时间等信息，就可以查询申诉进展。

 维权方法三：民事诉讼 

如果权利人的维权需求侧重在于损害赔偿，或者上述两种维权措施均无法成功，则建议通过提起民事诉讼的方式进行维权。举个例子，第一种方式中，侵权人接到侵权警告也拒不配合停止侵权，或是在第二种方式中进行平台投诉时，权利人无法提供平台规则中要求的材料，导致投诉失败。民事诉讼作为处理民事纠纷的兜底性处理方式，在上述其他维权方法均无法成功的情况下，提供了权利人另外一种救济渠道。

不仅如此，在2021年6月1日即将施行的新著作权法，增加了对于恶意侵权的惩罚性赔偿，在权利人已经对侵权人发布侵权警告的情况下，侵权人还拒不配合停止侵权，可以考虑在诉讼中主张惩罚性赔偿，争取更高的损害赔偿。

律师 · 建议

以上三种维权方式，是推荐给权利人的三种维权方式。三种方式分别对应不同的侵权情形和维权目的，权利人可以综合自身情况进行选择。上述维权方式的分享仅是对之前经验的分享总结，随着平台投诉机制的不断更新和侵权行为复杂程度的不断变化，维权方式也需要不断更新，才能更好地保障权利人的合法权益。

（本文作者：盈科侯明婧律师 来源：微信公众号 牟晋军律师团队）

【前序】

2013年修正的《中华人民共和国商标法》、2015年修正的《中华人民共和国种子法》、2019年修正的《中华人民共和国反不正当竞争法》、2020年修正的《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》等知识产权部门法均增加了惩罚性赔偿条款。2020年公布的《中华人民共和国民法典》也规定了知识产权惩罚性赔偿制度。为保证惩罚性赔偿制度能够用好用到位，最高人民法院制定出台了惩罚性赔偿司法解释。

惩罚性赔偿是让民事侵权人承担更重的赔偿责任，以制裁民事侵权人，警告潜在侵权人，以保护合法权益的责任形式。

惩罚性赔偿应用机制是什么呢？通过对应用机制的分析，可以更好地理解惩罚性赔偿的适用条件，进而为企业风险管控提供重要的参考。

【赔偿责任的应用机制】

兆岭律师认为：惩罚性赔偿至少具有三重应用机制。

一重机制：填平机制

从性质上讲，惩罚性赔偿，首先属于一种赔偿，是民事侵权人承担侵权责任的一种方式。基于民事责任的相对性，赔偿是侵权人向权利受损人承担的不利后果，即向权利受害人支付相应的利益。

基于当前私权至上社会平等、公正、合理的理念，侵权人向权利受损人支付的利益应当有一定的界线，即任何人不得因民事侵权行为而获利“额外的利益”，民法中，赔偿责任的一个基本机制就是“填平”，即将权利受损人“应得”而由于侵害人的不法行为而“未得”的利益之“损失”予以填平，将权利受损人利益状态恢复至“未受损”的圆满状态，进而保证民事利益整体平衡。

“填平机制”的意义在于，避免“不劳而获”，即不能让侵权人“不劳而获”，也不能让权利受损人“不劳而获”；即使在权利被侵害的情况下，也只能通过赔偿“恢复”“未受损”的圆满状态，而不能获得“额外利益”。

“填平机制”属于民事赔偿责任的基本机制，形成指导民事责任的基本原则。任何规则都有例外，这个例外就是惩罚性赔偿。

二重机制：惩罚机制

惩罚性赔偿是赔偿责任的例外，其特殊之处的一个体现就是“惩罚机制”。

从特殊性角度来看，惩罚性赔偿的一个特点在于“惩罚”，也是基于这个特点，才有“惩罚性赔偿”之名。

“惩罚”就是对侵权人的惩罚。具体来讲，就是说，不仅要将侵权人由于侵权获得的“非法利益”转移给权利受损人，还要将侵权人的“合法利益”转移给权利受损人，而且转移的“合法利益”还可以比“非法利益”更多，可以是多倍（一倍以上，四倍以下）。

按惩罚性赔偿，侵权人需要由于自己的侵权行为支付两部分费用：一是非法利益，“不该获得而获得”的利益；二是合法利益，“应该获得”的利益。这种对于侵权人强烈的“不利”，一方面可以制裁侵权人，使其难以或不能再进行侵权；另一方面，也给潜在侵权人强烈的“警示意义”，使其不敢实施侵权行为。

正是基于强烈的“不利”，相对于普通赔偿的“矫枉过正”，将“应该获得”的合法利益以法律之名转移给他人，因此，在当前崇尚“平等”基本价值的“民法典”时代，适用惩罚性赔偿必须有正当的理由，还需要有严格的限制。

三重机制：奖赏机制

从权利保护角度，基于侵权行为，权利人不仅能够获得“应该获得”的利益，还可以获得“不应该获得”的利益，即惩罚性赔偿还具有对权利人的“奖赏机制”。

通过一个定量的示例可以清楚说明：

假如侵权人因为实施侵权行为获得“非法利益”300万元。在适用惩罚性赔偿时，从侵权人角度，侵权人不仅需要将“非法利益”300万元转移给权利人，还需要将300万（1倍）或1200万元（4倍）“合法利益”支付给权利人，即侵权人的利益最多可能由于侵权行为而减少1500万元，远大于其由于侵权而获得300万元。

从权利人角度，在没有侵权人的侵权行为时，权利人将获得300万元的收益（假设其收益与侵权人获得的非法利益相等）。由于侵权人的侵权行为，权利人应该获得的300万元没有获得（应得而未得）；适用惩罚性赔偿时，权利人不仅可能弥补其应得的损失（300万元），还可以“额外”获得1200万元（4倍）收益；也就是说，由于侵权人的侵权行为，权利人“躺赚”1200万元。

可以看出，由于惩罚性赔偿，权利人另外获得1200万元“奖赏”，这就是惩罚性赔偿的奖赏机制的作用。

【意义】

根据上述分析，可以看出，惩罚性赔偿不仅“剥夺”了一些人（侵权人）“合法利益”，还让某些人（权利人）“躺赚”很高的利益，这与当前民事法律关系的平等、诚信、公平、合理价值有些不符。

正是因为如此，惩罚性赔偿适用应当严格限制，只有法定情形下，才可以适用惩罚性赔偿。上述分析与《民法典》的规定是一致的。《民法典》共有四个条文规定了适用惩罚性赔偿情形，第179条进行了总体性规定，确定“法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定”，注意此处没有“法规”。

《民法典》第1185条（“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿”）、第1207条（“明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前条规定采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿”）、第1232条（“侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿”）规定了适用的情形。

根据上述具体规定，适用惩罚性赔偿的条件可以归纳如下：

（1）主观上故意；

（2）后果上严重；

（3）程序上被侵权人主动请求。

这也与《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第二条规定（原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理）相一致。

惩罚性赔偿的规则，你理解了吗？

（本文作者：盈科李兆岭律师 来源：微信公众号 盈科知产）

【裁判要旨】

发明人与单位之间存在劳动关系或者与专利法实施细则第十二条第二款所称临时工作单位之间存在工作关系，是认定职务发明的前提，其判断标准在于单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。单位与发明人之间仅存在一般的合作关系，单位并不掌握对发明人的劳动支配权的，该发明人的有关发明创造不属于职务发明创造。

【关键词】

发明专利 专利权权属 职务发明 劳动 支配权

【基本案情】

上诉人无锡乐尔科技有限公司（以下简称乐尔公司）、白建民与被上诉人江苏多维科技有限公司（以下简称多维公司）专利权权属纠纷案中，涉及专利号为ZL201210276305.6、名称为“用于销售终端的读出磁头”的发明专利（以下简称涉案专利）。

多维公司认为，涉案专利系白建民从多维公司离职一年内做出的与在原单位承担的本职工作有关的发明创造，系职务发明，有关权属归多维公司所有。现白建民擅自申请专利，之后又将申请人变更为乐尔公司并最终获得授权，故向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令确认涉案专利权归多维公司所有。

一审法院认为，白建民在2011年5月至2012年6月（以下简称争议期间）实际履职于多维公司，与多维公司间形成了事实上的劳动关系。多维公司提交的相关邮件中的技术方案内容基本覆盖涉案专利的发明点，因此涉案专利技术与白建民在多维公司所任职工作具有相关性。一审法院判决确认涉案专利权归多维公司所有。

乐尔公司、白建民不服，向最高人民法院提起上诉，主张：1.白建民在争议期间向多维公司提供咨询服务和以兰州大学联系人身份提供技术开发委托服务，两者之间关于研发的往来邮件均是基于前述服务产生，并非如一审法院所认定的基于事实的劳动关系产生。2.多维公司提交的相关邮件中并未涉及涉案专利的核心内容，也未公开涉案专利的技术特征，其与涉案专利之间不具有任何相关性。3.涉案专利是兰州大学在完成案外人公司的项目中产生，与多维公司无关。

最高人民法院于2020年12月17日判决撤销原判，驳回多维公司的诉讼请求。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）及《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）的规定，关于职务发明的认定，应注意：

第一，适用专利法第六条关于职务发明规定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。职务发明的权属应归于单位的根本原因在于，产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。由此，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。

第二，个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。因此，判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。

具体到本案中：

第一，白建民与多维公司之间的工作关系存在双重约定。一是白建民系兰州大学与多维公司签订《技术开发（委托）合同》中的联系人，白建民作为兰州大学的代表参与到兰州大学与多维公司的技术开发合作项目中；二是白建民个人与多维公司之间签订有《咨询服务合同》，基于该咨询服务合同，白建民与多维公司之间形成另一工作关系。

第二，《技术开发（委托）合同》所建立的白建民与多维公司之间的工作关系，以及基于该工作关系形成的相关技术成果，不能成为多维公司以职务发明为由主张涉案专利权属的法律和事实基础。

第三，《咨询服务合同》所约定的白建民的工作内容和性质，仅是向多维公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务。《咨询服务合同》中明确约定“合同执行过程中，甲方如要求乙方提供额外服务，应以书面形式提出，双方应当另签合同，同时明确相关内容等事宜”，但本案中并没有证据证明白建民具有将其与多维公司之间由《咨询服务合同》所确定的工作关系的性质，变更为职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系的意思表示。

第四，关于双方实际实施的行为。一方面，在多维公司与相关案外人的合作中，白建民仍是以兰州大学教师的身份参与沟通；在2010年7月20日至2012年6月19日期间申请的专利中，白建民作为发明人其身份仍然为兰州大学的教师；多维公司实际向白建民支付2.5万元/月的报酬、并给白建民报销差旅费等事实，这些都直接体现了双方按照《技术开发（委托）合同》《咨询服务合同》履行各自义务；另一方面，多维公司为白建民缴纳社保、白建民在多维公司的通讯录中被列为新产品开发总监、在创新团队项目建议书中被列为产品经理、为白建民提供公司住房补助津贴以及白建民与多维公司之间存在周报往来等，虽合同中没有明确约定，但都系多维公司单方行为或者与白建民系兰州大学方的联系人的工作身份有关。故根据双方提交相关证据所显示的双方实际实施的行为来看，不足以认定白建民与多维公司之间存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系。

综上，白建民与多维公司之间工作关系的性质应当以约定优先，而根据约定，白建民与多维公司之间并不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。并且从双方实际所实施的行为来看，也无法得出双方就两者之间的工作关系已变更为职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。

因此，多维公司以涉案专利与白建民在多维公司所承担的本职工作相关为由，主张涉案专利系白建民的职务发明并要求将权属归于多维公司，缺乏事实和法律依据。

（来源：微信公众号 最高人民法院知识产权法庭）

近期，最高人民法院知识产权法庭审结上诉人欧瑞康纺织有限及两合公司（以下简称欧瑞康公司）、国家知识产权局与被上诉人浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称越剑公司）发明专利权无效行政纠纷一案，认为在确定区别技术特征时应考量发明构思，撤销一审判决，驳回无效宣告请求人的诉讼请求。

欧瑞康公司是专利号为200810175661.2、名称为“假捻变形机”发明专利（以下简称本专利）的专利权人。针对越剑公司提出的无效宣告请求，国家知识产权局于2017年8月1日作出第32984号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利有效。

越剑公司认为，被诉决定对于本专利权利要求1与现有技术的区别技术特征和所解决的技术问题认定错误，权利要求1相对于现有技术不具备创造性，故向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求依法撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

一审法院认为，本专利是现有技术（缠绕输送机构和夹紧输送机构）的简单组合，本专利所带来的有益效果，是两种输送机构本身分别产生的技术效果叠加。此种组合不需要创造性的劳动，不具备创造性，故判决撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。

欧瑞康公司、国家知识产权局不服，分别向最高人民法院提起上诉，主张一审法院关于本专利与对比文件1或2的区别技术特征和创造性判断错误。

最高人民法院二审认为，在判断要求保护的发明相对于最接近的现有技术的区别技术特征时，要从该发明的发明构思出发，认定该发明与最接近的现有技术之间所存在的技术差异。如果该发明的发明构思就在于所对应的各个技术手段的结合，并且现有技术既没有直接或者隐含公开这种结合的教导，也没有公开这种结合所能产生的技术效果，则在确定区别技术特征时，应当将该发明保护的这种技术手段的结合予以整体性对待，不宜以其中的单个技术手段作为判断是否构成区别技术特征的基本对象。

本案中，本专利的发明构思是：通过不同类型的输送机构的组合配置，即将第一输送机构和第二输送机构设置为一个缠绕输送机构，将第三输送机构设置为一个夹紧输送机构，实现“将丝线不损伤地引导到后处理区，并保证丝线张力在后处理区能够保持恒定，在卷绕换筒过程中不松弛”的技术效果。现有技术所公开的丝线输送装置均系由单一类型输送机构组合构成，并未给出由不同类型输送机构组合配置而成的供料装置的教导，也没有公开由不同类型输送机构组合配置所能达到的技术效果，因此，在确定本专利与最接近的现有技术所存在的区别特征时，应将本专利不同类型输送机构的组合配置作为一个整体予以对待，并将其作为与最接近的现有技术的区别技术特征。

而且，欧瑞康公司二审提交的《现代变形丝加工》一书记载的内容也印证了组成本专利供料装置的各输送机构之间构成紧密的配合关系，在认定本专利与最接近的现有技术的区别技术特征时，宜将本专利不同类型输送机构的组合配置作为一个整体予以对待。

发明构思是在技术研发过程中，发明人为解决技术问题而寻求技术方案时所依据的技术改进思路。在判断要求保护的发明与最接近的现有技术相较中的区别技术特征时，应该充分理解该发明的技术方案特别是发明构思，将其与现有技术所揭示的技术手段进行比对，从中合理确定区别技术特征，正确评估发明人所作出的技术贡献。

本案的典型意义在于，进一步明确了发明构思在认定区别技术特征时的作用，提升了区别技术特征认定的准确性。

（来源：微信公众号 最高人民法院知识产权法庭）

 广州市明和实业有限公司（简称明和公司）于2005年1月11日申请注册第4459294号“高德中心”商标（简称诉争商标），经核准于2009年8月7日予以核准注册，核定使用在第35类“张贴广告、室外广告、广告传播、商业管理辅助、商业行情代理、商业管理和组织咨询、商业信息、推销（替他人）、替他人作中介（替其他企业购买商品或服务）、商业区迁徙”服务上。

     2016年7月29日，贾某以无正当理由连续三年不使用为由，申请原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）对诉争商标在全部服务上予以撤销。

     2017年4月28日，商标局作出对诉争商标在核定使用的全部服务项目上不予撤销的决定。贾某在法定期限向原商标评审委员会申请复审，经审查，商标评审委员会于2018年5月29日作出商评字[2018]第92071号关于第4459294号“高德中心”商标撤销复审决定（简称被诉决定），对诉争商标在“推销（替他人）、替他人作中介（替其他企业购买商品或服务）、商业区迁徙”上予以撤销。

     明和公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼。贾某委托北京市盈科律师事务所汤学丽律师和刘云佳律师为诉讼代理人作为第三人参加本次诉讼并代理后续二审、再审程序。

判决结果

 一审法院：

     驳回原告广州市明和实业有限公司的诉讼请求。

二审法院：

     驳回上诉，维持原判。

再审法院：

     驳回广州市明和实业有限公司的再审申请。

简要分析

     商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。商标使用时实现商标区分商品来源等功能的前提，也是维持注册商标有效的条件。明和公司为了证明在指定期间对诉争商标进行了真实有效的商业使用，向法院提交了许可合同、多场促销活动宣传海报及营销综合方案、房屋租赁合同以及为商场租户开业促销的商场LED屏宣传照片等证据材料。

     汤律师、刘律师向法院提出“明和公司提交的证据不涉及诉争服务的使用，能够体现诉争商标的证据均系其自制，且对“高德”标识的使用，不能代表对诉争商标’高德中心’的使用”的代理意见。法院经审查认定事实如下：

     第一，明和公司提交的诉争商标使用许可合同和被许可人的工商信息，缺乏其他证据佐证，不能证明被许可人是否对诉争商标在复审服务上进行了实际使用。第二，该公司提交的宣传广告合同及发票等证据，虽然能够证明诉争商标在“广告或者商业管理辅助”服务上进行了实际使用，但该项服务与复审服务不属于相同或者类似服务，因而诉争商标在该服务上维持注册的效力不能延及复审服务。第三，法院经过审查，采取汤律师和刘律师的代理意见，认定明和公司提交的相关海报、宣传照片为自制证据，真实性和形成时间均难以确定。第四，明和公司提交的房屋租赁合同与诉争商标在复审服务上的使用情况无关。

     综上，法院认定在案证据均不能证明诉争商标于指定期间在复审服务上进行了商标法意义上的实际使用。

     在该案件中，汤学丽律师和刘云佳律师基于其扎实的专业知识、丰富的办案实务经验，认真研究案情，提出专业代理意见。通过在各个诉讼程序中积极应诉，最终稳定了诉争商标被撤销的结果，最大程度的维护了当事人的利益。 

（本文作者：盈科董园园律师 来源：微信公众号 盈科知产）

导读：本文拟从假冒专利罪司法实务中忽视的一个重要的问题出发，即假冒专利罪案件侦查、审查起诉、法庭审理阶段，均并没有对涉案产品的技术与被侵权专利技术是否相同或等同（发明和实用新型）、相同或相似（外观设计）（为行文方便，以下统称为相同）进行鉴定，而直接以行为人假冒了他人专利号就认定构成假冒专利罪。在辩护意见中，也鲜有辩护人提出涉案产品的技术是否与被侵权的专利技术相同，进而判断仅是民事专利侵权，还是在刑事上构成假冒专利罪。

刑法第二百一十六条规定：假冒他人专利，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

在知识产权中，专利权是一种对充分公开的技术方案或设计给予垄断保护的控制权。民事专利侵权具体表现为，未经许可使用他人的专利标记和专利号，或者未经许可，侵权人使用的技术与专利技术相同或等同，与外观设计相同或相似。假冒专利罪与民事专利侵权的区别在于，假冒专利罪只规制未经许可冒用他人专利号的行为，而不包括行为人事实上使用了被侵权的专利技术（发明和实用新型专利）或设计（外观设计专利）的行为，即“有名无实”型。为行文方便，下文中将专利技术、专利设计统称为专利技术。

本文拟从假冒专利罪司法实务中忽视的一个重要的问题出发，即假冒专利罪案件侦查、审查起诉、法庭审理阶段，均并没有对涉案产品的技术与被侵权专利技术是否相同或等同（发明和实用新型）、相同或相似（外观设计）（为行文方便，以下统称为相同）进行鉴定，而直接以行为人假冒了他人专利号就认定构成假冒专利罪。在辩护意见中，也鲜有辩护人提出涉案产品的技术是否与被侵权的专利技术相同，进而判断仅是民事专利侵权，还是在刑事上构成假冒专利罪。
一假冒专利罪的犯罪对象仅限专利权人的专利号，不包括专利技术本身

根据刑法第二百一十六条对假冒专利罪规定的条文本身，无法明确该罪的犯罪对象。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2004]19号）第十条规定：“实施下列行为之一的，属于刑法第二百一十六条规定的“假冒他人专利”的行为：

（一）未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人专利号的；

（二）未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人专利技术的；

（三）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人专利技术的；

（四）伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件的。”

该条司法解释的内容，与2001年6月15日国务院颁布的《专利法实施细则》第八十四条对假冒他人专利的规定是一致的[1]。即构成假冒专利罪的行为，要么是冒用了他人的专利号，要么采用伪造或者变造的方式冒充成专利权人，使人“误认为”使用了权利人的专利技术。

但上述司法解释的列举，究竟是穷尽式的列举，还是非穷尽式列举，难免让人有疑惑。即假冒专利罪的行为，是仅限于上述4种方式，还是包含上述4种方式之外，还有其他方式？其中一种典型的疑问是，未经许可，冒用了他人专利号，但同时又确实使用了该专利的技术，是否构成假冒专利罪？

全国人大法工委刑法室主任王爱立主编的《刑法释义》对“假冒他人专利”的定义是：指侵权人在自己产品上加上他人的专利标记和专利号，或使其与专利产品相类似，使公众认为该产品是他人的专利产品，以假乱真，侵害他人合法权利的行为[2]。遗憾的是该定义中也并没有明确冒用专利号同时也使用了侵权专利技术的行为，是否构成假冒专利罪。相反，定义中的“或使其与专利产品相类似”的表述，倒有点像侵权人的产品若与他人的外观设计类似，也构成假冒专利罪的意味。不过“以假乱真”，表明侵权产品并没有使用权利人专利，否则侵权产品本身也使用了该专利技术，就不存在“假冒”之说，是一种未经许可的“有名有实”的民事侵权了。

有的司法实务机关的态度则相对明确，例如北京市海淀区人民检察院在其编写的《知识产权犯罪案件办理指南》中认为，只有行为人侵犯了专利权中的专利标记权才有可能构成假冒他人专利的行为。如果行为人是侵犯了专利权中的独占权、处分权、收益权，那么也都只是一般意义上的侵权专利权的行为，属于一般违法行为。假冒专利罪涉及复杂的专利方案及技术特征对比问题，涉嫌假冒的专利是否与具有专利权的专利具有相同性，是罪与非罪的关键证据[3]。

在民事中的专利侵权，不论行为人是否冒用他人专利号，只要其产品技术落入了他人专利权的保护范围，就构成专利侵权，只承担民事赔偿责任或行政责任。

综上所述，从罪刑法定的角度看，上述司法解释中的4种行为，应当属于穷尽式列举，否则会产生定罪的行为规范不周延，有违罪刑法定原则。另外从司法解释中2次出现“误认为”的表述，潜在的意思是行为人冒用专利号但没有使用专利技术本身，即“有名无实”型，才构成假冒专利罪。如果是“有名有实”型，那就不属于“误认为”，而是事实上亦使用了他人的专利。
二在检索到的司法案例中，均忽略了侵权产品技术与专利技术的同一性对比

正如北京市海淀区人民检察院观点，涉嫌假冒的专利是否与具有专利权的专利具有相同性，是罪与非罪的关键证据。若两者在技术上具有同一性，则属于民事专利侵权范畴，行为人应当不构成犯罪。对涉案知识产权与侵权产品进行比对是知识产权刑事审判的特点，是准确定性的基石，但不可否认庭审比对环节缺失或流于形式的现象仍然存在[4]。

由于假冒专利罪案发较少，在“裁判文书网”上搜索“刑事案件”“假冒专利罪”，全国四级法院总共才呈现出28个案例。除去再审驳回等案例，在法律文书为实质性审理的案件中，均未发现侦查机关、检察机关、法院对侵权产品技术与专利技术的同一性进行了对比鉴定，也未发现被告人或辩护人对此提出了辩护意见。

特别是当被告人与被害人原为同一公司内部人员，甚至是曾为合作关系的场合，被告人往往比较了解被害人的专利技术，因此在产品的技术上使用专利技术的可能性很大，这种案件应当对假冒专利号的产品技术与被冒用专用号的专利是否具有相同性进行对比鉴定，但事实上并非如此。例如，湖南省常德市鼎城区人民法院审理的(2016)湘0703刑初321号案件，被告人杜某与被害人江某某曾是合作关系，共同开发并使用一项实用新型专利。后江某某对原产品进行改进，又申请了另一个新专利。杜某与江某某合同期满后，因杜某某冒用江某某新的专利，遂案发。本案中，江某某的新专利系对原产品进行改进而申请获得，可能与原专利的区别并非很大。那么杜某某在冒用江某某专利号时，很有可能在技术上亦使用了江某某新专利的技术，若如此，则杜某某不构成假冒专利罪，只构成民事专利侵权，承担民事责任和行政责任即可。

因此，作为案件的辩护人，应当高度重视假冒专利产品的技术与被假冒专利技术的对比，可以通过向当事人了解，也可通过专家证人、鉴定意见等方式确定两者在技术上是否相同。如果是，则可进行无罪辩护。
三与“假冒”有关的其他辩护要点

（一）被假冒的专利不存在

假冒不存在的专利，也称为冒充专利，是指将非专利产品冒充专利产品或者将非专利技术冒充专利技术。假冒专利罪，在客观方面必须是假冒了他人的专利号，该“他人的专利号”必须是真实存在的。

（二）被假冒的专利已失效

被假冒的专利号须为他人仍在有效期的专利。有的专利权因未及时续费已经终止[5]；有的专利权已被他人申请宣告无效；有的专利权权利期限已经届满等等。假冒已失效的专利号（包括假冒自己的已失效专利），不构成假冒专利罪。

知识产权刑事案件的辩护工作，有其自身的特点，首先得理解涉及的知识产权的原理，掌握相关的著作权、商标专用权、专利权、商业秘密专业知识，其次要在具有丰富的办理刑事案件的经验基础上，才能做好知识产权犯罪案件的辩护工作，维护好当事人的合法权益。

（本文作者：盈科胡剑安律师 来源：微信公众号 北京市盈科南京律师事务所）

2019年5月。因认为火山小视频中的《王者荣耀》游戏直播行为侵害自身著作权，《王者荣耀》开发商腾讯科技(成都)有限公司、运营商深圳市腾讯计算机系统有限公司向广州知识产权法院提起诉讼，要求火山小视频运营方北京微播视界科技有限公司、应用分发商广州优视网络科技有限公司，赔偿经济损失5000万元。2021年4月26日，广州知识产权法院一审判决认定火山小视频侵权，需停止侵权行为并赔偿腾讯800万元。

法院认定

《王者荣耀》游戏连续画面著作权由游戏开发商腾讯享有。虽游戏直播在游戏画面的基础上添加了解说、与观众互动的弹幕文字等，但“添加的内容较为简单，并无独创性”，所以游戏主播没有著作权。此外，侵权人通过底薪、奖金、流量扶持等方式诱导、鼓励、组织、招募用户进行《王者荣耀》直播并牟利的行为，存在明显主观过错，此举减少了腾讯本应享有的流量和广告收益，并在一定程度上阻碍腾讯开拓游戏直播市场。综上考量，本案构成侵害著作权。

无独有偶

2014年，网易发现华多公司通过YY游戏直播等多个平台对“梦幻西游”或“梦幻西游2”进行直播、录播、转播，在交涉未果后，于当年11月24日向以其行为构成了对网易公司的侵害著作权与不正当竞争向广州知识产权法院提诉，请求法院判令华多公司停止侵权行为，赔偿1亿元并赔礼道歉。

华多则辩称，“梦幻西游2”的直播画面由玩家进行游戏时实时操控，不属于著作权法规定任何一种作品，网易不是游戏直播画面的权利人。而且游戏直播应视为个人在网络环境下进行学习、研究和欣赏的行为，属于著作权法中个人合理使用的范畴。

此案中，广州知识产权法院认定，网易对其旗下的游戏《梦幻西游2》享有著作权（包括软件著作权、其中游戏玩法的著作权、其中美术素材的著作权等），且网易已通过用户规约明确规定玩家在未经网易许可的情况下不得通过第三方软件公开全部或部分展示、复制、传播、播放《梦幻西游》的游戏画面。对于游戏直播画面的著作权，主播玩家进行具体操作后在终端设备上呈现的连续画面属于类似设置电影的方法创作的作品；游戏连续画面的呈现只是对游戏资源库中预设素材的调取，主播玩家对该作品的形成并没有做出著作权法意义上的创意劳动，也并不享有著作权法意义上的权益。

综上，华多公司构成了对网易公司的著作权侵害，而网易公司基于同一行为提出的不正当竞争之指控，因其请求保护的权益以得到保护，则不予审查。之后，广州知识产权法院依据相关企业财务报告、自行公开的信息以及头部主播的直播获益等综合估算，酌定要求华多公司（YY直播）向网易公司赔偿两千万元。

侵权依据

根据《著作权法》相关规定，其所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。《著作权法》修改前，前款所称作品包含电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品，根据《著作权法实施条例》的规定，电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品，是指摄制在一定介质上，由一系列有伴音或者无伴音的画面组成，并且借助适当放映或者以其他方式传播的作品，虽网易公司与华多公司“梦幻西游”案中，法院正是以该条款作为对涉案直播画面性质的认定。

2020年，《著作权法》予以修订，修订后的“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品”已调整为“视听作品”。修改后的表述不仅能够对原有作品如赛事直播、游戏直播、短视频、VR视频等纳入保护，也会更加贴切非按照传统的电影摄制方法创作的短视频、VR视频、Flash作品等新型视听作品。然而，视听作品的定义却仍未明确，其定义、构成要件及外延，是否等同于电影作品、类电作品和其他视听作品的简单相加，还有待后续司法实践或司法部门给出答案。

合理区分

近年来，随着互联网及新兴技术迅猛发展，游戏直播行业也风生水起。根据《2020年中国游戏直播行业研究报告》显示，2019年独立游戏直播平台市场规模超过200亿元，预计在2021年整体市场规模接近400亿元。游戏直播是否构成新作品，亦或侵犯原作品著作权，是当下亟待区分的问题。2020年4月12日，广东省高院曾发布《关于网络游戏知识产权民事纠纷案件若干问题的审判指引(试行)》。该指引表明，游戏主播个人进行的，以自己或他人运行游戏所形成的游戏连续动态画面为基础，伴随主播口头解说及其他文字、声音、图像、动画等元素的直播画面，符合以类似摄制电影的方法创作的作品构成要件的，应予保护。若直播画面伴随的主播口头解说及其他元素仅系对相关游戏过程的简单描述、评论，不宜认定该直播画面独立于游戏连续动态画面构成新的作品。

独创性就是要求作者要独立创作，不仅不能复制或抄袭他人的作品，而且应当在作品中体现作者的思想感情或者选择、编排，这是创作成果受法律保护的根本所在。在此基础上，该作品能够以一定形式予以表现并复制。故该指引虽然为地方性文件，但其蕴含的精神却可以作为审判实务的借鉴。

（本文作者：盈科石砚爽律师 来源：微信公众号 商律视界）