近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知行终53号案例，涉及新颖性判断的单独比对原则。

01

最高院观点摘要

每一篇对比文件所承载的技术方案都是独立的，即使两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术载体实物，也不能据此当然将这两篇对比文件结合起来评价权利要求的新颖性，因为此时实际比对的对象已经被变更为任何一篇对比文件均未曾记载的、存在于评价者观念中的现有技术。

02

案件梗概

本案是发明专利权无效行政纠纷案。涉案专利为发明名称为“一种急冷喷头”的专利，专利权人为浙江双屿实业有限公司，无效请求人为个人。

涉案专利的权利要求要求保护的是一种急冷喷头。无效请求人提出了包括新颖性、创造性以及不清楚在内的无效理由，并提交了6份证据。

无效请求人主张，证据1中公开的型号为LAB-G的喷嘴与涉案专利权利要求1的急冷喷头结构相同，而证据2~6中公开了与证据1型号相同的LAB-G型的喷嘴，利用证据2~6能够证明证据1中LAB-G喷嘴中关于斜导壁和三角凸板的结构。从而，认为权利要求1相对于证据1不具有新颖性。

无效请求人的这一主张获得了无效阶段合议组的认可。在无效阶段，涉案专利的权利要求被全部无效。

一审中，北京知识产权法院认为，证据1中公开的喷嘴的型号为LAB-G型，证据2中公开的喷嘴型号为LAB-G400型，没有证据表明LAB-G400中的400仅仅指代口径，即使400确系表示口径，也不意味着LAB-G400喷嘴与LAB-G喷嘴为同一种喷嘴并具有相同的结构。因此，认定证据2公开的LAB-G400与证据1中的LAB-G为同一种喷嘴缺乏依据。基于此，一审认定，复审决定认定事实不清，适用法律有误，从而撤销了被诉的无效宣告审查决定。

二审在最高院进行审理。虽然我没有查到二审的庭审或者判决相关的材料，但根据最高院针对本案的裁判规则可以看出，最高院支持了北京知识产权法院的结论，但是基于不同的理由。

根据最高院的观点，即使证据1、2记载的内容指向的是同一个产品，也不能将两者进行结合来评价新颖性。因为这样结合得到的比对对象已经被变为了评价者观念中的现有技术，并非现实存在的现有技术。

03

焦点问题

从上面的案件梗概可以看出，本案的争议焦点在于，证据1、2是否公开了“在环形喷头座的内壁相对螺旋槽的尾端设置有一对斜导壁”这一特征。再转换一下，可以认为，本案的争议焦点在于，是否可以将不同证据中记载的针对同一种类的物品的特征结合用于评价一个技术方案的新颖性？

从结论来看，无论是北京知识产权法院还是最高院都给出了否定的答案。

从理由来看，笔者更加支持最高院的观点。也就是，不能将不同证据中记载的针对同一种类的物品的特征结合用于评价一个技术方案的新颖性。因为，不同的证据就是不同的技术方案。

04

新颖性的评价

新颖性和创造性是专利获得授权的重要条件。专利法第22条第2款中通过排除法的方式对新颖性进行了定义。该款规定，具有新颖性需要满足：没有被现有技术公开、不存在抵触申请。

专利法第22条第2款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中（不属于抵触申请）。

因此，作为无效请求人一方，如果想用新颖性的理由来无效一个权利要求，则需要找到相对于这个权利要求的现有技术或者抵触申请。

专利法第22条第5款：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

根据专利法第22条第5款，要构成现有技术，需要满足两方面：

（1）时间上，需要在“申请日以前”公开

现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，则是指优先权日（这就是优先权制度的意义所在：界定现有技术的时间界限）。需要注意的是，申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。

（2）需要“为公众所知”

这里所说的“为公众所知”是指，处于公众想知道就能够知道的状态，而并非是指“已经被公众知道”的结果。

举例来说，国外的偏远图书馆里从来没有人借阅过的外文图书记载的技术就是能够为公众所知的技术。相反，国内大公司内部作为技术秘密加以保护的技术，即使内部有很多人知晓，也不算是为公众所知的技术。

但负有保密义务的人违法规定或者协议泄露了这些技术，导致内容公开，那这些技术也就成为了现有技术。

总之，是否属于“为公众所知”的技术，与知道这个技术的人数没有关系，而在于是否处于“公众想知道就能知道”的状态。

05

新颖性评价原则——单独对比原则

一个证据如果满足了“申请日以前公开”以及“为公众所知”这两个条件，我们说，这个证据就能够作为现有技术来评价涉案专利的权利要求。

接下来的问题在于，现有技术中是否公开了涉案专利权利要求所要求保护的技术方案。如果公开了，我们说这个技术方案就不具有了新颖性。

那么，新颖性的比对是如何进行的？需要满足什么原则呢？

大家都知道，在无效的时候，会针对每一个权利要求进行评述。那么权利要求中具体保护的是什么呢？是技术方案。对于权利要求中有并列列举的情况下，这样的权利要求就包含了列举的多项技术方案。

新颖性的比对是将权利要求中的每一项技术方案与现有技术公开的一项技术方案单独进行比对。也就是常说的“单独对比原则”。

要理解新颖性评价的单独对比原则，就需要理解“技术方案”的概念。

我们假设有一份现有技术，它公开了一个产品。在这个技术中，记载有这个产品的组成为1~20份的金属A、2~5份的染料B以及50~80份的粘合剂C。对于这样的记载，我们说这就是一项现有技术。

进一步，在该记载的后面，如果进一步记载了例如“金属可以为铜、铁或者铝”。这样的记载其实又公开了其他三项现有技术，即，将上面的产品组成中的金属替换成铜、铁或者铝得到的技术。

不同的证据公开的当然是不同的技术方案。具体到本案中，即使在证据1和证据2中记载的是同一生产厂家制造的同一型号的产品，也不能够将证据1、2组合起来评价涉案专利权利要求的新颖性。

因为，证据1、2虽然记载了指向同一产品的内容，但证据1、2并不等同于其所指向的产品本身。证据1、2中记载的是不同的技术方案。如果将证据1、2组合起来使用，必然违背了新颖性评价的单独对比原则。

因此，即使证据1、2指向的是同一产品，两者的内容也不能结合来评价涉案专利权利要求的新颖性。

06

对比文件公开的内容

对比文件公开的内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。对比文件包含附图的，也可以引用附图。

在引用对比文件附图时须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不能作为已公开的内容。

07

关于本案后续

本案中，由于无效阶段合议组认定了权利要求相对于证据1、2没有新颖性，因此，无论是无效阶段，还是之后的一审、二审，都仅仅围绕新颖性这一问题，而没有对创造性展开论述。

在二审也维持一审判决，撤销无效宣告审理决定的情况下，由于无效请求人在无效请求中也提出了创造性的无效理由，因此，后续会对涉案专利的创造性进行审理。

创造性评价中，证据1与证据2的结合就没有障碍了。不出意外，涉案专利会因为创造性的理由被无效。

08

相关信息

发明名称：一种急冷喷头

涉案专利申请号：201410312457.6

授权公告号：CN104138812B

无效宣告审查决定：第33703号无效宣告审查决定书

一审判决：（2018）京73行初1962号

二审判决：（2019）最高法知行终53号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及复审程序中根据新理由或证据作出驳回复审决定的条件和程序。

01

最高院观点摘要

一般而言，复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的，均属引入新的理由或者证据，国家知识产权局原则上应在作出复审决定前发出“复审通知书”通知申请人，给予其陈述意见和修改的机会，而不能直接变更理由作出维持原驳回决定的复审决定，只有极为特殊的情况下才容许例外。

02

案件梗概

本案为行政诉讼二审案件，上诉人即专利申请人为财团法人国家卫生研究院（中国台湾），被上诉人为国家知识产权局。

在涉案专利的实质审查过程中，审查员在第一次审查意见通知书中指出了新颖性和创造性的审查意见，申请人修改后，审查员发出第二次审查意见通知书，认为修改后的权利要求书超范围。申请人再次修改，审查员认为修改后的权利要求仍然超范围，因此，以《专利法》第33条驳回了涉案专利。

申请人不服，提出复审请求的同时修改了权利要求。在复审的前置审查中原实审审查员认为修改后的权利要求仍然没有克服创造性，因此进入合议组审查。合议组发出复审通知书，指出了修改超范围以及创造性的缺陷。申请人答复并修改了权利要求。之后，合议组发出了维持驳回的复审决定。

（补充说明一下复审程序，熟悉的朋友可以跳过本段：专利复审分为前置审查和合议审查两个阶段。在前置审查阶段，原实质审查的审查员会对复审请求进行审查，如果认为通过复审请求已经克服了驳回决定的缺陷，则会撤销驳回，否则进入合议审查。）

03

焦点问题

本案中的焦点问题有2个，其中关于创造性的判断我们不进行讨论，我们主要关注另一个问题，即复审决定中基于创造性评价直接作出维持驳回决定是否程序违法？

上诉人主张，（1）在实质审查中，审查员仅仅引用了专利法第33条来驳回。而合议组在复审通知书中引入了驳回决定中没有使用的创造性的理由，不符合复审程序中合议组仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查的规定。

（2）针对合议组发出的复审通知书，上诉人在修改的权利要求书中加入了新的技术特征。针对此次修改，合议组没有给予上诉人发表意见的机会，直接作出了维持驳回的决定，不符合听证原则，因此复审决定在程序上违法。

04

笔者评议

对于上诉人的第一个主张，即合议组使用创造性这一驳回决定中没有出现的理由进行评议的问题

根据审查指南的规定，原则上，在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查（审查指南第四部分第二章4.1）。

同时，审查指南中也规定了下述的两种例外情况：

（1）足以用在驳回决定作出前已经告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；

（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。

在上述两种情况下，合议组可以对与此相关的理由及证据进行审查，并且，经审查认定后，应当依据该理由及证据作出维持驳回的决定。

本案中，对于上诉人主张的第一点，由于在实质审查过程中审查员已经发出关于创造性的审查意见通知书，笔者认为在复审通知书中继续指出创造性的意见是合适的。

因为，即使复审中仅审查修改超范围的问题，并且申请人通过修改克服了该问题，实际上，创造性的问题仍然没有得到解决。即使复审中申请人通过修改克服了超范围的问题而得以撤销驳回决定，回到实质审查程序继续审查，申请人仍然需要克服创造性的问题。并且，通过答复复审通知书，申请人仍然获得了针对创造性进行陈述/修改的机会。

其实，这个问题的根本原因在于驳回决定不完整。在申请人针对第2次审查意见通知书的修改仍然超范围的情况下，驳回决定更好的写法是，指出超范围的同时将修改前的权利要求作为审查基础指出创造性的缺陷。这样，就不会让复审程序的合议组为难了。

针对上诉人的第二个主张，即，针对上诉人在权利要求书中加入的新技术特征，合议组没有给予上诉人发表意见的机会，直接作出了维持驳回的决定，违反听证原则

听证原则是指，在驳回决定之前，应该给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见或/和修改申请文件的机会（针对实质审查程序，审查指南第二部分第八章2.2）；

在复审程序中，在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会（针对复审程序，审查指南第四部分第一章2.5）。

本案中，巧合的是，前述加入的新技术特征存在于第一次审查意见所针对的权利要求中，而在第一次审查意见通知书中，审查员针对含有该特征的权利要求已经指出了新颖性的审查意见。因此，实际上，实审审查员已经对上诉人加入的新技术特征进行过评述。

如果没有这样的巧合，例如上诉人补充的新特征之前没有在权利要求书中出现而仅记载在说明书中的情况下，按照听证原则，合议组应该给上诉人进一步陈述/修改的机会。

05

关于审查意见答复

在笔者看来，本案中，涉案专利的代理人一直疲于应付修改超范围的问题，没有尽快克服修改超范围的缺陷，导致浪费了针对创造性进行答复的机会。

《专利法》第33条涉及的修改超范围是一个相对比较客观的问题。通常情况下，成熟的代理人针对修改超范围而对权利要求进行的修改应该是比较准确的，在没有十足把握的情况下，也可以通过与审查员进行电话会晤的方式来探寻审查员的倾向性意见，从而能够尽快地克服该缺陷。

本案中，直到复审决定书，合议组才认可了上诉人对权利要求的修改符合第33条的规定，而在此之前的3次修改机会中，代理人都没有克服掉该缺陷。

其次，修改超范围这一缺陷没有被克服的情况下，权利要求书的审查基础就应该是修改之前的权利要求。在此情况下，审查员通常基于修改前的权利要求进行审查，根据情况，审查员可能会如本案实审程序中那样发出驳回决定，或者再发一次与前次审查意见相同内容的通知书。

在修改超范围涉及的特征并不妨碍新颖性、创造性等条件的审查的情况下，出于节约程序的考虑，审查员可能会假设申请人克服了超范围的缺陷并针对假设的修改后的权利要求来给出审查意见。

总之，申请文件如果存在修改超范围的缺陷，会导致审查所针对的权利要求基础的不确定，从而影响审查进程。因此，在答复修改超范围的审查意见时，应该尽快地克服该缺陷，以免浪费了答复新颖性、创造性等审查意见的机会。

06

关于本案代理

从最高院的二审庭审来看，本案上诉人的代理人没有对这个案件尽力。

从庭审中上诉人的代理人的陈述可以知道，该代理人没有查询涉案专利的同族专利审查情况，而复审委的审查员显然对该案的内容更为了解。代理人也没有核对每次权利要求修改的改动内容，没有认真阅读对比文件，没有查阅其提出的主张对应的法律条文，导致引用了审查指南中针对实质审查程序的规定来指出复审程序的问题。

该代理人在庭审中甚至出现了大白话，“这一条大家都知道”、“我已经实质性改变了，就应该给我机会”。这不应该是出自专业代理人的意见。

最后，笔者想指出的是，专利代理行业是一个结合了技术、专利思维以及民事法律思维的综合性领域。专利法不同于其他法律，专利法中的程序和审查相对于其他民事法有其独特的内容，这样的独特性体现在专利申请、专利审查、专利复审、专利诉讼的各个阶段。一个专业的代理人对于专利业务来说是非常必要的。

07

相关信息

专利名称：影像导引热治疗器定位系统及方法

涉案专利申请号：200880122922.2

公开号：CN101969809A

复审决定：98603号复审决定书

一审判决：2016 京73行初1919号

二审判决：（2019）最高法知行终5号

对比文件1：US6665554B1

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了从2019年审结的36个技术类知识产权案件中提炼的40条裁判规则。

今天给大家解读其中的“潜水泵”案，涉及专利侵权诉讼中的现有技术抗辩、先用权抗辩的裁判规则。

01

最高院知产庭裁判规则

涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。

设计图纸是机械制造领域产品加工、检验的基本依据，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。

02

案件概要

本案例涉及专利权人王业慈与徐州鹏程水泵厂等5个潜水泵的生产销售厂家的专利侵权诉讼系列案件。

专利权人王业慈起诉前述5个厂家生产、销售某一型号潜水泵的行为侵犯其专利权，五被告称该技术为行业通用、在原告申请专利前已有成品。五被告提交的证据包括申请日前制造的潜水泵、申请日前设计的图纸。

该系列案件的一审管辖法院为南京中级人民法院。南京中级人民法院审理后认为，五被告主张的现有技术抗辩成立，一审判决驳回原告王业慈的全部诉讼请求。南京中级人民法院认为，被诉侵权产品与在先产品机壳的区别仅在于卡簧的设置和位置，而这一区别已为被告华盛公司在先的涉案机壳图纸所公开；同时被诉侵权产品下端环内孔设置卡簧与在先产品机壳端部设置卡簧技术特征并无实质性差异，故被诉侵权产品使用的是现有技术。

专利权人王业慈不服一审判决，提起上诉。二审由最高院知产庭审理。

03

涉案专利技术

涉案专利为“电机壳为焊接件的小型电潜水泵”发明专利，其发明点在于潜水泵的电机壳，通过采用为圆钢管材料的电机壳，并使其上下端分别与上端环、下端环焊接，解决了传统电潜水泵壳壁厚大、重量重、用料多、制造成本高等问题。

涉案专利虽然经过无效宣告后目前仍然维持有效，但是，不得不说，涉案专利的撰写仍然有很多可以改进的地方。

比如，权利要求1中记载的“保持原来的设计不变”这一技术特征不够清楚，权利要求1中作为区别技术特征记载的“下端环（7-2）内孔设置卡簧”这一技术特征所要解决的技术问题、所能获得的技术效果等在说明书中没有任何记载。

如果一个技术特征是发明点所在，而在说明书中没有记载该技术特征所要解决的技术问题、所获得的技术效果，那么，在实质审查阶段或者无效阶段，基于该技术特征来主张创造性，被审查员或者合议组认可的难度比较大。

因为，评价发明的创造性时，不仅要考虑发明的技术方案本身，还要考虑发明所属的技术领域、发明所解决的技术问题、所产生的技术效果，而这些内容都需要记载在原始的申请文件中或者能够根据申请文件记载的内容得到。

在专利侵权阶段，如果缺少前述的发明所解决的技术问题、所获得的技术效果，也会增加主张等同侵权的难度。

04

最高院知产庭首次巡回审判

本系列案件涉及现有技术时间点及技术方案的确定等事实认定，以及，能否结合两份现有技术方案认定现有技术抗辩等法律适用问题，具有一定的代表性。

另一方面，潜水泵的技术比对需要对潜水泵产品进行拆解，远程视频审判不能清晰展现，而潜水泵每个约150斤，运输不便。另外，该系列案件的六方当事人均在江苏。

图片来源：中国庭审公开网

考虑到上述两个方面，为了给当事人提供方便, 最高院知产庭选择在南京开展巡回审判。本案也是最高院知产庭的首次巡回审判。

05

现有技术抗辩、先用权抗辩

针对上诉人（专利权人）的侵权主张，被上诉人对涉案专利提起了无效宣告，复审委作出维持专利有效决定后，被上诉人又提起了新的无效宣告请求。

针对专利侵权诉讼，对涉案专利提起无效宣告请求是常见的专利侵权抗辩的方式之一。如果专利被宣告无效，则专利侵权诉讼的权力基础丧失。这样的抗辩叫做权利瑕疵抗辩。

除此之外，被上诉人还进行了不侵权抗辩、现有技术抗辩以及先用权抗辩。

权利瑕疵是指，原告提起专利侵权诉讼的权利基础有瑕疵。权利瑕疵包括原告是否有起诉资格、专利权是否存在瑕疵两方面。

对于原告的起诉资格，除了专利权人之外，专利实施许可的独占被许可人可以以自己的名义单独提起侵权诉讼，排他被许可人在权利人不起诉的情况下可以提起侵权诉讼，而普通实施许可的被许可人在没有特别授权的情况下无权提起侵权诉讼¹。

专利权瑕疵的情况有，例如专利权已经超过保护期限、已经被放弃或者被宣告无效等等。

不侵权抗辩是指，被诉侵权产品的技术特征与权利要求相比，有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同的，则不构成侵犯专利权。

相同的情况容易理解。而专利侵权诉讼中的等同是指，与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到，也即通常说的“三个基本+容易联想”的标准。

现有技术抗辩是指，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权²。

存在现有技术抗辩制度的一个原因在于，实用新型、外观专利没有实质审查就获得了授权。不可避免地存在不具有新颖性、创造性的实用新型、外观专利，甚至会有重复授权的情况。而发明专利虽然在授权前经过了实质审查，但是仍然存在由于审查员没有检索到对比文件等主观、客观的原因导致的不当授权。

另一方面，如果没有现有技术抗辩制度，被诉侵权人只能向专利复审部门提出无效宣告请求，因此需要暂时中止专利侵权诉讼程序，等待无效宣告的结果。而专利无效宣告虽然是由专利复审部门审理的行政程序，但后续也会进入到司法审查程序。

因此，从节约司法资源、保护当事人利益的角度考虑，引入现有技术抗辩制度。

在现有技术抗辩中，并不关注被控侵权技术与专利技术之间的关系（参照最高院2012民申字第18号）、也不关注专利技术是否具有新颖性、创造性。现有技术抗辩中的比较对象是被控侵权技术与现有技术，并且，并不要求被控侵权产品与现有技术所有的特征完全相同，比较的仅仅是专利技术中要求保护的技术方案的全部技术特征。例如，可以将权利要求的技术方案分解为n个技术特征，对被控侵权产品的特征与现有技术的对应特征进行一一比对。

关于比对标准，目前行业内并不统一，例如有等同标准、创造性标准、有限的创造性标准（单独对比）、新颖性标准等。

2015年生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第十四条中规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。该条规定中采用单独对比原则，并且要求与现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异，属于上述的新颖性标准。

而针对本案，最高院在裁判要旨中指出，涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。

该裁判要旨中，将权利要求技术方案中的技术特征分为与发明点相关的技术特征与发明点之外的技术特征，并且结合了现有技术与通用部件进行判断。因此，最高院在此案中给出的现有技术抗辩的比对标准更接近创造性标准。

不仅如此，对于本案中的先用权抗辩，最高院知产庭在裁判要旨中也指出，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。

也即，对于先用权抗辩的比对，最高院知产庭在本案中也采用了类似创造性的判断标准。

先用权是指，在申请日之前，他人通过自己或者其他合法途径已经掌握了被诉侵权的技术，并且已经作好制造、使用的必要准备的，可以在原有的范围内继续实施该技术，而不视为侵犯专利权。

与现有技术抗辩相比，先用权抗辩不要求抗辩方提供的证据满足在申请日之前已经公开的条件。因此，先用权抗辩中提供的证据大多是在被控侵权方内部研发、使用的证据。这样的证据可以是，例如研讨、会议记录、项目验收、实验数据等研发过程中产生的证据；或者，发货、销售凭证、物流单证、购买原材料的票据等生产、销售的证据。

06

案件相关信息

涉案专利申请号：200910025263.7

一审案号：（2018）苏01民初1426、1427、1428、1430、1431号；

二审案号：（2019）最高法知民终87、89、100、102、141号

二审庭审视频：http://tingshen.court.gov.cn/live/6799466

注1：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条；《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第一条

注2：《专利法》第六十二条

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及（2018）最高法民申5730号案例，关注两个问题：专利审查档案用于解释权利要求、临时保护期的使用费。

01

法院观点摘要

专利侵权诉讼中，专利审查档案能够用于解释权利要求

权利要求用语在专利审查中和侵权诉讼中应当具有相同含义，因此，在侵权诉讼中专利审查档案对于权利要求具有重要的解释作用。

临时保护期不构成侵权，但应支付使用费

涉案专利授权时的专利权保护范围与申请公布时请求保护的范围一致。发明专利临时保护期内生产的涉案产品落入涉案发明专利的保护范围的，虽未构成专利侵权，其依法应当向专利权人支付临时保护期内的使用费。

02

案件梗概

本案涉及名称为“改进型分体水龙头”的发明专利。专利权人为黄振波，被控侵权人为泉州市久容卫浴发展有限公司（制造商）、南安市仑苍久容水暖配件经销店（销售商）。

一审法院福建省泉州市中院判决：二被告停止制造、销售涉案产品、销毁尚未销售的产品；二被告支付合理费用及发明专利临时保护期使用费共10万元。二审福建省高院维持一审判决。

二被告不服，提起再审，最高院驳回了再审申请。

（涉案专利申请号及诉讼案号等信息见后面）

03

专利技术

本案涉及的技术比较简单。

涉案专利涉及改进型分体式水龙头。金属水龙头含有重金属，不利于人体健康，并且成本高。现有技术中公开了金属阀壳体和塑料阀芯组合而成的分体式水龙头，其能够减少成本并且有利于人体健康。

但这样的水龙头存在问题：

金属阀壳体与塑料阀芯之间存在空隙，塑料阀芯由于热胀冷缩容易出现裂纹；

空隙之间流入潮湿的空气或水分时容易导致金属阀壳体腐蚀；

塑料阀芯及空隙的存在使得水龙头质感轻等。

涉案专利通过在空隙间填充由金属颗粒聚集而成的蜂窝金属防冻保护层，获得防止塑料阀芯冻裂、保持金属阀壳体干燥、增加水龙头质感的技术效果，从而解决了上述的技术问题。

04

专利审查档案可以用于解释权利要求

本案中涉及对权利要求用语“填充满”、“防冻保护层”、“蜂窝”的解释。

最高院结合申请文件及复审委在无效审查决定中的认定，最终支持了一审、二审法院的观点，认定涉案产品落入权利要求保护范围，构成侵权。

专利审查档案是指，专利及存在分案关系的其他专利在授权、确权程序中形成的法律文件，包括实审、复审、无效程序中的通知书，复审决定，申请人的意见陈述、文件修改以及引用的对比文件等，本案中涉及的复审委的无效决定属于其中一种。

专利审查、复审、无效程序属于行政程序，而侵权诉讼是司法程序。专利行政程序与侵权诉讼由不同部门执行，有可能导致对权利要求保护范围的理解不同。为了实现行政程序与侵权程序的一致性，专利审查档案理应成为侵权诉讼的档案材料的一部分。

另一方面，将专利行政程序中产生的专利审查档案用于解释权利要求，能够防止专利权人在授权、确权中对权利要求作出狭义解释之后，转而在侵权诉讼中为了能够覆盖被控侵权物又作出与之前相反的广义解释。专利权人在专利授权、确权程序中承诺、认可或者放弃的方案，不应该再纳入权利要求保护的范围中。这也体现了禁止反悔原则。

05

临时保护期内的使用费

专利授权后，权利人当然可以主张权利。但对于公开到授权期间他人未经许可的实施行为，专利法给予申请人什么样的保护呢？

专利法的最基本原则是以公开换保护。发明专利自申请日起满十八个月即自行公布。也就是说，发明专利在授权之前必然会被公开。

在公开到授权的期间，专利尚未授权，申请人无权以侵犯专利权为由进行维权。对此，专利法第十三条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。这就是“临时保护”的概念，从公开到授权的期间也称为“临时保护期”。

另外，根据《专利法》第六十九条，“临时保护”诉讼时效的起算时间自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。

在专利权人在授予之前已知或应知的情况下，之所以将诉讼时效起算点规定为授权日，是因为，专利还没有授权时，临时保护使用费的请求权还只是一种期待权，如果专利最终没有被授权，则他人实施该专利申请的技术不需要支付费用，只有专利获得授权的情况下，这样的期待权才会成为实际的请求权。

最高院颁布的《民事案件案由规定》中，明确地将“侵害发明专利权纠纷”与“发明专利临时保护期使用费纠纷”列为两个独立的案由。由此可见，《专利法》赋予申请人的“临时保护”并不等同于专利权。在临时保护期内实施发明的，申请人不享有请求停止实施的权利。

除此之外，“临时保护”成立的必要条件之一是被诉技术方案既落入专利申请公布时请求保护的范围，也落入授权时的专利权保护范围。发明专利申请公布时请求保护的范围与公告授权时的专利权保护范围不一致的情况下，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在临时保护期内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在临时保护期内未实施该发明。

进一步，在专利临时保护期内，制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为，即使未经专利权人许可，也应当得到允许（该观点出自最高院指导案例20号，大家对该观点有很多争议。）

笔者并不认同该观点。《专利法》第十一条已经明确规定了，发明授予专利权后，除《专利法》另有规定，未经专利权人许可不得实施其专利。因此，前述的专利权期限内的使用、许诺销售、销售的行为是《专利法》明确赋予专利权人的独占权利，他人未经许可的实施行为是明显的侵权行为。虽然在临时保护期内，专利申请人不享有请求他人停止实施的权利，但他人在实施相关行为的时候，有义务注意到申请人公开的专利技术，并且应该知道该专利技术之后有可能获得授权并受到《专利法》保护，基于此，他人应该对自己的实施行为作出相应的安排，以避免在专利授权后侵犯专利权人的权利。

06

对专利撰写的启发之一

说明书的一个重要作用是解释权利要求。撰写说明书时，对权利要求用语进行准确、详细的定义是非常重要的工作，它不仅考验撰写人对专利技术理解的准确性，也考验其文字表达能力。对于同一个技术用语，用不同文字定义，就可能会被解释成不同范围。为了尽可能弥补文字表达的不足，在对用语进行定义之后，还可以列举具体例子作为补充。

本案中涉及的用语“填充满”、“防冻保护层”、“蜂窝”并不是十分特别的词汇，但是因为用在了权利要求书中，就需要对它们所表达的范围进行解释。

我想起了前几天和儿子在饭桌上的对话。儿子问我,“骨头属于哪类垃圾”？作为老专利代理人，不由自主开始分析，骨头有什么不同类别吗？鸡骨头、猪骨头、鱼骨头，应该是厨余垃圾，难道有不是厨余垃圾的骨头？抬头刚好注意到桌上的棒骨。恩，大棒骨不是。

这个思考过程是专利代理人定义一个用语的典型思维。

从这个例子也可以看出，“骨头”这样普通又明确的词语，也能够进一步分成不同类别。专利中这样的词语很多，撰写的时候需要多加推敲。

07

对专利撰写的启发之二

第二个启发，仍然是关于专利撰写。

经常有人问我，权利要求写得宽点好还是窄点好？我的答案是要合适。

写窄了的坏处显而易见，想要的权利得不到保护。那往宽了写会有什么坏处？从发明专利临时保护的分析可以看出，权利要求写得太宽，后续如果需要根据说明书的记载来限定权利要求才能获得授权，那么，就会失去临时保护的权利。

所以，如果独立权利要求写得宽，建议根据发明点对应的技术特征，撰写多个从属权利要求，并设置不同的层次，避免从说明书中补充修改内容导致临时保护权利的丧失。

08

涉案专利申请号及诉讼案号信息

涉案专利申请号：201610220349.5

一审：（2017）闽05民初970号

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=52df5cd9050340088991a891009cda5e

二审：（2018）闽民终429号

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=d1f29fa1e6214b89baf1a9cf009d1582

再审：（2018）最高法民申5730号

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=47bdfb8c8ea7403693d3aa470111a59e

最高院指导案例20号：

(2011)民提字第259号民事判决 （深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝谁处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案）

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知民终127号案例。

01

最高院观点摘要

专利实审中，原则上可以先审查专利申请是否符合说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件，在此基础上再进行新颖性、创造性的判断。否则程序上不经济。

本领域技术人员从现有技术中获得的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性（可以借鉴到答复审查意见的意见陈述中）。

02

案件梗概

本案涉及名称为“结合分子”的发明专利申请的驳回复审行政诉讼案件（涉案专利的信息见后面）。涉案专利在实审中被驳回、复审维持驳回。一审法院判决国家知识产权局撤销复审决定，重新作出审查决定。国家知识产权局提起上诉，二审在最高院进行审理，最高院在2019年12月作出判决，驳回国家知识产权局的上诉请求，维持原判。

03

背景知识

涉案专利涉及抗体的生产方法，属于生物医药领域，理解起来比较难，因此，先讲讲相关背景知识。

先讲讲“抗体”，人体接种疫苗后，通过免疫系统产生相应抗体，有了抗体，人就不容易受病毒攻击。接种疫苗是在人体内产生抗体的办法，除此之外，科学家们也在研究在体外产生抗体的方法。

人和哺乳动物的抗体是4条链的结构，如上图的左侧所示，而骆驼、鲨鱼的抗体是上图右侧所示的2条链结构。这种2条链结构的抗体的分子量比较小，吸收性好，是可溶的。因此，体外产生抗体的研究之中方向之一就是生产这种2条链结构的抗体。

有一种利用转基因小鼠产生抗体的的办法。通过向转基因小鼠注射抗原（可以理解为病毒、“疫苗”），使小鼠的免疫系统生成相应的抗体。涉案专利与对比文件1在利用转基因小鼠来生成抗体方面完全一样，发明的目的也相同，都是生产这种2条链结构的可溶性抗体。

“转基因小鼠”就是DNA片段中的一小段被来自小鼠之外的外源DNA片段替换的小鼠。涉案专利和对比文件所使用的替换用的外源DNA片段不一样,产生的抗体中的一部分基因片段也不同。涉案专利中生产的抗体的一部分片段来自天然存在的人的V基因片段，而对比文件1中来自骆驼化的V基因片段（与天然的人的V基因片段不同的基因片段）。

04

焦点问题

涉案专利的驳回决定中，审查员的驳回理由是创造性。复审、诉讼阶段的争议焦点也都围绕创造性展开。具体的焦点问题在于，本领域技术人员基于对比文件1是否容易想到将骆驼化的V基因片段替换成天然存在的人的V基因片段。

在创造性的判断中，发明所解决的技术问题的确定是一个很重要的问题。在一些申请中，确定的发明所解决的技术问题不同，得到的是否具有创造性的结论可能截然不同。

在本案中，国家知识产权局主张：

（1）权利要求1请求保护的是源于人的天然存在的V基因片段的技术方案，但说明书中仅验证了骆驼V基因的效果，并没有验证使用源于人的天然存在的V基因片段的效果。源自人的天然存在的V基因片段相对于转基因小鼠而言是一种异源基因片段（审查员通过这句话，将“源自人的天然存在的V基因片段”上位为“异源基因片段”，同时，也将本发明所解决的技术问题悄悄地进行了上位！找到了这句话，就找到了应对方向），所以，本申请实际所解决的技术问题是“提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅重链抗体的方法”。

（2）在本申请提出之日，将骆驼化V基因片段替换成天然存在的V基因片段获得仅有VH重链的抗体在技术上并不困难。而抗体小型化及人源仅有重链的抗体已经是基因工程的研究方向，本领域技术人员有动机使用人的天然V基因片段来替换对比文件1的骆驼化VH外显因子。从而涉案专利的权利要求不具有创造性。 

对此，最高院认为：本领域技术人员从现有技术中获得的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性（这句话也可以借鉴到答复审查意见的意见陈述中！）。

在对比文件1的基础上研发仅包含天然人V基因片段仅有VH重链的抗体时，虽然对比文件1给出了使用骆驼化V基因片段形成单重链抗体的方法，且本领域确实存在降低抗体免疫原性、提高治疗效果的需求，但是基于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着，而骆驼化V基因片段形成的仅有重链的抗体具有更好水溶性的认知，本领域普通技术人员难以有动机以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”（现有技术存在技术偏见，答复审查意见的一个非常有效的方法）。

本申请没有囿于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着的认知，以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”，得到表达天然人V基因片段的仅有VH重链的具有更好水溶性的新抗体，具有创造性。

05

关于“后见之明”

说到“后见之明”，我想起之前经手的一个专利申请。

申请人的企业生产一种树脂，这种树脂理想的状态是白色，但实际生产出来的树脂带有黄色。技术工人研究发现，由于生产机器是铁的，会生锈，生产过程中就染到了树脂上面，导致树脂发黄。发现这个问题后后面的解决办法就比较简单，因为铁锈的去除方法是本领域常见的方法。

专利申请涉及从树脂中去除铁锈的处理方法。审查员认为，铁容易生锈是大家熟知的，去除铁锈的方法也是本领域常用的技术手段，因此本领域技术人员容易想到将树脂中的铁锈去除。

通过反复阅读说明书，我发现，这个申请所解决的技术问题在于，发现树脂发黄的原因是由于机器生锈造成的，而并不在于，发现铁会生锈或者如何去除铁锈。

因为，在化学领域，产品中有杂质时，大家通常想到的原因是反应过程设计得不好或者反应条件不佳导致副反应，从而产物纯度不够，接下来就会思考如何改进这个反应。这个发明打破了惯常思维，从机器缺陷的角度寻找发黄原因，最终说服审查员，获得了授权。

实际上，如最高院所指出的，有一些表面上看似显而易见的发明，事实上也可能具有创造性。发明的技术方案一旦形成，其可能经常被发现可以从某些已知事物出发，经由一系列非常简单的步骤推导出来。为避免这种后见之明，必须全面、谨慎、现实地评估，面对本申请所要解决的问题，本领域普通技术人员基于其所认知的全部现有技术，是否能够容易地得出本申请的技术方案。

06

案件进展预期

虽然最高院的判决支持了申请人，维持一审判决。但是，涉案专利的授权前景并不乐观。

本案由于维持了一审判决，那么后续会回到复审程序，不出所料的话，复审决定会撤回驳回决定，重新回到实审。而实审中，国家知识产权局提到的支持问题大概率会被重新作为审查意见提出来，说不好又会再来一轮复审、一审、二审的程序。

我查阅了涉案专利的审查经过，审查员在之前的实审中并没有指出支持问题，因此复审决定中也不涉及这个问题。这也是为什么最高院认为，国家知识产权局主张的权利要求得不到支持的意见超出了复审决定的范围。但是，在重新进行的实审中审查员重新提出来也是无可厚非的。

另一方面，涉案专利本身也是命运多舛。涉案专利是一个分案申请，其母案已经被驳回，其申请日为2005年，到今年已经是15个年头了，离20年的期限已经所剩无几，即使经过一番周折获得授权，离专利期限届满也已经不远了。

07

相关信息

复审决定：第129924号复审决定

一审判决：(2018)京73行初2154号

二审判决：（2019）最高法知民终127号

涉案专利申请号：201210057668.0

对比文件1：WO02/085945A2

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，最高人民法院知识产权法庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了从2019年审结的技术类知识产权案件中精选的36个典型案例中提炼的40条裁判规则。

今天这篇文章，给大家解读一下其中的一个案例——“雨刮器案”及功能性限定技术特征。

01

“雨刮器案”的案件概要

法国汽车零部件生产巨头Val eo集团旗下的汽车雨刮器供应商瓦莱奥公司认为卢卡斯公司等3被告生产的雨刮器产品侵犯其专利权，向上海知识产权法院提起诉讼，请求认定3被告侵权并立即停止侵权行为。上海知识产权法院经过审理后判决认定3被告侵权，被告提起上诉，最高人民法院经过审理，驳回上诉人上诉请求，维持原判。

02

“雨刮器案”是最高法知产庭设立以来开庭审理的第一案

如笔者在前一篇公众号文章中提及的，专业技术性较强的知识产权民事、行政案件的二审案件以及再审、抗诉抗诉案件由最高院知产庭审理，这一制度是对中国知识产权和诉讼法律制度的历史性突破，跨越了高级人民法院，因此也被称为“飞跃上诉”制度。因此，该案的审理备受媒体和公众关注，中央电视台进行了庭审直播。

03

“雨刮器案”是上海知识产权法院首例先行判决的案例

知识产权侵权纠纷案件通常涉及侵权的判定以及赔偿额的确定，审理耗时较长。而裁判的拖延会扩大权利人的损失，也不利于提升案件审理效率。因此，为了及时制止侵权行为、维护权利人合法权益，法院可以对已经查明的侵权事实部分先行判决。

但目前我国知识产权审判实践中先行判决的案例还很少。上海知识产权的这份判决具有开创性意义。

04

“雨刮器案”中的“功能性限定的技术特征”的认定

在“雨刮器案”涉案专利的权利要求中，有一个特征是 “所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”。

对于该特征，上海知识产权法院在一审判决中认为，“用于防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”属于功能性限定的技术特征。

而最高院对此持不同的看法。最高院认为，该技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件的关系，但并没有对“面对”与“延伸”进行限制，采用不同方式的“面对”、“延伸”，都能够实现防止锁定元件的弹性变形、锁定连接器的功能。因此，该技术特征并不是法律意义上的功能性特征。

05

“功能性限定的技术特征”在审查阶段与权利行使阶段的解释范围不同

功能性限定的技术特征，是指权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，即通过功能、效果来限定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系的技术特征。

许多专利申请人在撰写权利要求时采用功能性技术特征来描述其发明创造，希望以此来尽可能争取较大的保护范围。但是，申请人需要注意的是，“功能性特征”在审查阶段与权利行使阶段的解释范围存在不同。

根据《专利法审查指南》的规定，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。也就是说，在审查阶段，采取了涵盖所有能够实现该功能的方式这一较为宽泛的解释原则。对于含有功能性限定的技术特征的权利要求，审查员经常指出的审查意见是“得不到说明书支持”，具体地，审查员通常会指出，本领域技术人员根据说明书公开的内容难于预见上述功能还可以采用说明书中未提到的其它替代方式来完成，因此上述含有功能性限定的技术特征的权利要求得不到说明书支持。对于含有功能性限定技术特征的权利要求，为了获得授权，申请人经常需要克服“得不到说明书支持”的缺陷。

另一方面，根据最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。即，在权利行使的时候，功能性限定的特征被解释为说明书中记载的具体实施方式及其等同的方式。06

专利撰写中“功能性限定技术特征”的注意点

首先，根据《专利法审查指南》，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。由此可见，我国专利法并不鼓励在权利要求中包含功能性限定的技术特征。

在撰写专利申请文件时，需要注意以下几点：

在权利要求中不得不采用功能性限定技术特征的情况下，应当在说明书中尽可能多地记载多种实施方式，并使得这些实施方式所能直接认定等同的范围尽可能的宽泛。这样，在后续可能的权利行使阶段，能够获得一个尽可能宽泛的保护范围。”

在独立权利要求中采用功能性限定技术特征的情况下，需要设定与该技术特征在说明书中记载的具体实施方式对应的从属权利要求，为实审、无效程序中的修改提供基础。这是因为，如果没有与说明书所记载的具体实施方式对应的从属权利要求，一旦功能性限定的权利要求被宣告无效，将导致该具体实施方式“被捐献”。

对于权利要求中的技术用语，在说明书中进行定义及列举。实务中，对于一个特征是否是功能性限定的技术特征，有时候并没有非常明确的界限。 

根据北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南》，下列情形一般不宜认定为功能性技术特征:

    (1)以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等 ;

   (2)使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。

但是，对于以功能或效果性语言表述的特征是否属于上述第（1）款中规定的属于“所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词”，有时也存在争议。因此，对于技术名词，在说明书中进行定义并列举，避免被认定为功能性限定的技术特征。

07

关于庭审双方的策略

庭审中，上诉人的一个主张是，涉案专利必须连接标准的刮水器臂，而被诉侵权产品还可用于非标准的刮水器臂。专利侵权案件中，应该将涉案专利权利要求的技术方案与被诉侵权产品进行对比，不是将专利产品与被诉侵权产品进行对比的原则。上诉人的这一主张完全违背了专利侵权纠纷案件的比对原则。

上诉人在另一主张中认为，被诉侵权产品不但能够用于标准配置的刮水器臂，也能够用于非标准配置的刮水器臂，从而不构成侵权。但是，在专利侵权比对中，采取的是全面覆盖原则，如果被诉侵权产品具有涉案专利权利要求的全部技术特征，落入了涉案专利的保护范围，就构成侵权。被诉侵权产品相对于涉案专利权利要求即使增加了技术特征，有不同的效果，但由于使用了专利发明的技术贡献，仍然构成侵权。

专利侵权纠纷案件除了涉及技术有一定难度之外，在审理方面也有一些专门的原则，而上诉人的前述两个主张表明，上诉方对于专利领域侵权案件的这些审理原则是比较陌生的。

相反，权利人一方的准备显然非常充分，特别是采用AR技术对本案的技术细节进行演示这一点值得今后予以借鉴。通常，专利案件的技术性非常强，法官、当事人对技术的理解有时候存在困难。借助技术手段展示细节，让法官、庭审参与者直观了解被诉侵权产品，有助于被诉侵权产品的技术特征与涉案专利的技术特征的比对，从而有助于侵权断定。

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

最近，好几个客户咨询我下面的一些问题

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

公司产品已经获得了专利权，

为什么还会被人告侵权?

专利权到底有什么用？

怎么才能避免侵犯他人的专利权？

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※作为公司老板或者研发人员，你是不是也有同样的疑惑？

下面就这些问题和大家聊一聊，为你解开疑惑！

※专利权是无形资产※说到资产，大家脑海里浮现的大概是房子、车子、票子。这些都是实实在在的资产，叫做有形资产。专利权它看不见摸不着，它本身是通过一定的程序由专利局授权来获得。票子拿在手里才是自己的，花出去就成了他人的，但是专利权不同，拥有专利权的标志不是攥在手里，而是登记在专利登记簿上。因此，这个看不见摸不着的专利权是一种无形资产。※专利权的排他性※专利的排他性是说，这个专利权记载的技术是属于专利权人的，没有专利权人的许可，别人不得实施这个专利的技术。也就是说，有了专利权，其他人如果没有获得权利人许可就实施这个技术，就有可能会侵权。※专利权是用来进攻的矛※如果把商场比作战场，专利权就好比打仗的矛，它是用来攻击竞争对手的。同样地，竞争对手也会手握专利权用来进攻。※什么是用来防御的盾？※看来专利权只能用来进攻，无法进行防御。那么如何避免侵犯他人的专利权呢？其实，为了避免自己的产品侵犯他人的专利权，在不同的阶段都有不同的方法。在研发立项阶段，进行立项检索可以避免研发的项目与别人的专利申请重复。产品初步后成型后进行防侵权检索，分析产品侵犯他人专利权的可能性。如果分析后发现侵犯风险较大，进行规避设计，对产品进行改进。但是，有时候从商业利益上考虑，不希望对产品设计进行修改，这种情况下，可以看看将竞争对手的专利无效的可能性。

大家可能发现了，无论是立项检索、防侵权检索、规避涉及还是无效，进行专利检索都是避免侵权的一个必不可少的流程，它就是我们要找的那个盾！！！

通过上面的说明，不知道是否解开了你的疑惑呢？大家在关注专利申请的同时，也需要重视竞争对手的专利权情况，避免无意间侵犯了他人的专利权。

说到专利检索，日本一家知名的保健品企业，在进入中国销售保健品之前，委托了我之前工作的事务所进行产品销售之前的防侵权检索。当时这家企业的十几种保健品要开始在中国销售，为了查清是否存在侵犯他人专利权的风险，我花了大半年的时间进行专利检索、做防侵权分析。最后，一部分产品赶在双十一在天猫顺利上市，我的工作也获得了客户的称赞！！！

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）

近日，北京知识产权法院审理结案了一件涉及微生物的专利侵权案，其中的被诉侵权产品就是日常咱们常见的蟹味菇。该案涉及保护微生物菌株的专利权的侵权判定。专利侵权案件中涉及微生物的案件并不多，而直接涉及微生物本身的侵权案件就更加稀少。因此，笔者仔细阅读了判决书，并在网上观看了庭审视频后，对该案的一些法律问题进行解读。

要点

（1）鉴定所进一步委托具有检测资质的第三方完成检测的效力得到了北知院的支持；

（2）不采用全基因序列检测而仅仅是对基因特异性片段的检测方法被北知院采纳；

（3）程序方面，原告通过销售地制造连接从而得以在北京知识产权法院进行诉讼，被告利用管辖权异议程序争取了应诉时间。

 基本案情

案号：（2017）京73民初555号

涉案专利号：201310030601.2

原告（专利权人）：上海丰科科技股份有限公司

被告：天津绿圣蓬源农业科技开发有限公司、天津鸿斌禾盛农业技术开发有限公司

原告诉讼请求：（1)二被告停止制造、销售涉案专利产品、销毁库存;（2)二被告各赔偿原告500万元，赔偿合理费用约四十三万（起诉书中要求30万，后续追加为约四十三万元）。

判决：（1）二被告的行为构成侵权；（2）被告天津绿圣蓬源赔偿原告100万元；（3）二被告各赔偿原告八万四千一百五十元的合理支出。

本案中，原告发现二被告在北京新发地销售涉案专利产品，向北京知识产权法院提起诉讼。涉案专利授权公告中的权利要求仅有一项，如下所示。

由于权利要求1涉及的微生物已经进行了保藏，因此，可以认为权利要求1的保护范围本身是清楚的。本案的难点在于，如何确定被诉侵权产品蟹味菇是否落入权利要求1的保护范围。对于该问题，需要委托专业的鉴定机构通过实验进行鉴定。

关于鉴定所委托第三方检测的效力

本案所委托的北京国创鼎诚司法鉴定所是由原告和被告从北京高级人民法院公布的知识产权鉴定机构名册中分别选择后一致确定的。根据国创鼎诚出具的鉴定书可知，其中的检测部分并非国创鼎诚自己做出，而是委托了第三方中国工业微生物菌种保管中心进行。被告在庭审中指出，根据《司法程序鉴定通则》第十六条第5项规定，鉴定要求超出本机构技术条件和鉴定能力的鉴定委托，司法鉴定机构不得受理。对此，北知院认为，国创鼎诚是原被告双方达成一致意见选择的，是双方的真实意思表示；国创鼎诚在其主页中明确表明说明了其与中国工业微生物菌种保管中心的战略合作关系，并且中国工业微生物菌种保管中心具有相关的检测资质和检测能力，因此，北知院认为，国创鼎诚基于第三方的检测结果完成鉴定报告并无不当。

关于鉴定方法的合理性

本案中，要认定被告销售的蟹味菇是否侵犯原告的专利权，需要判断被诉侵权产品蟹味菇中的微生物与对象专利的权利要求1的微生物是否一致。但是，本领域技术人员知道，即便是同一种微生物，由于存在基因突变等原因，基因序列也不可能100%完全一致。北知院认为，在微生物领域，对于二种微生物的基因序列的相似程度达到何种比例可以认定为二者是一致的还没有明确统一的认识，而鉴定所给出的未进行全基因检测的理由之一在于，全基因检测方法需要进行分核操作，而分核操作不属于国标、行标，也无法获得CMA、CNAS的认可，因此无法保证可靠性。基于此，北知院认为，采用特异基因片段检测是合理的。另外，北知院并没有否认采用全基因测序的方法，但是由于被告虽然对鉴定方法提出了质疑，但是并没有提出全基因检测更合理的证据以及理由，因此，被告采用全序列检测的主张没有得到支持。

笔者认为，对于微生物基因序列的检测，由于实验操作的局限性，对于序列较长的基因序列没有办法通过实验对全序列来进行检测，而只能测定基因序列的部分片段。也即，并没有办法获得涉案侵权产品的微生物基因序列与权利要求要求保护的微生物的基因序列完全一致的证据，仅仅能够证明两者相一致的盖然性高，但是这样的证明也能够满足民法要求的证据的证明标准——高度盖然性。

程序方面

本案的起诉阶段，原告实际上还起诉了第三被告北京丰顺园农产品有限公司，后撤回了对北京丰顺园农产品有限公司的起诉。北京丰顺园农产品有限公司在本案中实际上是被诉侵权产品的销售商。通过将销售商一并提起诉讼，使得在销售地的北京知识产权法院成为本案合法的管辖法院。

通过选择销售商所在地作为管辖法院是知识产权侵权诉讼中常用的一个选择管辖法院的策略。管辖地的选择对于诉讼是一个重要的因素。通常，原告选择管辖法院有多方面的考虑因素。例如，原告通常会选择对某一领域的案件经验丰富的法院；为了获得相对高额的赔偿，原告会选择经济发达地区的法院管辖；为了避免地方保护主义，原告会选择被告公司所在地以外的法院，为了诉讼便利会选择就近的法院等。

另一方面，被告利用管辖权异议程序争取了应诉时间。被告通过提出管辖权异议以及对异议裁定进行上诉，通常能够多争取半年到一年的应诉时间。

（本文作者：盈科刘敏律师）

随着国内越来越多的企业向海外进军，企业在海外进行专利布局的需求也越来越多。在海外进行专利申请的常见途径有两种，一个途径是巴黎公约途径，也叫做IP途径；另一途径是PCT途径。申请人在进行海外申请时往往不知道如何选择。现就这两种途径展开详细说明，并分析两种途径的区别，以帮助申请人深入认识这两种途径并作出适宜的选择。

什么是巴黎公约途径、PCT途径

《巴黎公约》是《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）的简称，于1884年生效，中国在1985年加入《巴黎公约》。《巴黎公约》涉及发明专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及不正当竞争等内容。《巴黎公约》的基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。需要说明的是，巴黎公约的调整对象不包括著作权。

PCT是《Patent Cooperation Treaty》的英文缩写, 中文称为《专利合作条约》，它是专利领域的一项国际合作条约，涉及发明、实用新型专利申请的提交，检索及审查。PCT条约于1970年缔结，中国于1994年正式加入PCT。

在PCT条约缔结之前，在多个国家保护发明的唯一方法是向每一个国家单独提交申请，这些申请由于每一个要单独处理，因此，每一个国家的申请和审查都要重复。PCT条约的缔结，使得申请人能够以一种语言在一个专利局（受理局）提出一件专利申请（国际申请），该申请在指定的每一个PCT成员国都有效。

通过巴黎公约途径的申请流程

通过巴黎公约途径向海外申请专利时，申请人需要在优先权期限内向希望申请的国家提出申请，并主张优先权。对于发明和实用新型，优先权期限为12个月，外观设计的优先权期限为6个月。

如果申请人希望在多个海外国家进行专利申请，则需要向这些国家的专利申请机构分别提交专利申请。

通过PCT途径的申请流程

通过PCT途径进行海外申请的通常的流程如上图所示，包括两个阶段，一个是国际阶段，一个是进入国家阶段，在上图中“进入国家阶段”之前，为“国际阶段”。

在国际阶段，通常，申请人先在国内提交国内申请，然后在12个月内要求国内申请的优先权向国际局提交PCT申请，国际局在自优先权日起16个月作出检索报告及书面意见，18个月进行国际公布。后续的国际初步审查为可选程序，其依申请人的申请而启动，如果申请人请求国际初步审查，国际局将会提供初步审查报告。申请人通常参考检索报告及书面意见考虑是否对申请文件进行修改，建议在进行修改后提出初步审查。需要说明的是，申请人也可以在不递交本地申请的情况下直接提交PCT申请。

中国国家知识产权局是PCT指定的受理局，其接受中国的国民或居民提出的国际申请，国际申请中有多个申请人时，至少有一个申请人的国籍或居所是中国。中国国家知识产权局接受中文、英文两种语言。中国国家知识产权局也是WIPO认定的有资格的国际检索单位以及国际初步审查单位。因此，国内申请人通过中国国家知识产权局提交的PCT申请的检索是通过中国国家知识产权局处理的。

在提出了PCT申请之后，申请人还需要自优先权日起30个月内进行各个国家，也即进行“进入国家阶段”的程序。“进入国家阶段”也需要分别向进入的国家的专利申请机构提出申请。

需要申请人注意的是，上述12个月（6个月）的优先权期限、30个月的进入国家阶段的期限是法定期限，虽然在一些情况下可以申请宽限期或者有相应的补救措施，但是一旦延期失败，将导致申请人的权利受损，另外从费用方面考虑也不经济。因此，申请人呢一定要把握好这两个期限。

巴黎公约途径与PCT途径的比较

费用方面

从上述说明的两个途径的申请流程可以看出，与巴黎公约途径相比，通过PCT途径提交申请多了一个“国际阶段”，“国际阶段”会产生申请费、代理费。另一方面，由于国际阶段进行了检索，在之后的进入国家阶段，一些国家的专利局可以参考国际阶段的检索报告从而节约成本，因此，一些国家专利局会对检索费等费用进行减免。例如，通过PCT途径进入中国时，如果是通过国家知识产权局提交的PCT申请，则免缴申请费，对于国际检索报告由国家知识产权局作出的申请，进入中国国家阶段后减缴50%实审费；对于国际检索报告由欧专局、日本特许厅或者瑞士专利局作出的专利申请，进入中国国家阶段后减缴20%的实审费。因此，根据实务经验，一般来说，需要就同一项专利技术向3个海外国家进行申请的情况下，从费用方面考虑建议通过PCT途径进行提交，如果仅仅向1个或2个海外国家或地区进行申请的情况下，巴黎公约途径相对来说要节省费用。

时间方面

在时间方面，巴黎公约途径比较固定，需要在12个月以内进行申请，因此，申请人在确定了海外申请的国家之后，就应该尽早联系代理机构，进行申请文件翻译、递交的准备工作，以免延误优先权期限。相比而言，通过PCT途径进行海外申请的时间比较充裕。申请人在国内申请提交后，有12个月的时间考虑是否进行PCT申请，PCT申请提交后，还可以参考国际检索报告的内容判断申请的可专利性以及可能的授权范围，从而确定是否进入国家阶段以及进入哪些国家。

其他方面

对于巴黎公约途径进入海外的申请，其审查的基础文本是向海外的专利局提交的外文文本，因此，在提交外文申请时，可以在优先权请求成立的基础上对外文文本进行适当的修改，以满足海外国家的专利法的一些特定的要求。而对于通过PCT途径进入各个国家阶段的申请来说，其基础文本是国际公布文本，因此，为了后期进入国家阶段的翻译文本能够满足海外国家的专利法的相关规定，需要在提交PCT申请时就考虑好应当对PCT申请文件进行的修改、调整。

巴黎公约途径还是PCT途径，如何选择？

上述分析了巴黎公约途径、PCT途径的区别。通过上述分析，如果海外申请的国家限于1~2家，通常，从费用的角度考虑，建议优先选择巴黎公约途径。如果12个月优先权期限快到了，来不及准备翻译文本，则可以考虑先以中文提交PCT申请以获得准备翻译文本的时间。如果海外申请的国家为3家以上，无论是从费用还算时间的角度考虑，都建议采用PCT途径。

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏 微信公众号）

在专利的主动修改、答复审查意见、复审、无效、分案等程序中，申请人或专利权人都有机会对申请文件进行修改。虽然在不同的阶段对申请文件的修改有各自不同的限定，但无论是在哪个阶段，修改都应遵循《专利法》第三十三条规定的最基本的原则——修改不超范围。

什么是“修改超范围”

《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。

《专利法》第三十三条中其实说了两件事情，一是可以对专利申请文件进行修改；二是“修改不超范围”。

申请人在申请日提交的专利申请文件多少都可能存在一些缺陷。允许申请人进行修改，一方面使得申请人要求保护的范围更加明确，另一方面，能够清楚地向公众传递专利的信息，方便公众实施应用。

修改不能超过什么范围？

根据《专利法》第三十三条的规定，对于发明和实用新型来说，“修改不超范围”是指不超出“原说明书和权利要求书记载的范围”。这里的说明书包括说明书及其附图。需要说明的是，说明书摘要本身并不是法律文件，因此，在进行修改时不能以摘要作为修改依据。

法条里面“记载的范围”这个表达本身不够严密。“记载”是仅限于文字记载的内容，但是， “原说明书和权利要求书记载的范围”并不限于原说明书和权利要求书文字记载的内容，还包括说明书附图表示的内容、以及、根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容（参照《专利法审查指南》2010第二部分第八章5.2.1.1）。

从时间维度来看，“原说明书和权利要求书”是指在申请日提交的原说明书和权利要求书。对于要求优先权的专利申请来说，这里的“原说明书和权利要求书”是指在申请日提交的说明书和权利要求书，并非优先权文件中的说明书和权利要求书。因此，对于通过巴黎途径（IP途径）要求外国优先权的申请，如果提交的翻译文本与优先权文本不一致，是没有办法基于优先权进行修改的。因此，请务必确保翻译文本与优先权文本是一致的。

另一方面，对于通过PCT途径进入中国国家阶段的申请，其申请日是指国际阶段提交到国际局的日期。例如，下图中红色框、红色划线所示的就是申请日，也即提交到国际局的日期，而蓝色框所示为进入国家阶段日，即进入中国国家阶段的日期。因此，对于通过PCT途径进入中国国家阶段的申请，《专利法》第三十三条中的“原说明书和权利要求书“是指在国际申请阶段提交给国际局的文本，也即国际公布文本。对于通过PCT途径进入中国国家阶段的申请，如果发现中文译文有误，可以基于国际公布文本对其进行更正，这个程序就叫“译文更正”程序。

为什么修改不能超范围？

之所以规定修改不能超范围，要从我国专利申请制度的最根本原则——先申请原则说起。

所谓先申请原则是指，对于两个同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人（参见《专利法》第九条第2款）。也即，“申请日”是判断专利申请是否符合授权条件的重要时间节点。申请人对专利申请文件进行修改不会导致其申请日的改变。

在保留原申请日的情况下，如果允许申请人对专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，则会违背先申请原则，导致对其他申请人不公平的后果。

关于这一点，也是专利申请与论文发表所不一样的地方。论文在修改的过程中可以进一步进行补充实验，提供补充数据、支持信息等。但是专利申请在提交后就不能补充新的内容，修改只能在原说明书和权利要求书的范围内进行。

“修改超范围”的几个例子

下面列举几个“修改超范围”的例子，帮助大家进行理解。

例1：权利要求书限定一种器件的材料为金属。

超范围的修改：将“金属”修改为“铁或者塑料”。在申请文件中没有记载金属的材质的情况下，将“金属”修改为“铁或者塑料”是超范围的修改。

例2：权利要求中限定“A组分的含量为1~10%”，说明书中记载的实施例中A组分的含量为5%

超范围的修改：“A组分的含量为2~4%”

不超范围的修改:“A组分的含量为1~5%”、 “A组分的含量为5~10%”（此处仅仅是简单的列举，还需要结合其他条件综合判断）

为了“修改不超范围”，需要打牢地基——提高专利撰写的质量

我们知道，一个专利申请想要获得授权，需要满足一些条件，比如，新颖性、创造性、清楚、得到说明书支持、公开充分等等，如果不满足这些授权条件，则会被驳回，具体可以参照《专利法实施细则》第五十三条。

在专利审查过程中，审查员会参照《专利法实施细则》第五十三条对专利申请文件进行审查，判断申请文件是否满足前述的授权条件。在不满足的情况下，通过审查意见通知书通知申请人。在针对审查意见通知书进行答复时，为了克服审查员指出的缺陷，除了进行意见陈述之外，有时候不得不对申请文件进行修改，而修改最基本的原则就是前述的“修改不超范围”。

另一方面，“修改超范围”本身也是驳回条款，如果申请人在审查过程中的修改超出了范围，在被审查员指出后申请人仍然坚持该修改的，则审查员可以以“修改超范围”为由驳回该申请。

进一步，“修改超范围”还是无效条款。也就是说，专利申请过程中的修改存在超范围的情况下，即使获得了授权，他人仍然可以以“修改超范围”作为理由提出无效宣告请求。

基于《专利法》第三十三条对于“修改不超范围”的规定，如果在专利撰写阶段形成的专利申请文件比较完备，可以为申请提交之后可能进行的修改提供相应的修改依据。从这一方面考虑，一个好的专利撰写申请文件，除了满足含义表达清楚、说明书充分公开，权利要求书应该得到说明书的支持等要求之外，还需要合理布局权利要求的结构层次，对发明的各个发明点有说明，有对应各个实施方式的实施例，在为了克服创造性等缺陷而进一步限定权利要求时能够提供实验数据、技术效果等以支持修改后的权利要求具有创造性的主张等。

综上，《专利法》第三十三条关于专利修改的原则性规定“修改不超范围”对撰写申请文件的质量提出了要求。

（本文作者：盈科刘敏律师）