中国游戏产业年会（China GIAC）是面向中国游戏产业最大的游戏峰会，也是中国数字娱乐产业最具影响力的会议，每年吸引游戏产业各领域的数千知名主体参与，网易首席执行官丁磊、腾讯集团副总裁袁民、完美世界首席执行官萧泓、盛趣首席执行官谢斐等数字娱乐的领军人物以及奥运冠军邓亚萍、澳门电竞总会会长何猷君等知名人物分别出席各大分论坛，堪称是中国游戏产业规格层次最高、参会人数最多、产业链最为齐全和新闻报道最广的年度盛会。

中国游戏产业年会大会盛况在探索中萌芽时隔十六年，中国游戏产业年会再次在广州举办，也恰逢广州律协换届成立电子竞技与网络游戏专业委员会，勇敢拥抱未来，拥抱新科技，这也是全中国第一个律协成立电子竞技与网络游戏为唯一标志的专业委员会。

本次分论坛由中国音数协主办，广州市律师协会和中国音数协游戏工委联合承办，北京知蝉科技有限责任公司CEO李国龙担任主持，中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长唐贾军，广州市司法局调研处处长詹蔚莹，广州市律师协会会长黄山，广州市互联网法院副院长田绘受邀出席会议并发表致辞。聚焦“游戏产业规模与日俱增”的大背景下游戏版权生态面临的新机遇及新问题，旨在全面探索新形势下的游戏版权服务的机遇和挑战。在游戏产业年会上，第一次出现了与法律相关的分论坛，充分说明游戏行业各界人士对于网络游戏法律法规合规性的重视。

分论坛嘉宾合影趋势和大事
版权保护是游戏产业有序发展的基石，不仅保护创作人的劳动成果和知识产权，还会有效地鼓励创新。

广州市律师协会会长黄山游戏是文化内容与网络技术的产物，网络深刻改变了作品的创造和传播方式，版权保护的现实意义更加重要。中国音数协副秘书长、游戏工委唐贾军秘书长在本次年会中发布数据——“目前2020年中国网络游戏产业的整体规模是2308亿，用户规模达到了5.32亿，今年增长了20%多，2700多亿。其中版权的份额占整个网络版权份额的四分之一，足以说明版权的重要性”。当游戏衍生出来的角色形象、背景音乐、游戏直播等游戏版权新的增长点出现，游戏版权的生态问题变得更加复杂和难断。唐贾军秘书长从法律层面和行业层面出发，讲述了如何推进攻克版权保护难题。第十三届全国人大常务会表决通过了修改中华人民共和国《著作权法》的规定，新的《著作权法》回应了目前最迫切行业的需求，为游戏产业提供了与时俱进的法律保障。在行业层面，中国音数协游戏工委在打造健康高质量的游戏版权生态过程当中，将发挥积极的作用。

中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长唐贾军田绘院长用“默默生根、遥遥领先”这八字箴言概括了目前网络游戏规模的发展；并提出三点倡议，一是提高司法公信力，推动行业规范；二是用前瞻性眼光探索行业发展；三是拓宽联动圈层实现行业自治。

广州市互联网法院副院长田绘新技术在游戏版权保护领域的应用
分论坛设主旨演讲加圆桌论道环节。腾讯研究院版权研究中心秘书长田小军，广州互联网法院周扬法官，华东政法大学知识产权学院副院长、博士生导师丛立先教授，广州市律师协会电子竞技与网络游戏业务专业委员会主任杨杰，网易游戏法务总经理周洁、三七互娱副总裁兼法务负责人赖启祺，广州市南粤公证处唐毅副主任，讯思雅首席执行官田海，腾讯云王乐庆等法官、专家、学者、企业代表进行了主题分享。从众位代表的演讲中了解到，各种新技术已在游戏版权保护领域得到应用，除了传统的版权登记，还提到SVN、区块链、VPN取证、信息采集技术、AI+AR的应用、通过OCR技术将弹幕或者是字幕转换成文本以及语音识别、视频指纹技术以及电子存证的技术等。未来，行业还将通过各方经验成果的借鉴和专业务实的交流，强化了自身业务知识，进一步开拓视野、启迪思维，加强游戏版权保护、提升游戏版权业务水平。

游戏版权规范对全行业的意义
分论坛最后，中山大学李扬教授、龙族创意联合创始人陈剑书、韬安律师事务所高级顾问孙磊、众乐互娱总经理贺旸、讯思雅信息科技有限公司首席执行官田海以“游戏版权规范对全行业的意义”为主题进行圆桌论道，共话游戏版权保护与发展。在不同思想的碰撞下，将游戏版权规范，如何治理“李鬼打李逵”等话题进行深层次剖析，百家争鸣、百花齐放的学术火花也引得现场掌声阵阵。 

以科技和创新模式驱动，共建游戏版权生态保护与发展美好未来。游戏版权规范有利于进一步规范市场，有利于鼓励内容创造，有利于扩大国产游戏在海外发行的影响力，对提高司法公信力也有深远意义。

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及研究成果的科学价值与创造性判断的关系以及基因序列权利要求的创造性判断。

01

最高院观点

一项技术成果的取得可能历经艰辛，构成有意义的研究成果或者具有其他价值，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性。

02

研究成果与专利申请的关系

我们知道，研究成果是专利申请的重要基础。但是，并非所有的研究成果都能够进行专利申请。

比如，《专利法》第二十五条中规定了不授予专利权的情况：科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动植物品种、原子核变换方法获得的物质、平面标贴等。

另外，即使不属于上面列举的情形，要获得专利授权，还必须满足专利法对于专利授权的条件，比如具备新颖性、创造性和实用性等。

因此，科研成果与专利虽然都涉及各个领域的技术，但二者不是完全重叠覆盖,而是一部分重叠交叉的关系。

03

研究成果的科学价值与创造性判断的关系

基于研究成果申请的专利，在创造性的判断中，是否研究成果的科学价值高则具有创造性？价值低则不具有创造性呢？研究成果的科学价值与创造性之间是什么样的关系？

实际上，创造性的评价采用的标准与研究成果的科学价值的评价标准完全不同。

专利的创造性评价中，需要考虑现有技术的状况，将本发明与现有技术比较，看看本发明相对于现有技术是否具有突出的实质性特点和显著的进步。

所谓“突出的实质性特点”是指，对于本领域技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

所谓“显著的进步”是指，发明与现有技术相比较能够产生有益的技术效果。

在专利的实质审查过程中，审查员严格采用传统的三步法来进行发明创造性的评述。

按照三步法，要评述一个权利要求的技术方案不具有创造性，需要确定对比文件公开的内容、确定区别技术特征、发明实际解决的技术问题、对比文件的启示等。

基于这些项目的分析，判断发明对于本领域技术人员来说是否是显而易见的。

反过来，作为申请人一方，在答复审查员关于创造性的审查意见时，一方面可以从审查员的三步法的评判中找出认定的事实错误、逻辑上的错误等进行反驳，另一方面，还可以从预料不到的技术效果、对比文件之间没有结合动机、结合存在技术障碍等方面来主张创造性。

但是，审查员在进行创造性评价时，并不会考虑这个发明所带来的科学价值。

实际上，一部分获得了专利授权的技术，背后的科学原理非常简单，大家看到都会有恍然大悟的感觉。

生活中大家司空见惯、习以为常的现象，经过仔细研究，可能就会创造出一项伟大的发明。

比如前几年非常流行的自拍杆，它的机械结构并不复杂，可以说并没有太大的科学价值。

但是，凭借着自拍杆专利，通过维权或者许可，其权利人收益颇丰。

另一方面，有一些对于人类来说非常重要的科研成果，比如疾病的治疗方法等，由于缺乏实用性而被排除在专利法的保护对象之外。

如最高院在判决书中所指出的，在创造性的审查中，通常不考虑发明的获得过程是否艰辛，发明人在发明创造过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，一般都不影响对该发明创造性的评价。

04

基因序列权利要求的创造性判断

对于生物基因以及基因片段的发现能否被授予专利权，一直是备受大家关注的问题。

从自然界找到的以天然形态存在的基因或DNA片段，仅仅是一种发现，不属于专利法保护的客体。

那么，通过一定的方法分离得到的具有特定功能性的基因序列，是否能够获得专利保护呢？

一方面，这样的研究工作具有很高的科学价值。对人体而言，基因测序可以用于疾病预防、基因诊断、个性化医疗等方面，另外，在动植物方面，也可以用于疾病预防、基因改良、提高抗病虫害、抗高温抗旱等性能。

但是，基因序列的分离品或者复制品与自然界存在的基因序列在本质上仍然属于同一种物质。基因测序并没有创造出新的物质。

因此，传统的观念认为，这样的研究成果属于前面所说的“发现”，不属于专利权保护的客体。

现行专利法中，对于脱离人体或者通过技术方法获得的生物体，包括基因序列或者基因序列的一部分，是有可能获得专利授权的。

本案中，对比文件2中公开了利用据已知的番茄HSFA1的蛋白质序列和大豆EST数据库采用生物信息学和比较基因组学的方法结合RACE技术克隆大豆热激转录因子基因GmHsfA1，对拟南芥、番茄和大豆等植物的HSFA1进行氨基酸序列同源性分析，证实GmHsfA1的过量表达明显提高了转基因大豆植株的耐热能力。

本申请中，申请人采用对比文件2公开的同源基因克隆的方式，利用水稻热激因子作为已知序列，获得了小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列。

对此，审查员认为，本申请实际解决的技术问题在于如何获得小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列。而本领域普通技术人员结合对比文件2给出的大豆的同源基因克隆的方式，将其应用到小麦上，来获得本申请权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的。

另一方面，申请人认为，本案所采用的同源基因克隆方法虽然与对比文件2公开的方式相同，但是，利用该方法来获得具体的序列本身也是需要创造性劳动的。

在庭审过程中，法院向申请人一方提出的一个问题就是，在本发明的同源基因克隆方法过程中，申请人遇到了什么样的技术上的困难并加以克服了？

从本案的庭审可以看出，对于氨基酸序列类的专利技术方案，无论审查员还是法院的角度，都是从获得该氨基酸序列的方法是否非显而易见的角度来进行考量的。

这一方面说明，现有的审查制度中，并没有采取传统的“发现”的观点，认为涉及基因序列的权利要求属于不授权客体。

另一方面，虽然要求保护的是基因序列这样一种产品权利要求，但是，在判断其创造性时，是从获得这样的基因序列的方法相对于现有技术是否非显而易见的角度来考虑的。即依靠判断发明产生方法的创造性来判断认定发明本身的创造性。

为何一个产品权利要求的创造性要依赖其产生方法呢？

这是因为，根据氨基酸序列来推测出核苷酸序列的努力虽然工作繁重但不需要太多的创造性，并且，由于技术进步以及新型的序列探测仪器的出现，这些工作的强度也大幅下降。因此，除非获得这样的基因序列的方法中存在通常难以克服的困难，否则，创造性难以被认可。

但是，对于这样的创造性判断方法，也是存在质疑的声音。

05

关于本案

看到最高院的裁判规则，我以为申请人属于科研单位，对于专利法是不是有一些误解。实际上，本案的二审庭审过程中，申请人一方并没有从科学价值的角度着力。

本案的庭审中，从对比文件公开的内容、区别技术特征、发明解决的技术问题等等层层展开，逐一进行陈述和辩论，双方无论从专利法的角度还是从基因技术的角度来看，都是非常的专业，可以说是关于创造性判断的一个非常好的学习案例。

06

相关信息

发明名称：植物耐逆性相关蛋白TaHSF1及其编码基因与应用

无效决定：

一审判决：（2016）京73行初6269号

二审判决：（2019）最高法知行终129号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号：知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及专利无效中“权利要求的进一步限定”的修改方式及其对实务的影响。

01

《专利审查指南》对于无效程序中

权利要求修改方式的规定

对于无效程序中权利要求的修改，2010年版《专利审查指南》规定了三种方式，即权利要求的删除、合并以及技术方案的删除。

2017年修改的《专利审查指南》（2017年4月1日起实施且现行有效）中有所放宽，增加了2种修改方式：权利要求的进一步限定以及明显错误的修正。

“权利要求的进一步限定”是指，在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

02

“权利要求的进一步限定”

需要满足的条件

相对于合并的修改方式，“权利要求的进一步限定”的修改方式中，不必将其他权利要求中的全部技术特征补入，可以只将其他权利要求中的部分特征补充到要修改的权利要求中。

对于这样的修改方式，《专利审查指南》中还有进一步的限定。

1、修改必须是针对无效宣告中的理由或者证据来作出的。

2、要满足下面的修改原则：

(1)不得改变原权利要求的主题名称。

(2)与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

上述修改原则中，需要特别注意的是第（2）、（3）条原则。

不得超出原说明书和权利要求书记载的范围

这一原则是专利修改最基本的原则。

无论是专利审查的初审、实审阶段，还是后续的复审、无效阶段，所有的修改都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

这是因为，专利制度最根本的原则是“公开换保护”，即通过技术方案的公开来换取专利权的独占保护。

那么，要求专利保护范围必然处于原始递交的申请文件所记载的范围之内，才不会使得专利权人获得的独占保护范围超过其向公众公开的范围，从而超出公众预期。

这里的“原说明书和权利要求书”应该如何理解呢？

对于国内申请以及通过巴黎公约途径要求国外优先权的申请，其是指在申请日提交到专利局的说明书（包括附图）及权利要求书。

对于通过PCT途径进入中国的专利申请，则是指提交到国际局的PCT申请。

与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围

“授权的权利要求”是指，授权公告文本中的权利要求书。

为了保护社会公众对已授权专利文件的信赖利益，避免专利权人利用修改将专利申请时未记载的技术内容补充到权利要求书中，要求无效中对权利要求的修改不得超出原专利的保护范围。

那么，这里的“原专利”具体指什么呢？下面结合本案具体进行分析。

03

本案经纬

及对“原专利的保护范围”的理解

涉案专利授权公告文本中，权利要求1、2、18、19、20的引用关系如下图所示。

无效宣告程序中，专利权人修改了权1，将权2和权20的特征补入其中。

复审委观点

复审委没有认可上述修改，认为修改后的权1中没有包含权18、权19的特征，从而扩大了原专利的保护范围。

当然，本案复审决定是2010年作出，在2011年《专利审查指南》修改之前，适用2010年版的《专利审查指南》。

2010年版的《专利审查指南》中规定的无效程序中的修改方式限于权利要求的删除、合并以及技术方案的删除。因此，复审委的决定也是符合《专利审查指南》修改前的规定的。

北京知识产权法院观点

一审中，北京知识产权法院支持了复审委的观点。

北知院认为，授权的权19限定了铁基钎焊填料物质含有Cr、Ni、Si、B、P、Mn、C、Hf中的至少一种，并给出了每种元素的含量范围，即当铁基钎焊填料物质含有上述元素中的多种时，每种元素的量都应受到权利要求19记载的数值的限制。

而修改后的权1没有限定当铁基钎焊填料物质中含有这四种元素时这四种元素的具体含量范围，故实际上扩大了原专利的保护范围。

最高院观点

一审法院认为修改扩大了原专利的保护范围，上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对，比对基准有误。

应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。

这是因为，专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。

因此，将“原专利的保护范围”理解为原专利的独立权利要求的保护范围，不会损害原专利的公示效力，也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。

04

最高院裁判规则

无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，

应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，

兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，

不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。

05

对实务的启示

无效宣告程序中“权利要求的进一步限定”的修改方式，使得无效中对权利要求的修改方案增多，修改后权利要求的可能性也增多。

由此，也给专利撰写、专利有效性分析等实务工作带来一定影响。

1、对专利撰写的影响

一种典型的申请文件撰写方式是，先写出权利要求的结构，然后在说明书中按照顺序对权利要求中的技术方案逐一展开进行说明。

这种方式撰写出来的申请文件中，权利要求中的技术方案在说明书中逐个说明，不会发生遗漏，也不存在权利要求书得不到说明书支持的缺陷。

但是，在从权中存在多个技术特征的情况下，通常的情况，是将从权中的特征作为一个整体进行说明。

对此，建议在说明书中，尽可能将各个独立的技术特征拆开进行单独的说明。

这样，无效程序中将部分技术特征补充到其他权利要求的情况下，能够满足前述的“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的修改原则。

2、对专利有效性分析的影响

专利有效性分析，是指对一项专利的权利要求稳定性进行分析的工作。

比如，如果在专利防侵权分析中发现企业即将上市的产品存在侵犯授权专利的风险，则可以考虑对该授权专利提起无效宣告，来消除侵权风险。

在提起无效宣告之前，企业需要对授权权利要求的保护范围进行分析，分析权利要求书中的各个技术方案被无效的可能性。

在这个过程中，就需要考虑到无效宣告过程中专利权人可能进行的修改。

而“权利要求的进一步限定”的修改方式使得修改后的权利要求的技术方案存在更多的可能性。

因此，除了分析授权专利的独权、从权的技术方案之外，还需要考虑将从权中的部分特征补入到独权或者其他从权中得到的技术方案、企业的技术是否会落入这样的技术方案所保护的范围内、以及无效的可能性。

06

相关信息

无效决定：第29765号无效宣告请求审查决定

一审判决：(2016)京73行初5802号

二审判决：（2019）最高法知行终19号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及专利侵权中侵权赔偿额的计算以及举证责任的承担。

01

最高院观点

专利权人主张以侵权获利计算损害赔偿数额且对侵权规模事实已经完成初步举证，被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料，导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定，对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可不予考虑。

02

侵犯专利权案件中

如何计算赔偿额？

在专利侵权案件中，如果法院认定构成专利侵权，则需要进一步确定侵权赔偿额。

与专利侵权案件赔偿相关的条款有：

《专利法》第六十五条

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十七条

《专利法》第六十五条

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)（以下，简称“解释二”）

第二十七条　权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

根据《专利法》第六十五条的规定，侵权专利权的赔偿数额的确定有四种方式，分别是权利人实际损失、侵权人获益、参照许可使用费确定（酌定）以及法定赔偿。

其中，专利权人可以选择从前三种计算方式中选择一种计算方式主张赔偿额。在专利权人无法对提供充分证据支持其要求的赔偿额时，法院会适用法定赔偿的方式来确定侵权赔偿额。

03

专利侵犯案件中

举证难、赔偿低的问题

尽管《专利法》为专利权人提供了前面三种不同的计算方式，但实务中，权利人仍然面临举证难的问题。

实际案件中，大多没有办法直接体现出权利人的实际损失。

因为，除非证明权利人的损失与侵权人的侵权行为之间具有直接因果关系，否则，很难将权利人的损失完全归责于侵权人的侵权行为。

对于侵权人获益的计算方式，与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握，权利人一方往往难以获得这样的证据。

而大多数的专利侵权案件中涉案专利都没有进行过专利许可，没有可以参照的许可使用费，司法实践中适用的比例也较低。

因此，在过去的专利侵权案件中，百分之九十以上的案件都是采用法定赔偿的方式来确定赔偿额。

法定赔偿方式确定的赔偿额普遍偏低。

国家知识产权局2019年发布的《2018年中国专利调查报告》显示：

2017年“赔偿额度在10万元以下和无赔偿”所占的比例为66.4%，赔偿额度在500万以上仅为0.7%；

2018年“赔偿额度在10万元以下和无赔偿”所占的比例为72.1%，赔偿额度在500万以上为2.4%。

04

尽可能提供

侵权人获益的初步证据

实务案件中，从保护商业秘密角度考虑，相对于权利人实际损失、许可使用费这两种方式，权利人更多的是选择提供侵权人获益的计算方式。

根据前述解释二的规定，主张侵权人获益的计算方式时，权利人的义务是提供侵权人所获利益的初步证据。

在权利人提供了足够的初步证据并且侵权人掌握相关证据的情况下，侵权人获利的举证责任就转移到了侵权人。

法院可以责令侵权人提供账簿、资料等。

如果权利人在其举证能力范围内就侵权人的获利情况进行了充分举证，且对其所请求经济损失数额的合理性进行了充分说明的情况下，侵权人不能提供相反证据推翻权利人赔偿主张的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

随着互联网经济的兴起，企业通过网络平台等进行线上销售的占比越来越大，这为权利人提供侵权人获益的证据提供了很大的便利。

本案中，作为权利人的敦俊公司提供了下列的侵权人获益的证据：

1、被告在其京东官方旗舰店的销售情况；

2、被告在天猫官方旗舰店的月销量；

3、行业内路由器产品的利润率;

4、被告在网店、实体店均有销售的事实；

5、被告公司网站显示的年销售额、行业占比；

6、原告为维权支付的合理开支。

在一审中，侵权人没有提交能够反映被诉侵权产品生产、销售情况的完整的财务账簿、资料等证据，一审法院对权利人主张的500万元赔偿予以全额支持。

在二审中，侵权人虽然对赔偿额提出了异议，但仍然没有提交相关证据。因此，最高院驳回了侵权人的上诉请求，维持500万赔偿额的原判决。

05

解释（二）第二十七条

解决了举证难、赔偿低的问题

前述的司法解释（二）第二十七条的规定，正是为了解决司法实践中专利权人举证难、赔偿低的问题。

上述司法解释（二）中的“初步证据”，例如有，侵权人自己在年报、官网等渠道主张的盈利信息、侵权人在平台的销售数据、相关行业的利润率等数据。

在互联网时代，这样的数据相对比较容易寻找。

基于这些证据，有可能能够推算出侵权人的获益。

侵权人如果认为权利人主张的赔偿额过高、不合理，侵权人完全有能力提供其自身掌握的财务账簿等数据来支持自己的主张。

因此，在在权利人完成了“初步证据”的举证责任后，将举证义务转移到侵权人是合理的。

而赔偿低的直接原因就是举证难。在证据不足的情况下，法官没有确定赔偿额的充分依据。

因此，可以说，解决了举证难的问题，也就解决了赔偿低的问题。

06

实务启示

司法解释（二）的第二十七条可以说从很大程度上减轻了权利人的举证责任。

但是，并不等于权利人只需要列举简单的“初步证据”就完成了举证责任。

权利人提供的证据需要为其主张的赔偿额提供合理的计算依据。

如果权利人提供的证据不足以支持其赔偿额，即使侵权人没有提供其获益没有达到权利人要求的赔偿额的证据，也难以让法官支持全额支持权利人主张的赔偿。

另一方面，从侵权人的角度来看，司法解释（二）第二十七条的规定使得侵权人无法如之前一样通过消极举证使得法官采用法定赔偿的计算方式。

侵权人不得不直面权利人主张的赔偿额，在提供财务账簿等证据材料与承担不利后果之间做出选择。

07

相关信息

一审判决：（2018）鲁01民初1481号

二审判决：（2019）最高法知民终147号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及确认不侵权之诉。

01

案件梗概

2018年5月24日，萨驰公司向苏州市知产局提交专利侵权纠纷处理请求，主张固铂公司使用的VMI公司生产、销售的MAXX轮胎成型机侵犯其专利权。

2018年9月24日，VMI公司向萨驰公司邮寄催告函，称前述行政投诉使其生产经营处于不稳定状态，要求萨驰公司撤回行政投诉或依法提起诉讼。

2018年10月19日，萨驰公司向法院起诉VMI公司和固铂公司，而在10月29日，VMI公司和固铂公司向法院提交了确认不侵权之诉的材料。这两个案件于同一天的11月7日立案。

02

确认不侵权之诉及提出条件

确认不侵权之诉，属于民事诉讼法中规定的确认之诉，是通过请求法院对一定的权利或者法律关系的存在与否予以判决确认的诉讼。

现实中，有些权利人滥用权利，向竞争对手发出侵权警告，使得竞争对手的商誉受损，但是又不在合理时间内向法院起诉，使得被警告方是否侵权处于不确定的状态。

这种情况下，被警告方有权向法院提起确认不侵权之诉，从而明确是否存在侵权行为，消除不确定的状态。

被警告方通过积极向法院提起确认不侵权之诉，能够防止权利人滥用权利，损害他人利益。

相对于其他领域，确认不侵权之诉更多地出现在知识产权领域。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条中详细规定了提起确认不侵犯专利权诉讼的条件。

第十八条

权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

根据第十八条的规定，提起确认不侵犯专利权诉讼，需要满足下面的3个条件：

（1）权利人向他人发出侵犯专利权的警告；

（2）被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权；

（3）权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼。

03

焦点问题

本案的焦点问题之一是，前述第十八条中规定的“警告”应该如何解释？

首先，本案中，向苏州市知产局提交纠纷处理请求的行为是否能被认定为警告？

进一步，前述的纠纷处理请求中，被请求人仅涉及实施了使用行为的固铂公司，并没有涉及生产、销售的VMI公司。那么萨驰公司的纠纷处理请求是否构成对VMI公司的警告？

本案的焦点问题之二是，萨驰公司提起侵权诉讼的时间应当如何确定？

对于前述的条件（3）中的期限，提起诉讼的时间应当以材料送达法院的时间为准，还是应该以立案的时间为准？

04

最高院观点

1、关于萨驰公司向苏州市知产局提交的纠纷处理请求是否构成警告、以及、是否构成对VMI公司的警告？

最高院认为：

VMI公司由于不是被请求人，因而没有机会参与到行政处理程序中，无法在该程序中主张相应权利，但行政处理程序的处理结果可能直接影响其利益。并且，VMI公司的产品销售市场可能会受到影响。

因此，萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于专利法司法解释第十八条所称的对于VMI公司的侵权警告。

最高法的上述观点中，论述的重点放在了专利侵权纠纷处理请求对于被请求人VMI公司是否构成警告上面，并没有论述更基本的一个问题，即向地方知识产权局提交的专利侵权纠纷处理请求本身是否构成警告，或者说，最高院直接默认这样的专利侵权处理请求构成警告。

对于向地方知识产权局提交的专利侵权纠纷处理请求是否构成警告这一问题，萨驰公司的代理律师对此也提出了质疑，详细见“最高院知识产权法庭首例专利确认不侵权案例焦点评析”一文。

2、萨驰公司提起侵权诉讼的时间应当如何确定

专利权人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼是确认不侵害专利权之诉的受理条件之一。

本案中，最高院认为，应该将法院收到萨驰公司提交的起诉材料的时间作为提起诉讼的时间。

萨驰公司提起侵权诉讼的时间为2018年10月19日，在VMI公司发出催告函两个月之内、萨驰公司收到催告函一个月之内的期限之内，因此不满足前述的条件（3）。

由此，最高院认为，固铂公司及VMI公司的确认不侵权之诉不符合前述的第十八条规定的受理条件。从而驳回了固铂公司、VMI公司的诉讼请求。

05

对实务的影响

向地方知识产权局提交的专利侵权纠纷处理请求、以及、向法院提起侵权诉讼是专利权人维护自己权利的2个途径，专利权人有权选择其中的任一途径。

根据最高法的观点，向地方知识产权局提交的专利侵权纠纷处理请求构成警告。

按照本案的裁判规则，从权利人的角度考虑，在向地方知识产权局提交专利侵权纠纷处理请求的时候，不仅需要做好专利被提出无效宣告的准备，还需要同时做好侵权诉讼的准备，后续如果被控侵权人后续提出确认不侵权之诉，才能够从容地进行应对。

另一方面，收到了权利人的警告信或者被提出专利侵权纠纷处理请求的被控侵权人或者利害关系人，可以先书面催告权利人行使诉权，如果权利人在一定期间内不提起诉讼，则可以主动出击，提起确认不侵权之诉。

05

相关信息

一审判决：（2018）苏05民初1453号

二审判决：（2019）最高法知民终5号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及合法来源抗辩及权利人维权合理开支的承担。

01

最高院观点摘要

如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。

销售者的合法来源抗辩成立，既不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，也不免除停止销售侵权产品的责任，仍应承担权利人为获得停止侵害救济所支付的合理开支。

02

案件梗概及焦点问题

本文涉及两个实用新型专利侵权案件。

本文中关于是否构成侵权我们不作分析。我们关注的是，如何进行合法来源抗辩，合法来源抗辩成立的情况下，使用者、销售商需要承担什么样的侵权责任，对于赔偿及合理开支部分如何认定？

案例1：

宝寇公司起诉馆陶县佩龙水暖及其经营者武建磊，其销售的双开关恒温阀侵犯了宝寇公司的一件实用新型专利权。

对此，武建磊辩称，其销售的产品具有合法来源，并提供销售出货单、销售经理名片等予以证明。

案例2：

深圳市和力泰科技起诉广州速锐以及广东快女生物侵权实用新型专利权。

本案中法院查明，快女公司与速锐签订购销合同，约定快女委托速锐以6万8的价格向案外人鑫进公司购买面膜机。

另外，速锐公司与鑫进公司签订购销合同，以同样的6万8的价格购买面膜机，并在合同中明确了速锐公司是受快女公司所委托，速锐公司不承担任何形式责任。

上述2个案例中，被诉侵权人佩龙水暖、速锐公司都实施了销售行为，他们也提供了证据证明其销售的产品具有合法来源。另外，快女公司实施了使用行为。

在专利维权案件中，权利人在维权初期进行调查取证时，最先找到的往往是销售商、使用者，有时候无法根据取得的证据找到背后的侵权产品制造者，因此，权利人往往以销售商作为被告提起专利侵权诉讼。

另一方面，在有明确制造者的情况下，出于打击销售侵权产品行为、通过销售地制造连接点来选择合适的诉讼管辖地等目的，权利人往往会将销售商作为共同被告一并起诉。

那么作为销售商、使用者，如何进行合法来源抗辩，也即如何证明自己销售、使用的产品具有合法来源呢？证明合法来源是否意味着不侵权、不需要进行赔偿呢？

03

如何进行合法来源抗辩

1、合法来源抗辩的法律依据

《专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

上述规定是专利侵权诉讼中合法来源抗辩的主要法律依据。

那么，为什么会对使用者、销售者赋予这样的抗辩权利呢？

一方面，确实存在使用者、销售者不知道所使用、销售的产品侵犯了他人专利权的情况。

并且，专利侵权的判定需要一定的专业技能，使用者、销售者通常无法自行判断所使用、销售的产品是否侵犯他人的专利权。

如果不赋予使用者、销售者合法来源抗辩的权利，反而会侵害善意的使用者、销售者的合法利益。

另一方面，专利侵权的源头是侵权产品的制造者，但是在实务中，被诉侵权产品往往在市场上经过多个流通环节，权利人经常难以找到真正的制造者。

相对于生产行为，销售和使用行为相对比较容易被发现。

通过设立合法来源抗辩，能够提供合法来源的销售商、使用者免于承担赔偿责任，从而有利于根据销售者、使用者提供的线索找出侵权源头，从根本上遏制专利侵权的发生。

2、合法来源抗辩的主体

从上述规定可以看出，合法来源抗辩的主体限于使用者、许诺销售商、销售商，不包括制造商、进口商。

随着社会分工的细化，很多产品并不限于单独、直接生产的方式，还出现了定制、委托加工、委托生产等间接生产、共同生产等生产方式。

在这些生产方式中，对于委托他人按照自己的要求进行定制生产的委托加工方，通常被法院认定为侵权产品的生产者，从而不具有“合法来源”抗辩的主体资格。

3、合法来源抗辩

根据上述规定，合法来源抗辩成立需要两个方面的条件：一是不知道侵权、二是能够证明合法来源。

其中，“不知道侵权”是主观条件，“证明合法来源”是客观条件。那么这两个条件是否有关联，两者有什么关系吗？

我们知道，要求销售者从正面证明“不知道侵权”这一消极的事实是不可能实现的。这一主观条件的举证责任不应该由销售者来承担，而是应该由专利权人从反面举证销售者“知道侵权”。

如最高院在裁判规则中所指出的，如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。

作为销售者、使用者，需要证明的是“合法来源”这一客观部分，即提供证据证明其销售、使用的产品具有合法来源。

作为这样的证据，例如有产品购销合同、代理协议、购货单、送货单、验货单、支付凭证、发票、聊天记录、邮件等等。

当然，这些证据还需要互相之间没有矛盾之处，并且提供的来源清晰、渠道合法、价格合理，符合所属行业的交易习惯。

尽管使用者、销售商、许诺销售商只需要“证明合法来源”，没有责任对其“不知道侵权”进行举证证明，但法官在分析证据时，会考虑是否符合来源清晰、渠道合法、价格合理，符合所属行业的交易习惯等方面。而这些因素会影响法官对于是否“知道侵权”这一条件判断的心证。

所以，上述的合法来源抗辩中的主观条件与客观条件之间并非完全独立而是有所关联的。

04

合法来源抗辩成立后的责任承担

如果合法来源抗辩成立，使用者、（许诺）销售商分别需要承担什么法律后果呢？

（1）是否侵权？

即使合法来源抗辩成立，使用者、（许诺）销售商的使用、销售、许诺销售行为依然是《专利法》第十一条所禁止的行为。使用者、（许诺）销售商的行为依然是构成侵权。

合法来源抗辩不是不侵权抗辩。合法来源抗辩成立，并不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，

（2）是否停止相关行为？

既然认定构成侵权，则需要承担相应的侵权责任，其中就有停止实施使用、（许诺）销售等行为。

不过，前述解释(二)中针对使用者规定了例外情况。

具体地，如果被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的，则对于专利权人请求停止使用的主张，法院不应支持。

也就是说，对于使用者来说，如果合法来源抗辩成立，则可以不必停止其使用行为。

这是因为，使用者的继续使用行为并不会使得权利人的损害继续扩大。

但是，销售行为就不一样。如果销售者如果继续出售侵权产品，他人购买后的使用必然也构成对专利权的侵犯，从而对权利人的损害进一步扩大。因此，通常来说，销售者需要停止销售行为，但使用者在支付合理对价的前提下，法院不要求使用者停止使用侵权产品。

（3）是否承担赔偿责任？

根据《专利法》第七十条，合法来源抗辩成立，则使用者、（许诺）销售商被免除赔偿责任。

（4）是否承担合理开支？

需要承担合理开支。

本文的案例2中，最高院指出，合法来源抗辩成立，并不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，而维权合理开支系基于侵权行为而发生，故在合法来源抗辩成立的情况下，权利人为获得停止侵权救济的合理开支仍应得到支持。

在案例2中，和力泰公司主张了合理开支，但并未提交任何关于合理开支的证据。即使如此，最高院仍然在考虑代理费用、公证费用以及正常差旅市场价格水平的基础上酌定和力泰公司在该案中的合理开支为30000元，并判决由速锐公司赔偿。

05

相关信息

案例1：

一审判决：（2019）冀01民初112号

二审判决：（2019）最高法知民终118号

案例2：

一审判决：（2017）粤73民初2833号

二审判决：（2019）最高法知民终25号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知民终16号案例，涉及创造性判断中关于生物材料保藏的考量。

01

最高院观点摘要

对比文件仅公开了相同或相近的筛选、突变等手段的制备方法，并未对制备出的生物材料进行保藏，本领域普通技术人员不能通过重复该制备方法以及其他途径获得本专利请求保护的生物材料，且无动机改进制备方法以获得该生物材料的情况下，专利申请请求保护的生物材料相对于该对比文件具备创造性。

02

案件梗概及焦点问题

本案为专利无效行政案件。

涉案专利名称为“绿脓杆菌甘露糖敏感血凝菌毛株”，其权利要求1如下图所示，要求保护一种保藏号为CGMC0190的绿脓杆菌甘露糖敏感血凝菌毛株。

证据1的申请人、发明人与涉案专利在申请阶段的申请人及第一发明人相同。

证据1中记载了与涉案专利基本相同的菌株获得方法，主要是连续传代使之毒力降低，再应用基因工程方法获得绿脓杆菌，主要包括462次传代减毒过程，还包括染色体酶切、随机连接和培养、反复克隆等步骤。

证据1的菌株也具有与涉案专利相同的关键特征，即具备甘露糖敏感血凝菌毛（MSHA）。

但是，证据1中没有记载菌毛株的保藏信息，也没有记载可购买的商业渠道或发放渠道。

无效宣告请求人提出了权利要求1不具有创造性的无效理由。那么，权利要求1相对于证据1是否具有创造性呢？

是否因为证据1的菌株不能为公众所获得，从而不能评价权利要求1的创造性，因此权利要求1相对于证据1具有新颖性和创造性？

在涉及生物材料保藏的专利创造性的评价中，是否要求对比文件公开了与涉案专利权利要求中相同的菌株，才能判断不具有创造性？

03

涉及生物材料保藏的创造性评价

微生物材料最小的基础单元是种（species），相同的微生物种显示高度相似性，亲缘关系接近，与其他种之间有明显差异。

《专利审查指南》第二部分第十章第9.4.2部分对涉及生物材料的创造性进行了规定，其中，对于涉及微生物材料的创造性，记载了两种具有创造性的情况。

（1）新的种具有创造性

如果发明涉及的微生物是与已知种的分类学特征明显不同的微生物，即是新的种，则具有创造性。

（2）已知种在产生了预料不到的技术效果的情况下，具有创造性

如果发明涉及的微生物的分类学特征与已知种的分类学特征没有实质区别，但是该微生物产生了本领域技术人员预料不到的技术效果，那么该微生物的发明具有创造性。

那么，从上述的审查指南的规定可以看出，对于涉及微生物材料的创造性判断，首先是看要求保护的菌株与对比文件公开的菌株是否属于相同的种；如果属于相同的种，接下来需要判断是否产生了预料不到的技术效果。

本案中，从无效请求人、专利权人以及各级法院的意见来看，涉案专利要求保护的菌株与证据1公开的菌株属于相同的种。那么按照审查指南的思路，接下来是判断涉案专利相对于证据1获得了预料不到的技术效果。

04

复审委及一审、二审法院的观点摘要

复审委：

尽管证据1作为现有技术，对期望获得的菌毛株进行了理化特性描述和相应制备方法，……，但是由于生物领域中生物材料的特殊性质，导致公众即使阅读到了相关文字记载，但因为在获取该菌株的制备过程中存在无法预测的随机因素，从而不能合理预期获取到与证据1相同的菌株或同样具有甘露糖敏感血凝菌毛的类似菌株。再次，本专利说明书中记载了所述菌株的免疫原性，证实了其有益效果，同时对甘露糖敏感血凝菌毛株进行了专利法规定的微生物保藏，本专利对现有技术做出了贡献。由此，戴锦良所述的权利要求1与现有技术证据仅为形式上的保藏号区别因而不具备创造性的理由以及根据证据1-22、24-25的内容不付出创造性劳动即可获得相应菌毛株的无效理由不能成立。

一审:

本专利说明书中记载了所述菌株的免疫原性，证实了其有益效果，同时对甘露糖敏感血凝菌毛株进行了专利法规定的微生物保藏，已经足以证明本专利的发明人通过该方法获得了实质性的菌株，并且通过保藏信息的记载，公众能够通过保藏渠道获取该特定菌株，本专利对现有技术做出了有益的贡献。

二审：

本专利权利要求1中记载菌株的保藏号CGMCC0190，而证据1没有公开该菌株被保藏，无任何保藏信息。此时，不宜简单地将有无保藏号当作区别特征进行认定，而应当考量证据1对其中所描述菌株的公开程度和该菌株的可获得性，以判断本领域技术人员是否能够通过证据1的描述而获得该菌株或有动机制备得到该菌株。

在涉及生物材料的发明创造技术方案的创造性评判中，若专利技术方案请求保护的生物材料系通过不能再现的筛选、突变等手段制备得来，能够产生有益效果，并且进行了保藏，而对比文件仅公开了相同或相近的筛选、突变等手段的制备方法，并未对制备出的生物材料进行保藏，即本领域技术人员不能通过重复该对比文件中的制备方法而获得本专利请求保护的生物材料，应当认定本专利请求保护的生物材料并未被该对比文件公开。在没有证据表明本领域技术人员能够通过其他途径获得该生物材料或者有动机改进制备方法以获得该生物材料的情况下，专利技术方案请求保护的生物材料相对于该对比文件公开的技术方案具备创造性。

05

观点分析

上述的复审委和一审的观点中认为，菌株的免疫原性、进行保藏是涉案专利相对于作为现有技术的证据1的有益贡献。

二审从发明动机的角度进行分析，认为本领域技术人员基于证据1没有动机对其制备方法进行改进获得该生物材料。

上述的复审委及一审、二审的观点中，没有按照前述的审查指南的思路来判断创造性，也没有得出“涉案专利相对于证据1获得了预料不到的技术效果”这样的结论。

甚至，这些观点也没有采用传统的评价创造性的“三步法”，即按照认定区别技术特征、找出发明所解决的技术问题、获得的技术效果这样的步骤来进行。

根据最高院的观点，对于涉及生物材料保藏的专利申请，如果满足下面的三个条件，则具有创造性：

（1）通过不能再现的筛选、突变等手段制备得来；

（2）产生了有益效果；

（3）进行了保藏。

可以说，最高院在本案中的裁判规则对于采用通过不能再现的筛选、突变等手段制备得来的涉及生物材料保藏的技术方案的创造性的判断给出的判断方法是非常明确的。对于这样的技术方案，在存在优异效果并且进行了保藏的情况下，创造性能够获得认可。

因此，对于采用通过不能再现的筛选、突变等手段制备得来的涉及生物材料保藏的技术方案，进行保藏就显得十分重要了。

关于这一点，在专利法实施细则里面也有相关规定。

专利法实施细则第二十四条第一项规定，申请专利的发明涉及新的生物材料，该生物材料公众不能得到，并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的，除应当符合专利法和专利法实施细则的有关规定外，申请人还应当在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的，指优先权日)，将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏。

06

关于保藏

关于保藏，如果申请人后续会在其他国家进行专利申请，那么在选择保藏机构的时候，需要注意一下2点：

1、选择布达佩斯条约认可的国际保藏单位进行保藏

中国现有3家国际保藏单位：

广东省微生物菌种保藏中心（GDMCC）

中国典型培养物保藏中心（武汉）（CCTCC）

中国普通微生物菌种保藏管理中心（北京）（CGMCC）

它们能够进行保藏的生物种类不尽相同，需要保藏时可以先行咨询。

2、选择国际保藏方式

即使在上述3家国际保藏单位进行保藏时，也有2种保藏方式：国内保藏和国际保藏。

虽然国内保藏可以通过移转手续转为国际保藏，但国际保藏日是进行移转手续的时间。所以，对于后续会进入其它国家的申请，一开始就国际保藏才稳妥。

07

相关信息

涉案专利申请：200510059850.X

授权公告号：CN1297657C

复审决定：第29970号无效宣告请求审查决定

一审判决：（2016）京73行初5923号

 二审判决：（2019）最高法知行终16号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知民终147号案例，涉及专利法第十一条中“使用”行为的扩大解释。

01

最高院观点摘要

如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。

02

案件梗概

本案是专利权侵权民事纠纷案，涉及名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”（以下简称涉案专利）的发明专利。涉案专利的专利权人为深圳敦俊科技有限公司（以下简称“敦俊公司”），被诉侵权人为深圳市吉祥腾达科技有限公司（以下简称“腾达公司”）。被控侵权产品为一种路由器。

本案一审中，敦俊公司主张腾达公司的制造、销售以及许诺销售行为构成侵权。二审中，敦骏公司进一步主张腾达公司制造路由器过程中必然实施的测试行为构成侵权。

03

根据现有裁判规则，腾达公司的行为不构成侵权

涉案专利权利要求1要求保护包含3个步骤的网站访问方法：

本案中，被诉侵权方腾达公司的实施行为是制造、销售、许诺销售路由器。

腾达公司的路由器在实际的使用过程中，对应权利要求1的步骤A、B的步骤由终端用户利用用户电脑、路由器来进行实施，而步骤C则由网络服务提供商利用网络服务器实施。

根据专利法第十一条所规定的关于侵害方法专利的“使用”行为的字面含义，本案中，实施“使用”行为的主体是用户以及网络提供商。

因此，腾达公司并非路由器使用方法的行为实施主体，腾达公司实际上仅仅相当于侵权行为实施者在实施专利方法时所使用的设备和工具的提供者，腾达公司制造、销售路由器的行为并不直接侵犯涉案专利的专利权，不构成直接侵权。

另一方面，专利侵权的判定中，除了直接侵权之外，还有专利间接侵权。

关于专利间接侵权的判定，专利法司法解释（二）的第二十一条中规定了帮助侵权和教唆侵权这两种类型的专利间接侵权行为。

第二十一条　明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

那么，腾达公司的行为是否构成专利间接侵权呢？

根据前述的专利法司法解释（二）的第二十一条的规定可以看出，专利间接侵权成立要条件，需要满足：（1）明知；（2）专用品/积极诱导。

前述明知是指，帮助侵权的实施者明知其提供的零部件等只能用于生产侵犯专利权的产品，教唆侵权的教唆者明知其教唆对象实施的行为将侵害他人专利权。

前述专用品是指，帮助侵权中帮助者提供的零部件等是发明创造最终实施的专用品；教唆侵权中要求教唆者具有积极诱导的行为。

也就是说，在专利间接侵权的认定中，需要判断行为人是否具有主观过错、实施的行为或行为结果具有侵权专用性。这一点与专利直接侵权的认定是有区别的。专利直接侵权的认定不考虑行为人主观上是否有过错。

本案中，被诉侵权路由器除了涉案专利权利要求的使用方法所涉及的Web 认证上网方式之外，还具备其他认证上网方式的功能，因此涉案的路由器并非是仅具有侵权用途的专用品。其次，本案也无证据显示腾达公司明知被诉侵权产品Web认证方式下的使用将会覆盖涉案专利权利要求的所有技术特征。因此，本案并不满足专利间接侵权明知、专用品的要件。

综上，根据现有的专利直接侵权判定和专利间接侵权判定方法，结论都是腾达公司的行为不构成侵权。

但是，腾达公司制造、销售的被诉侵权路由器主要用途就是实施涉案专利的方法，认定上述行为不构成专利侵权似乎有违公平，因此，本案存在着形式正义与实质公平之间的冲突。

04

最高院的裁判思路

在法律的形式正义与实质公平之间存在冲突的时候，也就是法律规则的适用结果存在实质不公平的时候，需要从立法目的出发，以公平、诚信等法律原则为依据，对被诉侵权行为进行分析和评价。

网络通信领域的绝大多数发明创造的类型为方法专利，并且往往需要多个主体参与才能实施。在实际应用中，软件安装硬件设备中，由终端用户在使用终端设备时触发软件在后台运行，从而实施专利方法。

最高院认为，表面上本案专利方法的实施者是终端用户，但实质上，专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化，终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程，仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演。

终端用户在网页浏览器内输入想要浏览网站的网址，触发专利方法被软件自动执行的行为，是正常的使用现有技术的行为，并非使用专利方法的行为。

由于侵权行为的主体不可能是装置或软件，而应当是通过装置或软件来实施专利侵权行为的自然人、法人或非法人组织等民事主体，因此，将具备执行方法专利所有步骤的软件固化到被诉侵权路由器中的主体，应当被认定为执行涉案专利方法主体，也即使用了涉案专利方法的主体。

据此，本案中，腾达公司在制造被诉侵权路由器的过程中固化专利方法的行为，并非一般地为执行专利方法创造条件或提供帮助的辅助行为，而是直接使用了涉案专利方法的行为。

最终，最高院适用专利法第十一条，认定被诉侵权人制造并销售被诉侵权产品的行为直接导致了专利方法被终端用户所实施，属于专利直接侵权行为。

05

本案确立的“不可替代的实质性作用”规则”

上述最高院的裁判思路及裁判规则中，下述几点值得大家注意：

（1）本案中，最高院对与涉案专利权利要求中的技术特征对应的行为进行了区分，认为与权利要求1的步骤B对应的行为属于使用现有技术的行为，不是使用专利方法的行为。

（2）最高院认为腾达公司在路由器中固化涉案专利方法的实质内容的行为，对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用。也就是说，终端用户正常使用路由器时，就能够使该专利方法机械重演。

（3）最高院将具备执行方法专利所有步骤的软件固化到路由器中的主体认定为执行涉案专利方法的主体，也就是，通过法律解释，将腾达公司制造、销售路由器的行为解释为了专利法第十一条中的“使用”行为，从而认定为是直接侵权。

从上述三点看，在专利侵权判定中，最高院对于涉案专利技术方案的技术特征并不是完全等同的对待，而是重点考虑整个方法中起主导性、关键性作用的步骤。

这与本系列文章的第5篇文章“潜水泵”案中涉及的现有技术抗辩、先用权抗辩的裁判思路有异曲同工之妙。两个案件中，最高院实际上都强调了涉及发明点的技术特征的重要性。

由此也看出，相对于字面含义的专利侵权，最高院越来越注重实质上的专利侵权判定。

本案中，通过对专利法第十一条中的“使用”行为作出更宽泛解释，为方法类专利侵权案件的判定开创了全新思路，同时确立了“不可替代的实质性作用”的裁判规则。

另一方面，从企业规避侵权的角度看，今后的方法专利侵权分析中需要采取更加谨慎。

另外，表面上看，本案的裁判要点在于“多主体实施”的侵权判定，但笔者认为，最高院突破了专利法第十一条中“使用”的字面含义，作出更宽泛的解释是本案的裁判关键。由此引申开来，除了“使用”之外，对于“制造”、“销售”、“许诺销售”、“进口”等实施行为，是否会在今后的裁判中作出更宽泛的解释呢？

06

相关信息

涉案专利申请：02123502.3

授权公告号：CN100412788C

一审判决：（2019）最高法知民终147号

二审判决：（2018）鲁01民初1481号

参考文献

多主体实施方法专利侵权案件的裁判思路与规则——以敦骏公司诉腾达公司案为例，来源：人民司法公众号，作者：张晓阳。

透过腾达案看我国多主体通信方法专利侵权判定的新思路，来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn），作者：李彦波、窦艳鹏。

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及(2019)最高法知行终53号案例，涉及主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用。

01

最高院观点摘要

如果权利要求主题名称记载的效果、功能，不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能，却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在，那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质限定作用。

02

案件梗概

本案是专利权侵权民事纠纷案。涉案专利为发明名称为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”的专利。

专利权人主张的权利基础是权利要求1、10。

在权利要求1和权利要求10的权利要求的主题中，都有一个功能限定的特征“水位高度调节功能”。而在权利要求10中，并没有与“水位高度调节功能”对应的技术特征。因此，对于该特征的限定作用的认定是本案的一个焦点问题。

03

焦点问题

如前所述，本案中的一个焦点问题在于，前述的权利要求10的主题中限定的特征“水位高度调节功能”对于权利要求的保护范围能够产生何种影响？

笔者在写这篇文章时，还没有查到本案的二审判决书。不过，本案的审理法官在涉及同一专利权的另一专利侵权案件中指出：

对于权利要求10而言，特征部分没有记载实现水位高度调节功能的方式，“水位高度调节功能”因此不是对特征部分记载的技术特征构成的技术方案的抽象和概括。此外，从说明书的内容看，实现水位高度调节功能的方式是涉案专利对现有技术的实质贡献，被用于区别于现有技术。因此，虽然“水位高度调节功能”形式上记载在权利要求10前序部分的主题名称中，其仍属于具体技术特征。

从上述可知，法官认为，权利要求10中的“水位高度调节功能”对于权利要求10的保护范围仍然是有限定作用的。

04

功能性特征

功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。

本案中，“水位高度调节功能”的特征没有对结构直接进行限定，且权利要求10没有记载实现该功能的具体方式，仅通过权利要求无法直接确定实现该功能的具体实施方式，因此，“水位高度调节功能”是功能性技术特征。

而在本系列文章的第2篇所涉及的“雨刮器”案中，权利要求中记载的“用于防止锁定元件的弹性形变，并锁定连接器”这部分特征同样没有直接限定结构，为什么最高院最终认定其不是法律意义上的功能性特征呢？

这两个案子的哪方面区别导致了最高院给出了不同的认定？

根据“雨刮器”案中最高院的观点，“防止锁定元件的弹性形变，并锁定连接器”是最终实现的功能，其是通过“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”来实现的，而无论采用何种方式进行面对、延伸，都能够实现“防止锁定元件的弹性形变，并锁定连接器”的功能。

换言之，“防止锁定元件的弹性形变，并锁定连接器”对于“面对、延伸”的方式没有任何限定，从而对于安全搭扣的结构或者其与锁定元件的关系没有实质性的限定作用，因而不认为是法律意义上的功能性特征。

由此可以看出，对于功能性特征，其限定作用还是需要从结构、组分、步骤、条件或者它们的关系等方面进行体现，如果无法体现对结构、组分、步骤、条件或者它们的关系等方面的限定，则即使形式上为功能性限定的特征，仍然不会被认定为法律意义上的功能性特征。

05

功能性特征的限定作用

在专利侵权案件中，对于权利要求中以功能或者效果表达的技术特征，法院是根据说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，来确定该技术特征的内容。”（《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条）

本案中，针对“水位高度调节功能”这一特征，最高院认为，涉案专利中是通过底部即将贯通的盲孔的水位高度调节溢水孔来实现的，使用者选择打通位于不同高度的溢水孔实现调节水位高度。

被诉侵权产品中有一个设置在底面的”溢水柱”。对此，最高院认为，被诉侵权产品的溢水柱只有一个水位高度，既无法调节水位高度，也无法供使用者选择打通与否，其功能、效果均不相同。从而认定被诉侵权产权的“溢水柱”与涉案专利的“水位高度调节功能”这一特征不等同。

对于前述的最高院的论述，笔者有不同意见。

最高院将“水位高度调节”解释为“通过不同高度的溢水孔实现调节水位高度”，也就是说，需要有多个溢水孔来实现不同高度的水位调节。

但是，实际上，涉案专利的权利要求1中，限定的溢水孔的个数是至少一个或者一组。在只有一个溢水孔的时候，显然不应该解释为利用不同溢水孔之间的高度差来实现水位调节。

笔者认为，这里的“水位高度调节”可以理解为，将水位高度调节至与没有溢水孔的情况下的水位不同的高度，也就是，通过设置一个或多个溢水孔，来将水位降低至溢水孔的高度。至于溢水孔的个数，可以是一个，也可以是多个。被诉侵权产品的溢水柱虽然只有一个水位高度，但仍然可以实现将水位调节至与没有溢水孔时不同的高度，从而达到水位高度调节功能。

如果如上所述地理解“水位高度调节”这一功能性特征，那么，对于被控侵权产品的溢水孔是否为与“水位高度调节”等同的特征这一问题，有可能会得出不同的结论。

06

慎用功能性限定的特征

如笔者在本系列的第2篇文章中强调的，在专利撰写时需要谨慎使用功能性限定的特征。

在不得不采用功能性限定技术特征的情况下，应当在说明书中尽可能多地记载多种实施方式，并使得这些实施方式所能直接认定等同的范围尽可能宽泛。这样，在后续可能的权利行使阶段，能够获得尽可能宽泛的保护范围。

在独立权利要求中采用功能性限定技术特征的情况下，需要设定与该技术特征在说明书中记载的具体实施方式对应的从属权利要求，为实审、无效程序中的修改提供基础。

07

其他

最后，本案的专利权人实际上对于专利保护非常重视，不仅申请了很多专利对其技术进行保护，也积极进行专利权维权活动，发起了多起专利权侵权诉讼。并且，专利权人也是在不断地学习专利法知识的。

但是，专利权人维权的结果并不理想，笔者简单检索出来的案件的结果都是专利权人败诉。

笔者想说的是，专利权人积极掌握相关专利法及民法知识是值得鼓励的，另一方面，不建议专利权人不请专业的知识产权律师而是自己进行侵权诉讼。因为，专利侵权案件需要技术知识、专利法知识以及民法知识，这些知识是不可能仅仅通过几次诉讼或者短时间的学习就能够掌握的。 

08

相关信息

涉案专利申请号：201110239591.4

授权公告号：CN102461432 B

一审判决：（2018）桂01民初355号

二审判决：（2019）最高法知民终657号、

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知行终53号案例，涉及新颖性判断的单独比对原则。

01

最高院观点摘要

每一篇对比文件所承载的技术方案都是独立的，即使两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术载体实物，也不能据此当然将这两篇对比文件结合起来评价权利要求的新颖性，因为此时实际比对的对象已经被变更为任何一篇对比文件均未曾记载的、存在于评价者观念中的现有技术。

02

案件梗概

本案是发明专利权无效行政纠纷案。涉案专利为发明名称为“一种急冷喷头”的专利，专利权人为浙江双屿实业有限公司，无效请求人为个人。

涉案专利的权利要求要求保护的是一种急冷喷头。无效请求人提出了包括新颖性、创造性以及不清楚在内的无效理由，并提交了6份证据。

无效请求人主张，证据1中公开的型号为LAB-G的喷嘴与涉案专利权利要求1的急冷喷头结构相同，而证据2~6中公开了与证据1型号相同的LAB-G型的喷嘴，利用证据2~6能够证明证据1中LAB-G喷嘴中关于斜导壁和三角凸板的结构。从而，认为权利要求1相对于证据1不具有新颖性。

无效请求人的这一主张获得了无效阶段合议组的认可。在无效阶段，涉案专利的权利要求被全部无效。

一审中，北京知识产权法院认为，证据1中公开的喷嘴的型号为LAB-G型，证据2中公开的喷嘴型号为LAB-G400型，没有证据表明LAB-G400中的400仅仅指代口径，即使400确系表示口径，也不意味着LAB-G400喷嘴与LAB-G喷嘴为同一种喷嘴并具有相同的结构。因此，认定证据2公开的LAB-G400与证据1中的LAB-G为同一种喷嘴缺乏依据。基于此，一审认定，复审决定认定事实不清，适用法律有误，从而撤销了被诉的无效宣告审查决定。

二审在最高院进行审理。虽然我没有查到二审的庭审或者判决相关的材料，但根据最高院针对本案的裁判规则可以看出，最高院支持了北京知识产权法院的结论，但是基于不同的理由。

根据最高院的观点，即使证据1、2记载的内容指向的是同一个产品，也不能将两者进行结合来评价新颖性。因为这样结合得到的比对对象已经被变为了评价者观念中的现有技术，并非现实存在的现有技术。

03

焦点问题

从上面的案件梗概可以看出，本案的争议焦点在于，证据1、2是否公开了“在环形喷头座的内壁相对螺旋槽的尾端设置有一对斜导壁”这一特征。再转换一下，可以认为，本案的争议焦点在于，是否可以将不同证据中记载的针对同一种类的物品的特征结合用于评价一个技术方案的新颖性？

从结论来看，无论是北京知识产权法院还是最高院都给出了否定的答案。

从理由来看，笔者更加支持最高院的观点。也就是，不能将不同证据中记载的针对同一种类的物品的特征结合用于评价一个技术方案的新颖性。因为，不同的证据就是不同的技术方案。

04

新颖性的评价

新颖性和创造性是专利获得授权的重要条件。专利法第22条第2款中通过排除法的方式对新颖性进行了定义。该款规定，具有新颖性需要满足：没有被现有技术公开、不存在抵触申请。

专利法第22条第2款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中（不属于抵触申请）。

因此，作为无效请求人一方，如果想用新颖性的理由来无效一个权利要求，则需要找到相对于这个权利要求的现有技术或者抵触申请。

专利法第22条第5款：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

根据专利法第22条第5款，要构成现有技术，需要满足两方面：

（1）时间上，需要在“申请日以前”公开

现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，则是指优先权日（这就是优先权制度的意义所在：界定现有技术的时间界限）。需要注意的是，申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。

（2）需要“为公众所知”

这里所说的“为公众所知”是指，处于公众想知道就能够知道的状态，而并非是指“已经被公众知道”的结果。

举例来说，国外的偏远图书馆里从来没有人借阅过的外文图书记载的技术就是能够为公众所知的技术。相反，国内大公司内部作为技术秘密加以保护的技术，即使内部有很多人知晓，也不算是为公众所知的技术。

但负有保密义务的人违法规定或者协议泄露了这些技术，导致内容公开，那这些技术也就成为了现有技术。

总之，是否属于“为公众所知”的技术，与知道这个技术的人数没有关系，而在于是否处于“公众想知道就能知道”的状态。

05

新颖性评价原则——单独对比原则

一个证据如果满足了“申请日以前公开”以及“为公众所知”这两个条件，我们说，这个证据就能够作为现有技术来评价涉案专利的权利要求。

接下来的问题在于，现有技术中是否公开了涉案专利权利要求所要求保护的技术方案。如果公开了，我们说这个技术方案就不具有了新颖性。

那么，新颖性的比对是如何进行的？需要满足什么原则呢？

大家都知道，在无效的时候，会针对每一个权利要求进行评述。那么权利要求中具体保护的是什么呢？是技术方案。对于权利要求中有并列列举的情况下，这样的权利要求就包含了列举的多项技术方案。

新颖性的比对是将权利要求中的每一项技术方案与现有技术公开的一项技术方案单独进行比对。也就是常说的“单独对比原则”。

要理解新颖性评价的单独对比原则，就需要理解“技术方案”的概念。

我们假设有一份现有技术，它公开了一个产品。在这个技术中，记载有这个产品的组成为1~20份的金属A、2~5份的染料B以及50~80份的粘合剂C。对于这样的记载，我们说这就是一项现有技术。

进一步，在该记载的后面，如果进一步记载了例如“金属可以为铜、铁或者铝”。这样的记载其实又公开了其他三项现有技术，即，将上面的产品组成中的金属替换成铜、铁或者铝得到的技术。

不同的证据公开的当然是不同的技术方案。具体到本案中，即使在证据1和证据2中记载的是同一生产厂家制造的同一型号的产品，也不能够将证据1、2组合起来评价涉案专利权利要求的新颖性。

因为，证据1、2虽然记载了指向同一产品的内容，但证据1、2并不等同于其所指向的产品本身。证据1、2中记载的是不同的技术方案。如果将证据1、2组合起来使用，必然违背了新颖性评价的单独对比原则。

因此，即使证据1、2指向的是同一产品，两者的内容也不能结合来评价涉案专利权利要求的新颖性。

06

对比文件公开的内容

对比文件公开的内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。对比文件包含附图的，也可以引用附图。

在引用对比文件附图时须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不能作为已公开的内容。

07

关于本案后续

本案中，由于无效阶段合议组认定了权利要求相对于证据1、2没有新颖性，因此，无论是无效阶段，还是之后的一审、二审，都仅仅围绕新颖性这一问题，而没有对创造性展开论述。

在二审也维持一审判决，撤销无效宣告审理决定的情况下，由于无效请求人在无效请求中也提出了创造性的无效理由，因此，后续会对涉案专利的创造性进行审理。

创造性评价中，证据1与证据2的结合就没有障碍了。不出意外，涉案专利会因为创造性的理由被无效。

08

相关信息

发明名称：一种急冷喷头

涉案专利申请号：201410312457.6

授权公告号：CN104138812B

无效宣告审查决定：第33703号无效宣告审查决定书

一审判决：（2018）京73行初1962号

二审判决：（2019）最高法知行终53号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）