冬天不只有寒冷，还有热气腾腾的火锅。在这寒冷的冬日，没有什么能比吃一顿火锅更治愈的了。火锅品牌众多，小龍(龙)坎火锅便是其中一个，在全国有众多的加盟店。今天，我们一起来看一起关于侵犯“小龍坎”商标的案件。

案件详情

     四川仁众投资管理有限公司（以下简称四川仁众公司）成立于2013年12月2日，经营范围包括商务服务业，主要从事餐饮业投资，旗下拥有“小龍（龙）坎”等多个餐饮品牌。经核准，该公司于2017年6月21日，取得第18096479号注册商标“小龍坎”（简称涉案商标），如下图所示：

该商标核定使用服务项目为第43类，注册有效期限至2027年6月20日。经使用，“小龍（龙）坎”注册商标具有较高的知名度。

     太原川香小龙坎餐饮管理有限公司（以下简称川香小龙坎公司）系2018年6月29日由山西澳敏华商贸有限公司变更而来。2019年12月3日，经授权，川香小龙坎公司有权使用第25668731号“小龙坎老鹰茶火锅”商标，该商标核定使用商品为43类。授权有效期从2019年12月3日至2022年11月21日止。

     四川仁众公司认为川香小龙坎公司在知晓“小龍(龙)坎”品牌已获社会广泛认可的前提下，具有恶意攀附其品牌声誉的故意，使相关公众对其经营的火锅产品的来源产生误认,严重侵犯了原告的合法权益。故，四川仁众公司向法院提起诉讼。

法院裁判

 一审法院：

     川香小龙坎公司即拆除并停止在其经营活动中使用侵犯四川仁众公司第18096479号注册商标专用权的标识。

     赔偿四川仁众公司经济损失及其他合理开支共计10000元。

     驳回四川仁众公司其他诉讼请求。

二审法院：

    维持一审判决第一项和第三项；变更第二项为川香小龙坎公司赔偿四川仁众公司经济损失及其他合理开支共计25000元。

简要分析

     本案中，川香小龙坎公司依法享有涉案商标的专用权，其在多处使用“小龙坎”或者“小龍坎”字样标识的行为构成商标侵权。

     在此我们不作赘述，仅分析川香小龙坎公司是否应当变更企业名称。

     一审法院认为关于川香小龙坎公司企业名称，系经有关机关核准变更，结合其已获得“小龙坎老鹰茶火锅”注册商标授权使用的事实，而且未突出使用“小龙坎”字样。因而，对四川仁众公司请求判令被告停止使用含有“小龍（龙）坎”字样的企业字号并变更名称，变更之后的企业名称不得含有与“小龍（龙）坎”相同或近似的文字的诉讼请求不予支持。

     在二审阶段，四川仁众公司提供关于第25668731号“小龙坎老鹰茶火锅”商标无效宣告请求裁定书等证据，二审法院认为该公司提供的证据证明一审判决后川香小龙坎仍然在使用小龙坎商标，侵权行为仍在持续，其侵权行为具有明显的恶意。

     故，川香小龙坎应当立即停止侵权，清除店内所有涉案侵权商标标识，并变更企业字号。

（本文作者：盈科董园园律师）

当事人：

上诉人(原审被告)：国家知识产权局

上诉人(原审第三人)：好药师大药房连锁有限公司（简称好药师公司）

被上诉人(原审原告)：沈阳市千红生物科技有限公司（简称千红公司）

      好药师大药房在药品零售批发行业经营多年，具有较高知名度，缘何以第三人身份与国家知识产权局一同提出上诉？

案件详情

      千红公司请求国家知识产权局认定第11993545号商标“好药师”无效，国家知识产权局裁定该商标继续有效，千红公司不服，遂起诉至法院，一审判决撤销被诉裁定，由国家知识产权局重新作出裁定。国家知识产权局与原审第三人皆不服，一同上诉至北京市高级人民法院。

诉争商标：第11993545号

引证商标：第8401036号

      本案中，诉争商标是否应该继续有效我们主要讨论其与千红公司提供的引证商标否构成相同或类似服务上的近似商标。

《商标法》第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

      具体到本案，诉争商标由汉字”好药师”构成，引证商标由汉字”好药师”及图构成，二者文字部分相同，构成近似标志。但诉争商标核定使用项目：”药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务”与引证商标核定使用的项目：”人用药”等虽然在销售渠道、销售场所、消费对象等方面存在一定关联，但在认定时还是要参照《类似商品和服务区分表》，《区分表》中上述商品分别属于第35类和第5类，并不构成近似商品。

      另外，考虑到好药师公司的知名度。其提供的证据可以证明其早于引证商标申请注册日期前即在”药品零售或批发服务”上对诉争商标进行了使用并具有一定知名度；以及其在该项服务上经过常年连续使用，已积累了较高的知名度。因此，诉争商标在”药品零售或批发服务”上经过长期宣传使用已具有了较高知名度，与好药师公司形成了稳定的对应关系。

判决结果

      综上所述，原审判决事实认定不当，适用法律错误，应予撤销。国家知识产权局和好药师公司的主要上诉理由成立，本院对其上诉请求予以支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项之规定，判决如下：

  一、撤销北京知识产权法院(2019)京73行初3168号行政判决；

  二、驳回沈阳市千红生物科技有限公司的诉讼请求。

山东泰山开口笑水饺有限公司（简称开口笑公司）成立于1998年1月16日，经营范围为水饺品种研发及相关技术咨询、技术转让、技术推广。开口笑公司于2015年1月27日申请注册第16241957号“開口笑”文字及图形商标，如图所示：

该商标于2017年2月7日核准注册，有效期至2027年2月6日，核定使用服务类别为第43类，包括餐厅、饭店等。
      沙河口区捏上开口水饺台山店（以下简称“开口水饺店”），成立于2018年7月23日，开口水饺店在店面门头、店内装修、菜单、店面宣传栏、小票上、饿了么、美团、大众点评等上均直接使用“开口笑”文字商标，。

     开口笑公司认为开口水饺店上述行为侵犯其第16241957号“开口笑”注册商标专用权。另外，开口水饺店使用“开口笑”服务名称，在企业宣传中使用“开口笑水饺是王慧洁独创”、“开口笑露馅水饺创始于2003年”等宣传语，构成不正当竞争。故，开口笑公司将开口水饺店诉至法院。

法院判决

      一审法院经审理判定开口水饺店立即停止使用侵犯开口笑公司第16241957号注册商标专用权的标识；开口水饺店赔偿开口笑公司经济损失及维权合理开支共计3万元。

法律规定

     《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

简要分析

      2003年3月21日，开口笑公司与案外人王慧洁签订《特许加盟合同》。王慧洁将该商标所保护的文字用于自身的商业经营，且属相同服务类别，具有明显的主观恶意。开口饺子店显然构成侵犯商标权，但在此不做讨论，仅分析开口饺子店是否属于在先使用“开口笑”文字。

    开口水饺店提出的在先使用抗辩是否成立？

     第一，若要成立在先使用抗辩，则需证明开口水饺店在先使用的与注册商标相同或者近似的商标在商标注册人申请商标前具有一定影响。而在本案中，开口水饺店并未证明此事实。

     第二，主张在先使用的主体应当与被控侵权主体为同一主体。本案中，被控侵权主体为开口水饺店，而主张在先使用的主体是其实际经营者王慧洁设立的大连市沙河口区开口笑海鲜饺子店，二者属于不同的法律主体。

     第三，成立在先使用的其法律后果仅为其可以在原使用范围内继续使用该商标，且注册商标权利人可以要求其附加适当区别标识。但本案中开口水饺店在使用过程中并未附加足以起到区分作用的区别标识，使用范围显然超出了原使用范围。

     又根据现有证据证明，开口笑公司对于“开口笑”文字商标的使用远远早于开口水饺店所能主张的最早使用时间。因此，开口水饺店的在先使用抗辩不能成立。

（本文作者：盈科董园园律师）

一、案情简介

原告武汉某某科技有限公司（以下称原告公司）系主营测温仪产品的高新技术企业，专业从事测温仪产品的研发与生产长达十余年。原告公司经过十几年的潜心研发与经营，产品销往全国各地，在同行业间具有一定知名度，其产品凭借卓越的性能与优良的品质，深受广大客户的推崇。同时，原告公司在经营过程中，也积累了大量关于测温仪产品的自主知识产权，其中产品技术图纸、软件源代码等部分核心技术成果不为公众所知悉，系原告公司商业秘密，依法应受到法律保护。

被告一周某、被告二武某、被告三郑某、被告四王某均曾在原告公司处工作，后因不明原因先后陆续离职。就职期间，周某担任研发部工程师，负责公司测温仪产品的研发及售后产品问题解决；王某担任生产部机械工程师，负责产品结构设计、项目类产品开发、编写产品机械件文档、生产工艺文档等。周某与王某均系原告公司技术骨干人员，知悉公司大量商业秘密信息。武某、郑某担任销售工程师，负责公司测温仪产品的市场推广与销售，在服务具体客户及内部协调的过程中也存在直接接触或通过他人接触原告商业秘密的机会或可能性。原告公司为防止商业秘密泄露，在公司内部的《员工手册》、《劳动合同》文件中特别强调了在职员工的保密责任，对于上述重点涉密人员还曾单独签订书面《保密协议》，具体明确了保密信息的范围。在日常工作中，生产研发人员均有独立的办公区域及办公电脑，公司内部也设置有保密警示牌等。除此之外，公司管理人员也曾多次以会议或口头形式告知员工，公司属于技术密集型企业，每一名员工都应当全面、诚信履行保密义务。

2018年初，原告公司得知几名被告正在从事测温仪同类产品的制造与销售活动，还曾向原告客户发送采购邀约。原告公司经过进一步调查得知，武某与郑某于2016年5月31日合资注册成立了武汉某某科技有限公司（即被告五，以下简称被告五公司），由武某担任法定代表人。周某自原告处离职后，也随即与被告五公司达成紧密合作，各方联合共同从事测温仪产品的生产与销售，并建立百度网站大肆公开宣传侵权产品。通过原告方技术人员对侵权产品实物仔细查验后发现，被告方所销售的测温仪同类产品在技术参数、功能等诸多特点上与原告公司产品完全一致，至此原告基本确信被告方已然使用了原告公司的商业秘密信息。为进一步明辨事实，原告公司将涉案的部分商业秘密信息主动送交知识产权司法鉴定中心申请涉密信息的秘密性鉴定。2018年11月10日，经该司法鉴定中心鉴定后依法作出《司法鉴定意见书》，鉴定意见结论为：原告公司所提供的技术信息属于不为公众所知悉的技术信息。随后，原告公司发现市场上又出现了一家名为“武汉某某科技有限公司”（即被告六，以下称被告六公司）的测温仪产品制造厂商，其产品亦与原告公司同类产品高度近似。后经进一步调查发现，该被告六公司的股东即为本案被告周某等人，其在对外宣传中宣称与被告五公司同属一体。

基于以上事实认定，被告一周某、被告二武某、被告三郑某、被告四王某系前同事关系，彼此相熟。武某、郑某二人离职后合谋注册成立被告五公司，周某、王某离职后随即与被告五公司展开合作。四名前员工违反保密义务及原告公司有关保守商业秘密的要求，利用在原告公司处凭借其职务便利而不正当获取的商业秘密信息，借助被告五公司及被告六公司名义，使用原告公司商业秘密信息，肆意制造同类测温仪产品并进行大范围宣传、销售。两家公司明知四人系原告公司前员工，仍获取、使用其披露的涉案商业秘密，用以经营同类产品。上述被告方之行为已严重涉嫌侵害原告商业秘密，违反诚实信用原则和公认的商业道德，其侵权行为业已给原告方造成了巨大的经济损失及负面影响。结合侵权事态发展情况，经过一段时间的观察后，原告公司最终决定开展维权行动。于2020年9月，正式委托律师团队，以侵害商业秘密为由将六被告一并起诉至武汉市中级人民法院。

二、律师策略

自本案事实发生至启动维权行动，相隔两年多时间，原因在于原告公司一方面认为被告方早期对原告公司产品市场影响较小，另一方面也顾虑维权成本高、举证难度大，所以在与律师充分沟通后，决定采取“先取证，再观察”的整体思路。待逐步完成基础取证工作后，在律师的协助下，原告公司一直实时关注被告方动向，密切注意产品市场客户群体变化。

2019年4月23日，新修订的《反不正当竞争法》颁布实施，新增条款内容对商业秘密案件的举证责任作出全新规定，在极大程度上减轻了权利人的举证责任和维权难度。2019年9月17日，《最高人民检察院 公安部关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》颁布，其明文规定侵犯商业秘密犯罪的刑事立案标准中损失数额由五十万元下调至三十万元，此举明显加大了商业秘密犯罪的打击力度。

基于上述新法规定，代理律师及时对原告方提出法律建议，仍坚持以民事起诉为主，刑事舆论压迫为辅的维权方针，具体维权策略上，重点在于重新确定商业秘密内容，扩大打击产品范围，提高起诉标的额，申请保全被告财务资料等。上述策略，一方面增加被告应诉难度及成本，另一方面给予被告各方主体制造心理压力，尽力催生内斗。同时根据案情实际情况，律师也向原告公司全面释明，维权案件一旦启动，要么是双方就此进入拉锯式消耗战，要么是被告方迫于压力快速和解结案。原告公司接受上述分析意见，最终采纳律师建议，坚定启动了维权程序。

三、案件结果

案件起诉后，被告方收到起诉信息，随即主动联系原告负责人，表明求和意向。在律师的协助下，经过几番谈判，双方达成和解方案，在原告方的要求下，最终申请由受诉法院出具《民事调解书》，民事维权程序至此结案。

四、典型意义

本年度，《反不正当竞争法》及《最高人民检察院、公安部关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》相继颁布实施。新法的修订，对于商业秘密侵权案件最主要的影响表现在举证责任分配、侵权行为类型认定、赔偿数额提高等方面。本案中，商业秘密权利方审时度势，充分利用新法修订的法律更新优势，结合商业秘密领域加大犯罪打击力度的法治氛围，有针对性地制订维权策略。根据案情发展，选择了正确结案方式，避免了商业秘密信息的二次侵害，防止权利人损失进一步扩大，同时也有利于后期案件结果的执行。本案在证据运用及诉讼策略方面，对于同类型案件办理具有一定的借鉴意义。

五、回顾思考

（一）适用法律分析

本案系侵害商业秘密权案件，实体法律主要适用《反不正当竞争法》及《侵权责任法》，其中核心部分还是属前者调整。《反不正当竞争法》继2017年11月份修订后，又于2020年4月份再次修订，如此高频的修法，已经充分说明不正当竞争纠纷案件作为知识产权领域的兜底型案件类型，越来越高发，也越来越应该给予法制保护。商业秘密侵权案件，属于不正当竞争领域的重点，更是难点，难就难在举证难、维权成本高。在旧法背景下的商业秘密侵权案件，作为权利人来讲，举证责任很重，不仅要证明案涉信息属于法定的商业秘密范畴，还要证明对方所泄露及或使用的信息与案件所主张的商业秘密信息相同或实质相似。以上两个举证环节，在实践当中往往都很难直观认定，绝大多数案件需要通过第三方鉴定机构来完成，也就是我们常说的秘密性鉴定和同一性鉴定。众所周知，鉴定费用价格不菲，而且近年来还有大幅上涨的趋势。两大难点就像两座大山，使得商业秘密权利人不堪重负。

但根据新《反不正当竞争法》新增第三十二条第一款规定，在侵犯商业秘密的民事案件中，只要商业秘密权利人能够提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，就应当由涉嫌侵权人证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。由此可知，原来应由商业秘密权利人所承担的案涉信息“不为公众所知悉”的举证责任，在权利人尽到初步举证义务的情况下，将转移至被告方。又依据本条第二款规定，商业秘密权利人在能够提供证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯的情况下，也将由涉嫌侵权人承担不存在侵权行为的举证责任。该条款的内容，大大降低了商业秘密权利人的举证难度和维权成本，增加了被告方的自证义务，在一定程度上会增强商业秘密权利人的维权信心，也必将有利于商业秘密权益的全面保护。

（二）风险防范建议

1.增强商业秘密管理意识。

对于法律风险而言，事前防范永远优于事后救济，商业秘密领域尤其如此。依据现行的《反不正当竞争法》第九条规定，法定商业秘密应同时满足秘密性、保密性、价值性三个构成要件，缺一不可。同时，新法也扩大了商业秘密的范围，即由原来的技术信息、经营信息改为“技术信息、经营信息等商业信息”。对于商业秘密权利人而言，日常保密措施即是侵权认定的必要要件，也是避免权益受损的必要手段。涉密信息一旦泄露或公开，绝大所数情形是不可逆的损失。在日常经营过程中，应当谨慎做好商业秘密信息的管理工作。笔者认为，至少要从涉密人员管理及涉密信息管理两方面入手。员工入职、调岗、离职等每个环节都应该有完善的涉密操作规程，定期做好保密培训；商业秘密信息生成后，及时整理、筛选、定密，信息流转过程中，做好痕迹记录，不同阶段的涉密信息需要考虑商业秘密与专利权的保护方式转换等。只有企业形成完备的商业秘密保护体系，才能最大限度防止泄密或其他侵权事件发生。

2.坚定商业秘密维权信心。

新《反不正当竞争法》的颁布实施，降低了商业秘密权利人的举证责任和维权成本；同时《最高人民检察院、公安部关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》的执行，在刑事惩治领域增强了对侵犯商业秘密犯罪行为的打击力度。当商业秘密侵权事实发生时，商业秘密权利人应当看到现行法制的进步，相信法律途径是解决问题的根本之道，敢于维权，善于维权，让自主知识产权真正发挥出它的法律保护功能，保障自身的市场竞争优势。

（本文作者：盈科董通律师）

Tips导读

2015年底，国务院提出《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》。

2017年5月17日，国家工商总局发布了《关于深入实施商标品牌战略 推进中国品牌建设的意见》。

2018年，上海市国资委出台了《关于本市国有企业全力打响上海“四大品牌”的实施方案（2018-2020）》。

2020年10月，《上海市反不正当竞争条例》修订通过，自2021年1月1日起施行。

因此，在深化国资国企改革推动高质量发展的总体要求下，如何完善知识产权的运用和保护、做好国企品牌保护工作，已是国资企业的重要课题。

一、企业品牌碰瓷屡见不鲜

1.“滴滴打球”恶意攀附“滴滴”驰名商标

近日，北京知产法院审结了“滴滴打球管家”商标（涉案商标）侵权及不正当竞争纠纷案，判令被告滴滴打球公司停止涉案商标侵权行为、停止使用包含“滴滴”字样的企业名称，并判令赔偿经济损失和合理开支共计70万元。

被告滴滴打球公司未经许可，在手机应用程序、微信公众号、网站、公司装潢等处大量使用包含“滴滴” 、“DiDi”文字的“滴滴打球管家”等标识，并提供高尔夫球、搏击、卡丁车等活动场地预定、教练课程预定及教学预约、文体培训、举办体育赛事等服务。

2016年3月31日，被告将企业名称由“北京颢宸易融信息咨询服务有限公司”变更为“北京滴滴打球管家科技发展有限公司”。

原告两公司主张滴滴打球公司的涉案行为侵犯了第14229622号“滴滴”驰名商标合法权益，故诉至北京知产法院，请求判令被告停止侵权、停止使用包含“滴滴”的企业名称，并要求赔偿300万元。

经过审理，法院认为，综合考量第14229622号“滴滴”商标的宣传使用时间、地域影响范围、相关公众的知晓程度和认驰记录等证据，北京知产法院认定第14229622号“滴滴”商标在被诉行为发生时已达到驰名程度，构成已注册驰名商标。

被告在网站、公众号、员工名片等处突出使用包含“滴滴”或“DiDi”的标识整体构成对 “滴滴”驰名商标的复制、摹仿、翻译，极易使相关公众误认上述服务系“滴滴”商标所有人原告提供或与其存在许可使用、关联企业等特定联系，属于“误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形，侵犯了原告的“滴滴”注册商标专用权。

另外，被告在明知涉案“滴滴”商标知名度的情况下，将企业名称由“北京颢宸易融信息咨询服务有限公司”变更为“北京滴滴打球管家科技发展有限公司”，并进行商业使用，其攀附“滴滴”品牌知名度的主观恶意明显，违背了诚实信用原则和公认的商业道德，构成不正当竞争。

最后，北京知产法院判令被告停止涉案商标侵权行为、停止使用包含“滴滴”字样的企业名称，并判令赔偿经济损失和合理开支共计70万元。双方当事人均未提起上诉，该判决已生效。

2.“头条”域名归属有争议 在先权益人当为最后赢家

2014年1月20日，张某注册了域名“toutiaoba.com”（简称诉争域名）。2018年7月4日，字节跳动公司向亚洲域名争议解决中心北京秘书处（简称域名中心）投诉，主张其对诉争域名享有在先权益，张某对诉争域名的注册、使用具有恶意，故要求将诉争域名转移至字节跳动公司。

2018年8月28日，域名中心作出裁决，将诉争域名转移至字节跳动公司。

张某则认为其正当注册并正常使用诉争域名，有权继续合法持有，故诉至法院。

一审法院经审查认为，张某对“toutiaoba”标识的商业使用始于其注册诉争域名即2014年1月20日，而字节跳动公司至迟于其成立时即2012年3月9日开始使用“toutiao”及相关近似标识，上述标识之间的主要识别部分相同，且张某注册使用诉称域名从事与字节跳动公司相同或类似的经营活动。

一审法院据此认定张某在没有在先权益的情况下，无正当理由注册诉争域名并用于经营的行为，存在有意攀附字节跳动公司商誉和造成用户混淆的主观恶意，明显违背了诚信原则，进而判决驳回张某的全部诉讼请求。

张某不服一审判决，上诉至北京知识产权法院。

法院认为，通常情况下，判断域名持有人能否继续持有并合法使用该域名，应当首先认定该域名是否与在先权益所涉及的相关对象造成混淆，从而损害该在先权益，再判断域名持有人注册、使用该域名的行为是否具有恶意。

字节跳动公司自2012年11月16日起即在第9类、第38类、第41类、第42类商品或服务上申请、注册了“头条”“头条及图”“今日头条”“每日头条”“toutiao.com”等商标，其所持有的“toutiao.com”“jinritoutiao.com”等域名的注册时间均早于诉争域名的注册时间。

此外，其在2012年至2013年期间对“头条”“今日头条”系列商标、今日头条网站（网址为www.toutiao.com）及手机软件进行了持续的使用和宣传，在诉争域名注册前即具有了一定的知名度，故一审法院认定字节跳动公司对诉争域名的主要识别部分“tiaotiaoba”享有合法有效的在先权益并无不当。

虽然张某主张诉争域名与“toutiao.com”域名存在差异，但考虑到二者的主要识别部分在字母组成和读音上均较为相近，故一审法院认定二者构成近似并无不当，本院予以确认。

在此基础上，考虑到张某以搜索库公司名义开办的头条网网站的备案名称和整体页面设计均与字节跳动公司经营的今日头条网站较为相近，加之其网站登载的部分内容、提供的部分服务亦与今日头条网站存在重合，足以造成相关公众的混淆。

鉴于字节跳动公司“头条”“今日头条”系列商标、今日头条网站（网址为www.toutiao.com）及手机软件在诉争域名注册前即具有了一定的知名度，张某理应知晓字节跳动公司享有在先权益的事实，其仍然注册使用诉争域名从事与字节跳动公司相同或类似经营活动的行为实难谓正当。

因此，一审法院认定张某无正当理由注册诉争域名并用于经营的行为，存在攀附字节跳动公司商誉和造成相关公众混淆的主观恶意，明显违背了诚信原则，并无不当。故对张某的上诉请求不予支持。

3.樱花卫厨（中国）股份有限公司诉苏州樱花科技发展有限公司、屠荣灵等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

樱花卫厨（中国）股份有限公司成立于1994年，营业范围包括热水器、燃气灶、吸油烟机等的生产、销售。屠某某曾出资设立苏州樱花电器有限公司并担任法定代表人。因涉商标侵权和不正当竞争，经人民法院判决，苏州樱花电器有限公司被判令变更企业字号、赔偿损失等。2009年，屠某某与案外人又共同投资设立苏州樱花科技发展有限公司、苏州樱花中山分公司，法定代表人为屠某某；2011年6月，屠某某与案外人共同投资设立中山樱花卫厨公司。上述公司，屠某某均占股90%。2011年12月，余某某与案外人共同投资设立中山樱花集成厨卫公司，其中余某某占股90%。屠某某、余某某成立的上述公司均从事厨房电器、燃气用具等与某某卫厨（中国）公司相近的业务，不规范使用其注册商标，使用与樱花卫厨（中国）公司相近似的广告宣传语，导致相关公众的混淆误认。

人民法院认为，苏州某某公司等的行为构成商标侵权及不正当竞争。在法院已经判决苏州樱花电器有限公司构成侵权的情况下，足以认定屠某某与余某某在明知樱花卫厨（中国）公司“樱花”系列注册商标及商誉的情况下，通过控制新设立的公司实施侵权行为，其个人对全案侵权行为起到了重要作用，故与侵权公司构成共同侵权，应对侵权公司所实施的涉案侵权行为所产生的损害结果承担连带责任。人民法院作出（2015）苏知民终字第00179号民事判决，判令苏州樱花公司及其中山分公司、中山樱花集成厨卫有限公司、中山樱花卫厨有限公司立即停止将“某某”作为其企业字号；停止侵害樱花卫厨（中国）公司注册商标专用权的行为；刊登声明，消除影响；屠某某、余某某与上述侵权公司连带赔偿樱花卫厨（中国）公司经济损失（包括合理费用）200万元。

二、司法保护推动品牌保护

如上述案例展现，知识产权侵权案件屡见不鲜，对企业的经营、发展带来了负面影响。当前，企业品牌的司法保护，主要从商标保护和反不正当竞争角度展开，最高人民法院亦公开发布了人民法院充分发挥审判职能作用保护产权和企业家合法权益典型案例。

在司法审判中，权利人对于侵权损失举证仍有一定难度，在确定商标侵权损害赔偿责任时，应综合考虑案涉商标的知名度、侵权产品的类型与产量、侵权人的主观恶意、侵权产品的生产销售范围以及相关公众造成实际混淆的后果等因素。例如，《中华人民共和国商标法》规定，“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任”。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：“侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许。”

三、立法保护营造良好营商环境

1.知识产权刑事司法保护：2020年9月13日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（以下简称《解释》），自2020年9月14日起施行。《解释》共十二条，主要规定了三方面的内容：一是规定了侵犯商业秘密罪的定罪量刑标准，根据不同行为的社会危害程度，规定不同的损失计算方式，以统一法律适用标准；二是进一步明确假冒注册商标罪“相同商标”、侵犯著作权罪“未经著作权人许可”、侵犯商业秘密罪“不正当手段”等的具体认定，以统一司法实践认识；三是明确侵犯知识产权犯罪刑罚适用及宽严相济刑事政策把握等问题，规定从重处罚、不适用缓刑以及从轻处罚的情形，进一步规范量刑标准。

2.地理标志保护：2020年9月，国家知识产权局将起草的《地理标志保护规定（征求意见稿）》及其修改说明公布，征求社会各界意见。该征求意见稿综合考虑现行规章和规范性文件的规定，在此基础上进行补充完善：一是明确多方主体及其权利义务；二是完善优化地理标志申请和审查程序；三是加强地理标志保护和地理标志产品质量监管；四是整合国内外地理标志相关规定，实现同等保护。从整体框架来看，征求意见稿由原规章的总则、申请及受理、审核及批准、标准制订及专用标志使用、保护和监督等六章调整为总则、申请、审查和认定、撤销和变更、管理、运用和使用、法律责任等七章，从原二十八条扩充为四十二条。

3.反不正当竞争及网络、电子商务平台知识产权保护：2020年6月，最高人民法院就《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》《关于涉网络知识产权侵权纠纷有关法律适用问题的批复（征求意见稿）》《关于审理涉电子商务平台知识产权纠纷案件的指导意见（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中，《意见》明确，电子商务平台经营者存在下列情形之一的，人民法院可以认定其“应当知道”侵权行为的存在：未履行制定知识产权保护规则、审核平台内经营者经营资质等法定义务；未审核平台内标注“旗舰店”“专营店”字样经营者的权利证明；未采取有效技术手段，对包含“高仿”“假货”等字样的侵权商品链接、投诉成立后再次上架的侵权商品链接进行过滤和拦截等。

（本文作者：盈科周颐律师  沈彦炜律师 ）

著作权纠纷通常存在三个争议焦点，一是著作权权属问题；二是侵权是否成立问题；三是赔偿高低的问题。对于著作权权属的证明，是所有著作权纠纷当中必然涉及到并且是首先要解决的问题。在实践当中，我们注意到有的原告没有办法举证证明自己对作品享有著作权，从而导致败诉结果的出现，无法维护自身合法权益。
因此林明语律师从办案经验出发，为大家带来著作权权属证明相关的系列课程，希望能够通过此系列课程，帮助大家在作品创作完成时甚至是作品创作完成过程中，培养起权属意识，并能够有意识地采取相应措施来“创造”能够证明著作权系由自己创作完成的证据。

在11月26日的课程当中，林明语律师通过清晰明了的框架结构和真实案例，为这个系列课程做了预热——作品权属的证明难题及存证方法。

说起著作权权属证明，不得不提：《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条：“当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等，可以作为证据。”

其中“底稿、原件”可以表现为创作手稿或实物、存储在电脑中的电子文件，但是手稿和实物通常难以体现时间、存储在电脑中的电子文件又很容易“一不小心”丢失或改变“最后修改时间”，导致无法证明作品的真实完成时间。因此“底稿、原件”通常情况下比较难单独作为证据证明权属，仍需结合“发表”或者其他能证明创作完成的证据比如聊天记录等的证据证明。所以除了留存底稿和原件，大家仍需“创造”一些其他类型能够证明时间的证据，多管齐下。

对于创作过程、创作完成、发表时间和作品内容，大家可以通过邮件、微信、云盘、著作权登记、电子存证、公证等多种方式“创造”证据。邮件、微信和云盘都是比较经济的方式，不需要任何费用，作品创作完成后大家可以通过前述方式发送给自己或是他人，但要注意发送后不要误删。公证在司法实践中认可程度也是很高的，但相应的成本也比较高，如果有条件可以选择公证方式留存证据。

林明语律师在多个场合中提到，如果有条件，最好还是在作品创作完成后、作品发表前对作品进行著作权登记。著作权登记是非常好的能够证明著作权权属的证据，但在办案过程中林律师却发现，很多作者或者是著作权人进行著作权登记的时间，甚至晚于侵权人开始侵权的时间。这种亡羊补牢式的登记已经没有意义了，所以大家不要把著作权登记当成救命稻草，需要及时登记。

（本文作者：盈科林明语律师 ）

中国游戏产业年会（China GIAC）是面向中国游戏产业最大的游戏峰会，也是中国数字娱乐产业最具影响力的会议，每年吸引游戏产业各领域的数千知名主体参与，网易首席执行官丁磊、腾讯集团副总裁袁民、完美世界首席执行官萧泓、盛趣首席执行官谢斐等数字娱乐的领军人物以及奥运冠军邓亚萍、澳门电竞总会会长何猷君等知名人物分别出席各大分论坛，堪称是中国游戏产业规格层次最高、参会人数最多、产业链最为齐全和新闻报道最广的年度盛会。

中国游戏产业年会大会盛况在探索中萌芽时隔十六年，中国游戏产业年会再次在广州举办，也恰逢广州律协换届成立电子竞技与网络游戏专业委员会，勇敢拥抱未来，拥抱新科技，这也是全中国第一个律协成立电子竞技与网络游戏为唯一标志的专业委员会。

本次分论坛由中国音数协主办，广州市律师协会和中国音数协游戏工委联合承办，北京知蝉科技有限责任公司CEO李国龙担任主持，中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长唐贾军，广州市司法局调研处处长詹蔚莹，广州市律师协会会长黄山，广州市互联网法院副院长田绘受邀出席会议并发表致辞。聚焦“游戏产业规模与日俱增”的大背景下游戏版权生态面临的新机遇及新问题，旨在全面探索新形势下的游戏版权服务的机遇和挑战。在游戏产业年会上，第一次出现了与法律相关的分论坛，充分说明游戏行业各界人士对于网络游戏法律法规合规性的重视。

分论坛嘉宾合影趋势和大事
版权保护是游戏产业有序发展的基石，不仅保护创作人的劳动成果和知识产权，还会有效地鼓励创新。

广州市律师协会会长黄山游戏是文化内容与网络技术的产物，网络深刻改变了作品的创造和传播方式，版权保护的现实意义更加重要。中国音数协副秘书长、游戏工委唐贾军秘书长在本次年会中发布数据——“目前2020年中国网络游戏产业的整体规模是2308亿，用户规模达到了5.32亿，今年增长了20%多，2700多亿。其中版权的份额占整个网络版权份额的四分之一，足以说明版权的重要性”。当游戏衍生出来的角色形象、背景音乐、游戏直播等游戏版权新的增长点出现，游戏版权的生态问题变得更加复杂和难断。唐贾军秘书长从法律层面和行业层面出发，讲述了如何推进攻克版权保护难题。第十三届全国人大常务会表决通过了修改中华人民共和国《著作权法》的规定，新的《著作权法》回应了目前最迫切行业的需求，为游戏产业提供了与时俱进的法律保障。在行业层面，中国音数协游戏工委在打造健康高质量的游戏版权生态过程当中，将发挥积极的作用。

中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长唐贾军田绘院长用“默默生根、遥遥领先”这八字箴言概括了目前网络游戏规模的发展；并提出三点倡议，一是提高司法公信力，推动行业规范；二是用前瞻性眼光探索行业发展；三是拓宽联动圈层实现行业自治。

广州市互联网法院副院长田绘新技术在游戏版权保护领域的应用
分论坛设主旨演讲加圆桌论道环节。腾讯研究院版权研究中心秘书长田小军，广州互联网法院周扬法官，华东政法大学知识产权学院副院长、博士生导师丛立先教授，广州市律师协会电子竞技与网络游戏业务专业委员会主任杨杰，网易游戏法务总经理周洁、三七互娱副总裁兼法务负责人赖启祺，广州市南粤公证处唐毅副主任，讯思雅首席执行官田海，腾讯云王乐庆等法官、专家、学者、企业代表进行了主题分享。从众位代表的演讲中了解到，各种新技术已在游戏版权保护领域得到应用，除了传统的版权登记，还提到SVN、区块链、VPN取证、信息采集技术、AI+AR的应用、通过OCR技术将弹幕或者是字幕转换成文本以及语音识别、视频指纹技术以及电子存证的技术等。未来，行业还将通过各方经验成果的借鉴和专业务实的交流，强化了自身业务知识，进一步开拓视野、启迪思维，加强游戏版权保护、提升游戏版权业务水平。

游戏版权规范对全行业的意义
分论坛最后，中山大学李扬教授、龙族创意联合创始人陈剑书、韬安律师事务所高级顾问孙磊、众乐互娱总经理贺旸、讯思雅信息科技有限公司首席执行官田海以“游戏版权规范对全行业的意义”为主题进行圆桌论道，共话游戏版权保护与发展。在不同思想的碰撞下，将游戏版权规范，如何治理“李鬼打李逵”等话题进行深层次剖析，百家争鸣、百花齐放的学术火花也引得现场掌声阵阵。 

以科技和创新模式驱动，共建游戏版权生态保护与发展美好未来。游戏版权规范有利于进一步规范市场，有利于鼓励内容创造，有利于扩大国产游戏在海外发行的影响力，对提高司法公信力也有深远意义。

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及研究成果的科学价值与创造性判断的关系以及基因序列权利要求的创造性判断。

01

最高院观点

一项技术成果的取得可能历经艰辛，构成有意义的研究成果或者具有其他价值，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性。

02

研究成果与专利申请的关系

我们知道，研究成果是专利申请的重要基础。但是，并非所有的研究成果都能够进行专利申请。

比如，《专利法》第二十五条中规定了不授予专利权的情况：科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动植物品种、原子核变换方法获得的物质、平面标贴等。

另外，即使不属于上面列举的情形，要获得专利授权，还必须满足专利法对于专利授权的条件，比如具备新颖性、创造性和实用性等。

因此，科研成果与专利虽然都涉及各个领域的技术，但二者不是完全重叠覆盖,而是一部分重叠交叉的关系。

03

研究成果的科学价值与创造性判断的关系

基于研究成果申请的专利，在创造性的判断中，是否研究成果的科学价值高则具有创造性？价值低则不具有创造性呢？研究成果的科学价值与创造性之间是什么样的关系？

实际上，创造性的评价采用的标准与研究成果的科学价值的评价标准完全不同。

专利的创造性评价中，需要考虑现有技术的状况，将本发明与现有技术比较，看看本发明相对于现有技术是否具有突出的实质性特点和显著的进步。

所谓“突出的实质性特点”是指，对于本领域技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

所谓“显著的进步”是指，发明与现有技术相比较能够产生有益的技术效果。

在专利的实质审查过程中，审查员严格采用传统的三步法来进行发明创造性的评述。

按照三步法，要评述一个权利要求的技术方案不具有创造性，需要确定对比文件公开的内容、确定区别技术特征、发明实际解决的技术问题、对比文件的启示等。

基于这些项目的分析，判断发明对于本领域技术人员来说是否是显而易见的。

反过来，作为申请人一方，在答复审查员关于创造性的审查意见时，一方面可以从审查员的三步法的评判中找出认定的事实错误、逻辑上的错误等进行反驳，另一方面，还可以从预料不到的技术效果、对比文件之间没有结合动机、结合存在技术障碍等方面来主张创造性。

但是，审查员在进行创造性评价时，并不会考虑这个发明所带来的科学价值。

实际上，一部分获得了专利授权的技术，背后的科学原理非常简单，大家看到都会有恍然大悟的感觉。

生活中大家司空见惯、习以为常的现象，经过仔细研究，可能就会创造出一项伟大的发明。

比如前几年非常流行的自拍杆，它的机械结构并不复杂，可以说并没有太大的科学价值。

但是，凭借着自拍杆专利，通过维权或者许可，其权利人收益颇丰。

另一方面，有一些对于人类来说非常重要的科研成果，比如疾病的治疗方法等，由于缺乏实用性而被排除在专利法的保护对象之外。

如最高院在判决书中所指出的，在创造性的审查中，通常不考虑发明的获得过程是否艰辛，发明人在发明创造过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，一般都不影响对该发明创造性的评价。

04

基因序列权利要求的创造性判断

对于生物基因以及基因片段的发现能否被授予专利权，一直是备受大家关注的问题。

从自然界找到的以天然形态存在的基因或DNA片段，仅仅是一种发现，不属于专利法保护的客体。

那么，通过一定的方法分离得到的具有特定功能性的基因序列，是否能够获得专利保护呢？

一方面，这样的研究工作具有很高的科学价值。对人体而言，基因测序可以用于疾病预防、基因诊断、个性化医疗等方面，另外，在动植物方面，也可以用于疾病预防、基因改良、提高抗病虫害、抗高温抗旱等性能。

但是，基因序列的分离品或者复制品与自然界存在的基因序列在本质上仍然属于同一种物质。基因测序并没有创造出新的物质。

因此，传统的观念认为，这样的研究成果属于前面所说的“发现”，不属于专利权保护的客体。

现行专利法中，对于脱离人体或者通过技术方法获得的生物体，包括基因序列或者基因序列的一部分，是有可能获得专利授权的。

本案中，对比文件2中公开了利用据已知的番茄HSFA1的蛋白质序列和大豆EST数据库采用生物信息学和比较基因组学的方法结合RACE技术克隆大豆热激转录因子基因GmHsfA1，对拟南芥、番茄和大豆等植物的HSFA1进行氨基酸序列同源性分析，证实GmHsfA1的过量表达明显提高了转基因大豆植株的耐热能力。

本申请中，申请人采用对比文件2公开的同源基因克隆的方式，利用水稻热激因子作为已知序列，获得了小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列。

对此，审查员认为，本申请实际解决的技术问题在于如何获得小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列。而本领域普通技术人员结合对比文件2给出的大豆的同源基因克隆的方式，将其应用到小麦上，来获得本申请权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的。

另一方面，申请人认为，本案所采用的同源基因克隆方法虽然与对比文件2公开的方式相同，但是，利用该方法来获得具体的序列本身也是需要创造性劳动的。

在庭审过程中，法院向申请人一方提出的一个问题就是，在本发明的同源基因克隆方法过程中，申请人遇到了什么样的技术上的困难并加以克服了？

从本案的庭审可以看出，对于氨基酸序列类的专利技术方案，无论审查员还是法院的角度，都是从获得该氨基酸序列的方法是否非显而易见的角度来进行考量的。

这一方面说明，现有的审查制度中，并没有采取传统的“发现”的观点，认为涉及基因序列的权利要求属于不授权客体。

另一方面，虽然要求保护的是基因序列这样一种产品权利要求，但是，在判断其创造性时，是从获得这样的基因序列的方法相对于现有技术是否非显而易见的角度来考虑的。即依靠判断发明产生方法的创造性来判断认定发明本身的创造性。

为何一个产品权利要求的创造性要依赖其产生方法呢？

这是因为，根据氨基酸序列来推测出核苷酸序列的努力虽然工作繁重但不需要太多的创造性，并且，由于技术进步以及新型的序列探测仪器的出现，这些工作的强度也大幅下降。因此，除非获得这样的基因序列的方法中存在通常难以克服的困难，否则，创造性难以被认可。

但是，对于这样的创造性判断方法，也是存在质疑的声音。

05

关于本案

看到最高院的裁判规则，我以为申请人属于科研单位，对于专利法是不是有一些误解。实际上，本案的二审庭审过程中，申请人一方并没有从科学价值的角度着力。

本案的庭审中，从对比文件公开的内容、区别技术特征、发明解决的技术问题等等层层展开，逐一进行陈述和辩论，双方无论从专利法的角度还是从基因技术的角度来看，都是非常的专业，可以说是关于创造性判断的一个非常好的学习案例。

06

相关信息

发明名称：植物耐逆性相关蛋白TaHSF1及其编码基因与应用

无效决定：

一审判决：（2016）京73行初6269号

二审判决：（2019）最高法知行终129号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号：知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及专利无效中“权利要求的进一步限定”的修改方式及其对实务的影响。

01

《专利审查指南》对于无效程序中

权利要求修改方式的规定

对于无效程序中权利要求的修改，2010年版《专利审查指南》规定了三种方式，即权利要求的删除、合并以及技术方案的删除。

2017年修改的《专利审查指南》（2017年4月1日起实施且现行有效）中有所放宽，增加了2种修改方式：权利要求的进一步限定以及明显错误的修正。

“权利要求的进一步限定”是指，在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

02

“权利要求的进一步限定”

需要满足的条件

相对于合并的修改方式，“权利要求的进一步限定”的修改方式中，不必将其他权利要求中的全部技术特征补入，可以只将其他权利要求中的部分特征补充到要修改的权利要求中。

对于这样的修改方式，《专利审查指南》中还有进一步的限定。

1、修改必须是针对无效宣告中的理由或者证据来作出的。

2、要满足下面的修改原则：

(1)不得改变原权利要求的主题名称。

(2)与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

上述修改原则中，需要特别注意的是第（2）、（3）条原则。

不得超出原说明书和权利要求书记载的范围

这一原则是专利修改最基本的原则。

无论是专利审查的初审、实审阶段，还是后续的复审、无效阶段，所有的修改都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

这是因为，专利制度最根本的原则是“公开换保护”，即通过技术方案的公开来换取专利权的独占保护。

那么，要求专利保护范围必然处于原始递交的申请文件所记载的范围之内，才不会使得专利权人获得的独占保护范围超过其向公众公开的范围，从而超出公众预期。

这里的“原说明书和权利要求书”应该如何理解呢？

对于国内申请以及通过巴黎公约途径要求国外优先权的申请，其是指在申请日提交到专利局的说明书（包括附图）及权利要求书。

对于通过PCT途径进入中国的专利申请，则是指提交到国际局的PCT申请。

与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围

“授权的权利要求”是指，授权公告文本中的权利要求书。

为了保护社会公众对已授权专利文件的信赖利益，避免专利权人利用修改将专利申请时未记载的技术内容补充到权利要求书中，要求无效中对权利要求的修改不得超出原专利的保护范围。

那么，这里的“原专利”具体指什么呢？下面结合本案具体进行分析。

03

本案经纬

及对“原专利的保护范围”的理解

涉案专利授权公告文本中，权利要求1、2、18、19、20的引用关系如下图所示。

无效宣告程序中，专利权人修改了权1，将权2和权20的特征补入其中。

复审委观点

复审委没有认可上述修改，认为修改后的权1中没有包含权18、权19的特征，从而扩大了原专利的保护范围。

当然，本案复审决定是2010年作出，在2011年《专利审查指南》修改之前，适用2010年版的《专利审查指南》。

2010年版的《专利审查指南》中规定的无效程序中的修改方式限于权利要求的删除、合并以及技术方案的删除。因此，复审委的决定也是符合《专利审查指南》修改前的规定的。

北京知识产权法院观点

一审中，北京知识产权法院支持了复审委的观点。

北知院认为，授权的权19限定了铁基钎焊填料物质含有Cr、Ni、Si、B、P、Mn、C、Hf中的至少一种，并给出了每种元素的含量范围，即当铁基钎焊填料物质含有上述元素中的多种时，每种元素的量都应受到权利要求19记载的数值的限制。

而修改后的权1没有限定当铁基钎焊填料物质中含有这四种元素时这四种元素的具体含量范围，故实际上扩大了原专利的保护范围。

最高院观点

一审法院认为修改扩大了原专利的保护范围，上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对，比对基准有误。

应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。

这是因为，专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。

因此，将“原专利的保护范围”理解为原专利的独立权利要求的保护范围，不会损害原专利的公示效力，也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。

04

最高院裁判规则

无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，

应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，

兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，

不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。

05

对实务的启示

无效宣告程序中“权利要求的进一步限定”的修改方式，使得无效中对权利要求的修改方案增多，修改后权利要求的可能性也增多。

由此，也给专利撰写、专利有效性分析等实务工作带来一定影响。

1、对专利撰写的影响

一种典型的申请文件撰写方式是，先写出权利要求的结构，然后在说明书中按照顺序对权利要求中的技术方案逐一展开进行说明。

这种方式撰写出来的申请文件中，权利要求中的技术方案在说明书中逐个说明，不会发生遗漏，也不存在权利要求书得不到说明书支持的缺陷。

但是，在从权中存在多个技术特征的情况下，通常的情况，是将从权中的特征作为一个整体进行说明。

对此，建议在说明书中，尽可能将各个独立的技术特征拆开进行单独的说明。

这样，无效程序中将部分技术特征补充到其他权利要求的情况下，能够满足前述的“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的修改原则。

2、对专利有效性分析的影响

专利有效性分析，是指对一项专利的权利要求稳定性进行分析的工作。

比如，如果在专利防侵权分析中发现企业即将上市的产品存在侵犯授权专利的风险，则可以考虑对该授权专利提起无效宣告，来消除侵权风险。

在提起无效宣告之前，企业需要对授权权利要求的保护范围进行分析，分析权利要求书中的各个技术方案被无效的可能性。

在这个过程中，就需要考虑到无效宣告过程中专利权人可能进行的修改。

而“权利要求的进一步限定”的修改方式使得修改后的权利要求的技术方案存在更多的可能性。

因此，除了分析授权专利的独权、从权的技术方案之外，还需要考虑将从权中的部分特征补入到独权或者其他从权中得到的技术方案、企业的技术是否会落入这样的技术方案所保护的范围内、以及无效的可能性。

06

相关信息

无效决定：第29765号无效宣告请求审查决定

一审判决：(2016)京73行初5802号

二审判决：（2019）最高法知行终19号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）

近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及专利侵权中侵权赔偿额的计算以及举证责任的承担。

01

最高院观点

专利权人主张以侵权获利计算损害赔偿数额且对侵权规模事实已经完成初步举证，被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料，导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定，对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可不予考虑。

02

侵犯专利权案件中

如何计算赔偿额？

在专利侵权案件中，如果法院认定构成专利侵权，则需要进一步确定侵权赔偿额。

与专利侵权案件赔偿相关的条款有：

《专利法》第六十五条

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十七条

《专利法》第六十五条

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)（以下，简称“解释二”）

第二十七条　权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

根据《专利法》第六十五条的规定，侵权专利权的赔偿数额的确定有四种方式，分别是权利人实际损失、侵权人获益、参照许可使用费确定（酌定）以及法定赔偿。

其中，专利权人可以选择从前三种计算方式中选择一种计算方式主张赔偿额。在专利权人无法对提供充分证据支持其要求的赔偿额时，法院会适用法定赔偿的方式来确定侵权赔偿额。

03

专利侵犯案件中

举证难、赔偿低的问题

尽管《专利法》为专利权人提供了前面三种不同的计算方式，但实务中，权利人仍然面临举证难的问题。

实际案件中，大多没有办法直接体现出权利人的实际损失。

因为，除非证明权利人的损失与侵权人的侵权行为之间具有直接因果关系，否则，很难将权利人的损失完全归责于侵权人的侵权行为。

对于侵权人获益的计算方式，与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握，权利人一方往往难以获得这样的证据。

而大多数的专利侵权案件中涉案专利都没有进行过专利许可，没有可以参照的许可使用费，司法实践中适用的比例也较低。

因此，在过去的专利侵权案件中，百分之九十以上的案件都是采用法定赔偿的方式来确定赔偿额。

法定赔偿方式确定的赔偿额普遍偏低。

国家知识产权局2019年发布的《2018年中国专利调查报告》显示：

2017年“赔偿额度在10万元以下和无赔偿”所占的比例为66.4%，赔偿额度在500万以上仅为0.7%；

2018年“赔偿额度在10万元以下和无赔偿”所占的比例为72.1%，赔偿额度在500万以上为2.4%。

04

尽可能提供

侵权人获益的初步证据

实务案件中，从保护商业秘密角度考虑，相对于权利人实际损失、许可使用费这两种方式，权利人更多的是选择提供侵权人获益的计算方式。

根据前述解释二的规定，主张侵权人获益的计算方式时，权利人的义务是提供侵权人所获利益的初步证据。

在权利人提供了足够的初步证据并且侵权人掌握相关证据的情况下，侵权人获利的举证责任就转移到了侵权人。

法院可以责令侵权人提供账簿、资料等。

如果权利人在其举证能力范围内就侵权人的获利情况进行了充分举证，且对其所请求经济损失数额的合理性进行了充分说明的情况下，侵权人不能提供相反证据推翻权利人赔偿主张的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

随着互联网经济的兴起，企业通过网络平台等进行线上销售的占比越来越大，这为权利人提供侵权人获益的证据提供了很大的便利。

本案中，作为权利人的敦俊公司提供了下列的侵权人获益的证据：

1、被告在其京东官方旗舰店的销售情况；

2、被告在天猫官方旗舰店的月销量；

3、行业内路由器产品的利润率;

4、被告在网店、实体店均有销售的事实；

5、被告公司网站显示的年销售额、行业占比；

6、原告为维权支付的合理开支。

在一审中，侵权人没有提交能够反映被诉侵权产品生产、销售情况的完整的财务账簿、资料等证据，一审法院对权利人主张的500万元赔偿予以全额支持。

在二审中，侵权人虽然对赔偿额提出了异议，但仍然没有提交相关证据。因此，最高院驳回了侵权人的上诉请求，维持500万赔偿额的原判决。

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解释（二）第二十七条

解决了举证难、赔偿低的问题

前述的司法解释（二）第二十七条的规定，正是为了解决司法实践中专利权人举证难、赔偿低的问题。

上述司法解释（二）中的“初步证据”，例如有，侵权人自己在年报、官网等渠道主张的盈利信息、侵权人在平台的销售数据、相关行业的利润率等数据。

在互联网时代，这样的数据相对比较容易寻找。

基于这些证据，有可能能够推算出侵权人的获益。

侵权人如果认为权利人主张的赔偿额过高、不合理，侵权人完全有能力提供其自身掌握的财务账簿等数据来支持自己的主张。

因此，在在权利人完成了“初步证据”的举证责任后，将举证义务转移到侵权人是合理的。

而赔偿低的直接原因就是举证难。在证据不足的情况下，法官没有确定赔偿额的充分依据。

因此，可以说，解决了举证难的问题，也就解决了赔偿低的问题。

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实务启示

司法解释（二）的第二十七条可以说从很大程度上减轻了权利人的举证责任。

但是，并不等于权利人只需要列举简单的“初步证据”就完成了举证责任。

权利人提供的证据需要为其主张的赔偿额提供合理的计算依据。

如果权利人提供的证据不足以支持其赔偿额，即使侵权人没有提供其获益没有达到权利人要求的赔偿额的证据，也难以让法官支持全额支持权利人主张的赔偿。

另一方面，从侵权人的角度来看，司法解释（二）第二十七条的规定使得侵权人无法如之前一样通过消极举证使得法官采用法定赔偿的计算方式。

侵权人不得不直面权利人主张的赔偿额，在提供财务账簿等证据材料与承担不利后果之间做出选择。

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相关信息

一审判决：（2018）鲁01民初1481号

二审判决：（2019）最高法知民终147号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）