涉及知识产权的不正当竞争行为有哪些

在现实生活中,仅仅依靠完备的知识产权法律制度来保护知识产权和知识产品是远远不够的。在某些情况下,即使是获得知识产权的知识产品也不是其各个方面都能获得知识产权法的保护,例如,作品本身能够获得著作权法的保护,但是作品的标题、作品的装潢等却并不能受著作权法的保护。因此,需要寻求反不正当竞争法的保护,才能使知识产品创造者的合法权益和消费者的合法权益得到有效的保护,才能维护社会主义市场经济的正常秩序。

一、著作权领域中的不正当竞争行为

著作权是著作权法授予作品之创作者或者作者的合法继受人对其作品享有的一定期限的专有权。这些权利包括作者人身权和经济使用权以及获得报酬权等。不正当的创作行为主要有:

(一)借用他人现有作品之角色或者典型艺术形象、场景、线索等在时间上和(或)空间上进行的延伸和拓展的不正当竞争行为。

(二)仿制他人同类作品的标志,致使与原作品或者原作者相混淆的行为属于不正当竞争行为。

(三)故意使用与其他作者姓名相同或者相似的姓名,引人误认为是该他作者的作品的行为属于不正当竞争行为。

二、技术领域中的不正当竞争行为

技术,包括专利技术、专有技术(技术秘密)和公有技术。专利技术,是指受专利法保护的享有专利权的技术。专有技术,也称技术秘密,是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济效益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术。而公有技术就是为公众所知的不受法律保护的技术。

在专利技术方面的不正当竞争行为主要有:

1.未经专利权人同意,在其制造、使用或出售的物品上,标注或者在与该物品有关的广告中使用专利权人的姓名或者姓名的仿造、专利号或“专利”、“专利权人”等类似字样的标记,意图伪造或仿造专利权人的标记,或意图欺骗公众使其相信该物品是经专利权人同意而制造或出售。

2.为欺骗公众,在未取得专利权的物品上标注、缀附或者在与该物品有关的广告中使用“专利”字样或任何含有该物已取得专利权之意的其他字样或号码。

3.为了欺骗公众,在其并未申请专利,或已申请而并未在审查时,就在物品上标注或者在有关广告中使用“已申请专利”、“专利审查中”字样,或者任何含有已经申请之含意的其他字样。

 三、商标权领域内的不正当竞争行为

商标法给予注册商标所有人专用权保护的目的,是使其所制造、生产、加工、拣选的商品或者提供的服务与他人进入流通、销售领域的商品或者提供的服务相区别,使注册商标所有人的权益和消费者的利益得到保护,从而保证公平、正当、合理的市场竞争。

在商标权领域内构成对注册商标专用权人权利损害的行为有两种,一是侵犯商标权的行为;一是不正当竞争行为。侵犯商标权的行为包括在同一种或者类似商品上使用与他人注册商标相同或者近似的商标,或擅自制造销售他人商标标识,或者假冒他人注册商标的行为等;不正当竞争行为表现为三种情形:(1)假冒他人的注册商标;(2)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;(3)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品。
  还包括商品虚假标示行为,也表现为三种情形:(1)在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志;(2)伪造产地,对商品原产地、商品来源或出处进行虚假表示;(3)对商品质量做引人误解的虚假表示。

著作权登记的意义

著作权也称版权,是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称。著作权登记是指著作权有关当事人依照法律的规定,向登记机关申请,将作品及其权刊登载于登记簿的行为。版权实行自愿登记,作品不论是否登记,作者或其他著作权人依法取得的著作权不受影响。

一、受著作权保护的作品

作品,是著作权法的客体,《中华人民共和国著作权法》所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品。
1、文字作品;2、口述作品;3、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;4、美术、建筑作品;5、摄影作品;6、电影作品和以类似摄影的方式创作的作品;7、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;8、计算机软件;9、法律法规规定的其他作品。
上述范围内的作品,应符合以下三个要素,才能得到著作权法的保护。
1、须有文学、艺术或者科学的内容;2、须有独创性;3、须能以物质的形式固定下来。

二、申请著作权登记,应提交以下材料:

(1)、作者和著作权人主体资格证明文件;
(2)、清晰的作品样本;
(3)、作品登记申请书;
(4)、权利保证书;
(5)、作品创作说明书;
(6)、委托书;
(7)、著作权归属证明。

三、著作权登记的意义:

1.它能帮助著作权人确定和明确权利归属。作品创作的过程复杂,如委托创品、法人作品、职务作品等,这就需要一个法律确认过程,以此减少相关权利纠纷。

2.在著作权人被侵权需主张自己的权利时,登记的事项可作为拥有权利的初步证明。诉讼中,原告常常需要拿出原稿、原件、创作行为的证明材料、受让或许可使用的合同等作为权属证据。对一些没有发表或不为人熟知的作品要拿出相关原件或合同相对困难,而著作权登记内容,如著作权证书可起到类似证明作用,目前的司法实践中已将著作权证书作为证据采用。

3.著作权登记也能保护权利人的相关经济利益。随着著作权保护意识的提高,使用者在取得授权时,需要对方提供相应的证明,以减少经济风险。在传统的使用作品的领域,人们对作品的认定有一个基本判断。但网络中,常常会出现难以确定权利人的情形,如果取得版权登记证书,问题就容易解决。

商标“通用名称”二三事

一、法律规定

《商标法》第十一条规定:下列标志不得作为商标注册:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

(三)其他缺乏显著性的。

前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

二、经典案例

案例一:第12953093号“”商标于2013年7月22日由美梦有限公司(下文称:美梦公司)申请,于2014年10月10日因“SIMMONS 席梦思”为通用名称而被驳回。该商标经历了驳回复审、行政诉讼的一审、二审及再审,最终最高人民法院在(2017)最高法行申2200号裁定书中认定:本案诉争的第12953093号“SIMMONS 席梦思”商标已经成为床垫商品的通用名称,核定使用在“家具;长沙发;床垫;床;弹簧床垫;垫褥(亚麻制品除外);软垫”商品上缺乏显著特征,不能作为区分商品来源的标志。尽管美梦公司提交了该商标的使用证据,但仍不能证明申请商标已经经过使用在床垫等商品上取得了显著特征并便于识别,故商标评审委员会、一审、二审法院认定申请商标在“家具;长沙发;床垫;床;弹簧床垫;垫褥(亚麻制品除外);软垫”等商品上不能作为商标注册并无不当。[1]

案例二:2005年,佛山合记公司针对珠海香记食品有限公司使用“盲公饼”而侵犯其商标专用权提起诉讼并要求赔偿损失。珠海香记食品有限公司则认为“盲公饼”为商品的通用名称,合记公司无权禁止香记公司正当使用“盲公饼”作为商品名称。该案件历时5年,最终最高人民法院在(2011)民提字第55号裁判书中认为:根据查明的事实可以看出,盲公饼是有着200多年历时的一种佛山特产,有着特定的历时渊源和地方文化特色。虽然香记公司主张“盲公饼”是通用名称,但未能举出证据证明在我国内地还有其他厂商生产“盲公饼”,从而形成多家主体共存的局面。虽然有些书籍介绍“盲公饼”的做法,我国港澳地区也有一些厂商生产各种品牌的“盲公饼”,这些客观事实有可能使得某些相关公众会认为“盲公饼”可能是一类产品的名称,但由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局,我国内地的大多数相关公众会将“盲公饼”认知为某主体提供的某种产品。因此,在被诉侵权行为发生时,盲公饼仍然保持着产品和品牌混合的属性,具有指示商品来源的意义,并没有通用化,不属于通用名称。[2]

三、点评分析

从上述法律规定及案例来看:一方面,商品/服务的通用名称不能作为商标注册,属于商标法中的禁注条款;另一方面,商标在使用的过程中,有可能被通用化,丧失商标来源的指示功能,最终成为商品/服务的通用名称而丧失商标专用权。

那么,究竟什么是“商品/服务的通用名称”,如何认定“商品的通用名称”,如何防止“商标成为通用名称”等问题,也是各个商标持有人和使用人所关注的话题。

究竟什么是“商品的通用名称”?

《商标审查及审理标准》规定:《商标法》第十一条第一款第(一)项中的“通用名称”是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称,包括全称、简称、缩写、俗称。

由此也能够看出,通用名称主要包括两种,一种是法定的通用名称,另一种为约定俗成的通用名称。在判断是否为通用名称时,对于法定的通用名称可以通过国家标准、行业标准等官方的、具有指导性意义的文件、规定中寻找依据。而对于约定俗成的通用名称,对其判断则不如法定的通用名称那么简单,需要考虑多方因素而综合分析。

如何判断“约定俗成的通用名称”?

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定:“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的,人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第(一)项所指的通用名称。……。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称。诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的,人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称,一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的,以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。”

由上述规定能够看出,判断一个商标是否为“约定俗成的通用名称”可以从以下四点考虑:

其一,“相关公众普遍认为”。对此,可从该商品/服务的生产者(提供者)、销售者、消费者角度出发,大量搜集证据证明。例如,在邓世华与友臣(福建)商品有限公司(以下称:友臣公司)、沃尔玛深国投百货有限公司厦门世茂分店侵害商标权纠纷案(以下称:“金丝肉松饼”案)中,友臣公司举证在案件起诉时,市场上有九十几家厂商在销售的商品上标注有金丝肉松饼的字样。如此大量的同行业使用证据已经能够显示,在生产者方面,将“金丝肉松饼”作为其产品名称并配合各自的商标使用,而相关公众在选购“金丝肉松饼”商品时,是以具体的商标为依据而非“金丝肉松饼”为依据。

其二,“被专业工具书、词典等列为商品名称的”。相关主体只要能够提供专业的工具书、词典中的解释即可。例如前文案例一,最高院在审理时发现,现代汉语辞典中,SIMMONS席梦思是西式弹簧床的泛称,弹簧床被直接称为SIMMONS席梦思,席梦思直接解释为弹簧床垫。

其三,“由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓”。例如前文案例二,“盲公饼”的形成是因为特定的历史起源、发展过程。之所以“盲公饼”并未被认定为通用名称,是因为在长期的经营中,其商品的提供者具有唯一性。故“盲公饼”兼具了商品名称和商标的作用。

在此需要说明关于认定约定俗称的通用名称的范围标准,一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。当然,基于历史传统、风土人情、地理环境等原因,某些商品所对应的相关市场相对固定,如果不加区分地仍以全国范围相关公众的认知为标准,判断与此类商品有关的称谓是否已经通用化,有违公平原则。但是,适用不同评判标准的前提是,相关主体应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。否则,是否构成约定俗成的通用名称,仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。

其四,“诉争商标申请人明知或者应知”,这一点主要是从诉争商标申请人的主观考虑,即商标申请人在申请时就具有主观恶意,意图通过将约定俗称的通用名称注册为商标对其他经营者予以限制或者索要高额商标许可费等。对此同样需要提供相应的证据加以佐证。例如,该申请人为行业内从业者;在先已经将该通用名称使用在其商品/服务上;在先案例已经认定为通用名称等情况。在此种情况下,诉争商标申请人明知而为之的做法则具有一定的主观恶意,构成不正当竞争的情形。

最后,还需要考虑时间节点的问题,即在诉争商标申请时或者注册时的状态为准。


注释:

[1]最高人民法院在(2017)最高法行申2200号裁定书:美梦有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书

[2] 最高人民法院在(2011)民提字第55号裁判书

(本文作者:左岸,来源智信禾知识产权)

专利法中的抵触申请

抵触申请是专利法规中的术语,是指损害新颖性的专利申请。具体是指在申请日以前,任何单位或个人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请,并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中,那么这一申请就为被审查之申请的抵触申请。规定抵触申请的目的在于避免对不同的人就同样的发明或者实用新型重复授予专利。

按照专利法二十二条第二款的规定,抵触申请必须满足以下几个条件 :
第一、在先申请必须于在后申请的申请日(或者优先权日)之前向国家知识产权局提出,不包括于在后申请的申请日当日提出的他人申请。在先申请还必须于在后申请的申请日以后由国家知识产权局依照规定予以公布,包括在申请日当日公布的在内。这里所说的公布,是指发明专利申请自申请日(要求优先权的,是优先权日)起满十八个月时的公布或者应申请人的请求而进行的提前公布,以及实用新型专利申请被授予专利权时的公告。如果在先申请因被撤回、被视为撤回或者被驳回而没有公布或者公告,就不能用于评价在后申请的新颖性。


第二,在先申请的申请人可以与在后申请的申请人相同。


第三,在判断在后申请的新颖性时,可以用于进行比较的在先申请的内容是该申请的全部内容,包括说明书(和附图)和权利要求书,但不包括摘要,也不包括优先权文件。如果在后申请的权利要求所要求保护的技术方案已经记载在在先申请的说明书和权利要求书中,应当以缺乏新颖性为理由驳回在后申请。 对于在申请日之前为公众所知的现有技术来说,不仅可以采用单独一份现有技术与申请专利的发明或者实用新型进行比较,以确定该专利申请的新颖性,还可以将它与其他的现有技术结合起来,对该专利申请的创造性进行判断。但是对于抵触申请来说,只能用于评价在后申请的新颖性,而不能与其他现有技术结合起来,评价在后申请的创造性。

抵触申请对新颖性和创造性的影响:

中华人民共和国专利法第二十二条规定:授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

抵触申请的申请日在先,公开日在后,则损害了该发明或者实用新型专利申请的新颖性,新颖性受损,自然影响创造性。

如何避免商标权与版权相冲突?

有这样一个案例,甲企业在商标注册的公告阶段,接到乙企业的提出的购买该注册商标的要求,并声称其已将甲企业注册的商标上的文字申请了版权登记,如甲企业不同意转让,乙企业将对甲企业的注册商标提出异议,甲企业的注册商标可能因此存在被驳回的风险。

近年来,企业注册商标已成为流行趋势,而在企业注册商标的实践中,经常会遇到商标权与著作权相冲突的情况。上述案例就是其中一个,类似的案例还有很多。商标权和版权的冲突主要存在两种情况:一种情况是商标申请人使用了他人享有版权的作品进行注册;另一种则是作品中使用他人已注册的商标。前一种情况较后一种情况普遍。

那么该如何避免上述的频发状况?笔者认为,首先要分清法律是如何定义商标权和版权;其次,法律是如何保护商标权和版权;最后才能有效地解决商标权与版权的冲突问题。

商标权和版权的特征

商标权是经商标局核准注册的用于识别某种商品、服务或与其相关具体个人或企业的显著标志,经注册的商标受国家法律保护。商标的显著性是商标注册的主要评价标准。所谓显著性,是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。

版权,即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利,包括财产权利和人身权利。版权的取得有两种方式:自动取得和登记取得。在中国,按照著作权法规定,作品完成就自动有版权。版权登记证明文件是登记事项的一种初步证明,可以作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件。

商标权与版权的冲突

根据商标法的相关规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。违反上述规定的,对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人可以向商标局提出异议;商标已注册的,自注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。也就是说,申请人在注册商标时所使用的商标与他人的版权相同或近似,而且申请日在他人作品完成日之后,那么申请注册的商标就构成损害他人现有的在先权利。当然,著作权人需要提供证据证明其作品完成日早于商标申请日。

避免冲突应把握的原则

一、正确选择权利保护方式。实践中,申请人喜欢使用图形等标志进行商标注册。事实上,过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述上诉要素的组合会使商标缺乏显著性,这样会大大降低商标注册成功的概率。针对较为复杂的图形标志,如果该图形具有某种特定内涵,那么申请版权保护比申请商标要更加符合申请人对权利的保护目的。而且,版权的使用范围在一定程度上比商标要广泛,权利人可以更好地进行商业利用。

二、审查在先权利。当商标注册后与他人的版权相冲突时,商标注册人应仔细审查对方是否拥有版权以及取得版权的时间。如果对方作品完成日早于商标申请日,那也不意味着商标必然被驳回。还要具体针对版权人提供的证据进行分析。

三、确保手稿保存完整。无论是商标还是文学艺术作品,商标申请人或作者都应该在设计或作品完成后保存好手稿,再进行商标注册或版权登记,这样也有利于为将来可能发生的权利冲突提供有效的证据。

综上所述,权利人要根据设计或作品的特定及用途适当选择权利保护的方式,符合商标保护的情形就选择进行商标注册;对不符合商标注册条件的,可以选择进行版权保护,这样才能更好的实现权利价值,让知识产权成为商业发展的重要动力。

注册商标与企业名称的冲突

近年来,法院受理不少涉及注册商标与企业名称冲突的案件,其中涉及较为知名的企业包括宝钢集团有限公司、北京德恒律师事务所、北京同仁堂。造成权利冲突的主要原因是商标的注册机构为国家商标局,企业名称字号由各地方工商行政管理部门和国家工商行政管理局分级注册登记。由于国家商标局与各地方工商局没有进行全国联网,商标在注册时又无需审查是否与登记在先的企业名称相冲突,故发生注册商标与企业名称权相冲突的情况在所难免,那在先权利人如何保障自己的合法权益?法院在审理此类案件又是如何认定的?

一、在类似商品上使用商标是判定是否侵权的前提

在宝钢集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司诉青岛宝钢五金制品有限公司侵害商标权纠纷、擅自使用他人企业名称、姓名纠纷一案中,宝钢集团公司和宝钢股份公司主张宝钢五金公司在工商部门登记注册的企业名称侵害了其商标权,同时也构成不正当竞争。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第七条对规定,在中国境内进行商业使用,包括将知名商品特有名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。无论是商标还是企业名称,被控侵权者只有将其在商业活动中进行使用,才有可能构成对他人在先商标权及名称权的损害,而不包括经营者为从事经营活动而进行的企业名称登记的行为。另一方面是对类似商品的判定,根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定,商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

二、在先权利是判定是否侵权的关键

除了商标的使用和类似商品的判断之外,另一重要的判定标准即为在先权利,也就是谁先取得权利。我国《商标法》规定申请注册的商标,不得与他人在先取得的合法权利相冲突,也不得损害他人现有的在先权利。根据相关司法解释,在先权利包括但不限于著作权、外观设计专利权、企业名称权、姓名权、肖像权等。

在山东德衡律师事务所诉北京德恒律师事务所侵害商标权纠纷一案中,山东德衡律师事务所于2010年6月取得国家工商管理总局商标局核准的“德衡律师DeHengLawFirm及图”商标注册证并投入使用,而北京德恒律师事务所自1995年7月即合法取得英文“DeHeng”的合法使用权利,且在使用该英文时均位于中文标注之下,字体均小于中文字体,尚无“DeHeng”英文字样单独或突出使用情况,且英文“DeHeng”字样与山东德衡律师事务所持有的图形注册商标相去甚远,不足以使相关公众产生误认。

三、具有一定知名度是判定是否侵权的重要参考

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定,企业登记主管机关依法登记注册的企业名称,以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称,应当认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。

在中国北京同仁堂(集团)有限责任公司诉中华同仁堂生物科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中,法院认定“同仁堂”构成驰名商标,同仁堂公司投入巨资、通过多种途径对自身及商标进行持续、广泛的宣传,同仁堂品牌得到业内及广大消费者广泛好评,获得诸多荣誉,为广大消费者熟知和认可。因此,只有企业名称中的字号构成知名字号时,才能根据《反不正当竞争法》第五条获得保护,否则依据《商标法》第三十一条中的在先权利进行抗辩是难以站得住脚。

综上所述,当发生注册商标与企业名称冲突的情况时,必须对商标的使用情况、类似商品、在先权利、市场知名度等因素进行充分考察,才能做出较为准成的判定。

最高院审理知识产权案件实体与程序的意见汇总

一、程序方面

1、侵权结果发生地的理解(2013民提字第16号)

最高院在提审郑州润达公司、陈庭荣与被申请人湖北洁达公司等侵害商业秘密纠纷管辖权异议案中认为,侵权结果发生地应解释为侵权行为直接产生的结果的发生地,不能以原告受到侵害就认为原告住所地为侵权结果发生地。

2、提起反诉的条件(2013民申字第2270号)

最高院在审理江西格力公司与江西美的公司等不正当竞争纠纷案中认为,基于产生原因的联系而提起具有明显针对性、对抗性和关联性的诉讼可以作为反诉处理,而因与本诉存在具体事实和法律关系的同一性,不作反诉处理。

3、因争议焦点变化而提交的证据应认定为“新证据”(2013民申字第261号)

最高院在审理安斯泰来制药株式会社与力思特公司等侵害发明专利权纠纷案中认为,举证期限届满后,因诉争焦点发生变化,当事人为支持其主张而补充提交关键性证据,不审理该证据可能导致裁判明显不公的,应认定该证据属于“新的证据”

4、“查封扣押地”的认定(2012民提字第109号)

最高院在审理金通公司与金杯股份公司、金杯集团公司侵犯商标专用权纠纷管辖权异议案中认为,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条所指的“侵权商品的查封扣押地”,不包括消费者使用被诉侵权商品的扣押地。

5、确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼的管辖问题(2012民三终字第1号)

最高院在审理本田株式会社与双环公司侵犯外观设计专利权纠纷管辖权异议案中认为,不同法院受理的涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼应当移送管辖合并审理;涉及地域管辖,应按照立案时间的先后顺序确定;涉及级别管辖,一般按“就高不就低”的原则由级别低的法院将其立案受理的案件移送到级别高的法院审理。

6、外国鉴定机构的鉴定结论认定问题(2011民申字第259号)

最高院在审理圆谷制作株式会社、上海圆谷公司与辛波特·桑登猜等侵害著作权纠纷案中认为,鉴定结论只有经过审查判断才能作为认定事实的依据;对于鉴定程序合法,当事人没有异议的鉴定结论,一般可以作为法院认定相关案件事实的依据;对于外国鉴定机构出具的鉴定结论,在当事人提出质疑时能否采信,应当按照中国的相关法律进行审查。

7、专利管理部门不得受理法院已立案的专利侵权纠纷(2011知行字第99号)

最高院在审理微生物公司与福药公司、辽宁省知识产权局等专利侵权纠纷处理决定案中认为,相关请求人已经就针对同一专利的相同或者相关联的侵权纠纷向人民法院提起诉讼,无论当事人是否完全相同,只要可能存在处理结果冲突,管理专利工作的部门即不能受理相关专利侵权纠纷处理请求。

8、确认不侵犯知识产权之诉的受理条件(2011民提字第48号)

最高院在审理北京天堂公司与南京烽火公司确认不侵犯著作权纠纷管辖权异议案中认为,确认不侵犯专利权之外的其他确认不侵犯知识产权之诉是否具备法定条件,应参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定进行审查。

9、出口销售侵权产品侵权地点认定(2011民申字第1049号)

最高院在审理凯赛材料公司与瀚霖技术公司等侵犯发明专利权纠纷管辖权异议案中认为,通过FOB和CIF价格条件出口销售被诉依照本案专利方法直接获得的产品,该产品的装船交货地属于销售行为实施地。

10、原审诉讼期间的侵权行为应另行起诉(2011民提字第64号)

最高院在审理徐永伟与华拓公司侵犯发明专利权纠纷案中认为,当事人以侵权行为在原审诉讼期间仍在持续为由提出增加损害赔偿数额,属于对一审诉讼请求的增加,原告可就该行为另行起诉;原告为调查此期间的侵权行为而支出的费用,不在原审处理之列。

11无独立请求权第三人有权申请鉴定及鉴定的程序问题(2011民申字第10号)

最高院在审理瓦房店市玉米原种场与赵劲霖、奥瑞金公司等植物新品种权权属纠纷案中认为,根据案件需要,无独立请求权的第三人可以申请委托对植物新品种的同一性进行司法鉴定,不能基于鉴定检材取样时没有通知当事人到场而当然认定鉴定程序违法。

12商标注册申请权权属产生的争议受理条件(2010民监字第407号)

最高院在审理酒业公司与湘西公司等确认商标申请权权属案中认为,商标注册申请过程中因申请权权属发生的争议,属于民事纠纷,只要符合民事诉讼法第一百零八条规定的条件,人民法院应予受理。

13、涉外知识产权案件法律适用问题(2010民申字第1114号)

最高院在审理阿迪达斯公司与阿迪王公司等商标侵权及不正当竞争案中认为,《最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》不适用于涉外知识产权案件。

14、侵犯专利权民事诉讼应中止审理的情形(2010民申字第1038号)

最高院在审理张保忠与黔江电器厂等专利侵权案中认为,在二审判决被告承担侵犯专利权责任,但专利权已经于二审判决之前被宣告无效且无效宣告请求审查决定被提起行政诉讼的情况下,申请再审案的审查以该行政诉讼的审理结果为依据,因此,在上述行政诉讼审结之前,应中止本案诉讼,并中止原审判决的执行。

15、行政诉讼新证据采纳情形(2010知行字第28号)

最高院在审理“国医”商标撤销复审行政案中认为,在行政诉讼程序中,人民法院对于原告提交的新证据一般不予采纳,并非一概不予采纳,且不予采纳的前提条件是原告依法应当提供而拒不提供。

16、互联网下载图片证据的认定条件(2010民提字第199号)

最高院在审理华盖公司与重庆外运公司著作权侵权案中认为,华盖公司提供的旨在证明涉案作品权属的互联网下载图片等证据,根据该下载图片上的署名,结合重庆外运公司未提交相反证据的事实等具体情况认定下载图片的署名人为作者;并以重庆外运公司未提交证据证明其对涉案作品的使用有合法依据为由,推定涉案作品在重庆外运公司使用之前已经公开发表,即认定了重庆外运公司已实际接触涉案作品的事实。

17、新产品的制造方法的举证责任(2009民三终字第6号)

最高院在审理伊莱利利公司与豪森公司专利侵权案中认为,被诉侵权人对于新产品的制造方法承担倒置举证责任的条件,并在查明相关技术事实的情况下,认定被诉侵权药品制备方法的相关技术内容应由专利权人承担举证责任。

二、实体方面

1、侵权结果发生地的理解(2013民提字第16号)

最高院在提审郑州润达公司、陈庭荣与被申请人湖北洁达公司等侵害商业秘密纠纷管辖权异议案中认为,侵权结果发生地应解释为侵权行为直接产生的结果的发生地,不能以原告受到侵害就认为原告住所地为侵权结果发生地。

2、使用专利方法生产产品的事实推定(2013民申字第309号)

最高院在潍坊恒联公司与被申请人宜宾长毅公司等侵害发明专利权纠纷案中认为,专利权人证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法的情况下,根据案件具体情况,结合已知事实及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大,被诉侵权人拒不配合法院调查收集证据或者保全证据的,可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。

网络空间:网络服务提供者主动分辨侵权作品义务的产生

根据《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条第三款规定,网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。这里面就涉及的一个重点是:网络服务提供者采取必要措施的一个前提就是“知道”网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益;也就是说,对于网络服务提供者,在满足这一前提条件时,就产生了“作为”的义务;具有作为的义务,而不履行,就需要承担一定的责任,即与该网络用户承担连带责任(关于如何与网络用户承担连带责任,将另文说明)。

如何理解上述“知道”呢?

上述“知道”属于侵权责任中主观状态,即行为人的主观过错状态。根据《侵权责任法》第6条的规定,行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错,行为人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。从字面上理解,“知道”就是知道,不知道就是不知道,不应当包括“应当知道”的情形。但根据《信息网络传播权保护条例》第5、23条规定,结合《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》中对“应知”用了多个条款予以规定,因此,侵权责任法中的“知道”应当扩展包括“明知”或“应知”两种情形,即包括知道或应当知道两种情形。因此,可以确定网络服务提供者产生“作为”的义务的前提,就包括明知和应知两种情形。在实际案例中,主观过错的状态无法直接证明,只能通过相应的证据进行推定。在实际司法程序中,对于收到适合警告的,一般认为构成对侵权的“明知”(当然,未获得许可,自己直接提供侵权作品的,也构成对侵权的“明知”,这属于ICP的范畴)。当然,何为适合的警告?何为“直接提供侵权作品”?存在司法认定的具体规则和争议,在此不再赘述。对于“应知”的认定,《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》从多个维度给出的需要参考的因素,此处也不在此重复。笔者来看,对于纯粹的网络服务提供者(不包括网络内容服务提供者ICP,仅包括ISP)“主动分辨侵权作品”义务的产生前提可以分解为两个方面:1、较高注意义务产生;2、分辨的可能性。

一、较高注意义务产生。笔者个人认为:较高注意义务是判断“应知”的前提,只有存在“较高注意义务”才能推定“应知”,没有“较高注意义务”就不应当存在“应知”的情形。从实务角度,较高注意义务产生的原因有三个方面:一是网络服务提供者自己的原因,如经营模式、对作品处理方式等等,其中,是否直接获得经济利益最为重要;二是作品本身的原因,包括作品的类型,原创程度,主要涉及作品的知名度;三是环境原因,社会整体对侵权作品态度,主要是社会公众(或司法群体)对网络服务提供者帮助侵权的容忍程度(笔者认为:在当前网络社会,网络用户实施侵权行为必然要借助网络服务提供者;而网络服务提供者不可能对利用其服务涉及传播的作品进行100%的审查或过滤,因此,网络服务提供者是否有承担责任义务,实际上是一个变量,是根据社会环境和发展状态变化的标准)。上述三个方面的原因,第一方面的原因相对稳定,也是网络服务提供者能够掌控的因素;第二方面的原因主要依赖于作品本身的属性,虽然作品本身的一些属性会随着时间变化而变化,而变化也会有一定的限定,网络服务提供者可以通过相应的方式予以探查;第三方面的原因,在某种意义上,可能无法提供预测或预知,或者预测成本过高。这样通过上述原因的分析,就大体确定网络服务提供者风险管控的重点和方式。即:基于第一方面的原因,根据网络服务提供者的运营模式,就需要配置相应的风险管控制度,以将风险控制在合适的范围之中;基于第二方面的原因,就需要监控或搜集网络传播作品的状态,主要是热播、热点并关注市场变化。虽然第三方面的原因很难把控,但对于司法趋势,也需要有相应的了解,并根据司法趋势变化,调整风险管控方式。

二、分辨的可能性。分辨的可能性,即甄别侵权作品的可能性。由于网络涉及信息量巨大,网络服务者不可能对服务提供过程中涉及的所有作品进行甄别,因此,就需要考虑甄别的可能性问题。需要注意的是,此处“可能性”还需要考虑成本高低及甄别技术发展。首先,法律不应当强人所难,对于客观上无法甄别的侵权作品,不应当强求网络服务提供者进行甄别,比如,作品相似性问题,比如进行特定编辑或更换表达方式的作品。其次,对作品信息网络传播权的保护,也要考虑网络发展及社会公众获取或使用作品需求,网络服务提供者不可能不计成本对侵权作品的甄别。因此,甄别成本也要控制在一定的程度,当然,随着网络技术发展,甄别技术不断进步,甄别成本也是一个变化的因素。在(2019)京73民终1477号案中,法院就认为:包含涉案影片在内的《2017年度第二批重点作品版权保护预警名单》于2017年1月25日公布。涉案论坛贴子发布时间为2017年2月23日,处于涉案影片院线上映期内,且贴子标题完整包含涉案影片名称,有“火”字标志。木蚂蚁公司作为论坛的运营者,虽然不能苛求其对任何包含涉案影片名称的贴文采取屏蔽等禁止用户上传发贴的措施,但对于已经发布的加“火”字标志、标题包含涉案影片名称的贴文,木蚂蚁公司负有较高的注意义务,其有义务也有能力及时发现并作出甄别,在较短的时间内应当知道该贴文侵权的事实。而木蚂蚁公司直到涉案贴文发布1年多后才将涉案影片删除,不仅违反了国家版权保护预警名单制度,而且违反了及时发现并采取必要措施的法律义务,应当依照《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条第三款规定承担侵权责任。爱奇艺公司有关木蚂蚁公司构成侵权的主张成立,本院予以支持。分析法院认定,可以确定:涉案影片包括在《2017年度第二批重点作品版权保护预警名单》中,且涉及作品加“火”字标志,木蚂蚁公司负有较高的注意义务;由于侵权链接标题包含涉案影片名称,木蚂蚁公司有能力及时发现并作出甄别。即被告方具有较高的注意义务,且有分别的能力。应当采取必要措施而未“作为”,进而认定其应当相应的责任。

需要说明的是,在实际操作中,由于网络用户支付能力较低,且确定起来难度很大,网络服务提供者往往成为被诉对象,因此,对于需要降低风险的善意网络服务提供者,根据运营模式建议相应风险管控制度具有必要性。当然,对于专门“搭便车”,致力于揩油作品利益的网络服务提供者,就随心所欲吧!

(本文作者:盈科李兆岭律师)

盈科律师代理“挡风衣”外观设计专利侵权案,一审胜诉

委托人陈某是“挡风衣”外观设计的专利权人,该项专利于2016年8月提起申请,2017年2月获得授权,目前处于有效的法律状态。经调查发现,叶某在淘宝经营的店铺“暖如挡风衣”销售侵害原告外观设计专利权的侵权产品,冯某是侵权产品的商标“滨适旺”的所有权人,是侵权产品的生产商和销售商。因此,陈某委托盈科钱航律师团队以叶某、冯某及淘宝公司为被告向宁波中院提起侵害外观设计专利权之诉。挡风衣主视图

  争议焦点  

本案被告叶某、冯某答辩称被诉侵权外观设计与涉案专利设计不相同也不近似,不落入涉案外观设计专利权的保护范围;被诉侵权设计属于现有设计。故法院根据双方主张及相关证据归纳争议焦点为:被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围;被告叶某、冯某的现有设计抗辩是否成立;三、被告是否实施了被诉侵权行为及民事责任如何确定。

关于争议焦点一,根据法律规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,应认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。判断外观设计专利侵权的原则和观察方式及标准应该是以一般消费者的知识水平和认知能力,根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,对被诉侵权设计与授权外观设计是否在整体视觉效果上无差异或无实质性差异进行比对。

 本案中,被诉侵权产品和涉案外观设计专利产品均是挡风衣,属于相同种类的产品,可以进行侵权对比。经比对,被诉侵权设计与涉案专利设计整体区别不大,以一般消费者的知识水平与认知能力难以判断两者存在实质性差异。被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

关于争议焦点二,被告提供了早于涉案专利申请日的网店交易快照作为现有设计对比图片,通过比对被诉侵权设计与对比图片,被诉侵权设计与对比图片公开的设计在整体形状和细节设计均有显著不同,两者既不相同也不近似,故两被告主张的现有设计抗辩不能成立。

  裁判结果  

法院最终认定被告叶某实施了销售、许诺销售的侵权行为,冯某实施了制造、销售的侵权行为,截至裁判前叶某仍在淘宝销售侵权产品,各被告应承担相应的民事责任,具体判决如下:

一、被告叶某立即停止销售、许诺销售侵害原告陈某享有的外观设计专利权的产品;

二、被告冯某立即停止制造、销售侵害原告陈某享有的外观设计专利权的产品;

三、被告叶某于本判决生效后十日内赔偿原告陈某经济损失50000元(含维权合理费用);

四、被告冯某于本判决生效后十日内赔偿原告陈某经济损失200000元(含维权合理费用);

五、被告浙江淘宝网络有限公司立即清理、删除被告叶某在淘宝网络平台上开设的店铺“暖如挡风衣”销售、许诺销售的被诉侵权产品的产品信息。

案例分析

本案裁判涉及外观设计专利相似的比对方法与标准以及现有设计抗辩问题。通过涉案外观设计专利与被诉侵权设计进行比对以确定被诉侵权设计是否侵犯了涉案专利权;被诉侵权设计与现有设计比对以确定是否构成现有设计抗辩。根据法律规定,实务中一般以“相同或相近类别产品”作为判断范围、以“一般消费者”作为判断主体、以“整体比较”作为判断方法判断外观设计专利是否相似,本案法院也采用此种判断方法。而判断是否构成现有设计抗辩,以被诉侵权设计与现有设计相同或者无实质性差异为标准,其具体判断也应当适用外观设计专利相似的比对方法。

专利维权需要权利人主动出击,法律不保护躺在权利上睡觉的人。本案我方在发现涉嫌侵权产品后,尽早采取法律手段,积极维权,避免损失的扩大,发挥了专利权的保护作用。

最高院审理知识产权案件实体与程序的意见汇总

一、程序方面

1、侵权结果发生地的理解(2013民提字第16号)

最高院在提审郑州润达公司、陈庭荣与被申请人湖北洁达公司等侵害商业秘密纠纷管辖权异议案中认为,侵权结果发生地应解释为侵权行为直接产生的结果的发生地,不能以原告受到侵害就认为原告住所地为侵权结果发生地。

2、提起反诉的条件(2013民申字第2270号)

最高院在审理江西格力公司与江西美的公司等不正当竞争纠纷案中认为,基于产生原因的联系而提起具有明显针对性、对抗性和关联性的诉讼可以作为反诉处理,而因与本诉存在具体事实和法律关系的同一性,不作反诉处理。

3、因争议焦点变化而提交的证据应认定为“新证据”(2013民申字第261号)

最高院在审理安斯泰来制药株式会社与力思特公司等侵害发明专利权纠纷案中认为,举证期限届满后,因诉争焦点发生变化,当事人为支持其主张而补充提交关键性证据,不审理该证据可能导致裁判明显不公的,应认定该证据属于“新的证据”

4、“查封扣押地”的认定(2012民提字第109号)

最高院在审理金通公司与金杯股份公司、金杯集团公司侵犯商标专用权纠纷管辖权异议案中认为,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条所指的“侵权商品的查封扣押地”,不包括消费者使用被诉侵权商品的扣押地。

5、确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼的管辖问题(2012民三终字第1号)

最高院在审理本田株式会社与双环公司侵犯外观设计专利权纠纷管辖权异议案中认为,不同法院受理的涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼应当移送管辖合并审理;涉及地域管辖,应按照立案时间的先后顺序确定;涉及级别管辖,一般按“就高不就低”的原则由级别低的法院将其立案受理的案件移送到级别高的法院审理。

6、外国鉴定机构的鉴定结论认定问题(2011民申字第259号)

最高院在审理圆谷制作株式会社、上海圆谷公司与辛波特·桑登猜等侵害著作权纠纷案中认为,鉴定结论只有经过审查判断才能作为认定事实的依据;对于鉴定程序合法,当事人没有异议的鉴定结论,一般可以作为法院认定相关案件事实的依据;对于外国鉴定机构出具的鉴定结论,在当事人提出质疑时能否采信,应当按照中国的相关法律进行审查。

7、专利管理部门不得受理法院已立案的专利侵权纠纷(2011知行字第99号)

最高院在审理微生物公司与福药公司、辽宁省知识产权局等专利侵权纠纷处理决定案中认为,相关请求人已经就针对同一专利的相同或者相关联的侵权纠纷向人民法院提起诉讼,无论当事人是否完全相同,只要可能存在处理结果冲突,管理专利工作的部门即不能受理相关专利侵权纠纷处理请求。

8、确认不侵犯知识产权之诉的受理条件(2011民提字第48号)

最高院在审理北京天堂公司与南京烽火公司确认不侵犯著作权纠纷管辖权异议案中认为,确认不侵犯专利权之外的其他确认不侵犯知识产权之诉是否具备法定条件,应参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定进行审查。

9、出口销售侵权产品侵权地点认定(2011民申字第1049号)

最高院在审理凯赛材料公司与瀚霖技术公司等侵犯发明专利权纠纷管辖权异议案中认为,通过FOB和CIF价格条件出口销售被诉依照本案专利方法直接获得的产品,该产品的装船交货地属于销售行为实施地。

10、原审诉讼期间的侵权行为应另行起诉(2011民提字第64号)

最高院在审理徐永伟与华拓公司侵犯发明专利权纠纷案中认为,当事人以侵权行为在原审诉讼期间仍在持续为由提出增加损害赔偿数额,属于对一审诉讼请求的增加,原告可就该行为另行起诉;原告为调查此期间的侵权行为而支出的费用,不在原审处理之列。

11无独立请求权第三人有权申请鉴定及鉴定的程序问题(2011民申字第10号)

最高院在审理瓦房店市玉米原种场与赵劲霖、奥瑞金公司等植物新品种权权属纠纷案中认为,根据案件需要,无独立请求权的第三人可以申请委托对植物新品种的同一性进行司法鉴定,不能基于鉴定检材取样时没有通知当事人到场而当然认定鉴定程序违法。

12商标注册申请权权属产生的争议受理条件(2010民监字第407号)

最高院在审理酒业公司与湘西公司等确认商标申请权权属案中认为,商标注册申请过程中因申请权权属发生的争议,属于民事纠纷,只要符合民事诉讼法第一百零八条规定的条件,人民法院应予受理。

13、涉外知识产权案件法律适用问题(2010民申字第1114号)

最高院在审理阿迪达斯公司与阿迪王公司等商标侵权及不正当竞争案中认为,《最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》不适用于涉外知识产权案件。

14、侵犯专利权民事诉讼应中止审理的情形(2010民申字第1038号)

最高院在审理张保忠与黔江电器厂等专利侵权案中认为,在二审判决被告承担侵犯专利权责任,但专利权已经于二审判决之前被宣告无效且无效宣告请求审查决定被提起行政诉讼的情况下,申请再审案的审查以该行政诉讼的审理结果为依据,因此,在上述行政诉讼审结之前,应中止本案诉讼,并中止原审判决的执行。

15、行政诉讼新证据采纳情形(2010知行字第28号)

最高院在审理“国医”商标撤销复审行政案中认为,在行政诉讼程序中,人民法院对于原告提交的新证据一般不予采纳,并非一概不予采纳,且不予采纳的前提条件是原告依法应当提供而拒不提供。

16、互联网下载图片证据的认定条件(2010民提字第199号)

最高院在审理华盖公司与重庆外运公司著作权侵权案中认为,华盖公司提供的旨在证明涉案作品权属的互联网下载图片等证据,根据该下载图片上的署名,结合重庆外运公司未提交相反证据的事实等具体情况认定下载图片的署名人为作者;并以重庆外运公司未提交证据证明其对涉案作品的使用有合法依据为由,推定涉案作品在重庆外运公司使用之前已经公开发表,即认定了重庆外运公司已实际接触涉案作品的事实。

17、新产品的制造方法的举证责任(2009民三终字第6号)

最高院在审理伊莱利利公司与豪森公司专利侵权案中认为,被诉侵权人对于新产品的制造方法承担倒置举证责任的条件,并在查明相关技术事实的情况下,认定被诉侵权药品制备方法的相关技术内容应由专利权人承担举证责任。

二、实体方面

1、侵权结果发生地的理解(2013民提字第16号)

最高院在提审郑州润达公司、陈庭荣与被申请人湖北洁达公司等侵害商业秘密纠纷管辖权异议案中认为,侵权结果发生地应解释为侵权行为直接产生的结果的发生地,不能以原告受到侵害就认为原告住所地为侵权结果发生地。

2、使用专利方法生产产品的事实推定(2013民申字第309号)

最高院在潍坊恒联公司与被申请人宜宾长毅公司等侵害发明专利权纠纷案中认为,专利权人证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法的情况下,根据案件具体情况,结合已知事实及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大,被诉侵权人拒不配合法院调查收集证据或者保全证据的,可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。