区别设计特征在外观设计专利侵权案件比对中的运用

今天看到盈科北京总部李兆岭律师的一篇公众号文章，记载了一起专利维权反败为胜的案件，我细看了一下，上海知识产权法院的判决思路，正是运用了根据区别设计特征进行比对的思路，认为被告的设计包含了原告专利区别于现有设计的设计特征，即包含了专利权的设计要点。

这让我想起了我2015年还在做法官时，审理的一起案件。也正是根据区别设计特征，驳回了原告的诉讼请求，这是我判决的为数不多的几起驳回专利权人诉讼请求的案件之一，所以印象特别深刻。

大会家或许有疑问，究竟什么是我这里提到的区别设计特征呢？

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定：

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

从该规定可以看出，我这里所提及的区别设计特征，就是指授权外观设计区别于现有设计的设计特征。

为方便大家更好地理解区别设计特征在专利侵权案件中的作用，我把我办理的这一起驳回专利权人的诉讼请求的案件与大家分享一下，让大家体会到在外观设计专利权的侵权案件中，注意区别设计特征非常重要。

1该案外观设计专利的设计特征

原告是“大床（N09707NA）”的外观设计专利的专利权人。

从授权公告图片来看，属于形状与图案相结合的外观设计。本专利产品为木质床，可分为床头、床身及床尾。

床头整体外轮廓为长方形，中间由多条垂直板连接，中部有空隙，垂直板顶端为梯形；床身两侧护板为长方形，外侧表面有三个内凹框，床身内部表面有支撑板；床尾整体较薄，床腿为扁宽的长方形，顶端与床身齐平，表面有较长的内凹。

本专利与现有设计的主要不同点在于：

1、床头具体部位细节不同，本专利整体侧面为弯弧面，表面垂直板上部为梯形，对比设计1组件1整体侧面为两道弯弧面，表面垂直板为长方形；

2、床身不同，本专利床身挡板外侧表面有三个内凹框，底部为空，对比设计1组件1床身挡板外侧表面平直，底部有向内凹进的支撑隔板；

3、床尾板及床腿不同，本专利床尾板表面内凹，床腿较扁宽，对比设计1组件1的床尾板平直，床腿为较粗的方柱形。

2被控侵权产品的特征

被控侵权产品如下组图所示：

3比对情况

法院认为，对于本案而言，判断主体则是作为大床类产品的一般消费者，该一般消费者对大床或相近种类的产品的外观设计状况具有常识性了解，对产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

从判断方法来说，本案中，争议的大床类产品的外观设计的整体，不仅包括床的基本外形轮廓以及各部分的相互比例关系，还要包括床头、床身、床尾局部的设计特征，应当全面观察。在综合判断时，要权衡各部分对大床整体视觉效果的影响。

就涉案产品大床而言，大床一般包括床头、床身、床尾这一基本外形轮廓，这属于这类产品的共性设计特征，对一般消费者的视觉效果影响不大。区别于现有设计的那部分设计特征，对外观设计的整体视觉效果会产生显著影响。

就本案而言，涉案专利与现有设计的主要不同点在于：

1、床头具体部位细节不同，涉案专利整体侧面为弯弧面，表面垂直板上部为梯形，而现有设计整体侧面为两道弯弧面，表面垂直板为长方形；

2、床身不同，涉案专利床身挡板外侧表面有三个内凹框，底部为空，现有设计床身挡板外侧表面平直，底部有向内凹进的支撑隔板；

3、床尾板及床腿不同，专利床尾板表面内凹，床腿较扁宽，现有设计床尾板平直，床腿为较粗的方柱形。

可见，对于一般消费者来说，上述三个区别于现有设计的不同点，对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

根据上图，就涉案专利区别于现有设计的三个设计特征来说，被诉侵权设计与授权外观设计主要存在上述六个方面的不同。

法院认为，对于床头部分特征1和1’、2和2’，二者虽然存在不同，但该差异并不会影响整体视觉效果；对于床头部分的特征3和3’、床身部分的特征6和6’以及床尾部分的特征4和4’、5和5’，这四个方面的区别则会对外观设计的整体视觉效果产生影响，尤其是被诉侵权设计中的特征3’，将床头明显分割为两个部分，对整体视觉效果造成较大影响。

因此，对于床类产品的一般消费者来说，两者的外观设计在整体视觉效果上并不相同或近似。

综上所述，本院依法认定被诉权设计未落入原告专利权的保护范围，被告的行为不构成对原告涉案专利权的侵犯，故对于原告要求被告承担相关侵权责任的主张不予支持。4律师观点

本人曾作为该案的主审法官，开庭进行比对时，从一般人的眼光来看，这两张床应该是可以看成是近似的。开庭前，原告并未提交《外观设计专利权评价报告》，当时我的看法是，床这种太大众化的东西，我需要知晓专利设计与现有设计的区别特征在哪里，也就是专利权的设计要点在哪里，才能进行判断。

庭后，我要求原告补充提交《外观设计专利权评价报告》。我根据该评价报告，找出专利设计的区别特征，发现本案中，专利权的区别特征中体现的几个设计要点，被告的产品并没有。两者相同的部分都是现有的设计，所以最终判定两者并不构成相同或近似。

所以大家在办理此类案件时，一定要注意根据评价报告找出区别特征，这将是决定被控设计到底是否落入专利设计保护范围的重要线索。

（本文作者：盈科伍峻民律师）

  在商业经营中，我们会遇到一个商标为多人共有的情况。此时，作为商标共有人的权利人该如何行使权利，他人如果想使用这一商标又该与谁协商呢?

       我国《商标法》第五条规定，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该商标专用权。但是《商标法》对于商标权共有人权利行使的一般规则没有作出具体规定。最高人民法院在裁判中，认定商标权作为一种私权，在商标权共有的情况下，其权利行使的规则应遵循意思自治原则，由共有人协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方共有人不得阻止其他共有人以普通许可的方式许可他人使用该商标。

       由此可见，在《商标法》未对商标共有的具体规则做出规定的情况下，实务中法院按照私权自治的原则来处理这方面的纠纷。本文将对商标共有中易产生纠纷的几个问题做一阐述。

1

获得共有商标许可使用是否需得到全体共有人同意

       在商标权共有的情况下，其权利行使的规则应遵循意思自治原则，由共有人协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方共有人不得阻止其他共有人以普通许可的方式许可他人使用该商标。也就是说，共有商标的任何一方共有人可以许可他人使用共有商标，但是许可使用的类型仅限于普通许可。

2

一方共有人未经他方共有人的同意将共有商标许可第三人使用，该第三人使用过程中给共有商标的商誉造成了损害，那么许可人是否需对他方共有人进行赔偿。

       最高人民法院认为这种情况下，许可方并不需要赔偿。因为商标权共有人单独进行普通许可造成了该商标商誉的降低，损害到了其他共有人的利益，这是商标权共有制度自身带来的风险。在商标权共有人对权利行使规则没有作出约定的情况下，共有人应对该风险有所预期。

3

经商标权人同意的关联企业，是否可以注册类似商标

      《商标法》第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

       但是如果申请注册类似商标的主体与商标权利人是关联企业，并且申请人能够出具商标权人的同意书，是否可以申请注册呢?

      对此，北京知识产权法院认为仍然不能注册，因为允许申请商标与已经取得商标权的类似商标在同一种商品或类似商品上并存，将会造成相关消费者对商品来源的混淆或误认。《商标法》第五条规定：“两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该商标专用权。”在《商标法》已作出专门规定的情况下，为避免以商标共存协议的形式实质性替代《商标法》规定的商标共有制度，即使商标注册申请人与已经取得注册的商标所有人就相同商标的共存达成了一致，也应当通过法律设定的途径落实，而不应以商标共存协议的形式另行申请注册商标。

4

共有商标期满后，一方未申请续展，他方共有人能否单独提请续展

     《商标法》第三十九条规定，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。多方共有的商标有效期届满后，一方共有人能否单独申请续展呢?

       这种情况下，商标共有人应对商标的续展事宜进行协商，一方未表示续展的意图并不视为该方放弃续展的权利。除非一方共有人明确表示放弃商标共有权，否则他方不能自行申请续展。(2016)苏民终1048号等判决认定，在一方共有人未明确放弃其续展权利的情况下，即使他方已经自行获得了商标的续展，未参与续展的共有人也具有续展后商标共有人的权利。

（本文作者：盈科柴新龙律师）

【案情简介】       

       1949年11月2日，国立美术学院成立，1950年1月，更名为中央美术学院，旨在培养高等学历美术人才，促进艺术事业发展。2011年12月21日、2016年2月7日、2016年8月14日，经原国家工商行政管理总局商标局核准（以下简称商标局），中央美术学院取得第8299440号、第11797444号、第14744336号“央美”注册商标专用权，核定使用范围均为第41类。

       北京央美某原创文化传播有限公司（以下简称央美某公司）于2011年12月29日成立，2013年11月7日，取得第11090196号、第11096819号、第11096808号“央美某原创”注册商标专用权，核定服务项目分别为第41类、第35类及第42类；2013年11月14日，取得第11090240号“央美原创”注册商标专用权，核定服务项目为第42类。

       中央美术学院认为央美某公司在其经营的网站突出使用“央美原创”字样，以及宣传过程中使用“央美原创”、“央美·原创”字样（简称涉案字样）的行为构成商标侵权行为。同时该公司使用“央美”简称作为其企业名称的行为，构成不正当竞争。故将该公司诉至法院。

【判决结果】             

       央美某公司在宣传中使用的字样，与其注册商标“央美某原创”不同，与“央美原创”核定服务范围不同。且该公司未经中央美术学院许可，使用涉案字样的行为侵害了中央美术学院第11797444号、第14744336号“央美”商标（简称两涉案商标）的注册商标专用权，同时构成不正当竞争。故一审法院判决央美某公司停止涉案侵权行为；变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“央美”二字；赔偿中央美术学院经济损失共30万元、合理费用3万元。

       二审法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

【律师解读】         

        央美某公司在第42类上已申请注册“央美原创”商标，其在网页、宣传中使用上述涉案字样的行为是否构成商标侵权？是否构成不正当竞争？

       第一，从注册商标的使用方式看，注册商标的使用应当与注册时的字样、核定范围保持一致。央美某公司在宣传中使用的字样，与“央美某原创”不同，且与“央美原创”核定服务范围不同。

       第二，从标识的近似程度看，央美某公司在其网站、宣传过程中使用涉案字样，完整包含了中央美术学院的上述两涉案“央美”商标，二者已构成近似标识。

       第三，从服务的类似程度来看，央美某公司主要提供的美术培训服务与中央美术学院享有上述涉案两个“央美”商标核定使用的“安排和组织培训班”等服务在服务目的、内容、方式及服务对象等方面相同，属于相同服务。

       第四，从是否足以造成市场混淆方面看，央美某公司作为同地区同行业经营者，仍在多处使用“央美”字样的主观意图难谓正当，具有攀附中央美术学院的“央美”简称、商誉和影响力的主观故意，且客观上也足以导致相关公众的混淆误认，该行为构成不正当竞争。

       因此，法院认定央美某公司的上述行为侵犯了中央美术学院的商标专用权，同时构成了不正当竞争。

       所以广大经营者不仅要有积极注册商标的意识，更应该有规范使用注册商标的意识。通过使用注册商标，提高商标的知名度，打造属于自己的品牌，让商标为企业的发展起到保驾护航的积极作用。

（本文作者：盈科韩英伟律师）

对于很多企业家来说，在发生知识产权侵权的时候，往往不知道自己的权利正在遭受侵害，以及遭受侵害的时候如何有效维权。笔者现就结合相关案例简述企业知识产权的主要救济途径，以便给企业家提供参考。

我国政府重视对企业知识产权的保护，在相关立法中建立了多元化知识产权纠纷处理机制，例如在2020年7月修订施行的《深圳经济特区知识产权保护条例》第六条规定，建立和完善多元化知识产权纠纷处理机制，实现知识产权行政执法、司法审判、仲裁、调解等工作的有效衔接。这里也指出了知识产权侵权的主要救济途径，即通过行政执法、司法审判、申请仲裁、民间调解等方式。涉及货物进出口的，还可以申请知识产权海关保护。针对不同的侵权行为，权利人可以根据自身需求和各种救济途径的特点选择最佳途径。

一、

行政执法是高效便捷的救济方式所谓的行政救济即向在发生知识产权侵权的行为，向行政主管机关进行投诉，给行政主管机关提供基本的投诉举报材料，要求行政主管机关对侵权行为进行行政处理。例如我国反不正当竞争法第三条规定，各级人民政府应当采取措施，制止不正当竞争行为，为公平竞争创造良好的环境和条件；第四条规定，县级以上人民政府履行工商行政管理职责的部门对不正当竞争行为进行查处；法律、行政法规规定由其他部门查处的，依照其规定。《广东省专利条例》第五条规定，县级以上人民政府专利行政部门负责本行政区域内的专利保护和管理工作。县级以上人民政府有关部门按照各自职责做好相关专利工作。《深圳经济特区知识产权保护条例》第四条规定，市人民政府知识产权主管部门负责知识产权保护工作的统筹协调与组织实施，依法履行知识产权保护工作职责。

以深圳市为例，对知识产权的保护执法工作的行政主管部门包括各辖区的市场监督管理局、公安局、海关部门等。登录深圳市市场监督管理局知识产权维权指引版块，可检索到有关“专利侵权纠纷投诉案件立案须知”、“商标侵权投诉案件立案须知”、“著作权侵权投诉案件立案须知”等有关知识产权行政投诉的具体方式和途径、所需资料等，例如以“专利侵权纠纷投诉案件立案须知”为例，请求管理专利工作的部门行政处理专利侵权纠纷案件，应符合以下条件：请求人是专利权人或者利害关系人、有明确的被请求人、有明确的请求事项和具体事实、理由等，同时应当提交申请查处的请求书、当事人主体资格的证据材料、提交权利凭证、提交侵权证据等。

行政机关在介入知识产权侵权调查时，可责令侵权人停止侵权、对侵权行为进行调查取证、对侵权人进行罚款、协调侵权人与权利人的损失赔偿调解等，同时行政部门认为当事人有可能转移与案件有关的物品而造成他人损失的，根据请求人的申请和担保，可以对与案件有关的物品采取封存、暂扣措施。

例如在河南省知识产权局处理“一种用于风扇产品的装配结构”发明专利侵权纠纷一案过程中，请求人广东美的环境电器制造有限公司具有名称为“一种用于风扇产品的装配结构”的发明专利。请求人认为被请求人宁波先锋电器制造有限公司制造、销售的电风扇产品涉嫌侵犯其发明专利权，向河南省知识产权局提出处理请求。河南省知识产权局认为：被控侵权产品全部技术特征落入请求人主张的涉案专利权利要求的保护范围，被请求人以生产经营为目的，制造被控侵权产品、销售包含有被控侵权产品的电风扇产品违反了专利法第十一条第一款规定，侵权行为成立。河南省知识产权局作出决定：责令被请求人停止制造、销售被控侵权产品，销毁制造被控侵权产品的专用设备、模具，且不得销售、使用尚未售出的被控侵权产品或者以任何其他形式投放市场。

综上可知，知识产权权利人在面对知识产权侵权时，第一时间可以向行政主管部门提出请求要求查处。对于权利人来说，除了制止侵权行为这样的诉求，还可能会要求侵权人进行侵权赔偿。但如果侵权人和权利人无法就侵权赔偿数额达成一致，行政机关对于侵权人给权利人造成损失的赔偿额又没有最终决定权和强制力的，这是就只能诉诸司法审判，这也是行政执法无法周全的一部分。但是通过行政机关执法，有助于对侵权行为进行取证固定，这则能给权利人在后续的司法审判提供便利。

二、

司法审判是知识产权侵权维权的兜底措施

所谓的民事诉讼是指纠纷当事人通过向具有管辖权的法院起诉另一方当事人解决民事纠纷的争议解决方式。行政执法虽然是知识产权维权的高效途径，但也有难以周全的途径。除了前文所述，行政机关无法对侵权赔偿数额作出最终裁夺和执行，还有行政机关在面临权利人提出维权诉求时，往往基于自身行政考核及行政执法风险的考量，对权利人苛以较高的举报审查标准，如要求权利人对其权利归属、侵权行为有明确充分的证据支持，但对于的一般权利人来说这往往很难办到。另外有些方面行政机关无法干预，如知识产权合同、权属等纠纷领域。这时，民事诉讼立案登记机制，就予以权利人更低的维权启动标准和维权范围，只要权利人有初步证据能够证明侵权事实，就可以启用民事诉讼途径。另外根据最高人民法院关于民事案件案由规定，有关知识产权的民事诉讼有五大类，包含知识产权合同纠纷、知识产权权属、侵权纠纷、不正当竞争纠纷、垄断纠纷，近160种纠纷案由，这就极大的扩展了知识产权权利人的维权领域。

如2017年，微软公司向南宁市中院提起诉讼，诉称北部湾港股份有限公司在办公区域内使用的微软软件未经授权，侵害了微软公司计算机软件著作权。请求：1、北部湾公司立即停止侵害，并删除销毁其所持有或控制的侵权复制件和复制件的载体；2、赔偿微软公司经济损失500000元；3、承担微软公司为制止侵权行为所支付的调查取证费、律师费、公证费等合理费用暂计人民币100800元；4、在《人民日报》上刊登声明，公开向微软公司赔礼道歉；5、承担本案的全部诉讼费。人民法院认为，北部湾公司是营利法人，本身从事营利活动，其在办公计算机上安装被诉侵权软件，通过被诉侵权软件的使用、帮助获取商业利益，构成商业使用被诉侵权软件。其诉请最终得到了法院的部分支持。通过该案例可知，微软公司相对我国虽然是一家外国公司，但其仍然十分重视自身知识产权的保护，并通过司法途径积极维护自身合法权益。

当然，要正确审视司法审判的权利要求，如果想通过诉讼获取不正当利益的，则可能涉及恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。也即明知自己对某一项标的不享有知识产权，仍然对权利人提起诉讼，意在谋取不正当利益或损坏权利人权益。如在腾讯公司诉谭发文因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中，腾讯公司拥有涉案“QQ企鹅”系列美术作品的著作权及注册商标专用权，谭发文是名称为“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”的外观设计专利的专利权人。腾讯公司以谭发文恶意提起专利侵权诉讼为由诉至法院，请求判令谭发文向腾讯公司赔偿损失、赔礼道歉、消除影响以及承担本案诉讼费用。法院认为，谭发文明知其诉讼请求缺乏正当权利基础，仍不正当地提起专利诉讼，违反了诚实信用原则，主观上具有恶意，应承担侵权损害赔偿民事责任，酌情确定谭发文赔偿腾讯公司50万元。本案明确指出恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为，具有典型示范意义。

三、

仲裁具有程序简便、一裁终局的特点

仲裁是指当事人之间根据订立的仲裁协议，自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组成的仲裁庭进行裁决，并受该裁决约束的一种争议解决方式。仲裁相较于民事诉讼，具有程序简便、时间较快、一裁终局的特点，但必须争议双方明确约定仲裁解决，且约定仲裁解决的同时，要明确约定哪一家仲裁机构。但同时在仲裁立案时，要向仲裁机构预交仲裁处理费，一般情况下仲裁处理费要比民事诉讼案件受理费高出很多，这不利于权利人在侵权维权时的成本控制。所以当事人在事先约定仲裁解决时，应充分考虑可能面临的成本支出。

四、

刑事控告是知识产权侵权最严厉的打击措施

刑事控告是指由遭受犯罪行为直接侵害的被害人提出，要求追究被控告人刑事责任的一种救济手段。具体到知识产权侵权刑事控告，是指在发生属于我们刑法规定的知识产权侵权违法情形时，权利人向公安机关投诉举报或者公安机关主动查处侵权人犯罪行为，经侦查机关侦查对符合公诉标准的公诉机关移交审判机关审判，审判机关对被告人处以有期徒刑、罚金等刑事惩罚措施的救济途径。我国刑法规定数个有关知识产权的刑事罪名，例如假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、假冒专利罪、侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪、侵犯商业秘密罪等。在前述罪名中，对于情节严重的，最高可判处七年有期徒刑。2020年9月17日最高人民检察院、公安部发布的《关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》，我国对于侵犯商业秘密的刑事立案标准从原有的造成权利人损失数额50万元以上或者侵权违法所得数额50万元以上降低为造成权利人损失数额30万元以上或者侵权违法所得数额30万元以上。《深圳经济特区知识产权保护条例》规定，公安机关应当依法履行知识产权保护工作职责，加大对知识产权犯罪行为打击力度，对于移送的涉嫌知识产权犯罪案件，应当在规定时限内决定是否受理，并书面告知移送案件的部门。所以刑事救济，也是保护知识产权的重要方式之一。下面我们就看一个案例。

被告人李功志、巫琴非法制造注册商标标识罪案。

案情：涉案“HUAWEI”、“SΛMSUNG”商标核定使用在第9类包括手机用液晶显示屏在内的商品上。经查明，2016年8月起，被告人李功志、巫琴等人未经商标权人授权，加工生产假冒“三星”、“华为”注册商标的手机玻璃面板，将排线贴附到手机盖板上。后民警抓获被告人李功志、巫琴，并当场查获假冒“三星”手机玻璃面板10,100个、“华为”手机玻璃面板1,200个、销售单据16张及送货单2本。按被害单位报价计，所缴获面板共计价值人民币648,000元。二审法院据此判决李功志犯非法制造注册商标标识罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；判决巫琴犯非法制造注册商标标识罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。

综上，刑事立案程序一旦启动，会给被控违法的员工和单位带来巨大压力，进而寻求与原单位的和解，达成支付一定金额的补偿款作为赔偿，原单位也能通过对方停止竞争的行为在商业上获利。但是刑事立案的前提是企业能够准备充分的材料来证明存在初步的犯罪事实，某些案件中企业由于疏忽或者其他原因，并不能提供符合立案标准的材料。这时，可以通过委托律师代理刑事控告的方式，来提高刑事控告的成功率。

知识产权是一个企业的核心竞争力，能够决定了一家企业的前途命运。企业家往往知道如何创造知识产权，但并不一定懂得如何保护好自己的权利。在发生知识产权侵权时，可以通过多元化的纠纷解决机制，来快速有效的防止损失的扩大。具体运用哪种方式，则应当结合侵权的实际情况，灵活合理利用。

（本文作者：盈科何晓铭律师）

近期，北京市高级人民法院就“斯凯杰美国公司与国家知识产权局商标权无效宣告行政纠纷”一案作出判决，认定斯凯杰公司旗下的“S图形”只是经过简单艺术化处理的英文字母“S”，尚未构成著作权法意义上的美术作品。近年来，有关商标注册侵犯他人在先著作权的司法纠纷不断增加。根据《商标法》第三十二条的规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”著作权作为上述条款中的“在先权利”，在认定上需要遵循著作权法对于作品的认定标准。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条第一款规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”同时，根据《商标审查及审理标准》的相关规定，对于“在先著作权”的认定需要举证以下内容：一相关标识是否具有独创性，符合作品的构成要件；二作品的权利归属；三作品完成日期在争议商标申请日之前；四诉争商标是否符合“接触加实质性相似”的条件。其中，对于相关标识的独创性认定和权属认定通常是司法裁判中的争议焦点。

1在先著作权的权属认定规则

对于在先著作权的权属认定，根据2002年《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定：“当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等，可以作为证据。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但有相反证明的除外。”

虽然上述司法解释规定了在作品上署名的自然人、法人或其他组织一般可以视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但依据商标的通常使用方式，商业标识一般不便在使用中进行署名，商标权属的证明通常为商标公告与商标注册证。对此，2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条第二、第三款规定：商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

同时《商标审查及审理标准》第十一部分第四章之“四. 损害他人在先权利审查标准”第2.2.3条第二款的规定：“商标注册证或晚于系争商标申请注册日进行登记的著作权登记证书不能单独作为认定著作权成立的定案证据。”

由于商标权与著作权是两种性质截然不同的权利，即使商标权与著作权承载于同一客体之上，也不能由一种权利的归属推断出另一种权利的归属，因而商标注册证不能单独作为认定著作权成立的证据。同时，由于我国著作权登记采取自愿登记原则，登记机关仅对相关事项进行形式审查，故在争议商标申请注册日之后登记的《著作权登记证书》的证明力较弱，也不能单独作为认定著作权权属的证据。

从近年的司法判决来看，我国法院对于具有在先著作权的商标标识的权属认定，在当事人提交了在先商标注册证的前提下，如果能够结合其他在一定程度上可以证明权属的证据，如在后登记的著作权登记证书，即可使相关问题的举证责任转移至对方当事人。在对方当事人未能举出相反证据的情况下，法院一般认定当事人对涉案标识享有在先著作权。

如在【（2018）最高法行再79号】案件中，最高人民法院认为，该案中《著作权登记证书》的出具时间虽然晚于被异议商标申请日，但其上显示原格里高利公司的前身于1992年从边奇公司受让取得了该作品的著作权。2010年，格里高利公司又继受了原格里高利公司包括“GREGORY山形图案”著作权在内的相关知识产权。结合边奇公司早在1992年即将该作品作为商标图样向美国专利及商标局提出注册申请的事实可知，“GREGORY山形图案”作品的创作完成时间早于被异议商标申请注册日。

又如，在【（2019）最高法行申4727号】案件中，最高院指出，由于涉案商标的申请注册及获准注册时间均早于本案争议商标的申请注册日，结合卢克伊尔公司的子公司与福建省南安市进出口公司签订的合同及对应的销售发票、货物海关报关单等销售文件，上述证据均显示了“LUK”标志，且形成时间亦早于本案争议商标申请日，在没有相反证据足以推翻的情况下，以上证据可以作为认定著作权归属的证据。2在先著作权的独创性认定规则

独创性是著作权的权利基础，只有具有独创性的表达才构成作品并产生著作权。由于我国著作权法对于作品独创性的要求并未作出具体规定，根据最高人民法院的裁判观点【（2012）知行字第38号】，具有独创性的作品必须同时符合“独立创作”和“具有最低限度创造性”两个方面的条件，即不仅要求独立完成，还需达到一定水准的智力创造高度，智力创造性能够体现作者独特的智力判断与选择、展示作者的个性并达到一定创作高度要求。

但在目前司法实践中，对于作品是否具有“最低限度创造性”的裁判标准仍未统一。如在【（2019）最高法行再86号】案件中，对于熊津会社主张享有在先著作权的“WOONGJIN”标志，商标评审委员会认定，该标志仅为简单的拉丁字母组合，并不构成著作权法意义上的作品。一审、二审法院支持了商评委的认定，指出“WOONGJIN”标志虽然与诉争商标“WOONGJIN”在表现上基本无差别，且有别于标准印刷体的英文字母，但在每个字母的形态、字母与字母之间的组合以及整体造型等方面，与现有的字母或文字的形态、排列、组合方式并无实质区别，没有形成不同的视觉感受。因此，尚未达到作品独创性所要求的创作性高度，不构成著作权法保护的作品。

但在再审中，最高人民法院则推翻了上述判决，认为附图一中的字母组合，并非常见的英文单词，本身属于臆造词，而且其中含有两个类似眼镜的图形。从附图一的表现形式来看，能够体现设计者对字母、图形、线条、笔法、结构等在某种程度上的选择、取舍、安排和设计，在无相反证据的情况下，可以认定其具有独创性，属于著作权法保护的美术作品。附图二在附图一的周围增加了六个图标，整体上也具有独创性。二审判决以附图一部分内容属于英文字母在朝鲜语文字环境下的常规变形，并以此为由认定附图一不具有独创性，该理由缺乏证据支持和事实依据。熊津会社就附图一、附图二作品享有的著作权应当受到保护。

虽然不同法院对于作品独创性的认定不具有统一性，但法院在判断相关标识是否具有独创性时通常会将涉案标识与类似表达的常规模式进行比较，如果相关标识的构成要素多为公有领域中的元素，则不应被认定为具有较高的独创性。如在【（2012）一中知行初字第165号】案件中，法院指出，该案中“艾杜莎”、“ettusais”引证商标图形中的各字母及汉字之间的组合设计无法看出其与通常的汉字及英文字母的手写体有何差别，且上述标识中对于文字和字母的组合方式，亦是采用常见的由左至右平行排列的方式，在整体造型上与现有的字母或文字的排列并无区别。据此，法院认为，即便可以认定上述标识与现有的中文文字及英文字母的表达有所差别，但这一差别亦过于细微，尚无法达到美术作品独创性所要求的创作性高度。可见，对于文字标识的独创性认定，如果将相关标识与既有的字体比较，只是对原有写法的简单变形，不能体现出作者独特的创作思路与较高的创作技艺的情况下，通常不被认定为具有独创性。

而关于图形标识的独创性认定，如果是人们日常生活中常见常用的简单图形或图形文字组合，也有可能被认为是与现有的常规表达方式相类似，从而不具有著作权法意义上作品的独创性。如在【（2020）京行终5470号】案件中，法院指出，本案中斯凯杰公司主张其对“S图形”享有在先著作权。根据《中华人民共和国著作权法实施条例》第四条第八项规定，美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意的平面或者立体的造型艺术作品。斯凯杰公司主张的“S图形”系经过简单艺术化处理的英文字母“S”，尚未构成著作权法意义上的美术作品。

总  结

商标权与著作权作为两种截然不同的权利类型，其保护范围和认定标准存在着较大区别。注册商标的保护范围以限制他人使用与注册商标相同或相近似的商品或服务为限，但如果商业标识得到了法院对于其在先著作权的支持，则商业标识的保护范围将不受到核定使用的商品或服务类别的限制，获得保护强度较高的“全类保护”，因此在认定上需要严格遵循著作权法的判断标准。

从现有的司法实践来看，第一，在权利归属的证明上，在先商标注册证可以作为当事人具有商业标识著作权的初步证据，但必须结合其他能够一定程度上证明著作权权属的证据，如作品的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等。并且由于我国著作权登记采取形式审查，在争议商标申请日之后登记的著作权登记证书也不能单独作为证明著作权权属的证据。

第二，主张在先著作权的商业标识必须符合独创性的要求，这既是著作权法本身对于作品成立的基本要求，也是实现著作权与商标权保护合理平衡的需求。对于商业标识独创性的判断，虽然司法实践没有形成统一的裁判标准，但法院通常会将涉案标识与类似表达在公有领域中的常规模式进行比较，如果相关标识的构成要素多为公有领域中的元素，则不应被认定为具有较高的独创性。并且如果商业标识的独创性较高，则在“实质性相似”的判断上，只要能够判断争议商标从整体构成、元素等方面对在先标识进行了摹仿，即可以认定其构成侵犯商业标识的在先著作权。但对于独创性相对较低的标识，则需要争议标识达到比较高的近似程度甚至完全相同时才构成对在先著作权的侵犯。

（本文作者：盈科姚华律师团队）

通知正文

根据世界知识产权组织的要求，尼斯联盟各成员国将于2021年1月1日起正式使用《商标注册用商品和服务国际分类》（即尼斯分类）第十一版2021文本。申请日为2021年1月1日及以后的商标注册申请，在进行商品服务项目分类时适用尼斯分类新版本，申请日在此之前的商标注册申请适用尼斯分类原版本。以尼斯分类为基础，我局对《类似商品和服务区分表》作了相应调整，现将尼斯分类与《类似商品和服务区分表》的修改内容一并予以公布。

国家知识产权局商标局

2019年12月28日

附件：NCL11-2021 中文版和区分表修改内容.pdf

 能否以加盟合同是格式合同而主张合同无效？

《中华人民共和国民法典》第四百九十六条的规定：

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。

提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。

通过上述条款可以看出，格式条款的适用，关注的重点是在订立合同时未与对方协商，而非仅仅是看由谁来制定。

在现实生活中，经常出现加盟方提出，加盟合同是特许方单方制定的，从而该合同是格式合同导致无效。那么，加盟方提出的格式合同理由，是否可以导致加盟合同无效呢？我们可以通过几个案例来了解。

      

1案例：魏某与沈丘县巴庄火锅特许经营合同纠纷

魏某申请再审认为:

《协议书》是典型的格式合同，二审法院关于其不属于格式合同的认定，缺乏依据。

最高院认为：

关于《协议书》是否属于格式合同的问题。《中华人民共和国合同法》第三十九条第二款规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。”

格式合同的认定，不应简单以合同条款是否由一方提前拟写为标准，而应以合同条款的最终拟定或者合同的最终签署是否体现了合同双方的真实意思为标准。即便合同条款由一方提前拟定，只要另一方充分知情并同意，亦不应认定其构成格式合同。

本案中，根据一、二审法院查明的事实，沈丘县巴庄火锅对加盟河南巴庄公司巴庄火锅及双方权利义务、加盟政策、加盟前景等有充分了解，该《协议书》系河南巴庄公司与沈丘县巴庄火锅协商一致的情况下签订的，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效。

魏强关于《协议书》属于格式合同、相关条款应属无效的主张，缺乏依据，不能成立。2案例：杨某与浙江百兽公司特许经营合同纠纷

杨某申请再审认为：

涉案合同是百兽之王公司单方制作的格式合同，约定杨果要经该公司书面同意才能中途停止履行，否则要承担违约责任，明显是强迫其要做满2年合同期，违反公平原则，应当认定无效。

最高院认为：

首先，《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。

本案中，涉案合同第七章第五条约定，未经百兽之王公司书面同意，杨某中途停止履行本合同或擅自转让店铺房屋及本合同的权利义务予第三方或与他人做出其他损害百兽之王公司权益之事情，杨某须承担违约责任。上述约定并未违反合同法第五十二条的规定。

其次，合同法第三十九条第二款规定，格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。杨某提交的在案证据不足以证明涉案合同的上述条款符合该规定，构成格式条款。杨某关于涉案合同违约条款明显违反公平原则，应当认定无效的主张缺乏法律依据，不能成立。

从上面两个案例可以看出，格式合同的认定，不应简单以合同条款是否由一方提前拟写为标准，而应以合同条款的最终拟定或者合同的最终签署是否体现了合同双方的真实意思为标准。即便合同条款由一方提前拟定，只要另一方充分知情并同意，亦不应认定其构成格式合同。

（本文作者：盈科伍峻民律师 ）

个人是否一定不能作为特许方签订加盟合同？

根据《商业特许经营管理条例》第三条的规定，企业以外的其他单位和个人不得作为特许人从事特许经营活动。

根据该条的规定，企业以外的其他单位和个人不能成为特许人，从而也不能与他人签订《商业特许经营合同》。

但是，在现实生活中，自然人或个体工商户等这些非企业单位，签订的《商业特许经营合同》是否一定导致合同无效呢？我们可以通过几个案例来了解。

1案例：个体工商户能否作为特许人签订加盟合同？

基本案情：

健康飞扬饮吧与杨某特许经营合同纠纷一案，案号为：(2017)最高法民申1532号

最高院认为：

本案中健康飞扬饮吧作为个体工商户以自己的字号与杨某签订特许加盟合同，不具备从事特许经营活动的特许人资质，原判决认定健康飞扬饮吧不具有企业资质并无不当。

原判决认定，由于健康飞扬饮吧不具备特许经营的主体资格，却对外签订了《特约加盟合同》，应对合同无效所造成的损失承担主要责任。杨某作为合同的相对方亦未尽到审查义务，应承担次要责任。

最高院认为，原判决根据合同法的有关规定对造成合同无效的责任予以划分并无不妥。二审法院根据本案的实际情况，判决健康飞扬饮吧向杨某退还加盟费8000元、技术培训费4000元、履约保证金10000元并赔偿租金损失10000元、装修费及商铺保证金损失18000元，系二审法院在法律规定的范围内行使自由裁量权，并无明显不当。2案例：个人能否作为特许人签订加盟合同？

基本案情：

林某玉、赵某霞特许经营合同纠纷，案号是(2019)最高法民申640号。

在该案中，林某玉向最高人民法院再审称，赵某霞系个人，不是适格的商业特许经营的特许人，涉案合同违反《商业特许经营管理条例》第三条第二款、第七条和第八条之规定，构成《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的合同无效的情形，应当认定无效。

最高院认为：

根据《商业特许经营管理条例》第三条规定：“本条例所称商业特许经营（以下简称特许经营），是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（以下称特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（以下称被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。企业以外的其他单位和个人不得作为特许人从事特许经营活动。”

根据上述规定，“特许人”是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业。林某玉主张，涉案合同因赵某霞系个人而不是企业，因此应当认定为无效。

依据赵某霞与李辉韩成公司签订的《李辉韩成养生美体有限公司总代理合同书》的约定，李辉韩成公司授权赵某霞为福建省代理，并约定福建省、市、区或县的连锁店均由赵某霞全权授理，李辉韩成公司有权监督管理并备案。

合同签订后，李辉韩成公司向赵某霞提供了《授权书》《“李辉韩成”简介》《培训手册》《接待话术内部资料》以及减肥产品、物料等相关经营资源。

之后，林某玉与赵某霞签订了涉案合同，在合同书封面下方载明的总部地址、法定代表人、联系电话、总部网站等信息均与李辉韩成公司营业执照上登记的相应信息一致，封面上还显著使用了李辉韩成公司法定代表人李辉为注册人的第9283429号注册商标。

前后两份合同在外观、格式、条款内容等方面均基本一致，并且均有“乙方有义务保护韩成品牌形象，在甲方指导下做好本区内的品牌形象，所有的连锁加盟店面形象及门牌必须与总店相一致”的约定。

上述事实充分说明林某玉被特许经营使用的经营资源的实际拥有人为李辉韩成公司，李辉韩成公司是特许人，且林某玉对此充分知晓。故林某玉以涉案合同违反《商业特许经营管理条例》第三条第二款为由主张涉案合同应予无效的申请再审理由与事实不符，本院不予支持。

从上面两个案例可以看出，企业以外的其他单位或个人如果作为特许人签订加盟合同，合同一般都会被认定为无效，但是如果该其他单位或个人得到了有特许资格的企业的授权，该合同往往被认定为有效。、

（本文作者：盈科伍峻民律师 ）

商业特许经营合同取名的误区

很多人在撰写商业特许经营合同时，为了绕开商业特许经营相关法律法规的适用，经常会使用《联营合同》、《商标许可使用合同》、《品牌使用合同》等名称，而并不直接使用“商业特许经营合同”的字样，更有甚者，还在合同里的前言部分明确约定：本合同不属于商业特许经营合同。

那么，名称是否可以影响合同的定性呢？我们可以通过最高院的几个再审案例，来了解最高法院对这类合同的认定标准。

1案例一：是商标许可合同还是商业特许经营合同？

基本案情：

深圳市鹰达信公司与佰加尔公司特许经营合同纠纷，案号是：最高人民法院(2016)最高法民申3368号。

鹰达信公司申请再审认为：

涉案《PGATOUR许可协议》是商标许可合同，不是特许经营合同。合同条款中，没有关于“统一经营模式”的约定。合同履行中，鹰达信公司将多个品牌一起销售，不存在“统一经营模式”。没有证据显示门店风格、装修等均需要佰加尔公司批准。

佰加尔公司认为：

涉案合同属于特许经营合同，不属于商标许可合同。涉案合同佰加尔公司授权鹰达信公司的项目和范围不仅仅限于商标，而且包括PGATOUR标识、公司名称（商号）、商业经营模式等，对销售渠道、零售店特点和数量、展示柜的安排、广告投放、促销等作了具体约定。

对产品有关展示、形象、氛围、员工等提出了要求，对潜在的非加盟生产商、非加盟分销商亦提出签订指定内容担保书的要求，且鹰达信公司需要按照佰加尔公司的要求或者其关联公司批准展开经营活动，上述条款明确约定佰加尔公司对鹰达信公司规定了商业特许经营模式的表述，符合特许经营合同的特征。

最高院认为：

商标使用许可合同是指商标所有人与被许可人就商标的许可使用订立的合同。

特许经营合同是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业，以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者使用，被特许人按照合同约定在统一经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。

两者的区别主要在于：特许经营合同的履行需要依照统一的经营模式进行，而商标使用许可合同的履行不存在统一的经营模式。

从本案看，首先，涉案合同并未就门店的设计、产品形象、店面环境布置、装修风格、展示柜的风格样式等做具体的规定。根据在案证据能够证明PGATOUR产品是与其他高尔夫品牌放在同一商店销售。

其次，涉案合同确实约定鹰达信公司需要提交在每个开发阶段的产品的样品、纸箱和包装箱（包括包装材料）、广告或其他使用授权商标的材料等，在获得批准后，方能生产销售使用上述材料，但合同亦明确仅就使用本协议注明的商标的使用及特许产品的质量进行批准。

合同涉及许可使用报告的提交，但由于双方约定的许可费率基础是产品出厂价的12%或者零售价的2%，佰加尔公司要求鹰达信公司提交报告，是出于自身收取许可费用之需，并不属于对鹰达信公司管理权的控制。

合同虽要求非关联生产商、经销商的确定须经佰加尔公司批准并由非关联生产商、经销商签订保证书，但保证书内容强调的是商标的规范使用以及合同届满终止后，对含有商标的产品的处理，虽有对产品销售范围或对象的约定，但该约定不等同于统一经营模式。

最后，《条款和条件》1.3明确鹰达信公司不得使用授权商标以外的任何其他PGATOUR或PGATournaments的名称、标识、象征、标志、设计或者符号，或者自称PGATOUR或PGATournaments的“官方许可方”，因此，涉案合同授权使用的范围，并不涉及PGATOUR名称、象征等等其他经营资源。

综上，由于本案合同仅涉及商标许可内容，就统一经营模式并无约定，故本案应为商标使用许可合同，并非特许经营合同。2案例：是货物买卖合同还是商业特许经营合同？

基本案情：

华鹤集团有限公司、孔某特许经营合同纠纷一案，案号是最高人民法院(2017)最高法民申1302号。

华鹤公司申请再审认为：原判决将华鹤公司与孔某签订的《华鹤木门特许经营合同书》定性为特许经营合同，属于定性错误。虽然该合同的名称及内容中有“特许经营合同”字样，且合同中也约定了统一经营模式，但是，纵观合同约定的权利义务，华鹤公司对孔某并不负有监督管理的职责，孔某完全是自主经营。

双方签订的合同本质上是区域经销合同，即华鹤公司授权孔某在枣庄市独家销售华鹤公司生产的华鹤木门，并且是专卖。

最高院认为：

（1）涉案合同是买卖合同还是商业特许经营合同，取决于合同对双方权利义务的约定，而与双方对合同的命名没有直接关联。

根据合同法第一百三十条的规定，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

根据《商业特许经营管理条例》第三条的规定，商业特许经营是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。

本案中，华鹤公司（甲方）与孔某（乙方）签订的《华鹤木门特许经营合同书》，其前言部分指出，孔某认可华鹤公司是华鹤木门产品、知识产权（属华鹤公司所有，孔某有权在本合同授权范围内合理使用，包括但不限于“华鹤木门”商标、商号、专利、外观设计等所有经营技术）及相关经营模式的合法所有者。

合同具体内容包括：第一章，特许经营授权；第二章，特许经营收费；第三章，甲方权利，该部分载有华鹤品牌市场运营管理“六统一”的规范要求，即统一店面形象、统一价格策略、统一服务规范、统一物流配送、统一广告宣传、统一促销推广，同时，还约定乙方不得以任何理由、任何形式向甲方另有授权的区域市场开展零售业务。

第四章，甲方义务，该部分约定甲方有义务向乙方提供业务培训支持，以及有义务向乙方提供卖场装修设计方案；第五章，乙方权利；第六章，乙方义务，该部分约定乙方遇店面装修、店面调整或大型市场推广活动等重大决策，必须征得甲方同意，乙方不得以“华鹤木门”品牌名义销售其他厂家产品。

第七章，价格执行，该部分约定乙方必须接受甲方的价格调整并按甲方要求执行新的价格策略；第八章，经营指标及考核等等。

从以上约定的权利义务具体内容来看，涉案合同并不是一个以“华鹤公司转移木门所有权于孔某，孔某支付价款”为主要内容的买卖合同，而是一个以“华鹤公司将其拥有的‘华鹤木门’品牌经营资源许可给孔某使用，孔某按照约定在统一的经营模式下开展经营，并向华鹤公司支付特许经营费用”为主要内容的商业特许经营合同。3案例：是供货合同还是商业特许经营合同？

基本案情：

吴某与张某特许经营合同纠纷，案号是：最高人民法院(2016)最高法民申1193号。

吴某申请再审认为：

张某与吴某签订的《台湾大晋良品（丝巾围饰专门店）加盟商协议》不是特许经营合同。

张某没有统一的经营模式，没有任何经营诀窍。涉案加盟商协议也没有“为达到统一经营模式而设定的条款”，也没有要求吴某必须在统一的经营模式下开展经营活动，完全是吴某自己经营，自负盈亏。吴某也没有向张某支付任何特许经营费用。

根据涉案加盟商协议第三条之2、4、5的约定，因张某是注册商标的合法所有权和使用权人，张某只是将自己的质量符合国家有关标准、品级和商标法规定的货物批发给吴某，吴某再自己销售，实际售价由吴某决定。

根据《商业特许经营管理条例》第三条关于商业特许经营定义的规定和涉案加盟商协议约定的交易模式，涉案加盟商协议实际为《供货合同》或《特约经销合同》《特约代理合同》，而绝对不是特许经营合同。

被申请人张某认为：

涉案加盟商协议是特许经营合同。特许经营合同的俗称或者核心就是加盟连锁，根据涉案加盟商协议第一条、第三条第1款、第8款、第10款、第五条第2款和《装饰装修工程协议书》第二条等约定，吴某经营的是张某的大晋良品专门店，不许销售非张某提供的产品，可以使用张某商标、服务标志及表示这些标志、记号、样式、标签和招牌。

张某无偿提供管理、经营、销售等方面培训；按照大晋良品加盟店统一要求、设计装修，达到专门店标准；吴某向张某支付产品预存货款10万元，相当于特许经营费。因此，涉案加盟商协议属于特许经营合同。

最高院认为：

关于涉案加盟商协议的性质。根据《商业特许经营管理条例》第三条第一款规定，商业特许经营是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（以下称特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（以下称被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。

本案中，涉案加盟商协议第一条、第三条第4款、第6款、第8款、第10款和第五条等明确约定，该协议是就吴某为其在特定区域内经营张某的大晋良品专门店一事达成；加盟店可以使用张某商标、服务标志等经营资源；还约定了统一的销售模式及管理规范，即加盟商必须自己经营，不得转包他人，专门店不允许销售非张某提供的产品，张某无偿提供管理、经营、销售等方面培训等。

吴某需向张某支付产品预存货款10万元，当预存货款不足1万元时，吴某要补足10万元。上述约定中的预存货款具有保证金的作用，也是吴某取得特约代理权的前提，故具有加盟费的性质。综上，涉案加盟商协议应当认定为特许经营合同。

根据上面三个案例可以看出，最高人民法院的态度很明确，是否认定为特许经营合同，取决于合同对双方权利义务的约定，而与双方对合同的命名没有直接关联。

（本文作者：盈科伍峻民律师 ）

株式会社巴黎克鲁瓦桑（简称克鲁瓦桑），于2007年9月30日申请注册第6306376号商标“PARIS BAGUETTE及图”（简称诉争商标），如下图所示：

该商标核定使用商品为第30类，经续展，该商标专用权期限为2020年10月28日 至 2030年10月27日。

     北京芭黎贝甜企业管理有限公司（简称芭黎贝甜公司）针对诉争商标向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提起无效宣告请求。

     商标评审委员会认为：虽然诉争商标中的”PARIS”可译为”巴黎”，但诉争商标尚有其他要素组成，相关公众可以在整体上将其与地名相区分。故，裁定对诉争商标予以维持（简称被诉裁定）。

     芭黎贝甜公司不服商标评审委员会自作出的被诉裁定，故将中华人民共和国国家知识产权局诉至北京知识产权法院。

法院判决

     北京知识产权法院认为克鲁瓦桑提供的诉争商标的宣传使用证据不足以证明诉争商标在整体上可与该地名相区分。故，判决撤销被诉裁定；国家知识产权局重新作出裁定。

      诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第一款第七项的规定。故，判决撤销一审法院作出的行政判决；驳回北京芭黎贝甜企业管理有限公司的诉讼请求。

法律规定

1、2013年商标法第十条第二款

     县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。
   2、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条

     商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。 

简要分析

       如何判断地名或含有地名的商标能否获准、维持注册？

     针对该问题，结合上述的法律规定，在进行判断时要看该商标是否具有强于地名的第二含义或者整体上具有区别于地名的含义，亦即该商标是否具有获准或维持注册应有的显著特征。

     1、本案中，诉争商标是由英文”PARIS””BAGUETTE”及图形构成的图文组合商标。虽然其中”PARIS”是法国著名城市巴黎的名称为公众知晓，但”BAGUETTE”的含意为”法国面包、法式长棍面包”，对中国公众而言，不易识别和认读，另有图形要素加入，使得诉争商标整体上具有区别于地名的含义。

     2、同时，根据克鲁瓦桑提交的关于诉争商标宣传报道、年度审计报告、销售经营状况、市场调查报告等证据足以证明，诉争商标整体上区别于地名的含义得到了进一步强化。

     3、另外，公众基于对诉争商标核定使用商品的口感、风味、保质期短等特点判断，亦不会将诉争商标中的”PARIS”与核定使用商品的产地建立关联。

     因此，诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第二款的规定。诉争商标虽然带有地名“巴黎”，但争商标整体上具有区别于地名的含义，不会导致公众对产地产生误认。故，二审法院判决撤销一审判决，支持上诉人的上诉请求。

（本文作者：盈科董园园律师）