大概一个月前《五环之歌》案终审宣判：《五环之歌》没有利用《牡丹之歌》歌词的主题、独创性表达等基本内容，不构成对《牡丹之歌》歌词的改编。这个判决下达以来：我就想写篇文字念叨念叨这个事。今天有些时间，各位看官，听我娓娓道来。

据度娘的介绍《牡丹之歌》大有来头：1980年，电影《红牡丹》开拍，导演找到词作家乔羽创作影片主题歌的歌词，乔羽按照要求，一个晚上就写了出来。作曲家唐诃和吕远为了使这首歌更贴近电影的主角，经常去上海观看马戏团的演出，了解民间艺人的各种生活细节。歌曲四易其稿，之后邀请蒋大为从北京到长春电影制片厂录音，这便是《牡丹之歌》。1989年，《牡丹之歌》获得第一届中国金唱片奖。【1】

度娘还介绍：《五环之歌》改编自《牡丹之歌》，最早见于2011年04月09日民族宫岳云鹏专场史爱东与岳云鹏合作的相声《学歌曲》。《五环之歌》是为电影《煎饼侠》而创作的音乐，歌曲由岳云鹏亲自操刀创作并演唱，后邀请到饶舌歌手MC Hotdog加盟合作。【2】

2018年，《牡丹之歌》歌词的著作权被授权人北京众得文化传播有限公司（以下简称众得公司）起诉被告万达影视传媒有限公司（以下简称万达公司）、新丽传媒集团有限公司（以下简称新丽公司）、天津金狐文化传播有限公司（以下简称金狐公司）、岳龙刚侵害作品改编权纠纷一案，请求：1.判令万达公司、新丽公司、金狐公司、岳龙刚停止使用电影《煎饼侠》第46至51分钟有关《五环之歌》的背景音乐，停止《五环之歌》宣传MV的互联网传播；2.判令万达公司、新丽公司、金狐公司、岳龙刚共同承担损失赔偿费用的1000000元及合理支出费用100250元；3.判令万达公司、新丽公司、金狐公司、岳龙刚共同承担本案的全部诉讼费用。

天津市滨海新区人民法院作出（2018）津0116民初1980号民事判决认定：涉案《五环之歌》歌词的改动不构成对歌曲《牡丹之歌》歌词的改编；本案并不涉及对《牡丹之歌》曲谱使用行为的认定，仅就歌词部分而言，涉案《五环之歌》的歌词不构成对歌曲《牡丹之歌》歌词的改编。众得公司不服一审判决上诉于天津市第三中级人民法院，2019年8月20日作出（2019）津03知民终6号判决：驳回上诉，维持原判。

中国著作权法对歌曲的著作权分为三部分：一是歌词的著作权，二是曲子的著作权，三是歌和曲的共同著作权。本案的《五环之歌》就是将《牡丹之歌》的歌词全部换掉，剥离原作品的立意，将原来歌曲对牡丹之花高贵品质的象征改变为对五环堵车现象的焦虑不安情绪的宣泄与调侃。但就换词本身肯定是独立的创作也和原来的歌词有截然不同的立意。换词的行为怎么定性、对整部歌曲造成了何种影响、维权的主体怎么确定是我们要讨论的话题。

本人看来本案的判决至少有三个问题没有解决：

1、本案中对歌词的全部替换是否侵犯了整部作品的改编权？

2、当歌曲的词被全部替换后，谁有权主张改编权被侵犯，是词作者？曲作者？还是二者共同体？

3、曲作者没有被追加为第三人。

关于第一个问题○

《中华人民共和国著作权法》第十条（十四）项规定，改编权，即改变作品，创作出具有独创性的新作品的权利。根据上述定义，被告将《牡丹之歌》改编成《五环之歌》显然具有独创性且是一个全新的作品。将被告的这种行为认定为改编是没有问题的。如果将一个歌曲的全部歌词替换掉不认定为改编。就相当于春天将自己的种子种到别人的田里，秋天理直气壮地收回自己的家里一样无耻！但改编行为须得到著作权人的同意才能对改编作品加以发表或利用。根据“专有权利控制行为”的基本原理，我国《著作权法》对改编权的规定实际上是赋予了作者控制改编行为的权利。也就是说作品的原作者虽然不能阻止别人的改编行为，但能够阻止改编者发表和进行商业活动的行为。【3】  本案的改编行为公开发表并进行了公开的商业行为未得到原著作权人的同意，侵权是必然的。但本案中并没有解决歌词替换是否侵犯整部作品的改编权的问题。本案原告的诉求是因被告替换了整个歌曲的歌词而请求法院认定被告侵犯了原告的整部歌曲的著作权的改编权。而法院却把该项请求缩限为：被告替换了整部歌曲的歌词是否侵犯了原告歌词的改编权。从这个逻辑作为出发点来看被告确实没有侵犯原告歌词的改编权。因为被告对原告的歌词除了一个“啊”字稍微抄袭了一下下外其他歌词一个都没动。这一下目的达到了，你们看看，我一个字都没改怎么说我侵犯了他的歌词的改编权了呢。因此，法院只解决了被告歌词的全部替换没有侵犯原告歌词的改编权的问题，其实这个问题也不算什么解决。因为我上幼儿园大班的儿子都知道同样的水里放了糖和放了盐的味道是不一样的。法院没有解决替换歌词是否侵犯整部歌曲的著作权的问题。

关于第二个问题○

《中华人民共和国著作权法》第十三条第一款规定：“两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人，不能成为合作作者。”第二款规定:“合作作品可以分割使用的，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权，但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。”根据上述定义，合作作品需要合作方有共同的意思联络，意思联络表现形式多样，就像本案的《牡丹之歌》一样，歌的词、曲作者未曾谋面但是为了电影的共同主题共同创作，认定为共同创作没有问题。问题是《五环之歌》未经《牡丹之歌》词曲作者的同意也没有共同创作的合意，将《牡丹之歌》的歌词除保留“啊”以外全部替换，并在曲子没有改变的情形下，《五环之歌》到底是不是合作作品？我想头脑稍微清醒的人都会认为这不是合作作品。既然不是合作作品，将《牡丹之歌》的歌词除保留“啊”以外全部替换，曲子没有改变的行为是不是侵权行为？答案也是肯定的。既然是侵权行为，原告作为词作者的授权人对侵犯整部作品的著作权的行为主张权利无可厚非。原告、曲作者分别或者共同提出被告侵犯整部作品的改编权都没有问题。

关于第三个问题○

《牡丹之歌》作为合作作品，他人涉嫌侵权，词作者的授权人提起诉讼，其他权利人应当参与诉讼。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼；对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利义务。本案虽然由《牡丹之歌》的歌词的授权人单独起诉但判决结果有可能对曲作者有法律上的利害关系。本案无论是从查清案情的角度还是从著作权整体保护的角度，法院都应当依职权追加曲作者作为第三人。就因为法院没有追加曲作者最为诉讼主体参加诉讼，才有了“《五环之歌》没有利用《牡丹之歌》歌词的主题、独创性表达等基本内容，不构成对《牡丹之歌》歌词的改编”断章取义的判决。据原告的代理律师透露，原告曾提出追加曲作者作为第三人，法院说研究一下后并没有回应。从程序上说，如果法院追加了曲作者作为第三人，即使法院判定被告对词作者不构成侵权，曲作者还可以行使独立的请求权，一揽子解决本案的侵权问题，做到案结事了节省了司法资源的效果。本案法院判定被告对词作者不构成侵权，曲作者还有起诉的可能性。甚至理论上词曲作者还有共同起诉的可能性。本来一个案子能解决的问题有可能衍生出多个案子也不定解决的问题，法院把本来简单的问题复杂化了。据说本案的原告还要提起再审，如果有再审，我也将拭目以待！到时我再写几段文字絮叨一番。

注释：

【1】https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E4%B9%8B%E6%AD%8C/9666941?fr=aladdin

【2】https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%94%E7%8E%AF%E4%B9%8B%E6%AD%8C/1000284

【3】《知识产权法教程》（第五版）王迁著  中国人民大学出版社出版 第155页。

（本文作者：盈科曹形龙律师）

在专利权属纠纷诉讼过程中，由于涉案专利仍然由被告持有，可能会因为被告故意不缴年费或主动放弃而失效，以致于出现原告赢了官司却丢了专利的尴尬局面。对于第一种故意不缴纳年费的情况，因为会有相应的缴费通知和视为放弃专利权通知公布，并且还有两个月的恢复期，故原告如果及时监控到这种情况，还有一定的补救空间。但对于通过主动放弃的方式丧失涉案专利权的，由于自放弃声明手续合格通知书发出之日起，放弃声明即生效，不存在缓冲期，因此原告想要恢复权利就没有那么容易了。下面结合相关规定，我们来聊聊：
对于恶意放弃专利权的，原告应如何获得救济？

一、撤销放弃专利权声明▲▲▲专利审查指南规定：专利权人无正当理由不得要求撤销放弃专利权的声明。除非在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后，专利权真正拥有人（应当提供生效的法律文书来证明）可要求撤销放弃专利权声明。由上述规定可以看出，撤销放弃专利权声明需要满足四点：
1、放弃专利权声明是由专利权非真正拥有人作出的；
2、放弃专利权声明是基于恶意作出的；
3、由专利权真正拥有人提出撤销请求；
4、需要提供生效的法律文书证明。
对于第1点、第3点和第4点，一旦权属纠纷判决生效之后就可以明确。
但对于第2点，如果原告在权属纠纷的诉讼请求中并未要求认定被告主动放弃专利权的行为属于恶意，法院也未对被告主动放弃专利权的行为作出认定，那么仅凭该判决还不足以撤销放弃专利权声明。
这就要求：
原告在权属纠纷的诉讼请求中，应当提出认定被告主动放弃专利权的行为是恶意的。
否则即使赢了权属纠纷的诉讼，也需要再次起诉，要求认定被告主动放弃专利的行为系恶意。
二、如何认定恶意放弃专利权
对于恶意放弃专利权的行为，由于没有法律明文规定，认定起来存在一定的难度。
上海市高级人民法院作出的（2018）沪民终42号民事判决是首份确认恶意放弃专利权的生效判决，对如何认定恶意放弃专利权具有很好的指导意义。
在该判决中，法院认为：
根据《民法总则》第七条规定，“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺”。诚实信用原则系民法的基本原则，要求人们从事民事活动应当秉持诚实，恪守承诺，善意行使权利和履行义务。而且根据《民法总则》第一百三十二条的规定，“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益”。因此，诚信原则要求权利人需善意行使权利，对权利本身形成了一种限制，即不得滥用权利。
根据诚实信用原则和权利不得滥用的法律规定，虽然被告当时是涉案专利的专利权人，但其必须在合理限度内行使权利。
人民法院应综合考虑被告专利权行使的时间、方式和后果等因素，判断被告放弃行为是否具有正当性。
首先，从行使时间上，被告是在与原告就涉案专利在内的多个专利权之权属发生纠纷，且有相同案件事实基础的相关权属诉讼已经败诉的时候，放弃涉案专利权。
其次，从行使方式上，被告行为并非属于善意行使权利的范畴，其虽未隐瞒放弃涉案专利权，但也未告知正处于权属纠纷的相对方。
再者，从行使后果上，被告放弃涉案专利权既对自身无实际利益，又对后续判归专利权的原告无实际利益。不仅造成后续法院判决的涉案专利权利人（即原告）无法及时享有专利权的后果，而且使人民法院权属纠纷判决后无法执行，专利行政机关就涉案专利权利状况反复变更，极大地浪费了行政和司法资源。
因此，从节约社会成本、遏制权利滥用的角度，被告在涉案专利权属纠纷发生时，以有害的方式行使权利，既欠缺正当利益的权利行使的主观意图，又造成当事人之间利益失衡，违背公序良俗、诚实信用的结果，超出权利行使的正当界限，构成恶意放弃专利权。
三、结语
尽管在权属纠纷中，恶意放弃专利权声明是可以撤销的，但若是通过二次起诉的方式来认定，既增加很多诉累，也对司法资源造成一定程度的浪费。
而这种情况其实完全可以通过及时向国家知识产权局提出中止请求来解决。
原告在提起权属纠纷时，就应当有所预见并及时提出中止申请，以避免尴尬局面的发生。

（本文作者：盈科许国兴律师）

专利分析(Patent Analysis)是竞争情报分析的重要形式之一，是指通过跟踪、研究、分析某一领域及竞争对手的专利发明，以获得超越竞争对手优势为目的的企业竞争情报分析。随着信息技术的发展，专利查询变得相对简单，这使得专利分析更加成为了企业竞争情报的重要来源，专利分析报告则是专利分析的产物。

一、专利分析报告的种类

1、分析整个行业的专利布局，然后分析主要公司的专利状况。

2 、Patentability Research，通过分析已经拥有或者打算研发的技术的大致特点，然后搜索相关的专利文献，识别出这些专利的权利要求书覆盖的范围，来找出与目标技术是否重合，从而确定这一技术申请专利的价值。

二、专利分析报告对企业的作用

由于外观专利和实用新型专利不进行实质审查，所以企业即使取得了专利证书，权利仍然处于不确定的状态。企业通过对自身拥有的专利做专利权分析报告，可以评估自身拥有的专利权的技术价值、排除所制造或销售的产品落入他人专利权的保护范围的可能性。同时通过对竞争对手的专利做分析报告，可以基于行业竞争分析制定产品的发展规划、知识产权经营战略、寻找可投资的专利、监视潜在的专利许可对象等。

三、专利分析报告的办理流程

专利分析报告又称为专利检索，专利检索可以委托专利代理机构办理，也可以自行向检索中心提出。

近年来，恶意异议、恶意抢注等商标侵权行为频发。为了保护合法商标权，新《商标法》对争议的裁定结果以“无效宣告”代替现行的“撤销”。那么，申请宣告商标无效的流程是什么样的呢？

一、从图中可以看出申请宣告商标无效的绝对理由有两个：

1、违反商标法第10条、第11条、第12条的规定；

2、以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的。

商标局可以主动根据绝对理由宣告注册商标无效。当事人对商标局的决定不服的，可以自收到决定之日起15日内向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会在9-12个月内作出决定，当事人不服的，可以在30日内向人民法院起诉。

其他单位或者个人，也可以根据绝对理由请求商标评审委员会宣告注册商标无效，商标评审委员会在收到申请后9-12个月内作出裁定，当事人不服的，可以在30日内向人民法院起诉。

二、申请宣告商标无效的相对理由为：

违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条的规定。

只有在先权利人或者利害关系人可以根据相对理由请求商评委宣告商标无效，且只能在商标注册之日起5年内提出，驰名商标不受此限制。其他单位和个人无权提出宣告无效请求，商标局也无权宣告无效。商标评审委员会在收到申请后12-18个月内作出裁定，当事人不服的，可以在30日内向人民法院起诉。

在现实生活中，仅仅依靠完备的知识产权法律制度来保护知识产权和知识产品是远远不够的。在某些情况下，即使是获得知识产权的知识产品也不是其各个方面都能获得知识产权法的保护，例如，作品本身能够获得著作权法的保护，但是作品的标题、作品的装潢等却并不能受著作权法的保护。因此，需要寻求反不正当竞争法的保护，才能使知识产品创造者的合法权益和消费者的合法权益得到有效的保护，才能维护社会主义市场经济的正常秩序。

一、著作权领域中的不正当竞争行为

著作权是著作权法授予作品之创作者或者作者的合法继受人对其作品享有的一定期限的专有权。这些权利包括作者人身权和经济使用权以及获得报酬权等。不正当的创作行为主要有：

（一）借用他人现有作品之角色或者典型艺术形象、场景、线索等在时间上和（或）空间上进行的延伸和拓展的不正当竞争行为。

（二）仿制他人同类作品的标志，致使与原作品或者原作者相混淆的行为属于不正当竞争行为。

（三）故意使用与其他作者姓名相同或者相似的姓名，引人误认为是该他作者的作品的行为属于不正当竞争行为。

二、技术领域中的不正当竞争行为

技术，包括专利技术、专有技术（技术秘密）和公有技术。专利技术，是指受专利法保护的享有专利权的技术。专有技术，也称技术秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济效益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术。而公有技术就是为公众所知的不受法律保护的技术。

在专利技术方面的不正当竞争行为主要有：

1.未经专利权人同意，在其制造、使用或出售的物品上，标注或者在与该物品有关的广告中使用专利权人的姓名或者姓名的仿造、专利号或“专利”、“专利权人”等类似字样的标记，意图伪造或仿造专利权人的标记，或意图欺骗公众使其相信该物品是经专利权人同意而制造或出售。

2.为欺骗公众，在未取得专利权的物品上标注、缀附或者在与该物品有关的广告中使用“专利”字样或任何含有该物已取得专利权之意的其他字样或号码。

3.为了欺骗公众，在其并未申请专利，或已申请而并未在审查时，就在物品上标注或者在有关广告中使用“已申请专利”、“专利审查中”字样，或者任何含有已经申请之含意的其他字样。

　三、商标权领域内的不正当竞争行为

商标法给予注册商标所有人专用权保护的目的，是使其所制造、生产、加工、拣选的商品或者提供的服务与他人进入流通、销售领域的商品或者提供的服务相区别，使注册商标所有人的权益和消费者的利益得到保护，从而保证公平、正当、合理的市场竞争。

在商标权领域内构成对注册商标专用权人权利损害的行为有两种，一是侵犯商标权的行为；一是不正当竞争行为。侵犯商标权的行为包括在同一种或者类似商品上使用与他人注册商标相同或者近似的商标，或擅自制造销售他人商标标识，或者假冒他人注册商标的行为等；不正当竞争行为表现为三种情形：（1）假冒他人的注册商标；（2）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；（3）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品。
　　还包括商品虚假标示行为，也表现为三种情形：（1）在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志；（2）伪造产地，对商品原产地、商品来源或出处进行虚假表示；（3）对商品质量做引人误解的虚假表示。

著作权也称版权，是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称。著作权登记是指著作权有关当事人依照法律的规定，向登记机关申请，将作品及其权刊登载于登记簿的行为。版权实行自愿登记，作品不论是否登记，作者或其他著作权人依法取得的著作权不受影响。

一、受著作权保护的作品

作品，是著作权法的客体，《中华人民共和国著作权法》所称的作品，包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品。
1、文字作品；2、口述作品；3、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；4、美术、建筑作品；5、摄影作品；6、电影作品和以类似摄影的方式创作的作品；7、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；8、计算机软件；9、法律法规规定的其他作品。
上述范围内的作品，应符合以下三个要素，才能得到著作权法的保护。
1、须有文学、艺术或者科学的内容；2、须有独创性；3、须能以物质的形式固定下来。

二、申请著作权登记，应提交以下材料：

（1）、作者和著作权人主体资格证明文件；
（2）、清晰的作品样本；
（3）、作品登记申请书；
（4）、权利保证书；
（5）、作品创作说明书；
（6）、委托书；
（7）、著作权归属证明。

三、著作权登记的意义：

1．它能帮助著作权人确定和明确权利归属。作品创作的过程复杂，如委托创品、法人作品、职务作品等，这就需要一个法律确认过程，以此减少相关权利纠纷。

2．在著作权人被侵权需主张自己的权利时，登记的事项可作为拥有权利的初步证明。诉讼中，原告常常需要拿出原稿、原件、创作行为的证明材料、受让或许可使用的合同等作为权属证据。对一些没有发表或不为人熟知的作品要拿出相关原件或合同相对困难，而著作权登记内容，如著作权证书可起到类似证明作用，目前的司法实践中已将著作权证书作为证据采用。

3．著作权登记也能保护权利人的相关经济利益。随着著作权保护意识的提高，使用者在取得授权时，需要对方提供相应的证明，以减少经济风险。在传统的使用作品的领域，人们对作品的认定有一个基本判断。但网络中，常常会出现难以确定权利人的情形，如果取得版权登记证书，问题就容易解决。

一、法律规定

《商标法》第十一条规定：下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著性的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

二、经典案例

案例一：第12953093号“”商标于2013年7月22日由美梦有限公司（下文称：美梦公司）申请，于2014年10月10日因“SIMMONS 席梦思”为通用名称而被驳回。该商标经历了驳回复审、行政诉讼的一审、二审及再审，最终最高人民法院在（2017）最高法行申2200号裁定书中认定：本案诉争的第12953093号“SIMMONS 席梦思”商标已经成为床垫商品的通用名称，核定使用在“家具；长沙发；床垫；床；弹簧床垫；垫褥（亚麻制品除外）；软垫”商品上缺乏显著特征，不能作为区分商品来源的标志。尽管美梦公司提交了该商标的使用证据，但仍不能证明申请商标已经经过使用在床垫等商品上取得了显著特征并便于识别，故商标评审委员会、一审、二审法院认定申请商标在“家具；长沙发；床垫；床；弹簧床垫；垫褥（亚麻制品除外）；软垫”等商品上不能作为商标注册并无不当。[1]

案例二：2005年，佛山合记公司针对珠海香记食品有限公司使用“盲公饼”而侵犯其商标专用权提起诉讼并要求赔偿损失。珠海香记食品有限公司则认为“盲公饼”为商品的通用名称，合记公司无权禁止香记公司正当使用“盲公饼”作为商品名称。该案件历时5年，最终最高人民法院在（2011）民提字第55号裁判书中认为：根据查明的事实可以看出，盲公饼是有着200多年历时的一种佛山特产，有着特定的历时渊源和地方文化特色。虽然香记公司主张“盲公饼”是通用名称，但未能举出证据证明在我国内地还有其他厂商生产“盲公饼”，从而形成多家主体共存的局面。虽然有些书籍介绍“盲公饼”的做法，我国港澳地区也有一些厂商生产各种品牌的“盲公饼”，这些客观事实有可能使得某些相关公众会认为“盲公饼”可能是一类产品的名称，但由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局，我国内地的大多数相关公众会将“盲公饼”认知为某主体提供的某种产品。因此，在被诉侵权行为发生时，盲公饼仍然保持着产品和品牌混合的属性，具有指示商品来源的意义，并没有通用化，不属于通用名称。[2]

三、点评分析

从上述法律规定及案例来看：一方面，商品/服务的通用名称不能作为商标注册，属于商标法中的禁注条款；另一方面，商标在使用的过程中，有可能被通用化，丧失商标来源的指示功能，最终成为商品/服务的通用名称而丧失商标专用权。

那么，究竟什么是“商品/服务的通用名称”，如何认定“商品的通用名称”，如何防止“商标成为通用名称”等问题，也是各个商标持有人和使用人所关注的话题。

究竟什么是“商品的通用名称”？

《商标审查及审理标准》规定：《商标法》第十一条第一款第（一）项中的“通用名称”是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称，包括全称、简称、缩写、俗称。

由此也能够看出，通用名称主要包括两种，一种是法定的通用名称，另一种为约定俗成的通用名称。在判断是否为通用名称时，对于法定的通用名称可以通过国家标准、行业标准等官方的、具有指导性意义的文件、规定中寻找依据。而对于约定俗成的通用名称，对其判断则不如法定的通用名称那么简单，需要考虑多方因素而综合分析。

如何判断“约定俗成的通用名称”？

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定：“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。……。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。”

由上述规定能够看出，判断一个商标是否为“约定俗成的通用名称”可以从以下四点考虑：

其一，“相关公众普遍认为”。对此，可从该商品/服务的生产者（提供者）、销售者、消费者角度出发，大量搜集证据证明。例如，在邓世华与友臣（福建）商品有限公司（以下称：友臣公司）、沃尔玛深国投百货有限公司厦门世茂分店侵害商标权纠纷案（以下称：“金丝肉松饼”案）中，友臣公司举证在案件起诉时，市场上有九十几家厂商在销售的商品上标注有金丝肉松饼的字样。如此大量的同行业使用证据已经能够显示，在生产者方面，将“金丝肉松饼”作为其产品名称并配合各自的商标使用，而相关公众在选购“金丝肉松饼”商品时，是以具体的商标为依据而非“金丝肉松饼”为依据。

其二，“被专业工具书、词典等列为商品名称的”。相关主体只要能够提供专业的工具书、词典中的解释即可。例如前文案例一，最高院在审理时发现，现代汉语辞典中，SIMMONS席梦思是西式弹簧床的泛称，弹簧床被直接称为SIMMONS席梦思，席梦思直接解释为弹簧床垫。

其三，“由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓”。例如前文案例二，“盲公饼”的形成是因为特定的历史起源、发展过程。之所以“盲公饼”并未被认定为通用名称，是因为在长期的经营中，其商品的提供者具有唯一性。故“盲公饼”兼具了商品名称和商标的作用。

在此需要说明关于认定约定俗称的通用名称的范围标准，一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。当然，基于历史传统、风土人情、地理环境等原因，某些商品所对应的相关市场相对固定，如果不加区分地仍以全国范围相关公众的认知为标准，判断与此类商品有关的称谓是否已经通用化，有违公平原则。但是，适用不同评判标准的前提是，相关主体应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。否则，是否构成约定俗成的通用名称，仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。

其四，“诉争商标申请人明知或者应知”，这一点主要是从诉争商标申请人的主观考虑，即商标申请人在申请时就具有主观恶意，意图通过将约定俗称的通用名称注册为商标对其他经营者予以限制或者索要高额商标许可费等。对此同样需要提供相应的证据加以佐证。例如，该申请人为行业内从业者；在先已经将该通用名称使用在其商品/服务上；在先案例已经认定为通用名称等情况。在此种情况下，诉争商标申请人明知而为之的做法则具有一定的主观恶意，构成不正当竞争的情形。

最后，还需要考虑时间节点的问题，即在诉争商标申请时或者注册时的状态为准。

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注释：

[1]最高人民法院在（2017）最高法行申2200号裁定书：美梦有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书

[2] 最高人民法院在（2011）民提字第55号裁判书

（本文作者：左岸，来源智信禾知识产权）

抵触申请是专利法规中的术语，是指损害新颖性的专利申请。具体是指在申请日以前，任何单位或个人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中，那么这一申请就为被审查之申请的抵触申请。规定抵触申请的目的在于避免对不同的人就同样的发明或者实用新型重复授予专利。

按照专利法二十二条第二款的规定，抵触申请必须满足以下几个条件 :
第一、在先申请必须于在后申请的申请日（或者优先权日）之前向国家知识产权局提出，不包括于在后申请的申请日当日提出的他人申请。在先申请还必须于在后申请的申请日以后由国家知识产权局依照规定予以公布，包括在申请日当日公布的在内。这里所说的公布，是指发明专利申请自申请日（要求优先权的，是优先权日）起满十八个月时的公布或者应申请人的请求而进行的提前公布，以及实用新型专利申请被授予专利权时的公告。如果在先申请因被撤回、被视为撤回或者被驳回而没有公布或者公告，就不能用于评价在后申请的新颖性。

第二，在先申请的申请人可以与在后申请的申请人相同。

第三，在判断在后申请的新颖性时，可以用于进行比较的在先申请的内容是该申请的全部内容，包括说明书（和附图）和权利要求书，但不包括摘要，也不包括优先权文件。如果在后申请的权利要求所要求保护的技术方案已经记载在在先申请的说明书和权利要求书中，应当以缺乏新颖性为理由驳回在后申请。 对于在申请日之前为公众所知的现有技术来说，不仅可以采用单独一份现有技术与申请专利的发明或者实用新型进行比较，以确定该专利申请的新颖性，还可以将它与其他的现有技术结合起来，对该专利申请的创造性进行判断。但是对于抵触申请来说，只能用于评价在后申请的新颖性，而不能与其他现有技术结合起来，评价在后申请的创造性。

抵触申请对新颖性和创造性的影响：

中华人民共和国专利法第二十二条规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

抵触申请的申请日在先，公开日在后，则损害了该发明或者实用新型专利申请的新颖性，新颖性受损，自然影响创造性。

有这样一个案例，甲企业在商标注册的公告阶段，接到乙企业的提出的购买该注册商标的要求，并声称其已将甲企业注册的商标上的文字申请了版权登记，如甲企业不同意转让，乙企业将对甲企业的注册商标提出异议，甲企业的注册商标可能因此存在被驳回的风险。

近年来，企业注册商标已成为流行趋势，而在企业注册商标的实践中，经常会遇到商标权与著作权相冲突的情况。上述案例就是其中一个，类似的案例还有很多。商标权和版权的冲突主要存在两种情况：一种情况是商标申请人使用了他人享有版权的作品进行注册；另一种则是作品中使用他人已注册的商标。前一种情况较后一种情况普遍。

那么该如何避免上述的频发状况?笔者认为，首先要分清法律是如何定义商标权和版权；其次，法律是如何保护商标权和版权；最后才能有效地解决商标权与版权的冲突问题。

商标权和版权的特征

商标权是经商标局核准注册的用于识别某种商品、服务或与其相关具体个人或企业的显著标志，经注册的商标受国家法律保护。商标的显著性是商标注册的主要评价标准。所谓显著性，是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。

版权，即著作权，是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利，包括财产权利和人身权利。版权的取得有两种方式：自动取得和登记取得。在中国，按照著作权法规定，作品完成就自动有版权。版权登记证明文件是登记事项的一种初步证明，可以作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件。

商标权与版权的冲突

根据商标法的相关规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。违反上述规定的，对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人可以向商标局提出异议；商标已注册的，自注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。也就是说，申请人在注册商标时所使用的商标与他人的版权相同或近似，而且申请日在他人作品完成日之后，那么申请注册的商标就构成损害他人现有的在先权利。当然，著作权人需要提供证据证明其作品完成日早于商标申请日。

避免冲突应把握的原则

一、正确选择权利保护方式。实践中，申请人喜欢使用图形等标志进行商标注册。事实上，过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述上诉要素的组合会使商标缺乏显著性，这样会大大降低商标注册成功的概率。针对较为复杂的图形标志，如果该图形具有某种特定内涵，那么申请版权保护比申请商标要更加符合申请人对权利的保护目的。而且，版权的使用范围在一定程度上比商标要广泛，权利人可以更好地进行商业利用。

二、审查在先权利。当商标注册后与他人的版权相冲突时，商标注册人应仔细审查对方是否拥有版权以及取得版权的时间。如果对方作品完成日早于商标申请日，那也不意味着商标必然被驳回。还要具体针对版权人提供的证据进行分析。

三、确保手稿保存完整。无论是商标还是文学艺术作品，商标申请人或作者都应该在设计或作品完成后保存好手稿，再进行商标注册或版权登记，这样也有利于为将来可能发生的权利冲突提供有效的证据。

综上所述，权利人要根据设计或作品的特定及用途适当选择权利保护的方式，符合商标保护的情形就选择进行商标注册；对不符合商标注册条件的，可以选择进行版权保护，这样才能更好的实现权利价值，让知识产权成为商业发展的重要动力。

近年来，法院受理不少涉及注册商标与企业名称冲突的案件，其中涉及较为知名的企业包括宝钢集团有限公司、北京德恒律师事务所、北京同仁堂。造成权利冲突的主要原因是商标的注册机构为国家商标局，企业名称字号由各地方工商行政管理部门和国家工商行政管理局分级注册登记。由于国家商标局与各地方工商局没有进行全国联网，商标在注册时又无需审查是否与登记在先的企业名称相冲突，故发生注册商标与企业名称权相冲突的情况在所难免，那在先权利人如何保障自己的合法权益？法院在审理此类案件又是如何认定的？

一、在类似商品上使用商标是判定是否侵权的前提

在宝钢集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司诉青岛宝钢五金制品有限公司侵害商标权纠纷、擅自使用他人企业名称、姓名纠纷一案中，宝钢集团公司和宝钢股份公司主张宝钢五金公司在工商部门登记注册的企业名称侵害了其商标权，同时也构成不正当竞争。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第七条对规定，在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。无论是商标还是企业名称，被控侵权者只有将其在商业活动中进行使用，才有可能构成对他人在先商标权及名称权的损害，而不包括经营者为从事经营活动而进行的企业名称登记的行为。另一方面是对类似商品的判定，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

二、在先权利是判定是否侵权的关键

除了商标的使用和类似商品的判断之外，另一重要的判定标准即为在先权利，也就是谁先取得权利。我国《商标法》规定申请注册的商标，不得与他人在先取得的合法权利相冲突，也不得损害他人现有的在先权利。根据相关司法解释，在先权利包括但不限于著作权、外观设计专利权、企业名称权、姓名权、肖像权等。

在山东德衡律师事务所诉北京德恒律师事务所侵害商标权纠纷一案中，山东德衡律师事务所于2010年6月取得国家工商管理总局商标局核准的“德衡律师DeHengLawFirm及图”商标注册证并投入使用，而北京德恒律师事务所自1995年7月即合法取得英文“DeHeng”的合法使用权利，且在使用该英文时均位于中文标注之下，字体均小于中文字体，尚无“DeHeng”英文字样单独或突出使用情况，且英文“DeHeng”字样与山东德衡律师事务所持有的图形注册商标相去甚远，不足以使相关公众产生误认。

三、具有一定知名度是判定是否侵权的重要参考

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。

在中国北京同仁堂（集团）有限责任公司诉中华同仁堂生物科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，法院认定“同仁堂”构成驰名商标，同仁堂公司投入巨资、通过多种途径对自身及商标进行持续、广泛的宣传，同仁堂品牌得到业内及广大消费者广泛好评，获得诸多荣誉，为广大消费者熟知和认可。因此，只有企业名称中的字号构成知名字号时，才能根据《反不正当竞争法》第五条获得保护，否则依据《商标法》第三十一条中的在先权利进行抗辩是难以站得住脚。

综上所述，当发生注册商标与企业名称冲突的情况时，必须对商标的使用情况、类似商品、在先权利、市场知名度等因素进行充分考察，才能做出较为准成的判定。