专利侵权纠纷中先用权抗辩的审查

——（2020）最高法知民终642号

近日，最高人民法院知识产权法庭审结上诉人上海丁香环境科技有限公司（以下简称丁香公司）与上诉人上海复禹环境科技有限公司（以下简称复禹公司）侵害发明专利权纠纷一案，改判撤销一审判决，驳回丁香公司的诉讼请求。

丁香公司和复禹公司均是生产“水处理箱体装置”的公司。2016年3月11日，丁香公司向国家知识产权局申请了涉案专利，该专利申请公布日为2016年5月18日，授权公告日为2017年12月5日。

2019年2月19日，丁香公司向法院提起诉讼，主张复禹公司生产、销售、许诺销售被诉侵权产品。

复禹公司提出不侵权抗辩、现有技术抗辩和先用权抗辩，并提交了如下证据：复禹公司员工陈某署名并标记为“2015.11.16”的铅笔绘制水箱结构分装图九张，陈某于2016年3月4日向代理商发送附有相同产品图片的邮件公证书，涉案专利申请日之前复禹公司出售相关水处理设备的系列证据，衷晶实业（上海）有限公司（以下简称衷晶公司）经复禹公司委托加工被诉侵权产品相关证据及证人证言。

原审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利保护范围，判决复禹公司停止侵权并支付临时保护期使用费10万元、赔偿丁香公司经济损失40万元及合理费用8万元。

复禹公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院认为，公证书证明，2016年3月4日复禹公司员工陈某向代理商发送了邮件，该邮件显示所附技术方案书中载有相同产品图片，原审庭审现场勘验该邮件确已发送成功。而涉案专利申请日系2016年3月11日。

另，结合复禹公司产品的技术方案，与衷晶公司的法定代表人铅笔手绘图纸、衷晶公司合同发票及其法定代表人和员工的证人证言，形成完整证据链条，能够认定复禹公司在2015年底着手准备制造相同产品，且在申请日前已经制造出相同产品（样品），其有权在原有的范围内制造和使用。

故复禹公司的先用权抗辩成立，改判驳回丁香公司诉讼请求。

本案是一起涉及先用权抗辩的典型案例，明确了专利侵权纠纷中先用权抗辩的审查方式，实现了专利权人和先用权人的利益平衡。

先用权制度的设计初衷是弥补先申请原则的不足。如果对“原有范围”的解释过宽，在一定程度上会影响专利申请制度，不利于技术的公开和推广。

先用权保护可以消除实际生活中存在的已经投入人力、物力完成发明创造的单位或者个人，因没有先申请专利而带来不能再实施自己的智力成果的不公平结果。

但先用权人不视为侵犯专利权的行为，只限于在原有范围内继续制造和使用，超过原有范围内制造和使用的，则属于侵犯专利权的行为。

（本文作者： 钱建国 祁帅 来源：微信公众号 最高人民法院知识产权法庭 ）

前言对于商业秘密构成要件中的保密性，2019年《反不正当竞争法》第九条第四款表述为“经权利人采取相应保密措施”；2020年《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2020〕7号）第五条具体解释为“权利人为防止商业秘密泄露，在被诉侵权行为发生以前所采取的合理保密措施”。

判断权利人是否采取了法律上的保密措施，需要注意以下几个问题：#注意问题#1权利人采取保密措施的时间点是在被诉侵权行为发生以前；2权利人采取的保密措施必须针对具体的商业秘密，但不要求与法院认定的商业秘密完全相同；3判断权利人是否采取了相应的保密措施应该考虑多种因素。（一）认定权利人采取的保密措施的时间是在被诉侵权行为发生之前诉讼中，权利人提交证据证明自己采取了保密措施的材料产生时间应该在被诉侵权行为发生之前，也即侵权人侵害权利人商业秘密之前。在（2017）粤0304民初2539号案件中，法院认为，“关于对商业秘密采取保密措施的证据，原告仅提交了员工手册、岗位设置表及岗位人员的职责和权限打印件，虽然该两份文件规定了员工的保密义务及岗位职责，但没有证据证明该两份文件于被告在原告处任职期间已经公布、实施，被告亦予以否认，且岗位设置表及岗位人员的职责和权限打印件上显示的公司地址为原告2016年7月4日变更之后的地址，即被告离职之后。”在权利人没有其他证据的情况下，法院据此认定权利人的证据不足以证明权利人在员工在职期限采取了保密措施，最终认定权利人主张的信息不构成商业秘密。（二）权利人所采取的保密措施必须针对具体的商业秘密，但不要求与法院认定的商业秘密完全相同采取保密措施时，商业秘密权利人所针对的涉密信息只要具备相对明确和具体的内容和范围即可，并不要求该涉密信息的内容和范围与发生争议后经过案件审理最终确定的秘密点完全相同。在（2017）最高法民申1650号案件，最高法院叙述了原因，“商业秘密权利人在商业过程中最初采取保密措施时，通常根据自己的理解确定涉密信息内容和范围，其采取保密措施的涉案信息中可能包含了公有领域信息。在具体案件审理过程中，法院可能根据当事人提供的证据、专家证人或者专家鉴定意见、庭审辩论情况等，剔除公有领域信息，进一步缩小秘密信息的范围。本案中，量子公司已经通过与员工签订的《量子科技人员在离职保密协议书》等形式明确了图纸等承载的技术信息属于技术秘密，这些技术信息包括了最终认定的六个技术秘密点信息。因此，量子公司已经对其主张的技术秘密采取了合理的保密措施。”（三）法院认定权利人是否采取了相应保密措施的考虑因素对于权利人是否采取了相应的保密措施，法院会综合考虑商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素。在这几个考虑因素中，商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度和权利人的保密意愿三个因素在实践中通常不会有太多争议。一般而言，商业秘密的价值大，权利人应该采取极其严密、成本高昂的保密措施。商业秘密越不容易识别，就越应该告诉员工等可能接触人员该信息的保密属性。至于权利人的保密意愿，可以从权利人实际采取的保密措施中判断。在（2017）最高法民申1650号案件中，法院认为，“商业秘密的秘密性和保密措施之间存在一定的关联性，商业秘密权利人应该指明其欲以保护的相对明确和具体的商业秘密信息，并通过可识别的保密措施使他人认识到其对该信息进行保密的主观意愿。”权利人采取保密措施时，应当考虑商业秘密及其载体的性质。对于记载商业秘密的纸质文件或其他载体，可以采取加锁、贴保密标识、在保密区域设置门禁、安排专人负责看管、建立电子监控装置等措施；对于记载商业秘密的电子文件，可以采取内外网分离、设置访问权限、文件加密等技术手段实时监控数据库的受访、复制和传输等措施。（2020）最高法知民终538号案件中，涉案技术秘密的载体为GTR-7001气体透过率测试仪，思克公司对于其售出的产品采取的保密措施仅为设备购销合同保密条款设置及防拆标签，合同条款并未限制购买方对该设备进行转让，亦未要求购买方对该设备采取防盗或专人使用、产品废弃后的处理方式等专业的保密措施，测试仪流入市场后，其承载的技术信息可轻易为人所获取。思克公司贴附在产品上的标签并不构成可对抗他人反向工程的物理保密措施，法院最终认定思克公司未采取符合反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。认定权利人是否采取了相应的保密措施，最重要的是要考虑保密措施与商业秘密的对应程度。相较于经营信息秘密，法院认定技术秘密对应的保密措施更严密。在（2020）皖民终993号案中，二审法院亦认定，安徽金迪公司作为比亚迪汽车的特许经销商，其销售车辆的车主信息、车辆信息及车辆维修和保养数据经录入到比亚迪汽车经销商售后服务平台即比亚迪DMS系统里后，只有输入特定的账号和密码才能进入该系统进行查看，同时结合安徽金迪公司与其公司相关工作人员签订了保密协议等，安徽金迪公司就其主张的客户信息采取了相应保密措施。（本文作者：盈科莫艳玲实习律师    来源：微信公众号 盈科深圳律师事务所）

平行进口通常是指内容相同的知识产权产品在两个以上国家均获得知识产权保护，未经授权的进口商将此种知识产权产品从一国进口到另外一国的行为。商标平行进口是平行进口的种类之一，一般是指进口商未经商标权人或其被许可人同意，通过海关将商标权人在境外生产或销售的合法贴附商标的商品进口到本国境内以及进行销售的跨境贸易方式。

随着全球自由贸易的不断发展，商标平行进口已经成为跨境货物贸易的一种常见方式。实践中，商品平行进口引发的商标侵权纠纷屡见不鲜，该类案件常见的争议点在于未经商标权人同意的正品进口输入是否侵犯商标权。人民法院在认定商标平行进口是否构成侵权时应当以《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）为依据，回归商标权的保护本质。本文以一起平行进口中商标侵权纠纷案件为例，梳理平行进口中商标侵权认定的审理思路与裁判规则，探究商标权合理保护的边界。

基本案情与依法裁判

百威英博集团是在全球设有多家关联企业的跨国公司集合体，德国弗兰齐丝卡纳公司（SPATEN-FRANZISKANER-BRAU GMBH）、百威投资（中国）有限公司（以下简称“百威公司”）均为该集团的关联公司。弗兰齐丝卡纳公司是G807592号和G1241072号商标的商标权人，许可百威公司使用该商标。

2019年1月，被告广东广州市东方科苑进出口有限公司（以下简称“东方科苑公司”）从新加坡出口商处平行进口一批啤酒商品，因涉嫌侵犯弗兰齐丝卡纳公司商标权被珠海海关扣留，被诉侵权商品生产商显示为弗兰齐丝卡纳公司。将该批商品与百威公司在电商平台销售的授权商品进行比对，两者不存在实质性差异。

百威公司基于弗兰齐丝卡纳公司的授权向广东省广州市越秀区人民法院提起诉讼。百威公司认为，被诉侵权商品使用了与G1241072号以及G807592号商标相同的标识，属于在同种商品上使用相同商标的行为，侵害了其商标权，请求判令东方科苑公司停止商标侵权行为并赔偿其经济损失。东方科苑公司辩称，该被诉侵权啤酒是弗兰齐丝卡纳公司生产的正品，其购买的标的物是啤酒，而非商标权的买卖或许可，是正常的国际贸易行为，并未侵犯百威公司的商标权利。

一审法院经审理认为，现有证据无法证实被诉侵权商品为弗兰齐丝卡纳公司生产或授权生产，东方科苑公司的行为侵犯了百威公司的商标权，遂判决东方科苑公司停止进口并销毁被诉侵权商品，赔偿百威公司经济损失及合理维权费用共计20万余元，驳回百威公司的其他诉讼请求。

一审宣判后，东方科苑公司不服，向广州知识产权法院提起上诉。

二审法院经审理认为，被诉侵权商品的制造商、出口商、发货商均为百威英博集团控股的子公司，通过分工合作方式将被诉侵权商品出口至新加坡的授权经销商，再销售给东方科苑公司以平行进口方式输入到中国。本案中，证据可相互印证被诉侵权商品属于平行进口的正品。被诉侵权商品与商标权人授权在中国市场销售的商品相同或者不存在实质性差异，两者均受到商标权人的共同控制。该商品贴附的商标与本案注册商标均指向商标权人弗兰齐丝卡纳公司。由于被诉侵权商品上所贴附的标识与本案商标权人的注册商标完全相同，对于中国市场而言，不会导致消费者产生混淆误认，故被告的行为难以认定为侵害商标权的行为。

综上，根据《商标法》第四十八条、第五十七条相关规定，广州知识产权法院于2021年4月16日作出终审判决，撤销一审民事判决，驳回百威公司的全部诉讼请求，因诉讼产生的相关费用共计1.6万余元，由百威公司负担。

法律适用条件

商标平行进口的实质在于进口商在国外合法购买贴附商标的授权商品，未经商标权人同意将商品输入中国境内，一般而言，应当具备以下条件：第一，权利人对商品上贴附的商标在出口国与进口国均享有合法的权利。跨国公司基于商业利益安排在全球不同国家进行商业布局，对同一商业标识在不同国家注册为商标从而在不同国家对其享有单独商标权。平行进口商品是由商标权人在出口国享有使用商标进行生产的合法权利，并由权利人自己或者授权他人进行市场合法销售的商品。第二，平行进口商品为贴附商标的正品而非假冒品。平行进口商品是权利人在出口国自己或者授权他人贴附商标并投入市场的正品，而非进口到境内的假冒商品。第三，出口国与进口国的商标权人实质性归属于同一权利人。出口国的商标权人与进口国的商标权人为同一人，或者两者之间存在管理上、经济上的控制关系。虽然从形式上看可能存在法律上的独立关系，但实质上属于同一人的情形。特别是进口国商标权人是出口国商标权人的子公司、分公司或者两者属于同一主体的情形。第四，未经商标权人同意。进口商未经权利人同意或者授权进行平行进口或者在国内进行销售。第五，平行进口商品履行正常合法的海关监管手续进入到国内。进口商在境外市场合法购买并履行进口国海关合法进口法律手续并依法缴纳关税，符合海关对进口商品的法律监管。

本案中，百威英博集团是对集团品牌进行集中管理的大型跨国公司，被诉侵权商品由百威英博集团子公司通过分工合作方式生产、销售给其在新加坡的授权销售公司，并由该公司将被诉侵权商品销售给东方科苑公司，通过进口方式输入到中国。本案证据能够相互印证被诉侵权商品属于平行进口的正品，此即平行进口商品属于正品的判断规则。

另外，本案也适用“共同控制或者所有”侵权例外规则，即被诉侵权商品与授权商品受同一主体控制的情况下不应认定为侵权。本案中，涉案商品的生产商、出口商、发货商作为百威英博集团所控股的子公司，其通过分工合作方式将被诉侵权商品出口到新加坡的授权经销商。被诉侵权商品的制造者与销售者均为百威英博集团的关联公司。百威英博集团属于大型跨国集团，其控股的数家子公司分布在全球各地，公司的品牌则由集团公司根据商业需要配置相应的子公司进行使用。涉案商品是由商标权人在德国慕尼黑工厂生产的正品，与本案授权商品均属于商标权人所有。而被诉侵权商品的品牌又属于百威英博集团统一管理，由其实际控制商标权的全球经营。因此，当这种平行进口商品与授权商品均属于商标权人所有或者由百威英博集团统一控制时，平行进口商品不构成侵害商标权。

司法认定标准

是否存在混淆可能性既是商标授权确权审查的重要尺度，也是侵权认定的主要依据。商标侵权的认定并非要求被诉侵权标识与商标权人的商标在物理上完全相同。《商标法》并非保护符号本身，而应对是否容易导致混淆、误认进行判断。《商标法》第五十七条是该法所规定的商标侵权判断的主要法律规范体系。从商标保护的内在价值及我国《商标法》的内在逻辑规范出发，对于该法第五十七条第（一）项的规定应当解释为对于商标以及商品或者服务“双相同”的侵权形态时仍需坚持混淆可能性标准，商标侵权判断的推定混淆可能性标准。在某些特殊情况下，“双重相同”并不会导致混淆，此时仍应坚持混淆理论不能认定侵权。商标相同以及商品或者服务相同的场景均不是商标侵权判断的构成要件或者法律标准，而是商标与商标或者服务之间的结合场景，且其与推定混淆可能性之间并非存在充分条件或者必要条件的逻辑关系。在属于“双重相同”场景下，允许被诉侵权人反证不存在混淆可能性的举证责任。商标的市场价值在于针对特定商业主体与特定商品进行联系。法律所要保护的利益是商标与商品的唯一、确定指向关系。消费者按照自由意愿选择所需要的商品，以商标作为媒介进行寻找，可以降低搜索成本，以提高交易效率。因此，侵害商标权的判断标准应当为是否存在混淆可能性。

本案中，无论是商标权人同意在中国授权销售的啤酒，还是平行进口的啤酒，由于被诉侵权商品上所贴附的标识与本案商标权人的注册商标完全相同，对于在中国市场的相关公众来说，涉案商标并不会割裂权利人与贴附相同商标的平行进口商品之间的唯一指向关系，不存在混淆可能性，故被诉侵权行为难以认定为侵害商标权。这一跨境商业方式能够促进全球商品流通，扩大消费者获得商品的渠道，也不会损坏商标权人的利益。故从权利人与消费者之间利益平衡的角度看，鼓励商标平行进口有利于促进丰富市场供给，推动市场竞争，消费者亦可通过市场竞争获得利益。

若被诉侵权商品与授权商品存在实质性差异，会损害权利人的商标商誉，从而构成商标侵权。本案中，被诉侵权商品属于正牌啤酒，其状况并未被改变或者损害，经过定性与定量分析，无论是制造工艺方面，还是储存方式等物理属性方面，均与商标权人授权销售商品的质量不存在实质性差异。权利人对两者均具有质量控制能力，商标权人在电商平台上销售的授权商品与被涉案商品亦不存在实质性差异。因此，涉案啤酒不应当被认定为侵害原告的商标权。

侵权抗辩事由

商标权用尽，又称为一次销售、权利穷竭，是指当拥有商标权的商品被合法售出之后，拥有商标权的商品被受让人再次销售时商标权人无权禁止转卖人即原受让人继续使用原商标标志。商标权作为知识产权具有地域性与独立性，在一国取得商标权并不意味着在他国取得商标权，应当以商标注册国的法律保护为基础。即使商标权在国外受到该国法律的保护，但该商标并非当然受到中国法律的保护。在商标权人主张被诉侵权商标构成侵权的情况下，权利人应以在中国注册商标为权利基础主张侵害商标权。商标平行进口进入中国境内并非属于权利人使用注册商标，国外使用的商标属于国际权利用尽语境下的商标，并非属于权利人在中国所主张的商标权，即使符号在物理特征上完全相同，但仍然属于两枚独立的商标。

在没有国际条约、双边或多边协定进行特别制度安排的情况下，被诉侵权人主张商标权国际用尽难以成立。因为商标权应当是受到一国法律保护而不是受到他国保护的商标权。国外商标权利人首次销售商品后的权利用尽所指向的商标权并非中国法所保护的商标权，权利人主张侵害商标权不是同一枚商标所蕴含的权利。在国外，基于该国商标法的规定而出现商标权用尽，并不能作为被诉侵权人主张商标权用尽因而不侵害商标权的当然抗辩理由，故平行进口的商标权国际用尽不能成立。商标权国内用尽则属于授权商品首次销售后的权利用尽。由于平行进口输入的商品并非属于商标权人在国内首次销售的商品，权利人并非对其进行国内首次销售，故商品平行进口的商标权国内用尽亦不能成立。

在平行进口中，商标正当使用中的指示性使用也是被诉侵权人常用的不侵权抗辩理由。所谓商标指示性使用行为，一般是指被诉侵权人使用商标权人的商标是为了客观表明其所提供的商品或者服务用途、品质、对象是来源于商标权人的商品或者服务的商标使用行为。考量能否成立正当使用，人民法院应从进口商或销售者使用意图是否善意，使用目的是否正当，使用方式是否必要、合理等方面对进口商或销售者使用商标的场所、方式、目的、形式是否属于正当使用等进行综合判断。在司法实践中，进口商或销售者在其店铺招牌、墙面等单独使用权利人商标时，未标注其自己的商标，或以字体、颜色刻意强调权利人商标的显著性，超出必要、合理的使用范围，此种行为属于商标法意义上的标示来源使用且容易导致消费者产生混淆，构成商标侵权行为而非指示性使用。需说明的是，客观上可能导致消费者混淆的商标使用行为并非一概不构成商标正当使用。为指示说明自身提供商品的来源、特征等真实信息而使用他人商标的行为，即使可能导致消费者混淆，是否构成正当使用仍应从商标侵权判定标准予以判断。只要商标正当使用抗辩成立，人民法院应当判定不构成商标侵权。

在立法机关未对商标平行进口是否构成侵权作明确表态的情况下，司法机关应当秉持谦抑立场，在个案中对商标使用行为是否侵害商标权作出公正裁判，避免对某一商业交易模式的机械化理解，以及进行标签化裁决。在审理商品平行进口中的商标侵权纠纷案时，人民法院应当围绕平行进口中的被诉侵权商品是否属于正品、被诉侵权标识是否容易导致消费者混淆以及被诉侵权标识是否属于正当使用问题进行审理，并就典型情形总结出司法裁判规则，实现裁判规则的统一，体现裁判尺度的案例价值，确保司法裁判公正高效权威。

（本文作者：广州知产法院 蒋华胜 潘星予 游瑞娜 来源：微信公众号 中国审判）

网络游戏是一种包含音乐、剧本、情节、视频、图画和角色等多种艺术形式的复杂作品，具有交互性、开放性、多样性和不可分割性的特点。近年来，我国网络游戏行业繁荣发展，但对游戏的侵权行为也更为复杂多样，包括以技术手段破解游戏软件的行为（即“盗版行为”）、对网络游戏单一元素或整体进行模仿和抄袭的行为、未经授权的改编行为等。相应地，网络游戏著作权保护成为实践中较常见的司法保护模式。

01网络游戏作品属性及保护模式

网络游戏是著作权法意义上的作品。但是，《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）所列举的作品类型中不包含“游戏”，也没有明确网络游戏的归属。实践中，往往根据权利人的主张，将网络游戏整体或部分地归入某一作品类型中进行保护。例如，涉及网络游戏源代码、目标代码等的，归入计算机软件作品；涉及网络游戏中的文字、图像、音乐等的，分别归入文字、美术、音乐作品；涉及网络游戏整体画面的，则可能归入类电影作品（新修订的、2021年6月1日起施行的《著作权法》已改为视听作品）。

就具体保护模式而言，基本有以下两种类型：

一是整体保护或拆分保护。整体保护是指将网络游戏作为一个完整作品进行保护，而拆分保护是指区分网络游戏各元素所属不同作品类型分别保护。拆分保护可以最大程度地保护开发者的智力成果，但仅对部分元素进行比对可能因“一叶障目”而忽视游戏整体，并增加权利人的维权成本。广东省高级人民法院发布的《关于网络游戏知识产权民事纠纷案件的审判指引（试行）》第六条提出：“对网络游戏进行整体保护足以制止侵权行为的，可不再单独对网络游戏特定部分或游戏元素作出处理。”该条以审判指引的方式引导对网络游戏进行整体保护，同时“原告也可以主张他人侵害网络游戏特定部分或游戏元素的相关权益”。笔者认为，网络游戏侵权行为多样，且并非所有的游戏整体画面都能达到类电影作品独创性高度，整体保护或拆分保护均不足以充分涵盖，故在有条件的情况下对游戏进行整体保护，同时亦不限制特定部分或游戏元素的保护，既符合法律规定，也符合权利人的期望。需要强调的是，权利的整体化并不意味着作品类型单一化、侵权判定笼统化，整体保护仍需要遵循基本的侵权判定方法，如果不足以认定整体侵权，还应根据权利人的主张对单一元素是否侵权进行判断。在壮游公司与硕星公司等涉“奇迹MU”游戏著作权侵权及不正当竞争纠纷案中，壮游公司在起诉时就“奇迹MU”游戏著作权存在多方位的权利主张，游戏如不能认定为《著作权法》规定的“其他作品”，则主张游戏整体画面构成类电影作品，还主张各组成元素构成文字作品、美术作品。但是，鉴于法院已经通过认定游戏整体画面构成类电影作品来进行整体保护，故不再对画面组成的各个元素单独评述其是否构成文字作品、美术作品并给予重复保护。

二是独立保护或归类保护。独立保护是指为网络游戏单独设立一个作品类型。有观点认为，应设立“电子游戏作品”，并借助《著作权法》新修订的契机，明确网络游戏整体属于视听作品。但是，新《著作权法》依然没有明确网络游戏的归属。归类保护则是在《著作权法》范围内，倾向性地将网络游戏归入某一作品类型，如作为电影作品或类电影作品。反对意见认为，并非所有游戏均能满足电影作品或类电影作品的独创性要求。对此，笔者认为，网络游戏的特点决定了对其保护应当坚持整体化保护与独立权益客体保护相结合的原则，在现行法律框架下，在个案中结合网络游戏类型和特征、侵权方式、权利人主张等予以综合分析判断，并给予最为适当的保护。

02网络游戏著作权侵权认定

在侵权认定上，网络游戏著作权需要注意两点：

一是比对对象的限定。网络游戏元素复杂多样，在相似性比对中，比对对象范围的限定十分重要，需要对游戏元素一一拆解，甄别出被诉元素及其作品类型，排除思想、方法、规则、概念等不被《著作权法》所保护的要素，还需要考虑是否属于游戏领域的通用表达或有限表达。即使是在对游戏整体画面进行比对时，亦应将此纳入判断之中。目前，较为争议的是游戏规则或玩法是否可以受到保护。

有观点认为，游戏规则贯穿游戏始终，通过各种具体的表达形式表现出来，具有较高的创造性和独特性，是体现作者独创性的思想和设计的智力创造成果。因此，游戏规则与一般性的规则在独创性上存在着较大的差异，可受《著作权法》保护。还有观点认为，对具体到一定程度的游戏规则赋予著作权保护并不会导致思想垄断的后果，反而会有效遏制网络游戏发展中同质化的无序竞争，刺激游戏创新，推动产业发展。笔者认为，对游戏规则的著作权保护应该慎重对待。游戏规则本质上是一种创意，但当其足够复杂和具体，超出了思想的范畴构成表达，即具有较高的独创性，应当受到《著作权法》保护。

关于有限表达、通用表达的问题，笔者认为，相较一般的文字、美术作品，网络游戏中亦存在诸多有限表达、通用表达。如在NEXONHOLDINGS株式会社与腾讯公司等涉“泡泡堂”著作权侵权及不正当竞争纠纷案中，法院认为，“以笑表示胜利、哭表示失败”属于思想范畴，只要两者表达不同，即不视为著作权侵权。此处，“笑”对应“胜利”、“哭”对应“失败”即是一种有限表达，其他人想要表示“胜利”“失败”一般采用类似的表达，此种思想就不应被原作者所垄断。网络游戏的通用表达则可能体现在用户界面的布局上。与一般软件界面不同，游戏界面需兼具操作性和艺术性，更需考虑广大用户的操作习惯，有些界面形式已形成并遵从固定的设计规律，故游戏用户界面的创作空间有限。网络游戏的通用表达，还可能体现在某些元素经过长期广泛使用已经具备固定含义，用户看到这些表达即能理解其含义。例如，游戏角色属性中以“红色”栏代表“生命”，“蓝色”栏代表“技能”；界面中的“刀剑”图标代表武器，“布袋”代表物品等。

二是比对原则及方法。一般而言，著作权侵权认定遵循“实质性相似+接触”原则。实质性相似，重在评价被诉作品在除去不受《著作权法》保护的思想、通用表达等内容后，是否与权利作品相似及相似的程度。实质性相似是侵权行为认定之法律适用的理论概括和司法经验总结，并非立法直接规定。实践中，通常使用整体观感法和抽象分离法相结合的方式来进行判断。如在数龙公司与米粒公司涉“龙之谷”游戏著作权侵权纠纷案中，法院从整体到局部再到细节，逐一对被诉电影“精灵王座”角色和“龙之谷”游戏角色进行比对，包括发型、面部轮廓、服装、武器等。对两个作品中的铁匠考林和铁师傅形象进行比对后，法院认为，两者均为矮小的大鼻子白胡子老头形象，着装也近似。铁师傅虽然增加了飞行眼镜、长寿眉和围脖元素，但这些元素的添加并不影响两者形象整体构成实质性相似的效果。对猎犬和小盾、小剑形象进行比对后，法院认为，两者均系一种动物，整体结构相同。但是，猎犬身上无毛，龇牙、尖耳朵，小盾和小剑身上均有厚厚的长毛。整体效果上，猎犬呈现的是一种凶猛怪物的形象，而小盾和小剑更接近于萌萌的宠物狗形象。故两者并不构成相似。

接触原则重在评价被诉作品的作者在创作过程中是否存在了解或研究过权利作品，以排除“恰巧”创作出相似作品的可能。对接触的认定，权利人通常会举证证明权利游戏的著作权登记时间、发行时间、公测时间，对比被诉游戏的发行时间、公测时间等与权利游戏接近，或是举证证明被诉游戏的开发人员与权利人之间存在过聘用、合作关系。如前述“龙之谷”游戏案中，因米粒公司与数龙公司之间曾就“龙之谷”游戏影视化确立过合作关系，故法院认为，米粒公司接触并完全了解游戏中的人物形象和场景。而当权利作品与被诉作品之间的相似度较高时，接触的证明要求降低，甚至可以被推定。

笔者认为，采用何种比对方法应与游戏的类型、特点、独创性程度、权利人主张、侵权行为所针对的客体等适应，需要根据实际情况进行综合判断。在作具体分析时，可以优先考察游戏类型及其独创性程度。例如，对大型角色扮演类游戏，因该类游戏集角色形象、游戏场景、故事情节、视觉特效等多种艺术形式于一体，其独创性主要体现在剧情设置、角色形象、视觉效果等方面，有被认定为类电影作品的先天优势，故比对时可以作为类电影作品对游戏整体画面进行比对。若过多地适用抽象分离比对，可能无法涵盖游戏的各个元素，使得游戏的保护范围不当缩小。而针对部分规则固定化、界面布局同质化、创作空间有限的游戏，如消除类、棋牌类等小型游戏，因其独创性主要体现在人物、图像、文字等方面，故可就此进行分离比对，将整体观感作为相似性比对的辅助参考因素。

03网络游戏侵权赔偿问题

纵观各类网络游戏侵权案件，鉴于权利人的实际损失或侵权人的违法所得通常难以确定，故法院一般适用法定赔偿，根据侵权行为的情节酌定赔偿金额。

法院酌定经济损失额的依据，通常包括权利作品的知名度和市场价值、被诉作品的售价和下载、购买情况及其他获利方式、使用侵权元素的数量、侵权元素所占被诉作品比例、侵权持续时间及影响范围、侵权人主观过错程度、损害后果等。同时，考虑是否存在重复侵权、持续侵权、规模化侵权等恶意因素，是否在被诉后立即停止侵权等。对盗版游戏类案件，主要考虑的因素包括游戏类型、正版游戏知名度及售价、被诉游戏下载量及获利、侵权持续时间等。如在心动公司与掌越公司涉“双子”游戏软件著作权侵权纠纷案中，法院考虑掌越公司直接实施侵权行为，在“虫虫助手”平台上提供被诉游戏下载时间与正版游戏上线时间极为接近，心动公司曾函告要求下线侵权游戏被拒，被诉游戏首页有广告，被诉游戏下载量2.4万余次，正版游戏售价6元，“虫虫助手”安卓客户端下载量为千万余次等，判赔经济损失25万元。对网络游戏的模仿抄袭案件、改编案件，主要考虑的因素除知名度、获利情况外，还更多考虑使用侵权元素的数量、侵权元素所占被诉作品比例。如在前述数龙公司与米粒公司涉“龙之谷”游戏著作权侵权纠纷案中，法院判赔经济损失35万元，其主要依据是游戏具有较高知名度；数龙公司、米粒公司就涉案游戏的改编事宜原有合作；虽然在被诉电影中仅有三个人物形象和场景涉及侵权，侵权要素的数量不多，但侵权的人物形象包括了女主角的人物形象，该形象在被诉电影中的占比非常高；被诉电影在各大院线上映，并在相关媒体进行了推广和宣传，传播范围广。

审理中，法院会尽量查明相关事实并对上述因素予以量化，尽可能反映权利作品市场价值、弥补权利人损失。由于知识产权侵权行为的隐蔽性，很多诸如反映侵权获利的相关证据实际由侵权人掌握或控制、权利人无法获取，权利人通常难以举证，进而难以证明其主张而维权失利。对此，法院通过调查令、证据出示令等工作机制减轻权利人举证负担。

证据出示令，即针对侵权获利证据由侵权人掌握、权利人无法获得，且侵权人无正当理由拒不提交的，法院责令侵权人提交，否则依法作出不利于侵权人的事实推定。在点点乐公司与犀牛公司、畅梦公司商标侵权及不正当竞争纠纷案中，法院依据《中华人民共和国商标法》第六十三条第二款规定，以证据出示令的方式责令犀牛公司、畅梦公司提交有关被诉游戏营收的证据。畅梦公司拒不提交任何证据，犀牛公司提交的证据不能真实反映被控游戏的营收情况。法院参考点点乐公司的主张和提供证据的情况，将判赔金额从一审的20万元提高至300万元。

同时，对侵权恶意明显、有重复侵权等严重侵权行为的，在法定赔偿限额以上依法酌情确定赔偿数额，适用惩罚性赔偿，以达到威慑、遏制和惩罚侵权行为的目的。如在云蟾公司与贪玩公司商标侵权及不正当竞争纠纷案中，法院考虑贪玩公司作为游戏运营商应当能够提供被诉游戏具体运营的明细，却不予提供，反以其他6款游戏收入反向证明涉案游戏无实际收入或收入极低，存在刻意隐瞒其游戏收入的主观故意，并参考贪玩公司的运营规模及运营状况等因素，按法定赔偿最高限额判赔经济损失300万元。

（本文作者：上海知产法院 钱光文 来源：微信公众号 中国审判）

根据商标法第五十九条第三款的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。实践中，如果商标注册人在申请商标前也实际使用了该商标，那么在先使用人使用商标的时间是否必须先于商标注册人实际使用商标的时间，还是只要在商标申请前使用即可，司法实践中的认识并不统一，仍存在一定争议。

1关于在先使用时间点的争议

☑有观点认为，先用权抗辩制度的设定是为了弥补注册原则的缺陷，平衡商标注册人与在先使用人之间的利益。如果商标注册人在申请日之前已经开始实际使用，并在事实上使注册商标在申请日之前即发挥了识别功能的，主张先用权抗辩的一方当事人即使仍仅在原有范围内使用，亦无法避免市场混淆的后果，从而丧失了主张不侵权抗辩和继续使用的正当性基础。因此，如果商标注册人在申请日之前也具有实际使用行为，在先使用人的使用行为还应早于商标注册人的实际使用时间。在广州正誉知识产权代理有限公司与正誉企业管理（广东）集体股份有限公司等侵害商标权纠纷中，法院认为，在先使用抗辩中的使用须在注册商标申请日前使用，且须早于商标注册人对商标的使用，即“两个先于”标准。

☑也有观点认为，对于在先使用时间只先于注册商标申请日的善意先使用者而言，要求在先使用的时间必须同时符合“两个先于”条件，可能过于严苛。比如，商标注册申请人虽然在类似商品范围内使用竞争性商标的时间早于商标在先使用抗辩人，但由于地域阻隔、商标注册申请人商标知名度较小等原因，在先使用抗辩人无从知晓商标注册申请人已经使用竞争性商标的事实，并且因此扩大了营业规模，拥有了自己稳定的交易圈，使用的商标也获得了一定知名度。此种情况下，允许注册商标权人对其行使停止侵害请求权和损害赔偿请求权，显然不符合商标在先使用抗辩制度设立的宗旨。

在上诉人北京中创东方教育科技有限公司与被上诉人北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷中，法院认为，“在商标法第五十九条第三款的适用中，虽然从字面含义上，在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过这个要件排除在先使用人具有恶意的情形，故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。具体而言，并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用权抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的申请意图，却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。”

2在先使用抗辩不应

要求先于商标注册人使用

笔者认为，成立在先使用抗辩并不要求在先使用抗辩人实际使用商标的时间必须先于商标注册人实际使用时间。但如果在先使用人明知或应知商标注册人在商标申请注册前已经实际使用相关商标，仍然基于不正当竞争的目的在相同或类似商品上使用与其相同或近似的商标，那么在先使用人就无权主张在先使用抗辩。

☑首先，仅从商标法第五十九条第三款的规定看，无法得出在先使用人必须先于商标注册人实际使用相关商标的结论。商标法第五十九条第三款规定的时间点仅包括“商标注册人申请商标注册前”，并没有要求必须先于商标注册人实际使用，否则商标法第五十九条第三款就应当直接规定：“商标注册人实际使用拟申请注册商标前”。或者说，在先使用抗辩条款主要调整的是在先使用未注册商标与注册商标善意共存的问题，主要针对商标注册人在申请商标注册前未实际使用商标的情况，并无意调整或涵盖商标注册人申请注册商标前也实际使用商标的情况。

☑其次，如果商标注册人在申请商标注册前也实际使用了相关商标，实际上涉及两个未注册商标之间的冲突问题。具体可以分为以下两种情况：一是商标注册人使用商标先于在先使用抗辩人实际使用，但在先使用抗辩人实际使用时，商标注册人使用的商标并不具有一定影响；二是商标注册人使用商标先于在先使用抗辩人实际使用，且在先使用抗辩人实际使用时，商标注册人使用的商标已经具有了一定影响。对于上述情况应当如何处理，并不应简单地以使用时间的先后判断在先使用抗辩人是否有权继续使用。即使没有商标法第五十九条第三款规定的在先使用抗辩条款，已有的法律规定也可以解决上述问题。

一方面，我国商标法、反不正当竞争法对未注册商标的保护均设定了一定的门槛，也就是未注册商标必须具有一定的影响，除代理人或代表人等有特殊关系的人抢注商标外，只有具有一定影响的未注册商标才可能受到保护。因此，对于上述第一种情况，即使商标注册人先于在先使用人使用相关商标，由于尚不具有一定影响，其无权禁止他人（代理人或代表人除外）注册或使用相关商标。也就是说在先使用人虽然使用时间晚于商标注册人，但其使用行为是正当的。即使商标注册人事后取得了注册商标，也不能因此使得原本正当的使用行为成为侵权行为，这也是在先使用抗辩条款的价值或目的所在。

另一方面，具有一定影响的未注册商标的排他力并不是绝对的，其仅有权禁止他人基于不正当竞争的目的而擅自使用的行为。如果他人主观上并不知道商标注册人已经实际使用且取得一定影响，商标注册人无权禁止他人使用。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，在不同地域范围内使用相同或近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第二项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。因此，对于上文提及的第二种情况，即使商标注册人使用的商标在在先使用抗辩人使用时已经具有一定影响，商标注册人也仅有权禁止恶意的使用人擅自使用其已经具有一定影响的商标，而善意的在先使用抗辩人仍有权继续使用，至多承担附加区别性标识的义务。

3在先使用抗辩人的

主观状态应为善意

对于商标注册人在申请商标注册前即已实际使用商标的情形，不应简单地比较在先使用抗辩人和商标注册人实际使用商标的时间先后，而是应判断在先使用抗辩人使用商标时是否存在搭便车等不正当竞争目的，主观上是否明知或应知商标注册人已经实际使用相关商标并具有一定影响。这符合商标法规定在先使用抗辩的制度目的，即保护在先使用人的正当利益。只有在先使用人主观上为善意时，其使用商标产生的利益才值得保护，基于在先使用行为而对注册商标权进行限制也才具有正当性。

对此，域外也有相似的立法例。如《日本商标法》第三十二条即规定：“在他人商标注册申请前，在日本国内不是出于不正当竞争的目的，而在该商标注册申请的指定商品或指定服务或与其类似商品或类似服务上使用该商标或与其近似商标的结果，在该商标申请注册之际，已使消费者广为知晓该商标表示与其业务相关的商品或服务时，其使用者当在继续于其商品或服务上使用该商标的场合，拥有在其商品或服务上使用该商标的权利。该业务的承继者也同样如此。”美国在Tea Rose等案中，明确在商标注册人和在先使用人均实际使用商标时，应着重考察在先使用人的主观状态。如果两个使用人在两个距离遥远的地区独立善意地使用相同或近似的商标，建立起各自的商誉，那么这两个使用人分别是各自所在区域的在先使用人，其善意的在先使用行为不应被禁止。

（本文作者：上海知产法院 钱光文、凌宗亮 来源：微信公众号 上海知产法院）

【裁判要旨】

在侵害专利权纠纷案件中，权利人已尽其所能就侵权损害赔偿积极举证，且基于其所提交的证据可以合理推算出侵权获利，能够支持其所主张的赔偿数额的，人民法院应当予以支持；被诉侵权人主张该数额不应得到支持的，应当提交足以推翻前述侵权获利事实认定的反证，并证明其实际侵权获利情况。

【案号】

一审：（2017）闽05民初1124号

二审：（2019）最高法知民终725号

【案情】

原告：广东省深圳市敦骏科技有限公司（以下简称敦骏公司）。

被告：深圳维盟科技股份有限公司（以下简称维盟公司）、福建省泉州市冠峰网络科技有限公司（以下简称冠峰公司）。

敦骏公司认为，维盟公司、冠峰公司未经许可，使用敦骏公司专利号为ZL02123502.3、名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”的发明专利（以下简称涉案专利）的技术方案生产、销售的相关型号的无线路由器产品（以下简称被诉侵权产品），侵害了敦骏公司的发明专利权，并给敦骏公司造成了重大损失，故向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼，请求判令维盟公司、冠峰公司停止侵害，并赔偿经济损失及维权合理开支合计1000万元。

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【审判】

泉州中院经审理认为，经比对，被诉侵权产品技术方案落入涉案专利权保护范围。敦骏公司提供的公证书所显示的截至公证保全日，网络上10款被诉侵权产品的销售总金额为2848740元，库存总金额为39382560元。原审审理中，原审法院责令维盟公司提交相应的财务报表、销售台账、利润报表等相关材料，但维盟公司均拒绝提供。在维盟公司怠于举证的情况下，应负担举证不能的不利后果。据此，在计算维盟公司制造、销售被诉侵权产品的数量及销售金额时，可将10款被诉侵权产品的网络销售金额2848740元、库存金额39382560元作为考量基准，并酌情上下浮动。维盟公司辩称制造被诉侵权产品仅是其业务中的一部分，但并未提供证据佐证，且从其官网上所销售的产品型号可知，被诉侵权产品基本覆盖了维盟公司产品类型的所有型号。

由于双方均未能证明权利人的实际损失和侵权人因侵权行为所获得的非法利润，故本案应依据专利法规定的定额赔偿方式确定赔偿数额。根据前述对网络销售的部分被诉侵权产品销售金额的分析可知，维盟公司的侵权行为给敦骏公司造成的损失已远远超过专利法规定的法定赔偿的最高限额，若机械适用法定赔偿最高限额的规定，将明显有悖专利法第一条关于保护专利权人的合法权益、促进科学技术进步和经济社会发展的原则，严重损害社会公平和市场竞争秩序。据此，一审法院根据对全案证据的审查情况，综合考虑以下因素：1.东莞证券股份有限公司出具的辅导报告所呈现的维盟公司的企业规模，即企业的净利润连续三年均高于1000万元；2.涉案59款产品基本覆盖了维盟公司产品的所有型号；3.维盟公司主要以涉案专利为基础，进而开展企业的生产经营活动；4.仅10款被诉侵权产品的网络销售金额就达2848740元、库存金额达39382560元；5.有证据表明的侵权时间自2015年起，侵权持续时间较长。据此，一审法院对敦骏公司要求维盟公司赔偿经济损失1000万元的主张予以支持（含合理费用）。

维盟公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为侵害了敦骏公司的专利权，应承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。冠峰公司虽销售了部分被诉侵权产品，但提供佐证合法来源的证据，且对其所销售的被诉侵权产品为维盟公司生产，各方均无异议，故敦骏公司要求冠峰公司承担赔偿责任的诉求，不予支持。

一审法院判决：一、维盟公司、冠峰公司应立即停止侵害敦骏公司涉案专利权的行为；二、维盟公司应于判决生效之日起10日内赔偿敦骏公司经济损失1000万元；三、驳回敦骏公司的其他诉讼请求。一审案件受理费8.18万元，由维盟公司负担7.1万元，由冠峰公司负担1万元。

一审判决宣判后，维盟公司不服，向最高人民法院提起上诉。

最高法院二审认为，在专利侵权诉讼中，权利人已尽积极举证义务，依据其提交的与侵权获利有关的证据并在此基础上进行的合理推算能够支持其所主张的赔偿数额的，法院应予以支持。被诉侵权人对此持有异议的，应提交足以推翻前述事实的反证，即其提交的相关反证，不仅要能否定前述依据专利权人提交相关证据所认定的事实，还要能够证明其实际侵权获利的事实。法院也可以责令被诉侵权人提交能够真实、完整反映被诉侵权规模基础事实的相应证据材料。被诉侵权人怠于举证或举证不充分的，应当承担相应的不利后果。具体到本案中：（一）敦骏公司就其侵权赔偿主张已履行积极举证的义务。为支持其侵权赔偿的主张，敦骏公司在一审中提交了来源于中国证监会官方网站证明维盟公司整体盈利状况的辅导报告，显示10款被诉侵权产品在网络电商平台销售和库存数量的11份公证书，显示在发生本案诉讼后，维盟公司官方网站、淘宝、京东等电商平台上还存在着介绍和销售被诉侵权产品的公证书、涉案专利的专利许可合同、维盟公司具有参与网络终端设备线下招投标的经营行为的相关信息汇总。从上述证据的来源、可信度、时间跨度、数量等情况看，可以认定敦骏公司在本案中就其所主张的侵权赔偿已经履行了积极举证的义务。（二）敦骏公司所主张的赔偿数额具有事实基础。首先按照敦骏公司所主张的计算方法计算。根据来源于中国证监会官方网站的辅导报告，可合理推定在敦骏公司所主张侵权赔偿的区间内，维盟公司总的营业收入为538751619.3元。在相关证据为维盟公司掌控，且敦骏公司所主张被诉侵权产品占维盟公司业务量的80%、被诉侵权产品的利润率为30%以及涉案专利技术在被诉侵权产品中的技术贡献率为20%不明显有违行业惯例的情况下，予以支持，由此得出的维盟公司因销售被诉侵权产品所获利益约为2586万元，明显超过敦骏公司所主张的1000万元赔偿额。其次，其他计算方式也能够支持敦骏公司所主张的侵权赔偿数额。根据来源于中国证监会官方网站的辅导报告、敦骏公司提交的相关公证书所显示的冠峰公司等多家经销商所经营的部分被诉侵权产品在淘宝和天猫平台的销量和库存情况、涉案专利的专利许可合同所约定的敦骏公司许可给第三人的许可费25元/台等事实，可以合理认定敦骏公司本案中主张的1000万元赔偿数额具有事实基础。（三）维盟公司应就其怠于举证承担不利后果。首先，维盟公司相关抗辩理由及相应证据不足以否定敦骏公司提交证据所证明的事实，也不能证明其实际侵权获利的事实。其次，维盟公司在本案中存在怠于提交其所掌握的能够反映其真实侵权规模的相关证据的情形。一审法院于2018年10月17日的庭审中，责令维盟公司在此次庭审后20个工作日内提交与被诉侵权产品有关的财务报表、销售台账、利润报表等相关材料，但维盟公司并未提交。在一审法院据此适用相关司法解释对敦骏公司的1000万元赔偿予以全额支持，且其并不存在无法提交其掌握的与侵权规模有关证据的客观障碍的情况下，二审中维盟公司仍然未积极提交相关的财务账簿等资料。最后，维盟公司应承担怠于举证的不利后果。在根据敦骏公司提交的现有证据可以合理认定敦骏公司所主张的1000万元赔偿数额具有事实基础情况下，维盟公司如对一审法院确定的全额赔偿持有异议，应先就敦骏公司计算赔偿所依据的基础事实是否客观准确进行实质性抗辩，否则应当承担相应不利的后果。关于维盟公司二审就赔偿额提出的抗辩理由：（1）维盟公司主张一审判决对于被诉侵权产品型号和数量统计事实认定错误，有多处涉及重复计算以及数量累加错误的情形。经核实，一审判决在相关事实记载部分确实存在多处笔误，最高法院已在相应部分指出并予以修正，但关于被诉侵权产品在电商平台上的销量金额和库存金额方面，一审判决认定并无错误，故对于维盟公司此项抗辩主张不予支持。（2）维盟公司主张本案中电商平台上显示的库存产品仍是属于许诺销售状态，维盟公司和各经销商只需承担停止侵权的责任，不应对此承担赔偿责任。对此，最高法院认为，本案所涉各经销商系被诉侵权产品在电商平台上的独立的销售主体，其库存数量相对于维盟公司而言即为维盟公司的销售数量，故维盟公司关于其对于电商平台上显示的库存产品不应承担赔偿责任的主张不能成立。至于维盟公司还主张电商平台上的库存数量存在虚标的可能性，前已述及，因维盟公司对此未提交足以推翻公证书所记载事实的反证，亦不予支持。（3）维盟公司关于一审判决确定赔偿额过高的其他抗辩主张，如应当考虑涉案专利技术方案在被诉侵权产品中的技术贡献率、应当按照维盟公司实际经营及利润额合理计算赔偿数额；辅导报告所记载的基础上按照30%的年增长推算维盟公司2017年、2018年的利润方法不可取等，最高法院认为，在维盟公司怠于提供其所掌握有关侵权规模的基础事实的情况下，对于上述需建立在已查明相关基础事实的前提下才具备实质性抗辩意义的主张均不予支持。基于以上因素，根据敦骏公司提交的现有证据，合理推定敦骏公司所主张的1000万元具有事实基础并予以支持。据此，最高法院判决驳回上诉，维持原判。

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【评析】

举证责任问题，素有“民事诉讼的脊梁”之称。在侵害专利权纠纷案件中，长期存在举证难、赔偿低的问题。一审判决确定的赔偿数额是否具有事实和法律依据以及是否适当，是本案二审中的主要争议焦点问题之一。围绕权利人的主张及其提交的相应证据，以及被诉侵权人的抗辩理由，二审法院在现行法律和司法解释规定的基础上，对于侵权获利的证明责任问题作了一定探索。

第一，细化了以侵权获利方式确定赔偿数额情形下双方当事人的举证内容和举证责任转移的条件。专利法对于可依据侵权获利作为确定侵权损害赔偿的计算方式作了原则性规定，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》进一步规定了确定侵权获利的计算方法，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》规定了被诉侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的情况下不利后果的承担问题。前述规定对于主张侵权获利事实的举证责任问题虽有涉及，但是并未从权利人和被诉侵权人应当如何举证、证明责任转移条件的角度作出更为详细的规定。本案中，二审法院从权利人为证明侵权获利事实应当举证的内容和被诉侵权人为推翻相应侵权获利事实应当反证的内容两个方面，进一步细化了侵权获利事实证明中双方当事人的举证内容和举证责任转移的条件。

第二，明确了权利人依据侵权获利主张损害赔偿的证明标准。对于权利人依据侵权获利主张损害赔偿，由于权利人难以全面、准确掌握被诉侵权人生产销售被诉侵权产品的数量及其非法获利情况，因此，在该类事实的举证中，对于权利人不应课以过高的证明标准。在权利人已尽其所能就侵权损害赔偿积极举证，且基于其所提交的证据可以合理推算出侵权获利，能够支持其所主张的赔偿数额的，就应当认定权利人已经完成其举证责任。此时，被诉侵权人若无有力反证，对于权利人的主张，人民法院应予支持。

第三，明确了被诉侵权人反驳权利人主张的侵权获利事实的证明标准。同理于前述情况，能够证明被诉侵权产品生产销售情况及被诉侵权人非法获利情况的账簿、资料等，均由被诉侵权人掌握，因此，对于权利人已经尽其所能举证的侵权获利事实，被诉侵权人若加以反驳的，不能仅是简单的否认，而应提出足以推翻有关事实认定的相应证据。本案二审提出，被诉侵权人主张权利人证明的侵权获利事实不应得到支持，应当提交足以推翻该事实认定的反证，并证明其实际侵权获利情况。

（本文作者：最高人民法院 牛鸿生 来源：微信公众号 人民司法）

案情介绍

     2020年，昆山J制冷设备公司认为我方客户杭州F公司发布的产品侵害了其享有的外观设计专利权，向杭州市知识产权局提起了专利侵权行政查处申请。F公司委托钱航律师团队应对处理。同时，我方对J公司名下6件外观设计专利提起无效宣告。

决定理由

     我方发现J公司在公司官方微信公众号及其销售人员微信朋友圈发布涉案专利产品图片，发布时间早于外观设计专利申请日，已涉及专利在先公开。

     专利局认为判断朋友圈发布信息是否构成专利法意义上的公开要看发布信息是否处于公众想得知即可得知的状态。如果用户在朋友圈发布信息的目的是为了销售或推广产品，并且具有明示或默示地希望圈内好友多转发的意愿，符合产品销售广告的性质特征，则可以认为该产品从发布之日就处于社会公众能够获得的状态。

     关于微信公众号文章，其系统环境相对稳定可靠，信息发布由管理员负责，发布时间由系统自动生成，若无证据证明文章发布后确已被修改，微信公众号发布的文章与发布时间直接关联。并且，微信公众号文章发布后，可以搜索并浏览文章内容，其内容可为不特定人群所获知。

     因此，涉案专利已在先公开，不满足专利的新颖性要求。
案例分析

     申请专利前应注意信息的保护，在朋友圈、公众号发布的信息也可能造成提前公开。本案对方公司的产品信息在申请日之前就已经通过微信公众号、微信朋友圈的形式对外公布，能够明显看出用户发布信息的目的是为了销售或者推广产品，从而导致专利在先公开，丧失了专利新颖性。而我方正是抓住这一漏洞，一次性无效了对方6件涉案专利。在此提醒各位专利申请切记先申请后公开，不要太心急，一定要做好保密工作。

（本文作者：盈科钱航律师团队 来源：微信公众号 律淘）

计算机软件著作权属于创作并完成作品的人，即软件开发者，但是其与一般作品的不同在于大型的具有商业价值的计算机软件往往并非由一个作者独立完成，其著作权人的归属问题比较复杂。以下分述：

1、独立完成开发软件的著作权

《计算机软件保护条例》第九条规定，软件著作权属于软件开发者，本条例另有规定的除外。这是计算机软件著作权归属的基本原则。计算机软件开发者包括两类：一是法人，即实际组织开发、直接进行开发，并对开发完成的软件承担责任的法人或者其他组织；二是自然人，即依靠自己具有的条件独立完成软件开发，对软件承担责任的自然人。

软件作品是开发者从事智力创作活动所取得的智力成果。其开发创作行为使开发者直接取得该计算机软件的著作权。计算机软件开发者是计算机软件著作权的原始主体，也是享有权利最完整的主体。

2、合作开发软件的著作权

合作开发的软件原则上由合作开发者共同享有，但是如果各自开发的部分可以构成一个独立的软件包、可以单独使用的，那么该部分的软件开发者对该部分可以享有著作权。根据意思自治原则，如果合作双方对著作权另有约定的，在该约定不违反法律的情况下，根据双方的约定确定合作开发的软件著作权归属。

3、委托开发软件的著作权

委托开发软件是根据委托方的要求，由委托方与受托方以合同确定的权利和义务的关系而进行开发的软件。这在日常经营中是经常出现的，一些企业将部分软件外包给他人设计，对于这部分著作权的归属由当事人意思治，以其约定为准。需要特别注意的是，在没有约定或约定不明的情况下，著作权属于受托方，即实际开发者，而不属于支付了开发经费的委托人。

4、下达任务开发软件的著作权

下达任务开发软件，一般是指对于一些涉及国家基础项目或者重点设施的计算机软件，往往采取由政府有关部门或上级单位下达任务的方式进行开发。下达任务开发与委托开发其实是同一种法律关系，其著作权的归属同委托作品，即软件著作权的归属与行使由项目任务书或者合同规定；项目任务书或者合同中未作明确规定的，软件著作权由接受任务的法人或者其他组织享有。

5、职务开发软件的著作权

职务软件作品是指公民在单位任职期间为执行本单位工作任务所开发的计算机软件作品。根据《计算机软件保护条例》第十三条，职务开发软件的著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励。如一员工在执行单位任务过程中，按单位要求使用一种语言完成了单位要求的软件作品，然后又用另一种语言完成了相同功能的另一款软件作品，并且在其离职后，将第二款软件交由新单位使用，在司法实践中，此第二款软件仍被认定为职务作品。

（本文作者：盈科王晔律师 来源：微信公众号 律叶讲堂13366825130）

2021年7月30日，最高人民法院官网发布第28批指导性案例。该批指导案例158号“深圳市卫邦科技有限公司诉李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案”由北京市盈科（深圳）律师事务所王承恩律师、崔利楠律师与广东循则律师事务所律师孙霄阳律师共同承办。
最高人民法院第28批指导性案例

【指导案例158号】
深圳市卫邦科技有限公司诉李坚毅、
深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案
（最高人民法院审判委员会讨论通过  2021年7月23日发布）

【关键词】  民事/专利权权属/职务发明创造/有关的发明创造
【裁判要点】
判断是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素作出认定：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；二是涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配的任务的相互关系；三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者有关的技术是否具有其他合法来源；四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释。
【相关法条】
《中华人民共和国专利法》第6条
《中华人民共和国专利法实施细则》第12条
【基本案情】
深圳市卫邦科技有限公司（以下简称卫邦公司）是一家专业从事医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、销售及售后服务的高科技公司。2010年2月至2016年7月期间，卫邦公司申请的多项专利均涉及自动配药设备和配药装置。其中，卫邦公司于2012年9月4日申请的102847473A号专利（以下简称473专利）主要用于注射科药液自动配置。
李坚毅于 2012 年 9 月 24 日入职卫邦公司生产、制造部门，并与卫邦公司签订《深圳市劳动合同》《员工保密合同》，约定由李坚毅担任该公司生产制造部门总监，主要工作是负责研发“输液配药机器人”相关产品。李坚毅任职期间，曾以部门经理名义在研发部门采购申请表上签字，在多份加盖“受控文件”的技术图纸审核栏处签名，相关技术图纸内容涉及“沙窝复合针装配”“蠕动泵输液针”“蠕动泵上盖连接板实验”“装配体”“左夹爪”“右夹爪”“机械手夹爪1”“机械手夹爪2”等，系有关自动配药装置的系列设计图。此外，卫邦公司提供的工作邮件显示，李坚毅以工作邮件的方式接收研发测试情况汇报，安排测试工作并对研发测试提出相应要求。且从邮件内容可知，李坚毅多次参与研发方案的会议讨论。
李坚毅与卫邦公司于 2013 年 4 月 17 日解除劳动关系。李坚毅于 2013 年7 月 12 日向国家知识产权局申请名称为“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”、专利号为 201310293690.X的发明专利(以下简称涉案专利)。李坚毅为涉案专利唯一的发明人。涉案专利技术方案的主要内容是采用机器人完成静脉注射用药配制过程的配药装置。李坚毅于 2016 年 2 月 5 日将涉案专利权转移至其控股的深圳市远程智能设备有限公司（以下简称远程公司）。李坚毅在入职卫邦公司前，并无从事与医疗器械、设备相关的行业从业经验或学历证明。
卫邦公司于2016年12月8日向一审法院提起诉讼，请求：1.确认涉案专利的发明专利权归卫邦公司所有；2.判令李坚毅、远程公司共同承担卫邦公司为维权所支付的合理开支30000元，并共同承担诉讼费。
【裁判结果】
广东省深圳市中级人民法院于2018年6月8日作出（2016）粤 03 民初 2829 号民事判决：一、确认卫邦公司为涉案专利的专利权人;二、李坚毅、远程公司共同向卫邦公司支付合理支出 3万元。一审宣判后，李坚毅、远程公司不服，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于2019年1月28日作出（2018）粤民终2262号民事判决：驳回上诉，维持原判。李坚毅、远程公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2019年12月30日作出（2019）最高法民申6342号民事裁定，驳回李坚毅和远程公司的再审申请。
【裁判理由】
最高人民法院认为：本案的争议焦点为涉案专利是否属于李坚毅在卫邦公司工作期间的职务发明创造。
专利法第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。”专利法实施细则第十二条第一款第三项进一步规定：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造。”
发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
结合本案一、二审法院查明的有关事实以及再审申请人提交的有关证据，围绕前述四个方面的因素，就本案争议焦点认定如下：
首先，关于李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配任务的具体内容。第一，李坚毅于卫邦公司任职期间担任生产制造总监，直接从事配药设备和配药装置的研发管理等工作。其在再审申请书中，也认可其从事了“研发管理工作”。第二，李坚毅在卫邦公司任职期间，曾以部门经理名义，在研发部门采购申请表上签字，并在多份与涉案专利技术密切相关且加盖有“受控文件”的技术图纸审核栏处签字。第三，李坚毅多次参与卫邦公司内部与用药自动配药设备和配药装置技术研发有关的会议或讨论，还通过电子邮件接收研发测试情况汇报，安排测试工作，并对研发测试提出相应要求。综上，根据李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配的任务，其能够直接接触、控制、获取卫邦公司内部与用药自动配制设备和配药装置技术研发密切相关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能。因此，李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。对于李坚毅有关其仅仅是进行研发管理，没有参与卫邦公司有关静脉配药装置的研发工作，卫邦公司的相关证据都不是真正涉及研发的必要文件等相关申请再审理由，本院均不予支持。
其次，关于涉案专利的具体情况及其与李坚毅的本职工作或分配任务的相互关系。第一，涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”，其针对的技术问题是：“1.药剂师双手的劳动强度很大，只能进行短时间的工作；2.由于各药剂师技能不同、配药地点也不能强制固定，造成所配制的药剂药性不稳定；3.化疗药剂对药剂师健康危害较大。”实现的技术效果是：“本发明采用机器人完成静脉注射用药的整个配制过程，采用机电一体化来控制配制的药剂量准确，提高了药剂配制质量；医务人员仅需要将预先的药瓶装入转盘工作盘和母液架，最后将配制好的母液瓶取下，极大地减少了医务人员双手的劳动强度；对人体有害的用药配制（比如化疗用药），由于药剂师可以不直接接触药瓶，采用隔离工具对药瓶进行装夹和取出，可以很大程度地减少化疗药液对人体的健康损害。”在涉案专利授权公告的权利要求1中，主要包括底座、转盘工作台、若干个用于固定药瓶的药瓶夹、具座、转盘座、转盘传动机构和转盘电机、近后侧的转盘工作台两边分别设有背光源和视觉传感器、机器人、夹具体、输液泵、输液管、针具固定座、针具夹头、前后摆动板、升降机构等部件。第二，卫邦公司于2012年9月4日申请的473专利的名称为“自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统”，其针对的技术问题是：“医院中配制药物的方式均通过医护人员手工操作。……操作时医护人员工作强度高，而且有的药物具有毒性，对医护人员的安全有着较大的威胁。” 发明目的是：“在于克服上述现有技术的不足，提供一种自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统，其可实现自动配药，医护人员无需手动配制药液，大大降低了医护人员的劳动强度，有利于保障医护人员的健康安全。”实现的技术效果是：“提供一种自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统，其可快速完成多组药液的配制，提高了配药的效率，大大降低了医护人员的劳动强度，有利于保障医护人员的健康安全。”473专利的说明书中，还公开了“药液输入摇匀装置”“卡夹部件”“输液软管装填移载及药液分配装置”“用于折断安瓿瓶的断瓶装置”“母液瓶夹持装置”“母液瓶”“可一次容纳多个药瓶的输入转盘”等部件的具体结构和附图。将涉案专利与卫邦公司的473专利相比，二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，二者技术方案高度关联。二审法院结合涉案专利的审查意见、引证专利检索，认定473专利属于可单独影响涉案专利权利要求的新颖性或创造性的文件，并无不当。第三，在卫邦公司提供的与李坚毅的本职工作有关的图纸中，涉及“输入模块新盖”“沙窝复合针装配”“蠕动泵输液针”“蠕动泵上盖连接板实验”“装配体”“左夹爪”“右夹爪”“机械手夹爪1”“机械手夹爪2”等与涉案专利密切相关的部件，相关图纸上均加盖“受控文件”章，在“审核”栏处均有李坚毅的签字。第四，在李坚毅与卫邦公司有关工作人员的往来电子邮件中，讨论的内容直接涉及转盘抱爪、母液上料方案、安瓿瓶掰断测试等与涉案专利技术方案密切相关的研发活动。综上，涉案专利与李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。
再次，卫邦公司在静脉用药自动配制设备领域的技术研发是持续进行的。卫邦公司成立于2002年，经营范围包括医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、销售及售后服务。其在2010年2月至2016年7月期间先后申请了60余项涉及医疗设备、方法及系统的专利，其中44项专利是在李坚毅入职卫邦公司前申请，且有多项专利涉及自动配药装置。因此，对于李坚毅主张卫邦公司在其入职前已经完成了静脉配药装置研发工作，涉案专利不属于职务发明创造的相关申请再审理由，本院不予支持。
最后，关于李坚毅、远程公司能否对涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。根据涉案专利说明书，涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”，共有13页附图，约60个部件，技术方案复杂，研发难度大。李坚毅作为涉案专利唯一的发明人，在离职卫邦公司后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利，且不能对技术研发过程或者技术来源做出合理说明，不符合常理。而且，根据二审法院的认定，以及李坚毅一审提交的专利搜索网页打印件及自制专利状况汇总表，李坚毅作为发明人，最早于2013年7月12日申请了涉案专利以及201320416724.5号“静脉用药自动配制设备和采用视觉传感器的配药装置”实用新型专利，而在此之前，本案证据不能证明李坚毅具有能够独立研发涉案专利技术方案的知识水平和能力。
综上，综合考虑本案相关事实以及李坚毅、远程公司再审中提交的有关证据，一、二审法院认定涉案专利属于李坚毅在卫邦公司工作期间的职务发明创造并无不当。李坚毅、远程公司的申请再审理由均不能成立。

深圳市卫邦科技有限公司（以下简称“卫邦公司”）发现前员工李坚毅在离职一年内，以自己为唯一发明人和申请人申请了某专利，后又将该专利转让给深圳市远程智能设备有限公司（以下简称“远程公司”）。

前述律师接受委托后组成工作团队，深入细致地发掘和固定证据，代理卫邦公司向深圳市中级人民法院起诉李坚毅和远程公司，请求法院确认卫邦公司为该专利的权利人，在一审法院和二审法院均获得支持。被告方不服，向最高人民法院申请再审，也被裁定驳回。卫邦公司三战三胜，完美收官。

最高人民法院通过本案进一步明确了专利权属类案件的裁判标准，有助于维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡。

本案还曾入选最高人民法院发布的“2019年中国法院50件典型知识产权案例”，以及广东省高级人民法院发布的服务保障民营企业健康发展12件典型案例。

在科技高度发达的今天，一项专利可能聚集了多方的智力成果，而非一方独立完成。尤其在医药行业之中，一项药品（或者医疗器材）从立项到制备再到工业化生产，将会经历无数次地实验、修改、完善。每一环节都可能对前一环节进行技术手段或实验方法的更新，所以最后专利权归属于谁，当事人之间争议颇大。

《专利法》第8条规定，“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人”。

但在现实中，共同完成专利的双方之间可能并没有合作或委托的合意，如一方擅自使用另一方的实验成果进行更深入的研究，并将此去申请新的专利。这种情况下，判断先后两项研究成果之间的关系，前一成果是否是后一成果的技术基础、后一成果是否对前一成果作出创造性贡献成为法院的重点论述对象。1

技术秘密权利人与对专利作出创造性贡献的人共同享有专利权

案例一：天津青松医药公司与华民药业公司专利权权属纠纷（最高法（2020）最高法知民终871号民事判决书）

裁判要旨：当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或者专利技术方案使用了技术秘密的，构成对技术秘密的侵害。

若技术秘密构成专利技术方案实质性内容，技术秘密权利人应对涉案专利享有合法权利。若技术秘密侵权人对专利作出了创造性贡献，其也应当成为专利权人。

2013年8月，青松公司与韩国东都物产株式会社签署技术转移及保密、销售协议，约定将东都物产所有的所涉包括生产氟氧头孢钠制剂等产品的秘密技术信息许可给青松公司在中国境内生产相应产品。青松公司据此对氟氧头孢钠保密工艺在中国境内享有独占实施权。

2018年6月，青松公司与东都物产签订技术转让合同，约定将氟氧头孢钠保密工艺的所有权转让给青松公司。

2013年11月，青松公司与华民公司签订委托加工生产协议，约定青松公司委托华民公司使用涉案氟氧头孢钠保密工艺生产氟氧头孢钠产品，即青松公司提供涉案氟氧头孢钠保密工艺给华民公司，华民公司受青松公司委托生产氟氧头孢钠产品，并对涉案氟氧头孢钠保密工艺承担保密责任。2014年8月，青松公司向华民公司提供了涉案氟氧头孢钠保密工艺。

2014年9月，华民公司向国家知识产权局提出申请号为ZL201410517486.6的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”专利申请，且被授予了专利权。

青松公司认为自己享有对氟氧头孢钠保密工艺的所有权，是涉案专利的权利人。华民公司从青松公司处获知涉案氟氧头孢钠保密工艺，未经青松公司许可申请并获得涉案专利权，故请求判令确认“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权归青松公司所有。

一审法院认为，青松公司委托华民公司生产氟氧头孢钠等产品，依照双方协议约定提供了相应生产技术即本案中所称的保密工艺技术。华民公司申请发明专利的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”技术方案中，突出限定了“高纯度”。

上海知产鉴定所的鉴定结论虽然认定华民公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件公开了青松公司主张的3个秘密点“使用混甲酚法对中间体脱保护”“成酸反应步骤整体技术信息”及“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，但青松公司不能证明其主张的上述三个秘密点系其向华民公司提供的原始保密技术信息。即青松公司不能证明华民公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件记载的技术方案来自于双方履行委托加工生产协议中的保密技术信息，故青松公司不能证明其是案涉专利的所有权人。

二审最高法认为，对于秘密点1“使用混甲酚法对中间体脱保护”，涉案专利权利要求中并没有直接记载使用何种方法对中间体脱保护，但专利说明书实施例1中公开了使用间甲酚脱保护，秘密点1使用混甲酚脱保护，其中混甲酚是邻甲酚、间甲酚和对甲酚三种异构体的混合物，而邻甲酚、间甲酚和对甲酚对中间体脱保护都利用了酚羟基的氢键，两者并无实质区别，故涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点1。

对于秘密点2“成酸反应步骤整体技术信息”，涉案专利权利要求1步骤a）即成酸反应，即包含了秘密点2，因此可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点2。

针对秘密点3“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，涉案专利权利要求1步骤b）与秘密点3存在如下区别：（1）加入物料不同，（2）物料加入方式及相关操作不同，（3）保密工艺未公开过滤操作为无菌过滤。

对于区别（1），根据涉案专利和保密工艺的记载及上述技术效果的比较，无法获知保密工艺额外加入的氯化钠、焦亚硫酸钠在该步骤中作用、解决的技术问题和产生的技术效果，无法证明区别（1）是否是实质区别。

对于区别（2），由于缺乏涉案专利和保密工艺关于该步骤的纯化效果的实验证据，导致不能证明保密工艺多次搅拌、静置分离的操作实际上可以起到更好的纯化效果。

对于区别（3），本领域知晓，氟氧头孢钠成品以钠盐形式做成注射剂使用于人体，而使用无菌过滤是本领域技术人员出于安全考虑容易想到的过滤方式，即该区别不是实质区别。因此，可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点3。

综上，可认定涉案专利文件披露了青松公司相关技术秘密，而且专利技术方案也使用了技术秘密，构成对技术秘密的侵害，故青松公司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容，青松公司应对涉案专利享有合法权利。

对于华民公司是否对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献这一问题，《专利法实施细则》第十三条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在专利权属纠纷中，如果两个以上的当事人均对技术方案的实质性特点作出创造性贡献，且难以区分贡献大小的，应当认定该权利为共同共有。本案中，法院认为华民公司对涉案专利技术方案的实质性特点也作出了创造性的贡献。

第一，华民公司认为涉案专利发明点主要在于：1.权利要求1步骤b）中，PH=4～8时，氟氧头孢酸趋于溶解于水相，PH=0～3时，氟氧头孢酸趋于溶解于有机相。2.权利要求1步骤c）采用溶析结晶法，与保密工艺所采用的冻干法系不同的结晶方法。

第二，青松公司主张涉案专利权利要求1步骤c）中采用溶析结晶法属于常规技术手段，对此法院认为，国家知识产权局认可华民公司对涉案专利溶析结晶步骤使得涉案专利技术方案具有创造性的意见陈述，且青松公司并未提交相反证据证明涉案专利步骤c）溶析结晶步骤属于常规方法，故青松公司该主张不能成立。据此，可以认定华民公司对涉案专利权利要求1步骤c）作出了创造性贡献。

综上所述，由于涉案专利披露并使用了青松公司的技术秘密，故青松公司应当对涉案专利享有权利；华民公司在获得青松公司涉案保密工艺基础上，对涉案专利权利要求1步骤c）作出了创造性贡献，故而可以认定青松公司、华民公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度，法院判决涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。

即便是失败的实验数据也可作为技术贡献从而享有专利权

案例二：杭州领业医药公司、杭州普晒医药公司专利权权属纠纷（浙江省高院（2018）浙民终835号民事判决书）

裁判要旨：即便没有共同开发合意，作出技术贡献的一方也可共享专利权。技术贡献不仅指成功了的实验结果，也包括为最终成果打下基础的失败了的数据。

本案中，重庆医药公司于2013年委托领业公司开发“化合物cpy1302晶型筛选及制备方法技术开发”的项目并签订《技术开发合同书》。

合同约定，重庆医药公司委托领业公司对其提供的化合物cpy1302开展全面的晶型筛选，开发不侵犯现有晶型专利的新晶型，开发指定新晶型的制备方法，研究成果及知识产权归属重庆医药公司，双方对本合同的内容以及在本合同履行过程中所涉及的有关技术内容、实验报告等均承担保密义务，并且领业公司不得再接受其他公司的该产品晶型筛选业务。

合同履行期间，领业公司向重庆医药公司发送《项目：lyfs059晶型筛选报告》，该报告结论为本次晶型筛选发现一种新晶型1，为亚稳晶型，可转变为专利晶型formi（即wo2009035969a1和wo2008069327a1专利晶型）。

同年4月，领业公司与普晒公司启动卡格列净筛选合作项目，实验名称为LYFS056，12月发现不稳定水合物。

2014年5月，普晒公司决定对上述发现的不稳定水合物开发结晶工艺，开发过程中出现新的稳定晶型。针对该晶型普晒公司向国家知识产权局申请名为“坎格列净的一水合物及其制备方法”的发明专利，申请号为201410106768.7。普晒公司还向国家知识产权局申请名为“坎格列净一水合物及其晶型、它们的制备方法和用途”的发明专利，专利号为ZL201480019637.3。

2015年9月，接到重庆医药公司咨询后，领业公司比对普晒公司、重庆医药公司委托项目的化合物结构才发现研究的化合物为同一个，立项出现撞车系巧合。

2015年重庆医药公司、普晒公司签署一份会议纪要，其上记载：同意将重庆医药公司加入到由普晒公司申请的申请号201410106768.7和201480019637.3的中国专利申请人，作为共同申请人。但此后普晒公司并未将重庆医药公司列为共同申请人。

法院另查明，领业公司与普晒公司法定代表人为同一人。

重庆医药公司认为，重庆医药公司与领业公司订立技术开发合同时双方约定领业公司为重庆医药公司开展的晶型筛选项目是唯一且独家的，领业公司已构成严重违约。且重庆医药公司与普晒公司已就涉案专利达成专利共有的合意，故请求法院判决ZL201480019637.3的发明专利属于重庆医药公司。

领业公司与普晒公司认为，成功筛选出稳定新晶型并申请了涉案专利的实验来自领业公司接受普晒公司委托进行的LYFS056实验，而领业公司接受重庆医药公司委托进行的LYFS059实验则未能成功筛选出稳定新晶型。故重庆医药公司不是案涉专利的专利权人。

法院认为，重庆医药公司与领业公司签订技术开发合同明确约定，领业公司不得再接受其他公司的该产品晶型筛选业务，根据领业公司提供的实验记录，LYFS056和LYFS059两个实验的实验人和证明人相同，实验时间有部分重合，领业公司在接受重庆医药公司的委托后，还接受普晒公司的委托进行同一主题的晶型筛选实验显然违背了涉案技术开发合同的约定，领业公司的违约行为违背了诚实信用的原则，有违重庆医药公司的信任及委托，也必然损害了重庆医药公司签约的预期利益。

领业公司作为技术开发合同的受托方，实际操作并管控所有实验的进程及数据，具有对实验的安排及记录权。重庆医药公司委托领业公司进行的LYFS059实验项下的510个晶筛实验即使未能成功筛选出稳定新晶型，也并非没有任何意义。其理应对于同一主题的LYFS056项下领业公司主张获得成功的晶筛实验具有不可忽视的技术贡献。

案涉第201480019637.3号发明专利“坎格列净一水合物及其晶型、它们的制备方法和用途”发明专利权经授权为一完整的专利权，无法分割，重庆医药公司、普晒公司虽对于案涉发明创造的完成没有合意，但均对专利技术方案作出创造性贡献，各技术特征结合成为涉案专利整体，其专利权应由共同完成的专利技术方案的重庆医药公司、普晒公司共有。

综上法院判决，重庆医药公司对第201480019637.3号发明专利“坎格列净一水合物及其晶型、它们的制备方法和用途”发明专利权享有共同权利。

（本文作者：盈科伍峻民、段殷律师 来源：微信公众号 盈智企业合规与知识产权）