浅议知识产权布局中,重视生产合理化建议的重要性

摘要:能提交生产效率和降低生产成本的生产合理化建议,是公司知识产权布局的重要一环,能不能重视生产合理化建议,并相应的做好这一环节的知识产权保护,很大程度上决定着企业能否在激烈的市场竞争中胜出。 关键词:产品 工艺方法 技术改进 创新 技术秘密专利

引言

世界知识产权组织(WIPO)2020年4月发布了2019年专利、商标和工业品外观设计国际注册数据,7家深圳企业闯入国际专利申请50强,华为连续3年居企业申请人榜首。深圳PCT国际专利申请已连续16年全国城市排名第一,占全国总量30.63%,占全省总量70.61%,创新驱动优势明显。

我们知道,能申请PCT国际专利的技术创新,从创新性和实用性都是比较强的,深圳能够PCT国际专利申请连续16年全国城市排名第一,是有其内在的原因的。中国现在同美国一样,是目前创新能力最强的两个国家,不同的地方在于,美国高校的创新能力要高于中国高校,专利的质量也要远远高于中国高校专利的质量,美国的硅谷就是围绕着斯坦福大学(MIT)发展起来的。中国也一直在创新,只不过在中国,做创新的是企业家,不是科研人员。企业家之所以要创新,是因为现阶段中国的市场机会太好,但市场竞争太残酷。

技术的本质

美国经济学家布莱恩∙阿瑟在《技术的本质》一书中讲到,所有的新技术都脱胎于旧技术。他用演化论研究技术的起源和演进。演化论认为,所有现存的生物,都能追根溯源。著名科学家道金斯曾经打过一个比方,好比所有的生物排成一个长队,相邻的两个物种之间相似程度最大,比如我们这一支智人和已经灭绝的其它20多种原始人种很像,我们人类又和黑猩猩很像,黑猩猩又和猴子很像,以此类推,最后你就能看到,其实人类也是从最原始的生物一步步演化出来的。

套用这个比喻,所有的技术也都不是横空出世的,在有电之前,不可能出现空调,更不可能出现电子计算机,在蒸汽机出现之前,不可能出现火车,更不可能出现高铁。所有的技术都脱胎于之前的技术。所以,从来就没有什么新技术。新技术都是从老技术中长出来的。

在懂技术的人看来,各种纷繁复杂的技术其实存在着内在的一致性。懂技术的人特别喜欢把技术拆开,看它的结构。无论多么复杂的技术,都可以拆成若干模块,模块中又有零部件,这样不断地深挖下去,就会发现,复杂精妙的技术最终都是平凡的零部件的组合。把这一点理解和运用的最好的就是埃隆∙马斯克,无论是特斯拉,还是SPACEX,我们都没有看到有革命性的创新型技术出现,马斯克只是将已有的技术进行排列组合和优化,就将一干竞争者和追赶者远远甩在了身后。

理解现阶段中国式的创新

2021.1.18日,人民日报发布新闻,经初步核算,2020年中国GDP增长2.3%,规模达到101.5986万亿,迈入百万亿大关,人均GDP也超过11000美元,继续向中等发达国家行列前进。中国庞大的人口基数,超大规模性以及日益增长的中产阶级数量,都意味着中国市场是世界上机会最好的市场。

我们回看一下,发达国家中,在国土面积和经济规模上与中国体量最相近的美国,在人均GDP也超过10000美元时候的市场情况,美国第一次人均GDP达到 10000美元发生在1913年,这一时期美国人口的流动是朝向城市的,通过百货公司的邮购手册,德国学者Lofgren指出,“孤立的村庄和个人以一种非常紧密的方式与新兴城市连接在一起,这种现代化过程也让整个国家成为一体”。这一点跟中国现在的互联网购物特别像。这个时代最著名的标志是T型车的出现,亨利·福特在1908年生产出T型车,将其定位成“人人都应该拥有”的消费品。并于1913开发出了全世界第一条流水线,工业流水线是工业革命之后最重要的一次技术创新,对现代化大工业生产影响巨大。福特新的生产工序为汽车的批量生产带来了革命性的进步,将每辆福特T型车的生产时间从原来的12小时缩短为仅仅90分钟,福特T型车的售价从850美元降低到300美元以下。

回过头来,我们再看一下当下的中国,拼多多近几年的崛起有其商业模式上的成功,当然更重要的是离不开中国的市场环境,消费者还是更偏爱价廉的物品。曾鸣教授与威廉姆斯一起写过一本书,叫《龙行天下》。曾鸣教授讲到:“在中国这样的市场上,消费者最关注的就是价格,产品的性能和质量并非是胜出竞争的最重要因素。这是跨国公司完全不熟悉的市场,它们无法习惯在这样的氛围内生存,中国企业却如鱼得水……残酷的价格战迫使中国企业把有限的资源优势发挥到极致,把成本做到了别人想象不到的程度。”

曾鸣教授和威廉姆斯在《龙行天下》一书中,把中国企业的创新称为“穷人的创新”。他们总结出三种“穷人的创新”:

一是整合创新,即通过整合现有的技术,在设计上更贴近用户需求,先从一点实现突破,再用模块化的方式做大规模定制,把原本细分的市场连接起来,一网打尽。比如海尔进军美国市场的时候,先从别人都不做的酒柜入手,把一个原本是高端用户才问津的小小的细分市场,拓展成了大众都可以尝试的大市场。

二是流程创新,即通过把廉价劳动力和流水线整合起来,用灵活、便宜的“半自动化”战胜全自动化。比如同样是生产锂电池,日本企业的一条生产线雇用200名工人,花费1亿美元投资,比亚迪则雇用了2000名工人,只花费5000万元人民币进行设备投资。

三是颠覆性创新,即所谓的“蛙跳优势”或“后发优势”。比如当2G升级为3G的时候,西门子、爱立信这些跨国公司首先考虑的是如何更好地利用自己已经有的产品,华为在2G市场上本来就没有市场份额,所以才能轻装上阵,在全球第一个实现了软交换的3G项目。

谈创新,谈中美创新的不同,大家谈论最多、最热烈的话题就是为什么中国出现不了乔布斯这样的企业家。我们从中国的政府管制、市场环境到教育体制,都存在着对技术创新的重重阻碍。因此,有一些技术创新很难出现在中国。很难想象中国会出现像乔布斯这样的企业家,也更难出现像埃隆∙马斯克这样的企业家,也不奢望百度会变成Google。

对于中国大部分的中小企业来说,想要实现颠覆性创新是非常难的,风险也是非常大的。聪明的,成熟的企业家都会选择整合创新和流程创新,降低成本,从价格上跟竞争对手进行竞争。

现阶段企业生产模式下,如何做好生产阶段的知识产权保护

现阶段,企业为了建立竞争优势,提高效率、降低成本,一般会采取如下两种方式进行产品生产。第一种是自己只做设计,产品生产全部外包。第二种是自己做设计和核心部件、关键工艺部分的生产,其余部分进行外包。

第一种方式会涉及到委托加工、和贴牌生产等对外协作,这种模式下,委托企业拥有自己的产品专利和商标等知识产权,受委托的企业负责为委托企业生产整套产品。在签订托加工、和贴牌生产时,应在生产合同中明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等,必要时,应要求供方提供知识产权许可证明。最著名的委托生产的例子就是富士康为苹果代工,在很多人的印象中富士康只是“苹果的代工厂”,是一家没有科技含量的劳动密集型企业,但实际情况远远不是如此。我们可以思考一下,为什么中国的代工企业千千万,只有富士康能够长盛不衰?和苹果的合作一直保持下去?

美国商业专利数据库(IFI Claims)发布对全球专利领导者的年度分析报告(IFI 250: Largest Global Patent Holders)。报告显示,截至2021年1月2日,三星拥有全球最多的有效专利资产,为80577件。苹果位列20位,专利数量为18,161件,中国(含台湾地区)企业有6家进入了前100强行列。其中,鸿海精密排名第17位、20,646件;华为第24位、17,112件。正是因为苹果和富士康都储备有大量的专利,双方之间相互离不开,才实现了双赢。

第二种方式会涉及到委托加工,一般不会涉及贴牌生产。委托方有自己的核心部件、关键工艺部分的生产线,生产线上,工人师傅的一个简单的工艺改进建议都有可能带来生产效率的提升或生产成本的降低,作为企业生产线的主管,需要有主动的知识产权意识,及时评估、确认生产过程中涉及产品与工艺方法的技术改进与创新,并形成部门评估意见,报企业知识产权管理者批准,决定是以技术秘密的方式保护创新,还是以专利的方式保护创新。同时,也要求企业保留生产活动中形成的记录,并实施有效的管理。

至于其余部分的外包,也还是需要在生产合同中明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等条款,实现对企业自身的保护。

【引用文章】1、《技术的本质》[美]布莱恩·阿瑟,2014年浙江人民出版社2、《为什么中国出不了乔布斯》石毓智,2014年1月北京大学出版社3、《百年流水线》[美]大卫 E. 奈(David E. Nye ),2017年9月机械工业出版社4、《龙行天下》曾鸣、(英)彼得J.威廉姆斯,2017年12月机械工业出版社5、《企业知识产权管理规范》,国家知识产权局起草制定,2013年3月国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准颁布6、《技术的本质:寻找中国企业的创新基因》何帆 2018.67、《如何通过专利挖掘避免研发成果出现专利保护的漏洞》刘国庆 2020.10

(本文作者:盈科刘国庆律师 文章来源:微信公众号 盈科深圳律师事务所)

基于社会公众合理预期限制的“权利要求的进一步限定”适用规则

基于社会公众合理预期限制的

“权利要求的进一步限定”适用规则

     在2017年4月1日,修改后的《专利审查指南》正式施行,此次修改将专利无效宣告请求审查程序中,权利要求的修改规则之一“权利要求的合并”调整为“权利要求的进一步限定”,这导致权利要求修改形式多种多样。历时四年,在实践中,何种修改应当准许,何种修改又不应接受,仍难以准确把握。

     本文试图从专利权的价值导向入手,介绍部分专利无效决定及其引起的行政诉讼裁判观点,以期明晰“权利要求的进一步限定”具体适用情形,激起各位读者的讨论。

一、专利权人权利与公共利益的平衡

     专利权是国家专利机关依照专利法授予发明创造者或其他合法申请人对某项发明创造在法定期限内所享有的一种专有权。作为一种行政授予的私权,在中国,其权利范围主要是基于申请人自由意志表达后形成的声明,这声明被称为权利要求书。在此权利范围内,专利权人享有的专利权,是一种对世权、专有权,除法律规定外,任何人都不得侵害。

     与此同时,专利制度的初衷正如我国《专利法》(2020修订)第一条所规定“提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展”,专利权人在获得专利权后,应当公开其专利,使其知识产品进入市场流转,被社会公众广泛使用。专利权的两大基本特征——垄断与公开,表明其作为私权应禁止侵害的同时,亦具有公共政策性。

      正因如此,利益平衡成为现代专利制度的基本理念和精神,能否有效贯彻利益平衡原则,即能否维持对知识创造的激励与知识传播和利用之间的平衡,维持专利权人利益与公共利益之间的平衡,将决定着其在现代社会生活中的地位。

二、权利要求书的修改应体现利益平衡理念,受制于社会的合理预期

      权利要求书意味着专利权人在激烈的市场竞争中画了一个圈,宣告着专利权人权利的范围。《法国国民公会宣言》有言:“一个公民的自由是以另一个公民的自由为界限的”,当专利权人画了一个圈时,其他人则不能未经许可踏入此圈,专利权人画的圈越大,其他人的约束则越大,专利权人任意更改画好的圈,其他人则无所适从。

      在专利授权阶段,与审查员的博弈过程中,专利权人已为自己设定了某种权利,表达并明示了圈的范围大小。此后,在专利确权阶段,为了应对请求人的挑战,克服当初撰写无法避免的局限性,以充分保护创新创造,多数国家专利制度允许专利权人更改画好的圈。利益平衡理念贯穿于专利法的产生、发展全过程,在专利无效宣告请求审查程序中,权利要求书的修改应满足利益平衡,往往是专利权人与请求人(请求人一般又成为社会公众的代表)之间的利益平衡,这一点毋庸置疑,否则专利制度将失去其正当性。

    在满足《专利审查指南》规定的如下修改原则的情况下:

(1)不得改变原权利要求的主题名称。

(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

     是否如《专利审查指南》所规定,重新画圈只要满足“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围”就可以呢?

      笔者对此不以为然,任何权利都应当有其明晰的界限范围,以保证相互行为的预期性,这样才能促进有序、安全的社会秩序的构建。对于“权利要求的进一步限定”的理解,应受制于社会公众的可合理预期,禁止将预期范围之外的内容纳入专利权的保护范围之内。

三、关于“权利要求的进一步限定”的裁判观点

01

(2019)最高法知行终19号公报案例

      在阿尔法拉瓦尔股份有限公司与国家知识产权局、第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷一案中[(2019)最高法知行终19号],最高人民法院认为:“在对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下,对修改方式的适度放宽,既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心,又不会影响社会公众对已授权专利文件的信赖利益。本案中,阿尔法拉瓦尔公司的修改方式,系将从属权利要求2、20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中,属于对权利要求的进一步限定,该修改方式应被接受。”

02

《对“权利要求的进一步限定”的理解与适用》

     在国家知识产权局专利复审委员会(机构改革前名称)撰写的《对“权利要求的进一步限定”的理解与适用》中,对“权利要求的进一步限定”的理解是:“通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征,形成一个新的保护范围更小的权利要求,以代替原来的权利要求,原来的权利要求不再保留;修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化;并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求,从而构建出新的权利要求的层次体系。”并如下列举了三种禁止适用情形:

1.1在未对独立权利要求进行修改的情况下,仅增加新的从属权利要求(权利要求1为独立权利要求,权利要求2-10都是权利要求1的从属权利要求,专利权人未修改原权利要求1-10,而通过对权利要求书中的特征进行组合增加了新的从属权利要求11-15);

1.2同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征,形成多个新的独立权利要求(分别对原权利要求1作出3次进一步的限定,从而形成新的权利要求1、9、12);

1.3对原权利要求的特征进行重新组合,增加一组或多组新的权利要求(专利权人未修改原权利要求,而是增加了一组新的权利要求49-60,新的独立权利要求49来自于原权利要求的部分技术特征的重新组合)。

03

第37563号无效宣告请求审查决定

     在斯攀气凝胶公司与广州埃力生高新科技有限公司关于“凝胶片的制造方法”专利无效纠纷中,国家知识产权局认为:“‘权利要求的进一步限定’并没有要求所补入的技术特征必须来自于从属于同一个独立权利要求的从属权利要求,其可以来自权利要求书中的任一项权利要求,只要修改后的权利要求所限定的技术方案符合专利法第33条即可。”

04

第38353号无效宣告请求审查决定

         在苹果公司与蔡俊杰关于“具有显示器亮度控件的电子设备”专利无效纠纷中,国家知识产权局认为:“将授权公告的权利要求5的特征补入授权公告的独立权利要求8形成新的独立权利要求,该修改符合《专利审查指南》中对于进一步限定的要求,但是,在进行上述修改后,授权公告的权利要求8已经不再存在,便无法将其作为基础而对其再作进一步限定,故专利权人还将授权公告的权利要求7的附加特征补入授权公告的独立权利要求8以形成又一独立权利要求的修改方式,不符合《专利审查指南》对于‘权利要求的进一步限定’的要求。”

四、总结与建议

     权利是在一定范围内做自己想做的事情的自由,他人的自由,就是我们行为的边界。法律意义上的权利,可以来源于国家立法规定、行政程序授予、平等主体约定等。超越合理预期的权利要求书的修改,犹如事后更改法律规定,其害无穷。

(本文作者:盈科苏林兵律师 来源:微信公众号 盈科知产)

盈科律师代理“一种密码锁防伪瓶盖的对码生产方法”专利侵权案,胜诉

上诉人(原审被告):深圳市感知华美龙物联网有限公司。住所地:深圳市南山区南海大道1029号万融大厦C座704号房。

法定代表人:宋渤海,该公司总经理。

委托代理人:胡海国,深圳市世纪恒程知识产权代理事务所专利代理人。

被上诉人(原审原告):贵州卓霖防伪科技有限公司。住所地:贵州省贵阳市高新区科技园2号楼8层。

法定代表人:周军,该公司董事长。

委托代理人:余清凯,北京盈科(贵阳)律师事务所律师。

委托代理人:贾君君,北京盈科(贵阳)律师事务所实习律师。

原审第三人:贵州润泽恒信科技有限公司。住所地:贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟H1-10-15-1号。

法定代表人:崔春生,该公司董事长。审理经过

上诉人深圳市感知华美龙物联网有限公司(以下简称华美龙公司)与被上诉人贵州卓霖防伪科技有限公司(以下简称卓霖公司)、原审第三人贵州润泽恒信科技有限公司(以下简称润泽公司)侵害发明专利权纠纷一案,不服贵州省贵阳市中级人民法院(2015)筑知民初字第60号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭,因当事人没有提出新的事实、证据及理由,合议庭决定对本案不开庭审理。本案现已审理终结。上诉人诉称

上诉人华美龙公司上诉请求:撤销一审判决,依法改判。具体理由为:(一)原审判决认定事实错误,被诉侵权方法未落入涉案发明专利的保护范围。被诉侵权方法的生产工序与专利存在下列区别:1.被诉侵权方法的密码锁打乱分组和涉案专利不同,被诉侵权方法以箱为单位,且初始密码完全不同,不需要从每一箱中捡一个锁体放到分组箱里;2.对码扫描完全不同,被诉侵权方法的对码是以箱为单位,同时录入该箱的密码,然后对箱内所有锁上配套吊牌的条码标签进行扫描。上述区别特征与涉案专利完全不同,因此未落入涉案专利的保护范围。(二)原审判决判赔数额不合理,缺乏事实和法律依据,应当以瓶盖的自身价值为依据,而不能将瓶盖和“飞天茅台酒”的价值等同。被上诉人辩称

被上诉人卓霖公司二审辩称:被诉侵权方法落入涉案专利的保护范围,原审判赔数额合理,华美龙公司具有利用涉案专利侵权的便利条件,存在主观恶意,给权利人造成巨大经济损失,理应承担相应赔偿责任。请求二审维持原判。

卓霖公司向一审法院起诉请求:1、润泽公司、华美龙公司立即停止使用对码方法,并停止生产销售此方法获得的产品;2、润泽公司、华美龙公司连带赔偿因其侵权行为给卓霖公司造成的经济损失及卓霖公司为制止侵权行为所支出的合理费用共计400万元;3、润泽公司、华美龙公司在“臻享购”网站的首页、“臻享购”微信公众号及法制日报上公开发表声明,消除因其侵权行为给卓霖公司造成的不利影响(内容保留30日);4、润泽公司、华美龙公司承担本案全部诉讼费用。

一审法院认定事实:卓霖公司成立于2008年3月20日,经营范围包括密码锁防伪瓶盖系统的开发和销售等,该公司经贵阳市工商行政管理局贵阳国家高新技术产业开发区分局核准先后变更企业名称,2007年11月20日设立时企业名称为贵阳高新华美龙技术有限公司,随后变更为贵阳华美龙技术有限公司,2008年9月27日变更为贵阳高新华美龙技术有限公司,2011年8月9日变更为贵州卓霖高新科技防伪有限责任公司,2011年10月10日变更为卓霖公司。卓霖公司系“一种密码锁防伪瓶盖的对码生产方法”发明的专利权人,专利号为ZL20111026××××.4,申请日为2011年9月6日,授权公告日为2013年10月2日。卓霖公司向国家知识产权局交纳了专利年费,目前该专利在有效期内。一审庭审中,卓霖公司主张的权利要求为涉案专利的独立权利要求,该权利要求记载:一种密码锁防伪瓶盖的对码生产方法,其特征在于包括以下步骤:(1)密码锁检验。检查防伪瓶盖的密码锁体外观有没有破裂、划痕或组装不到位;检查锁体上的密码条数字和锁体上方的对应码是否一致,按下锁体上方的开关按钮,检查锁体能否打开,打开后检查里面的弹簧是否完好,将检查好的锁体放入空的锁体周转箱中。(2)密码锁打乱分组。将已经检验好的多箱锁体摆放整齐,从摆好的箱子里每一箱检一个锁体放在分组箱里。(3)制作密码标牌。准备好密码贴牌和密码标,将密码标粘贴在密码贴牌的指定位置上,得到密码标牌。(4)窜吊牌。将上述密码标牌和密码锁瓶盖的中文牌、英文牌一起窜连在锁体上。(5)对码扫描。开启生产线上的对码扫描电脑,对锁体上的密码条数字进行扫描,再对与锁体连接的密码标牌上的密码标进行扫描;扫描的数据实时保存在服务器数据库中。(6)质检扫描。开启生产线上的质检扫描电脑,对与锁体连接的密码标牌上的密码标进行扫描;如果不能扫描出编码,则将该锁体返回上一工序,重新进行对码扫描;如果能扫描出编码,则核对扫描出的密码与锁体上的密码条数字是否一致,如不一致则返回上一工序,重新进行对码扫描,如一致则将该锁体转入下一工序。(7)对应扫描。开启生产线上的对应扫描电脑,对与锁体连接的密码标牌上的密码标进行扫描,再对用来盛放该锁体的分组箱的箱标进行扫描。涉案专利的从属权利要求对第2项至第5项步骤中锁体箱数的要求、密码标组成和粘贴、吊牌与锁体连接、对码扫描日期核对等进行了具体描述。涉案专利在说明书的发明内容中表述:本发明所要解决的技术问题在于提供一种密码锁防伪瓶盖的对码生产方法,将瓶盖上的防伪编码与瓶盖的开锁密码进行有效绑定,从而克服现有技术的不足;在具体实施方式中表述:通过对码扫描可以把锁体上的密码和密码标牌上的编码绑定在一起,扫描的数据实时保存在服务器数据库,同时在控制台电脑生成相应的和日期相对应的对码文件,该对码文件也是和生成的对应文件的一个数据数量验证;对应扫描实际上是将密码锁和分组箱的箱标绑定的过程,通过扫描步骤,可在控制台电脑生成相应的箱盒对应和当天日期相匹配的数据文件,即对应数据文件。生成的对应数据文件和生产的对码文件可作一个数据数量的对比,确保整个扫描数据的数量一致。

2009年12月7日,委托单位贵州省科学技术厅与承担单位贵阳高新华美龙技术有限公司就作为密码锁防伪瓶盖查询后台支撑的密码锁防伪系统,签订《贵州省科技型中小企业技术创新基金项目合同书》,确定了项目执行期为两年:2009年9月至2011年9月等内容。2010年3月2日,贵州省经济贸易委员会出具黔经新鉴验字(2010)4号新产品新技术鉴定验收证书,认为贵阳高新华美龙技术有限公司开发的“防伪密码锁瓶盖”与信息技术的集成创新,为高档酒的防伪提供了一种新型的防伪手段,具有创新性,同意通过新产品鉴定。2010年9月19日,贵阳市工业和信息化委员会为委托单位(甲方)、贵阳高新华美龙技术有限公司为承担单位(乙方)、贵阳国家高新技术产业开发区产业发展部为主管单位(丙方)就防伪密码锁瓶盖新技术推广应用签定了《技术创新项目计划项目合同书》。2014年6月24日,贵州省科技厅出具黔科鉴字(2014)第094号科学技术成果鉴定证书,其鉴定意见为:卓霖公司完成的“密码锁防伪系统”项目研究了产品防伪技术,开发了防伪密码锁,建立了基于物联的防伪密码查询平台,实现了数码扫描、语音等方式查询商品真伪和开锁码的功能,具有集成创新性。2014年6月25日,贵州省科学技术厅批准将卓霖公司完成的密码锁防伪系统登记为应用技术类科技成果。

卓霖公司为证明其因润泽公司、华美龙公司的侵权行为造成的损失,提供了其获得技术研究中心、知识产权试点企业、贵阳市第二届优秀专利三等奖(专利名称为“动态码防伪密码锁箱盒”)、质量管理体系认证、防伪密码锁系统及新产品推广应用立项、贵州省企业产品执行标准登记等证书,以及其防伪密码锁瓶盖参展第三届中国国际物联网大会的图片。

卓霖公司为证明润泽公司恶意侵害涉案专利权,提供了贵州卓霖名酒股份有限公司(甲方)、贵州润泽恒隆贸易有限公司(乙方)、润泽公司法定代表人崔春生(丙方)签订的《外呼中心项目合作协议》,该协议约定的项目主营业务包括整合118××4“真品购”外呼资源,应用118××4“真品购”客户数据,对成龙经典、神舟中国梦、马到成功等产品开展精准销售业务等,卓霖公司主张贵州卓霖名酒股份有限公司与其系关联公司,贵州润泽恒隆贸易有限公司的股东李泽也是润泽公司的股东,在签订上述合作协议时,润泽公司还派了工作人员到卓霖公司学习两周,故润泽公司了解卓霖公司的业务情况。

润泽公司成立于2015年2月13日,其经营范围包括电子信息技术开发,销售日用百货、机械设备、机电设备、电子产品等。华美龙公司成立于1999年4月15日。润泽公司与华美龙公司签订的《密码锁防伪瓶盖合作协议》约定:华美龙公司为润泽公司使用的防伪密码锁搭建防伪查询系统,并为润泽公司使用的防伪查询软件开放查询接口(包含两张带编码和查询信息指南的吊牌);华美龙公司为润泽公司提供整套密码锁防伪瓶盖,保证密码锁上的吊牌与开锁密码锁关联对应;按双方确定的茅台酒防伪密码锁瓶盖的设计图样为准。

一审庭审中,华美龙公司提供了《密码锁对码作业指导手册》,证明其密码锁防伪瓶盖的制造方法不同于卓霖公司的专利方法,该手册的第一部分为《引言》,其中编写目的表述为:本操作指导手册主要针对“密码锁瓶盖防伪系统”密码锁对码操作的整个操作过程、具体业务操作做出了明确的描述。并对对码所需的外界条件做相应的阐述。参考资料为《密码锁瓶盖防伪系统使用指引手册》。该手册第二部分为《详细操作说明》,其中详细操作步骤表述为:(1)准备工作:以一箱锁头为单位,分别将锁头、底座进行包装拆分,每个吊牌与标签为一组用吊绳进行连接(注意:箱与箱不要混淆)。(2)密码锁组装:以一箱锁头为单位,将吊牌、标签与锁头进行组装,即吊牌与标签在吊绳的连接下,将吊绳穿过锁头下方的圆孔,并将吊绳末端扣紧;装好吊牌后,将锁头和底座扣紧并锁上,然后拨乱密码。(3)对码:打开“密码锁瓶盖防伪系统对码软件”,选择操作人员信息,以箱为单位,首先录入该箱的密码(同一箱内的初始密码相同),然后对该箱内的所有锁的配套吊牌上的条码标签进行扫描,以一箱N个为单位扫描登记。(4)数据上传:在(7)项流程完成后,将本批次的数据上传到指定网站。(5)拨锁验码:将箱内所有密码锁的密码拨至正确密码位置,验证该密码是否能够正常开锁;如能正常打开,说明锁本身质量正常。(6)扫描验码:打开“密码锁瓶盖防伪系统验码软件”,选择操作人员信息,扫描箱内所有标签,并验证是否可从系统获取到该锁的开锁密码。如果系统提示没有对应开锁密码,则说明该吊牌在对码环节漏扫描了,由操作人员将产品挑出,作为废品。正常的条码在该环节可从系统中获得开锁密码。(7)数据统计分析:系统质检人员可登录“密码锁瓶盖防伪系统对码数据分析软件”,按操作人员或时间段可统计对码及扫描验码的数量。通过比对,可知道这两个关键环节有没有漏操作的产品,确保产品100%正确操作。(8)装箱:将锁装入每层吸塑模中。每个吸塑模可装N个锁(自定义规格)。

华美龙公司为说明其密码锁防伪瓶盖的制造方法不同于卓霖公司的专利方法当庭述称,由于被控侵权产品与卓霖公司的产品结构不同,其对码生产方法也完全不同:第一,被控侵权方法是100个条码对应一个密码;第二,窜吊牌的顺序不同,涉案专利是先检验密码锁后窜吊牌,而被控侵权方法第一步就是窜吊牌;第三,被控侵权方法最后还有拨乱密码,而涉案专利在检验后就结束了。

卓霖公司的委托代理人廖若希于2015年11月19日向贵州省贵阳市元盛公证处申请办理保全证据公证。当日,在贵阳市瑞金南路46号宏资大厦5楼该公证处511办公室内,在公证人员面前卓霖公司的委托代理人廖若希用手机拨打118××4电话,根据语音提示操作进入“118××4名酒在线销售”在“臻享购.118××4名酒在线”订购茅台酒2瓶,之后,在公证处楼下接收了订购的商品并支付价款1798元,取得《臻享购.118××4名酒在线销售》、《贵州增值税普通发票》各一份。该公证处公证员对上述购买及封存相关过程进行了拍照,并于2015年11月23日出具了(2015)黔筑元经字第3105号公证书。一审庭审中,经原、被告双方确认封存完好后,当庭开启公证处封存的涉案实物“贵州茅台酒”包装盒,该酒的瓶盖上安装有密码锁防伪瓶盖,防伪瓶盖通过吊绳连接有两张吊牌。其中,小吊牌的一面标示了开锁防伪码,并有银色涂层覆盖,另一面记载的开锁方法为:第一步,通过扫描二维码或者拨打400电话的方式获取开锁密码(开锁方法参见大吊牌提示);第二步,将密码锁按照ABCD顺序拨至开锁密码;第三步,按住侧面按钮将瓶盖向上打开。大吊牌记载的防伪密码锁查询方法为:方法1,手机扫描小吊牌卡上的二维码,进入防伪查询页面后按提示输入刮刮银涂层内的开锁防伪码后4位数字,获取开锁密码;方法2,刮开小吊牌卡上刮刮银涂层,拨打400-8301-318,按语音提示输入开锁防伪码获取开锁密码。卓霖公司按照吊牌标示的方法获取开锁密码并当庭打开其中一瓶酒的密码锁瓶盖,卓霖公司认为被控侵权的防伪密码锁开启时,必须通过扫描吊牌上的二维码或拨打电话获取密码,要到达该防伪目的,就需要将吊牌上的防伪编码与开锁密码一一对应,因此,被控侵权产品使用的方法落入了卓霖公司的专利权保护范围。

卓霖公司就被控侵权产品涉嫌侵害其四个专利权,对润泽公司、华美龙公司向一审法院提起四个案件的诉讼,支付了公证购物费1798元,公证费2000元;支付了本案律师费50000元。

卓霖公司起诉时向一审法院申请,对润泽公司在中国电信股份有限公司贵州号百信息服务分公司销售“臻享购”茅台酒的台账进行证据保全,一审法院作出(2015)筑知民初字第60号裁定书,于2015年12月17日进行了证据保全,并当庭向各方当事人出示了保全的证据:润泽公司于2015年1月至8月的《臻享购·118××4名酒在线业务结算单》,其中,“飞天茅台”的销售数量为372瓶,单价为899元,销售数额共计334428元。卓霖公司认为,中国电信股份有限公司贵州号百信息服务分公司未如实向法院提交相关证据材料,不足以证明润泽公司实际销售情况,故该证据不是润泽公司的全部销售数额。润泽公司认为“飞天茅台酒”有多种规格、多种销售渠道,并不是全部的“飞天茅台酒”均加盖防伪密码锁,卓霖公司未提交相应证据证明该证据中的“飞天茅台酒”加盖了防伪密码锁。

卓霖公司起诉时向一审法院申请,对润泽公司生产销售被控侵权产品的财务账册等相关证据材料进行证据保全,一审法院于庭前责令润泽公司提交其销售被控侵权产品的财务账册等相关凭据。润泽公司当庭提交了《2015年(118××4)销售明细表》,该明细表记载,润泽公司于2015年销售“飞天茅台”及其他品牌酒的销售数额共计1537884.3元,其中其他品牌酒的销售数额为15012.3元。润泽公司说明只有“118××4”平台销售的“飞天茅台酒”才有被控侵权的防伪瓶盖,该明细表记载的内容为润泽公司2015年所有的销售台账,其中“118××4”为笔误,只有部分“飞天茅台酒”涉及被控侵权产品。卓霖公司认为该明细表记载的润泽公司在2015年1月至8月销售数额为321842元,与法院证据保全调取的润泽公司销售数额334428元不一致,证据保全公证购买的被控侵权产品的情况在该明细表中有记载,其时间、数量、金额是对应的,故润泽公司销售的“飞天茅台酒”均是从118××4平台销售的。本院认为

一审法院认为,本案的争议焦点为:一、本案如何分配举证责任;二、华美龙公司提供的《密码锁对码作业指导手册》能否成为技术比对的依据;三、被控侵权生产方法是否落入涉案专利的保护范围;四、润泽公司关于其销售的“贵州飞天茅台酒”所使用的密码锁防伪瓶盖具有合法来源的抗辩是否成立;五、损失赔偿数额如何确定。

关于焦点一,本案如何分配举证责任。根据我国《专利法》第六十一条第一款“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”的规定,新产品制造方法的举证责任适用举证责任倒置规则,由被诉侵权人证明其产品制造方法不同于专利方法,而非新产品的制造方法适用“谁主张谁举证”的一般规定。因此,本案是否适用举证责任倒置规则的关键在于涉案防伪密码锁瓶盖是否为新产品。在本案第一次开庭时,卓霖公司以贵州省科技厅出具的鉴定意见证明涉案专利产品为新产品。在第二次庭审中,卓霖公司补充提供了其就密码锁防伪系统的创新基金项目(执行期为两年)、防伪密码锁瓶盖新技术推广应用等与贵州省科技厅、贵阳市工业和信息化委员会等签订的相关合同,以及贵州省经济贸易委员会出具的新产品新技术鉴定验收证书、贵州科技厅将卓霖公司的密码锁防伪系统登记为应用技术类科技成果等证据,这些证据体现了卓霖公司长期研发密码锁防伪瓶盖的事实,并且通过了贵州省经济贸易委员会的新产品鉴定。故一审法院认定涉案专利为涉及新产品制造方法的发明专利,润泽公司、华美龙公司应承担其生产密码锁防伪瓶盖的方法不同于涉案专利的举证责任。

关于焦点二,华美龙公司提供的《密码锁对码作业指导手册》能否成为技术比对的依据。一方面,从被诉侵权的防伪密码锁瓶盖的吊牌上记载的开锁方式来看,是通过扫描二维码或者拨打电话的方式输入防伪编码获取开锁密码,当庭开启密码锁的情况与吊牌记载的方式一致,这样的密码锁开启方式必然存在防伪编码与开锁密码的一一对应关系;另一方面,从《密码锁对码作业指导手册》记载的操作步骤来看,其对码、扫描验码等步骤体现了将吊牌上的编码与开锁密码一一对应的操作。同时,华美龙公司当庭作了被诉侵权产品生产方法与涉案专利的比对说明。因此,华美龙公司提供的《密码锁对码作业指导手册》可以结合其当庭比对说明作为本案技术比对的依据。

关于焦点三,被控侵权生产方法是否落入涉案专利的保护范围。卓霖公司主张的涉案专利独立权利要求的技术特征包括七个步骤,每一步骤为一项必要技术特征,将其与被诉侵权方法进行比对:

第1项必要技术特征对应被诉侵权方法的步骤(5),二者均是检查锁体能否打开,确定锁体质量是否正常,故该对应技术特征相同。

第2项必要技术特征对应被诉侵权方法的步骤(8),该必要技术特征通过每一箱捡一个锁体组成分组箱的方式,使得分组箱内的锁体密码不再相同;被诉侵权方法的步骤(8)记载的是将锁装入每层吸塑模中,虽然未描述每层吸塑模的锁体密码是否相同,但是被诉侵权方法的步骤(3)标注有同一箱内的初始密码相同的描述,而每层吸塑模锁体密码无此标注,且将锁装入每层吸塑模实际就是将锁体重新分组,结合华美龙公司当庭比对说明的不同点并不涉及每层吸塑模的锁体密码,可以确定每层吸塑模的锁体密码不相同。因此,该对应技术特征相同。

第3项必要技术特征对应被诉侵权方法的步骤(1),该必要技术特征采取将密码标与密码贴牌通过粘贴的方式制作密码标牌;被诉侵权方法的步骤(1)采用吊绳连接的方式将吊牌与标签链接。无论采用粘贴还是吊绳连接的技术手段,其目的都是为了达到将密码标与吊牌组合在一起的效果,而粘贴连接替换成吊绳连接并不需要创造性劳动。因此,该对应技术特征等同。

第4项必要技术特征对应被诉侵权方法的步骤(2)中穿吊牌的技术特征,二者均是将密码标牌与锁体窜在一起,故该对应技术特征相同。

第5项必要技术特征对应被诉侵权方法的步骤(3),二者均是对锁体上的密码条数字及与锁体连接的密码标进行扫描,并将扫描的数据保存在数据库中,故该对应技术特征相同。

第6项必要技术特征对应被诉侵权方法的步骤(6),二者均是对于对码扫描的验证,确保扫描密码标能够获取开锁密码,故该对应技术特征相同。

第7项必要技术特征对应被诉侵权方法的步骤(4)和(7),二者均是对于对码扫描的数量与质检扫描的数量是否对应所作的数据分析,确保这两个关键环节没有遗漏。该必要技术特征通过与密码标对应的箱标情况进行数量分析;被诉侵权方法描述为:“按操作人员或时间段可统计对码及扫描验码的数量”,而操作人员的录入情况在被诉侵权方法的步骤(3)中描述为:“选择操作员信息,以箱为单位……以一箱N个为单位扫描登记”,可见,操作员与箱标存在对应关系,在这种对应关系下,将通过箱标确定对码、质检数量替换为通过操作员确定对码、质检数量,实质上是相同的技术手段。故该对应技术特征相同。

除上述对应技术特征外,被诉侵权步骤(2)中关于将锁头和底座扣紧并锁上的技术特征(原因在于锁体结构上的差异),以及拨乱密码的技术特征是其较涉案专利多的2项技术特征。

综上所述,被诉侵权方法与涉案专利相比较多2项技术特征,有6项必要技术特征相同,有1项必要技术特征等同,故被诉侵权方法全面覆盖涉案专利,落入涉案专利的保护范围。对于华美龙公司窜吊牌等顺序不同的抗辩,一审法院认为涉案专利并未明确技术步骤的先后顺序,说明书记载的内容表明涉案专利要解决的技术问题在于将防伪编码与开锁密码进行有效绑定,也就是说,对码扫描因其是对标牌上的编码与锁体密码进行对应扫描而成为涉案专利的核心步骤,其他步骤均是确保该步骤的编码与密码准确对应。因此,涉案专利并无按特定顺序实施的限定,该顺序不同并不影响对被诉侵权方法落入涉案专利保护范围的判定。

关于焦点四,润泽公司关于其销售的“贵州飞天茅台酒”所使用的密码锁防伪瓶盖具有合法来源的抗辩是否成立。根据《中华人民共和国专利法》第七十条“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任”的规定,专利侵权产品的使用者、销售者在无主观过错,且其举证证明获取渠道合法的情况下免除赔偿责任。本案中,从润泽公司提供的《密码锁防伪瓶盖合作协议》的内容来看,华美龙公司搭建防伪查询系统,并保证防伪编码与开锁密码关联对应,是密码锁防伪瓶盖的生产者;润泽公司自行将密码锁防伪瓶盖安装于所应用的产品上,是密码锁防伪瓶盖使用者,其所举《密码锁防伪瓶盖订单》、产品发票等证据能够证明其取得被控侵权产品的方式合法,且华美龙公司亦认可。因此,一审法院认定润泽公司关于其销售的“贵州飞天茅台酒”所使用的密码锁防伪瓶盖具有合法来源的抗辩成立。卓霖公司提供《外呼中心项目合作协议》,主张因该协议的签约方贵州润泽恒隆贸易有限公司的股东李泽也是润泽公司的股东,润泽公司还派工作人员到其公司学习两周,故润泽公司了解卓霖公司的业务情况,具有侵权主观恶意。因证据不足,一审法院不予采信。

关于焦点五,损失赔偿数额如何确定。根据《中华人民共和国专利法》第六十五条“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难予确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”的规定,赔偿数额按照权利人的实际损失、侵权人的侵权获利、专利许可使用费合理倍数、法定范围四种方式确定,且四种确定赔偿数额方式存在依次递进的顺序关系。本案卓霖公司未举证证明其实际损失及润泽公司、华美龙公司因侵权所获得的利益,也没有提供可以参照的涉案专利许可使用费。考虑到卓霖公司无法掌握润泽公司生产销售被诉侵权产品的数量等相关资料,经卓霖公司申请,一审法院采取了证据保全措施,并责令润泽公司提交其销售被诉侵权产品的财务账册等凭据。保全的证据证明润泽公司2015年1月至8月通过“118××4”平台销售带有密码锁防伪瓶盖的“飞天茅台酒”的数额为334428元;润泽公司提交的证据记载该时间段的销售数额为321842元,全年销售包括“飞天茅台酒”的白酒数额1537784.3元扣除其他品牌白酒数额15012.3元,“飞天茅台酒”销售数额为1522772元。二者相比较,润泽公司在2015年1月至8月通过“118××4”平台销售带有密码锁防伪瓶盖的“飞天茅台酒”的数额,超过润泽公司提交证据记载的该时间段销售数额,因此,一审法院认定润泽公司2015年全年通过“118××4”平台销售带有密码锁防伪瓶盖的“飞天茅台酒”的数额至少是润泽公司提交证据记载的数额为1522772元,以单价899元计算,润泽公司2015年全年通过“118××4”平台销售带有密码锁防伪瓶盖的“飞天茅台酒”的数量至少是1693瓶。润泽公司关于其提交证据中“118××4”为笔误,只有部分“飞天茅台酒”涉及被诉侵权产品的陈述,一审法院不予采信。卓霖公司以其获得技术研究中心、知识产权试点企业、涉案专利方法产品参展国际物联网大会等证据证明其因被侵权造成损失,因这些证据不能证明其因被侵权受到的实际损失,一审法院不予采信。

考虑涉案发明专利的专利性及其价值、润泽公司销售带有密码锁防伪瓶盖的“贵州飞天茅台酒”的数量及金额、侵权行为的性质等因素;同时考虑润泽公司采取与卓霖公司相同的“118××4”平台销售“贵州飞天茅台酒”,其销售范围较广;就目前假冒茅台酒流通市场的状况而言,该专利方法产品为普通消费者选择到货真价实的高端酒提供了保障。一审法院酌定本案侵权赔偿数额为500000元。

本案卓霖公司因维权支出的公证购物费1798元,公证费2000元,律师费50000元,共计53798元,均有相应的票据佐证,并考虑到本案两次开庭,卓霖公司委托代理人差旅费实际产生的事实,酌情支持卓霖公司维权的合理费用60000元。

关于卓霖公司要求发表声明,消除影响的诉讼请求,因本案确定的赔偿数额足以弥补卓霖公司因被侵权所受到的损失,故不予支持该项诉讼请求。

综上所述,华美龙公司生产被诉侵权产品的方法落入了卓霖公司的涉案专利权保护范围,润泽公司销售了华美龙公司生产的带有被诉侵权方法产品的“贵州飞天茅台酒”,应承担相应的侵权法律责任。因润泽公司合法来源抗辩成立,依法不承担赔偿责任。据此,依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”、第六十一条第一款、第六十五条、第七十条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十七条“专利法第五十九条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容’,是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十一条之规定,一审法院判决:一、润泽公司立即停止使用侵犯卓霖公司专利号为ZL201110026××××.4的发明专利权的密码锁防伪瓶盖的行为;二、华美龙公司立即停止生产、销售侵犯卓霖公司专利号为ZL201110026××××.4的发明专利权的密码锁防伪瓶盖的行为;三、华美龙公司赔偿卓霖公司经济损失500000元;四、润泽公司、华美龙公司共同赔偿卓霖公司因维权支出的合理费用60000元;五、驳回卓霖公司的其余诉讼请求。案件受理费38800元,证据保全费30元,共计38830元,由卓霖公司负担8000元,润泽公司、华美龙公司负担30830元。二审裁判结果

本院二审对一审查明的事实予以确认。

本院认为,根据当事人的上诉请求、理由及答辩意见,本案二审争议的焦点问题是:一、被诉侵权方法是否落入涉案专利权的保护范围;二、原审判赔数额是否合法有据。

(一)关于焦点一,被诉侵权方法是否落入涉案专利权保护范围的问题。

首先,使用本案专利方法生产的密码锁防伪瓶盖是否为新产品及本案应否适用举证责任倒置。

如果一种产品制造方法专利的技术方案给使用该专利方法制造的产品带来了区别于专利申请日前同类产品的新的结构特征,则使用该专利方法制造的产品可以认定为专利法第五十七条第二款意义上的新产品。根据本案专利权利要求书和说明书的记载,本案专利提供了一种新的密码锁防伪瓶盖的对码生产方法。这种新对码生产方法将瓶盖上的防伪编码与瓶盖的开锁密码进行有效绑定,从而克服了现有技术的不足,是一种新型的防伪方式,使得使用该专利方法制造的密码锁防伪瓶盖形成了区别于本案专利申请日前同类产品的结构特征。这种新的结构特征导致使用本案专利方法制造的产品在质量和性能方面与本案专利申请日前同类产品具有明显差别。

卓霖公司在一审过程中提供了贵州省科技厅出具的鉴定意见、其就密码锁防伪系统的创新基金项目、防伪密码锁瓶盖新技术推广应用等与贵州省科技厅、贵阳市工业和信息化委员会等签订的相关合同,以及贵州省经济贸易委员会出具的新产品新技术鉴定验收证书、贵州科技厅将卓霖公司的密码锁防伪系统登记为应用技术类科技成果等证据,这些证据体现了卓霖公司长期研发密码锁防伪瓶盖的事实,并且通过了贵州省经济贸易委员会的新产品鉴定。据此,在没有相反证据的情况下,可以认定密码锁防伪瓶盖属于我国专利法所规定的新产品。根据我国《专利法》第六十一条第一款“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”的规定,新产品制造方法的举证责任适用举证责任倒置规则,华美龙公司依法应当就其生产被诉侵权产品的方法不同于涉案专利方法承担举证责任。

其次,华美龙公司提供的《密码锁对码作业指导手册》能否成为技术比对的依据。一方面,从被诉侵权的防伪密码锁瓶盖的吊牌上记载的开锁方式来看,是通过扫描二维码或者拨打电话的方式输入防伪编码获取开锁密码,当庭开启密码锁的情况与吊牌记载的方式一致,这样的密码锁开启方式必然存在防伪编码与开锁密码的一一对应关系;另一方面,从《密码锁对码作业指导手册》记载的操作步骤来看,其对码、扫描验码等步骤体现了将吊牌上的编码与开锁密码一一对应的操作。同时,华美龙公司当庭作了被诉侵权产品生产方法与涉案专利的比对说明。因此,华美龙公司提供的《密码锁对码作业指导手册》可以结合其当庭比对说明作为本案技术比对的依据。

第三,被诉侵权方法是否落入本案专利权利要求1的保护范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定,人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。本案中,将涉案被诉侵权方法的技术特征与卓霖公司主张保护的涉案专利权利要求1记载的全部技术特征进行一一比对,双方当事人均认可,除涉案专利要求记载的技术特征“(2)密码锁打乱分组”以及“(5)对码扫描”外,双方技术方案的其他技术特征均相同或等同。

对此,本院逐一分析如下:

关于“(2)密码锁打乱分组”,华美龙公司主张被诉侵权方法以箱为单位,且初始密码完全不同,不需要从每一箱中捡一个锁体放到分组箱里。卓霖公司则主张华美龙公司被诉侵权方法的技术特征8“装箱”包含了涉案专利“密码锁打乱分组”这一技术特征,两者的技术手段、功能及效果均完全相同。本院认为,专利第2项必要技术特征对应被诉侵权方法的步骤(8),被诉侵权方法的步骤(8)记载的是将锁装入每层吸塑模中,该技术最终所要达到的一一对应效果,可以推断上述每层吸塑模等同于分组箱,所要达到的目的即打乱分组。被诉侵权方法的步骤(3)标注有同一箱内的初始密码相同的描述,而每层吸塑模锁体密码无此标注,且将锁装入每层吸塑模实际就是将锁体重新分组,而最终对码完成后的密码锁的开锁密码需要与吊牌上的密码标进行一一对应,对密码锁进行打乱分组是必须的步骤,结合华美龙公司在一审庭审中陈述“为了防止同一箱体中的密码锁具有相同的密码,需要进行打乱分组操作”,以及华美龙公司当庭比对说明的不同点并不涉及每层吸塑模的锁体密码,可以确定每层吸塑模的锁体密码不相同。因此,被诉侵权方法包含密码锁打乱分组的步骤,该对应技术特征相同。

关于“(5)对码扫描”,华美龙公司主张被诉侵权方法是以箱为单位,同时录入该箱的密码,然后对箱内所有锁上配套吊牌的条码标签进行扫描。卓霖公司则主张被诉侵权方法与涉案专利方法均是对锁体上的密码条数字及与锁体连接的密码标进行扫描,形成一一对应关系后保存在数据库中,二者在本质上不存在任何区别。本院认为,涉案专利权利要求1的技术特征包含七个主要步骤,结合说明书记载的涉案专利的发明目的、采用的技术方案以及所要达到的技术效果等内容,可以确定涉案专利要解决的技术问题是将防伪编码与锁体密码进行有效一一对应绑定,即对码扫描步骤是对标牌上的编码与锁体密码进行对应扫描而成为涉案专利的核心步骤,其他步骤均是确保该步骤的编码与密码准确对应。卓霖公司涉案专利并无按特定顺序实施的限定,因此,华美龙公司被诉侵权方法的对码扫描方法的先后顺序即使与专利不同,二者的所采取的技术手段、实现的功能和达到的效果上实质并无差异,故该对应技术特征相同。

综上,被诉侵权方法与涉案专利权利要求1的技术方案进行比对,被诉侵权方法包含了与权利要求1全部技术特征相同的技术特征,被诉侵权方法全面覆盖涉案专利,已落入本案专利的保护范围。华美龙公司主张的两点区别均不成立,本院不予支持。

(二)关于焦点二,原审法院判赔数额是否合法有据的问题。

如前所述,被诉侵权方法已落入涉案专利权的保护范围,被诉侵权产品来源于华美龙公司,华美龙公司未能提供证据证明其实施涉案产品的行为有专利权人的合法授权或者有合法来源,故华美龙公司构成对涉案专利的侵犯,依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。本案中,因卓霖公司未能举证证明其实际损失及润泽公司、华美龙公司因侵权所获得的利益,亦无专利许可费可以参照,故一审法院综合考虑涉案专利系发明专利权、润泽公司销售被诉侵权产品的数额及数量、侵权行为的性质、销售方式、涉案专利在产品中的作用以及卓霖公司为调查、制止侵权所支付的合理费用等因素的基础上,酌定华美龙公司赔偿卓霖公司50万元,华美龙公司与润泽公司共同赔偿6万元并无不当。

综上所述,华美龙公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费2966元,由上诉人华美龙公司负担。

本判决为终审判决。审判人员

审判长朱进

审判员秦娟

审判员李道鸿裁判日期

二〇一七年六月三十日书记员

书记员刘紫寒

盈科律师代理“路灯灯具(PV-1单光源)”专利侵权案,胜诉

上诉人(原审被告):重庆极光电器设备有限公司。住所地:重庆市九龙坡区含谷镇建新工业园*号。

法定代表人:陈朝中,公司经理。

委托代理人:赵光华,重庆君毅律师事务所律师。

委托代理人:安夏,重庆君毅律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):孔玮,女,1983年2月6日出生,汉族,住江苏省。

委托代理人:肖航,北京市盈科(广州)律师事务所律师。审理经过

上诉人重庆极光电器设备有限公司(以下简称极光电器公司)因与被上诉人孔玮侵害外观设计专利权纠纷一案,不服贵州省遵义市中级人民法院(2018)黔03民初309号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理,现已审理终结。一审法院认为

孔玮向一审法院提出诉讼请求:1、判决被告赔偿原告经济损失及制止被告侵权行为所支付的合理开支共计人民币255235元;2、判令被告承担本案全部诉讼费用。被上诉人辩称

极光电器公司一审未针对原告的诉讼请求及理由作答辩。

一审法院认定事实如下:2007年2月14日扬州托普莱特照明器材配套有限公司获得国家知识产权局颁发的“路灯灯具(PV-1单光源)”专利号为ZL20063008××××.4的外观设计专利证书。2007年5月9日,涉案专利的专利权人由扬州托普莱特照明器材配套有限公司变更为江苏托普照明有限公司,2014年7月24日,专利权人由江苏托普照明有限公司变更为原告孔玮。涉案专利登记薄副本显示,该专利年费缴纳至2016年3月27日。2015年11月10日,专利权人孔玮许可常州市棱光照明电器有限公司以普通许可的方式使用涉案专利权,并进行了许可备案登记。截至本案起诉之日,该专利权已经期满终止,到期日为2016年3月27日。

原告孔玮与常州市棱光照明电器有限公司于2015年8月18日签订专利实施许可合同,约定许可方式为普通许可,许可费支付方式为385元/套(即常州市棱光照明电器有限公司每生产一套涉案专利产品,向权利人孔玮支付385元)。该合同履行过程中,常州市棱光照明电器有限公司于2015年10月21日向孔玮通过网银转账43120元,用途为专利使用费。2015年10月12日,孔玮通过江苏省镇江市国家税务局代开发票系统向常州市棱光照明电器有限公司开具发票一张,该发票金额为43120元,品目为专利使用费,备注为路灯PV-1共112套,每套385元。

2016年3月22日,江苏托普照明有限公司出具专利转让补充说明,载明“针对涉案专利自授权之日起所发生的侵权行为追究侵权责任的权利转让给孔玮;根据双方约定,专利权转让完成后,孔玮有权以自己的名义,以及委托任何第三方,针对发生于任何时间侵犯涉案专利的行为开展维权行动”。

江苏省南京市钟山公证处于2016年10月19日出具的(2016)宁钟证经内字第3288号公证书载明“2016年10月13日10时30分,公证人员李某、倪某王一源(原告委托的律师)来到G42蓉遵高速仁怀北。经现场清点,该路段自G42蓉遵高速仁怀北流沙岩隧道至隧道××发现××路灯,路灯上有极光电器公司的铭牌”。公证人员同时对涉案路灯从不同角度拍摄了多幅照片。

一审庭审中,经比对原告具有专利权的产品和涉案侵权产品的左视图、右视图、仰视图,发现专利产品与涉案侵权产品在主视图上,均呈现轮廓稍扁的半橄榄型,灯具背部轮廓呈弧形,中部三分之二处有人字形分叉,上分叉部分向灯具顶部延伸至灯具中部,下分叉部分向灯具底部延伸,与底部重合。在左视图、右视图中,专利产品与涉案侵权产品均呈半椭圆形,表面有不规则形状。在仰视图中,专利产品与涉案侵权产品均呈橄榄型,橄榄型内部含向内切边的椭圆,且椭圆左侧与外部橄榄型相切,椭圆内含一侧为齐平直线的小椭圆,橄榄型右侧尾部有弧线与直线构成的图案。

另查明,G42高速仁怀至赤水段于2013年11月28日通车并网运营。

一审法院认为,孔玮依法受让取得专利号为ZL20063008××××.4,名称为路灯灯具(PV-1单光源)的外观设计专利权,该专利权的有效期为2006年3月28日至2016年3月27日,在该有效期内,依法应受到法律的保护。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款关于“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条关于“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。”第十一条关于“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征;被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似”之规定,被诉侵权产品与专利产品在主视图、左视图、右视图、仰视图均极具相似性,因此,被诉侵权产品落入孔玮外观设计专利权的保护范围。

根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款关于“外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”、第六十五条关于“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”之规定,被告极光电器公司侵害了原告的外观设计专利权,孔玮未举证证明其实际损失的具体金额,但举出专利许可合同及常州市棱光照明电器有限公司向其交纳专利许可费的票据和银行流水,对此予以采信,酌情按照专利许可使用费的一倍确定本案的赔偿金额为235235元(611套×385元/套)。

原告主张的制止被告侵权行为所支付的合理开支,因其未提供证据证明其具体金额,不予支持。

被告极光电器公司经传唤无正当理由拒不到庭应诉,视为对相关诉讼权利的放弃,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定,依法缺席判决。

综上,依据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定,判决:一、被告重庆极光电器设备有限公司在本判决生效后十日内赔偿原告孔玮经济损失235235元;二、驳回原告孔玮其他诉讼请求。一审案件受理费5129元,由孔玮负担529元,重庆极光电器设备有限公司负担4700元。

极光电器公司上诉请求:1、依法撤销贵州省遵义市中级人民法院(2018)黔03民初309号民事判决,发回重审或查清事实后依法改判,驳回被上诉人的诉讼请求;2、一二审诉讼费由被上诉人承担。具体事实理由:(1)认定上诉人侵权的证据不足,因不能仅仅依据路灯上有极光电器公司铭牌就当然认定其侵权;(2)被上诉人未明确经济损失的金额,也未明确制止侵害行为的合理支出;(3)其并非因经传唤无正当理由不到庭,事实上其没有收到一审法院的开庭通知等法律文书;(4)被上诉人孔玮的委托代理人肖航系实习律师,其以律师名义参加一审庭审属于程序违法,本案应发回重审。本院查明

二审中各方没有提供新的证据。一审法院查明的事实,有相关证据予以证实,本院予以确认。

二审另查明,2018年7月25日、8月14日一审法院分别向极光电器公司通过邮政法院专递寄送了起诉状、应诉通知书、举证通知书、诉讼权利义务告知书等法律文书,但均被退回。2018年11月4日,一审法院到上诉人公司所在地进行调查,因上诉人公司已搬家致无法找到,随后于2018年12月2日,在人民法院报登载了向极光电器公司公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票,并定于在举证期限届满后的第3日(遇法定节假日顺延)上午9时开庭审理本案。

肖航实习期为2017年12月26日至2018年12月26日,2018年12月20日,广东省司法厅向肖航颁发了专职律师证,执业机构为北京市盈科(广州)律师事务所,执业证号为14401201810074886,有效期至2019年5月31日,也即2019年3月5日一审开庭时,肖航已具备律师执业资格。本院认为

本案二审争议焦点归纳为:1、上诉人是否构成侵权;2、若构成侵权,一审判决赔偿金额是否适当;3、一审缺席判决是否符合法律规定;4、孔玮的委托代理人肖航以律师身份参加一审诉讼,是否符合法律规定。

关于焦点一,根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。”第十一条“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征;被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似”之规定,本案中,被诉侵权产品与涉案专利在主视图、左视图、右视图、仰视图均极具相似性,因此,被诉侵权产品落入孔玮外观设计专利权的保护范围。

本案中,涉案路灯上有极光电器公司的铭牌,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果”的规定,在被上诉人已提交上诉人系侵权人的相关证据后,上诉人极光电器公司予以否认,但并未提交予以反驳的证据予以证明。据此,一审判决认定上诉人极光电器公司系侵权人并无不当。

关于焦点二,根据《中华人民共和国专利法》第六十五条“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”之规定,被上诉人孔玮虽未举证证明其实际损失的具体金额,但提供了经许可备案的专利许可合同即常州市棱光照明电器有限公司向其交纳专利许可费的票据和银行流水,证明该专利许可为每生产一套涉案专利产品支付专利许可费用为385元,据此,一审法院按照专利许可使用费的一倍确定本案的赔偿金额为235235元(611套×385元/套)符合法律规定。

关于焦点三,一审法院通过邮政法院专递向上诉人寄送了起诉状、应诉通知书、举证通知书、诉讼权利义务告知书等法律文书,在被退回的情况下,一审法院又亲自到上诉人公司所在地进行查找,因上诉人已搬家致无法找到,随后在人民法院报上进行公告。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决”的规定,一审法院缺席判决符合法律规定。

关于焦点四,2019年3月5日一审开庭时,被上诉人的代理人肖航已具备执业律师资格,其参与一审庭审活动符合法律规定。

综上,极光电器公司的上诉理由缺乏事实和法律依据,本院对其上诉请求不予支持。一审法院认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条之规定,判决如下:二审裁判结果

驳回上诉,维持原判。

本案二审案件受理费人民币4829元,由上诉人重庆极光电器设备有限公司负担。

本判决为终审判决。审判人员

审判长杨方程

审判员秦娟

审判员白帆裁判日期

二〇一九年七月十五日书记员

书记员王一伊

盈科律师代理“瓶盖(防伪2)”外观设计专利案,胜诉

上诉人(原审被告):深圳市感知华美龙物联网有限公司。住所地:深圳市南山区南海大道1029号万融大厦C座704号房。

法定代表人:宋渤海,该公司总经理。

委托代理人:吴末妮,广东泽正律师事务所律师。

委托代理人:卢嘉星,广东泽正律师事务所实习律师。

被上诉人(原审原告):贵州卓霖防伪科技有限公司。住所地:贵州省贵阳市高新区科技园2号楼8层。

法定代表人:周军,该公司董事长。

委托代理人:余清凯,北京盈科(贵阳)律师事务所律师。

委托代理人:贾君君,北京盈科(贵阳)律师事务所实习律师。

原审第三人:贵州润泽恒信科技有限公司。住所地:贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟H1-10-15-1号。

法定代表人:崔春生,该公司董事长。审理经过

上诉人深圳市感知华美龙物联网有限公司(以下简称华美龙公司)与被上诉人贵州卓霖防伪科技有限公司(以下简称卓霖公司)、原审第三人贵州润泽恒信科技有限公司(以下简称润泽公司)侵害外观设计专利权纠纷一案,不服贵州省贵阳市中级人民法院(2015)筑知民初字第62号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭对本案进行了审理,现已审理终结。上诉人诉称

上诉人华美龙公司上诉请求:撤销一审判决,改判驳回卓霖公司的全部诉讼请求,一、二审诉讼费用由卓霖公司负担。具体理由为:(一)原审判决认定事实错误,被诉侵权产品未落入涉案专利的保护范围。1、将本案的被诉侵权产品与涉案专利相比对,涉案专利为圆柱形设计,密码锁开关按钮位于瓶盖顶部,且瓶盖开口位于瓶盖的侧边;被控侵权产品的密码锁按钮位于瓶盖侧边,瓶盖整体为一体成型,底部为卡扣设计组合而成。被控侵权产品和涉案专利既不相同也不近似,以一般消费者的认知水平很容易进行区分。2、根据涉案专利主视图显示的商标和标签,“MELLOW”商标所有权人为华美龙公司,因此能够证明涉案外观专利的所有权人为华美龙公司。(二)原审判决判赔数额不合理,应当以瓶盖的自身价值为依据,而不能将瓶盖和“飞天茅台酒”的价值等同。被上诉人辩称

被上诉人卓霖公司答辩称:一审判决认定事实清楚,适用法律准确,请求二审驳回上诉,维持原判。具体理由为:(一)被诉侵权产品落入了涉案专利的保护范围。1、被诉侵权产品与涉案专利相近似;2、涉案专利上附有“MELLOW”标签与专利本身毫无关联,且该标签系涉案专利的非标志性设计。(二)原审判决判赔数额合理,华美龙公司具有利用涉案专利侵权的便利条件,存在主观恶意,给权利人造成巨大经济损失,理应承担相应赔偿责任。

卓霖公司向一审法院起诉请求:1、润泽公司、华美龙公司立即停止侵犯卓霖公司专利号为ZL20093030××××.8的外观设计专利权的行为,立即停止生产、销售、许诺销售侵权产品,并销毁用于生产侵权产品的模具、库存侵权产品及相关宣传材料;2、润泽公司、华美龙公司连带赔偿因其侵权行为给卓霖公司造成的经济损失及为制止侵权行为所支出的合理费用共计50万元;3、润泽公司、华美龙公司在“臻享购”网站的首页、“臻享购”微信公众号及法制日报上公开发表声明,消除因侵权行为给卓霖公司造成的不利影响(内容保留30日);4、润泽公司、华美龙公司承担本案全部诉讼费用。

一审法院认定事实:卓霖公司成立于2008年3月20日,经营范围包括密码锁防伪瓶盖系统的开发和销售等,该公司经贵阳市工商行政管理局贵阳国家高新技术产业开发区分局核准先后变更企业名称,2007年11月20日设立时企业名称为贵阳高新华美龙技术有限公司,随后变更为贵阳华美龙技术有限公司,2008年9月27日变更为贵阳高新华美龙技术有限公司,2011年8月9日变更为贵州卓霖高新科技防伪有限责任公司,2011年10月10日变更为卓霖公司。

国家知识产权局经案外人周军申请于2010年5月26日,授予“瓶盖(防伪2)”外观设计专利,该专利申请日为2009年2月17日,专利号为ZL20093030××××.8,专利权人为周军。后经周军申请,国家知识产权局于2012年7月26日核准变更专利权人为卓霖公司。卓霖公司向国家知识产权局交纳了专利年费,目前该专利在有效期内。该外观设计由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图组成。上述图片内容显示,该专利整体系顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖外套,瓶盖外部贴有华美龙公司图标并带有防伪条的标贴,上方有四个两两对应的波轮状密码锁和一个密码锁开关按钮,下方侧面有一个小孔。

卓霖公司为证明其因润泽公司、华美龙公司的侵权行为造成的损失,提供了其获得技术研究中心、知识产权试点企业、贵阳市第二届优秀专利三等奖(专利名称为“动态码防伪密码锁箱盒”)、质量管理体系认证、防伪密码锁系统及新产品推广应用立项、贵州省企业产品执行标准登记等证书,以及其防伪密码锁瓶盖参展第三届中国国际物联网大会的图片。

卓霖公司为证明润泽公司恶意侵害涉案专利权,提供了贵州卓霖名酒股份有限公司(甲方)、贵州润泽恒隆贸易有限公司(乙方)、润泽公司法定代表人崔春生(丙方)签订的《外呼中心项目合作协议》,该协议约定的项目主营业务包括整合118××4“真品购”外呼资源,应用118××4“真品购”客户数据,对成龙经典、神舟中国梦、马到成功等产品开展精准销售业务等,卓霖公司主张贵州卓霖名酒股份有限公司与卓霖公司系关联公司,贵州润泽恒隆贸易有限公司的股东李泽也是润泽公司的股东,在签订上述合作协议时,润泽公司还派了工作人员到卓霖公司学习两周,故润泽公司了解卓霖公司的业务情况。

润泽公司成立于2015年2月13日,其经营范围包括电子信息技术开发,销售日用百货、机械设备、机电设备、电子产品等。华美龙公司成立于1999年4月15日。润泽公司与华美龙公司签订的《密码锁防伪瓶盖合作协议》约定:华美龙公司为润泽公司使用的防伪密码锁搭建防伪查询系统,并为润泽公司使用的防伪查询软件开放查询接口(包含两张带编码和查询信息指南的吊牌);华美龙公司为润泽公司提供整套密码锁防伪瓶盖,保证密码锁上的吊牌与开锁密码锁关联对应;按双方确定的茅台酒防伪密码锁瓶盖的设计图样为准。

卓霖公司的委托代理人廖若希于2015年11月19日向贵州省贵阳市元盛公证处申请办理保全证据公证。当日,在贵阳市瑞金南路46号宏资大厦5楼该公证处511办公室内,在公证人员面前卓霖公司的委托代理人廖若希用手机拨打118××4电话,根据语音提示操作进入“118××4名酒在线销售”在“臻享购.118××4名酒在线”订购茅台酒2瓶,之后,在公证处楼下接收了订购的商品并支付价款1798元,取得《臻享购.118××4名酒在线销售》、《贵州增值税普通发票》各一份。该公证处公证员对上述购买及封存相关过程进行了拍照,并于2015年11月23日出具了(2015)黔筑元经字第3105号公证书。一审庭审中,经双方当事人确认封存完好后,当庭开启公证处封存的涉案实物“贵州茅台酒”包装盒,该酒的瓶盖上安装有密码锁防伪瓶盖。涉案产品整体为顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖外套,瓶盖外部印有“118××4真品购”醒目字样的标贴,上方有四个两两对应的密码锁,侧面上方有一个开关按钮,侧面下方有一个小孔。

卓霖公司认为,被控侵权产品与本案授权外观设计专利构成高度相似。润泽公司和华美龙公司则认为,虽然在整体上均为圆柱形,但二者不相同也不构成近似,主要体现在涉案产品密码锁开关按钮在侧面,与专利图片密码锁开关按钮在上方的设计不同,且涉案产品侧边无开口设计,而为一体成型,下方为卡扣设计,与专利图片的一体成型不同。

卓霖公司就被控侵权产品涉嫌侵害其四个专利权,向一审法院提起四个案件的诉讼,支付了公证购物费1798元,公证费2000元;支付了本案及另案两个案件律师费共计100000元。

卓霖公司起诉时向一审法院申请,对润泽公司在中国电信股份有限公司贵州号百信息服务分公司销售“臻享购”茅台酒的台账进行证据保全,一审法院作出(2015)筑知民初字第60号裁定书,于2015年12月17日进行了证据保全,并当庭向各方当事人出示了保全的证据:润泽公司于2015年1月至8月的《臻享购·118××4名酒在线业务结算单》,其中,“飞天茅台”的销售数量为372瓶,单价为899元,销售数额共计334428元。卓霖公司认为,中国电信股份有限公司贵州号百信息服务分公司未如实向法院提交相关证据材料,不足以证明润泽公司实际销售情况,故该证据不是润泽公司的全部销售数额。润泽公司认为“飞天茅台酒”有多种规格、多种销售渠道,并不是全部的“飞天茅台酒”均加盖防伪密码锁,卓霖公司未提交相应证据证明该证据中的“飞天茅台酒”加盖了防伪密码锁。

卓霖公司起诉时向一审法院申请,对润泽公司生产销售被控侵权产品的财务账册等相关证据材料进行证据保全,一审法院于庭前责令润泽公司提交其销售被控侵权产品的财务账册等相关凭据。润泽公司当庭提交了《2015年(118××4)销售明细表》,该明细表记载,润泽公司于2015年销售“飞天茅台”及其他品牌酒的销售数额共计1537884.3元,其中其他品牌酒的销售数额为15012.3元。润泽公司说明只有“118××4”平台销售的“飞天茅台酒”才有被控侵权的防伪瓶盖,该明细表记载的内容为润泽公司2015年所有的销售台账,其中“118××4”为笔误,只有部分“飞天茅台酒”涉及被控侵权产品。卓霖公司认为该明细表记载的润泽公司在2015年1月至8月销售数额为321842元,与法院证据保全调取的润泽公司销售数额334428元不一致,证据保全公证购买的被控侵权产品的情况在该明细表中有记载,其时间、数量、金额是对应的,故润泽公司销售的“飞天茅台酒”均是从118××4平台销售的。本院认为

一审法院认为,本案的争议焦点为:1、被控侵权产品是否落入涉案外观设计专利的保护范围;2、润泽公司、华美龙公司是否应承担赔偿责任;3、卓霖公司主张的侵权赔偿数额及维权费用是否合理合法;4、卓霖公司诉请停止侵权及登报消除影响的主张是否应得到支持。

关于焦点一,涉案ZL20093030××××.8“瓶盖(防伪2)”外观设计专利经国家知识产权局依法核准授权,且目前处于合法有效状态,后经国家知识产权局依法核准变更,卓霖公司为上述涉案专利权利人,其权利依法应受保护。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一款“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”之规定,判定被诉侵权产品与专利产品是否构成相同或相近似,应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中,结合涉案专利证书上的附图,可将涉案专利的设计要点分解为:1、整体上为顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖;2、瓶盖顶端有四个两两对应的波轮状密码锁;3、瓶盖上端侧方有一个密码锁开关按钮;4、下方侧面有一个小孔;5、瓶盖外部贴有华美龙公司图标并带有防伪条的标贴。将被诉侵权产品的设计方案可分解为:A、整体上为顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖;B、瓶盖顶端有四个两两对应的波轮状密码锁;C、瓶盖侧面偏上部位有一个密码锁开关按钮;D、下方侧面有一个小孔;E、瓶盖外部印有“118××4真品购”的标贴;将被诉侵权产品上述设计要点与涉案专利的相应设计要点进行比对,被诉侵权产品的设计要点A、B、D与涉案专利相应的设计要点1、2、4一一对应;对于C和E,与涉案专利相对应的3和5相比,均在瓶身有一个开关按钮和标贴,仅在开关按钮位置和正面图案的具体内容上存在差异。一审法院认为,涉案外观设计主视图上的标识,系可与瓶盖相分离的标贴,与被诉侵权产品印制标贴一样用于标示产品来源信息,在隔离比对整体观察时,尤其在整体设计方案中并非标志性设计要点,仅在标贴印制方式及具体文字有区别,不影响专利的整体设计效果,故,被诉侵权产品的设计要点E与涉案专利设计要点5无实质性差异。至于设计要点C中开关按钮位置差别,这在防伪瓶盖的整体设计中所占比例甚小,且在正常使用时不容易被直接观察到,对整体的视觉效果不产生显著影响,其与涉案专利设计要点3实质上相同。润泽公司、华美龙公司抗辩涉案专利为一侧开口设计,而被控侵权产品为一体成型,一审法院认为,涉案专利是套在酒瓶盖外部使用,该开口设计在正常状态下无法直接观察到,直观上也是一体成型,故,对于这一抗辩,依法不予采信。综上,通过整体观察和综合判断,二者的整体视觉效果无实质性差异,一审法院认定被控侵权产品与卓霖公司涉案专利构成相似,其落入了涉案外观设计专利的保护范围。

关于焦点二,润泽公司提交了其与华美龙公司签订的《密码锁防伪瓶盖合作协议》和《密码锁防伪瓶盖订单》,主张被控侵权产品来源于华美龙公司,华美龙公司也予以认可。对此,卓霖公司提供《外呼中心项目合作协议》主张因该协议的签约方贵州润泽恒隆贸易有限公司的股东李泽也是润泽公司的股东,润泽公司还派工作人员到其公司学习两周,故润泽公司了解卓霖公司的业务情况,其具有侵权的主观恶意,因证据不足,一审法院对此不予采信。依据《中华人民共和国专利法》第七十条“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任”之规定,润泽公司作为科技公司,其经营范围包括电子信息技术开发等,有经营涉案产品的相关资质,且卓霖公司未提供证据证明其有侵权故意,结合华美龙公司认可的《密码锁防伪瓶盖合作协议》和《密码锁防伪瓶盖订单》之内容,约定由华美龙公司向润泽公司提供整套密码锁防伪瓶盖,一审法院认为,润泽公司的合法来源抗辩成立,其不应承担赔偿责任。关于华美龙公司,根据一审庭审查明的请况,被控侵权产品来源于华美龙公司,华美龙公司也未提供证据证明其实施涉案产品的行为有专利权人的合法授权许或者有合法来源。故,一审法院认定华美龙公司实施涉案产品的行为侵害了卓霖公司的涉案外观设计专利权,应当依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

关于焦点三,根据《中华人民共和国专利法》第六十五条“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难予确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”之规定,赔偿数额按照权利人的实际损失、侵权人的侵权获利、专利许可使用费合理倍数、法定范围四种方式确定,且四种确定赔偿数额方式存在依次递进的顺序关系。本案中,卓霖公司未举证证明其实际损失及润泽公司、华美龙公司因侵权所获得的利益,也没有可以参照的涉案专利许可使用费提供。一审法院综合考虑涉案外观设计专利的专利性及其价值、认定的润泽公司销售被诉侵权产品数额及数量、侵权行为的性质等因素,酌定本案侵权赔偿数额为100000元。卓霖公司因维权支出的公证购物费、公证费、差旅费,因在一审法院受理的另案中均以支持,在本案中不再重复支持。关于律师费100000元,因包括本案在内三个案件有相应的票据佐证,平摊到本案为33333.33元,一审法院予以支持。

关于焦点四,关于卓霖公司要求发表声明,消除影响的诉讼请求,因本案确定的赔偿数额足以弥补卓霖公司因被侵权所受到的损失,故一审法院不予支持该项诉讼请求。

综上所述,被控侵权产品的外观设计落入了卓霖公司的涉案专利权保护范围,华美龙公司应承担相应的侵权法律责任;润泽公司销售被控侵权产品的行为,因其合法来源抗辩成立,应承担停止侵权和支付卓霖公司相应维权费用的民事责任。依据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第七十条、第六十五条和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定,一审法院判决:一、润泽公司、华美龙公司立即停止生产、销售侵犯卓霖公司专利号为ZL20093030××××.8的外观设计专利权的密码锁防伪瓶盖的行为;二、华美龙公司赔偿卓霖公司经济损失100000元;三、润泽公司、华美龙公司共同赔偿卓霖公司因维权支出的合理费用33333.33元;四、驳回卓霖公司的其余诉讼请求。案件受理费8800元,证据保全费30元,共计8830元,由卓霖公司负担1830元,润泽公司、华美龙公司负担7000元。二审裁判结果

本院二审期间,华美龙公司提交一份中止审理请求书及相关材料,拟证明其向国家知识产权局专利复审委员会对卓霖公司涉案专利提出无效宣告请求,并被准予受理,本案应当中止审理。1、国家知识产权局专利复审委员会受理华美龙公司申请宣告涉案外观专利无效的通知书;2、专利复审委员会口头审理通知书;上述1、2号证据拟证明卓霖公司的涉案专利权处于不稳定状态。3、华美龙公司《专利权无效宣告请求书》及其附件,拟证明卓霖公司的涉案专利不具备专利授权条件,属于无效专利。卓霖公司经质证,其对华美龙公司提交的上述证据材料的真实性、合法性和关联性均不予确认,认为华美龙公司是在答辩期间届满后方请求涉案专利权无效,根据相关法律规定,本案不应中止审理。

二审对一审查明的事实予以确认。

根据当事人的上诉请求、理由及答辩意见,本案二审争议的焦点问题是:一、本案应否中止诉讼;二、被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围;三、一审判决的赔偿数额是否合理。

(一)关于焦点一,关于本案应否中止诉讼的问题。

华美龙公司提交一份中止审理请求书及相关材料证明其向国家知识产权局专利复审委员会对卓霖公司涉案专利提出无效宣告请求,并被准予受理。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第二款“侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的,应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求”和第十条“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的,人民法院不应当中止诉讼,但经审查认为有必要中止诉讼的除外”之规定,华美龙公司在一审答辩期间届满后提出该申请,且现有证据不足以证明本案属于有必要中止诉讼的情况,故本案不应当中止诉讼。因此,对华美龙公司的该请求依法不予支持。

(二)关于焦点二,关于被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围的问题。

本院认为,卓霖公司是涉案ZL20093030××××.8“瓶盖(防伪2)”外观设计专利的权利人,卓霖公司的合法权利受法律保护。他人未经其许可,不得为生产经营目的制造、销售、许诺销售其专利产品。

《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律问题的解释》第十一条规定:“认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”。根据以上规定,判断外观设计是否相同或近似,应当以外观设计专利产品的一般消费者的认识水平和认知能力为标准,根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中,被诉侵权产品与涉案专利均是密码锁防伪瓶盖,为同类产品,可将二者进行比对。经比对,二者相同之处在于:1.整体上为顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖;2.瓶盖顶端有四个两两对应的波轮状密码锁;3.下方侧面有一个小孔。二者不同之处在于:1.密码锁开关按钮位置不同,被诉侵权产品瓶盖侧面偏上部位有一个密码锁开关按钮,涉案专利瓶盖上端侧方有一个密码锁开关按钮;2.标贴图案不同,被诉侵权产品瓶盖外部印有“118××4真品购”的标贴,涉案专利瓶盖外部贴有华美龙公司图标并带有防伪条的标贴。可见,被诉侵权产品与涉案专利的区别属于局部的细微差别,该差别不会对产品的整体视觉效果产生显著影响,以一般消费者的知识水平和认知能力,通过整体观察、综合判断,二者在整体视觉效果上无实质性差异,可以确认二者构成相近似。

关于华美龙公司主张“密码锁开关按钮位置不同”,《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律问题的解释》第十一条规定:“认定外观设计是否相同或者近似时,对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。”。本案中,在判断被诉侵权产品是否采用与涉案专利相同或近似的外观设计时,密码锁开关按钮属于不予考虑的技术特征;且密码锁开关按钮在防伪瓶盖的整体设计中所占比例甚小,在产品正常使用时不容易被直接观察到,对整体的视觉效果不会产生显著影响。因此,密码锁开关按钮不应在判断被诉侵权产品与涉案外观专利是否相同或近似时予以考虑。关于华美龙公司主张“被诉侵权产品为一体成型,涉案专利为一侧为开口设计”,因密码锁防伪瓶盖是套在酒瓶盖外部使用,涉案专利的开口设计在直观上也是一体成型,且在正常状态下不容易被直接观察到,二者整体视觉效果上基本无差异。关于华美龙公司主张“标贴图案不同”,涉案外观设计主视图上附有“MELLOW”标贴,因标贴系与瓶盖能够轻易分离的部分,标贴的作用在于标示产品来源信息,且标贴在整体设计方案中并非标志性设计要点,其是否存在的实际状态并不影响涉案专利的设计要点,将其分离后也不影响专利的整体设计效果,在隔离比对的情况下,被诉侵权产品与涉案专利整体视觉效果构成相近似。综上,原审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围并无不当,依法予以维持。华美龙公司的上诉理由不能成立,依法不予采信。

(三)关于焦点三,关于一审判决的赔偿数额是否合理的问题。

如前所述,被诉侵权产品已落入涉案专利权的保护范围,被诉侵权产品来源于华美龙公司,华美龙公司未能提供证据证明其实施涉案产品的行为有专利权人的合法授权或者有合法来源,故华美龙公司构成对涉案专利的侵犯,依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。本案中,因卓霖公司未能举证证明其实际损失及润泽公司、华美龙公司因侵权所获得的利益,亦无专利许可费可以参照,故一审法院综合考虑涉案专利系外观设计专利权、润泽公司销售被诉侵权产品的数额及数量、侵权行为的性质、涉案专利在产品中的作用以及卓霖公司为调查、制止侵权所支付的合理费用等因素的基础上,酌定华美龙公司赔偿卓霖公司10万元,华美龙公司与润泽公司共同赔偿33333.33元并无不当。

综上所述,华美龙公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费2966元,由上诉人华美龙公司负担。

本判决为终审判决。审判人员

审判长朱进

审判员秦娟

审判员李道鸿裁判日期

二〇一七年七月十四日书记员

书记员刘紫寒

著作权——如何认定文字作品侵权

我国著作权法及相关法律规定中并没有明文规定文字作品的侵权成立标准,司法实践中,“接触+实质性相似”是判定文字作品侵权的标准。

01

何为接触?

判断是否有接触作品从而复制该作品的可能,是被诉侵权作品侵权认定的第一步。

02

如何证明接触?

1.可直接证明:证明被诉侵权人曾阅读过、见到过、购买过、收到过作品;

2.可间接证明:被侵权作品在被诉侵权作品之前已通过发行、展览、表演、放映、广播等方式公之于众。接触也可以推定,对公众可以自行查阅、观看的作品,被诉侵权人在通常情形下有机会和可能接触被侵权作品可以推定为接触。如果存在被诉侵权人自身能力尚不足以创作出该作品、或者极短时间内以正常人难以做到的速度创作,也可推定为接触。在“琼瑶诉于正案”中,电视剧梅花烙于1994年4月13日在大陆地区开播,剧本虽没有以纸质版公开发行,但是其与电视剧几乎一致。因此剧本《梅花烙》可以看做是通过电视剧的放映而发表进而为公众所知悉,从而推定被告于正接触了剧本《梅花烙》。

03

何为实质性相似?

实质性相似法律意义是指被诉侵权作品与被侵权作品中的独创性表达相同或相似。

首先,要区分思想与表达的区别,即“思想与表达二分法”

1.思想:是指表现作品主体思想的题材、反映作品中心思想的主题、表现作品类型的体载等。如“狸猫换太子”、“偷龙转凤”的想法。 

2.表达:是指具有个性特征的角色,展示人物、时间、地点、时间起因、经过、结果的情节,关于故事基本框架的结构安排等。

著作权只保护思想的表达,不保护思想,任何人都可以根据相似的思想或公知信息作出独特的表达。

然后,根据抽象、过滤和比较三步法来判断实质性相似。1.抽象:是运用“思想与表达二分法”将作品中的“思想”与“表达”区分开来,如果二者思想不同,则不构成复制,如果思想相同,还不能就此认定侵权,还需要进一步比较二者的独创性表达是否相同或者实质相似。
2.过滤:是指将作品表达中不受保护的内容要素过滤出来,将虽然相同但是都属于公有领域的表达过滤出去,将唯一的或者非常有限的表达方式过滤出去。
3.比较:是指通过前面的抽象、过滤后,将剩余的属于作者独创性的表达和被控侵权作品进行比较,如果构成相似,则能被认定为侵权。

(本文作者:盈科韩佳琪律师)

如何划分专利技术特征

为何要划分技术特征

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第七条的规定,被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围,即构成专利侵权。

如何正确划分技术特征成为办理专利侵权纠纷案件中对法官和代理人而言是极为重要的一项工作。

何为技术特征

结合《专利审查指南》第一部分第二章第3条

“权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征,技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素,也可以是要素之间的相互关系”的规定及(2019)最高法知行终111号判决书的裁判意见,技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中,能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元。

在产品技术方案中,该技术单元一般是指产品的部件和/或部件之间的连接关系.

如何划分技术特征

根据(2017)最高法民申字3802号判决书“本院认为,本案的关键在于恰当划分技术特征以便正确地进行技术特征比对。技术特征的划分应该结合发明的整体技术方案,考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元”及(2016)京行终3580号判决书“技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中,能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。认定区别技术特征要着眼于技术功能和技术效果,不能单纯的依据权利要求记载的技术特征和对比文件的特征的文字表述,不能机械的把特征文字记载的字面差异认定为区别技术特征”的裁判意见,划分技术特征需要考虑以下方面:

①划分技术单元。在产品技术方案中,一般是指产品的部件和/或部件之间的连接关系,在方法技术方案中,该技术单元一般是方法步骤或者步骤之间的关系。

②技术单元或其组合能够相对独立地执行一定的技术功能,并能产生相对独立的技术效果。

③要着眼于技术特征实现的技术功能和技术效果

根据上述要求,为方便理解,以(2017)最高法民申3802号

案例为例:   

本案中,涉案专利权利要求1关于“其(调节拉杆)两端分别套设有弹簧,在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”的记载所实现的功能是:当需要调节椅体高度时,对调节拉杆产生回复力,使得销体和卡槽扣紧。可见,“套体”虽然是一个部件,但其功能和效果必须依赖于弹簧的配合才能实现,两者相互配合才能在整体技术方案中发挥作用。因此,在涉案专利权利要求1中,套体本身无法实现相对独立的功能,不宜作为一个独立的技术特征对待。在将涉案专利权利要求的技术特征与被诉侵权产品的相应技术特征进行比对时,应当将“其两端分别套设有弹簧,在弹簧的外围套设有孔径小于弹簧直径的套体”作为一个独立的技术特征进行比对,而不是将“套体”作为一个独立的技术特征进行比对。对比涉案专利权利要求1关于“其(调节拉杆)两端分别套设有弹簧,在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”的技术特征与被诉侵权产品的相应特征,被诉侵权产品是通过在调节拉杆两端设置销轴并挂设弹簧的方式实现相应的功能,而涉案专利则是通过在调节拉杆两端设置套体并套装弹簧的方式实现相应功能。两者虽然不属于相同的技术特征,但是无论是利用弹簧的拉伸原理调节座椅,还是采用弹簧的压缩原理调节座椅,均是利用了弹簧具有回复力的基本性质,手段基本相同,实现利用其回复力使得销体和卡槽扣紧的功能,并且两者所能达到的效果基本相同。而且,采用弹簧拉伸还是压缩的方式对于本领域普通技术人员来说是容易联想到的。因此,两者属于等同技术特征。

评析:

上述案件专利权利人权利要求1“其(调节拉杆)两端分别套设有弹簧,在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”应划分一个技术特征,而不是将套体作为一个技术特征的原因在于,套体作为一个技术单元(产品部件),无法能相对独立地执行一定的技术功能且未能产生相对独立的技术效果。套体需要结合弹簧才能实现“当需要调节椅体高度时,对调节拉杆产生回复力,使得销体和卡槽扣紧”的功能和效果。因此,划分产品技术方案需考量划分技术单元、技术单元或其组合能够相对独立地执行一定的技术功能,并能产生相对独立的技术效果、要着眼于技术特征实现的技术功能和技术效果等三个方面。

(本文作者:盈科陈银宇律师 来源:微信公众号 盈科贵阳律师事务所)

一分钟带你了解驰名商标

什么是驰名商标?

驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有极高声誉的商标。驰名商标的认定,应当是有权处理的行政及司法机关,根据当事人认为其被相关公众所熟知的商标的权利受到侵害时,继而申请对其商标予以驰名商标保护的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行的认定。

02

可被认定驰名的

商标及保护模式

可被认定驰名的商标包括:(1)未注册商标;(2)已注册商标。未注册商标的保护是采取本领域保护,而已注册商标的保护则可以跨领域保护。

03

驰名商标认定保护

的途径及认定机构

驰名商标认定保护申请均需要通过具体案件向有关机构提起,而不能在无任何案件依托的情况下直接仅提交驰名商标认定保护申请。驰名商标认定保护的机构如下:

(1)国家知识产权局,申请人可通过商标异议、评审或行政查处案件向国家知识产权局提交驰名商标认定保护申请。

(2)法院,申请人可通过商标行政诉讼及民事诉讼中提交驰名商标认定保护申请。

04

六组证据可以作为

驰名商标的证据材料

1、证明商标注册及使用情况的证据;

2、证明商标商品或服务产品(至少近3年)生产销售情况的证据;

3、证明商标商品或服务产品(至少近3年)广告宣传及媒体报道等情况的证据;

4、证明该商标获奖情况及排名的证据;

5、证明该商标有受保护记录的证据;

6、证明商标驰名的其他证明文件。

(本文作者:盈科魏依然律师 来源:盈科贵阳律师事务所)

盒马夫人、小姐、爸爸等商标被抢注,如何解读“不以使用为目的的恶意注册商标”?

1月12日,盒马鲜生官方微博发布消息称:盒马夫人、盒马小姐、盒马爸爸、盒马兄弟等多枚与“盒马”近似的商标被抢注,并表示已经就上述商标向国家知识产权局商标局提出异议,希望申请以上商标的企业主动撤回申请,如有侵权行为,将采取维权措施。

近年来,诸多知名企业的商标不断遭遇“搭便车”、“傍名牌”,为此,实践中不少企业纷纷建立了以主商标为核心、以防御商标和联合商标为保护的商标防御系统。如2020年10月底,海底捞公司新增注册了近1000枚商标,包括“池底捞”、“渠底捞”、“清底捞”、“上海底捞”、“海底捡”、“三每底手劳”、“还想捞”等。又如,电影《哪吒之魔童降世》在获得47亿票房后,出品方北京光线影业有限公司申请了1800余件与电影《哪吒》相关的防御性商标。

2019年我国《商标法》修改后,原第四条新增了:“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”,并明确第四条可以作为实体条款适用在商标审查、异议、无效宣告等程序中,但对于如何认定“恶意”,该条没有给出明确的指引。从立法目的上看,“不以使用为目的的恶意商标注册申请”主要是为了规制恶意申请、囤积注册的商标注册行为,而不包括防御商标的注册。本文旨在结合实际案例,对《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的理解与适用进行法律分析。

作者 |  北京盈科(上海)律师事务所

竞争与监管法律事务部  姚华律师团队
典型案例分析

根据国家知识产权局在中国商标网公开的【商评字[2019]第0000251009号《关于第31473360号“JOY@ABLE”商标驳回复审决定书】的相关内容,国家知识产权局明确了《商标法》第四条在具体执行中的部分内容,并使该案入选了《2019年度商标异议、评审典型案例》。

决定书要旨:

国家知识产权局商标局基于第31473360号“JOY@ABLE”商标申请人的商标异常申请行为——在全部的45个商品及服务类别上共注册了929件商标,其中2018年至2019年不足九个月的时间内就申请注册了约500余件商标,认定:申请人短期内大量申请注册商标的行为明显超出了生产经营的正常需要,且申请人不能解释其注册行为具有合理性和正当性,申请商标已构成《商标法》第四条所指情形。

主要裁定理由:

其一,《商标法》第四条第一款所规定的:“……不以使用为目的恶意商标注册申请,应当予以驳回”不仅仅是原则性条款,在商标注册申请行为构成本条款所指情形时,可以直接援引该条款作为法律依据作出决定。在“JOY@ABLE”商标驳回复审案中,最终国家知识产权局根据第四条、第三十条两个实体条款,驳回了申请商标在复审服务上的注册申请。

相比之下,《商标法》第七条的“诚实信用”条款作为原则性规定一般不会直接被商标局援引,而是会引用具体条款如:第十三条、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款等作出相应的决定,但第四条第一款可以直接援引作为裁定的依据。

其二,适用商标法第四条需要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件,综合考量以下因素:

(1)申请人的具体情况;

(2)申请人的商标申请注册量及申请注册类别宽度和时间跨度;

(3)申请人名下商标的标识构成;

(4)申请人是否有合理的抗辩事由。

第一,申请人的具体情况,应依据申请人的复审理由和证据,审查其经营范围、实际状况、行业特点,初步判定其商标注册申请是否符合生产经营活动的实际需要、是否具有真实的使用意图,以区分商标囤积、商标储备及防御性注册。就本案而言,申请人是一家贸易公司,但其申请注册的商标涵盖了商品及服务区分表中所有的类别,明显超出了其正常的经营范围,也和其行业特点、公司的实际经营情况不符。这种申请注册行为不具备防御性注册或商标储备的合理性。

第二,考虑申请人的商标申请注册量及申请注册的类别宽度和时间跨度。国家知识产权局指出:数量只是考察因素中的基本考量因素,应同时参考商品及服务类别的跨度,以及是否涉及某些行业的专业属性或资质等其他因素综合考虑,来推定申请人商标注册在数量上是否具有合理性。就本案而言,申请人名下共有929件商标注册申请,注册申请涉及45个不同的类别,其中还包含了有较强行业属性及资质要求的特殊类别,如第1类工业用化学品等商品、第36类保险咨询等服务、第38类无线广播服务等。特别是其中500多件商标申请注册的时间段集中在2018年5月至2019年1月期间,上述注册行为在量上的合理性难以解释。

第三,综合分析申请人名下商标的标识构成。重点关注是否存在大量模仿、抢注他人驰名商标或较高知名度商标,大量抢注知名人物姓名、知名企业商号,大量囤积地名、风景区名称、山川名称等公共资源,以及针对同一企业驰名商标或其他较高知名度商标反复恶意抢注等行为。

最后,申请人的抗辩理由。申请人若能有证据证明其申请的商标具有使用的目的,有合理来源,或没有主观恶意,则不构成《商标法》第四条的相关情形。本案中,申请人在复审理由中称,其公司的主商标为“赏目”、“悦能”,均为服装品牌,申请人申请注册的商标均为上述商标的扩展注册,且申请人强调自己并没有商标售卖行为。

对此,国家知识产权局经审理认为,第一,申请人在其所有的900多件商标中,“赏目”及“悦目”系列商标仅占其商标总数的一小部分,申请人在其他不同类别还大量注册了“鱼小双”“把美”“万赏”等商标,上述商标均与其自称的主商标没有直接关系。第二,申请人还大量申请注册了“V++”“J++”“Q++”等简单字母及符合组合的商标,以上商标不符合商业使用习惯,也无法解释其注册的合理性。申请人将其申请注册大量商标的行为解释为其主商标的扩展注册,与事实不符。第三,并不能以申请人有无商标售卖行为来当然推定申请人的行为系属正当。申请人的商标注册申请及对其名下商标权的处分是一个动态过程,商标售卖只是其中最直接的一种明确不以使用为目的、具有恶意的表现形式。故申请人的理由不属于合理的抗辩事由。2
“不以使用为目的的恶意注册”的认定思路分析

其一,对于“恶意”与“不以使用为目的”的关系解读。根据司法部部长对于《商标法》修正案(草案)的说明,《商标法》第四条的新增内容原本没有“恶意”的条件,原文是“不以使用为目的的商标注册申请,应当予以驳回”。但依据全国人大宪法和法律委员会所作的审议结果报告指出,考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况,对此类申请不宜一概予以驳回。因而,最终通过的文本在“商标注册申请”前增加了“恶意”一词加以限定。

这一立法过程表明:第一,“不以使用为目的”的商标注册申请并非都属于恶意,防御商标的注册就是一个典型的例外;第二,“恶意”申请商标注册的情形也不仅限于“不以使用为目的”,存在使用目的、甚至已经实际使用的注册申请也同样可能出于恶意,如构成《商标法》第三十二条的相关情形;第三,“不以使用为目的”与“恶意”是两个不同的条件,不能解释成谁包含谁或互为包含的关系;第四,适用这一规定必须同时具备“不以使用为目的”和“恶意”两个条件,也就是说“不以使用为目的”申请中的非“恶意”部分,以及“恶意”申请中“以使用为目的”的部分,都不属于这一规定的适用范围。

考虑到这一规定的立法目的主要是为了防止商标的不当囤积,应认为此处的“恶意”并不是与“不以使用为目的”并列的两个独立的适用条件,而是在“不以使用为目的”的情形下的“恶意”

商标注册保护的主要目的是鼓励企业在品牌建设上进行投资,为社会提供质量稳定可靠的商品和服务。申请人注而不用,造成了公共资源的浪费,需要具备正当理由。根据前文所述典型案例的意见,对于“明显超出正常生产经营需要”的申请注册,申请人如不能解释其注册行为具有合理性和正当性,申请商标构成《商标法》第四条所指情形。从反面来说,《商标法》第四条其实是为“不以使用为目的申请注册”规定了一个例外,避免把有正当理由的“不使用”也纳入到禁止的范围。因而,在适用上,应先确定争议的商标申请注册行为属于“不以使用为目的”,再认定有无“恶意”。

其二,对于“不以使用为目的”的认定标准。根据典型案例的意见,对于这一要件,一般可以根据申请人申请商标注册的情况来推断申请人是否有使用目的。申请商标注册的情况主要有两个方面:一是商标的数量和注册时间宽度;二是商标的使用范围。短时间内,申请注册的商标数量越多,商标所使用的商品种类越多,申请人实际使用的可能性就越低,属于“不以使用为目的”的情形的可能性就越大。而要使这种推断具有合理性,商标局必须考虑申请人的生产经营规模、经营范围、实际状况、行业特点。企业规模越大,多元化经营的可能性就越大,涉及到商品种类就越多,同一种商品的规格或型号就越多,“以使用为目的”的可能性就越大。

(本文作者:盈科姚华律师团队 来源:微信公众号 企业法律合规)

商业方法申请专利的路径分析

商业方法能申请专利吗?

01

单纯的商业方法不能申请专利

《中华人民共和国专利法(2020 修正)》第二十五条规定:“对下列各项,不授予专利权:

(1)科学发现;

(2)智力活动的规则和方法;

(3)疾病的诊断和治疗方法;

(4)动物和植物品种;

(5)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质;

(6)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。

《专利审查指南》指出:如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法,且不包含任何技术特征,则这项权利要求属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法,不应当被授予专利权。例如,一种基于抽象算法且不包含任何技术特征的数学模型建立方法,属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的不应当被授予专利权的情形。再如,一种根据用户的消费额度进行返利的方法,该方法中包含的特征全部是与返利规则相关的商业规则和方法特征,不包含任何技术特征,属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的不应当被授予专利权的情形。

又如,某专利申请请求保护一种商品或服务的促销方法,其特征在于该方法采用在销售商品或推销服务过程中增加售后答题环节、抽奖环节或者有奖问答环节来促进商品或服务的销售量;其方案中不包含任何技术特征,属于典型的单纯商业方法专利申请。(另一个角度来看,从专利“三性”角度来说,上述的“促销方法”,也不符合“新颖性”的要求,因为该种促销手段本身就是行业内公知的手段或者技术)。

02

利用商业方法并且结合一定的技术或者设备可以申请发明专利

《中华人民共和国专利法(2020修订)》第二条第二款规定:“发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。故方法可以成为专利权的客体。

《专利审查指南》6.1.1关于“发明在商业上获得成功”部门明确:

如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征,还包含技术特征,该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,则不应当依据专利法第二十五条第一款第(二)项排除其获得专利权的可能性。

如果要求保护的权利要求作为一个整体不属于专利法第二十五条第一款第(二)项排除获得专利权的情形,则需要就其是否属于专利法第二条第二款所述的技术方案进行审查。

对一项包含算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于技术方案进行审查时,需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。如果该项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段,并且由此获得符合自然规律的技术效果,则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。例如,如果权利要求中涉及算法的各个步骤体现出与所要解决的技术问题密切相关,如算法处理的数据是技术领域中具有确切技术含义的数据,算法的执行能直接体现出利用自然规律解决某一技术问题的过程,并且获得了技术效果,则通常该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。

例如,如果权利要求中的算法应用于具体的技术领域,可以解决具体技术问题,那么可以认为该算法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系,该算法特征成为所采取的技术手段的组成部分,在进行创造性审查时,应当考虑所述的算法特征对技术方案作出的贡献。

再如,如果权利要求中的商业规则和方法特征的实施需要技术手段的调整或改进,那么可以认为该商业规则和方法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系,在进行创造性审查时,应当考虑所述的商业规则和方法特征对技术方案作出的贡献。

03

商业方法只能申请发明专利,不能申请实用新型专利

《专利法》第二条第三款规定“实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。因此,实用新型专利只保护产品。所述产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体。

一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。

综上,单纯的商业方法申请是指该方法类申请未包含任何技术手段、信息手段或实体设备,以单纯的商业方法为主题的就发明专利类型进行申请,是不能够成功申请到发明专利的,但是利用商业方法并且结合一定的技术或者设备(如信息化技术)专门去解决某一领域的问题进行申请专利则可能申请成功。

结合、依托于某技术或设备的商业方法则不属于单纯的商业方法。例如,上面的专利申请,请求保护一种商品或服务的促销方法,其特征在于该方法采用QQ、微信、抖音等平台交互式设计,让顾客填写相关信息数据,所有数据最后在终端服务器中汇总,再通过服务器中设定好的程序进行大数据检索或者通过提前设计好的计算公式演算,然后再将最终结果反馈给顾客或者商家,达到促进商品或服务的促销目的;方案中包含了通过网络平台的交互设计、大数据检索方法、信息数据计算公式、实现服务器与客户端的信息连接互动的技术特征,则不属于单纯商业方法。

商业方法的创新可以依据专利法获权,从而掌握竞争主动权和优势,涉及商业管理、交易支付方案、采购、融资投资、税务、保险、保健服务、旅游服务、法律服务等领域的商业方法均可通过与一定的技术或者设备(如信息化技术)的结合,从而满足申请专利的基本要件。

商业方法如何申请专利

01

关于商业方法进行发明专利申请的相关案例

案例:李某与国家知识产权局行政一审案件[ 案例来源于中国裁判文书网 (2018)京73行初13207号判决书]

原告:李某

被告:国家知识产权局

基本案情:原告李某不服被告原国家知识产权局专利复审委员会(简称原专利复审委员会)于2018年10月23日作出的第XXXXXXX号复审决定书(简称被诉决定),于法定期限内向法院提起行政诉讼。因国家部委调整,由国家知识产权局继续行使由原专利复审委员会行使的职权,并作为本案被告参加诉讼。被诉决定系原专利复审委员会针对原告李某拥有的名称为“一种在线法律咨询的方法及系统”第XXXXXXX号发明专利(简称本专利)所提复审申请而作出的。原专利复审委员会在该决定中认定:本申请不符合《中华人民共和国专利法》(简专利法称)第二十二条第三款的规定,据此,维持国家知识产权局于2018年5月31日对本申请作出的驳回决定。

原告李某认为:

一、本申请是商业模式专利,不宜用产品、方法专利审查标准来审查。对商业模式专利的审查、比对,应该看该专利与对比文件是不是同一行业、同一领域、同一应用场景、处在产业链条同一阶段,两者的实施目的、实施过程、实现目标、要解决的问题、参与主体、实施方法是否基本一致,从而判断其是否具有创造性。

二、被诉决定应当适用2020年2月1日起施行的《专利审查指南》第二部分第九章第6.1.3关于新颖性和创造性的相关规定进行审查,被诉决定沿用原有审查方法,属于适用法律有误。请求法院依法予以撤销,并责令被告重新作出决定。

被告国家知识产权局辩称:被诉决定认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,原告的诉讼理由不能成立,请求驳回原告诉讼请求。

本案争议焦点:本专利是否符合专利法第二十二条第三款之规定。(即专利法第二十二条第三款规定,创造性,是指同现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。)

关于本专利相关技术特征是否具备创造性,法院对此的判断总结如下:

1.为方便用户使用,同时开发PC端和手机端,这为本领域公知常识,不具备创造性。

2.法律顾问管理模块的主要功能是管理法律顾问基本信息,众所周知,法律顾问除律师外,还包含其他具备法律相关知识的人群,本领域技术人员不难想到吸纳除律师之外的其他法律相关人士作为法律顾问。因此,不具备创造性。

3.为了更好地实现咨询功能,给用户提供一定的模板(问题表、问题的类别表),帮助其描述问题并提供相关文件,是本领域公知常识。因此,也不具备创造性。

4.问题列表是按照时间顺序还是其他属性排序是本领域技术人员的惯用手段。本领域技术人员可以根据实际需要设定问题处于公开还是保密状态、回答问题者是否可以看到彼此的回复以及具体信息的范围。在平台没有解决提问者的问题时,收取少量费用并退换大部分费用,属于惯用手段。因此,也不具备创造性。

5.提供多种咨询时限,供用户选择,是本领域技术人员的惯用手段。为自动实现时限判断,系统提供截止时间和倒计时功能,是本领域公知常识。因此,也不具备创造性。

6.律师星级评分为五级,律师回答的问题数量越多,被点赞的数量达到一定的数值,则该律师用户的星级水平将会增加,相当于“所述咨询服务评价模块,参与咨询次数与被选中次数之比能够体现律师的星级水平,本领域技术人员容易想到将法律顾问参与咨询次数和被选中次数之比作为晋级参数以及按照等级列表来让用户选择法律顾问;为所有用户设置默认初始等级属于公知常识。因此,也不具备创造性。

7.账户充值功能,在线支付方式包含支付宝、财付通、微信等方式,为了保证交易安全,为第三方支付平台设置平台转扣和退回功能是本领域公知常识。为咨询费设置起点、上限及多次咨询折扣服务,也是本领域技术人员的惯用手段。因此,也不具备创造性。

判决书中,法院还针对关于原告主张商业方法专利的审查标准不同进行了专门的解答。法院认为,无论何种专利,包括商业方法专利应符合专利法相关规定才能获得授权,包含商业规则的权利要求,判断其创造性,亦应当以其技术特征为审查基础。由此可见商业方法专利结合相关的技术特征,并且满足“三性”的要求是可以成功申请到专利授权的。

02

关于商业方法申请发明专利的形式要件

(一)请求书

1.发明的名称;

2.关于发明创造及专利申请相关权利人与机构;

3.申请文件及附加文件清单;

4.其他事项。

(二)说明书(专利申请文件中最重要的核心文件)

1.发明名称;

2.发明所属技术领域;

3.有用的背景技术;

4.发明的目的;

5.发明的内容;

6.发明的优点及积极效果;

7.有关发明的附图及说明;

8.发明的最佳实施方案。

(三)权利要求书

用以确定申请人请求专利保护的范围,即用简要方式写明发明的技术特征。

(四)摘要

摘要是对说明书内容的简短说明。

三、关于商业方法申请发明专利的实质要件

《中华人民共和国专利法(2020 修正)》第二十二条规定:“授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性”

《专利审查指南》就商业方法申请发明专利的实质性审查要件进一步作了规定:

新颖性和创造性的审查

对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行新颖性审查时,应当考虑权利要求记载的全部特征,所述全部特征既包括技术特征,也包括算法特征或商业规则和方法特征。

对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时,应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段,并且能够获得相应的技术效果。

说明书的撰写:

包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请的说明书应当清楚、完整地描述发明为解决其技术问题所采用的解决方案。所述解决方案在包含技术特征的基础上,可以进一步包含与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征。

说明书应当清楚、客观地写明发明与现有技术相比所具有的有益效果,例如质量、精度或效率的提高,系统内部性能的改善等。如果从用户的角度而言,客观上提升了用户体验,也可以在说明书中进行说明,此时,应当同时说明这种用户体验的提升是如何由构成发明的技术特征,以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的。

(本文作者:盈科徐秉晖律师 来源:微信公众号 盈科成都律所)