最高人民法院知识产权法庭公开了案号为（2022）最高法知民终124号的利侵权案件的裁定，该裁定涉及的专利权稳定性存在明显不足，但法院还是以“驳回起诉”的方式裁定结案。也就是说，该专利侵权纠纷还是要等待“专利确权程序的结果”，再进行最终解决。

这就引出一个问题，在专利侵权诉讼中，即使涉及的专利权有明显的稳定性缺陷，法院仍然还是要依赖专利确权程序确定涉及专利权的效力，并等待确定程序的结果，再对专利侵权争议进行最终处理。

既然涉及专利权有明显的稳定性缺陷，为什么法院不直接处理呢？为什么还要等确权程序的结果呢？以下尝试探索分析如下：

01 案例简介

2017年，专利权方同日提交两件实用新型专利申请，并经审查后分别获得实用新型专利权。其中，一件名称为“一种动态密码USB线材”（简称“本案专利”），另一件名称为“一种动态密码墙壁充电器”（简称“关联专利”）。“本案专利”和“关联专利”为同日申请的专利，除了前者为AC插头，后者为USB插接头外，二者专利保护技术方案其他的技术特征均相同（共同技术特征，如图1所示）。

图1 “本案专利”和“关联专利”逻辑图

后来，国家知识产权局针对“关联专利”做出专利权无效宣告决定，宣告“关联专利”无效（该无效决定通过专利确权程序确认）。

虽然关联专利被宣告无效，但专利权方仍然以“本案专利”为权利基础针对被诉侵权方提起侵权之诉，并要求停止侵权、赔偿损失。

 侵权之诉一审判决认为：

● （1）对于“本案专利”和“关联专利”，二者仅有的区别为USB插接头还是AC插头，且USB插接头和AC插头均用来连接外电源，属于公知常识，故“本案专利”和“关联专利”属于实质上的同一技术方案；

●（2） “关联专利”经专利无效请求程序和行政确权程序，已经被宣告全部无效。基于“关联专利”无效程序中所使用的对比文件，同样可以得出“本案专利”与现有技术相比不具有实质性特点和进步的结论。

● （3）在此种情况下，如果仍然要求针对“本案专利”另行启动专利无效程序及后续的行政诉讼程序，明显增加了当事人的纠纷解决成本，消耗了司法和行政资源，亦无法满足人民群众解决纠纷的需求。

● （4）综合考虑上述情形，专利权方据以指控侵权的“本案专利”明显或者有极大可能属于不应获得专利授权的技术方案，其也不属于专利法保护的合法权益。

进而，一审判决：驳回专利权方全部诉讼请求。

专利权方不服一审判决，提起上诉。二审程序中，被告方针对“本案专利”已经提出无效宣告请求，即已经启动针对“本案专利”的确权程序。

经审理，二审法院认为：

● 涉案专利权稳定性明显不足，本案可以参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条第一款、第二款的规定（先行裁驳），按照裁定驳回起诉作出处理；进而裁定：撤销一审判决，驳回专利权方起诉。

基于该“驳回起诉”的裁定，专利权方可以在国家知识产权局就“本案专利”作出维持有效的审查决定确定发生法律效力后，另行提起侵权诉讼。

02 问题的分析

针对上述提出的问题，（2022）最高法知民终124号已经从法律规定的角度给出的答案，即“原审判决对涉案专利权稳定性的分析判断本身并无明显不妥，但直接认定被诉侵权人的专利权无效抗辩成立并据此判决驳回租电公司（专利权方）诉讼请求，欠缺法律依据”，也就是说，在侵权程序中，法院以“本案专利”明显不具有稳定性为由，驳回专利权方诉讼请求，没有法律依据。

那么，为什么法律不对此进行规定？为什么不能直接驳回诉讼请求呢？

本律师认为，专利制度的三个规则决定了法院采用的具体处理方式。

规则一：

确权程序与侵权程序分立规则确定了侵权程序中无法直接对专利权的有效性进行认定，即专利权是否有效的问题，由行政机关认定。

专利纠纷通常涉及专利侵权程序（专利权起诉被告侵害专利权，解决是不是构成侵权的问题）和专利确权程序（被告请求宣告专利权无效，解决专利权是否有效的问题；当然，还涉及专利侵权行政处理程序，此处不再讨论，本文专利侵权程序专指专利侵权诉讼程序）。由于侵权程序和确权程序分立原则，专利侵权程序和专利确权程序分别遵循不同的流程：专利侵权程序由司法机构审理并裁判；专利确权程序由行政机关审查并作出决定（专利无效行政诉讼中，法院只能对国家知识产权局做的无效宣告审查决定是否合法进行审查，无权直接认定涉案专利权是否有效）。

然而，不可否认，在很多情况下，专利确权程序的结果直接决定专利侵权程序的结果。因此如何协调二者的关系不仅关系专利纠纷解决的周期和效率，也关系着对创新的保护效果，关系对专利权滥用的限制。

规则二：

专利权保护单一性原则决定了不同专利之间的关联性，即一件专利只能保护一个发明创造；对于不同的发明创造，要么在一件专利中通过“从属”的方式体现，要么通过不同的专利予以保护，进而使得不同的专利之间具有关联性；某一专利被宣告无效，可能影响关联专利的有效性。

基于专利保护单一性要求，一件专利往往不能达到“周全”保护的目的，为此就要通过形成“群狼”的形式对某技术进行保护；因此，在对某技术进行专利保护时，往往需要从不同的角度，归纳“技术方案”予以分别保护。

从逻辑上讲，形成“群狼”的方式有两种：

第一种，结合现有技术进行保护。在创新部分简单、无法分解（或不具有分解的能力）的情况下，用创新部分与不同的“非创新内容”（如现有技术或公知常识）结合组成不同的技术方案，分别申请专利保护（如图2所示）。这种方式形成的“群狼”主要依赖于相同的创新点（“狼核”），一旦将“狼核”攻破，形成“群狼”的各专利权被宣告无效，只是程序和时间问题。

图2 结合现有技术的布局原理图

第二种，创新分解保护。在创新部分复杂、可分解的情况下，可以将创新部分按逻辑进行分层，分别予以保护（如图3所示）。这种方式形成的“群狼”，每只狼都有其特有“狼核”，攻破其中一件专利，对于其他专利没有直接的影响。

图3 创新分解布局原理图

在专利布局的实务中，专利之间的关联可能并不单纯属于上面情形的一种，有可能同时具有上述两种情形。同时，在专利布局中，专利包括的内容是否属于现有技术或公知常识，有时候也很难确定；因此，在专利布局中，往往重视“周全”性，而忽视或轻视其“实质”创新性。

具体实务中，形成“群狼”的方式可以在同一日将多件有关联关系的专利申请提交，也可以通过优先权制度（多项优先权、部分优先权等等）在时间维度上分成多件专利，还可以通过分案（主动分案或被动分案）等等方式形成有关联关系的专利群组。

规则三：

专利权按程序被宣告无效之前，均具有法定排他权。

根据《专利法》第十一条的规定，被授权专利权后，除专利法另有规定以外，任何单位或个人未经专利权许可，都不得实施专利权。此处的专利权，包括经实质审查后授权的发明专利权，也包括未进行实质审查、仅进行初步审查后授权的实用新型专利权和外观设计专利权。

另外，需要说明的是，虽然《专利法》中还规定，对于未进行实质审查的实用新型专利和外观设计设计专利，专利权人及利害关系人可以申请专利权评价报告。但专利权评价报告仅具有参考效力，并不能以此认定专利权的效力。

基于上述三个规则，才会出现（2022）最高法知民终124号案中情形；具体逻辑是：基于规则二，由于“关联专利”已经被告宣告无效，“本案专利”稳定性存在明显不足；但基于规则三，虽然“关联专利”被宣告无效，但“本案专利”并未被宣告无效，依然具有法定的排他权；基于规则一，侵权程序中，法院无法对涉案专利的有效性进行直接认定。

上述情形不仅存在“关联专利”被宣告无效的情形，还存在专利权评价报告显示“关联专利”明显具有缺陷、应该被宣告无效的情形。

当然，为兼顾效率、平衡创新保护与权利滥用，在专利侵权程序中，法院也并不是没有任何作为的空间或规则的，如可以适用或参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条第一款、第二款的规定，对侵权之诉先行裁定驳回起诉，等涉案专利权确权之后另行起诉。

03 律师建议

面对本文中的情形，对于不同当事方，应该如何处理呢？本律师建议如下：

对于专利权方，为了周全保护创新，在专利布局过程中，尽量考虑采用“创新点分解”的方式布局专利申请，紧紧把握技术创新，从归纳的角度，提炼创新本质，准确界定创新点；从演绎的角度，从结构、应用、方法、设备、材料及各个角度挖掘技术细节；进而，通过对创新进行逻辑分析，就“创新部分”形成多层保护逻辑，以保持各专利的独立性，形成有力的“组织化、系列化的专利狼群”。尽可能避免与不同现有技术或公知常识结合的专利布局。

对于被诉侵权方或侵权风险方，要系统检索专利权方的专利，并依法、及时通过专利无效宣告程序，依法主张权利，以消除专利障碍，进而为企业安全发展奠定基础。

（本文作者：盈科李兆岭律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

源代码作为软件行业的核心机密，由于其便于携带和转移，一旦出现人员流动的情况，很容易出现被带走并被用于竞品或竞品开发的情形。此外，由于软件产品仅以目标程序或可执行程序的方式对外分发，源代码以保密的方式存放于被告场所，权利人很难获得源代码进行侵权判定，存在侵权举证较难的问题。这种侵权行为极大的损害了原权利人的利益，也违背了诚实信用、公平竞争的基本原则。

Part.1

软件著作权的保护客体

软件著作权的保护客体是计算机软件，包括计算机程序及其有关文档。计算机程序，是指为了得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，或者可以被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列。同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品。文档，是指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表等，如程序设计说明书、流程图、用户手册等。

源代码经编译后转换为目标代码，计算机等信息处理装置读取目标程序后，显示软件运行界面、过程、结果等内容。因此，在进行软件著作权侵权的判定时，不能根据用户界面可视化内容的相似与否进行侵权判断，而应根据源程序、目标程序或文档的实质性相似性，确认是否构成软件著作权侵权。

案例1

数据库表结构不属于软件著作权保护范围

在北京华鼎博视数据信息技术有限公司与崔波等侵害计算机软件著作权纠纷案中，宝应县房屋权属登记中心使用的福奥腾达公司计算机软件数据库表结构与原告华鼎博视公司的数据库表结构相比，其中17个完全相同，8个部分相同，22个不同；兴城县房地产管理处使用的福奥腾达公司计算机软件数据库表结构与原告华鼎博视公司的数据库表结构相比，其中34个完全相同，11个部分相同，14个不同。

北京知识产权法院认为，数据库表结构本身既非前述规定的文档，亦非前述规定的代码化指令序列或符号化指令序列或者符号化语句序列，因而不属于计算机软件著作权的保护范围。

被告软件著作权登记材料中的技术文档“福奥腾达档案数字化管理平台系统V1．0使用说明书”与原告软件著作权登记材料中的技术文档“博视文档数字化管理平台系统使用说明书”进行逐章节对比发现，除系统名称不同、部分标点符号和少量配图存在不同外，其他文字和配图等基本相同。

北京知识产权法院认为，二者构成实质性相似。由于计算机软件包括计算机程序及其有关文档。而文档是指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表等，使用说明书属于文档，应到受到法律保护。根据著作权登记时间可见，原告使用说明书的完成时间早于被告，且如前所述，福奥腾达公司具有接触到原告使用说明书的较大可能性，故认定被告软件著作权登记材料中的技术文档说明书构成了对原告软件著作权的侵害。

                      案例2

软件输出的特定格式文件不属于计算机软件的保护范围

原告认为被告的Ncstudio软件能够兼容原告JDPaint软件输出的采取加密措施的Eng格式文件，构成对原告软件著作权的侵犯。

法院认为，JDPaint软件所输出的Eng文件是数据文件，其所使用的输出格式即Eng格式是计算机 JDPaint软件的目标程序经计算机执行产生的结果，该格式数据文件本身不是代码化指令序列、符号化指令序列或者符号化语句序列，也无法通过计算机运行和执行。此外，根据原告的陈述，Eng文件是JDPaint软件在加工编程计算机上运行所生成的数据文件。可见，该文件所记录的数据并非原告的 JDPaint软件所固有的，而是软件使用者输入的雕刻加工信息生成的。因此，Eng格式数据文件中包含的数据和文件格式并不属于JDPaint软件的程序，不属于计算机软件的保护范围，不应受到法律保护。

Part.2

软件著作权的权利证明

根据相关规定，软件著作权属于软件开发者，如无相反证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者。具体而言，在实践中举证证明自己为软件权利人的方法如下。

1、提供软件著作权登记证书

软件著作权自软件开发完成之日起自动形成，为了更好的证明作品完成时间以及权利人，开发者可以向版权登记机关进行软件著作权的登记备案，以获得计算机软件著作权登记证书。

在(2021)最高法知民终1269号案件中，信诺瑞得公司为了证明其对权利软件享有著作权，提供了《计算机软件著作权登记证书》，并公证证明国家广电总局和焦作市人力资源和社会保障局均使用信诺瑞得公司的权利软件产品，相关IP地址的网页上写明了权利软件的名称和版本，并注明了“信诺瑞得”标志。

2、申请鉴定

随着技术的发展，软件产品存在需要更新迭代的问题。部分权利人在进行第一代产品的软件著作权登记备案后，可能就不会再去进行新版本的登记。在出现针对软件新版本的侵权纠纷时，可以通过鉴定的方式，结合其他权利声明证据，证明软件的权利人。

在(2007)苏民三终字第0018号案件中，石鸿林于2000年8月1日开发完成“S型线切割机床单片机控制器系统软件V1.0”（以下简称“S系列软件”），并经国家版权局登记，系该软件的著作权人。HX-Z型控制器的系统软件，系上述S系列软件的改版，也是由石鸿林开发完成。由于该改版软件未进行登记，为证明其权利归属，石鸿林申请了鉴定，通过鉴定机构鉴定证明S系列软件源程序与HX-Z软件源程序实质性相同，从而证明其归属于石鸿林。

3、其他证据

实践中，根据软件产品中的版权声明、版本号、产品的发布时间、以及软件开发过程中的留痕等证据，也可以用于证明软件的完成时间和权利人。

Part.3

相同或实质性相似的认定

根据思想表达二分法原则，著作权保护的仅是表达而非思想。软件产品作为作品的一种，同样仅保护表达而非思想。在进行实质性相似的判断时，主要通过以下方式进行认定。 

1、通过比较源代码、目标代码以及软件文档的相似性进行认定   

    通过比较源代码、目标代码或软件文档的相似性，确认是否构成实质性相似。

在最高检发布的某一案件中，权利单位沁某微电子股份有限公司（以下简称沁某公司）享有沁某微USB转串并口芯片CH340内置固件程序软件V3.0计算机软件著作权。许某作为国某公司总经理，负责公司生产经营等全部事务，在明知国某公司未获得沁某公司授权许可的情况下，委托其他公司对CH340芯片进行破解，提取GDS文件，再委托其他公司生产掩模工具、晶圆并封装，以国某公司GC9034型号芯片对外销售，谋取不法利益。

经抽样鉴定，国某公司的GC9034芯片中的固化二进制代码与沁某公司享有著作权的计算机软件源代码经编译转换生成的固化二进制代码相同，相似度100%。国某公司的GDS文件ROM层二进制代码与沁某公司享有著作权的计算机软件源代码经编译转换生成的固化二进制代码相同，相似度100%，与沁某公司的GDS文件ROM层二进制代码相同，相似度100%。

2、在无法获得源代码和目标代码的情况下，通过比较双方软件的运行过程、存在的相同缺陷及运行特征，推定构成实质性相似

在(2007)苏民三终字第0018号 案件中，石鸿林主张华仁电子的HR-Z软件侵犯了其软件著作权。

通过鉴定发现，运行安装HX-Z软件的HX-Z型控制器和安装HR-Z软件的HR-Z型控制器，发现二者在加电运行时存在相同的特征性情况。同时在运行中，二者存在如下相同的缺陷情况：

1）二控制器连续加工程序段超过2048条后，均出现无法正常执行的情况； 

2）在加工完整的一段程序后只让自动报警两声以下即按任意键关闭报警时，在下一次加工过程中 加工回复线之前自动暂停后，二控制器均有偶然出现蜂鸣器响声2声的现象。

法院认为，鉴于HX-Z和HR-Z软件存在共同的系统软件缺陷，根据计算机软件设计的一般性原理，在独立完成设计的情况下，不同软件之间出现相同的软件缺陷机率极小，而如果软件之间存在共同的软件缺陷，则软件之间的源程序相同的概率较大。同时结合两者在加电运行时存在相同的特征性情况、HX-Z和HR-Z 型控制器的使用说明书基本相同、HX-Z和HR-Z型控制器的整体外观和布局基本相同等相关事实，因此，HX-Z和HR-Z软件构成实质相同。

3、通过比较软件的不合理相似之处进行认定

在（2021）最高法知民终1269号案件中，范某曾先后任职于信诺瑞得公司和智恒网安公司，其于信诺瑞得公司工作期间，作为主要负责人全程参与了A软件的开发工作。在完成该软件开发后不久，范某从信诺瑞得公司离职并于2年后入职智恒网安公司。智恒网安公司在范某加入后不久便推出了与A软件功能、性能均类似的B软件。

信诺瑞得公司举证证明了B软件与A软件间存在25处不合理的相似之处，主要包括软件进程、工具等的命名相似，软件错误、冗余内容相似，软件中数据库配置文件结构及配置信息相似等等。

法院经审理后认为：就接触可能性而言，范某系A软件开发的主要负责人，故智恒网安公司具有接触权利软件的可能性。就实质性相似而言，信诺瑞得公司举证证明了B软件与A软件间存在25处不合理的相似之处，故已经对两软件实质性相似完成了初步证明；然而智恒网安公司并未就该等相似之处提出合理的抗辩理由，亦未能提交可用于比对的B程序源代码。智恒网安公司无正当理由未能充分完成其举证责任，未能证明被诉侵权软件与权利软件的实质性差异，应当承担举证不能的不利后果，故法院认为两软件构成实质性相似。

（本文作者：盈科李早霞律师 来源：微信公众号 知产庭审）

根据《反不正当竞争法》的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

技术信息是指：

利用科学技术知识、信息和经验获得的技术方案，包括但不限于设计、程序、公式、产品配方、制作工艺、制作方法、研发记录、关键环节控制技术、实验数据、产品的改进或更新换代方案、技术诀窍、技术图纸、编程规范、计算机软件源代码和有关文档等信息；

经营信息是指:

与权利人经营活动有关的各类信息，如与产品或原材料价格及购销渠道、营销策略有关的经营信息等，包括但不限于主要原材料采购渠道及价格信息；竞标方案；客户的联系方式、需求、交易习惯及潜在的交易动向；拟定中的营销策略，拟投入使用的产品特有名称、包装装潢信息；管理诀窍、员工信息、产销策略、财务数据、库存数据、战略规划、利润模式、招投标中的标底及标书内容等信息。

实践中，权利人所主张的商业秘密是否具有商业价值，即是否满足价值性的构成要件，是双方的争议焦点之一。

一

是否具有商业价值的判定规则

根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第七条规定，“权利人请求保护的信息因不为公众所知悉而具有现实的或者潜在的商业价值的，人民法院经审查可以认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的具有商业价值。”

根据国家市场监督管理总局2020年9月4日发布的《商业秘密保护规定（征求意见稿）》第七条的规定“商业价值，是指该信息因其秘密性而具有现实的或者潜在的商业价值，能为权利人带来商业利益或竞争优势。

符合下列情形之一的，可以认定为该信息能为权利人带来商业利益或竞争优势，但有相反的证据能证明该信息不具有商业价值的除外：

（一）该信息给权利人带来经济收益的；

（二）该信息对其生产经营产生重大影响的；

（三）权利人为了获得该信息，付出了相应的价款、研发成本或者经营成本以及其他物质投入的；

（四）涉嫌侵权人以不正当手段获取或者试图获取权利人的商业秘密的；

（五）其他能证明该信息能为权利人带来商业利益或竞争优势的情形。”

一般而言，商业秘密的价值性可能是现实的，也可能是潜在的。价值性可能是正价值，也可能是负价值，比如失败实验的记录。因此，对于商业价值的判断，不能以商业秘密权利人主观上的“认为”来确定。

二

如何证明商业秘密具有价值性

价值性一般无须专门的证据来证明，商业秘密有偿取得的证据、产品销售、原告损失或者被告获利等证据，均可以佐证商业秘密的价值性。

案例1：（2018)京73民终1834号

在北京希珥瑞思科技有限公司与唐某某侵害商业秘密纠纷中，希珥瑞思公司表示唐某某侵犯其公司商业秘密的表现形式是通过微信将其与陈某某的聊天记录转发给薄冰科技公司负责人成某艳，聊天内容属于《保密协议》中规定的“公司高层政策动向”。

二审北京知识产权法院认为，微信聊天系现行惯常交流方式，该微信记录的内容亦为公司内部针对交易业务的流程和内容的正常沟通，并不能反映“高层政策动向”。其次，希珥瑞思公司明确表示无法确认该微信聊天内容可为其带来经济利益，亦未提交证据证明该微信记录存在现实或潜在的商业价值。最后，该微信聊天记录系公司内部针对交易业务的惯常交流，希珥瑞思公司未举证证明其对于该微信聊天记录的内容采取合理、有效、适当的保护措施。故认定唐某某与希珥瑞思公司法定代表人陈萌沧的微信聊天内容不符合商业秘密的构成要件。

案例2：(2021)粤73民终5578号

在广州晟视电子科技有限公司、刘家雯等侵害商业秘密纠纷案中，二审法院认为在广州农商行涉案项目的招标活动中，投标报价是决定能否中标的重要因素，会影响到投标的最终结果。因此，在标书公开之前，竞标者的最终报价信息能使其保有一定的竞争优势，一旦中标就能给所有人带来经济利益。因此，具有价值性。据此，晟视公司主张的投标报价符合商业秘密的构成要件，属于商业秘密中的经营信息，应当予以保护。

案例3：（2021)京73民终916号

在北京义成天佑电气有限公司等与北京京联正泰机电设备销售有限公司侵害商业秘密纠纷中，关于正泰公司主张的九家客户名单信息是否构成商业秘密，二审法院认为正泰公司提交的客户名单包括了九家客户的名称、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号，同时包括每一笔业务往来的商品名称、价格信息等，时间跨度较长，累计交易次数多，可证明正泰公司作为电器等商品的经销公司与相关客户形成了长期稳定的合作关系，双方基于长期的合作关系所形成的交易习惯、交易价格等信息构成区别于相关公知信息的深度客户信息，显然上述信息可为销售公司提高竞争力、创造经济价值，具有商业价值。

综上，法院在进行商业秘密价值性的判断时，一般结合权利人所提供的相关证据并结合商业惯例，判断该信息是否能为权利人带来商业利益或竞争优势，并不以权利人的主观认定为依据。

（本文作者：盈科李早霞律师 来源：微信公众号 知产庭审）

 部分微生物菌株经基因工程方法改造后，可以使外源基因得到高效表达，经发酵提纯等工艺处理后可以获得高浓度的代谢产物，比如透明质酸纳、赖氨酸盐等，这些化合物具有很高的应用价值和经济价值。

      在涉及该类工程菌株的专利维权案件中，由于菌株的生产发酵工艺处于被告管理的场所，很难获得其菌株或发酵液等。上市销售的也是提纯后获得的代谢产物，很难证明其是通过什么菌株或基因元件进行生产。

1案例分析

      在(2019)最高法知民终702号案件中，CJ第一制糖株式会社是专利号为200910266085.7，发明名称为“启动子核酸、表达盒和载体、宿主细胞和使用该细胞表达基因的方法”的发明专利权人，该专利的核心是保护了长度为318bp的cj7启动子序列及其表达盒、载体、宿主细胞等。CJ第一制糖株式会社认为东晓公司使用了cj7启动子生产“L-赖氨酸盐酸盐 98赖氨酸”“L-赖氨酸硫酸盐 70赖氨酸”产品，侵害了其专利权，因此起诉判令东晓公司停止侵权并赔偿经济损失。

      在该案件中，原告公证购买了被告生产的“L-赖氨酸盐酸盐 98赖氨酸”和“L-赖氨酸硫酸盐 70赖氨酸”产品。并通过申请鉴定的方式，进行了产品中是否包含有cj7启动子的检测。

     从该案可以看出，虽然上市销售的最终产品是高纯度的代谢产物，但是不可避免的还会留存微量的菌株、基因或启动子等核苷酸片段在最终产物中。因此，权利人可以通过PCR的方法，对最终产品进行初步检测，确定侵权方在生产该最终产品的过程中所使用的菌株、基因或启动子属于侵权产品后，再进行公证购买，并申请法院进行菌种和发酵液的证据保全。 

2诉讼关键

      由于菌种发酵的过程存在高温等极端环境，且核苷酸片段、菌种等在不适宜的环境下存在容易断裂或降解的问题，因此，为保证诉讼的顺利推进，笔者认为以下问题需要重点关注。

      1）鉴定方法的确定 

    实践中，第三方鉴定机构可能没有痕量核苷酸片段的标准检测方法，且不同案件中存在特殊情况，维权方需要提前做好预案。

      在前述“启动子”专利维权案中，鉴定机构第一次仅在部分样品中检测到启动子的部分片段。权利人在调整检测方法后，申请了第二次鉴定。

      在第二次鉴定中，根据CJ株式会社提供的““两段式拼接法”，鉴定机构在赖氨酸盐酸盐产品样品中，采用CJ株式会社提供的所涉扩增产物长度为222bp的检测方法进行的检测，样品中均未检测到部分cj7启动子序列，采用CJ株式会社提供的所涉扩增产物长度为187bp的检测方法进行的检测，样品中检测到部分cj7启动子序列。

      即第二次鉴定也只检测到启动子的部分片段，该种情况下被告方不构成侵权，因此一审法院驳回了原告的诉讼请求。

     CJ株式会社上诉后，申请二审法院进行继续鉴定，并提供了部分鉴定机构采用“三段式拼接法”可以扩增获得涉案专利启动子全长的证明文件，但由于之前已经进行两次鉴定，该申请未被法院接受。

     因此，从该案可以看出，预先准确的准备好鉴定方案，是案件维权成功的关键要素之一。

      2）样品的保存 

       以赖氨酸工业生产流程为例，菌体经过发酵后需去除菌种，再经过提取、浓缩、结晶、干燥等流程，并在上述过程中经过离心、加热等步骤，从而获得高纯度的赖氨酸盐酸盐。根据国家标准GB34466-2017，要求饲料添加剂L-赖氨酸盐酸盐的含量高于98.5%。因此，曾在菌种中过表达的启动子、基因以及菌株本身，在最终产品中的含量可能微乎其微。且经过多次中间处理步骤以及长时间的储存后，很可能会出现核苷酸片段断裂的情形。

      因此，权利人在公证购买获得最终产品，并初步确认侵权后，应争取一次性成功的对发酵用菌种种子液、发酵液及最终产品等获得证据保全，并对获得的样品进行妥善的保存，以避免影响目标检测物的稳定性。

      3) 及时有效的进行证据公证保全

     发酵用菌种种子液、发酵液是证明被告是否侵权的最佳检测样本，一旦打草惊蛇，也极容易灭失或是被更改。因此，如何确保一次性成功进行证据的公证保全，也是整个诉讼的关键。

（本文作者：盈科李早霞律师 来源：微信公众号 知产庭审）

 技术秘密载体为市场流通产品时，是否可以通过要求购买方签署保密条款、产品加贴保密、禁止拆机标签等主张采取了相应的保密措施，从而获得商业秘密的法律保护？以下结合相关案件进行分析。

1案情简介

       在（2020）最高法知民终538号案件中，思克公司认为兰光公司工作人员与山东省济南市中级人民法院工作人员前往罗欣公司处，利用另案诉讼的证据保全措施拆解了思克公司的GTR-7001气体透过率测试仪，从而非法获取了思克公司的技术秘密，并在后续推出的产品中使用了思克公司的技术秘密，构成技术秘密侵权。

    思克公司主张其销售的产品GTR-7001气体透过率测试仪包含了思克公司6项技术秘密，分别是：1.智能模式测试；2.储气罐储气保压，储气罐直连测试腔；3.电磁阀控制气动阀，电辅生热抗温度波 动技术；4.储气罐扩容检测技术；5.金属管塑料管混合使用，90度金属弯管工艺；6.真空泵自动启停控制技术。    

      在审理中，为证明涉案技术秘密采取了相应的保密措施，思克公司提交了《公司保密管理制度》 《劳动合同》《企业与员工保密协议》《竞业限制协议》《合作保密协议》，以及罗欣公司与思克公司签订的《设备购销合同书》及产品上“私拆担保无效”“品质保证撕毁无效”的防拆标签。《设备购销合同书》涉及技术秘密的条款内容为，需方有义务确保供方货物的技术机密信息安全，所有技术机密信息不得提供给任何第三方，违约须承担不低于总价50%的经济赔偿及连带法律责任。技术机密信息包括：产品图片、部件材质、部件型号、软件图片、软件试验模式、软件操作、液晶显示、说明书、装箱单等供方提供的所有产品及资料。

2争议焦点

      思克公司对其主张保护的涉案技术秘密是否采取了“相应保密措施”。

3法院认为

     根据思克公司主张保护的涉案技术秘密及其载体的性质，综合审查本案现有证据， 应认定思克公司未采取符合反不正当竞争法规定的“相应保密措施”，思克公司主张保护的涉案技术秘密因缺乏“相应保密措施”而不能成立。

4主要理由

      1、思克公司所主张的“对内保密措施”，均与其主张保护的涉案技术秘密及其载体不具有对应性

      思克公司主张保护的技术秘密是其产品GTR-7001气体透过率测试仪所承载的技术（包含6个秘密点），思克公司诉称兰光公司非法获取涉案技术秘密的不正当手段为“利用另案诉讼的证据保全拆解了思克公司的GTR-7001气体透过率测试仪”，可见，思克公司所采取的“对内保密措施”，如与员工签署包含保密条款的《劳动合同》与《企业与员工保密协议》，制定并施行《公司保密管理制度》，对研发厂房、车间、机器等加设门锁，限制来访者进出、参观，等等，均与兰光公司是否不正当地取得并拆解思克公司GTR-7001气体透过率测试仪产品进而获得涉案技术秘密，不具有相关性，换言之，思克公司所主张的“对内保密措施”，均与其主张保护的涉案技术秘密及其载体不具有对应性。因此，思克公司所主张采取的“对内保密措施”不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。

      2、思克公司所主张采取的“对外保密措施”，或仅具有约束合同相对人的效力，不具有约束不特定第三人的效力，或未体现出思克公司的保密意愿，故不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。

     一方面，思克公司虽在与客户公司签订的《设备购销合同》中约定，GTR-7001气体透过率测试仪产品的转让不意味着客户公司取得该产品的任何知识产权，且客户公司需承担确保该产品技术机密信息安全以及不得将技术机密信息提供给任何第三方的合同义务，但是，该约定仅具有约束客户公司的效力，不具有约束不特定第三人的效力。并且，《设备购销合同》并未限制客户公司对所购买的产品进行处分、转让，故不特定第三人可通过市场流通取得该产品，且不受思克公司与客户公司签订的《设备购销合同》的约束。

另一方面，思克公司虽在其GTR-7001气体透过率测试仪的特定位置贴有标签，但标签载明的“危险！私拆担保无效！”“SYSTESTER思克品质保证撕毁无效”等内容，属于安全性提示与产品维修担保提示， 均不构成以保密为目的的保密防范措施。因此，思克公司所主张采取的“对外保密措施”不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。

  3、鉴于涉案技术秘密载体GTR-7001气体透过率测试仪为市场流通产品，属于外部性载体，故思克公司为实现保密目的所采取的保密措施，应能对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密。

      对抗反向工程至少可依靠两种方式实现：一是根据技术秘密本身的性质，他人即使拆解了载有技术秘密的产品，亦无法通过分析获知该技术秘密；二是采取物理上的保密措施，以对抗他人的反向工程，如采取一体化结构，拆解将破坏技术秘密等。

      在本案中，通过拆解GTR-7001气体透过率测试仪，可直接观察到秘密点2、3、4、5，同时，本领域技术人员“通过常理”可知晓秘密点1和 6，故涉案技术秘密不属于上述第一种情形。思克公司在其GTR-7001气体透过率测试仪上贴附的标签，从其载明的文字内容来看属于安全性提示以及产品维修担保提示，故不构成以保密为目的的保密措施，不属于上述第二种情形。

      其次，即使思克公司贴附在产品上的标签所载明的文字内容以保密为目的，如“内含商业秘密，严禁撕毁”等，此时该标签仍不能构成可以对抗他人反向工程的物理保密措施。一方面，通过市场流通取得相关产品的不特定第三人与思克公司并不具有合同关系，故无需承担不得拆解产品的合同义务。另一方面，不特定第三人基于所有权对相关产品行使处分行为，而不受思克公司单方面声明的约束。因此，根据涉案技术秘密及其载体的性质，思克公司贴附在产品上的标签并不构成可对抗他人反向工程的物理保密措施，应认定思克公司未采取符合反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。

（本文作者：盈科李早霞、崔德宝律师 来源：微信公众号 知产庭审）

  企业在生产经营过程中积累下来的技术信息和经营信息等商业秘密，是构建竞争壁垒的核心关键。作为法定的知识产权权利之一，商业秘密想要获得法律的保护，需满足秘密性（即非公知性）、保密性（即采取了合理保密措施）和价值性的要求。

     植物品种、亲本材料、育种中间材料等，在生产过程中需要自行进行田间种植，或是委托种子公司、农户等进行田间种植。不同人员对法律意识的淡薄，以及管理能力的不足，导致繁殖材料很容易流失。除了申请植物新品种进行育种材料的保护外，如何以商业秘密的方式进行保护，是业界公认的难题。

     最新发布的W68亲本材料技术秘密侵权案（（2022）最高法知民终147号），对未进入公开流通渠道的亲本材料是否构成技术秘密，给出了相应的裁判规则，该判决对种业领域的育种材料保护具有重要意义，也为育种技术的知识产权保护提供了新的启示。

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Vol.1/ 案情简介

       2020年华穗种业公司向兰州市中级人民法院提起诉讼，要求判令搏盛种业公司立即停止侵害华穗种业公司“W68”玉米自交系亲本种子技术秘密，将库存的“W68”自交系亲本种子交还华穗种业公司；并判令搏盛种业公司赔偿华穗种业公司经济损失150万元及其他费用。

       搏盛种业则认为技术秘密是不为公众所知悉的具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息，W68作为万糯2000的亲本材料，在原告委托种子繁殖公司和农户进行繁种的过程中，构成销售公开，因此W68属于公开资源，不属于技术秘密。搏盛种业的观点未获得一审法院的支持，后上诉至最高人民法院。

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Vol.2/ 案件要点

     在关于W68是否符合技术秘密保护构成要件的争议焦点中，涉及以下两个问题。

 1、W68是否满足技术秘密保护的秘密性（非公知性)要求

       搏盛种业公司的主要观点是：1）华穗种业公司委托种子繁育公司的制种行为导致“W68”成为商品被农民公开销售，因此“W68”不属于商业秘密；2）在市场上随时购买到“W68”种子；3）“万糯2000”的审定公告对“W68”及其来源予以了披露。

     针对搏盛种业公司的第一个观点，最高法认为育种者通常会委托种子繁育公司扩繁亲本进行制种，但委托制种的行为并非是销售亲本的行为。

     针对第二个观点，最高法认为，搏盛种业公司称可以在市场上随时购买到“W68”种子，但明确拒绝向本院提供销售“W68”种子的主体信息，既难以证明其所称的可以通过市场购买得到的种子即为“W68”种子，又难以证明该购买渠道合法。搏盛种业公司对于其主张“W68”属于公开销售的品种或者“W68”已被推广应用的事实并未举证证明，因此不足以证明“W68”已经脱离了华穗种业公司的控制，处于公众容易获得的状态。

      针对第三个观点，最高法认为“W68”作为商业秘密保护的客体是否为公众所知悉，应当以其是否为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得为标准，同时是否为公众所知悉的对象应当是指具体的技术信息内容，而非只是技术信息的名称或代号。权利人对育种材料的实际控制是利用其遗传信息进行育种的关键，尚未脱离权利人实际控制、依法采取保密措施的育种材料难以满足为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的构成要件，即具有秘密性。

       虽然公众知悉万2选系和万6选系是选育亲本W68的材料，按照育种领域的惯例，通常育种者并不进行这些材料的公开销售，公众难以获得。搏盛种业公司并无证据证明万2选系和万6选系属于公共育种资源。而如果没有万2选系和万6选系的育种来源，则难以进行选择育种进而获得稳定的自交系“W68”。对于玉米制种而言，即使在公开亲本自交系的选育来源以及作物目标的情况下，不同的育种者得到的纯系品种也不可能完全一致。因此，即便能够利用万2选系和万6选系进行杂交育种，获得的自交系也并不必然是“W68”，不能仅从公开“W68”的育种来源推定得出“W68”已为公众所知悉。  

       因此，“W68”满足技术秘密保护的非公知性要求。

     2、W68是否满足技术秘密保护的保密性要求

     为证明针对亲本材料采取了合理的保密措施，华穗种业提交了以下事实的证据材料。

      1）河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司和华穗种业公司制定的保密制度，规定公司育种技术资料、育种样品、育种亲本、繁殖材料等属于公司秘密，不得泄露。

      2）华穗种业公司与郭少臣、郭英、丁守斌、周海分别签订的保密协议，约定郭少臣、郭英、丁守斌、周海在任职期间及离职后应保守华穗种业公司的商业秘密，商业秘密包含任职期间执行公司任务或利用公司条件信息完成的技术成果和商业成果。

       3）华穗种业公司与甘肃金源种业股份有限公司签订的委托繁育合同，繁育品种名称为209等玉米种子，合同约定金源种业公司将按计划生产的合格种子全部交给华穗种业公司，不得截留和自行销售，否则承担违约责任，金源种业公司对华穗种业公司提供的自交系要负责保密，不得向外扩散。

       最高法认为，对于育种材料技术信息的保密措施是否合理，需要考虑育种材料自身的特点，对于采取合理保密措施的认定不宜过于严苛，应以在正常情况下能够达到防止被泄露的防范程度为宜。华穗种业公司通过与玉米新品种万糯2000的育种人、公司高管、委托制种企业签订保密等相关协议，制定公司保密制度等方式对“W68”技术信息采取了保密措施。且本案并无证据证明“W68”已被受委托制种单位非法披露、扩散。综合考虑杂交育种的行业惯例、繁育材料以代号称之、制种行为的可获知程度等因素，华穗种业公司采取的上述避免亲本被他人非法盗取、获得及不正当使用的保密措施，符合商业秘密法定构成要件的“相应的保密措施”。

        因此，“W68”满足技术秘密保护的保密性要求。

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Vol.3/   律师观点

       综上，笔者认为，虽然商业秘密保护在实操中具有一定难度，但由于商业秘密的保护期限是永久性的，相对于植物新品种权的保护来说，商业秘密保护对权利人来说具有更大的价值。

       对于权利人，为获得育种材料的商业秘密保护，应该做好以下工作：1）确保育种材料的非公知性，即不得公开销售该育种材料；2）建立健全的商业秘密保护体系，保证商业秘密的秘密性；3）针对商业秘密的侵权行为进行积极的维权，确保密点不因该侵权行为而进入公开渠道。 

        对于使用方（可能的被告），也应做好风险管理工作。首先，应从合法渠道获得相应的种质资源，并留存相应的合同和发票等凭证；另外还应该保存好科研育种档案等材料。

（本文作者：盈科李早霞、王柱律师 来源：微信公众号 知产庭审）

为了激励育种原始创新、建立种质资源开发者、种质资源后续利用者和生物技术发明者商业利用的利益分享机制，我国于2021年12月24日对《中华人民共和国种子法》进行了第三次修正(以下称新种子法），在该次修正中引入了实质性派生品种（EDV, Essentially Derived Variety）制度。该制度将对我国种子行业产生极大影响。

一、什么是实质性派生品种

根据新种子法的规定，EDV是指由原始品种（IV, Initial Variety）实质性派生，或者由该原始品种的实质性派生品种派生出来的品种，与原始品种有明显区别，并且除派生引起的性状差异外，在表达由原始品种基因型或者基因型组合产生的基本性状方面与原始品种相同。

在实质性派生品种制度出来之前，我国遵循的是UPOV 1978文本中约定的品种权独立原则。依据该原则，原始品种权人无法阻止修饰性育种对原始品种的免费利用，这样原创育种的积极性受到了较大的损害。

实践中，对于一些市场价值较好的品种，很容易被竞争对手通过传统育种的方式，引入一些不具有重要商业价值但符合新品种申请时“特异性”（Distinctiveness）要求的性状，从而获得“新品种”的保护权。举例而言，甲拥有A品种的植物新品种权，由于原始品种A具有良好的商业价值，乙在品种A的基础上，杂入B品种的性状后，再反复自交筛选，获得性状一致、稳定遗传、且具有新性状的品种A+，品种 A+的基因型与原始品种A基本一致，但由于同时具备了新的性状，符合获得新品种权保护的特异性要求，在同时满足新品种权申请的新颖性（Novelty）、一致性（Uniformity）、稳定性（Stability）要求时，即可作为一个独立的品种进行保护。根据我国所加入的UPOV 1978文本中关于品种权独立的原则，乙在商业化处理、生产、销售、许诺销售、进口、出口A+品种时，均无需获得原始品种权人的许可。

旧种子法中存在的上述问题，导致品种的同质性现象日益严重。根据农业部2008年11月1日发布的《农业植物新品种保护公报》，24个水稻植物新品种初审合格公告中有13个属于实质性派生品种”。其他作物领域的“模仿育种”、“克隆育种”现象也十分普遍。模仿性、修饰性的品种已经成为影响中国种业核心竞争力提升的突出瓶颈。

因此，EDV制度的出台，从立法上解决了原始品种权人与实质性派生品种权人之间的利益平衡问题。虽然目前新种子法中规定的EDV制度还没有具体配套的落地制度，但根据其规定，对于上述明显属于实质性派生的品种，其商业化生产制造和推广时，将需要获得原始品种权人许可。

二、如何进行实质性派生品种的认定

目前，实质性派生品种制度的实施步骤和办法尚未发布。具体如何认定是否属于实质性派生品种？如何进行遗传相似度的认定？笔者认为可以参考UPOV 1991文本关于实质性派生品种制度的相关规定，及其他国家关于实质性派生品种制度的具体实践来进行预判。

（一）UPOV1991文本对实质性派生品种的规定

国际植物新品种保护联盟在UPOV 1991文本中引进了实质性派生品种制度，该制度是对UPOV 1978文本的一个重大修改。根据时任国际植物新品种保护联盟副秘书长的Barry Greengrass先生的说明，该修改的原因是“为了保证那些作为革新者以及在植物界工作的人今后在承担能出品种的活动计划前先达成协议，这些品种主要是由已有受保护品种派生而来的。希望在大多数的情况下，能在育种家或生物技术学家之间作出和睦的安排”。

UPOV 1991文本在第14条（5）（b）中对实质性派生品种的判断进行的规定是：”符合下列条件时，该品种即被视为原始品种（initial variety）的实质性派生品种∶（i）从原始品种实质性派生，或者从其本身是该原始品种的实质性派生品种产生，同时保留了表达由原始品种基因型或基因型组合产生的基本特性；ii）与原始品种有明显区别;（ii）除了派生引起的差别外，在表达由原始品种基因型或基因型组合产生的基本特性方面与原始品种相同”。

并在第14条（5）款（c）项中对可以产生实质性派生品种的方法，作了非穷尽式的列举，即“实质性派生品种可以通过选择自然或诱变株、或体细胞无性变异株，从原始品种中选择突变体、进行回交或者经遗传工程转化获得”。

目前，国际植物新品种保护联盟78个成员中，美国、澳大利亚、日本、巴西等69个成员已经建立了实质性派生品种制度。^[1]

（二）实质性派生品种制度中关于遗传相似度的判定

在实质性派生品种制度中，笔者认为最关键的点是如何判断后续品种是否实质派生自原始品种的问题，如果通过分子检测的手段，如何设定相应的阈值？

在欧盟，欧盟植物品种局(CPVO, Community Plant Variety Office)主要负责处理植物新品种的申请工作，并不强制进行申请品种是否属于实质性派生品种的判断。学者认为，是否属于实质性派生品种，是否侵权，应由法院根据诉讼双方的举证来进行判定。由于不同物种的遗传相似性阈值不可能一样，因此不同作物需要进行分别约定，目前，欧盟产业界就某些作物的遗传相似性阈值达成了一致意见。在实践中，涉及实质性派生品种争议时，如果EDV与原始品种的遗传相似性检测达到了该阈值，则证明争议品种不是EDV的举证责任将转移给EDV育种方。^[2]

法国采用200个分子标记鉴定蔬菜品种间的实质性派生关系，若遗传相似度大于90%，可以判定为EDV；若小于82%，判定为非EDV；若介于82%-90%之间，则需根据育种记录和特异性、一致性、稳定性（DUS）测试结果等进行辅助判断。

国际种子联盟（ISF）发布了关于生菜、棉花、油菜和玉米的《实质性派生品种判断准则》。后于2021年4月，发布了黑麦草（≥60％）、玉米（≥91％）、油菜（85％）、棉花（≥87.5％）、莴苣（96％）及蘑菇6种作物的阈值标准。^[3]

我国2020年12月启动了水稻EDV试点，试行EDV制度的36家水稻良种攻关单位，约定的水稻EDV判定阈值为遗传相似系数为92%，鉴定方法为《植物品种鉴定MNP标记法》。

从上述情况可以看出，不同作物所利用的遗传鉴定手段可能不同，遗传相似度的阈值设定也可能存在不同。

三、小结

综上，从实质性派生品种的制度规定，关于EDV判定等的试行及各国实践，笔者总结要点并建议如下：

1

通过自然突变、物理化学诱变、染色体加倍、转基因、基因编辑等方式获得的品种属于实质性派生品种，这些品种可以获得新品种权的保护，但在商业化时需要获得原始品种权人的许可。如果原始品种没有品种权保护或保护期限已过的，则无需获得许可。

2

在原始品种的基础上，通过引入部分性状，获得特异性，但新获得的品种如果与原始品种的遗传相似度达到规定的阈值，则构成实质性派生品种，进行该EDV的商业化推广时，需要获得原始品种权人的许可。

实质性派生品种制度的落地将为植物新品种的诉讼维权，提供极大便利。在种子法修改之前，权利人在进行诉讼维权时，如果被诉侵权人不认可分子检测的结果，主张进行DUS测试的，还需要花费较长时间进行DUS测试，且很有可能因为存在表型性状的差异，导致认定不构成侵权。而在新种子法施行以后，权利人很大可能性在提供遗传相似性达到阈值的证据后，即可证明争议品种属于EDV，从而构成侵权。由于EDV的判定标准及执行制度还没有出台，对于判断极大可能性属于EDV的，建议提前获得原始品种权人的相应许可，以避免在涉诉的压力下，丧失谈判地位。

参考文献：

[1]蒙城县农业农村局, 为什么要修改种子法？实质性派生品种是什么？新种子法如何推进种业振兴！

[2]Martin Ekvad, Aspects on Essentially Derived Varieties in the EU

[3]李子吉, 种子法第四次修订：EDV 制度为种业创新保驾护航

（本文作者：盈科李早霞律师 来源：微信公众号 盈科法律微观）

教学方案可以作为商业秘密进行保护，但前提是其符合商业秘密的法定构成要件。

案例要旨

本案原告主张的教学方法、教学体系和教学内容等信息是否能够作为商业秘密保护的前提条件要看其是否符合商业秘密的法定构成要件。原告主张的涉案部分内容属于公有知识；原告对其余内容也未能采取合理有效的保密措施，导致其内容已被公开。故其主张的信息不符合作为商业秘密保护的构成要件。

案情简介

上海百花教育信息咨询服务有限公司（以下简称为“百花公司”）成立于2007年3月，经营范围为教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），办公用品、玩具的销售。上海卓基文化传播有限公司（以下简称为“卓基公司”）成立于2013年10月，经营范围为文化艺术交流与策划、市场营销策划、企业管理咨询（除经纪）等。胡某某、徐某某为卓基公司的股东。百花公司和卓基公司均从事“幼升小”培训业务。

2010年2月至2013年9月及2009年8月至2013年9月期间，胡某某、徐某某分别在百花公司担任主讲教师。徐某某在百花公司任教期间还负责回收学员的花名册和评分表。胡某某、徐某某与百花公司均签订有劳动合同、保密协议。其中保密协议约定，胡某某、徐某某对百花公司的客户名单、技术资料等经营信息、技术信息及依照法律规定和有关协议约定对外承担保密义务的事项负有保密义务。胡某某、徐某某在办理离职手续时均向百花公司出具誓约书，誓约书中两人保证在百花公司任职期间和离职之后，对于工作期间所获知的所有商业秘密、业务信息遵守守密规定；在离职前，确认已归还所有教案、教学资料等公司物品，并保证不持有教案、教学信息等有关公司资料任何形式的存档。徐某某的交接表中记载，其离职时向百花公司移交了点名册、课程表、报名表、成长记录表、成绩表、纸上题、联络册、评分表、会员信息表、教案等相关材料。胡某某的交接表中记载，其离职时向百花公司移交了大、中、小班的教案、课程表等材料。

百花公司主张的商业秘密有两部分。第一部分为百花公司所有的教学方法、教学体系和教学内容，体现在：百花公司内部使用、只发放给学生家长的联络册、“学习习惯&集体活动记录”“学习状况报告表”；不对外公开、仅限老师使用的大班第六周教案内容，包括该教案中的纸上题27-30题及教案中使用的生活用品卡片。第二部分为客户名单。

裁判理由

一审法院认为，本案百花公司主张作为商业秘密保护的信息为经营信息，涉案信息能否作为商业秘密保护的前提条件要看其是否符合商业秘密的法定构成要件。

认定为商业秘密的商业信息的构成要件之一为百花公司是否对这些信息采取了保密措施。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第11条亦明确了判断保密措施合理性的操作标准。因此权利人采取的保密措施必须明确具体，这样才能起到判断商业秘密保密措施合理性的作用。本案中，百花公司将其所有的教学内容、资料均作为其商业秘密，要求学员家长承担保密义务，该条款约定的保密范围过于宽泛，导致学员家长无法履行该保密义务。况且，百花公司对这些资料并未采取特别的保密措施，这些资料是百花公司教学过程中必须使用的，每位学员家长都会获得。百花公司仅凭入学协议就要求所有学员家长对这些定期获得的资料承担保密义务并不合理，实际上也是不可能实现的，相关内容也属公知范围，故不能作为商业秘密予以保护。

故一审法院认定百花公司主张的教学方案并不属于商业秘密。百花公司不服一审判决，上诉至上海知识产权法院。

二审中，百花公司确认其二审中主张的商业秘密变更为联络册中的教学内容、第六周教案的具体内容和客户名单。

二审法院认为:

（一）百花公司主张的联络册不属于《反不正当竞争法》保护的商业秘密。

首先，现有证据不能证明百花公司对联络册采取的保密措施具有合理性，足以防止相关信息泄露。百花公司仅在入学协议中约定：未征得百花公司同意，禁止在百花公司处拍照、摄像、录音；百花公司的课堂资料、学习内容及其他商业秘密信息系商业秘密，学员及家长同意并保证不以任何形式将其给任何第三方。百花公司主张的联络册系提供给学员家长、并由学员家长控制的资料。在百花公司没有对联络册标明保密标志，也没有对学员家长特别说明联络册属于保密信息的情况下，学员家长无从知悉哪些资料属于入学协议约定的保密范围，而且学员家长获得联络册后，百花公司亦没有采取限制学员家长使用范围、是否回收等措施，不足以防止学员家长泄露、分享联络册的内容。故百花公司对联络册采取的保密措施不具有合理性。

其次，联络册的具体内容系较为常见的知识点，这些知识点反映的内容本身并不属于不为公众所知悉和容易获得的信息。虽然百花公司对这些知识点编排形成的教学体系或方法具有一定独创性，但卓基公司的教学体系与百花公司的教学体系安排并不相同。仅有部分知识点相同并不能证明卓基公司使用了百花公司的教学体系或方法。

（二）百花公司主张第六周教案不属于《反不正当竞争法》保护的商业秘密。

首先，百花公司主张的第六周教案中的相关教学卡片涉及的内容均为生活中较为常见的用品，不属于不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的信息。

其次，百花公司对其主张的第六周教案内容并没有采取合理保密措施。一方面，百花公司第六周教案中的教学流程、练习题等与百花公司网站及其公开出版的《思维训练365天》简介中介绍的教学流程、练习题基本一致；另一方面，百花公司的教学场地允许他人免费试听，且有的教学点教室外墙系透明玻璃，他人可以透过玻璃墙了解百花公司的教学内容。因此，百花公司主张的第六周教案内容不构成《反不正当竞争法》保护的商业秘密。

最终，二审法院驳回百花公司的上诉，维持原判。

律师点评

《反不正当竞争法》第9条规定，商业秘密是指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。据此可知，用于经营、管理和贸易等信息，不为相关领域内的人员普遍知悉，能为权利人带来竞争优势，并且权利人对信息采取了足以防止其泄露的措施，该信息就属于商业秘密，从而获得法律保护。

教学方案作为教育培训机构的重要资源，能够为培训机构带来经济利益，亦能使其在竞争激烈的教育培训机构市场获得竞争优势。因此，如果教学方案的内容不属于公知范围，权利人亦对此采取了有效合理的保密措施，是可以作为商业秘密予以保护的。

本案中，原告主张的商业秘密是其所有的教学方法、教学体系和教学内容等。在原告与学员家长签订的入学协议中，原告将其所有的教学内容、资料均作为其商业秘密，要求学员家长承担保密义务。但该条款约定的保密范围过于宽泛，没有明确具体的保密信息，导致学员家长无法履行该保密义务。另外，原告对这些资料也并未采取特别的保密措施，况且，这些资料是原告在教学过程中必须使用的，每位学员家长都会获得。原告仅凭入学协议就要求所有学员家长对这些定期获得的资料承担保密义务并不合理，实际上也是不可能实现的。

因此，原告主张的教案及课堂资料而言，部分内容属于公知范围，其余内容亦已被原告以公开出版、开设免费试听课等形式予以公开。鉴于原告对不属于公知范围内的信息未能采取有效合理的保密措施，因而，原告主张的信息不能作为商业秘密予以保护。

注[1]：上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第1045号、上海知识产权法院 (2015)沪知民终字第643号。

（本文作者：盈科王俊林律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

江西省樟树市有着1800多年的药业历史，享有“药不到樟树不齐，药不过樟树不灵”的美誉，拥有国家中药保护品种13个，独家品种6个，中国驰名商标5件。10月31日，“赣知·2022中医药知识产权保护论坛”在“中国药都”樟树举办，主题为“加强中医药知识产权保护 服务中医药传承创新发展”。论坛由江西省高级人民法院指导，宜春市中级人民法院、知产财经主办，万载县人民法院、樟树市人民法院协办。论坛旨在深入贯彻党的二十大精神及党中央、国务院关于中医药振兴发展的重大决策部署和《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，着眼于服务中医药强省战略实施，以知识产权保护为切入点，高质量推动中医药的守正创新、传承发展。

来自最高人民法院、中南财经政法大学知识产权研究中心、同济大学上海国际知识产权学院、北京务实知识产权发展中心、天津市高院、天津市检察院、四川省高院及江西省中医药管理局、中国中医科学院中医药健康研究所、华东交通大学知识产权学院、江西省中医药大学产学研服务中心、华润江中制药、仁和药业、江西华邦律师事务所等20余名专家学者出席论坛，近100名中医药企业及有关单位代表参加论坛。国家知识产权战略专家、资深教授吴汉东，省法院审委会专职委员陈仁生和樟树市市委副书记、市长陈钰分别致辞，宜春市中级人民法院党组书记、院长王建华主持开幕式。

最高人民法院民三庭二级高级法官、审判长张志弘，北京务实知识产权发展中心主任程永顺，中南财经政法大学知识产权保护中心主任彭学龙等7位嘉宾分别从中医药知识产权司法保护、中医药商标保护与品牌运营、传统知识保护策略、企业知识产权管理与维权等不同角度做了主题演讲，为中医药产业的创新发展建言献策，进一步促进了中医药企业树立知识产权保护意识，丰富了企业知识产权保护手段和举措，得到与会企业的积极认可。

同济大学上海国际知识产权学院宋晓亭教授，中南财经政法大学知识产权研究中心戚建江教授，四川省高院民三庭庭长杨丽、天津市高院民三庭法官张军强等8位嘉宾在法律研讨中，分别就中医药知识产权保护立法现状、中医药知识产权保护的难题和破解、中医企业专利保护存在的问题及对策等进行交流发言，深剖中医药知识产权保护难题，共同探索中医药知识产权保护新思路。

论坛期间，宜春市中级人民法院与樟树市人民政府举行了中医药知识产权司法保护合作协议签约仪式。合作协议是本次论坛取得的一项重要成果，对于推动中医药传统知识保护与现代知识产权制度有效衔接、促进中医药传承创新、进一步推进江西樟树“中国药都”振兴工程具有重要意义。

本次论坛是樟树药交会自1958年以来首次举办的中医药知识产权保护论坛，作为江西法院服务保障“一号改革工程”的具体举措，为江西中医药知识产权保护工作凝聚了共识、理清了思路，对于推进江西樟树“中国药都”振兴工程将起到积极的服务和促进作用。

山东某山啤酒公司（以下简称“权利公司”）在“啤酒”商品上享有与企业字号同名的“某山啤酒”注册商标专用权。经过长达几十年的经营，2017年至2019年其产品营业收入已达4亿元左右，连续多年纳税超6千万，是当地乃至业内具有较高知名度及市场影响力的品牌。

2020年10月，权利公司于第103届全国糖酒商品交易会发现山东某迪啤酒公司（以下简称“某迪公司”）展出一款啤酒，包装正面极为突出呈现“某山干啤”字样。权利公司认为此种使用构成对其“某山啤酒”商标权的损害，遂委托律师取证并对产品包装中显示的产品生产受托方与委托方，即某迪公司、某力公司与某新公司提起商标侵权之诉。

某新公司作为被诉产品的委托方，在答辩时提出包装中使用的“某山干啤”是对其已注册商标的使用，而其主张的已注册商标实际为“某屽（hàn）啤”。经比对：“某”字与权利公司的“某山啤酒”商标的“某”字相同；“屽”字是“山+干（“干啤”的干）”+“屽”具有“山”之意；“啤”字在“啤酒”产品上并无显著性。某新公司是通过将以上元素拼凑而成注册了“某屽（hàn）啤”商标，但却在实际使用中再通过拆分、元素间距调整的方式，使之呈现为“某山干啤”的商标性识别效果。

【判决结果】                

一审判决：

判令三被告共同赔偿原告权利公司经济损失及合理支出40万元。

被告某迪公司不服一审判决，提起上诉。

二审判决：

驳回上诉人某迪公司的上诉，维持原判。

【律师解读】                 

《商标法》规定，注册商标应在所核定的商品或服务项目上使用所核准的商标标识。第二十三条规定：“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请”。第四十九条规定：“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标”。

上述规定明确说明了商标权利人在对已核准商标进行使用时应当严守“核准”的范围，如超出注册商标标识使用、超出商品项目使用等情形，均属于超出权利范围的使用。按照前述规定应另行注册。根据2021年12月13日国家知识产权局发布的《商标一般违法判断标准》第三条第（五）项规定：“有下列行为之一的，均属商标一般违法：违反《商标法》第四十九条第一款规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的”。该行为更是属于一般违法行为，存在涉嫌侵犯他人权利的高度可能性。

具体到本案，虽侵权方以被控标识是对其注册商标的使用为由提出不侵权抗辩，但我方律师在案件办理过程中明确指出被控标识明显并非其所主张商标的规范使用，故而其显然应承担因不规范使用而带来的影响。同时，通过被控标识与注册商标在标识间细微但难谓巧合的相似之处，证明了被控侵权方恰恰是利用此种恶意获得的注册商标结合不规范使用的方式意图造成相关公众的混淆误认，减少真正商标权利人市场份额。另外，我方还结合其模仿“某威”、“某苏”知名啤酒的行为进一步强调了侵权方的一贯恶意，使得两审法院最终维护了商标权利人的合法权利也对其他涉嫌侵权方起到了震慑作用。

（本文组综合：盈科刘云佳律师 来源：微信公众号 盈科律师一日一法）