现有专利无效宣告请求的法定理由

专利权的无效宣告请求制度的设立，是为了纠正对已授权专利的不当授权。专利无效宣告请求的提起，多发生在侵权诉讼阶段，尤其是在被诉侵权方不确定以不侵权和现有技术进行抗辩是否能赢得专利诉讼的情况下，向国家知识产权局专利复审委员会提起专利权的无效宣告请求，几乎是被诉侵权方赢得专利诉讼的唯一途径。

对于一个授权的发明专利或实用新型专利，专利复审委员会不承担全面审查的义务，这就需要无效宣告请求人尽可能的从多个角度提无效理由。根据现行的《中华人民共和国专利法》（2019）和《中华人民共和国专利法实施细则》（2010）的规定，针对发明专利和实用新型专利的法定无效理由有如下几条：

1、专利的主题不符合发明和实用新型的定义。

【相关法条】《专利法》

第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

2、专利的主题违反法律、社会公德或者妨碍公共利益；依赖遗传资源完成的发明，遗传资源的获取或利用违反法律、行政法规。

【相关法条】《专利法》

第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

3、专利的主题不属于授予专利权的范围。

【相关法条】《专利法》

第二十五条 对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

4、违反保密审查规定，将在中国完成的发明向国外申请专利。

【相关法条】《专利法》

第二十条 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。

国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。

对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

5、发明专利、实用新型专利不具有新颖性、创造性和实用性。

【相关法条】《专利法》

第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

6、专利说明书没有充分公开发明或实用新型。

【相关法条】《专利法》

第二十六条第三款 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

7、权利要求书没有以说明书为依据，未能清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

【相关法条】《专利法》

第二十六条第四款权 利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

8、专利的独立权利要求缺少必要的技术特征。

【相关法条】《实施细则》

第二十条第二款 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

9、分案申请超出原申请的记载范围。

【相关法条】《实施细则》

第四十三条第一款 依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

10、专利属于重复授权。

【相关法条】《专利法》

第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

以上是现行专利法和实施细则规定的提起专利无效的法定理由，提起无效请求时，知识产权律师一般不会将以上10个理由全部列入无效宣告请求书中。一般来讲，一个正常申请的专利，不会出现理由1、2、3、4、9和10这六个专利授权缺陷的，这些缺陷一般在授权阶段就会被发现。知识产权律师最常用的理由是第5条理由，即发明专利、实用新型专利不具有新颖性、创造性和实用性，其次比较常用到的理由是第6和7条，然后是第8条（为了驳回权1），在无效实务中，6、7和8条由于规定的不够具体明确，以这几条提起的无效请求，在没有强有力的证据支持的情况下，一般很难得到专利复审委员会的支持。

02

行政案件规定对无效宣告请求人有利的几个法条

应该说，《行政案件规定》的出台，对无效宣告请求人以6、7和8条理由提起的无效请求，有了更加具体明确的法律支持，对无效请求人的要求相对降低。《行政案件规定》中对无效宣告请求人有利的几个法条如下：

第五条 当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容，并据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的，人民法院应予支持。

律师解读

本条规定支持无效理由7，专利出现这种情况，主要是专利申请人、专利权人为了获得专利授权，虚构、编造专利的创造性。为了能以本条司法解释无效授权专利，需要无效宣告请求人以授权专利具体实施方式形成的方法或产品演示给法庭看，并不能达到说明书中所描述的技术效果以及形成的数据、图表。法庭上原被告的对抗性会大大增加，对无效宣告请求人的律师的专业性的要求也更高了。

第六条 说明书未充分公开特定技术内容，导致在专利申请日有下列情形之一的，人民法院应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定：

（一）权利要求限定的技术方案不能实施的；

（二）实施权利要求限定的技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的；

（三）确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，需要付出过度劳动的。

当事人仅依据前款规定的未充分公开的特定技术内容，主张与该特定技术内容相关的权利要求符合专利法第二十六条第四款关于“权利要求书应当以说明书为依据”的规定的，人民法院不予支持。

律师解读

本条规定支持无效理由6，权利要求书没有得到说明书的支持。尤其是（三）款，给了无效请求人的律师很大的想象空间。

第七条 所属技术领域的技术人员根据说明书及附图，认为权利要求有下列情形之一的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于清楚地限定要求专利保护的范围的规定：

（一）限定的发明主题类型不明确的；

（二）不能合理确定权利要求中技术特征的含义的；

（三）技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。

律师解读

本条规定支持无效理由7，无效请求人的律师可以利用的是本条规定的（二）和（三）部分。在专利的申请实务中，发明人提供的交底材料中很难避免到技术特征之间的逻辑关系错误，代理工程师如果没有比较好的技术功底和理解能力，无法完全理解技术，往往是把技术交底材料原样堆上去，很容易出现（二）和（三）中出现的情形。在中国的无效实务中，是不允许对授权后的权利要求进行更改的，只能对权利要求进行删除或合并。因此，很有可能因为出现（二）和（三）的情形，造成整个专利被全部无效。因此，作为无效请求人的律师，可以在这两款上下点功夫，对专利挑挑毛病。

第八条 所属技术领域的技术人员阅读说明书及附图后，在申请日不能得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于“权利要求书应当以说明书为依据”的规定。

律师解读

本条规定支持无效理由7，也是讲的权利要求书得不到说明书的支持，无效请求人的律师如果想利用好这条，需要与技术人员密切沟通，再加上严密的逻辑说理能力，去说服法庭，乐见出现引用这条司法解释的法院判决。

第九条 以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外。

对于前款规定的以功能或者效果限定的技术特征，权利要求书、说明书及附图未公开能够实现该功能或者效果的任何具体实施方式的，人民法院应当认定说明书和具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。

律师解读

本条规定支持无效理由6，以功能或者效果限定的技术特征，一般是不当的扩大了权利要求的保护范围。举个例子，在一项化学发明中，我们用的材料是卤元素中的氯元素和碘元素，实现了很好的技术效果，并在说明书中用具体实施方式进行了说明，但在说明书中没有对卤素家族中的其他元素进行举例说明（有可能是没做实验，也有可能是做了实验但效果不好），如果这时把用卤元素的材料特性进行功能概括，写出来的权利要求就会不符合专利法第二十六条第三款的规定，造成专利被无效掉。

第十条 药品专利申请人在申请日以后提交补充实验数据，主张依赖该数据证明专利申请符合专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等规定的，人民法院应予审查。

第十一条 当事人对实验数据的真实性产生争议的，提交实验数据的一方当事人应当举证证明实验数据的来源和形成过程。人民法院可以通知实验负责人到庭，就实验原料、步骤、条件、环境或者参数以及完成实验的人员、机构等作出说明。

律师解读

这两条规定支持无效理由5和6，本条负有举证责任的一方为专利权人一方，无效请求人的律师可以在证据的三性上进行质证，如果质证成功，也有无效掉专利的可能。

03

《行政案件规定》对专利申请人和专利权人的影响

《行政案件规定》出台，无效请求人不像原来重点从专利的新颖性和创造性去提无效理由，更多的可能是从专利说明书没有充分公开发明或实用新型，或者权利要求书没有以说明书为依据，未能清楚、简要地限定要求专利保护的范围对专利进行攻击。因此，对专利申请文件的质量要求更高了，不仅仅是权利要求要有更大的保护范围，说明书对权利要求书的支持也非常重要。因此，对于比较重要的专利，需要对每一段话，每一个字都要字斟句酌才行。

在侵权诉讼中，专利权人和其代理律师在法庭上也不能信口开河的乱说了，被记在裁判文书中，会影响后续案件，无效请求人的律师会检索跟本专利有关的生效裁判提交给法庭，法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。

04

关于证据的提醒

无效宣告请求人在向法院起诉时的新证据一般不被法院接受，所以要求请求人的律师在提起无效请求的时候要准备充分、全面的证据。

【相关法条】《行政案件规定》

第三十条 无效宣告请求人在专利确权行政案件中提供新的证据，人民法院一般不予审查，但下列证据除外：

（一）证明在专利无效宣告请求审查程序中已主张的公知常识或者惯常设计的；

（二）证明所属技术领域的技术人员或者一般消费者的知识水平和认知能力的；

（三）证明外观设计专利产品的设计空间或者现有设计的整体状况的；

（四）补强在专利无效宣告请求审查程序中已被采信证据的证明力的；

（五）反驳其他当事人在诉讼中提供的证据的。

第三十一条人民法院可以要求当事人提供本规定第二十九条、第三十条规定的新的证据。

当事人向人民法院提供的证据系其在专利复审、无效宣告请求审查程序中被依法要求提供但无正当理由未提供的，人民法院一般不予采纳。

05

结语

总的来说，《行政案件规定》出台，对无效请求人是利好，对专利申请文件的质量要求更高了。对于创新发明人来说，在国家大力加强知识产权保护的今天，要想自己的创新得到保护，除了有大的环境的加持，自己也应该做好自己应做的，就是提高专利申请文件的质量。

（本文作者：盈科刘国庆律师）

2020年4月，最高人民法院发布2019年中国法院10大知识产权案件，其中上海市浦东新区人民法院作出的平衡身体公司与永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷案作为第五大经典案例予以印发。2020年8月，上海市高级人民法院将该案作为2020年第二批参考性案例予以发布，供全市法院在审判实践中参考。该案的经典在于，对商标法规定的恶意侵权、惩罚性赔偿进行了突破性的法律适用，体现了中国打击知识产权违法犯罪的决心。本文通过回顾案情，探索商标惩罚性赔偿的适用空间。

案情摘要

原告诉请：1、判令被告停止侵犯第17787572号“MOTR”注册商标专用权的行为；2.判令被告赔偿原告经济损失人民币300万元，其中包括律师费136,900元、公证费16,500元、差旅费8,241元、文件打印费180元。

事实理由：平衡身体公司是核定使用在第28类健身器材等商品上的“MOTR”商标（即涉案商标）的注册人，也是全球从事运动器材生产销售的知名厂商，并在中国拥有多项发明专利及注册商标，具有一定的知名度。被告永康一恋运动器材有限公司（简称永康一恋公司）在某展览会上推销使用了涉案商标的健身器材，并通过微信商城等多种方式进行实际销售。平衡身体公司认为永康一恋公司侵害商标权，并主张适用惩罚性赔偿。

被告答辩：“MOTR”标识系涉案普拉提滚筒产品的通用名称；涉案“MOTR”商标为“movementontheroller”的英文字母缩写，因其产品使用方式符合“在滚轮上的运动”的中文含义，涉案商标属于对产品功能、用途的描述，不具有显著性；原告在国内未以盈利为目的而使用涉案商标，涉案商标无法与原告之间建立唯一对应的关系。

判决结果：1、永康一恋公司于判决生效之日起立即停止实施侵害平衡身体公司第17787572号注册商标专用权的行为；2、永康一恋运动器材有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告平衡身体公司(BALANCEDBODYINC.)经济损失和为制止侵权行为所支付的合理开支共计人民币300万元。

判决书做出后，双方均未上诉。

法院裁判观点

首先，关于是否侵权。永康一恋公司使用的“MOTR”商标与平衡身体公司的涉案商标标识完全相同，且商品类别与涉案商标核定使用的商品相同，根据《商标法》第57条第一款的规定，构成商标侵权。

其次，关于赔偿数额。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定，侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算。原告提出以“侵权人因侵权所获得的利益”来计算赔偿数额，具体计算公式为：侵权获利=产品销售量×（产品单价-产品成本），侵权获利估算在101.7万元-139.5万元之间，原告有初步证据且已尽力予以证明，而被告虽然反驳，但与侵权行为相关的账簿、资料由被告掌握，被告拒不提供的，由被告承担不利后果。

第三，关于惩罚性赔偿。法院查明，在本案被诉侵权行为发生前，永康一恋公司就曾侵犯平衡身体公司的知识产权，经平衡身体公司发送警告函后，双方签订和解协议，且永康一恋公司明确承诺不再从事侵权活动，被告属于重复侵权。根据《商标法》第六十三条第一款“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”的规定【注：最新2019年《商标法》已修改为“一倍以上五倍以下”，本案于2019年8月28日作出，最新2019年《商标法》于2019年11月1日生效，故法院判决中引用的是2013年《商标法》】，适用三倍惩罚性赔偿标准，确定永康一恋公司承担300万元的赔偿责任。

案例评析

本案之所以为中国法院10大知识产权经典案例，最大的亮点在知识产权惩罚性赔偿的法律运用。关于惩罚性赔偿，在《商标法》中，法条是这么说的：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”，这是根据2019年的商标法规定，2013年的商标法当时规定的是最高3倍的赔偿。

这里面的关键词是“恶意”和“情节严重”。什么是恶意？什么是“情节严重”？引用上海华东政法大学的黄武双教授关于惩罚性赔偿的观点，理论上不需要考虑那么多的“情节严重”，其实就是主观的恶意，就是明明知道商标权的存在，就是置若罔闻，仍然去实施侵权行为。惩罚性赔偿，其实就是惩罚恶意，完全一模一样的直接侵权，很多侵权行为都是硬上，谁好就仿谁，而且反复多次侵权的，就如本案一样，完全可以适用惩罚性赔偿。

其实在看本案的时候，我联想到了另一个案例：麦奇英语因侵犯“丰台ABC学校”商标侵权被行政罚款3100万。虽然这个案例是行政处罚，其实在他们之间的民事侵权争议法院判决了100万赔偿。但北京市朝阳区市场监督管理局仍然在司法赔偿后，罚款3100万，非法经营额的4倍！北京朝阳局的观点是认为，麦奇英语的主观恶意太大，在商标局已经做出不予注册商标的情况下，仍然大量投入宣传，包括明星代言等等，“其使用VIPABC的商标有一个志在必得的感觉，明确以扩大宣传的行动占领市场，且在全国范围内使用”，以此判断麦奇英语的主观恶性是非常强的，直接给予四倍处罚。虽然麦奇英语提起了行政诉讼，但由此看出行政手段的严厉，知识产权侵权，不是闹着玩儿的，侵权越严重，处罚越多。

由此可见，相比行政手段，法院的司法判决还是比较温和的，就如本案中上海浦东法院作出的三倍赔偿，已经是一个突破，并成为经典案例，体现了人民法院严厉打击重复侵权、持续侵权等恶意侵权行为的坚定信心。所以本案具有一定的指导意义，针对明摆着就是故意的，恶意的侵权行为，惩罚性赔偿在司法判例中应该还有很大的适用空间，这也是我们学习经典案例的意义所在。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 ）

国家市场监管总局于2020年9月4日通过官网，发布了《商业秘密保护规定（征求意见稿）》，本次公布的新规是对1998年起施行的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》的大规模修订，对市场竞争行为中有关商业秘密的核心问题予以细化，正文部分也由原来的12条增加到现在的六个章节39条内容。本次征求意见稿的建议反馈截止时间为2020年10月18日，盈科上海竞争与监管法律事务部将对征求意见稿全文进行重点加粗与批注解读。

《商业秘密保护规定（征求意见稿）》全文（附重点加粗、批注解读）

第一章 总则

第一条 为了制止侵犯商业秘密的行为，加强商业秘密保护，保护商业秘密权利人和相关主体的合法权益，激励研发与创新，维护公平竞争、优化营商环境，促进社会主义市场经济健康发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称《反不正当竞争法》）的有关规定，制定本规定。

第二条 商业秘密的获取、披露、使用应当遵循诚信原则及商业道德。

注：本条规定了基本原则，源自《反不正当竞争法》第二条第一款：经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。

第三条 任何自然人、法人或非法人组织实施了侵犯中国商业秘密权利人的商业秘密的行为或为其实施侵犯商业秘密行为提供帮助的行为，均适用本规定。

第四条 各级市场监督管理部门应当加强对商业秘密保护的组织、协调、指导和监管执法工作，推动建立健全商业秘密自我保护、行政保护、司法保护一体的商业秘密保护体系，切实维护公平竞争的市场秩序，营造良好的营商环境。

第二章 商业秘密界定

第五条 本规定所称商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

注：本条明确了商业秘密的三点特征：秘密性、价值性、采取相应保密措施；并对技术信息、经营信息、商业信息的内涵作出解释。

本规定所称技术信息是指利用科学技术知识、信息和经验获得的技术方案，包括但不限于设计、程序、公式、产品配方、制作工艺、制作方法、研发记录、实验数据、技术诀窍、技术图纸、编程规范、计算机软件源代码和有关文档等信息。

本规定所称经营信息是指与权利人经营活动有关的各类信息，包括但不限于管理诀窍、客户名单、员工信息、货源情报、产销策略、财务数据、库存数据、战略规划、采购价格、利润模式、招投标中的标底及标书内容等信息。

本规定所称商业信息是指与商业活动有关的，包括但不限于技术信息、经营信息的任何类型和形式的信息。

第六条 本规定所称不为公众所知悉，是指该信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉或者不能从公开渠道容易获得。

注：本条来源于《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第九条的规定，并细化了不构成“不为公众所知悉”的情形。

具有下列情形之一的，可以认定有关信息不构成“不为公众所知悉”：

（一）该信息已经在国内外公开出版物或者其他媒体上公开披露或者已经通过公开的报告会、展览等方式公开；

（二）该信息已经在国内外公开使用；

（三）该信息为其所属领域的相关人员普遍掌握的常识或者行业惯例；

（四）该信息无需付出一定的代价而容易获得或者从其他公开渠道可以获得；

（五）仅涉及产品尺寸、结构、部件的简单组合等内容信息，进入公开领域后相关公众可通过观察、测绘、拆卸等简单方法获得。

注：本条强调了信息的公开性和获取的便利性。

申请人提交的技术查新报告、检索报告、公开渠道查询商业信息的资料等与涉案信息不构成实质上相同的，可以推定该信息“不为公众所知悉”，但有相反证据证明的除外。

第七条 本规定所称具有商业价值，是指该信息因其秘密性而具有现实的或者潜在的商业价值，能为权利人带来商业利益或竞争优势。

符合下列情形之一的，可以认定为该信息能为权利人带来商业利益或竞争优势，但有相反的证据能证明该信息不具有商业价值的除外：

（一）该信息给权利人带来经济收益的；

（二）该信息对其生产经营产生重大影响的；

（三）权利人为了获得该信息，付出了相应的价款、研发成本或者经营成本以及其他物质投入的；

（四）涉嫌侵权人以不正当手段获取或者试图获取权利人的商业秘密的；

（五）其他能证明该信息能为权利人带来商业利益或竞争优势的情形。

注：2017年《反不正当竞争法》修改将“能为权利人带来经济利益、具有实用性”修改为“具有商业价值”。但是关于商业价值的具体内容一直都欠缺解释，现规定对商业价值的认定进行了解释：从经济收益、对生产经营的影响、经营成本、涉嫌侵权人为获取商业秘密采取不正当手段的反向推定等角度认定信息具有商业价值。

第八条 本规定所称权利人采取相应保密措施，是指权利人为防止信息泄露所采取的与商业秘密的商业价值、独立获取难度等因素相适应、合理且具有针对性的保密措施。

多个权利人共有商业秘密的，均应当采取相应保密措施。

具有下列情形之一，足以防止涉密信息泄漏的，可以认定权利人采取了“相应保密措施”：

（一）限定涉密信息的密级、保密期限和知悉范围，只对必须知悉的相关人员告知其内容；

（二）任职离职面谈，提醒、告诫现职员工和离职员工履行其保密义务；

（三）对该信息载体采取了加密、加锁、反编译等预防措施或在相关载体上加注保密标志或加密提示；

（四）对于涉密信息采用密码或者代码等；

（五）对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者，采取基本的物理隔离措施，如门禁、监控、权限控制等；

（六）制定相应的保密管理制度并与相关人员签署保密协议；

（七）在竞业禁止协议中对保密义务进行明确约定的；

（八）权利人在劳动合同或保密协议中对商业秘密范围有明确界定且与其所主张的秘密范围相符的；

（九）确保涉密信息他人轻易不能获得的其他合理措施。

注：本条源自《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十一条，相比原条文增加了“（二）任职离职面谈，提醒、告诫现职员工和离职员工履行其保密义务”、“（七）在竞业禁止协议中对保密义务进行明确约定的”以及“（八）权利人在劳动合同或保密协议中对商业秘密范围有明确界定且与其所主张的秘密范围相符的”。新增条款均与员工的保密义务相关。

第九条 本规定所称权利人，是指依法对商业秘密享有所有权或者使用权的自然人、法人或者非法人组织。

第十条 自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所研究或开发的商业秘密，归法人或者非法人组织所有，但当事人另有约定的，从其约定。自然人在法人或者非法人组织工作任务以外所研究或开发的商业秘密，归该自然人所有。但其商业秘密系利用法人或者非法人组织的物质技术条件或经验的，法人或者非法人组织有权在支付合理报酬后，于其业务范围内使用该商业秘密。

注：本条规定了商业秘密研发的职务归属：即未约定的商业秘密职务研发归法人或非法人组织所有；工作以外的商业秘密研发归自然人所有，但利用法人或非法人组织技术条件或经验的，自然人在获得报酬后，法人或非法人组织有权于业务范围内使用。

受委托所研究或开发的商业秘密，该商业秘密的归属由委托人和受托人通过合同约定。未约定或者约定不明的，该商业秘密属于受托人。但委托人有权在其业务范围内使用该商业秘密。

两人以上合作共同研究或开发的商业秘密的归属，当事人有约定的，从其约定；无约定的，由合作者共同享有。商业秘密为合作者共有时，对商业秘密的使用或处分，如无约定，应征得全体共有人同意，各共有人无正当理由，不得拒绝同意。

第十一条 本规定所称侵权人，是指违反本规定获取、披露、使用商业秘密的自然人、法人或者非法人组织。

第三章 侵犯商业秘密行为

第十二条 经营者不得以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密。包括但不限于：

（一）派出商业间谍盗窃权利人或持有人的商业秘密；

（二）通过提供财务、有形利益或无形利益、高薪聘请、人身威胁、设计陷阱等方式引诱、骗取、胁迫权利人的员工或他人为其获取商业秘密；

（三）未经授权或超出授权范围进入权利人的电子信息系统获取商业秘密或者植入电脑病毒破坏其商业秘密的，其中，电子信息系统是指所有存储权利人商业秘密的电子载体，包括数字化办公系统、服务器、邮箱、云盘、应用账户等；

（四）擅自接触、占有或复制由权利人控制下的，包含商业秘密或者能从中推导出商业秘密的文件、物品、材料、原料或电子数据，以获取权利人的商业秘密；

（五）采取其他违反诚信原则或者商业道德的不正当手段获取权利人商业秘密的行为。

注：本条第（三）项增加了互联网环境下侵犯商业秘密的手段，强调了获取和破坏两种手段，说明监管的保护已从单一的保护商业秘密的权属发展为保护商业秘密的有用性和完整性。并详尽列明了商业秘密的电子载体，包括办公系统、服务器、邮箱、云盘、应用账户等。加强了以数据形式存在的商业秘密的保护。

第十三条 经营者不得披露、使用或者允许他人使用以不正当手段获取的权利人的商业秘密。

本条所称“披露”，是指将权利人的商业秘密公开，足以破坏权利人的竞争优势或损害其经济利益的行为。

本条所称“使用”，是指将权利人的商业秘密应用于产品设计、产品制造、市场营销及其改进工作、研究分析等。

第十四条 经营者不得违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

本条所称“保密义务”或者“权利人有关保守商业秘密的要求”包括但不限于：

（一）通过书面或口头的明示合同或默示合同等在劳动合同、保密协议、合作协议等中与权利人订立的关于保守商业秘密的约定；

（二）权利人单方对知悉商业秘密的持有人提出的要求，包括但不限于对通过合同关系知悉该商业秘密的相对方提出的保密要求，或者对通过参与研发、生产、检验等知悉商业秘密的持有人提出的保密要求；

（三）在没有签订保密协议、劳动合同、合作协议等情况下，权利人通过其他规章制度或合理的保密措施对员工、前员工、合作方等提出的其他保守商业秘密的要求。

注：《劳动合同法》第二十三条规定：“用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。”本条款在此基础上，增加了“包括但不限于”，补充了在劳动合同之外的聘用、劳务、合作及任何有知悉商业秘密机会的关系中需要遵从的保密义务。企业规章制度作为保密措施的一种也得到了法律支持，企业拥有了以自助方式维护自身商业秘密的救济途径。

第十五条 经营者违反限制性使用商业秘密的义务，未经授权予以披露或使用的行为，构成侵犯商业秘密的行为。

本条所称“限制性使用商业秘密”，包括但不限于在保密协议、劳动合同、合作协议、合同等中与权利人订立的法定或约定的对商业秘密的限制使用。员工或前员工在工作过程中所形成的自身知识、经验、技能除外。

注：本条区分了商业秘密与员工在工作过程中所获得的自身知识、经验、技能。

第十六条 经营者不得教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。包括但不限于：

（一）故意用言辞、行为或其他方法，以提供技术、物质支持，或者通过职位许诺、物质奖励等方式说服、劝告、鼓励他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求；

（二）以各种方式为他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求提供便利条件，以获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密的行为。

第十七条 第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本规定第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

第十八条 权利人经过商业成本的付出，形成了在一定期间内相对固定的且具有独特交易习惯等内容的客户名单，可以获得商业秘密保护。

前款所称的客户名单，一般是指客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于相关公知信息的特殊客户信息，包括汇集众多客户的客户名册，以及保持长期稳定交易关系的特定客户。客户基于对职工个人的信赖而与职工所在单位进行市场交易，该职工离职后，能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的，应当认定没有采用不正当手段。

注：本条与《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十三条相同，但删去了第二款最后“职工与原单位另有约定的除外”的表述，整体偏向于保护职工利益。强调能够受到保护的“客户名单”必须是区别于相关公知信息的特殊客户信息，一般包括客户的交易习惯、意向等独特信息。客户基于对于职工的个人信赖而自愿选择离职职工的新单位进行交易的，应当认定没有采用不正当手段，即保护了交易的自由性。

第十九条 下列行为不属于侵犯商业秘密行为：

（一）独立发现或者自行研发；

（二）通过反向工程等类似方式获得商业秘密的，但商业秘密或者产品系通过不正当手段获得、或违反保密义务的反向工程除外；

（三）股东依法行使知情权而获取公司商业秘密的；

（四）商业秘密权利人或持有人的员工、前员工或合作方基于环境保护、公共卫生、公共安全、揭露违法犯罪行为等公共利益或国家利益需要，而必须披露商业秘密的。

前款所称反向工程，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息，但是接触、了解权利人或持有人技术秘密的人员通过回忆、拆解终端产品获取权利人技术秘密的行为，不构成反向工程。

注：反向工程的规定源自《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十二条。本条明确了“反向工程”不包括当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的行为。反向工程的主体不包括接触、了解权利人或持有人技术秘密的人员。

披露人在向有关国家行政机关、司法机关及其工作人员举报前述违法犯罪行为时，须以保密方式提交包含商业秘密的文件或法律文书。

商业秘密权利人或持有人应在其与员工、合作者、顾问等签订的管控商业秘密或其他保密信息使用的任何合同或协议中，向后者提供举报豁免和反报复条款。合同或协议的形式包括但不限于劳动合同、独立承包商协议、咨询协议、分离和解除索赔协议、遣散协议、竞业禁止协议、保密和所有权协议、员工手册等。

第四章 对涉嫌侵犯商业秘密行为的查处

第二十条 侵犯商业秘密行为由县级以上市场监督管理部门认定查处。

第二十一条 权利人认为其商业秘密受到侵害，向市场监督管理部门举报侵权行为时，应当提供其拥有的商业信息符合商业秘密的法定条件，以及其商业秘密被侵犯等证明材料。

认定商业秘密符合法定条件的材料，包括但不限于下列情形：

（一）商业秘密的研发过程和完成时间；

（二）商业秘密的载体和表现形式、具体内容等不为公众所知悉；

（三）商业秘密具有的商业价值；

（四）对该项商业秘密所采取的保密措施。

权利人提交以下材料之一的，视为其已提供初步证据合理表明其商业秘密被侵犯：

（一）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且涉嫌侵权人使用的信息与权利人的商业秘密实质上相同；

（二）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且保密设施被涉嫌侵权人以不正当手段破坏；

（三）有证据表明商业秘密已被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；

（四）权利人提交了与该案相关的民事诉讼、刑事诉讼或其他法定程序中所形成的陈述、供述、鉴定意见、评估报告等证据，用于合理表明其商业秘密被侵犯；

（五）有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。

注：本条源自《反不正当竞争法》第三十二条，新增了“（二）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且保密设施被涉嫌侵权人以不正当手段破坏；（四）权利人提交了与该案相关的民事诉讼、刑事诉讼或其他法定程序中所形成的陈述、供述、鉴定意见、评估报告等证据，用于合理表明其商业秘密被侵犯；”两款内容。

第二项增加了证明侵权人破坏保密措施的材料可以作为初步证据；第四项则提供了民事、刑事或者其他法定程序形成证据的转化认可途径。除上述证据之外，其他能够起到初步证明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯的也可以作为材料提交。相比诉讼，向市监局举报侵权作为更加灵活便捷的救济手段，介入行政干预进行查处，可以及时协助权利人维护权益。

第二十二条 权利人、涉嫌侵权人可以委托有法定资质的鉴定机构对权利人的信息是否为公众所知悉、涉嫌侵权人所使用的信息与权利人的信息是否实质相同等专门性事项进行鉴定。

权利人、涉嫌侵权人可以委托有专门知识的人对权利人的信息是否为公众所知悉等专门性事项提出意见。

权利人、涉嫌侵权人可以就上述鉴定结论或者有专门知识的人的意见向市场监督管理部门提出意见并说明理由，由市场监督管理部门进行审查并作出是否采纳的决定。

第二十三条 侵犯商业秘密行为涉及计算机软件程序的，可以从该商业秘密的软件文档、目标程序与被控侵权行为涉及的软件是否相同，或者被控侵权行为涉及的计算机软件目标程序中是否存在权利人主张商业秘密的计算机软件特有内容，或者在软件结果（包括软件界面、运行参数、数据库结构等）方面与该商业秘密是否相同等方面进行判断，认定二者是否构成实质上相同。

第二十四条 涉嫌侵权人及利害关系人、证明人，应当如实向市场监督管理部门提供有关证据。

权利人能证明涉嫌侵权人所使用的信息与自己主张的商业秘密实质上相同，同时能证明涉嫌侵权人有获取其商业秘密的条件，而涉嫌侵权人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据的，市场监督管理部门可以根据有关证据，认定涉嫌侵权人存在侵权行为。

注：本条明确了举证责任的分配原则，与《反不正当竞争法》第三十二条相衔接。依本条所述，权利人需证明涉嫌侵权人所使用的信息与自己主张的商业秘密实质相同且侵权人有获取商业秘密的条件，即本规定二十一条所示的“初步证据”要求后，举证责任便在涉嫌侵权人一方，涉嫌侵权人不能提供或拒绝提供自身合法获得或使用证据的，市场监督管理部门可以根据现有证据认定侵权。

第二十五条 经权利人申请并提供初步证明，市场监督管理部门可将在执法调查过程中查获的可能被认定为商业秘密侵权的证据进行查封和扣押。包括但不限于往来邮件、聊天记录、存储介质、侵权物品和设备、内部发文及会议纪要等。如果案件移送至司法机关处理，应将有关证据一并移送。

侵犯商业秘密行为涉及计算机技术的，应当扣押相关计算机服务器、主机、硬盘等存储设备，并及时通过复制、镜像、摄像、截屏、数据恢复等方式固定证据。

注：本条为行政保全措施的规定，相关细节可以参考行政诉讼证据保全程序要求。

第二十六条 在查处商业秘密侵权案件过程中，权利人同时向人民法院提起商业秘密侵权诉讼的，市场监督管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序。

第二十七条 侵犯商业秘密行为涉嫌犯罪的，应依法移送司法机关处理，市场监督管理部门应中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序。

第二十八条 在查处商业秘密侵权案件过程中，对涉嫌侵权人违法披露、使用、允许他人使用商业秘密将给权利人造成不可挽回的损失的，应权利人请求并由权利人出具自愿对强制措施后果承担责任的书面保证，市场监督管理部门可以责令涉嫌侵权人停止销售使用权利人商业秘密生产的产品。

注：本条增设了商业秘密侵权的及时救济途径。由于商业秘密的认定较为复杂，但其侵权损失又具有不可挽回性，应权利人申请并出具自愿承担强制措施后果责任的保证书后，市场监督管理部门可以在查明事实之前就责令涉嫌侵权人停止销售使用权利人商业秘密生产的产品。

第二十九条 认定侵犯商业秘密的，市场监督管理部门在行政处罚同时，可以对侵权行为做出赔偿调解，调解不成的，权利人或持有人可以向人民法院起诉。

第五章 法律责任

第三十条 违反本规定的侵犯商业秘密行为，依照《反不正当竞争法》第二十一条的规定处罚。

第三十一条 符合以下情形之一的，可以认定为《反不正当竞争法》第二十一条所称的情节严重：

（一）因侵害商业秘密造成权利人损失超过五十万元的；

（二）因侵害商业秘密获利超过五十万元的；

（三）造成权利人破产的；

（四）拒不赔偿权利人的损失的；

（五）电子侵入方式造成权利人办公系统网络和电脑数据被严重损坏的；

（六）造成国家、社会重大经济损失，或具有恶劣社会影响的；

（七）其他情节严重的行为。

注：本条与2020年6月17日发布的《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）（征求意见稿）》）第四条有类似之处，新增了“（四）拒不赔偿权利人的损失的；（五）电子侵入方式造成权利人办公系统网络和电脑数据被严重损坏的；（六）造成国家、社会重大经济损失，或具有恶劣社会影响的；”范围更广。

第三十二条 依照《反不正当竞争法》第二十一条之规定，责令侵权人停止违法行为时，责令停止违法行为的时间可以持续到该项商业秘密已为公众知悉时为止，也可以在依法保护权利人该项商业秘密竞争优势的情况下，责令侵权人在一定期限或者范围内停止使用该项商业秘密。

侵权人停止使用商业秘密行为会给国家利益、社会公共利益造成重大损失的，可以不责令停止使用，但应要求其向权利人支付使用期间内相应的合理费用。

对侵犯商业秘密的物品可以作如下处理：

（一）责令并监督侵权人将载有商业秘密的图纸、软件及其有关资料返还权利人；

（二）监督侵权人销毁使用权利人商业秘密生产的、流入市场将会造成商业秘密公开的产品。但权利人同意收购、销售等其他处理方式的除外。

第三十三条 为生产经营目的使用不知道是未经商业秘密权利人许可的商业秘密，且能举证证明该商业秘密合法来源的，应责令侵权人停止上述使用行为，但商业秘密的使用者能举证证明其已支付合理对价的除外。

前款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。前款所称合法来源，是指通过许可合同等正常商业方式取得商业秘密。对于合法来源，使用者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

注：本条为停止侵权但不承担赔偿责任的合法来源抗辩条款，需满足不知道且不应知商业秘密侵权，且能够举证合法来源的条件，明确了合法来源的举证标准应符合正常的商业交易习惯。商业秘密的使用人已经支付合理对价的可以不停止使用。

第三十四条 《反不正当竞争法》第二十一条所称违法所得是指，以侵权人违法生产、销售商品或者提供服务所获得的全部收入扣除侵权人直接用于经营活动的适当的合理支出。

市场监督管理部门可以综合参考商业秘密侵权人的会计账簿、生产记录、销售记录、转让协议等资料，计算违法所得的数额。

第三十五条 市场监督管理部门调查侵犯商业秘密行为造成权利人的损害的，应按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。在计算“权利人因被侵权所受到的实际损失”、“侵权人因侵权所获得的利益”的时候，可以参照下列计算方法：

（一）权利人的产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件产品的合理利润所得之积；

（二）权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件产品的合理利润所得之积；

（三）按照通常情形权利人可得的预期利润，减去被侵害后使用同一信息的产品所得利益之差额；

（四）商业秘密许可他人使用的价款；

（五）根据商业秘密研究开发成本、实施的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定商业秘密的价值，并以该价值的一定比例确定“权利人因被侵权所受到的实际损失”或者“侵权人因侵权所获得的利益”。

第三十六条 市场监督管理部门不得公开行政处罚信息中涉及的商业秘密具体内容。

其他国家机关及其公务人员对其在履行公务过程中所知悉的商业秘密负有保密义务，不得超出其职责范围进行披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。

第六章 附则

第三十七条 本规定所称商业信息中，属于国家秘密范围的，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定进行保护。

违反法律、法规，损害国家利益、社会公共利益，违背诚实信用原则的商业秘密，不在本规定保护范围。

第三十八条 国家市场监督管理总局及其授权的省级市场监督管理部门对外国人违法获取、披露、使用中国商业秘密权利人的商业秘密的行为发起侵权调查，责令其停止侵权行为，查封扣押行为人的侵权产品。

注：本条明确了侵权行为的层级管辖规定，一般商业秘密侵权由县级以上市场监督管理部门认定查处，而外国人违法获取、披露、使用中国商业秘密权利人的商业秘密行为需要国家总局及授权的省级市场监督管理部门处理。

第三十九条 本规定自公布之日起施行，1998年12月3日原国家工商行政管理局令第86号修订的《国家工商行政管理局关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》同时废止。

（本文作者：盈科上海竞争与监管法律事务部）

引言

作为一名知识产权律师，我经常接到这样的咨询电话：“刘律师，我收到了专利侵权警告函/我被起诉专利侵权了，可是我的产品已经申请了专利了呀！他们怎么还能告我呢？”

每次接到这样的电话，我首先问客户：你是不是在做仿品？客户多数都是肯定的回答，但会加上一句：“我可不是完全照抄，是做了改动的！”

听到这样的回答，我一般建议客户到律所来当面谈。毕竟，产品会不会被诉侵权，与客户自己是否有专利并没关系，重点还是要确认客户的产品是否落入了对方专利的保护范围。

02

如何判断是否构成专利侵权

很多人对专利的一个常见误解是：只要我的产品申请了专利，那我生产这款专利产品，别人就不能告我侵权了。

实际上，就产品申请专利并获得授权只能防止别人抄袭，并不意味着你的产品一定不会构成侵权。

回到客户的问题，对于一个对方用于警告或起诉的有效授权专利（以下简称对方专利），律师最关注的有三点：

（1）对方专利的申请日期；

（2）对方专利的保护范围；

（3）客户专利的申请日期。

如果客户专利的申请日期早于对方专利的申请日期，而且客户专利大致与其产品一样（客户专利的保护范围暂且不论），基本可以确定客户的产品不会构成侵权，但这样的情况非常少见。

我们要重点讨论的是，对方专利的申请日期早于客户专利的申请日期怎么办。

律师这时通常不会去看客户的专利写了些什么，而是把对方专利的保护范围与客户的产品进行比较，看客户产品是否落入对方专利权保护范围之中。

如果比较后的结果是，客户的产品没有落入对方专利权保护范围，即不构成专利侵权，客户得到了内心期待的结果无疑会十分高兴，多数时候支付完咨询费就满意离开了。

如果比较后的结果是，客户的产品落入了对方专利的保护范围，构成专利侵权，我一般建议客户做以下两件事：（1）在法庭上进行现有技术抗辩；（2）针对对方专利，向专利复审委员会提起专利无效申请。

有些客户还会追问专利为什么构成侵权，这个时候需要律师从专利的保护范围讲起，向客户解释为什么构成侵权。

03

正确认识专利保护范围

专利保护范围要从专利文件中找。以发明专利或实用新型专利为例，它们的专利文件一般包含五部分：说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书和说明书附图。这里面最重要的就是权利要求书，因为权利要求书通过描述专利的技术特征从而确定了专利授权后的保护范围。

我们可以结合凳子与椅子的异同点来理解何谓技术特征和专利权保护范围。

凳子通常包含凳面、凳腿以及凳腿之间起连接作用的横梁。对于最简单的凳子来说，甚至连横梁都不需要，只包括凳面和凳腿就够了，我们分别把凳面和凳腿标记为A和B。

而椅子除了有凳面和凳腿外，还多了一个靠背，我们标记其为C。可以看到，椅子这个产品，其实是包含着一个完整的凳子的。

在专利语言中，凳面、凳腿和靠背都可以称为技术特征。如果要申请专利，就需要在权利要求书中描述该专利的技术特征，如凳子的技术特征会写为A+B；椅子的技术特征则为A+B+C。

我们在中学都学过集合的概念，A+B所代表的椭圆（即第二层椭圆）代表了凳子专利的保护范围，A+B+C所代表的椭圆（即最内侧椭圆）则代表了椅子专利的保护范围，集合A+B+C这个技术特征组合完整包含了A+B特征组合。因此在这种情况下，我们说椅子产品落入了凳子专利权的保护范围。

但仅凭此是不够的，要认定是否构成专利侵权还要结合两件专利的申请时间。

（一）

椅子的专利申请日期早于凳子

如果乙在先申请了椅子专利，而凳子专利申请要晚于椅子专利申请。此时，凳子专利申请由于缺乏新颖性的原因得不到授权，乙生产椅子也就无需担心专利侵权的问题。同时，无论甲还是乙，谁生产凳子都不会专利侵权。

（二）

凳子专利的申请日期早于椅子

如果甲对凳子专利的申请日期早于乙对椅子专利的申请日期，即使椅子产品与凳子专利不完全一样，椅子还是侵犯了凳子的专利权，要承担侵权责任。

为了更方便的理解如何进行专利侵权判断，我们用表格的形式进行说明。如下表1所示，表1中，A’和B’分别是A和B的等同技术特征，A、B、C和D是相互之间既不相同、又不等同的技术特征。

专利产品技术特征	被诉侵权产品技术特征	是否构成侵权
A+B	A（A’）+B（B’）	是
A（A’）+B（B’）+C；A（A’）+B（B’）+D；A（A’）+B（B’）+C+D	是
A（A’）+C;A（A’）+D;A（A’）+C+D	否
B（B’）+C;B（B’）+D;B（B’）+C+D	否

表1 专利侵权判断表格

（三）

怎么规避凳子的在先专利

如果凳子先申请了专利，其权利要求的保护范围是A+B，我们一定要生产椅子，怎样做才不会侵犯凳子的专利权呢？

这里就体现了专利对创新的促进作用。比如我们发明了一种根本不包含凳子腿的新型椅子，其技术特征是A+C，或者靠背也用其他方案来代替，其技术特征是A+D，如图3所示，这个时候，A+B、A+C和A+D的技术方案互不重合，相互之间就不存在侵权的问题，A+C和A+D也都可以去申请专利，并得到授权。

图3 互不构成侵权的3个示例

04

对研发、生产和专利管理的几点建议

研发一项新技术或一款新产品，要考虑的因素很多，失败的风险也很大。因此，看到某款产品卖得很好后跟风去做仿品或升级版产品，是一种既稳妥又能够降低成本的方法。比如，苹果的AirPods问世以来，仿制其产品的厂家都赚得盆满钵满。但完全抄袭会冒着知识产权侵权的风险，尤其是在国家大力加强知识产权保护，加大侵权惩罚力度的情况下，完全抄袭是最不建议采用的方法。

对此，律师建议采取如下步骤，以降低生产经营中的专利侵权风险：

（一）进行专利检索，看爆款产品有无专利保护。

检索的地域包括仿品的生产地和销售地。检索完成以后，先由专业律师确定在先专利或专利组合的保护范围，然后由律师和技术人员共同协作，结合仿品或升级版产品的实际情况，从技术和成本的角度分析是否能绕过有关专利或专利组合的保护范围。

有条件的企业可以专门聘请知识产权律师就在先专利出具FTO（即自由实施）报告。

（二）如果爆款产品存在着专利保护漏洞，并且用于规避专利的替代性技术方案的成本和性能可以接受，这无疑是最理想的情况，企业可以采用这一技术方案规避专利侵权风险。

（三）如果爆款产品的专利或专利组合很好，保护范围没有发现明显的漏洞，或者爆款产品虽然存在专利保护漏洞但用于规避的替代性技术的成本又很高，我们建议由产品经理和研发人员共同商讨，看能否进行功能创新，形成更高级的产品，并对创新点进行专利挖掘和专利布局。

可利用的创新点包括但不限于设计时的技术方案，诸如帮助提高生产效率和生产成本、增强产品价格竞争力的工艺和装置等也应当一并考虑进来，并通过专利予以保护。专利授权后，还可以与原专利权人相互许可建立联盟，共同占领爆款产品和更高级产品的市场，并免受被原专利权人提起侵权诉讼的困扰。

（本文作者：盈科刘国庆律师）