商业特许经营合同取名的误区

很多人在撰写商业特许经营合同时，为了绕开商业特许经营相关法律法规的适用，经常会使用《联营合同》、《商标许可使用合同》、《品牌使用合同》等名称，而并不直接使用“商业特许经营合同”的字样，更有甚者，还在合同里的前言部分明确约定：本合同不属于商业特许经营合同。

那么，名称是否可以影响合同的定性呢？我们可以通过最高院的几个再审案例，来了解最高法院对这类合同的认定标准。

1案例一：是商标许可合同还是商业特许经营合同？

基本案情：

深圳市鹰达信公司与佰加尔公司特许经营合同纠纷，案号是：最高人民法院(2016)最高法民申3368号。

鹰达信公司申请再审认为：

涉案《PGATOUR许可协议》是商标许可合同，不是特许经营合同。合同条款中，没有关于“统一经营模式”的约定。合同履行中，鹰达信公司将多个品牌一起销售，不存在“统一经营模式”。没有证据显示门店风格、装修等均需要佰加尔公司批准。

佰加尔公司认为：

涉案合同属于特许经营合同，不属于商标许可合同。涉案合同佰加尔公司授权鹰达信公司的项目和范围不仅仅限于商标，而且包括PGATOUR标识、公司名称（商号）、商业经营模式等，对销售渠道、零售店特点和数量、展示柜的安排、广告投放、促销等作了具体约定。

对产品有关展示、形象、氛围、员工等提出了要求，对潜在的非加盟生产商、非加盟分销商亦提出签订指定内容担保书的要求，且鹰达信公司需要按照佰加尔公司的要求或者其关联公司批准展开经营活动，上述条款明确约定佰加尔公司对鹰达信公司规定了商业特许经营模式的表述，符合特许经营合同的特征。

最高院认为：

商标使用许可合同是指商标所有人与被许可人就商标的许可使用订立的合同。

特许经营合同是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业，以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者使用，被特许人按照合同约定在统一经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。

两者的区别主要在于：特许经营合同的履行需要依照统一的经营模式进行，而商标使用许可合同的履行不存在统一的经营模式。

从本案看，首先，涉案合同并未就门店的设计、产品形象、店面环境布置、装修风格、展示柜的风格样式等做具体的规定。根据在案证据能够证明PGATOUR产品是与其他高尔夫品牌放在同一商店销售。

其次，涉案合同确实约定鹰达信公司需要提交在每个开发阶段的产品的样品、纸箱和包装箱（包括包装材料）、广告或其他使用授权商标的材料等，在获得批准后，方能生产销售使用上述材料，但合同亦明确仅就使用本协议注明的商标的使用及特许产品的质量进行批准。

合同涉及许可使用报告的提交，但由于双方约定的许可费率基础是产品出厂价的12%或者零售价的2%，佰加尔公司要求鹰达信公司提交报告，是出于自身收取许可费用之需，并不属于对鹰达信公司管理权的控制。

合同虽要求非关联生产商、经销商的确定须经佰加尔公司批准并由非关联生产商、经销商签订保证书，但保证书内容强调的是商标的规范使用以及合同届满终止后，对含有商标的产品的处理，虽有对产品销售范围或对象的约定，但该约定不等同于统一经营模式。

最后，《条款和条件》1.3明确鹰达信公司不得使用授权商标以外的任何其他PGATOUR或PGATournaments的名称、标识、象征、标志、设计或者符号，或者自称PGATOUR或PGATournaments的“官方许可方”，因此，涉案合同授权使用的范围，并不涉及PGATOUR名称、象征等等其他经营资源。

综上，由于本案合同仅涉及商标许可内容，就统一经营模式并无约定，故本案应为商标使用许可合同，并非特许经营合同。2案例：是货物买卖合同还是商业特许经营合同？

基本案情：

华鹤集团有限公司、孔某特许经营合同纠纷一案，案号是最高人民法院(2017)最高法民申1302号。

华鹤公司申请再审认为：原判决将华鹤公司与孔某签订的《华鹤木门特许经营合同书》定性为特许经营合同，属于定性错误。虽然该合同的名称及内容中有“特许经营合同”字样，且合同中也约定了统一经营模式，但是，纵观合同约定的权利义务，华鹤公司对孔某并不负有监督管理的职责，孔某完全是自主经营。

双方签订的合同本质上是区域经销合同，即华鹤公司授权孔某在枣庄市独家销售华鹤公司生产的华鹤木门，并且是专卖。

最高院认为：

（1）涉案合同是买卖合同还是商业特许经营合同，取决于合同对双方权利义务的约定，而与双方对合同的命名没有直接关联。

根据合同法第一百三十条的规定，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

根据《商业特许经营管理条例》第三条的规定，商业特许经营是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。

本案中，华鹤公司（甲方）与孔某（乙方）签订的《华鹤木门特许经营合同书》，其前言部分指出，孔某认可华鹤公司是华鹤木门产品、知识产权（属华鹤公司所有，孔某有权在本合同授权范围内合理使用，包括但不限于“华鹤木门”商标、商号、专利、外观设计等所有经营技术）及相关经营模式的合法所有者。

合同具体内容包括：第一章，特许经营授权；第二章，特许经营收费；第三章，甲方权利，该部分载有华鹤品牌市场运营管理“六统一”的规范要求，即统一店面形象、统一价格策略、统一服务规范、统一物流配送、统一广告宣传、统一促销推广，同时，还约定乙方不得以任何理由、任何形式向甲方另有授权的区域市场开展零售业务。

第四章，甲方义务，该部分约定甲方有义务向乙方提供业务培训支持，以及有义务向乙方提供卖场装修设计方案；第五章，乙方权利；第六章，乙方义务，该部分约定乙方遇店面装修、店面调整或大型市场推广活动等重大决策，必须征得甲方同意，乙方不得以“华鹤木门”品牌名义销售其他厂家产品。

第七章，价格执行，该部分约定乙方必须接受甲方的价格调整并按甲方要求执行新的价格策略；第八章，经营指标及考核等等。

从以上约定的权利义务具体内容来看，涉案合同并不是一个以“华鹤公司转移木门所有权于孔某，孔某支付价款”为主要内容的买卖合同，而是一个以“华鹤公司将其拥有的‘华鹤木门’品牌经营资源许可给孔某使用，孔某按照约定在统一的经营模式下开展经营，并向华鹤公司支付特许经营费用”为主要内容的商业特许经营合同。3案例：是供货合同还是商业特许经营合同？

基本案情：

吴某与张某特许经营合同纠纷，案号是：最高人民法院(2016)最高法民申1193号。

吴某申请再审认为：

张某与吴某签订的《台湾大晋良品（丝巾围饰专门店）加盟商协议》不是特许经营合同。

张某没有统一的经营模式，没有任何经营诀窍。涉案加盟商协议也没有“为达到统一经营模式而设定的条款”，也没有要求吴某必须在统一的经营模式下开展经营活动，完全是吴某自己经营，自负盈亏。吴某也没有向张某支付任何特许经营费用。

根据涉案加盟商协议第三条之2、4、5的约定，因张某是注册商标的合法所有权和使用权人，张某只是将自己的质量符合国家有关标准、品级和商标法规定的货物批发给吴某，吴某再自己销售，实际售价由吴某决定。

根据《商业特许经营管理条例》第三条关于商业特许经营定义的规定和涉案加盟商协议约定的交易模式，涉案加盟商协议实际为《供货合同》或《特约经销合同》《特约代理合同》，而绝对不是特许经营合同。

被申请人张某认为：

涉案加盟商协议是特许经营合同。特许经营合同的俗称或者核心就是加盟连锁，根据涉案加盟商协议第一条、第三条第1款、第8款、第10款、第五条第2款和《装饰装修工程协议书》第二条等约定，吴某经营的是张某的大晋良品专门店，不许销售非张某提供的产品，可以使用张某商标、服务标志及表示这些标志、记号、样式、标签和招牌。

张某无偿提供管理、经营、销售等方面培训；按照大晋良品加盟店统一要求、设计装修，达到专门店标准；吴某向张某支付产品预存货款10万元，相当于特许经营费。因此，涉案加盟商协议属于特许经营合同。

最高院认为：

关于涉案加盟商协议的性质。根据《商业特许经营管理条例》第三条第一款规定，商业特许经营是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（以下称特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（以下称被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。

本案中，涉案加盟商协议第一条、第三条第4款、第6款、第8款、第10款和第五条等明确约定，该协议是就吴某为其在特定区域内经营张某的大晋良品专门店一事达成；加盟店可以使用张某商标、服务标志等经营资源；还约定了统一的销售模式及管理规范，即加盟商必须自己经营，不得转包他人，专门店不允许销售非张某提供的产品，张某无偿提供管理、经营、销售等方面培训等。

吴某需向张某支付产品预存货款10万元，当预存货款不足1万元时，吴某要补足10万元。上述约定中的预存货款具有保证金的作用，也是吴某取得特约代理权的前提，故具有加盟费的性质。综上，涉案加盟商协议应当认定为特许经营合同。

根据上面三个案例可以看出，最高人民法院的态度很明确，是否认定为特许经营合同，取决于合同对双方权利义务的约定，而与双方对合同的命名没有直接关联。

（本文作者：盈科伍峻民律师 ）

株式会社巴黎克鲁瓦桑（简称克鲁瓦桑），于2007年9月30日申请注册第6306376号商标“PARIS BAGUETTE及图”（简称诉争商标），如下图所示：

该商标核定使用商品为第30类，经续展，该商标专用权期限为2020年10月28日 至 2030年10月27日。

     北京芭黎贝甜企业管理有限公司（简称芭黎贝甜公司）针对诉争商标向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提起无效宣告请求。

     商标评审委员会认为：虽然诉争商标中的”PARIS”可译为”巴黎”，但诉争商标尚有其他要素组成，相关公众可以在整体上将其与地名相区分。故，裁定对诉争商标予以维持（简称被诉裁定）。

     芭黎贝甜公司不服商标评审委员会自作出的被诉裁定，故将中华人民共和国国家知识产权局诉至北京知识产权法院。

法院判决

     北京知识产权法院认为克鲁瓦桑提供的诉争商标的宣传使用证据不足以证明诉争商标在整体上可与该地名相区分。故，判决撤销被诉裁定；国家知识产权局重新作出裁定。

      诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第一款第七项的规定。故，判决撤销一审法院作出的行政判决；驳回北京芭黎贝甜企业管理有限公司的诉讼请求。

法律规定

1、2013年商标法第十条第二款

     县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。
   2、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条

     商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。 

简要分析

       如何判断地名或含有地名的商标能否获准、维持注册？

     针对该问题，结合上述的法律规定，在进行判断时要看该商标是否具有强于地名的第二含义或者整体上具有区别于地名的含义，亦即该商标是否具有获准或维持注册应有的显著特征。

     1、本案中，诉争商标是由英文”PARIS””BAGUETTE”及图形构成的图文组合商标。虽然其中”PARIS”是法国著名城市巴黎的名称为公众知晓，但”BAGUETTE”的含意为”法国面包、法式长棍面包”，对中国公众而言，不易识别和认读，另有图形要素加入，使得诉争商标整体上具有区别于地名的含义。

     2、同时，根据克鲁瓦桑提交的关于诉争商标宣传报道、年度审计报告、销售经营状况、市场调查报告等证据足以证明，诉争商标整体上区别于地名的含义得到了进一步强化。

     3、另外，公众基于对诉争商标核定使用商品的口感、风味、保质期短等特点判断，亦不会将诉争商标中的”PARIS”与核定使用商品的产地建立关联。

     因此，诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第二款的规定。诉争商标虽然带有地名“巴黎”，但争商标整体上具有区别于地名的含义，不会导致公众对产地产生误认。故，二审法院判决撤销一审判决，支持上诉人的上诉请求。

（本文作者：盈科董园园律师）

【前序】

专利侵权判断，涉及抽象的专利与具体产品的对比，抽象专利内涵的无限性和具体产品具体细节的无限性，导致侵权对比空间的无限可能，这就为侵权认定的主观性提供的空间和可能，因此，专利侵权认定的主观性使得专利侵权认定具有不确定性。这种不确定性一方面给专利权方维权产生了压力，也给侵权方实施侵权行为提供了侥幸空间，这也使得专利权方的维权之路更加的艰难。

【案件过程】

本案专利人一直从事于厨房、卫生间用具、纺织品等日用品的生产、销售。本案专利权人发现普通家庭现有使用的衣架造型单一，且占有空间率大，经潜心研发，成功设计出一种能同时悬挂多件衣物，且颇富美感的伸缩折叠收纳架，此收纳架结构简单，造价便宜，实用性大大提高，投入市场后广受消费者好评。

基于上述产品，本案专利权人向国家知识产权局申请外观设计专利，并依法获得专利权。授权之后，本案专利权人请求国家知识产权局就涉案专利做出专利权评价报告。国家知识产权局依法完成专利权评价报告，专利权评价报告基于10份对比设计，做出“本专利与对比设计1以及其他现有设计在产品设计上存在明显区别，对于一般消费者来说，该差别对外观设计的整体视觉效果产生了显著影响，本专利与对比设计1以及其他现有设计相比，具有显著差异，因此，本专利符合专利法第二十三条第一款、第二款的规定”。并确定“此外，未发现本专利存在其他不符合专利法有关外观设计授权条件的缺陷”，即涉案专利具有稳定性。

本案专利权人发现有侵权方在某电商平台销售的产品与其专利产品相似，构成侵权，并依法向电商平台进行投诉，要求侵权产品下架。

在电商平台将投诉转送侵权方之后，侵权方提交申诉，上传对比图片，认为侵权产品设计与专利权保护外观设计不同。

尔后，电商平台以“申诉审核成立”为由对该投诉进行“完结处理”，专利权人电商平台投诉失败，未能达到使侵权产品下架的目的。

针对电商平台的结论，专利权方也十分纠结，电商平台都认为不构成侵权（即申诉审核成立）。

那么，该产品真的就不侵权吗？

本案专利权人不服，也不免心存纠结，委托我们团队进行了分析。

我们分析认为：电商平台的认定过于表面，没有从外观设计专利实质角度进行分析认定。我们团队认为：被投诉产品与外观设计专利保护外观之间存在相同设计，也存在不同的设计；但不同设计部分属于该类产品的惯常设计，而相同设计部分属于该外观设计专利的创新设计。因此，被诉侵权产品确实使用本案专利权人专利保护的外观，应当认定构成侵权。

我们团队的分析坚定了专利权人的信心，并委托我们团队向法院提起侵权诉讼。

在诉讼中，我们代表专利权方客观分析专利保护外观设计与侵权产品外观设计之间有相同设计特征和不同设计特征。对于重要不同设计特征，代表专利权方一方面提交对比设计1（CN300923006D）、2（CN302540339S）、3（CN302016706S）、6（JPD1277661）、9（JPD1395287），证明本案外观设计专利的挂构形状设计特征并非其设计要点，挂钩设计属于该类产品的惯常设计。另一方面，提交对比设计9（JPD1395287）、证据10（CN304352205S）、11（CN303812529S）、16（CN304390905S）证明被诉侵权设计的挂钩也属于该类产品的惯常设计。最终证明：被诉侵权设计和本案外观设计专利均包括的设计特征属于本案外观设计区别于现有设计的设计特征（即均包括本案外观设计专利的设计要点），其不同的设计特征属于该类产品的现有设计特征或惯常设计，进而说明，被诉侵权设计与本案外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似，被诉侵权设计落入本案专利权的保护范围。

最终法院认可专利权方的主张，认为：二者无实际差异，不同部分属于惯常设计，且在产品中占比很小，不影响整体视觉效果，最终认定被诉产品落入专利权保护范围，判决被告停止侵权，赔偿损失及合理支出。

【律师建议】

虽然专利侵权认定的主观性使得专利侵权认定具有不确定性，但在不确定性中追求其确定性，探索专利侵权认定的客观标准，是专利律师、知识产权人及知识产权司法的价值取向。

如果你认为构成侵权，就要勇于拿起法律的武器，积极维护自己的合法权益。中国创新，需要更多勇敢的人；中国创新保护，还有我们！还有广大知识产权人。

同时，我们团队呼吁：在保护创新的同时，也要反对滥用诉权，专利权人及被诉侵权人都应该积极维护合法权益，在保护创新，激励创新驱动的同时，反对诉状滥用。中国创新，中国发展，大家共同努力。

（本文作者：盈科李兆岭律师）

案情简介

      中央美术学院是我国不少美术生心目中的理想学府，享誉全国，究竟是何种侵权行为，使其不得不诉至法院呢？

      中央美术学院学生们通常简称为“央美”，中央美术学院也在第41类上将其申请为商标，如下图为第8299440号注册商标。

      中央美术学院发现央美翰林公司在其相关网站、宣传册等地方使用“央美·原创”等字样，中央美术学院认为央美翰林公司侵犯了其注册商标专用权并构成不正当竞争。

一审判决

      一、央美翰林有限公司于判决生效之日起停止在其域名为cafayc.com的网站、宣传册、单页宣传单、校外停靠车辆车身广告及帆布袋上使用“央美原创”“央美·原创(间隔号中含‘翰林’字样)”字样；

      二、央美翰林公司到市场监督管理机关变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“央美”二字；

      三、央美翰林公司履行在其域名为cafayc.com的网站上连续五日登载声明的义务，为中央美术学院消除因涉案不正当竞争行为、涉案商标侵权行为给中央美术学院造成的不良影响；

      四、央美翰林限公司赔偿中央美术学院因涉案商标侵权行为造成的经济损失200000元；

      五、央美翰林公司赔偿中央美术学院因涉案不正当竞争行为造成的经济损失100000元；

      六、央美翰林公司赔偿中央美术学院合理费用30000元；

      七、驳回中央美术学院其他诉讼请求。

二审判决

驳回上诉，维持原判。

案情分析

      本案中争议焦点主要为：1.央美翰林公司是否侵犯了中央美术学院注册商标专用权；2.央美翰林公司行为是否构成不正当竞争。

      关于本案的第一个问题，是否侵犯商标专用权可从以下两方面来看：

      （1）标识是否近似

      本案中，中央美术学院商标为“央美”，央美翰林公司商标为“央美·原创”，央美翰林公司的商标完全包含了中央美术学院的商标，确认构成商标近似。

      （2）服务是否近似

      本案中，央美翰林公司主要提供的美术培训服务与中央美术学院的的第11797444号、第14744336号“央美”商标核定使用的“安排和组织培训班”等服务在服务对象、提供服务方式、服务内容等基本相同，因此可以认定二者提供的是相同服务。

      综上所述，二者的商标标识相同，服务类别相同，足以造成相关公众混淆误认。因此，央美翰林公司确实侵犯了中央美术学院的商标权。

关于本案的第二个问题，央美翰林公司在企业名称中使用“央美”二字是否构成不正当竞争。

《反不正当竞争法》第六条第二项规定：“经营者不得擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。”

      本案中，中央美术学院作为国内拥有百年历史的美术学院，“央美”作为其简称，经过多年使用，已经与其形成稳定的联系，具有较高的知名度和影响力。央美翰林公司作为同行业经营者，在登记注册公司时，有合理避让义务，但其公司名称完整包含了“央美”二字，具有攀附中央美术学院的故意，容易使相关公众认为其与中央美术之间存在特定联系，构成不正当竞争行为。

（本文作者：盈科李楠律师）

【前序】

了解专利的人都知道，专利是以文字限定的技术方案，文字的抽象性决定其内涵的丰富无限性，也造成对专利权利要求解释多种可能，导致专利权利要求内容的不确定性。最近一份最高法院无效判决或许可以为权利要求解释方式及角度提供相应的参考，具体案情如下。

【案件信息】

案号：2020最高法知行终57号

主要争议点：权利要求书中“凸起”的意义。

涉案无效决定书观点：

在判断权利要求的保护范围是否清楚时，同样应当站位于本领域技术人员的角度来判断，按照本领域技术人员对于“凸起”的通常理解，其应为呈点状离散分布于塔体内壁不同位置且相对于塔体内壁径向突出的部分;本专利说明书中也记载了各凸起可均布、交错或呈螺旋状分布于塔体内壁上，且每个凸起的高度可以与凸起与塔体内壁接触面上任意两点连线的最大距离均相同或不全部相同。

一审法院观点：

本专利的目的在于提出一种新型喷淋设备，能够延长废气在塔体内的时间与运动路径，使喷淋液与废气充分接触，提高了净化效率。本专利在塔体内壁上设有可使塔体内径发生变化的凸起，凸起可均布、交错或呈螺旋状分布于塔体内壁上。本领域技术人员能够理解“凸起”意为“呈点状不连续地分布于塔体内壁不同位置且相对于塔体内壁径向突出的部分”、“凸起的高度”意为“凸起相对于塔体内壁径向突出部分的最大距离”、“凸起与内壁接触的面上的任意两点连线的最大距离”意为“凸起与塔体内壁接触面上两点间的最大距离”。“凸起的高度”及“凸起与内壁接触的面上的任意两点连线的最大距离”均是对凸起的尺寸进行限定，从而使凸起既能够起到延长废气在塔体内的时间与运动路径的作用，又不至于因凸起过大而阻塞塔体内腔。

二审法院观点：

被诉决定和原审判决将“凸起”限定为“呈点状离散分布于塔体内壁不同位置”缺乏依据，且与本专利说明书和附图的解释不符。对此本院认为，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二条第一款规定：“人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。”故对于权利要求的解释，在专利对其术语没有明确定义说明的情况下，应以所属领域技术人员的通常理解进行。在解释时还应注意，说明书和附图可用于帮助理解权利要求的内容，但不能以此限定权利要求。

二审法院从以下方面对“凸起”的意义进行分析：

一、从所属领域技术人员角度来看。从通常理解来看，并无合理依据足以认为所属领域技术人员广泛知晓并认同且被广泛使用的“凸起”概念，要求其具备“点状”和“离散”特征。

二、从背景技术对本专利的影响来看。本专利说明书背景技术所提填料或板式结构的喷淋设备，均未提出以塔体内壁上的径向突出部件延长废气在塔体内时间和运动路径的技术方案，而仅涉及气体通过连接板的排气孔向上进入塔体的技术内容。故没有依据据此认定本专利的”凸起”与本专利背景技术的板状结构之间关系如何。换言之即不足以认定本专利的“凸起”排除了板状结构。

三、从权利要求保护范围与说明书实施例的关系来看。本专利说明书对于发明内容的说明中未对“凸起”进行额外限定，而仅在实施例中有相关“凸起的高度及凸起与塔体内部接触的面上的任意两点连线最大距离为塔体内径0. 2-0. 8倍”、“凸起与塔体内壁为光顺连接”的记载。虽然实施例1-4中所给出的具有前述共同特征的“凸起”可解读为被诉决定所认定的“点状、离散分布于塔体内壁不同位置且相对于塔体内壁径向突出的部分”，但本专利说明书亦明确说明，本专利不受上述实施方式的限制，上述实施例仅用于说明原理。被诉决定以个别实施例来限定权利要求的内容，系不当缩小了本专利权利要求的保护范围。

四、从专利说明书对于术语的解释来看。本专利说明书[0028] 段明确凸起的截面可为波浪状、半球状、或三角形等其他形状，也就是说，说明书明确不限定凸起的形状，片状也在其技术方案涵盖之内，故将凸起解释为“点状”是错误的。说明书亦未明确限定不同凸起之间是否连续，从实施例5 方案提出螺旋结构分布的凸起能使废气上下路径增加、更好实现发明目的来看，解释为“离散”也没有依据。被诉决定对凸起所作解释，与本专利说明书所提技术方案中凸起的结构和分布不符。

综上，本院认为，被诉决定和原审判决对于本专利的权利要求l 的保护范围判断有误，本专利权利要求l 的“凸起”应理解为“相对于塔体内壁径向突出的部分”其既未限定“点状”，亦未限定“离散”。该“凸起”术语的前缀限定其为“可使塔体内径发生变化”该特征并非属于以功能或效果限定的技术特征，其保护范围是清楚、明确的。从说明书来看，本专利系针对填料或板式结构反应器容易造成颗粒物堵塞和结构复杂的技术缺陷，以凸起实现延长废气在塔体内时间与运动路径、及与喷淋液充分接触的功能和效果。所属技术领域的技术人员通过对说明书的解读，可以理解前述”相对于塔体内壁径向突出的部分”的凸起均可实现该功能和效果。

进而，二审判决如下：

一、撤销北京知识产权法院(2017 )京73 行初3895 号行政判决;

二、撤销国家知识产权局第31952 号无效宣告请求审查决定;

三、国家知识产权局重新作出专利无效请求审查决定。

（本文作者：盈科李兆岭律师）

《一起来捉妖》系国内首款AR探索手机游戏，依托手机即时定位，它将AR探索和实景展示相结合，让玩家在现实生活中可以随时随地捕捉身边的“妖灵”。然而，一款定位修改“神器”却可以让玩家足不出户就能随意定位，“想捉什么妖就捉什么妖”。重庆腾讯信息技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司以其构成不正当竞争为由，将涉案虚拟定位插件推广、销售方谌某起诉至上海市浦东新区人民法院。此前，两原告曾提交诉前禁令申请，法院于2019年8月27日裁定谌某立即停止妨碍《一起来捉妖》正常运行的涉案行为。

今天（2020年12月30日）下午，本案又取得新进展。上海浦东法院一审判决谌某立即停止不正当竞争行为，并赔偿两原告经济损失及维权合理开支100万元。

01

一款定位插件引发1025万赔偿之诉

两原告诉称，重庆腾讯公司是涉案手机游戏《一起来捉妖》的著作权人，并授权深圳腾讯公司独家运营该游戏。该游戏利用手机即时定位系统，通过AR功能抓捕身边的妖灵并对他们进行培养，在游戏中完成对战、展示、交易等诸多功能。游戏自上线以来，注册用户已超过两千万，具有较高知名度和市场美誉度。
两原告发现，谌某通过多种渠道推广、销售的虚拟定位插件，可以改变手机操作环境，“欺骗”《一起来捉妖》的定位系统，使得游戏玩家无需实际位移，即可迅速变换地理位置抓取妖灵，上述行为严重破坏了游戏的公平性，构成不正当竞争。因此，两原告起诉要求谌某停止妨碍《一起来捉妖》正常运行的不正当竞争行为，并赔偿经济损失1000万元及维权合理开支25万元。
谌某辩称，原、被告间不存在竞争关系，其推广、销售虚拟定位插件的行为未对市场竞争秩序、原告的合法权益及消费者利益带来损害。同时，虚拟定位插件具有实质性非侵权用途，应适用“技术中立”原则。此外，其推广、销售涉案虚拟定位插件的行为未违反相关法律规定、商业道德和诚信原则，无不正当性。

02

法院认定被告行为构成不正当竞争

上海浦东法院经审理认为，随着互联网产业的兴起，竞争模式从最初的同业竞争发展为平台竞争、生态竞争，市场竞争边界和竞争关系趋于模糊。某一法律关系是否属于《反不正当竞争法》调整的范围不取决于经营者之间是否存在同业竞争，而取决于经营者之间是否存在因破坏他人竞争优势而产生的竞争法律关系。
谌某的被诉行为损害了受《反不正当竞争法》保护的法益。《一起来捉妖》系国内首款AR探索手机游戏，准确的地理位置是涉案网络游戏核心玩法得以实现、增强游戏用户粘性的根本性要求，亦是原告实现增值业务收入的关键。涉案虚拟定位插件随意修改玩家地理位置，严重破坏了游戏的公平性，大大降低了游戏玩家对网络游戏时间和金钱投入，剥夺了两原告与游戏玩家的交易机会；亦降低正常玩家的游戏体验，损害正常游戏玩家的合法权益。谌某的涉案被诉行为不仅破坏了网络游戏领域的竞争秩序，亦给作为网络游戏经营者的原告以及游戏玩家的合法权益带来损害。
谌某的被诉行为具有不正当性。禁止任何第三方为游戏玩家以作弊方式获取竞技优势提供便利，维护网络游戏规则的公平性是网络游戏行业公认的商业道德。涉案虚拟定位插件的应用场景仅限于修改地理位置的真实性，不具有实质性非侵权用途，不适用“技术中立”的基本原则；谌某存在主动宣传涉案虚拟定位插件用于“作弊”并诱导用户购买的行为，具有实施涉案不正当竞争行为的主观故意；原告亦无法通过适当技术手段消除被告行为带来的影响，故本案谌某推广、销售涉案虚拟定位插件引诱网络用户“作弊”的行为有违网络游戏行业公认的商业道德，具有不正当性。
除停止不正当竞争行为外，被告还需承担赔偿责任。关于赔偿数额，鉴于原、被告均未能举证证明因本案不正当竞争行为导致原告的实际损失或被告的获利，法院综合考量涉案网络游戏具有的知名度，被告实施不正当竞争行为的主观故意，不正当竞争行为的性质、持续时间、销售规模等因素，酌定赔偿数额80万元，并对两原告主张的20万元维权合理开支予以支持。

法官说法

司法层面探索推动网游行业创新发展

本案审判长、上海浦东法院知产庭庭长徐俊表示，近年来，我国网络游戏市场进入蓬勃发展阶段。然而，伴随一些游戏衍生的新型作弊软件五花八门，网游“黑产”也是屡禁不绝，危害着网络游戏行业的创新发展。法院在审慎查明相关事实的前提下，作出诉前行为禁令，并在本案中通过判决的方式，从司法层面对以技术加持的网游“黑产”现象进行规制，以期能够推动网游行业的健康发展。

原告：叶磊，男，1981年5月22日出生，汉族，住福建省福州市晋安区。

委托诉讼代理人（特别授权代理）：李茜、钟彬，北京市盈科（福州）律师事务所律师。

被告：金华市慢森贸易有限公司，住所地浙江省金华市婺城区金发·兴园宾虹西路428号6幢517室B室。

法定代表人：刘文卫，总经理兼执行董事。审理经过

原告叶磊与被告金华市慢森贸易有限公司著作权权属、侵权纠纷一案，本院于2020年4月26日立案后，依法适用简易程序，于同年7月2日公开开庭进行了审理并当庭宣告判决。原告叶磊的委托诉讼代理人李茜到庭参加诉讼。被告金华市慢森贸易有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已缺席审理终结。原告诉称

原告叶磊向本院提出诉讼请求：1.被告立即停止侵害原告“鼠你好运有财有福”美术作品著作权的行为，停止销售侵权产品，并在京东店铺“三个榔头旗舰店”首页刊登为期30日的声明，消除不良影响；2.被告立即向原告赔偿经济损失以及原告为制止其侵权行为所支付的合理费用（包括但不限于公证费、律师费、差旅费等）共计15000元；3.被告承担本案的诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费等）。庭审中，原告当庭撤回第一项诉请中“在京东店铺“三个榔头旗舰店”首页刊登为期30日的声明，消除不良影响”的诉请。事实和理由：原告于2019年10月创作美术作品“鼠你好运有财有福”，系案涉美术作品的著作权人。原告于2019年11月15日将案涉美术作品向福建省版权局办理了作品自愿登记，并取得登记号为闽作登字-2019斤-00091610的《作品登记证书》。案涉美术作品迎合了鼠年吉祥、喜庆的氛围，一经推出便被广泛应用于手机壳、保温杯、服装等多种产品的设计当中，广受消费者的喜爱和好评。原告近日发现，被告未经原告许可，通过京东网（https：//www.jd.com）店铺“三个榔头旗舰店”销售的名称为“鼠年苹果11手机壳X本命年iphone8plus玻璃xr过年7plus全包xs情侣11可爱6plus苹果11-鼠你有福”的商品侵犯了原告的著作权，属于侵权产品。截至原告取证之日，案涉侵权产品的销售单价为59元，至原告提起诉讼时，被告仍在持续侵权。原告认为，根据《中华人民共和国著作权法》第四十八条之规定，被告未经原告许可，通过信息网络在案涉店铺展示、销售含有案涉美术作品的侵权商品的行为，侵犯了原告的复制权、发行权、信息网络传播权等著作权，应当承担停止侵权、赔偿损失等侵权责任。被告辩称

被告金华市慢森贸易有限公司未作答辩。

原告提供了下列证据材料：

1.《作品登记证书》（登记号：闽作登字-2019-F-00091610）、（2020）厦鹭证内字第10851-10852号《公证书》各一份，用以证明原告是“鼠你好运有财有福”作品的著作权人，该作品已经在原告微博上公开发表。

2.公证费发票，用以证明原告为本案证据保全支付公证费5530元，应由被告承担。

3.网页公证实录打印件一份，用以证明被告未经原告许可，通过京东网（https：//www.jd.com）店铺“三个榔头旗舰店”销售的名称为“鼠年苹果11手机壳X本命年iphone8plus玻璃xr过年7plus全包xs情侣11可爱6plus苹果11-鼠你有福”的商品侵犯了原告的著作权，属于侵权产品。截至原告取证之日，案涉侵权产品的销售单价为59元，至原告提起诉讼时，被告仍在持续侵权。本院查明

本院经审理认定本案事实如下：

2019年11月15日，原告叶磊就“鼠你好运有财有福”美术作品在福建省版权局进行著作权登记，著作权人为原告叶磊，作品登记号：闽作登字-2019-F-00091610。该美术作品的特征为：由老鼠和文字组成，其中“鼠你有福”图片的构成：简单线条勾画的笑容憨态可掬的拟人化老鼠半身像；一对椭圆形大耳朵竖于头顶，其相对于半身像构图占比达四分之一，白色耳轮内填充粉红色形成耳窝；头戴红色瓜皮帽；一张大圆脸，两个腮帮向外鼓起，且各有两根鼠须，两腮扑着粉红色的腮红；鼻子和嘴巴连在一起，嘴巴呈W形，门牙露出，嘴巴顶着黑色的倒三角鼻头；一双眼睛因笑容而弯成两条弧线；两眼上方画有细短眉毛；老鼠上身着红色唐装；双手举于身前，做抱拳状；老鼠上方用类浮雕的圆润卡通字体配有“鼠你有福”字样；同时有金元宝和带着菱形通孔的圆铜钱大小不一的散落在作品的画幅上，圆铜钱大多为线条勾画出轮廓，未填充颜色。“鼠你好运”图片的构成除“鼠你好运”字样不同外，其余均与“鼠你有福”图片的构成相同。

2020年1月16日，福建省厦门市鹭江公证处应原告要求对京东网店铺“三个榔头旗舰店”销售的名称为“鼠年苹果11手机壳X本命年iphone8plus玻璃xr过年7plus全包xs情侣11可爱6plus苹果11-鼠你有福”的商品进行网页取证，并将该网页存于公证云。经浏览公证云上存储的上述网页内容，显示商品名称为“鼠年苹果11手机壳X本命年iphone8plus玻璃xr过年7plus全包xs情侣11可爱6plus苹果11-鼠你有福”，手机壳背面印有“鼠你好运”、“鼠你有福”图案，该商品评价数显示为“0”。原告认为该手机壳背面图案与原告的美术作品一致。

另查明，京东网店铺“三个榔头旗舰店”经营者为被告金华市慢森贸易有限公司，该公司成立于2018年7月6日，注册资本50万元，经营范围：服装、箱包、鞋、帽、日用品百货；等。本院认为

本院认为，本案案由应为著作权权属、侵权纠纷。涉案美术作品“鼠你好运有财有福”属于我国著作权法意义上的美术作品。根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定，当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等，可以作为著作权权利的证据。本案中，根据《作品登记证》的记载，本院依法确认原告为美术作品“鼠你好运有财有福”的著作权人。美术作品的著作权人对作品享有复制权、发行权、信息网络传播权等著作权利。复制权，即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利；发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利；信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供作品，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。涉案手机壳上印制的“鼠你好运”、“鼠你有福”图案与涉案美术作品构成相同。

被告未经著作权人许可，销售涉案美术作品复制件的行为侵害了原告对于“鼠你好运有财有福”美术作品的发行权、信息网络传播权。至于复制权，因原告并无证据证明被告实施了复印、拓印等制作作品及复制件的行为，本院对此不予支持。被告的行为侵犯了原告享有的著作权，应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。对于被告应当承担的赔偿经济损失的数额，鉴于原告未向本院提供其他证据证明其因被告的侵权行为所遭受的实际损失或被告因侵权行为所获得的利益金额，故本院无法以权利人的损失或侵权人的获利来确定侵权赔偿数额。根据法律有关规定，本院综合考虑：1.原告诉请保护的作品的类型、知名度；2.被告侵权行为的性质、过错程度；3.原告为维权支出的合理费用等因素确定赔偿责任。据此，本院依照《中华人民共和国著作权法》第九条、第十条、第四十八条、第四十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款和《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条、第四条第（八）项之规定，判决如下：裁判结果

一、被告金华市慢森贸易有限公司立即停止对原告叶磊“鼠你好运有财有福”（作品登记号：闽作登字-2019-F-00091610）美术作品著作权的侵权行为；

二、被告金华市慢森贸易有限公司于本判决生效之日起三日内赔偿叶磊经济损失（含为制止侵权支出的合理费用）4000元；

三、驳回原告叶磊的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费88元（已依法减半收取），由原告叶磊负担63元，被告金华市慢森贸易有限公司负担25元，限于本判决生效之日起三日内交纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。审判人员

审判员黄小奕裁判日期

二〇二〇年七月二日书记员

代书记员吴昱媛

驰名商标对商标权利人来说已经超越了商标原有的区别产品来源的功能，而与商业信誉和商业利益息息相关。为保护驰名商标权利人的合法权益，以普通商标的保护理论已经不能满足对驰名商标的保护，这客观上就要求优于普通商标的保护措施。

驰名商标反淡化保护即防止驰名商标因显著性被淡化而减弱其影响力，是驰名注册商标所享有的特有保护方式。本文旨在从反淡化保护的国内法依据出发，分析商标淡化的表现形式以及司法实践中法院的认定标准，进而指出从商标权利人的角度如何对驰名商标进行反淡化保护。

作者 |   北京盈科（上海）律师事务所

竞争与监管法律事务部  姚华律师团队一

“驰名商标反淡化保护”的法律依据

驰名商标的跨类保护或扩大保护，被称为驰名商标反淡化保护。我国的法律中虽然没有“反淡化”的概念，但《商标法》第十三条第三款、最高院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款均对驰名商标的反淡化保护理论进行了明确和完善。

根据我国《商标法》第十三条第三款：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”为了更明确地界定何为“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”，最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。”

从上述法律规定我们可以看出，反淡化保护与普通商标的反混淆保护有显著的区别：

1.反淡化保护要求被保护的商标具有相当程度的知名度，具体到我国《商标法》框架下，即应达到“驰名”的高度，而反混淆保护虽然也会考虑商标自身的知名度，但知名度并非是适用反混淆保护的决定性因素与前提条件。

2.反混淆保护的本质是防止公众混淆被诉商标与请求被保护的商标所附着的商品来源或者二者存在某种特定的关系，而反淡化保护考虑公众是否混淆这一因素，只要是“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，”驰名商标都可寻求反淡化保护。二

商标淡化的具体类型和认定标准

淡化是指一个驰名商标识别和区分商品或服务来源的能力减弱，无论驰名商标所有人与其他当事人有无竞争关系，或者是否存在混淆、误认或者欺骗的可能性。根据最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，可以将商标淡化分为以下三种不同的类型：

1.弱化

弱化是指因某商标或商号与驰名商标近似而引起的联系，这种联系会削弱驰名商标的显著性。弱化是淡化驰名商标的一种典型的情形，一般是指行为人将他人的驰名商标使用在不相类似的商品上，虽不能使消费者产生混淆的可能性，但减弱了商标和特定商品之间的联系。弱化是一个逐渐稀释和冲淡的过程，商标与商品开始存在唯一的对应关系，由于他人对该商标在其他类别商品上的使用使得这种对应关系变得越来越模糊。弱化的本质是行为人在非竞争性的商品上使用与驰名商标相同或者近似的商标，不正当地利用了该商标的良好声誉，并损害了商标发挥商品来源指示功能时具有的唯一性。

例如，在贵阳老干妈诉贵州永红食品公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，北京知识产权法院认为：永红食品公司在涉案商品包装正面使用“老干妈”字样，并将“老干妈味”作为与“原味”、“麻辣”等并列的口味名称的行为，足以使相关公众在看到涉案商品时直接联想到涉案商标，进而破坏该商标与贵阳老干妈公司所生产的豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油商品之间的密切联系和对应关系，减弱该商标作为驰名商标的显著性，并不正当利用了驰名商标的市场声誉，构成《商标法》第十三条第三款所指“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”的情形。

北京高院也进一步认为：经营者在其商品包装显著位置上将他人驰名商标作为描述商品特征的名称使用，即使其商品中确有使用驰名商标核定使用商品作为该商品的组成部分，但如果该驰名商标核定使用商品并未成为行业常用原料、该驰名商标并未成为行业常用商品特征名称表述方式，则经营者对驰名商标的上述使用方式不具备正当性；且该使用行为会弱化该驰名商标告知消费者特定商品来源的能力，从而减弱驰名商标的显著性，构成《商标法》第十三条第三款所指的损害驰名商标注册人正当权益的情形。

2.丑化

丑化即污损，是指在不相混淆的前提下，在不良环境中使用与驰名商标相同或者相似的商标，使商标的使用与商标的形象完全不合，对驰名商标的信誉产生玷污、丑化或负面效应的行为。一般情况下，商标丑化会出现在下列情形中：在不洁以及有伤风化的场合使用驰名商标，损害了商标在消费者心目中的正面形象；在质量低劣的商品上使用了他人的驰名商标，损害了商标权人只生产高质量的商品的形象；在比较广告中对他人的驰名商标进行贬损，损害了商标权人精心打造的商标形象。

在中国中信集团公司与工商行政管理总局商标评审委员会的商标异议复审纠纷一案中，一审北京市第一中级人民法院认为，被异议商标指定使用的商品包括抽水马桶，该注册行为易造成对中信集团驰名商标声誉的贬损。然而，北京市高级人民法院则在二审判决中认为：商标的贬损，通常是指在有伤风化或其他损害道德风尚的情况下使用商标，进而对商标造成负面影响或丑化商标。被异议商标指定使用的商品虽然含有‘抽水马桶’，但该商品系日常使用的商品，被异议商标使用在该商品上尚不足以对引证商标一造成贬损或丑化。原审法院就此所作认定不妥，本院对此予以纠正。”故本案应当适用《商标法》第十三条第二款的规定予以规制。

由此可见，对于驰名商标的贬损丑化，应当基于确实有伤风化或者损害道德风尚，一般商标淡化的情况下，商标丑化通常也伴随着商标弱化行为。

3.退化

退化是一种严重的商标淡化行为，它使一个商标彻底失去了应当具有的识别功能。这样的行为使得驰名商标演变成商标的通用名称，从而无法得到商标法的保护最终被撤销。用他人的驰名商标指称自己的商品，在词书、字典、产品目录、数据库等出版物中将一个驰名商标解释为商品的通用名称，行为人将他人的驰名商标作标志使用使得消费者视其为商品通用名称，这些行为假以时日就可能将一个驰名商标演变成商品的通用名称。三商标权利人如何对注册驰名商标进行反淡化保护

1.增强企业对驰名商标反淡化的保护意识

目前，我国企业对商标的重视虽然得到了进一步的提高，但是对商标的保护意识还很淡薄，由商标问题而造成企业经济、信誉损失的情况时有发生。不断增强企业和消费者的商标法律保护意识，是防止商标淡化的重要方法。

2.防止不当使用商务标语造成驰名商标的淡化

商务标语是指商品经营者为了吸引顾客、推销商品而用于宣传或广告的短语或者口号，它可以用于商品或者服务的宣传材料上或者是产品的包装上。有些商务标语具有一定的独创性，企业在经营时常常将驰名商标和商务标语一起进行宣传，经过一段时间以后，驰名商标与商务标语具有了很强的关联性，以至于在单独提到商务标语时消费者也同样会清楚其所联系的商品或者服务。

所以，经典的商务标语有利于提高驰名商标的知名度，但是如果被他人不正当地加以利用会削弱驰名商标的显著性，给驰名商标的所有人造成巨大的损害，这显然是利用驰名商标所有人的广告宣传用语与驰名商标间紧密的联系，去搭驰名商标的便车，是一种不正当竞争行为。我国《商标法》虽然没有对这种不正当利用商务标语的行为进行规定，但企业可以通过《反不正当竞争法》进行救济。

3. 注册防御商标和联合商标加强对驰名商标的反淡化保护

联合商标和防御商标的注册可以起到积极的防卫作用，使商标侵权者无隙可乘。企业通过实施注册商标和防御商标策略，不仅保护了驰名商标，维护了消费者的利益，而且可有效地防止他人在不同类别的商品或服务上使用其商标，防止消费者对商品的来源产生误认。注册防御商标和联合商标可以通过预先注册的方式进行主动的事前防御，防止驰名商标被淡化，从而起到了防范于未然的作用。这种方法是防止驰名商标用于其他类商品而淡化的有力措施。

随着电子商务的发展，域名的作用已不再局限于标识网站本身，而更多起到了向公众展示商品或服务来源的功能。基于域名与商品或服务之间的联系作用，一些当事人将公众熟悉的商标注册为域名，使他人误认为该域名所指示的商品或服务与该商标具有某种联系，从而产生混淆。对此，虽然2001年最高人民法院公布的《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条明确了域名构成侵权或者不正当竞争的具体情形，但未明确何种情形下为商标侵权、何种行为构成不正当竞争。当注册、使用的域名与他人的注册商标相同或近似时，根据不同的行为性质及表现，存在适用《商标法》或《反不正当竞争法》两种保护方式，本文旨在根据法律规定与裁判观点，分析域名与商标权冲突时的法律适用问题。

作者 |   北京盈科（上海）律师事务所

竞争与监管法律事务部  姚华律师团队  

一、有关域名与商标权冲突的法律规定

我国目前有关域名与商标权冲突的主要法律依据包括《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2001〕24号，以下简称《域名侵权司法解释》）第四条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号，以下简称《商标侵权司法解释》）第一条第（三）项，以及国家知识产权局发布的《商标侵权判断标准》（国知发保字〔2020〕23号）第三十一条。

《域名侵权司法解释》第四条规定：“人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。”

在此基础上，该司法解释第七条规定：“人民法院在审理域名纠纷案件中，对符合本解释第四条规定的情形，依照有关法律规定构成侵权的，应当适用相应的法律规定；构成不正当竞争的，可以适用民法通则第四条、反不正当竞争法第二条第一款的规定。”

上述规定对于认定域名构成侵权或不正当竞争设定了四项要件：一是原告具有相关合法权益；二是被告注册、使用的域名与原告的商标构成了混淆误认；三是被告的行为不具有正当理由；四是被告具有主观恶意。

如前所述，《域名侵权司法解释》虽然明确了域名侵权或构成不正当竞争的四项要件，但对于具体应当适用《商标法》还是《反不正当竞争法》没有给出明确的指引。

对此，2002年发布的《商标侵权司法解释》第一条第（三）项规定了域名侵犯商标权的具体情形：“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。”适用该条款必须满足三个要件：一是注册与他人商标相同或相似的域名；二是通过该域名进行相关商品交易的电子商务；三是造成混淆误认。

2020年国家知识产权局发布的《商标侵权判断标准》吸收了《商标侵权司法解释》第一条第（三）项的规定，在第三十一条写明：“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品或者服务交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十七条第七项规定的商标侵权行为。”将该类域名注册及使用视为符合《商标法》第五十七条“兜底条款”的商标侵权行为。

通过梳理上述法条可知，在域名纠纷案件中，只有通过该域名进行了相关商品或服务交易的电子商务，并易使相关公众产生误认的行为才构成商标侵权，因而实践中对于何为“相关商品或服务交易的电子商务”的认定便关系到应适用《商标法》还是《反不正当竞争法》规制该类纠纷的具体界限。

二、相关裁判观点梳理

观点一：《商标侵权司法解释》第一条第（三）项中规定的“相关商品交易”不限于“相同或类似商品服务”，还包含了与商标知名度相适应的商品或服务。对于跨类的联想误认在认定要件上不以认定驰名商标为前提，但仍然应当考虑商标的显著性和知名度、商品和服务之间的关联关系以及相关公众的重合范围等因素，在此基础上认定“相关商品交易”上的注册并使用域名的行为是否会产生“跨类的联想误认”。

案例：北京奇虎科技有限公司与云南贷贷网络信息科技有限公司等侵害商标权纠纷 (2016)京73民初98号

判决要点：法院认为对于“相关商品交易”是否仅限定在“相同或类似商品交易”的范围，需要对“相关商品交易”的立法过程进行考察。在《商标侵权司法解释》施行之前，2001年施行的《域名侵权司法解释》）第四条第（二）项规定：“被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、摹仿、翻译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众误认的行为构成侵权或不正当竞争。”上述规定将涉及域名注册和使用导致侵犯商标权的行为区分为侵犯一般商标的专用权和侵犯驰名商标的专用权两种类型。因此，《域名侵权司法解释》第四条第（二）项中所使用的“误认”对应着两种类型的侵权行为，既包括侵犯一般商标专用权时而造成的直接混淆的误认，也包括侵犯驰名商标专用权时而造成的“与驰名商标具有相当程度联系”的跨类联想误认。从法律体系解释论角度，将《商标民事司法解释》中的“相关商品交易”的概念解释为既包括侵犯一般商标的专用权，也包括侵犯驰名商标的专用权才能够保证法律概念内涵的一致性。

同时，2009年的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条规定：“原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认为由提起的侵权诉讼，侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。最高人民法院曾在上述解释的理解与适用中表明，该规定旨在明确只要原告的注册商标具有一定的知名度，被告注册、使用与其相同或者近似的域名，足以误导相关公众，即可以认定构成侵犯商标权或者不正当竞争，原告的权利可以获得保护和救济，无须再以认定驰名商标为前提条件。由此可见，《商标侵权司法解释》第一条第（三）项并不是将侵犯商标专用权造成跨类联想误认的行为排除在保护范围之外，只是不再通过“认驰”的方式进行保护。因此，只有将《商标侵权司法解释》第一条第（三）项中规定的“相关商品交易”解释为不限于“相同或类似商品服务”，而还包含了与商标知名度相适应的商品或服务，才能保证法律概念内涵的统一。

观点二：如果域名并不存在相关商品交易的电子商务，不构成商标侵权，人民法院应当依据《域名侵权司法解释》第四条适用《反不正当竞争法》的相关规定依法作出认定和裁判。对于《商标侵权司法解释》第一条中的“电子商务”有严格的考量因素，是指市场经营者使用电脑技术和网络通讯技术在互联网上以电子交易方式进行交易活动和相关服务活动，核心是以计算机网络为基础所进行的各种商务活动，包括商品和服务的提供者、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和，单纯的企业宣传和商品展示不属于商品交易的电子商务活动。

案例：上海谊嘉宝达仕体育用品有限公司与谊嘉宝实业有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷案 (2014)沪一中民五(知)终字第80号

判决要点：法院认为，电子商务是指市场经营者使用电脑技术和网络通讯技术在互联网上以电子交易方式进行交易活动和相关服务活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化。涉案的三个网站：1.www.yijiabao.com网站。该网站展示了多款棉鞋，并在客户服务一栏有详细的加盟流程介绍，因而该网站仅有企业宣传和商品展示的作用，无证据证明存在商品交易的电子商务活动；2.www.yijiabao.com.cn网站。招商加盟中有详细的步骤，联系方式的信息同www.yijiabao.com网站内容，点击该网站的棉鞋商品，即跳转至www.easyes.cn上海谊嘉宝的官方商城网站，该网站有多款上海谊嘉宝公司生产的棉鞋销售，标识了详细的型号、款式和价格以及购买方式，具有棉鞋商品交易的电子商务，使相关公众能通过www.yijiabao.com.cn域名进行上海谊嘉宝公司生产的棉鞋商品交易的电子商务；3.www.yijiabao.net网站，网站显示内容与www.yijiabao.com网站相同，亦无证据显示其存在棉鞋商品的电子商务活动。因此，上海谊嘉宝公司使用www.yijiabao.com.cn进行棉鞋商品交易电子商务活动的行为属于商标法司法解释第一条第（三）项规定的商标侵权，侵害了谊嘉宝实业公司的商标专用权。另外两个被控侵权网站不构成商标侵权，应当从是否构成不正当竞争角度评判。

观点三：当域名的注册、使用涉及商标侵权与不正当竞争行为的竞合时，优先在侵犯商标权相关条款范畴内进行规制，认定构成商标侵权的，不宜同时认定构成不正当竞争。

案例：武汉东道广告有限公司、东道品牌创意集团有限公司（原北京东道形象设计制作有限责任公司）侵害商标权纠纷 (2017)鄂民终660号

判决要点：本案中，武汉东道公司对“dongdaoad”域名的主要部分即“dongdao”不享有权益，也没有注册使用该域名的正当理由。该公司将与北京东道公司注册商标近似的英文注册为域名，并通过该域名进行商业活动，容易导致相关公众误认，其行为属于给他人注册商标专用权造成损害的行为，侵害了北京东道公司的注册商标专用权。在武汉东道公司注册使用的“dongdaoad”域名构成侵权的情况下，北京东道公司对网络域名享有的民事权益已经得到法律保护，本案无须再认定该行为构成不正当竞争。

三、总结

通过对上述法条与裁判观点的梳理可知，域名纠纷案件可以同时构成商标侵权与反不正当竞争行为。根据《商标侵权司法解释》和《商标侵权判断标准》的规定，构成商标侵权行为的域名纠纷需要满足以下要件：（1）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名；（2）通过该域名进行相关商品交易的电子商务；（3）容易使相关公众产生误认的。其中，对于“相关商品交易”的界定除了判断是否属于同一种或类似商品，还包括根据商标的显著性和知名度、商品和服务之间的关联关系以及相关公众的重合范围等因素，在此基础上认定“相关商品交易”上的注册并使用域名的行为是否会产生“跨类的联想误认”。对于“电子商务”应当将其界定为：通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动。

当域名的注册、使用不满足上述要件时，不构成商标侵权。是否构成反不正当竞争行为应当审查被诉行为是否满足《域名侵权司法解释》第四条规定的四个成立条件，并根据《反不正当竞争法》第二条第一款、第六条第（四）项的规定进行判决。

2020年11月11日，在这一特殊的日子，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》。这是我国著作权法施行三十年以来的第三次修改。新通过的《著作权法》，将于2021年6月1日起施行。
11月30日，盈科厦门律所吴朝红律师做客厦门经济交通广播《丁成说法》栏目，与广大听众朋友们就《中华人民共和国著作权法》的修改亮点及对文化影视产业的影响进行交流与分享。
节目开始吴朝红律师首先围绕着著作权法是一部怎样的法律，它和我们所熟悉的民法、合同法、劳动法等有什么不同展开讲解，让听众朋友们了解到《著作权法》这部法律其实离我们并不遥远，它跟我们今年刚颁布通过的《民法典》一样，就在我们的身边，与我们工作学习生活息息相关。

吴朝红律师在《丁成说法》现场
随后吴朝红律师以音乐、影视作品从以前的免费获取到近几年越来越多的优秀作品要付费才能欣赏的变化，讲座、在线教育、有声读物等知识识付费平台遭遇盗版、抄袭等著作权问题，还有时下最流行的短视频大量出现的网络版权侵权问题，以及如今非常普遍的短视频解析介绍影视作品，在“快餐文化”背景下虽然满足了观影需求，但这样的“剧透”是否合法等与大家密切关系的几个方面结合实例进行深入浅出的解析。并提醒广大听众朋友们随着自媒体时代的到来，作品的生产和传播更加便捷，这也意味着与著作权法的关系更加越紧密，因此了解著作权法，尊重版权，尊重创新，合法传播，才能让自己更好的展示创意、分享生活。
节目下半段吴朝红律师针对此次修法涉及的包括增加惩罚性赔偿制度，法定赔偿数额上限的大幅度调整和明确法定赔偿数额下限、修改作品定义、合作作品的著作权归属、明确保护著作权技术措施的定义、规定视听作品，将类电作品改为视听作品等几大亮点进行了详细解读。
本月底第33届中国电影金鸡奖颁奖盛典刚刚在厦门成功举办，节目最后吴朝红律在这次著作权法的修改对影视文化产业带来的影响的精彩讲解后结束本期的交流分享。