商业秘密侵权案件中，如何确定损害赔偿数额一直是司法实务中的重点和难点，知函博士参考最新法律法规和相关案例，为您梳理侵害商业秘密民事纠纷中损害赔偿的认定和计算规则。本系列共有三期推文，本期主要介绍“法院参考法定限额酌情确定损害赔偿数额”的认定和计算规则。

1. 一般情形：

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。

相关案例：宋俊超、鹤壁睿明特科技有限公司等侵害商业秘密纠纷案[1]

裁判要旨：本案中，由于反光材料公司的损失及宋俊超、睿明特公司的获利均无法计算，故根据宋俊超、睿明特公司侵权行为的性质、主观过错、交易时间、交易的数量，反光材料公司以往的同类产品交易价格以及为获取客户经营信息付出的努力等因素，酌情确定宋俊超、睿明特公司的赔偿额为35万元。

2. 特殊情形：

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，且结合经验判断因侵权所获收益明显在法定赔偿上限之上的，可以由法官综合考量各项因素，公平合理地酌定损害赔偿数额。

相关案例：珠海鹏游网络科技有限公司、肖鑫等侵害技术秘密纠纷二审案[2]

裁判要旨：（1）“因被侵权所受到的实际损失”或者“侵权人因侵权所获得的利益”难以确定。本案中，仟游公司、鹏游公司主张以腾讯和360平台提供的被诉游戏充值流水数据来推算策略公司、南湃公司的总收入，以该总收入以及涉案“帝王霸业”游戏运营成本为依据，确定仟游公司、鹏游公司损失数额为2550万元。本院认为，仟游公司、鹏游公司对涉案游戏的运营成本，只作口头主张，并未提供证据证明运营成本的具体数额，在对方不予确认的情况下，对该项口头主张不予采信。退一步而言，即使其提供该项证据，仅凭运营成本这一项数据，也无法计算仟游公司、鹏游公司所遭受损失的具体数额。本案中，依据腾讯和360平台提供的被诉游戏充值流水数据，可以大概地推算出被诉游戏全部营业收入。但是，被诉侵权人因侵权行为所获得的利益，应当以其营业收入为基础，刨除运营、管理、财务等成本以及相关税金及附加费用等，以此计算出结果。本案中，无法获知被诉游戏前述项目具体数据，而仅有被诉游戏营业收入这一项，无法计算策略公司和南湃公司的相应获利。综上，各方提供的证据不能精确计算《中华人民共和国反不正当竞争法》(2017年修订)第十七条第三款所规定的经营者“因被侵权所受到的实际损失”或者“侵权人因侵权所获得的利益”。

（2）被告因侵权所获得的直接利益已经明显超过法定赔偿上限300万元。从腾讯和360平台分别调取来的被诉游戏充值流水数据显示，仅2015年7月至2017年2月两平台总收入已经超过1400万元，前述数据仅仅反映侵害持续时间的一半左右，即使刨除运营成本等其他因素，结合游戏行业经验来看，策略公司和南湃公司因侵权所获得的直接利益已经明显超过300万元。因此，本案应当在《中华人民共和国反不正当竞争法》(2017年修订)第十七条第四款所规定的法定赔偿上限之上，经综合考量本案证据和各项因素之后，公平合理地酌定损害赔偿数额。

学者观点：由于举证的问题，当前多数商业秘密侵权案件运用法定赔偿方法确定赔偿数额，某种程度上导致赔偿数额整体偏低。但是，在法定数额之内仍表现出较明显的浮动，实践中有一些高额判赔案件，其中可能有自由裁量的因素，但也意味着当事人举证仍影响着法定赔偿额的确定。司法实践中，不乏法院超出法定限额确定赔偿额的案例，甚至可以认为法院在实践中总结出了一种超越法定赔偿，又不同于依据实际损失或侵权获利的确定赔偿数额的方法，如果一定要对此种赔偿方法定性，那么其仍属于依实际损失或侵权获利确定损害赔偿数额的范畴，只不过此时的实际损失或侵权获利并非能够精确计算，而是法院根据案件实情酌定的结果。当然，权利人应当提供其实际损失或被告侵权获利的证据，至少可以据此计算出销售额或利润总额等基本数字，使后续的酌定有所依据。事实上几乎没有案件直接按照原告实际损失或被控侵权人的利润来确定赔偿额，而是一般先得出损失或获利必定超出法定限额的结论，然后在法定限额之上酌定赔偿数额[3]。

3. 考虑因素：

人民法院依照本规则确定赔偿数额的，可以考虑商业秘密的性质、商业价值、研究开发成本、创新程度、能带来的竞争优势以及侵权人的主观过错、侵权行为的性质、情节、后果等因素。

相关案例：胡国凤、林家卯等侵害技术秘密纠纷案[4]

裁判要旨：据此,结合讼争双方向法院提供的车载对讲机的销售价格、成本,法院认定特易通公司涉嫌侵权产品的平均销售价格为600多元、成本每台在310.7元至458元之间,利润至少在142元至289.3元之间,故特易通公司、胡国凤因侵犯琪祥公司商业秘密的非法所得至少在284万元至578.6万元之间。鉴于琪祥公司实际损失和胡国凤、特易通公司因实施不正当竞争行为所获得的非法利润均不能具体确定,法院根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定,参照相关法律规定的定额赔偿方式确定赔偿金额。但赔偿数额应根据本案商业秘密的商业价值确定损害赔偿额,即应根据该商业秘密的商业价值,其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素加以确定,并结合琪祥公司为调查不正当竞争行为所支付的合理费用(如调查费、律师费等费用中的合理部分)等因素予以综合考虑,确定赔偿金额为400万元人民币。

4. 考量因素：

法院应当综合考虑涉案商业秘密的商业价值，被告主观过错程度，被诉侵权行为的规模、性质和持续时间以及权利人支出的合理维权费用等因素，酌情确定侵害损失赔偿数额。

相关案例：珠海鹏游网络科技有限公司、肖鑫等侵害技术秘密纠纷二审案[5]

裁判要旨：在考量因素当中，本院特别注意到以下几点因素:

首先，被诉侵害人主观恶意明显。涉案商业秘密经仟游公司、鹏游公司长时间开发，且投入了大量人力、物力、财力方得以完成。该商业秘密系两公司未来生存和发展的主要依靠。而徐昊、肖鑫作为前述两公司的股东及高管人员，明知涉案商业秘密是原公司的核心资源，在有保密协议约束的情况下，仍然明知故犯，不正当地侵占该创新成果。这一行为表明，两人不尊重他人合法权益，违背诚实信用、公平竞争的商业伦理道德。徐昊、肖鑫从原公司离职后，短时间内成立了策略公司，并与南湃公司取得合作，共同运营被诉游戏，由此说明，前述主体为了侵害涉案商业秘密已经蓄谋已久。南湃公司明知徐昊、肖鑫和策略公司侵害他人合法权益，仍然与之共同实施，还虚称被诉游戏系独立开发，企图以协议掩盖不正当侵占他人商业秘密的事实，其主观恶意程度同等。

其次，被诉行为持续时间长，侵害获利大。如前所述，被诉游戏上线运营长达三年，营业收入所涉金额较大。虽然无法单凭营业收入计算侵害获利具体数额，但是，营业收入与侵害获利直接相关，故能够说明被诉侵害人相应获利较大。

第三，本案被诉游戏上线运营时间是在“帝王霸业”游戏上线运营后一年左右，此时本是“帝王霸业”游戏开始进入市场黄金期，而被诉游戏却在此时持续运营三年，导致“帝王霸业”游戏的市场份额受其严重挤占。被诉侵害人不劳而获，仟游公司、鹏游公司的成本回收和可得利益实现却受到阻碍。

第四，虽然被诉游戏已经停止运营，但是，涉案商业秘密仍然由徐昊、肖鑫、策略公司、南湃公司不正当获取和侵占，故再次发生不正当使用甚至公开披露的风险仍然存在。本案中，仟游公司、鹏游公司并未诉请法院判令销毁被诉源代码，而事实上，即使其提出该诉请，由于被诉游戏源代码易于复制，通过销毁的方式难以避免被诉侵害人仍掌握涉案商业秘密。本案虽判令被诉侵害人停止侵害，但是，从本案被诉侵害人存在主观恶意且不正当行为蓄谋已久等事实来看，判令停止侵害对于阻遏再次侵害而言收效有限，故在酌定本案赔偿金额时，应当考量施予被诉侵害人适当威慑这一因素。

第五，被诉侵害人有违诉讼诚信。如前所述，在一审庭审中，法院责令南湃公司提供被诉游戏软件源代码，而南湃公司并未如实提供。在一审程序中，法院作出保全证据的裁定。而徐昊、肖鑫和策略公司在法院已经释明拒不配合保全后果的情况下，仍未依照该裁定向法院提供被诉游戏软件源代码。前述行为不仅仅违反了证据披露义务，构成举证妨碍，而且，该行为系公然无视国家法律，藐视司法权威，而其目的是掩盖不正当行为。该行为性质恶劣，应予严惩。

本案中，本院综合考虑涉案商业秘密的商业价值，徐昊、肖鑫、策略公司和南湃公司主观过错程度，被诉侵权行为的规模、性质和持续时间以及仟游公司、鹏游公司为本案支出的合理维权费用等因素，酌情确定侵害损失赔偿数额以及合理维权费用为500万元。

注释：

[1] 参见河南省高级人民法院(2016)豫民终347号判决书

[2] 参见广东省高级人民法院(2019)粤知民终457号判决书

[3] 参见《人民法院报》2018年05月30日第7版，徐卓斌的《商业秘密侵权案件损害赔偿数额的确定》

[4] 参见福建省高级人民法院(2013)闽民终字第960号判决书

[5] 参见广东省高级人民法院(2019)粤知民终457号判决书

（本文作者：盈科刘知函律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

商业秘密侵权案件中，如何确定损害赔偿数额一直是司法实务中的重点和难点，知函博士参考最新法律法规和相关案例，为您梳理侵害商业秘密民事纠纷中损害赔偿的认定和计算规则。本系列共有三期推文，本期主要介绍除以权利人实际损失、侵权人获利、法定赔偿确定赔偿数额外的其他认定规则，如在特定情形下，以商业秘密许可使用费、商业价值等确定赔偿数额。

1. 以商业秘密许可使用费的倍数确定赔偿数额。

权利人请求参照商业秘密许可使用费确定因被侵权所受到的实际损失的，人民法院可以根据许可的性质、内容、实际履行情况以及侵权行为的性质、情节、后果等因素确定。

参照许可使用费倍数来确定赔偿数额，关键是要审查许可使用合同的真实性和合理性，防止商业秘密权利人与他人相串通虚构许可使用合同及许可使用费，以向侵权人收取巨额赔偿。对许可使用费真实性、合理性的审查，一方面要全面、公正、合理地评价商业秘密的价值，另一方面要考虑许可人与被许可人之间的关系（如许可人是否是被许可人的法定代表人、亲属，或许可费是否系许可人投入被许可人的注册资本）、许可费的支付方式、支付期限、许可方式、许可年限及规模、范围、被许可人的实际履约能力及许可合同有否实际履行等情况。如果经审查，对许可使用费的真实性、合理性存有怀疑的，对许可费用可酌情降低或不予采用，而直接适用法定赔偿[1]。

2. 因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的，应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。

商业秘密的商业价值，根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定。

3. 赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

相关案例1：北京万岩通软件有限公司与石浩田等侵害商业秘密纠纷案[2]

裁判要旨：关于原告主张维权合理支出中的律师费，原告提交了律师费发票及委托代理合同，并有律师到庭参加诉讼，且金额与本案诉讼代理难度基本相适，本院对该诉请内容予以支持。关于原告主张的4000元交通费用，缺乏证据佐证，本院不予支持。

相关案例2：邹城兖煤明兴达机电设备公司、吴宝庆等侵害商业秘密纠纷案[3]

裁判要旨：量子公司主张明兴达公司、吴宝庆、何金良赔偿其为制止侵权行为而支付的合理费用,其中律师代理费2万元、鉴定费17.2万元,共计19.2万元,有发票为证,于法有据,一审法院予以支持。

4. 商业秘密权利人可否主张以过往交易利润作为实际损失的计算依据。

一般情况：

侵权行为会缩短与商业秘密权利人的竞争劣势时间，其获取的利益可能远高于权利人所遭受的实际经济损失，故商业秘密权利人可主张以过往交易利润作为其可得利润损失。

相关案例：安阳市揽羽模型有限责任公司诉齐宁杰等侵犯商业秘密纠纷案[4]

裁判要旨：关于揽羽公司主张的损失数额问题，被告齐宁杰、迈斯奥公司因其侵权行为而缩短了与揽羽公司的竞争劣势时间，其获取的利益在一定程度上可能要远高于揽羽公司所遭受的实际经济损失，因此，揽羽公司将其与库克.尼多于2004年11月17日至2005年6月1日所交易的一笔利润作为其今后的可得利润损失进行主张并无不当，且被告齐宁杰、迈斯奥公司并未提供反证证明揽羽公司主张的利润计算有不合理之处，故对揽羽公司要求被告齐宁杰、迈斯奥公司赔偿其未能履行的110架B–17模型飞机的利润损失25520元以及今后的利润损失48863.2元的诉请，本院予以支持。

特殊情况：

仅有客户名单并不意味着必然达成交易，客户名单的信息价值与相应合同的实际利润存在差异，以过往交易利润作为损害赔偿的计算依据不合理，裁判时可将其作为参考。

相关案例1：宁波陆尊国际贸易有限公司等侵害商业秘密纠纷案[5]

裁判要旨：关于赔偿损失的数额，原告主张以其2014年至2017年期间与涉案三家客户交易利润作为赔偿依据，本院认为，法律虽然将特定的客户名单作为商业秘密予以保护，但仅有客户名单并不意味着必然达成交易，原告以过往交易利润作为损害赔偿依据，并不合理，但本院在裁判时可以将其作为参考。关于合理开支，原告主张的翻译费有相应的发票为凭，本院予以确认；但律师费中有部分系原告自行制作的表格，并无发票为凭，对该部分，本院不予确认。此外，从维护市场自由竞争的角度看，原告主张的商业秘密中的客户有自由选择原告或者其他市场主体进行交易的权利，该商业秘密的价值主要体现在为其与客户形成交易提供条件和便利，该商业秘密的存在并不必然达成交易，该商业秘密为原告所能带来的竞争优势较弱，经济价值较低。综上，本院考量涉案商业秘密的性质、被告侵权行为的性质、主观过错、侵权行为持续的时间、原告为实现权利支出的合理费用等因素，酌情确定被告沈珊青、被告义乌市博睿进出口有限公司共同赔偿原告经济损失130000元。

相关案例2：金华市创杰信息技术有限公司与徐倩等侵害经营秘密纠纷案[6]

裁判要旨：对于原告要求以被告博创公司签约的合同标的为标准要求三被告共同赔偿30万元，并要求三被告共同赔偿因制止侵权付出的合理开支1.5万元的诉请，本院认为客户名单的信息价值与相应合同的实际利润存在差异，故并不能以此作为权利人因侵权受到的损失作为赔偿计算依据。本案中被告方虽未举证证明但也存在部分客户基于对被告徐倩、戴惠友个人的信赖而与博创公司进行交易的可能，故本院考虑到该种可能并综合考量原告享有的上述六家公司的客户信息的商业价值、被告方的主观过错程度、侵权范围、侵权时间、原告为本案诉讼支出的合理费用等因素以及原告曾与被告戴惠友约定过竞业限制期限、徐倩作为自然人股东投资博创公司时还是创杰公司员工、博创公司注册资本10万元、原告支出了部分调查取证费并聘请律师参加诉讼等情节予以酌情判定。

5. 

企业增值税发票中显示的产品价格下降不能反映商业秘密权利人因侵权所受到的损失，因为造成这种情况的因素是多元的，如市场的需求、产品的更新换代及行业竞争等，遭受侵权属于其中的原因之一。

相关案例：镇江育达复合材料有限公司诉张红喜侵害商业秘密纠纷案[7]

裁判要旨：被告张红喜对披露他人商业秘密，所产生的法律后果及所应承担的法律责任是明知的，原告在每月工资中支付给被告保密费100元，被告承诺保守原告方的商业秘密，如泄露原告方商业秘密自愿赔偿原告人民币200000元。同时原告为了证明因被告侵权所受到的损失，提供了2004年2月和2004年3月企业增值税发票，经对比2004年3月BMC产品的价格比上月有了大幅度的下降。从原告提供的增值税发票看，2004年3月降价1281351.47元，但本院认为产品价格的下降是由多种因素造成的，包括市场的需求、产品的更新换代及行业竞争等，被告的侵权只是其价格下降的原因之一，综合以上多种因素考虑，本院认为原告镇江育达复合材料有限公司要求被告张红喜赔偿损失100000元并无不当。

6. 计算商业秘密权利人因侵权遭受的实际损失时应以权利人的实际市场份额是否被占有为依据。

相关案例：太阳机械股份有限公司等侵害商业秘密纠纷案[8]

裁判要旨：本院认为，经上海司法会计中心司法审计，2009年1月至2011年6月，欣澜机械公司销售商用表格轮转印刷机十台，去除一台二手机，以太阳机械公司同期销售九台“TOF商用票据轮转印刷机”的营业利润计算，给太阳机械公司造成损失数额共计2，480，000元余。原告以其被侵权后遭受了实际损失为由，要求赔偿2，480，000元，符合法律规定，本院当予支持。但是，在上述刑事案件审理过程中，欣澜机械公司销售的十台商用表格轮转印刷机中的三台被查获并没收，嗣后，买主上海统领印刷发展有限公司向原告太阳机械公司购买了三台“TOF商用票据轮转印刷机”。因此，作为被告的犯罪金额，该三台商用表格轮转印刷机的利润应计算在内，但作为原告太阳机械公司的实际损失，因嗣后上海统领印刷发展有限公司向原告购买了三台“TOF商用票据轮转印刷机”，原告的市场份额未被欣澜机械公司占有，原告就该三台“TOF商用票据轮转印刷机”未有损失，故应从原告主张的赔偿金额中按比例扣除该三台的金额，即原告实际损失六台的利润1，653，333.33元（2，480，000元÷9台×6台）。

7. 合理可预期利润损失应计算在实际损失中进行赔偿。

相关案例：安阳市揽羽模型有限责任公司诉齐宁杰等侵犯商业秘密纠纷案[9]

裁判要旨：关于揽羽公司主张的损失数额问题，被告齐宁杰、迈斯奥公司因其侵权行为而缩短了与揽羽公司的竞争劣势时间，其获取的利益在一定程度上可能要远高于揽羽公司所遭受的实际经济损失，因此，揽羽公司将其与库克.尼多于2004年11月17日至2005年6月1日所交易的一笔利润作为其今后的可得利润损失进行主张并无不当，且被告齐宁杰、迈斯奥公司并未提供反证证明揽羽公司主张的利润计算有不合理之处，故对揽羽公司要求被告齐宁杰、迈斯奥公司赔偿其未能履行的110架B–17模型飞机的利润损失25520元以及今后的利润损失48863.2元的诉请，本院予以支持。

8.

若商业秘密权利人赔偿其客户的损失并非由侵权行为直接导致，即二者间不存在必然的因果关系时，权利人不能主张此赔偿款为侵权行为造成的经济损失。

相关案例：佛山华丰纺织有限公司与朱汝南侵害商业秘密纠纷案[10]

裁判要旨：原告主张被告赔偿损失的依据是原告因被告侵权而向客户赔偿了35万元，并提交了《关于泄密资料索赔函》、《赔偿款通知确认函》等证据证明。对此，本院认为，原告并未举证证明其因被告侵权行为赔偿客户款项的事实，即使原告确实向客户赔偿了35万元，如原告提交的《关于泄密资料索赔函》、《赔偿款通知确认函》所示，该赔偿款是客户基于原告泄露该客户资料、账号、该客户在原告处开发的未上市产品、双方的销售合同的行为而进行的索赔，即使原告赔偿客户的损失真实存在，亦非本案被告侵权行为直接导致，两者不存在必然的因果关系，故原告主张其赔偿客户35万元款项即为被告侵权行为造成的原告损失，理由不充分，本院不予采纳。

9. 对于侵权恶意明显，情节严重的，可以根据权利人的诉求适用惩罚性赔偿。

相关案例1：福建省福抗药业股份有限公司、俞科等侵害技术秘密纠纷案[11]

裁判要旨：关于损害赔偿的民事责任。在计算出海欣公司侵权获利数额的基础上，一审法院又考虑到海欣公司系故意侵权、制造销售规模大、销售地域范围广、持续时间长、使用的技术涉及新和成公司的核心技术秘密且与涉案秘点相同，以及存在不诚信诉讼、拖延诉讼行为等因素，最终确定赔偿数额3500万元。本院认为，由于三上诉人侵权恶意明显，侵权情节及后果严重，因此可以在本案中类推适用《中华人民共和国商标法》第六十三条关于惩罚性赔偿的规定，在充分弥补权利人损失的同时，依法对恶意侵权行为予以制裁。

相关案例2：宁波王龙科技股份有限公司等侵害技术秘密纠纷案[12]

裁判要旨：本案因当事人的诉讼请求等原因难以适用惩罚性赔偿。从本院查明事实来看,涉案侵权行为本可适用惩罚性赔偿,但因当事人的诉讼请求及新旧法律适用衔接的原因,本案不宜适用惩罚性赔偿。具体理由是：

第一,嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司在原审及本案二审中所主张的损害赔偿数额仅计算至2017年底,并未包括自2018年以来仍在持续的被诉侵权行为给其造成的损失

第二,在嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司所主张计算损害赔偿数额的侵权行为期间之后,我国相关法律才明确规定符合特定条件的侵害技术秘密行为可以适用惩罚性赔偿。2019年反不正当竞争法明确规定侵害商业秘密案件可以主张惩罚性赔偿,该法于2019年4月23日起施行;《中华人民共和国民法典》明确规定侵害知识产权案件可以主张惩罚性赔偿,该法于2021年1月1日起施行。

基于上述事实和理由,本案不宜适用惩罚性损害赔偿。但需要指出的是,对于2018年以来仍在持续的侵害涉案技术秘密行为,嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司可以依法另行寻求救济。

注释：

[1] 《知识产权审判实务技能》，徐杰主编，人民法院出版社2013年版第127~128页.

[2] 参见北京市海淀区人民法院(2016)京0108民初7465号判决书.

[3] 参见山东省高级人民法院(2016)鲁民终1364号判决书.

[4] 参见安阳市中级人民法院（2006）安民三初字第48号判决书.

[5] 参见义乌市中级人民法院（2019）浙0782民初4102号判决书.

[6] 参见金华市婺城区人民法院（2016）浙0702民初00743号判决书.

[7] 参见镇江市中级人民法院（2005）镇民三初字第8号判决书.

[8] 参见上海市闵行区人民法院（2014）闵民三（知）初字第644号判决书.

[9] 参见安阳市中级人民法院（2006）安民三初字第48号判决书.

[10] 参见佛山市禅城区人民法院（2017）粤0604民初15572号判决书.

[11] 参见浙江省高级人民法院(2017)浙民终123号判决书.

[12] 参见最高人民法院(2020)最高法知民终1667号判决书.

（本文作者：盈科刘知函律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

2021年9月20日，世界知识产权组织发布“2021全球创新指数报告”。报告显示，有5个亚洲经济体进入全球前15位，其中中国上升至12位，位居中等经济体之首。

尽管我国的知识产权保护已经取得举世瞩目的成就，但仍存在众多不足之处。值此第22个世界知识产权日来临之际，本文尝试对我国知识产权工作面临的国际环境、保护现状及今后的工作重点进行简要分析，以飨读者。

进入新时代，我国的经济结构已经发生了巨大变化，数字经济蓬勃发展，互联网技术已经与各个行业深度融合，网上购物、在线教育、远程办公、智慧医疗等新领域新业态为经济的高质量发展注入新动力。可以说，知识产权密集型产业已全面覆盖了传统的第一、第二、第三产业。

在这样的新阶段，创新已经成为引领经济发展的第一动力，知识产权保护工作的重要性空前凸显。为统筹推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用，我国于2021年9月23日发布《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，为今后很长一段时间内的知识产权工作指明方向。

一、我国知识产权工作面临的国际环境

自中美贸易摩擦以来，我国在知识产权领域受到的限制让所有人如梦初醒。美国方面借知识产权保护之名、行贸易保护之实，对中国在知识产权和科技创新等方面横加指责。中美之间的贸易摩擦，实质就是知识产权的对抗。

从国际环境来看，随着经济全球化的进程不断深入，我国与世界各国的贸易往来也更加频繁，贸易的对象不仅包括传统的原材料、成品，也包括各种前沿技术、设备；贸易的方式从单纯的买卖发展为技术引进、合作开发。这个过程中，国外企业往往对我国企业提出更高的知识产权保护的要求，我国企业也多次陷入国外企业的知识产权纠纷中。

近年来，我国涉外知识产权纠纷持续增多，尤其随着数字经济发展，知识产权案件呈现高发态势，案件数量逐年上升趋势明显。当事人涉及美国、德国、瑞士、法国、英国、韩国、日本等国家，覆盖世界主要经济发达国家和地区。我国涉外知识产权案件呈现出以下特点：

1）从涉外知识产权案件的审理法院来看，由于海南自由贸易港知识产权法院成立时间较晚，因此我国涉外知识产权案件主要集中在北京、上海、广州三地。其中北京以涉外知识产权行政案件为主，上海、广州以涉外知识产权民事案件为主。

2）从外资企业维权方式来看，其采用多种综合手段维权的趋势明显，包括将知识产权授予其在国内设立的投资企业或知识产权运营公司并由其作为权利人提起诉讼。除了提起民事诉讼，涉外知识产权刑事案件也明显增多。

所以，不论是鉴于自身发展的需要，还是迫于国际环境的压力，都要求我国把对知识产权的保护提高到前所未有的高度。

二、我国知识产权保护的现状

近年来，我国知识产权保护力度前所未有，特别是在完善立法、严格执法、加强保护等方面发生了根本性变革，知识产权保护的成就也可谓有目共睹。

2020年1月，经过近两年的反复磋商，《中美第一阶段经贸协定》终于签署，该协定第一章即为我国对知识产权保护的承诺。为了兑现这份承诺，我国在协定签署前后陆续对知识产权部门法进行修订，包括2019年修订《反不正当竞争法》《商标法》、2020年修订《专利法》《著作权法》、2021年修订《种子法》，目前对《反垄断法》的修订也正在进行中。可以说，我国在立法层面已经形成较为完整的知识产权保护体系。

同时，我国对知识产权的司法保护和行政执法也同步加强。我国已成为世界上审理知识产权案件尤其是专利案件最多的国家，由于程序快捷、一视同仁，已被国际上视为知识产权诉讼较为可取的诉讼地；同时，通过机构改革，我国实现商标、专利、地理标志、集成电路布图设计的集中统一管理，知识产权行政执法效能有力提升。

尽管取得了诸多成就，但知识产权侵权诉讼“举证难、周期长、赔偿低”的顽疾始终存在，这也直接导致权利人维权成本过高，严重打击权利人的积极性。为了解决这些问题，我国已经采取相应的措施来提升知识产权保护力度。

针对侵权诉讼“举证难”的问题，我国已经通过立法的方式逐渐解决。例如，新修订的《反不正当竞争法》规定，商业秘密权利人提交被侵权的初步证据后，法院即可推定侵权行为存在，这时涉嫌侵权人须对其行为不侵犯商业秘密进行举证。通过这种方式，在一定程度上降低了知识产权权利人的举证难度。

针对侵权诉讼“周期长”的问题，我国已通过普通程序独任制、二审独任制等制度和“先行判决+临时禁令”等裁判方式缩短审理周期。同时，我国也在不断加强知识产权侵权行政保护，充分发挥行政裁决较为快捷的优势。另外，《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》提出要“研究建立健全符合知识产权审判规律的特别程序法律制度”，今年“两会”期间人大代表建议设立副部级的国家知识产权法院。相信通过这些综合措施，“周期长”的难题可以从根本上得到改善。

对于“赔偿低”的问题，我国已经在知识产权部门法修订时增加了惩罚性赔偿制度，实现了惩罚性赔偿在知识产权领域的全覆盖。为了指导法院正确适用惩罚性赔偿制度，2021年3月最高人民法院专门发布司法解释，对知识产权民事案件中的惩罚性赔偿做出具体规定，并发布六起典型案例。目前，知识产权侵权案件判赔的金额已经大幅上升，可以说有效地打击了知识产权侵权行为，提高了权利人维权的积极性。

三、加强知识产权创造、运用，

积极参与全球知识产权治理

除了要做好知识产权保护，今后我国还应加强知识产权的创造、运用，更深度地参与全球知识产权治理。

为加强知识产权的创造、运用，政府部门应为企业赋能，让企业创新无后顾之忧、创新动力更强。具体而言，政府部门需要提供更好的管理和服务，要完善以企业为主体、市场为导向的高质量、高效率的创新创造机制，以创新的质量和创造的价值为标准，继续完善知识产权考核评判机制，鼓励企业发挥多种类型知识产权组合效应，如专利、商标、著作权等；还要建立规范有序、充满活力的市场化运营机制，提高知识产权代理、咨询等服务水平，努力开展知识产权资产评估、交易、转化、投融资等增值服务。

而企业应加强知识产权的创造、运用，更好地提高商业价值，最重要的是塑造尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争的知识产权文化理念，倡导创新、弘扬诚信，自觉履行尊重和保护知识产权的社会责任。同时，企业要加强教育引导和制度保障，培养员工自觉尊重和保护知识产权的行为习惯，自觉抵制侵权假冒行为。要建立职务发明的奖励制度，提高员工锐意创新的职业氛围。

通过这一系列措施，我国政府将能够更加积极地参与知识产权全球治理体系改革和建设，完善国际对话交流机制，推动完善知识产权及相关国际贸易、国际投资等国际规则和标准，积极推进与经贸相关的多双边知识产权对外谈判；而我国的企业也能增强在国际经济中的竞争力，提高国际标准、国际规则制定中的话语权。

我国保护知识产权的努力以及对创新环境的提升，已得到国际社会的广泛认可。相信随着《知识产权强国纲要（（2021－2035年））》的深入实施，尊重知识、保护创新的社会氛围将更加浓厚，一批具有强竞争力的一流中国企业将出现在世界知识产权的舞台上，我国成为全球知识产权创新和保护的典范也指日可待。

（本文作者：盈科王俊林、冯森律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

截至2021年底，我国现有专精特新企业超过4万家，其中“小巨人”企业达4762家。2018年11月5日我国宣布设立科创板，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。科创板的设立为专精特新及科技创新企业提供了一种更为便捷的上市途径。科创板对企业与核心技术相关的专利审核更加严格，有部分企业因专利问题导致上市被否或主动撤回。本文结合企业在科创板IPO中常见的专利问题，为准备进行科创板IPO和正在进行科创板IPO的企业提供相应的专利策略。

一、企业科创板IPO过程中常见的专利问题

1.专利信息披露与事实不符

科创板IPO申报过程中，需要企业提供专利信息清单，包括专利数量、法律状态、权利人等基本信息。上市过程中有部分企业因没有准确披露专利信息而导致被否或主动撤回。

2.专利由股东、高管、创始人、关联公司等持有，未及时办理变更登记

专利的专利权人应当是企业，不应由公司股东、高管、创始人或关联公司持有；专利如果作为无形资产出资，专利权人应当及时变更为企业，否则可能会造成出资不实的后果。

3.专利许可协议存在问题

如果企业使用的某项专利技术来源于专利权人的授权，那么双方需要签订明确具体的专利许可协议；如果未签订专利许可协议，或者双方发生专利许可协议纠纷，都会给公司经营造成潜在的风险。

4. 专利权属纠纷

企业的专利权不应存在权属纠纷。专利权属纠纷主要分为两大类：第一类是与员工的专利权属纠纷，第二类是与合作方的专利权属纠纷。其中第一类又分为两种情形，第一种是企业的入职员工与上家雇佣单位存在专利权属纠纷，第二种是企业的离职员工与企业存在专利权属纠纷。

5. 专利技术的来源 

有部分企业的专利技术是通过购买或者收购关联公司取得，发行审核委员会关注的重点在于考察企业是否真正具有可持续的技术研发能力，而非仅仅通过“购买”的方式满足科创板上市指标。

6. 专利与核心技术的对应 

专利与核心技术是否对应，是判断是否符合科创板条件的要素，也是判断企业核心技术能否得到专利保护的关键。

7. 专利数量、专利申请时间 

专利数量达标是申报科创板的基础要求，并且专利申请时间的连续性与合理性是企业研发能力可持续性的外在体现。

8. 核心技术人员与发明人 

研发人员的占比是申报科创板的指标之一，核心技术人员也是企业研发能力的重要体现，企业核心技术专利的发明人应当主要是核心技术人员。

9. 重大专利纠纷

重大专利纠纷是指起诉标的额大的专利侵权纠纷、核心专利的无效纠纷以及核心专利的权属纠纷等。科创板IPO申报阶段是重大专利纠纷比较频发的时间段。截至2021年7月，在科创板IPO过程中已有31家企业遭遇了专利纠纷，有部分企业因产生重大专利纠纷导致IPO被否或主动撤回。

二、企业科创板IPO之前的专利策略

为提早解决企业在科创板IPO过程中遇到的专利问题，增加IPO的通过率，建议企业提早聘请知识产权专业人员介入，为企业制定合适的专利策略。专利策略主要包括如下内容：

1.全方位的专利布局 

对企业的核心技术，以专利维权为导向进行专利布局，争取形成技术壁垒。进行专利布局重点考虑以下问题：

第一、核心专利的发明人应当主要为企业的核心技术人员；

第二、核心专利注重以维权为目的进行布局，争取形成技术壁垒；

第三、核心技术注重国外专利布局，在主要竞争对手和主要市场所在地需要布局专利；

第四、专利布局要有连续性，企业应当在每年度保持一定的专利申请量；

第五、专利布局要充分考虑竞争对手的技术，通过监控竞争对手的专利信息，及时调整企业的专利布局；

第六、核心专利与主要营业收入的专利产品要保持一致性。

2.建立科学的专利管理制度 

企业需要建立科学的专利管理制度，包括企业专利管理办法、专利申请制度、发明人奖励制度、专利权属制度等。通过科学的管理制度，提高发明人的积极性、将核心技术及时申请专利、加强专利申请后的管理等。

3.与核心技术人员签订保密协议和竞业限制协议 

企业需与核心技术人员签订保密协议和竞业限制协议，保护企业的核心技术，防止核心技术人员的流动造成核心技术外泄。

4. 对主要产品提前进行FTO

企业的主要产品在研发立项时、产品上市前、产品进入国外市场前、企业IPO前等关键环节需要进行FTO，提前了解相关技术领域和主要竞争对手的专利布局情况，及早排查出有风险的专利，及时提出专利无效或者设计规避方案。

5. 提早做好专利的尽职调查 

企业在科创板IPO之前，要提早做好专利的尽职调查，包括专利的数量、法律状态、专利权人、专利权属等。

6. 提早设计好专利诉讼应对方案 

企业在IPO之前要认真分析风险专利，并做好在IPO过程中发生专利侵权诉讼的应对方案。

三、企业在IPO过程中遭遇重大专利侵权纠纷的应对策略

企业在科创板IPO过程中遭遇重大专利侵权纠纷，应采取积极的应对策略。主要应对策略如下：

1. 充分披露专利侵权诉讼的诉讼情况、目前所处阶段和案件的最新进展

企业在IPO过程中遭遇重大专利侵权纠纷必须及时充分披露专利侵权诉讼的信息。

2.进行专利侵权对比分析 

委托专利律师或鉴定机构对涉案产品是否落入涉案专利的保护范围之内进行分析，并出具法律意见或鉴定意见。如果涉案产品不落入涉案专利保护范围之内即不构成侵权，可以将本法律意见或鉴定意见提交发行审核委员会。

3. 进行涉案专利的稳定性分析 

委托专业人员对涉案专利进行检索分析，并出具专利稳定性分析报告。如果涉案专利具有不符合专利法规定的授予专利权的情形，可以将专利稳定性分析报告提交发行审核委员会，并同时启动涉案专利的无效宣告程序。

4. 制定专利侵权案件的应诉方案 

委托专利律师针对专利侵权案件出具应诉方案，并将应诉方案提交发行审核委员会。

5. 说明涉案产品在发行人公司的营收比重 

按照实际运营情况，说明涉案产品在发行人公司所占的营收比重，并将该情况说明递交发行审核委员会。

6.涉案产品如果被判停止侵权，预计发行人可能要因此承担的赔偿损失的数额，以及因停止侵权给发行人造成的损失数额。 

7. 涉案产品是否有改进和升级方案

如果涉案产品能够通过改进或者升级，使其不落入涉案专利保护范围之内，则企业即使在专利诉讼中败诉涉案产品也不需要停止生产。这种情况下，可以提交改进或升级方案，以及专利律师出具的FTO报告提交给发行审核委员会。

8. 主营产品是否涉嫌侵权

面临重大专利侵权诉讼时，发行人应当主动对主营产品进行专利风险排查，委托专业人员出具FTO报告，并将FTO报告提交发行审核委员会。

9. 实际控制人承诺承担因专利侵权案件带来的全部损失。

10.与原告主动进行和解，以加快IPO的进程。

以上是企业在IPO过程中遭遇重大专利侵权纠纷的十大应对策略，企业可以根据专利侵权纠纷的实际情况，制定具体的专利侵权纠纷应对策略。综上，未来越来越多的专精特新企业和科技创新企业会在科创板上市，企业需要提前制定专利策略，以避免上市过程中遭遇的专利问题，加快科创板上市的进程，提高上市通过率。

（本文作者：盈科王柱律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

2020年10月，新修正的《中华人民共和国专利法》第七十六条引入药品专利纠纷早期解决的有关规定，明确由国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。2021年7月4日国家药品监督管理局、国家知识产权局颁布了《药品专利纠纷早期解决机制实施办法》（以下简称“药品专利纠纷早期解决机制”），药品专利纠纷早期解决机制旨在保护药品专利权人合法权益，鼓励新药研究和促进高水平仿制药发展。本文对药品专利纠纷早期解决机制政策进行解读。

一、 药品专利纠纷早期解决机制的出台背景

为了提高我国药企的国际竞争力，提高仿制药的质量，规范我国药品市场的秩序；鼓励药品企业进行市场转型，从“仿制药”向“原研药”的转变；合理平衡药品权利人和仿制药企业之间的利益；提早解决药品企业之间的专利纠纷，我国相关部门出台了药品专利纠纷早期解决机制。

药品专利纠纷早期解决机制可以提前确定仿制药是否侵犯权利人的专利权，并且不涉及赔偿问题。药品专利纠纷早期解决机制一方面可以避免仿制药上市以后给权利人造成的市场损害，另一方面可以避免仿制药上市后因侵权纠纷可能产生的高额赔偿和停产损失。

二、 药品专利纠纷早期解决机制的内容

药品专利纠纷早期解决机制主要包括了上市药品专利信息登记制度、仿制药专利声明制度、仿制药批准等待期制度、首仿药市场独占期制度等。

 01

上市药品专利信息登记制度

药品上市许可持有人可自愿在专利信息登记平台对药品的相关专利进行登记，如未来与仿制药企业产生专利纠纷，可以适用药品专利纠纷早期解决机制进行解决。

仿制药申请人可以查阅药品上市许可持有人登记的专利信息，根据该专利信息进行前期立项选择，对专利权提前进行无效宣告或设计规避专利权的技术方案等。

 02

仿制药专利声明制度

仿制药上市许可申请人需要对被仿制药的专利状态做出声明，共分为四类声明，药监局会根据该仿制药申请人的具体声明，适用不同的评审程序。

四类声明具体如下：

第一类声明是上市药品专利信息登记平台没有“被仿制药”的相关专利信息；

第二类是“被仿制药”的相关专利权已经终止或者被宣告无效；

第三类声明是仿制药申请人承诺在“被仿制药”的相关专利权到期后，所申请的仿制药才上市；

第四类声明是“被仿制药”的相关专利应当被宣告无效，或仿制药不落入相关专利的保护范围。

其中，作出第一和第二类声明的，药监局依据技术评审结论决定是否批准药品上市的决定；作出第三类声明的“仿制药”，技术评审通过的，作出批准上市决定，相关仿制药品的上市时间是专利权届满之后；作出第四类声明的，对通过技术审评的仿制药，国家药品评审机构结合法院生效判决或专利行政部门的行政裁决作出相应处理。

 03

仿制药批准等待期制度

仿制药上市许可申请人做出第四类声明的，需要将相应声明及依据通知专利权人，专利权人需要在规定期限内做出是否起诉或行政裁决的申请。如果专利权人或利害关系人提出相关申请，药监局审评程序设置9个月的等待期，等待期内不停止技术审评。专利权人或者利害关系人未在规定期限内提起诉讼或者请求行政裁决的，国务院药品监督管理部门根据技术审评结论和仿制药申请人提交的声明情形，直接作出是否批准上市的决定；仿制药申请人可以按相关规定提起诉讼或者请求行政裁决。

 04

首仿药市场独占期制度

“首仿药”是该仿制药上市许可申请人对“被仿制药” 相关专利提出宣告专利权无效请求，并首个获得成功的仿制药品。如果“首仿药”挑战成功，药监局将在12个月内不再批准其它同类型“仿制药”的上市申请。即药监局对“首仿药”挑战成功给与12个月的特殊行政保护。

三、药品专利纠纷早期解决机制对药品企业的影响

截至2021年10月27日，国家知识产权局已收到专利权人或药品上市许可持有人提起的药品专利纠纷行政裁决请求23件，药品专利纠纷早期解决机制行政裁决委员会根据《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》对上述请求进行了初步审查，对符合受理条件的12件请求发出受理通知书，予以正式立案。下一步，国家知识产权局将依法依规对相关药品专利纠纷早期解决机制行政裁决案件进行审理。

2022年4月15日，北京知识产权法院公开宣判了原告中外制药株式会社诉被告温州海鹤药业有限公司确认是否落入专利权保护范围纠纷一案，法院经审理认为，涉案仿制药并未落入涉案专利权的保护范围，判决驳回了原告的诉讼请求。如该判决生效，温州海鹤药业有限公司向国家药监部门申请注册的名称为“艾地骨化醇软胶囊”的仿制药上市许可申请将会获得批准，在免除了仿制药上市之后面临的专利侵权风险的同时还享有首仿药12个月的特殊行政保护期。该案为新专利法实施以来全国首例药品专利链接诉讼案件，对后续类似案件具有指导意义。

药品专利纠纷早期解决机制有助于“仿制药”企业和“原研药”企业之间的利益平衡；有助于保护药品专利权人合法权益，鼓励新药研究，鼓励企业从仿制药向原研药企业转型升级；有助于鼓励仿制药企业积极挑战权利人的专利权和进行规避性设计，降低仿制药上市后专利侵权风险；有助于提早解决专利纠纷，减轻仿制药企业和专利权人双方的诉讼成本。

（本文作者：盈科崔德宝律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

在专利侵权诉讼案件中，首先要确认涉案专利的技术方案、被控侵权产品使用的技术方案，之后才能进行侵权判定。化学领域的发明创造相对于其它领域具有特殊性，需要借助专业的方法、专业的工具、专业的人员才能确定被控侵权产品使用的技术方案。本文主要分析被控侵权产品涉及化合物、组合物、以及工艺流程时技术方案的确定方法。

一、 涉及化合物的被控侵权产品技术方案的确定方法

 01

通过CAS号确认

CAS号（CAS Registry Number或称CAS Number、 CAS Rn、CAS #），又称CAS登录号，是某种物质（化合物、高分子材料、生物序列（Biological sequences）、混合物或合金）的唯一的数字识别号码。鉴于CAS号的唯一性，并且绝大多数化合物都有对应的CAS号，在涉及化合物专利侵权诉讼案件中，可以通过CAS号确定被控侵权产品的技术方案。

案例一：

在山德士（中国）制药有限公司诉北京汇康博源医药科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案中（案号为（2017）京73民初190号），法院通过被控侵权产品的CAS号确定了被控侵权产品的名称、结构式等，认为被控侵权产品为维格列汀，并落入涉案专利保护范围之内。

 02

聘请专业的检测机构运用特定的检测方法确定被控侵权产品的成分

在涉及化合物的专利诉讼中，因特定的化合物具有特定的理化性质及特定的光谱，一般可以通过专业检测机构的检测确定被控侵权产品的成分。

案例二： 

在拜耳先灵制药股份公司诉南京仕浪药业有限公司发明专利权侵权纠纷一案中（案号为：（2010）宁知民初字第500号），拜耳先灵制药股份公司提供的检测报告记载，用红外光谱法（IR）对样品进行检测，并用该公司留存的盐酸莫西沙星标准品作为参照，得到红外光谱谱图，通过表征分析，该公司认为该样品为盐酸莫西沙星。法院结合CAS号确定了被控侵权产品的成分。

结合以上分析可以看出，单一化合物在专利侵权诉讼案件中可以通过CAS号或者检测机构检测报告来确定被控侵权产品的成分，当然在实践中也可能通过被告的自认等方式来确定被控侵权产品的成分。

二、涉及组合物的被控侵权产品技术方案的确定方法

 01

通过司法鉴定确定被控侵权产品的技术方案

由于涉及组合物的专利往往包括多种组份和各组份的含量等多个技术特征，在专利诉讼过程中一般需要借助专业的机构进行检测并进行司法鉴定，通过检测或者鉴定意见确定被控侵权产品的技术方案。

案例三：

在三菱化学株式会社诉烟台希尔德新材料有限公司侵害发明专利权纠纷一案中（案号为：（2015）深中法知民初字第201号），法院委托北京国威知识产权司法鉴定中心出具司法鉴定书，司法鉴定中心委托专业的检测机构出具了检测报告，在检测报告的基础上鉴定中心出具了《司法鉴定意见》，最终法院采纳了《司法鉴定意见》，认定被控侵权产品落入涉案专利的保护范围之内，构成侵权并判令其赔偿损失。

 02

通过检测机构出具的检测报告确定被控侵权产品的技术方案

原告方可以通过委托专业的鉴定机构出具检测报告来证明被控侵权产品的技术方案。但是如果是原告自行送交检测机构检测，原告需要证明检测样品没有被污染的可能性，否则可能会承担举证不利的责任。

案例四：

在亨斯迈先进材料（瑞士）有限公司诉江苏锦鸡实业股份有限公司、泰兴锦云染料有限公司等发明专利侵权纠纷一案中（案号为：（2017）京73民初348号），亨斯迈公司主张：其曾采用高效液相色谱、质谱、紫外可见光谱方法，将被控侵权产品的样品与已知化学结构的参照化合物进行对比检测，检测报告显示被控侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围之内。法院认为：因亨斯迈公司用于检测的样品未记载在公证书中，亨斯迈公司提交的在案证据不能证明上述样品与被控侵权产品的同一性，因此检测报告未被采纳，亨斯迈公司承担举证不利的责任。

 03

检测或者鉴定不能的情形，原告需要承担举证不利的责任

鉴于化学领域的复杂性，存在部分技术特征无法通过检测的方式确定被控侵权产品技术方案的情形，这种情况下原告需要承担举证不利的责任。

案例五：

在松下电器产业株式会社诉福建赛特新材股份有限公司等发明专利侵权纠纷一案中（案号为：（2015）沪知民初字第265号），委托鉴定后，鉴定机构认为：由于无法通过检测手段获知真空绝热板“反复压缩强度比”的特征，因此无法对其与权利要求5中的技术特征A3是否相同或等同作出评价。最终法院以此判定原告败诉。

三、涉及工艺流程的被控侵权产品技术方案的确定方法

涉及工艺流程的技术一般为方法专利，被告方也一般是在自己工厂内使用该技术，这种情况下原告比较难以取得被控侵权产品的技术方案。下面先分析几个涉及工艺流程的专利诉讼案例：

案例六：

托普索公司诉安徽昊源化工集团有限公司等发明专利侵权案（案号为：（2020）最高法知民终604号），本案件使用了如下几种方式确定被控侵权产品的技术方案：（1）通过技术转让合同、环评报告等作为初步侵权的证据；（2）申请法院到被告处进行了现场勘验；（3）申请法院到第三方调取了设计图纸。法院采纳了原告的主张，认定被控侵权产品落入原告专利的保护范围之内，构成侵权。

案例七：

荷兰解决方案研究有限公司和迈图化工企业管理（上海）有限公司诉河北四友卓越科技有限公司等侵犯发明专利权纠纷一案（案号为：（2011）苏中知民初字第0304号），本案中原告主张使用涉案专利生产的CarduraE10P产品在初始颜色、热稳定性、颜色稳定性以及纯度等各方面均优于申请日前的同类产品，使用涉案专利生产的CarduraE10P属于新产品。法院最终认为使用涉案专利生产的CarduraE10P产品不构成专利法意义上的新产品，因此应当由原告承担举证不利的责任。

案例八：

亚什兰许可和知识产权有限公司、北京天使专用化学技术有限公司诉北京瑞仕邦精细化工技术有限公司、苏州瑞普工业助剂有限公司、魏星光等发明专利侵权案（案号为：（2010）苏中知民初字第0301号），本案中法院认为：原告已尽合理努力穷尽其举证能力但仍难以证实被告确实使用了其专利方法，考虑到魏星光及瑞普公司主要技术人员原均系天使公司工作人员，有机会接触到涉案专利方法的完整生产流程，同时瑞普公司虽主张其生产工艺中某些物质的添加方式和含量与涉案专利技术方案不同，但在法院释明的情况下仍拒绝提供相应证据予以佐证，被告使用专利方法生产完全水性聚合物浓缩液的可能性较大，在被告未提供进一步相反证据的前提下，根据本案具体情况可以认定被控侵权技术方案侵犯了涉案专利权，瑞普公司和瑞仕邦公司构成专利侵权。

通过以上案例结合诉讼实践，原告方一般可以通过如下几种方法确定被控侵权产品工艺流程的技术方案：

1. 因化学行业生产基本上都涉及环评，原告可以通过环评报告确定被控侵权产品的部分技术方案，并以此作为被告侵权的初步证据；

2. 化学工程的施工一般会要求第三方设计施工图纸，并且化工工程在施工过程中一般都有专门的施工方，与专利侵权相关的技术资料可以申请法院到第三方调取；

3. 在有被告初步侵权证据的情况下，申请法院到被告生产现场保全被控侵权产品的技术方案；

4. 通过证明生产工艺生产出来的产品为新产品，将涉案产品不侵犯涉案专利的举证责任转移到被告方；

5. 原告提交所有被告可能侵权的证据，证明被告方大概率使用了原告的技术，争取法院将举证责任分配给被告，使被告承担举证不利的责任。

在涉及工艺流程等的方法专利诉讼中，一般需要综合运用以上方式来确定被控侵权产品的技术方案，以争取实现原告取得维权胜诉的结果。

（本文作者：盈科王柱律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

短视频平台的火爆已经成为一种社会现象，在娱乐消遣、商品销售、知识传播、社会监督、弘扬价值观等多个方面均体现出其强大而神奇的功能。与此同时，短视频的上传和传播也产生了一系列复杂的法律问题。其中，对于一些短视频平台用户，通过截取影视作品片段上传至平台，短短一两分钟的视频片段就能获得大量的点赞和评论，这种行为能否被评价为侵犯著作权罪？这是一个值得探讨的问题。笔者认为，若短视频用户（以下简称行为人）主观上不以营利为目的，结合短视频的特点以及传播方式的特殊性，行为人一般不构成侵犯著作权罪。

一、侵犯著作权罪要求行为人主观上以营利为目的

【法条链接】《刑法》第二百一十七条：“以营利为目的，有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品的；

（二）出版他人享有专有出版权的图书的；

（三）未经录音录像制作者许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像的；

（四）未经表演者许可，复制发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演的；

（五）制作、出售假冒他人署名的美术作品的；

（六）未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的。”

【法条链接】《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》（法释〔2011〕3号）：“ 十、关于侵犯著作权犯罪案件“以营利为目的”的认定问题：

除销售外，具有下列情形之一的，可以认定为“以营利为目的”：

（一） 以在他人作品中刊登收费广告、捆绑第三方作品等方式直接或者间接收取费用的；

（二） 通过信息网络传播他人作品，或者利用他人上传的侵权作品，在网站或者网页上提供刊登收费广告服务，直接或者间接收取费用的；

（三） 以会员制方式通过信息网络传播他人作品，收取会员注册费或者其他费用的；

（四） 其他利用他人作品牟利的情形。”

如上所述，侵犯著作权罪的行为人主观上须以营利为目的。通常来看，“以营利为目的”包括“直接营利”和“间接营利”。“直接营利”是指行为人完成侵害行为后即可直接获得一定的经济利益。典型的是销售行为，如在网络上贩卖盗版作品牟利的。而“间接营利”具有隐蔽性和复杂性，行为人在实施侵害行为之后并不能直接获得经济利益，需要以其他形式转化后才能获利。如，以某APP为平台，对外传播大量侵权影视剧集，并通过APP收取广告费、会员费、注册费等方式非法牟利的。

而对于短视频用户也就是行为人来说，其所在平台如“快手”“抖音”“B站”等一般不存在采用会员制、收取会员注册费等情况。而行为人仅仅是出于获得更多的粉丝量、更高的知名度等目的来截取影视作品片段上传，在此过程中，行为人若没有通过刊登收费广告、捆绑第三方作品、提供刊登收费广告服务等直接或间接地获得经济利益，则不应属于上述司法解释中规定的营利情形，不应认定为“以营利为目的”，更不可主观臆断行为人在粉丝数量积累到一定程度后，可能会通过“带货”“转卖账号”等方式获取利益进而认定具有“营利目的”。虽然上述司法解释第四项仍然保留了进一步解释的空间，但根据同类解释的原则，也应当解释为其他直接或间接营利的情形。因此，应该严格把握“以营利为目的”的认定。

二、截取影视剧片段的行为不符合侵犯著作权罪的客观要件

【法条链接】《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》（法释〔2011〕3号）：“ 十三 、关于通过信息网络传播侵权作品行为的定罪处罚标准问题：

以营利为目的，未经著作权人许可，通过信息网络向公众传播他人文字作品、音乐、电影、电视、美术、摄影、录像作品、录音录像制品、计算机软件及其他作品，具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十七条规定的“其他严重情节”：

（一） 非法经营数额在五万元以上的；

（二） 传播他人作品的数量合计在五百件（部）以上的；

（三） 传播他人作品的实际被点击数达到五万次以上的；

（四） 以会员制方式传播他人作品，注册会员达到一千人以上的；

（五） 数额或者数量虽未达到第（一）项至第（四）项规定标准，但分别达到其中两项以上标准一半以上的；

（六） 其他严重情节的情形。”

实施前款规定的行为，数额或者数量达到前款第（一）项至第（五）项规定标准五倍以上的，属于刑法第二百一十七条规定的“其他特别严重情节”。

（一） “单个短视频的发布”不应认定为“传播他人作品”

根据2010年10月最高人民法院刑事审判二庭《关于就网上影视复制品数量计算等问题征求意见的函》可知，“包含1部及以上电影，或1集及以上电视剧的1个视频文件视为1份。”通常情况下，影视作品普遍时长下限为电影90分钟，电视剧30分钟。而行为人截取的短视频时长有限，一般仅在一两分钟以内，时长短、内容少，其只是截取了影视作品中很小的一部分，不可能对原作品产生实质性替代，对原作品的发行、传播以及著作权人的合法权益产生的损害也相对较小甚至可以忽略不计，有时还会在一定程度上促进原作品传播，吸引更多的读者去搜索观看完整版视频。且同一部作品（1部及以上电影或1集及以上电视剧）可能会被截取成若干个短视频，进而以一条或多条短视频方式呈现，发布短视频数量与传播他人作品数量不存在对应关系。如何确定多个短视频与原作品之间的同一性又是另一个新问题。因此，“短视频发布数量”无法认定为“传播他人作品的数量”。

（二）“实际被点击数”难以准确评价和认定

虽然上述司法解释将“实际被点击数”作为侵犯著作权罪中“其他严重情节”的情形之一。但是如何认定“实际被点击数”却没有明确规定。传统意义上的“实际被点击数”是指，网站访问者浏览某一网站，击中该网站上具体网页链接的次数。每个网页包含一系列独立的文件（包括文字，图片，音频和视频文件），一次点击代表发起连接到服务器的请求，点击数量统计的就是对文件的请求数量。在此种场景下，一人点击多次，就不能简单地按照点击数来计算“实际被点击数”，以避免重复计算。但在具体实践中，获得准确的点击量存在一定的技术难度，要慎重对待。具体到短视频的“实际被点击数”又应当如何认定？笔者认为有以下几个难点：

1.短视频展示量是否可以认定为“实际被点击数”

如上所述，“点击”具有一定的主动性，须用户向服务器发出连接请求，用户系“主动点击”。而与传统的用户发起点击动作不同，短视频传播系通过“不识别视频内容的协同过滤技术”进行信息流推送，作为用户来说系“被动推送”，不存在“主动点击”动作。短视频被推送到用户手机界面中，不代表用户一定会点击并观看，因此展示量无法与传播人次完全重合，不应将短视频展示量认定为“实际被点击数”，进而作为定罪量刑的标准。

2.点赞量、评论量是否可以认定为“实际被点击数”

上述司法解释通过对“实际点击数”的量化来保护著作权，那么“实际被点击数”就应当以对整部作品的实际浏览数为准，完整的作品才是“实际被点击数”计算的基础。因此，“实际被点击数”不应对同一部作品的不同部分或片段的点击数进行统计。由于短视频时长短、内容少，同一部作品会基于多个截取的短视频出现不同的点赞量或评论量，而浏览一部作品就可能因为短视频的数量形成数个点赞量或评论量。因此就同一部作品而言，因截取数量的不同，由此产生的“点赞量或评论量”就有巨大的差别，这显然是不科学的。因此，单个短视频的点赞量或评论量不等于作品实际被传播和发行的数量，无法认定为“实际被点击数”。

3.目前法律体系内此类短视频的“实际被点击数”难以计算

在具体计算当中，“实际被点击数”应以对整部作品的浏览次数为基础，辅之以用户数量来计算。在这种情况下，由于作品组成部分不等，用户每次浏览的数量不等，不仅无法对用户每次浏览作品部分的点击量准确地进行统计，而且难以区分同一用户对同一作品到底是只进行了一次浏览还是有过多次浏览。由于短视频传播方式较为特殊，其“实际被点击数”难以计算，根据存疑有利于被告的原则，不应草率地以“实际被点击数”作为定罪量刑的标准。

三、将影视作品片段制作成短视频的行为社会危害性小，不应评价为犯罪

随着互联网的普及，短视频流量的崛起，据不完全统计，中国14亿人口，短视频月度用户已超8亿，月人均使用时长超22小时，用户流向平台的趋势已无法改变。网络传播犯罪中，在行为人客观上没有营利的情况下，“实际被点击数”作为一项重要的定罪量刑标准，虽然便于司法机关对侵犯著作权行为进行量化，但可能会不当扩大著作权作品实际被侵害的程度与数量的危险。若行为人只是为了提升粉丝数量、知名度，上传了很小部分的侵权短视频，即使存在侵权行为，其社会危害性也不大，故没有刑罚处罚的必要性。著名哲学家边沁有一句名言，“温和的法律能使一个民族的生活方式具有人性；政府的精神会在公民中间得到尊重”。所以，对于此类行为的评价应当充分考虑刑法谦抑原则和精神，平衡网络环境下著作权人和网络传播者以及广大网民的利益，最大化的体现司法的善意。

（本文作者：盈科艾静、佟炫雨律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

产品的外观设计可以分为多个部分（或称“设计特征”），对于特定的部分往往能够在现有设计中找到端倪（相似或相近设计特征）。同一产品外观设计的多个不同的部分可能在多个现有设计中找到相似或相近设计。正是由于这个原因，在评价外观设计的“可专利性”时，常用设计特征组合的方式进行评价。

设计特征的组合评价是随意的吗？

如果不是随意的组合，有什么原则或规律可以遵循吗？

什么的情况可以组合？什么样的情况不能组合呢？

以下先通过案例，对组合评价进行具体说明，然后再基于案例，对组合评价的基本步骤和逻辑进行分析。

案 例

名称为“加湿器”的中国外观设计专利（下称目标专利）被他人提出无效宣告请求。目标专利对于专利权方来讲，非常重要。出于机会成本的问题，同时考虑到目标专利被宣告无效的可能，专利权方选择代理律师也非常谨慎。

经过沟通，在了解到本律师团队拥有百余件实际案件经验积累，且针对家电类产品拥有丰富经验的情况后，专利权方委托本律师团队处理目标专利的无效程序的应对。经过精心准备、充分研究与分析、反复的推演与模拟，我们对本案有了充分的准备。在后续口审中，代表专利权方充分陈述了意见。

最后，合议组采纳了专利权方的意见，维持专利权有效。

现将案件信息简述如下：

一、基本案情

（一）本案证据及目标专利：

请求人提供了两份证据作为现有设计。现有设计1涉及一种家用加湿器，用于增加房间湿度。其外观设计的主要视图如下：

现有设计1（部件结合图）

现有设计1中的家用加湿器包括两大部分，位于上部的水箱（水箱顶部设置喷雾口）和位于下部的底座部分。水箱的下部与底座上部配合，并可以物理分离。现有设计1的部件分离状态如下图。

现有设计1（部件分离图）

现有设计2涉及一种卡通兔加湿器，其外观设计主视图如下：

现有设计2（部件结合图）

现有设计2包括三个部分：顶部的双耳、上部的卡通头部和下部的卡通躯干部。其中，躯干部的空腔形成水箱，头部及双耳之间形成喷雾口。头部和躯干部形成配合结合，且二者可分离。现有设计2的部件分离图如下：

无效程序的目标专利涉及一种卡通兔加湿器，其外观设计如下图：

目标专利包括三部分：位于顶部的双耳、中间的外罩和底部的底座。在外罩内部、底座上方设置有位于内部的水箱。其中，外罩与底座（包括内部水箱）可物理分离。目标专利的部件分离图如下：

（二）请求人主张：

请求人以现有设计1和现有设计2的组合评价目标专利，具体是以现有设计2中双耳和头部，结合现有设计1的底座对目标专利进行组合评价。并认为目标专利相对于二者的结合不具有明显区别。

请求人主张组合与目标专利对比

（三）合议组认定：

针对请求人的主张及专利权方的意见，合议组认定如下：第一、判断现有设计的设计特征能否组合时，如果主张用于组合的现有设计或设计特征不能依照其原样或仅作细微变化即可以直接拼合、替换， 则不属于明显具有组合启示的情形， 该组合方式不成立。
第二、本案中，不论是将目标专利的下部（底座）与现有设计l的下部（底座）对比，还是将目标专利的上部（双耳+外罩）与现有设计2的上部（双耳+头部）相比，具体设计均存在明显的差异，足以使得一般消费者对其整体视觉效果产生明显区别。
第三、如果想将现有设计2 的上部（双耳+头部）与现有设计1的下部（底座）组合得到目标专利，必然需将其上下部做比较大的变化和调整，已不属于设计特征原样或细微变化即能得到的设计，明显超出了一般消费者的能力范围。故而不属于明显具有组合启示的情形。

最终，该无效决定维持目标专利有效。

律师分析

(一）对《专利审查指南》规定的解读：

根据2010年的《专利审查指南》第四部分第五章第6.2.3部分的规定：组合包括拼合和替换，是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。

从组合内容角度，常见的组合包括：

（1）不同设计或设计特征的拼合；

（2）一项外观设计中部分设计特征用其他设计特征替换；

（3）相同设计特征或设计的组合，如以一项设计或者设计特征为单元重复排列而得到的外观设计。

组合本身属于产品外观设计的手法或方法之一，有些组合设计具有“可专利性”，有些组合不具有“可专利性”。根据以往经验，本律师团队对于组合评价的一般步骤进行了总结，以供大家参考，以寻求外观设计专利“可专利性”评价的客观化路径或标准，追求法律判断的客观化。

(二）组合评价的过程和步骤总结：

根据本律师团队实务经验，对组合评价的过程和步骤总结如下。

第一、待组合的设计特征是否具有独立性。

在利用组合的方式评价目标专利的“可专利性”时，待组合的、具体的设计特征应该具有相对的独立性，不具有相应独立性的设计特征不应该通过组合的方式对目标专利进行评价。

一般来讲，独立性具体是指，对于相关类型产品的一般消费者而言，视觉效果具有相对的独立性。

本律师团队认为，在实务中，独立性一般有两方面的参考因素：

一是物理上独立性，也是客观独立性。一般来讲，设计特征所在部件与其他部件物理上相对分离，具有独立性，对应的设计特征也具有一定的独立性。如上述案例中，加湿器一般分成两部分，以在使用过程中，使二者分离，以方便加水；再如门把手、锅把手、拉手、汽车车灯、方向盘、设备按钮……等等也具有物理上的独立性。

二是装饰性作用的独立性。装饰性作用的独立性是以涉及产品种类的一般消费者为判断主体。如果一般消费者能够将某项设计特征与其他部分设计相互区分，认为该部分具有特定的装饰性作用，则对应的设计特征具有相应的独立性。如上述案例中，卡通双耳造型、卡通躯干造型就具有独立性，可以作为一个设计特征进行处理。在实务中，电器插口（USB插口、电源插口）、开关按钮等等一般也认为具有装饰性作用的独立性。

根据我们经验，对应部分的“作用”是判断相应设计是否具有独立性的重要因素。此处“作用”包括技术作用、装饰作用、配合使用、连接作用等等。例如，对于杯把手而言，虽然一般与杯体不可分离，但其具有“握持”的技术作用，且具有较大的设计空间，技术作用并不能唯一限定其形状；因此，杯把手的相应设计具有独立性。再如，上述案件中，现有设计2的卡通头部功能在于形成喷雾口，而双耳造型虽然与卡通头部不可分离，但并不具有形成喷雾口的功能，主要为装饰作用。因此，双耳造型具有独立性。

在确定待组合的设计特征具有独立性后，才需要考虑这些待组合的设计特征之间是否具有“明显存在组合手法的启示”。待组合的设计特征不具有独立性时，不需要考虑是否具有“明显存在组合手法的启示”。如第 54235 号无效宣告决定书中，目标专利及现有设计均为涉及型材，请求人主张将现有设计1截面形状的一部分和现有设计2截面形状的一部分组合。对此，合议组就认为：能够用于组合的设计特征应当具有相对独立的视觉效果，是产品或者产品的某一部分的设计，或者是以一般消费者的眼光直接从某项设计中自然区分出来的某一部分的设计。请求人主张的现有设计1部分与现有设计2部分的组合中， 用于待组合的部分均为产品中不可分割的部分，根据一般消费者的认知不具有将两部分组合在一起的启示，不能用于组合。

第一步主要确定待组合的部分是否满足组合评价设计特征的前提问题。

第二、待组合的设计特征是否具有组合的启示。

在确定待组合的设计特征具有相对的独立性后，就需要考虑是否具有组合在一起的启示。如果认为组合具有“明显组合手法的启示”（或称为组合启示），目标专利可能不满足“可专利性”的条件；相反的情况下，目标专利可能满足“可专利性”的条件。

组合启示的判断主体仍然是相关类型产品的一般消费者，基本原则是：待组合的设计特征组合在一起时，是否需要进行较大的变化或调整？如果依照待组合的设计特征原样或仅作细微变化即可以直接拼合或替换，就具有“组合启示”；如果需要进行较大的变化或调整，则不具有“组合启示”。在具体判断是否具有组合启示的时候，一般考虑如下因素：

（1）待组合的设计特征对应部件的可替换性。对于相应类别产品的一般消费者而言，如果待组合设计特征对应部件具有可替换性，一般就认为该设计特征与其他设计特征具有结合的可能性，具有组合启示的可能性越大。如第55181号无效宣告请求审查决定中，目标专利涉及一种手机支架；对于手机支架来讲，一般由支撑面板、支撑架及底板组成，且三部分具有较大的独立性。因此，将现有设计1的支撑面板替换现有设计2相对应位置的零部件属于明显存在组合手法的启示的情形。另外，根据实务经验，同样的道理可替换的汽车轮子、门把手、杯盖等部件体现的设计特征与其他设计特征存在组合的启示。

（2）待组合设计特征对应部件的设计空间。如果待组合设计特征对应部件具有较大的设计空间，即具有多样变化的可能性，进而也存在不同设计特征进行组合的可能。对于相应类别产品的一般消费者而言，可能就存在与其他设计特征组合的启示。相反的情形，如果其装饰性设计受限于产品的某项功能，对应设计特征与其他设计特征组合的可能性就可能降低（这方面情形比较复杂，可能需要具体情况具体分析，如车轮轮廓为圆形，设计空间较小，目标专利中包括圆形轮廓的车轮时，可能通过常规设计进行评价）。如第54344号无效宣告请求审查决定书，目标专利涉及一种拖鞋，对其而言平底、露趾、露跟为最普通的款式，鞋内底带有轮廓压纹、鞋面上设计有图案、鞋底有防滑纹路均较为常见，但拖鞋的鞋型及各部分的形状、图案都有较大的设计空间，可以进行多种设计变化，进而认定，将相应现有设计鞋底侧帮字母图案拼合到另一现有设计的鞋底侧帮属于明显存在组合手法启示的情形。

（3）待组合设计特征与现有设计原产品其他设计特征关联性强弱。一般来讲，如果某一待组合的设计特征与原产品其他设计特征关联性较弱，对于一般消费者而言，很容易想到将其与其他设计特征组合，存在“组合启示”的可能性较大；相反的情况下，就不容易将其单独考虑与其他设计特征组合，存在“组合启示”的可能性较小。如第54930号无效宣告请求审查决定书，目标专利涉及一种“弓形椅”产品，请求方提交的现有设计包括普通椅、办公椅座靠垫、椅靠背，并主张现有设计的不同部分组合评价目标专利。但合议组认为：现有设计属于不同类型的座椅，各部分形状及相互之间的位置连接关系也不相同，各部件间通常不具有明显的组合启示。

第二步主要解决是否应该“组合”考虑的问题。

第三、相对于组合后外观设计，目标专利是否具有明显区别。

需要说明的是，现有设计的设计特征具有组合启示，并不一定代表目标专利不具有“可专利性”。如在第55181号无效宣告请求审查决定中，虽然认定“将证据 2支撑架、证据 4支撑面板替换证据 1相对应位置的零部件，属于明显存在组合手法的启示的情形，可以将二者进行组合，将组合后外观设计与目标专利进行对比”。但在判断“是否具有明显区别”时，却认为：目标专利与组合后外观设计相比，虽然二者整体结构基本相同，但底板的区别点对整体视觉效果产生显著影响。目标专利相对于组合后外观设计具有明显区别。

因此，在确定现有设计的设计特征具有组合启示的情况下，需要进一步将现有设计中待组合的设计特征进行原样组合（拼合和替换），形成组合后外观设计，再将组合后外观设计与目标专利的外观设计进行对比。再根据二者的差别确定，相对于组合后外观设计，目标专利设计是否具有明显区别；进而判断目标专利是否满足《专利法》第23条的规定，确定目标专利的“可专利性”。

根据《专利审查指南》的规定，目标专利属于没有明显区别的外观设计包括以下几种：

（１）将相同或者相近种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计。例如，将多个零部件产品的设计直接拼合为一体形成的外观设计。

（２）将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计。

（３）将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合通过直接拼合得到该产品的外观设计；或者将现有设计中的图案、色彩或者其结合替换成其他现有设计的图案、色彩或者其结合得到的外观设计。

根据上述规定，可以确定，与组合后外观设计相比，目标专利相同或者有细微差别的情形，不属于明显区别的情形。在实务中，本律师团队认为：在将目标专利的外观设计与组合后外观设计相对比时，应当坚持“整体观察、综合判断”的原则，基于相同设计特征、区别设计特征、相应设计特征从对产品整体视觉效果的影响角度进行分析。

综上，本律师团队认为，在通过组合评价外观设计的“可专利性”时，可以通过确定待组合设计特征的独立性、是否存在组合启示及明显区别性判断三个步骤进行评价，以提高组合评价的客观性。

基于上述评价过程或步骤，在通过组合方式评价目标专利的“可专利性”时，选用适合的现有设计，确定可以组合的设计特征，正确把握组合评价的基本逻辑和规律，才能达到事半功倍的效果。

以上总结与分析，仅一家之言，偏颇之处，敬请谅解。

（本文作者：盈科李兆岭律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

我国在2017年、2019年连续两次修订了《反不正当竞争法》，2020年最高人民法院出台了《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》，2020年最高人民法院、最高人民检察院出台了《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》。通过出台一系列的法律法规完善了商业秘密的法律保护体系，减轻了权利人的举证责任，加大了对商业秘密的保护力度，提高了商业秘密权利人维权的积极性，一大批商业秘密维权案件随之产生。

商业秘密，是指不为公众所知悉，具有商业价值，并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。商业秘密侵权行为类型包括：以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密；第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

通过《反不正当竞争法》和《刑法》有关商业秘密的条款可以看出，我国对于商业秘密采取民事和刑事两种途径进行保护。鉴于商业秘密维权案件的特点，大部分案件都采用了刑事和民事相结合的诉讼策略。本文结合“卡波产品商业秘密案”、“香兰素商业秘密案”和“单氰胺法生产胍基乙酸技术商业秘密案”来分析商业秘密维权案件中综合运用刑事途径和民事途径的诉讼策略。

一、先启动商业秘密刑事案件、后启动民事案件的诉讼策略

根据《反不正当竞争法》等相关规定，商业秘密民事案件中商业秘密权利人应当提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯。鉴于商业秘密侵权行为具有很强的隐蔽性，商业秘密权利人很难掌握有效的证据，部分商业秘密案件采用了先启动刑事案件、后启动民事案件的诉讼策略。

案例一：

广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司与华慢、刘宏、安徽纽曼精细化工有限公司、吴丹金、彭琼、胡泗春、朱志良侵害商业秘密纠纷一案，一审案号为：（2017）粤73民初2163号，二审案号为：（2019）最高法知民终562号。

商业秘密权利人广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司（以下合并简称“天赐公司”）通过先在九江市公安机关报商业秘密刑事案件，通过刑事案件的生效判决[（2018）赣04刑终90号刑事判决]确认了以下基本事实：（1）天赐公司原产品研发负责人华慢取得了天赐公司“卡波产品相关技术”，并将该技术提供给安徽纽曼精细化工有限公司（以下简称“纽曼化工”）的事实；（2）天赐公司的“卡波产品相关技术”通过鉴定具有非公知性、价值性和保密性，构成商业秘密；（3）纽曼化工使用的技术与天赐公司的商业秘密构成实质性相同；（4）纽曼化工侵权产品的销售数额等。

在刑事案件获得了纽曼化工侵害商业秘密的证据之后，通过启动民事诉讼的方式进一步维权，最终获得了商业秘密民事案件的胜诉，并获赔3000万赔偿。本案件是采取先刑后民诉讼策略的典型案件。

在实践中，很多商业秘密维权案件都采取了先刑后民诉讼策略，主要原因在于，针对商业秘密侵权行为，权利人举证困难，往往需要借助刑事侦查手段获取相应的证据。商业秘密刑事保护的优势是，可以借助刑事侦查手段获得侵权证据，从而有效解决商业秘密维权取证难的问题；但是刑事诉讼比民事诉讼要求更高的证明标准，并且举证责任由公诉机关承担，一旦公诉机关因各种原因举证不能，无法证明商业秘密刑事案件成立，会导致刑事案件对权利人有不利的结果或者无法往下推进。在刑事案件因证据等原因无法推进的情况下，商业秘密权利人可以采用先通过刑事侦查查明部分事实、后启动民事案件的诉讼策略。

二、先通过刑事侦查查明部分事实、后启动民事案件的诉讼策略

鉴于刑事案件存在立案标准较高、影响重大、专业化程度要求高等特点，各地公安机关对启动商业秘密刑事案件都采取了谨慎的态度，一般不轻易对商业秘密刑事案件立案。在实践中，部分商业秘密权利人会先进行商业秘密刑事案件的报案，在正式立案之前公安机关在侦查过程中会获得一部分商业秘密侵权的证据，之后以刑事侦查获得的证据启动民事案件的诉讼策略。

案例二：

嘉兴市中华化工有限责任公司、上海欣晨新技术有限公司与王龙集团有限公司、宁波王龙科技股份有限公司、喜孚狮王龙香料（宁波）有限公司等侵害商业秘密纠纷一案，一审案号：（2018）浙民初25号，二审案号：（2020）最高法知民终1667号。

嘉兴市中华化工有限责任公司、上海欣晨新技术有限公司（以下合并简称“中华化工”）先向公安机关报案，公安机关通过前期侦查查明了如下事实：（1）通过鉴定证明了“香兰素制备工艺”构成商业秘密；（2）“香兰素制备工艺”被窃取和泄露的整个过程；（3）王龙公司使用的技术与中华化工的“香兰素制备工艺”构成实质相同。

在公安机关查明以上侵权事实后，中华化工启动了民事案件，法院采纳了公安机关确定的事实，最终本案件获得胜诉，并获得了1.59亿的天价赔偿，成为中国保护商业秘密的里程碑案件。

本诉讼策略能够通过刑侦查明部分商业秘密侵权的事实，为后续启动商业秘密民事维权提供了一定的证据基础，是先刑后民诉讼策略的有效补充。但是在实践中，因商业秘密案件大部分涉及企业之间的竞争，各地公安机关缺乏办理商业秘密刑事案件的经验等原因，启动商业秘密刑事案件的难度非常大，因此，在掌握了初步侵权证据的情况下，可以直接启动商业秘密民事案件。

三、直接启动商业秘密民事案件、以刑事案件作为震慑

鉴于启动刑事案件的难度，在商业秘密权利人具有初步证据的情况下，可以先启动民事案件，在民事案件过程中调取或者查明侵权的事实；在民事案件胜诉之后，以民事案件确定的事实启动刑事案件或者以此作为谈判的砝码。

案例三：

北京君德同创生物技术股份有限公司（以下简称“君德同创”）与石家庄泽兴氨基酸有限公司、河北大晓生物科技有限公司（以下合并简称“泽兴公司”）侵害商业秘密纠纷一案，一审案号：（2018）冀01民初936号，二审案号：（2020）最高法知民终621号。

在民事案件中确定了如下事实：（1）君德同创的的“单氰胺法生产胍基乙酸技术”构成商业秘密；（2）泽兴公司对君德同创的商业秘密构成侵权；（3）确定本案的赔偿数额为50万。

在二审民事判决生效后，权利人君德同创可以根据民事案件查明的事实进一步启动刑事案件或者以启动刑事案件为谈判条件，以此进一步打击侵权方，维护权利人的合法权益。

鉴于商业秘密案件的复杂性、专业性、隐蔽性等特点，商业秘密权利人需要综合运用刑事途径和民事途径相结合的方式制定诉讼策略，争取达到案件胜诉的目的。

（本文作者：盈科王柱律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室）

每年的6月18日和11月11日的购物节是商家的竞技，更是消费者的狂欢。商家在购物节期间的营销行为会带来比平时更大的影响力，但如果对营销方案的标志审查不严格也将会遭遇比平时更大的法律风险。本文通过真实案例探讨商家购物节期间营销特别需要关注的商标法律风险、防范方法和危机处理方法。

我方为顾问单位进行侵权监控过程中发现：

顾问单位在某大型电子科技展中将他人已注册的“**宝”商标使用在儿童手机商品上，该使用行为具有商标侵权风险。因停止使用成本过高，顾问单位指示律师穷尽法律手段排除此法律风险。

虽然调查的过程中律师未发现该商标的使用痕迹，但囿于“**宝”商标核准注册时间尚未满三年，所以不能通过撤销商标连续三年不使用的方式进行商标侵权风险的排除。因该商标已核准注册，所以只能通过提起商标无效宣告申请的方式进行商标侵权风险的排除。

经过信息汇总和分析后律师发现“**宝”商标权利人孔某的联系地址位于山东日照，个体工商户营业执照的登记地址位于江苏南通。山东和江苏均为知识产权服务质量较高的地区，在此前孔某却选择了一个上海的代理机构递交商标注册申请。原国家工商行政管理总局2007年2月6日发布的《自然人办理商标注册申请注意事项》中明确规定：自然人申请商标时除身份证以外还需要提交个体工商户营业执照、承包合同或有关行政机关颁布的登记文件。“**宝”商标的申请日为2010年9月28日，该商标提交注册申请时除身份证以外还需要提交以上三种证明文件中的一种。在进一步分析自然人提交商标注册申请信息后，律师大胆得出孔某在提交注册申请时提供了伪造主体证明的猜测。

在前往山东日照和江苏南通的工商机关核实孔某的工商登记信息的过程中律师遇到巨大阻力。因当时工商行政管理机关对个体工商户的数据信息录入不完整，工商局无法出具其辖区没有此个体工商户的证明，调查工作一度出现僵局。换位思考后律师与当地工商局工作人员沟通，希望其出具数据查询报告，在查询报告中将个体工商户营业执照编号、个体工商户经营者姓名以及经营地址以逻辑“或”的关系连接，将个体工商户的法律状态以从业、注销、撤销或吊销四种状态以逻辑“或”连接录入系统进行查询。因该查询结果仅依据工商当时数据得出，工作人员和经办工商行政机关无需承担法律责任，此查询方式获得工商机关经办人员及领导的同意。皇天不负有心人，查询结果印证了律师的猜测，查询结果反馈为“0”。

2014年8月18日

律师以匿名第三人的名义向商标评审委员会提交了针对“**宝”商标的无效宣告请求，无效宣告的理由为：被申请人工商营业执照登记机关所在地工商登记机关并未查询到有关孔某申请争议商标时提供的个体工商户营业执照的档案信息。因此，被申请人以提供虚假材料的手段取得商标的注册。依据《商标法》第四十四条第一款的规定请求宣告争议商标无效。作为备用应对措施律师待“**宝”商标核准注册满三年时以连续三年不使用为理由针对“**宝”商标提交了撤销申请。

2015年6月

律师收到了商标评审委员会下发无效宣告裁定书，商标评审委员会依据律师提交的证据和理由认定被申请人营业执照造假，违反了修改前商标法第四十一条的规定。律师无效宣告理由成立，争议商标予以无效宣告。同年的7月份律师收到商标局下发的商标连续三年不使用撤销申请决定书，商标局撤销了“**宝”商标在全部商品上的注册。至此，律师首选方案和备选应对措施均获得有利于委托方的结果，商标侵权风险被排除。

对商家的建议

从上面的案件中可以看出顾问单位在商标使用中存在静态管理盲区，该案件给商家的经验可以总结为如下几点：

1、产品投入市场前对商品宣传文案涉及标识进行全方位的商标使用合规审查；

2、建立常态化的商标使用情况的动态监控，尽早发现潜在的商标侵权和不规范使用的风险；

3、动态监控中发现已使用标志涉嫌侵权的情况及时停止使用，如停止使用的成本过高及时针对在先商标权提起撤销或无效宣告程序；

4、建立健全自有商标的状态监控，建立竞争对手商标注册和使用情况的监控。

商标是消费者在消费过程中经常使用的检索要素，商标侵权相较于专利侵权和著作权侵权也更易于识别。如果商家能做到使用前的静态审查，使用过程中动态监控将大大降低购物节期间的商标侵权风险。如果风险管理缺失商家将频繁“历劫”，只有降低商标侵权风险才能“过节”而不“历劫”。

（本文作者： 盈科岳蕊 、莫泰京、袁启睦律师 来源：微信公众号 盈科北京办公室 ）