为进一步提高司法解释质量，根据工作安排，最高人民法院决定将《关于审理涉药品上市审评审批专利民事案件适用法律若干问题的规定》（征求意见稿）通过最高人民法院官网、官微对社会公布，公开征求修改建议。

请社会各界人士于2020年12月14日前，通过书面邮寄或者电子邮件方式以中文提出修改意见。

书面意见请寄：北京市东城区东交民巷27号最高人民法院民事审判第三庭，邮编100745。

电子邮件请发送至patentlink@163.com。

（请在信封或者电子邮件主题中注明：“药品专利司法解释”征求意见）

最高人民法院关于审理

涉药品上市审评审批专利民事案件

适用法律若干问题的规定

（征求意见稿）

　　为正确审理涉药品上市审评审批的专利民事案件，根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，结合知识产权审判实际，制定本规定。

　　第一条  专利法第七十六条规定的涉药品上市审评审批的专利第一审民事案件，由北京知识产权法院管辖。

　　第二条  专利法第七十六条所称相关的专利，是指中国上市药品专利信息登记平台登记的在中国境内注册上市的被仿制药品的相关专利。

　　专利法第七十六条所称利害关系人，是指前款所称相关专利的被许可人和登记的药品上市许可持有人;相关当事人，是指前款所称相关专利的权利人、利害关系人和药品上市许可申请人。

　　第三条  当事人提起专利法第七十六条所称诉讼的，应当符合民事诉讼法关于起诉条件的规定，并在起诉时提交下列证据材料：

　　（一）中国上市药品专利信息登记平台登记的相关专利的信息；

　　（二）国家药品审评机构信息平台公示的申请注册药品的相关信息及未落入相关专利权保护范围的声明；

　　（三）关于申请注册的药品技术方案是否落入相关专利权保护范围的初步证据。

　　药品上市许可申请人应当在一审答辩期内或者其提起诉讼时向人民法院提交其向国家药品审评机构申报的、与认定是否落入相关专利权保护范围对应的技术资料副本。

　　第四条 专利权人或者利害关系人提起专利法第七十六条所称诉讼依据的权利要求，不属于申报药品在中国上市药品专利信息登记平台可以登记的专利类型的，人民法院不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。

　　专利权人或者利害关系人提起专利法第七十六条所称诉讼依据的部分权利要求属于前款规定情形的，人民法院可以裁定不予受理该部分的起诉；已经受理的，不列入审理范围。

　　第五条  当事人提起专利法第七十六条所称诉讼后，其他当事人又针对同一专利权和申请注册的药品，提起专利法第七十六条所称诉讼的，人民法院可以依法合并审理。专利权人或者利害关系人申请作为第三人参加诉讼，符合民事诉讼法有关规定的，人民法院应当准许。

　　第六条  当事人以国务院专利行政部门已经受理专利法第七十六条所称行政裁决申请为由，主张不应受理专利法第七十六条所称诉讼或者申请中止诉讼的，人民法院不予支持。

　　第七条  当事人以国务院专利行政部门已经受理宣告相关专利权无效的请求为由，申请中止专利法第七十六条所称诉讼的，人民法院一般不予支持。

　　第八条  国务院专利行政部门宣告当事人提起专利法第七十六条所称诉讼依据的权利要求无效，或者一审行政判决认定该权利要求具有应当被宣告无效的情形的，人民法院可以裁定驳回专利权人或者利害关系人的起诉，或者根据药品上市许可申请人的请求，判决确认申请注册的药品相关技术方案未落入相关专利权保护范围。

　　第九条  药品上市许可申请人在专利法第七十六条所称诉讼中主张现有技术抗辩或者存在不视为侵犯专利权的法定情形的，人民法院经审查成立，可以判决驳回专利权人或者利害关系人的诉讼请求，或者根据药品上市许可申请人的请求，判决确认申请注册的药品相关技术方案未落入相关专利权保护范围。

　　药品上市许可申请人答辩主张相关专利权明显属于应当被宣告无效的情形的，人民法院经审查属实，可以判决驳回专利权人或者利害关系人的诉讼请求，或者根据药品上市许可申请人的请求，判决确认申请注册的药品相关技术方案未落入相关专利权保护范围。

　　第十条  专利权人或者利害关系人在专利法第七十六条所称诉讼中申请行为保全，请求禁止药品上市许可申请人在相关专利权有效期内为生产经营目的实施或者即将实施制造、使用、许诺销售、销售、进口行为的，应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。

　　专利权人或者利害关系人在专利法第七十六条所称诉讼中申请行为保全，请求禁止药品上市申请行为或者审评审批行为的，人民法院不予支持。

　　第十一条  当事人对其在诉讼中获取的其他当事人的商业秘密负有保密义务，擅自披露或者在该诉讼活动之外使用、允许他人使用该商业秘密的，应当依法承担民事责任。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，人民法院可以依法采取强制措施。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第十二条  申请注册的药品相关技术方案部分落入、部分未落入相关专利权保护范围的，人民法院应当在裁判主文中分别作出认定。

　　第十三条  药品上市许可申请人向人民法院提交的申请注册的药品相关技术方案，与其向国家药品审评机构申报的技术资料明显不符，足以影响案件正常审理的，人民法院可以依照民事诉讼法第一百一十一条的规定视情处理。

　　第十四条  针对同一专利权和申请注册的药品，在该药品未获得批准上市之前，当事人提起侵害专利权或者确认不侵害专利权诉讼的立案时间在专利法第七十六条所称诉讼的立案时间之后的，应当移送北京知识产权法院，之前的不再移送。

　　国务院药品监督管理部门依法批准申请注册的药品后，当事人提起侵害专利权或者确认不侵害专利权诉讼的，不再移送。

　　第十五条  在申请注册的药品被依法批准上市后，审理专利法第七十六条所称诉讼的人民法院作出生效裁判，认定该申请注册的药品相关技术方案落入相关专利权保护范围的，专利权人或者利害关系人可以针对当事人实施其专利的行为另行提起侵害专利权诉讼。

　　第十六条  在针对同一专利权和申请注册的药品的侵害专利权或者确认不侵害专利权诉讼中，当事人主张依据专利法第七十六条所称诉讼的生效裁判，认定被诉侵权药品技术方案是否落入相关专利权保护范围的，人民法院一般予以支持。但是，有证据证明被诉侵权药品技术方案与申请注册的药品相关技术方案不一致或者新主张的事由成立的除外。

　　第十七条  专利权人或者利害关系人滥用权利，提起专利法第七十六条所称诉讼又无正当理由撤诉，或者全部诉讼请求均未得到支持，药品上市许可申请人起诉请求赔偿因暂停批准药品上市所受到的损失以及诉讼合理开支的，人民法院可以依法受理。上述第一审案件由北京知识产权法院管辖。

　　第十八条  人民法院向当事人在中国上市药品专利信息登记平台或者国家药品审评机构信息平台登载的联系人、通讯地址、电子邮件等进行的送达，视为有效送达。当事人向人民法院提交送达地址确认书后，人民法院应当向该确认书载明的送达地址送达。

　　第十九条  本规定自2021年6月1日起施行。本院以前发布的相关司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。

“稻草人”是专利无效案件审查中经常听到的一个名词。

专利法第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

由这一规定可知，无效请求人并没有特定化，比如只能是与专利侵权纠纷相关的利害关系人。这就使得意欲提出无效请求之人，可以通过他人代为提出无效请求，而不是必须自己亲自提出。

反映在无效宣告请求案件中的申请人，就是某个看不出真正关联的人，这就是所谓的“稻草人”。

这种策略通常被用在企业尚未与对方发生直接的专利侵权纠纷时，此时双方的冲突还没有公开化、表面化。企业往往并不想让对方知悉其在攻击对方的专利权，从而避免引起对手和公众知悉双方的正面冲突。

在实际案件中，关于“稻草人”的合理与否也一直存在争议，赞同的观点认为，“稻草人”的存在有利于清除专利垃圾，合理划定专利权范围，保护公共利益；反对的观点则认为，“稻草人”可能引发虚假诉讼，隐匿了幕后操盘人，导致专利权人维护专利权稳定性的成本升高，不利于鼓励创新。

今天，小编就结合北京知产法院审理的两个具体案例，介绍下这个被称之为“稻草人”的制度，在个案中如何发挥出专利法第四十五条应有之意，并分别从无效请求人和专利权利人两个角度，对相关法律风险进行提示。

01

别整“虚”的，

小心法院跟你来“真”的！

案情简介

针对A公司的发明专利权，某专利代理公司代表自然人路某向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局做出了宣告该专利无效的决定。

A公司不服诉至北京知产法院，认为该专利无效宣告根本就不是路某本人提出的，被诉决定存在重大程序错误，应予撤销。在法院审理过程中，路某本人也表示他对该案完全不知情。

法院认定

法院经审查认为，专利法第四十五条规定的“单位或者个人”即为具有民事主体资格的公民、法人或者其他组织，该法律赋予上述民事主体依法享有请求宣告专利无效的法律资格。该请求权的内在实质即体现为其真实意愿，不受干扰、独立行使的意思自治精神。

因此，任何无效宣告请求的请求人应当具备民事诉讼主体资格，且意思表示真实，即本人具有请求宣告他人专利无效的真实意愿。

本案中，路某本人没有向专利复审委员会提起涉案无效宣告请求，代理公司的代理行为是虚假的，因此其以路某名义提出的无效宣告请求行为自始不具有法律效力。据此，北京知产法院认为被诉决定违反法定程序，依法撤销。

判决金句

“为维护无效宣告请求程序和诉讼程序的严肃性，真正发挥好无效宣告请求程序去伪存真和诉讼程序定纷止争的价值目标，本院不能容许任何人制造虚假无效宣告请求和滥用诉讼权利的行为，更不能容许任何人将无效宣告请求程序和诉讼程序作为恶意损害第三方合法权益的工具。”

京小槌普法

根据专利法第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。无效请求人可以是“任何单位或者个人”，法律并未限定其必须是“利害关系人”，因此，真正的利害关系人通过他人提出无效请求，以避免与专利权人产生公开正面冲突，存在法律上的操作空间，加上无效请求审查中对无效请求人的主体资格也仅做形式审查，因此制度上存有可行性。

实践中，所谓的“稻草人”一般不亲自参与无效程序，而是由专利代理机构代劳，而且，根据客户保密规定，代理机构也会对无效请求幕后的发起人保密。

但是，有的案件中出现了“稻草人”名义被冒用所产生的虚假诉讼。“稻草人”必须是本人真实意愿、真正愿意提出无效宣告请求，代理公司不能未经本人许可擅自使用其身份而提起虚假无效宣告请求，这种行为将导致重大违反程序的后果，很有可能会导致全部无效宣告程序丧失法律效力，相应的代理人也可能受到法律追责。

因此，取得所谓“稻草人”的合法授权是提起无效请求的前提，否则就会像案例一中无效请求人的幕后操盘侠一样，落得“偷鸡不成蚀把米”的下场。

 02

怀疑身份？

要拿出真凭实据基本案情

自然人王某持有某实用新型专利权，自然人宋某向国家知识产权局提出无效宣告请求，该专利被国家知识产权宣告无效。

王某不服，诉至北京知产法院，认为宋某的身份在发起无效请求时是被冒用的，并宣称本案系虚假诉讼。

法院认定

法院经审查认定，首先，宋某提交了一份公证书，用于证明其身份及委托手续的真实性。王某指出，本案的起诉立案时间为2018年2月26日，而该公证书出具于2018年3月28日，晚于起诉时间。

对此法院接受了宋某的抗辩，认为因宋某在本案诉讼中属于应诉一方，其根据对方的指控去补充提交了公证书，该公证书出具的时间晚于起诉日期是正常、合理的，故对该公证书的真实性、关联性和证明目的均予以认可。

其次，王某提出了宋某身份被冒用的主张并提交了其与宣称为第三人本人的通话记录和微信聊天记录的打印件，但是，该聊天记录的对方本人并未出庭作证，也没有其它证据作证该人系宋某本人，因此仅从形式上，无法判断该份证据的真实性。法院对该证据不予认定。

再次，北京知产法院在开庭后进一步给予了原告10个工作日内进一步收集相应证据并提交的举证期限，但原告未按要求提交新证据。

综上，根据谁主张谁举证的原则判断，原告所提交的在案证据不足以证明本案系虚假诉讼。据此，北京知产法院驳回了原告关于虚假诉讼的主张。

判决金句

“专利无效宣告制度的制度目的在于纠正错误授权，无效宣告案件表面上是无效宣告请求人与专利权人之间的纠纷，但其实质上审查的是专利权作为垄断权的对世效力，因此该制度是具有公共利益属性的行政确权程序，有助于为社会提供权利基础稳定、保护范围清晰的专利权，为私权和公权之间划定合理边界。

基于上述认识，只要专利权的授予存在不当，那么，瑕疵权利的存在本身，就是对公众行为的不合理限制。”

京小槌普法

任何人均可以提起无效宣告请求，只要其具有法律行为能力且意思表示真实。专利权人如果怀疑对方身份虚假，还应当拿出真实有效的证据加以证明。

保险起见，专利权人想要挽回被无效的专利，不仅要结合证据规定，完善证据链条和形式，力图证明案件确属虚假诉讼，还要结合被诉决定所针对的无效攻击点，有针对性地发起法律反击，在起诉状和庭审意见中见真章。

归根到底，专利权制度的目的是在于保护和激励创新，专利权人想要维权成功，必须要有经得起考验的过硬的专利质量。虚假诉讼不可取，公平正义不缺席。

（本文来源：知产北京微信公众号 作者： 朱蕾 ）

《中华人民共和国著作权法》（简称《著作权法》）自1991年6月1日起施行，经2001年第一次修正、2010年第二次修正，又历经十年迎来2020年第三次修正。以审判实践中面临的法律适用问题为视角通览全篇，可以发现本次《中华人民共和国著作权法修正案（草案二次审议稿）》（简称《著作权法修正案（草案）二审稿》）与现行《著作权法》相比有不少实质修改之处，在一定程度上能够解决审判实践中的部分困扰。但与此同时，仍然存在一些问题需要立法予以明确。

一、从类电作品到视听作品的转变需要从构成要件上解放对新型客体的桎梏

依照《中华人民共和国著作权法实施条例》（简称《著作权法实施条例》）第四条第（十一）项的规定：“电影作品和以类似设置电影的方法创作的作品，是指摄制在一定介质上，由一系列有伴音或者无伴音的画面组成，并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。”由此概念推导，“摄制在一定介质上”的制作方式和固定手段是类电作品的构成要件要求。但是，随着科学技术的发展，一些不再采用摄制方式、并未固定在有形载体之上，但依然符合作品一般构成要件的新型客体出现。如果严格地遵从前述要件要求，这些客体将不能归入到“电影作品和以类似设置电影的方法创作的作品”这一作品类别进行保护。而在现行《著作权法》第三条关于作品类型的规定实质上采取的是一种封闭模式的情形之下，难以归入已有类型的新型客体也无法归入到“其他类型”，这就引发了当事人对于新型客体保护的强烈诉求同法官在严格适用法律与寻求实质正义之间纠结的两难困境。

本次《著作权法修正案（草案）二审稿》将“电影作品和以类似设置电影的方法创作的作品”修改为“电影作品、电视剧作品及其他视听作品”，从表现形式这一类型划分标准上更好地明晰了视听作品与其他类型作品的特征区分，为审判实践在面对赛事节目、音乐喷泉喷射效果的呈现、网络游戏画面等以视听形式表现的新客体时如何协调作品概念与法定作品类型归入之间的法律适用困境提供了适宜的解决方案。

但是，在规定视听作品这一类型时刻意将其进行了分类，即分为电影作品、电视剧作品及其他类型，其用意应该是为了与《著作权法修正案（草案）二审稿》第十七条涉及电影、电视剧这种作品权利归属的特殊性相呼应。但是，伴随着融媒体的发展出现了既不是电影作品也不是电视剧作品，而是其他类型的视听作品，比如短视频。而短视频这一类型的视听作品却也可能同电影作品一样有编剧、导演、摄影，甚至还有词曲作者。但对短视频的权利归属判断并不是“合作作品或者职务作品”所能够涵盖和周延的。因为它既可能不是合作作品也可能不是职务作品，而是个人独立创作完成的。针对视听作品权属规定的修改意见，中国人民大学李琛教授近期发表的文章《著作权法修正草案两大问题之辨》[1]有详细的阐述。视听作品的类别没有必要进行前述类型的细致分割，只统一规定为“视听作品”就能够完成立法意图，也能给司法适用法律留下解释的空间。

二、著作权集体管理制度功能的发挥需要以强化著作权集体管理组织的职能为基础

以中国音像著作权集体管理协会、中国音乐著作权协会为代表的著作权集体管理组织的设立初衷，在于以更加具有专业性的规模化方式帮助权利人获取市场上其作品传播与利用的相关信息、弥补权利人在交易谈判与诉讼维权中的成本考量与能力不足，与此同时可以降低作品使用人获得授权许可的交易成本、减少不必要的侵权风险，而且有利于整个著作权许可交易流程的顺畅开展与有序推进、促进权利人利益保护与作品广泛传播之间的协调发展。但是，著作权集体管理制度在实际运行过程中并没有发挥立法赋予它的作用。反映到司法实践中，出现了两种困惑法官的特殊情形：一方面，商业维权代理公司的批量盈利性诉讼充斥着法院，致使案件数量急剧增长，高判赔数额的确定究竟是对权利人的保护还是对盈利性诉讼的纵容，始终困扰着法官；另一方面，使用人因著作权集体管理组织未获授权而在客观上又找不到权利人导致的“不得不侵权”现象频发，如何认定使用人在“侵权行为”中的过错并协调著作权保护与鼓励作品使用和传播之间的关系陷入了新的纠结之中。

本次《著作权法修正案（草案）二审稿》第八条在解决著作权集体管理组织存在的部分问题上取得了显著的司法突破：一方面明确了使用费收取标准的确定流程及救济方式，即当事人协商确定，协商不成可申请仲裁或向法院起诉，这一规定与国际通行做法相一致；另一方面，确定了使用费、管理费的公开规则，即通过建立定期公开与权利查询系统的方式，使用费、管理费的收支情况会更加透明、更好保护权利人与使用人的知情权，避免出现使用人“不得不侵权”怪象的发生；同时，强调了行政主管部门对著作权集体管理组织的监督与管理作用，保证权力更好地运行。这些举措都在一定程度上为帮助著作权集体管理组织发挥其自身在行使许可交易、管理和诉讼活动等职能中的作用、促进著作权集体管理组织制度回归正轨并更好发展提供了司法保障。

但是，对于著作权集体管理组织是否为开展著作权许可交易业务的唯一行业组织，是否禁止权利人向其他版权代理机构的集中授权许可，《著作权法修正案（草案）二审稿》未予明确，对此还需要继续探讨。

三、合理使用制度的坚守与突破需要为法官的法律适用提供明确指引

《著作权法》第二十二条第一款通过十二项示例对于特殊情况下不经著作权人许可、无需向其支付报酬而可以合理使用其作品的情形进行了明确。由于涉及到对著作权的限制，这种“有限列举”式的立法模式通过对合理使用情形明确法定化固然有其合理性。不过，从比较法的视角来看，对于如何判断是否构成合理使用，《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》、《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）、《世界知识产权组织版权条约》（WCT）均允许成员国依照“三步检验法”对著作权进行限制：一是仅可在某些特殊情况下；二是这种使用不损害作品的正常利用；三是未不合理损害权利人的合法利益。[2]这也就意味着，满足此三个条件的作品利用方式即可构成合理使用。《著作权法实施条例》第二十一条实际上采纳了“三步检验法”的规则，从构成要件层面对符合合理使用的情形进行了规定，成为司法实践的重要依据：“依照著作权法有关规定，使用可以不经著作权人许可的已经发表的作品的，不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法利益。”但是，对于《著作权法实施条例》该条规定是否直接突破了《著作权法》前述“有限列举”式的立法模式，仍然存在一定争议。不过，由于《著作权法实施条例》在要件陈述之前已经设定前提为“依照著作权法有关规定”，所以如果从法律条文本身的逻辑关系以及法律位阶的效力等级与适用顺序来看，《著作权法实施条例》的该条规定在实质上仍是针对《著作权法》合理使用规则的要件限定和规则提炼，不仅没有突破《著作权法》的规定，反而是对《著作权法》列示的十二项合理使用情形进行了更加严格的构成要件限定，即构成合理使用既要属于《著作权法》规定的十二项情形之一，又要符合《著作权法实施条例》规定的要件要求。不过这种解读显然无法解决司法实践普遍存在的如何判定一方面满足《著作权法实施条例》规定的合理使用构成要件，另一方面却无法归入到《著作权法》有限列举的合理使用情形的被诉侵权行为能否构成合理使用的问题。法官在面对这种情形时，如果严格按照法律条文进行适用，似乎并不契合合理使用制度的立法价值取向，也无法实现法官对于实质正义的遵守和追求；而如果法官突破法条的桎梏扩大合理使用的认定范围，则会面对着自由裁量权过高、司法能动性过重的诟病。这种纠结和抉择的困境也使得不同法官针对同一法律事实可能会作出不同的裁判结果，由此会导致裁判标准上的分歧和不一致现象。

本次《著作权法修正案（草案）二审稿》将现行《著作权法实施条例》中“不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益”的内容从条例层面上升到法的层面，通过“一增”“一减”“一变”的方式修订和扩展了合理使用的适用范围：“一增”体现在将为学校课堂教学或者科学研究时供教学或科研人员合理使用的方式由“翻译或少量复制”扩张到“翻译、改编、汇编、播放或者少量复制”，充分考量了教学科研的实际和现实的作品传播方式；“一减”体现在对设置或者陈列在公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像的合理使用规定中取消了“室外”的前提限制，有效解决了目前广泛存在的社会公众对室内博物馆、美术馆等陈列的艺术作品进行合理使用的问题；“一变”体现在将原有的已发表作品改成盲文出版的合理使用方式转变为以阅读障碍者能够感知的独特方式向其提供已发表作品，充分展现了《著作权法》对于特殊群体获取和欣赏作品的特殊关注与保护倾斜。更重要的是，《著作权法修正案（草案）二审稿》创造性地采取了“列举+兜底”的立法模式，在明确列举十二种常见的合理使用方式后，以“法律、行政法规规定的其他情形”作为兜底条款，以此为解决新技术发展与公共利益平衡可能需要考量的其他合理使用情形预留足够的空间。

不过值得注意的是，因有“法律、行政法规规定”作为限制条件，该条兜底条款是否会在后续法律实施过程中因并未有法律、行政法规对其他构成合理使用的情形进行过规定而导致整个《著作权法》合理使用条文再次实质性地变为封闭列举式条款，进而无法实现前述立法目的，值得继续关注。

（本文来源：知产北京微信公众号，作者： 张晓霞 杨振 ）

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摘要：当竞争对手掌握了核心专利，产生阻碍时，针对竞争对手的核心专利进行包绕式专利挖掘和布局，是一种有效的、低成本的应对方式。关键词：核心专利 包绕式 专利挖掘

01

前言

诺贝尔奖是最近的大热话题，化学奖由两位发现了“基因剪刀”的女科学家，法国女科学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国女科学家珍妮弗·道德纳分享，以表彰她们发明基因修饰方法CRISPR-Cas9，也就是人们通常所说的基因剪刀，CRISPR基因编辑技术在疾病治疗、疾病检测、遗传育种等领域有着巨大优势和前景。

在知识产权人眼里，诺奖背后一位叫张锋的华裔科学家更引人关注。两位女科学家仅针对基因剪刀在细菌层面的基础应用申请了专利，而张锋将其应用到了更为具体的真核细胞领域并申请了十几件专利，基因剪刀在真核细胞领域有广阔的应用前景。张锋在真核细胞领域使用CRISPR基因编辑技术，如果用到两位女科学家的专利，需要取得两位女科学家的许可，而两位女科学家如果想在真核细胞领域使用CRISPR基因编辑技术，也需要获得张锋的许可。也就是说，虽然张锋未获得CRISPR基因编辑技术的最基础的专利，但在应用前景更广阔的真核细胞领域，张锋取得了与两位女科学家进行专利互相许可的筹码。

02

竞争对手核心专利的识别

竞争对手在某个领域掌握了核心专利，我们无法绕开这个核心专利，这时，竞争对手的核心专利对我们就形成了阻碍，在没有取得授权许可的情况下（实际上也很难获得许可）使用竞争对手的核心专利，必然会遭遇侵权诉讼，需要企业对这种阻碍进行应对。

在谈“核心专利”之前，先提一个与之相近的“基础专利”的概念。基础专利通常指原创性的，为了生产某个技术领域的某种产品必须使用的技术所对应的专利，其无法或难以通过技术手段或规避设计而绕开。基础专利的技术是涉及整个行业或整个领域的，比如华为5G技术的源头是土耳其科学家埃达尔·阿勒坎2008发表的关于极化码技术方案的一篇论文，华为有很多一流的科学家，他们评估了阿勒坎博士的论文，敏锐意识到这篇论文至关重要，于是华为与阿勒坎取得了联系，在这项技术的基础上申请了一批专利，这些专利就可以称为基础专利。

核心专利主要涉及一个企业的核心产品或核心技术层面。对竞争对手核心专利的识别可以通过以下几个方面来分析：

1）是否是竞争对手的核心产品涉及的关键技术；

2）专利的独立性，是否可以不依赖其他专利而单独实施；

3）专利产品的市场占有率和市场竞争力如何。

以上3个的回答都为肯定，则可以肯定的认为该专利为竞争对手的核心专利。

03

竞争对手核心专利的应对目标

因为无法对竞争对手的核心专利采取规避设计，企业最好的应对办法就是结合自己企业的实际情况，在竞争对手的核心专利周围进行专利布局，达到的目标为：将竞争对手核心专利的价值削弱，以提高自身的竞争力，增加与竞争对手交叉许可或专利诉讼中的谈判砝码，不至于因为竞争对手发动专利诉讼而在本领域出局。包绕式专利挖掘是企业常用的手段。

04

包绕式专利挖掘手段

当与竞争对手争夺同类产品的市场时，最常用的是，企业可以结合所在的产业位置，自身技术特长对竞争对手的核心专利或其专利组合进行专利挖掘。

1、围绕竞争对手核心专利的创新点进行包绕挖掘

这种方法相当于给竞争对手的核心专利形成了一个包围圈，竞争对手如果想针对核心专利有突破，必然要通过我们的专利包围圈，这也形成了我们与竞争对手实现专利交叉许可的基础。如图1所示，这种方法的步骤包括识别竞争对手的核心专利，从不同方向进行围绕挖掘，梳理确定不同围绕方向的创新点，以及形成专利申请。

2、上游方向的包绕挖掘

一般来说，产业链的上游为整个产业链的基础环节，掌握着更高的技术含量，下游产品的技术升级、更新换代受制于上游的原材料或者初级产品的技术水平。如果企业和竞争对手争夺的市场为中下游产品市场，企业可以向上游拓展延伸，在上游进行专利挖掘，占据竞争制高点，以竞争对手进行牵制。

3、下游方向的包绕挖掘

对于竞争对手的核心专利涉及中上游原材料产品的情景，企业可以在该材料或产品的下游各个应用方向进行专利挖掘，比如将原材料进行深加工和改进性能处理，转化为生产和生活中的实际产品。据此堵住中上游产品的出口，最终同样能够在最终竞争中获利。

4、工程实现方向的包绕挖掘

如果竞争对手产品的核心专利仅涉及产品本身，而没有相应的工程实现方向的专利，则企业可以围绕制造方法方向进行专利挖掘。当实现该产品的唯一方法或较佳的几个方法的方法专利都被我们自己掌握时，那么这些方法专利就会对产品专利的实施形成有效的限制，能够实现对产品专利的包绕。竞争对手如果想实施产品专利，往往可能用到这些方法专利，因而很可能与我方签订专利使用的交叉许可协议。

5、零部件方向的包绕挖掘

如果竞争对手的核心专利涉及包含多个组件的产品，企业可以从该产品所包含的核心零部件方向进行包绕式专利挖掘。既可以是核心零部件的产品改进方向，也可以是核心零部件功能上的延伸（核心零部件的其他用途专利，还可以是该核心零部件的制造方法或模具专利。

6、性能优化或功能优化方向的包绕挖掘

对竞争对手核心专利涉及的产品或技术的性能或者功能进行改进，并在此基础上形成专利。如竞争对手申请了凳子专利，我们在此基础上申请了椅子的专利。这种情况下，我们申请凳子和椅子都需要获得竞争对手的专利许可，但竞争对手申请椅子，也需要获得我们的专利许可，如果椅子的市场足够大，我们是可以跟竞争对手达成专利交叉授权许可的。

需要说明的是，包绕式专利挖掘是一种后续的、被动的补救手段（或者应对手段）。企业需要做的，还是做好创新规划和专利布局，提前占领市场。

（本文作者：盈科刘国庆律师）

2020年10月30日上午10:00，北京盈科（长沙）律师事务所（以下简称：盈科长沙）卢宏律师在多功能会议室开展以“专利攻防——从案例看专利侵权诉讼全过程”为主题的讲座。

讲座现场

卢宏律师首先为到场的各位律师介绍了盈科长沙专利法律服务团队，团队共有五位律师，分别是卢宏律师，唐列冲律师，罗兰律师，王娟律师以及胡凌云律师，专利法律服务团队成员均是具备律师执业资格和专利代理师执业资格的双证律师。

卢宏律师随后，卢宏律师为大家展示了专利纠纷的种类、全国专利行政执法、侵权纠纷案件的数据统计等相关信息。紧接着，卢宏律师由他经办的两个真实案例引入——“德国Neoperl公司诉宁波某企业”发明专利侵权纠纷案作为“专利进攻”案例、“X某诉XX制药”专利侵权纠纷案作为“专利防守”案例，从知己、知彼、武器选择等角度详细讲述了作为专利侵权诉讼中的权利人方、涉案侵权方的诉讼过程和应诉策略。
最后，卢宏律师还与大家分享了一类特殊类型的专利诉讼——“确认不侵权之诉”。卢宏律师以他经办的“XX制药诉XX药业”案为例（该案曾被评为2014年中国法院十大创新性知识产权案件）给大家提供了专利侵权比对过程中的几种方法。

互动环节

参加讲座的律师们在听过卢宏律师的分享之后，大家就知识产权刑事案件的现状和发展趋势、专利行政保护与司法保护的关系等问题进行了现场交流。现场气氛热烈，直至结束大家都意犹未尽。

 为响应“健康中国”战略全面推进，服务“健康宁波”的区域战略目标实现，依托浙江清华长三角研究院宁波分院作为产业技术研究院的纽带作用，加强区域大健康产业企业与相关专业院校产学研交流合作，推动在大健康领域应用型人才校企联合培养，积极促成有关大健康科研成果、专利成果转移转化，打造具有特定产业领域特色的合作交流机制，浙江清华长三角研究院宁波分院与宁波卫生职业技术学院共同举办开展区域大健康业产学研发展论坛系列活动。

2020年10月28日下午，在宁波卫生职业技术学院知识产权讲座暨“院校企—产学研”对接会上，盈科宁波知识产权法律部主任、宁波仲裁委员会仲裁员、宁波市知识产权综合运用与保护第三方平台人民调解员、浙江省律协知识产权专委会委员廖保民律师受邀做专题讲座，来自宁波卫生职业技术学院相关专业主任、科研型教师、浙江清华长三角研究院宁波分院有关领导、清华宁波科技园相关生物医药及健康领域企业负责人参加本次讲座。

廖保民律师以《知识产权成果转化中的法律风险点、政策及谈判签约事项》为题展开讲座，廖律师结合自身多年的实践经验，从知识产权成果转化渠道、谈判及合同起草中注意事项、如何与知识产权许可律师合作及促进科技成果转化的主要法律、法规、政策等多个方面出发，对存在常见的知识产权问题进行了梳理与分析。随后，廖律师在结合经典案例的基础上分享了自己对于知识产权管理的一些思考与心得。

知识产权是新时代的核心竞争力，盈科宁波律师将继续专研专业领域，不断提升企业知识产权制度的运用能力，为企业知识产权管理与保护提供全方位、专业化、标准化的服务，助力企业高质量发展。

（作者：盈科廖保民律师）

要旨：被异议商标与异议人在先“猪哼少及图”美术作品在设计手法与整体视觉效果等方面相近，已构成实质性相似，已构成对异议人在先著作权的侵犯。

商标比较：

异议人在先美术作品
被异议商标

案情简述

我司客户即异议人早在2013年5月20日就已创作完成“猪哼少”美术作品（），并于2013年8月26日进行了版权登记，异议人享有“猪哼少”美术作品的在先著作权，被异议商标与“猪哼少”美术作品在设计元素、图形构造、文字构成、字形字体、图案布局等方面高度近似，明显是对异议人“猪哼少”美术作品的复制、抄袭，已构成著作权法意义上的实质性相似，被异议人未经异议人的许可或同意，将与异议人享有在先著作权的作品作为商标申请注册，损害了异议人的在先著作权。

另外，异议人名下企业已在先在几乎全类别进行了商标注册，“猪哼少”经长期使用和宣传已在市场及相关公众中具有了较高知名度和影响力，被异议商标与“猪哼少”商标极其近似，易导致相关公众混淆误认，易造成不正当竞争和市场混乱。同时，被异议人与异议人名下创设企业同处一地，被异议人还有抢注其他摹仿在先知名汽车品牌的近似商标，具有明显的主观恶意。被异议商标的注册申请违反了《商标法》第三十二条的规定，应不予注册。

商标局裁定摘要：

 本案中，异议人提供了微博宣传、网络媒体报道、淘宝店铺截图、作品登记证等证据材料，上述证据材料可以证明“猪哼少”作品的设计独创性较强，异议人对其依法享有著作权。异议人在被异议商标申请之前在商业过程中一直使用该商标并使之具有一定影响，已在中国市场为相关公众知晓，被异议人完全有接触到该作品的可能。被异议商标图形与异议人的美术作品中的“猪哼少及图”在设计手法与整体视觉效果等方面相近，已构成实质性相似。因此，被异议人申请注册被异议商标已构成对异议人在先著作权的侵犯。

案例分析：

《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形，商标法中没有对在先权利的内容进行列举，只作了概括性的规定。在商标确权实践中，本条所保护的在先权利一般包括名称权（主要是商号权）、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权。一旦发现他人未经许可将自己的美术、建筑、摄影等作品申请注册为图形商标，可以提交早于被异议商标申请注册日进行登记的著作权登记证书，在先公开发表该作品的证据材料，在先创作完成该作品的证据材料，在先通过继承、转让等方式取得著作权的证据材料等来对在先享有著作权的事实加以证明。

本案中，异议人能够提供微博宣传、网络媒体报道、淘宝店铺截图、作品登记证等证据材料证明其享有在先著作权，且能证明在被异议商标申请之前在商业过程中一直使用该商标并使之具有一定影响，已在中国市场为相关公众知晓，被异议人与异议人同处一地，完全有接触到该作品的可能，已构成对异议人在先著作权的侵犯。商标局据此裁定被异议商标不予核准注册，充分维护了异议人的在先合法权益。\

（本文作者：盈科钱航律师团队）

经过12年，专利法终于修改了。想着讲点什么。今天想从大格局、大背景角度分享一下关于专利法修改的一些想法。

首先讲讲中国专利法修改的历史过程。中国专利法是1984年颁布，颁布之后就需要根据社会发展进行修改，修改的时间分别是1992年、2000年和2008年。大家可以看到之前修改的间隔时间正好都是8年。大家再看看今年修改，今年是2020年，距离2008年已经是12年。这次修改间隔的时间是之前间隔时间的1.5倍。这说明什么啊？说明这次修改历经磨难和周折。

为什么说专利法修改时间长一点，就是历经磨难和周折呢？因为，专利是涉及技术、涉及创新保护的。经历过中兴被“掐脖子”、华为被断供之后，技术和创新保护对当前社会的重要性，不用再讲了。有一种说法，美国之所以针对中国，针对的也是《中国制造2020》，也就是针对中国的技术发展，就是要扼杀中国技术进步。

说完了专利，就说“内循环经济”了。

要把“内循环经济”与专利法修改联系起来，就需要讲一下，内循环经济和外循环经济的本质。

大家思考一个问题，经济为什么要循环？不循环是什么样呢？什么都自己做，各产业都自己搞，那是什么？不循环的是“小农经济”。

工业经济的规模化，社会整体财富的增加，就需要通过“循环”才能实现。工作不是一个人能做的，需要多个或很多人一起做；进而就产生了分工。我做出来的东西，你需要；同时，我也需要你做出来的东西；大家需要交换才行。因此，循环来源于“社会分工”。随着工业经济发展，社会分工范围会越来越大，从村内分工到省内分工，再到国内分工……最后产生了国际范围内的分工，这就是国际化，也就是经济国际化。

大家考虑一个问题，为什么要分工？为什么要国际分工？

整个趋势是：分工越细、分工范围越大，……目标就是，让某种工作找到更合适的人来做……没有最好，只有更好……这种追求的目标是什么呢？

就是效率！

进而，我们进入“循环”经济的更深本质，就是要效率。

除了社会分工，还有一种提高效率的方式，就是改变生产、工作手段，就是提高技术水平，就是科技创新。随着生产水平提高，生产性劳动复杂程度提高，科技创新对于生产效率的提高越来越重要了。这也是21世纪以来，科技创新竞争成为社会竞争重要部分的内在机理。对了，到这里和专利联系上了，专利制度目的是什么？是激励创新，提高科技水平，促进技术应用。这也是当前基本上所有的国家都建立专利制度的内在原因。

在当前中国，要实现民族复兴，要保证经济发展，就要发展经济。

要发展国民经济，就要在国际分工中占领相应位置，发展“外循环经济”是路径之一。

但基于中美之间矛盾升级，“经济外循环”面临不确定性。如果“经济外循环”遇到阻碍，就不得不发展“经济内循环”了。

发展“经济内循环”，要保证相对合理的效率，以增加国民财富。提高生产效率无非两个路径：

一是在国内进行分工，让最适合的人做最适合的工作；

二是提高科技水平，改变生产和工作手段。

关于第一方面，属于社会管理的范畴；第二个方面就需要尽可能地激励创新；要激励创新，就是保护创新，因此，作为保护技术创新的基本法，使专利法符合当前需要就成为重要之重。

2020年专利法修改也体现“经济内循环”发展的需要，因此，对2020年专利法修改要放在这个格局下考虑才能理解其意义。

2020年专利法修改主要体现哪些方面呢？

总结如下：

第一、提高保护水平。主要体现是：对于产品局部设计进行保护、增加外观设计的国内优先权、延长优先权文件提交期限、延长外观设计保护时间、对专利保护期限进行补偿、提高法定赔偿数额、增加惩罚性赔偿。

第二、促进技术创新应用。主要体现是：专利相关主体处置权增加、发明创造者可期待利益提高、增加获取技术使用权的路径、举证责任转移、诉前财产保全、行为保全及证据保全；明确延长专利侵权诉讼时效。

第三、提高公众创新服务。主体体现是：专利相关信息及公开、增设开放许可服务、扩大专利权评价报告申请主体、加强对假冒专利行为的行政执法。

（本文作者：盈科李兆岭律师）

 商标能够起到区分商品来源的作用，那么商标近似还能起到这种作用吗？如何确认商标是否近似？商标近似是否可以避免呢？不知道上面提到的问题是不是您的疑惑，下面我们来依次探讨一下吧。

      不同的商标能够使消费者确认，这盒牛奶来自A厂家，而另外一盒牛奶来自B厂家，但此时出现一个a厂家也生产牛奶，您是否还能迅速区分其与A厂家呢？在没有查证或了解的情况下，大家可能会下意识的以为，A厂家与a厂家或许存在联系，毕竟读音、含义都相同，因此在同种或类似的商品、服务上，达到一定程度的近似，确实会使得消费者产生混淆。

那么我们应该如何确认商标是否近似呢？

      这里就可以依据商标的不同形态，采取不同的辨别方式。这里我们就以文字商标举例，可以首先观察它的组成汉字是否高度重合，或仅仅是在先商标的基础上增加前缀后缀等简单的变式，比如说在先商标为“AA”，而后有人申请“aAA”、“AAB”、“ AA’ ”等等。其次，可以来看一下读音，两组商标读音相同，但汉字可能有一字之差，也是有可能构成近似的。当然，还可以从含义、字形等方面来进行辨别。结合多方面因素，判断二商标是否构成近似。

最后，如何才能避免商标近似呢？

      如果您已经是权利人，持有注册商标，想要避免在后申请的商标与您的近似，您可以委托专业的律师团队对您的商标进行长期的维护，律师团队会从专业的角度为您提出一些保护商标的建议，一旦发现在后近似商标，也可以及时帮您处理。

      如果您还未申请商标，您可以委托代理机构，在申请商标前，代理机构可以帮您查询是否已经存在在先相似商标，并为您提出您合理的建议，是否建议您注册该商标等等。

（本文作者：盈科李楠律师）