本次《解释》有哪些亮点？

一是厘清“故意” 和“恶意”之间的关系。《民法典》规定惩罚性赔偿主观要件为“故意”，《商标法》第六十三条第一款、《反不正当竞争法》第十七条第三款规定为“恶意”。《解释》起草过程中，经征求各方意见和反复研究，最高院认为，“故意”和“恶意”的含义应当是一致的。

知识产权作为市场主体对自己智力成果和经营标记、信誉依法享有的专有权利，其权利所有人可以是一人或数人，但使用人或者运用人的人数是不确定的。未经许可使用他人知识产权一般会构成侵权，而此时侵权人对所使用知识产权的权属或者是否取得许可应当是知道的。实践中，构成“故意”还是“恶意”很难严格区分，故对“故意”和“恶意”作一致性解释，防止产生“恶意”适用于商标、不正当竞争领域，而“故意”适用于其他知识产权领域的误解。

二是明晰情节严重的认定标准。情节严重是惩罚性赔偿的构成要件之一,主要针对行为人的手段方式及其造成的后果等客观方面,一般不涉及行为人的主观状态。《解释》第四条规定的考量因素主要来源于已有的典型案例。

三是明确惩罚性赔偿基数的计算方式。关于惩罚性赔偿基数的计算方式，《专利法》第七十一条、《著作权法》第五十四条、《商标法》第六十三条、《反不正当竞争法》第十七条、《种子法》第七十三条都作出了明确规定。《著作权法》和《专利法》未规定计算基数的先后次序，《商标法》、《反不正当竞争法》和《种子法》规定了先后次序。此外，不同法律对惩罚性赔偿是否包括合理开支的规定亦存在不一致之处。为此，《解释》第五条规定“法律另有规定的，依照其规定”，是指不同案件类型分别适用所对应的部门法。

为发挥惩罚性赔偿制度遏制侵权的重要作用，立足知识产权审判实际，《解释》将参考原告的主张和提供的证据所确定的赔偿数额作为基数的一种。同时规定，对于提供虚假账簿、资料的，将依据民事诉讼法第一百一十一条追究法律责任。

如何防止惩罚性赔偿制度被滥用？

根据最高人民法院民三庭负责人的答记者问，为确保正确实施知识产权惩罚性赔偿制度，避免实践中的滥用，一是明确惩罚性赔偿的适用要件。《解释》对适用惩罚性赔偿的范围、请求内容和时间、主观要件、客观要件、基数计算、倍数确定等作了明确规定，涵盖了惩罚性赔偿适用的全部要件，提供了明确的操作指引，也给当事人以稳定的预期，确保惩罚性赔偿制度在司法实践中用好、用到位，从裁判规则上为防止惩罚性赔偿被滥用提供了保障。

二是通过典型案例加强指导。最高人民法院近期将专题发布知识产权惩罚性赔偿的典型案例，以便进一步准确把握《解释》条文的含义，指导各级法院正确适用《解释》。今后，最高人民法院将不断总结审判经验，进一步推动完善惩罚性赔偿制度，切实阻遏严重侵害知识产权行为。

法释〔2021〕4号

最高人民法院

关于审理侵害知识产权民事案件

适用惩罚性赔偿的解释（2021年2月7日最高人民法院审判委员会第1831次会议通过，自2021年3月3日起施行）

为正确实施知识产权惩罚性赔偿制度，依法惩处严重侵害知识产权行为，全面加强知识产权保护，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，结合审判实践，制定本解释。

第一条 原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

本解释所称故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。

第二条 原告请求惩罚性赔偿的，应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。

原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。

第三条 对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：

（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；

（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；

（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；

（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；

（六）其他可以认定为故意的情形。

第四条 对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：

（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；

（二）以侵害知识产权为业；

（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；

（四）拒不履行保全裁定；

（五）侵权获利或者权利人受损巨大；

（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；

（七）其他可以认定为情节严重的情形。

第五条 人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

第六条 人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时，应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕，被告主张减免惩罚性赔偿责任的，人民法院不予支持，但在确定前款所称倍数时可以综合考虑。

第七条 本解释自2021年3月3日起施行。最高人民法院以前发布的相关司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。

近日，《你好，李焕英》票房口碑双丰收，成2021贺岁档最大黑马。值得注意的是，其出品方北京京西文化旅游股份有限公司早在两个多月前于45个类别全类申请注册“你好,李焕英”商标，早早掌握商标主动权，向其他影视作品权利人展示了注册商标的重要性。

热门影视商标常常面临被恶意抢注的风险，前有《安家》从电视剧名称到主角名称被疯狂抢注，后有《赘婿》紧跟热点将剧中热梗“拼刀刀”“苏宁毅购”迅速申请商标。如何提前做好规划，掌握商标主动权，是每一个影视作品权利人都应当注意的问题。

影视作品商标被抢注后的风险

1、不利于作品宣传工作的顺利进行

影视作品在上映宣传过程中，作品名称、主角名称等必然会成为宣传的重中之重，影视作品商标被抢注容易给宣传工作带来麻烦，不利于宣传工作的顺利进行。最近热播的电视剧《人民的正义》在开播前就遭遇商标抢注，有公司早于2020年2月7日至3月2日申请了10件“人民的正义”相关商标，目前正处于实质审理状态，试想若申请成功，将成为作品宣传中的巨大阻碍。

2、不利于充分发挥影视作品的商业价值

热门影视作品常常会上线相关的衍生品，例如游戏、周边等，其因作品知名度而具有的较大号召力可以吸引广大消费群体，提高消费者的购买欲望，增加交易机会，注册商标的商业价值可想而知。商标被抢注，作品相关类别衍生品的经营遇到阻力，将可能损失巨大的商业利益。《小猪佩奇》自2015年进军中国之后，迅速成为了“娃圈顶流”，与此同时遭遇了大量的恶意抢注，几乎覆盖所有类别。其作品权利人娱乐壹英国有限公司高级总监向媒体表示：“根据侵权销售的绝对数量，可以毫不夸张地说，光是在中国，我们就已经损失了数千万美元”，作品衍生品的经济利益可想而知。

3、影响作品品牌声誉，错过关键宣传期

热门影视作品火爆的同时，他人恶意抢注商标，经营作品衍生品，容易给作品品牌的声誉造成不良影响。与此同时，解决抢注问题也会占用大量时间，错过作品的关键宣传期，错失潜在经济利益。电影《金刚川》出品方在电影上映前10天才开始进行商标申请，但相关商标早已被他人提前申请注册，尤其是第29类食品，根据我国商标法申请在先的原则，其在第29类的“金刚川”商标面临被驳回的风险。在信息高速发展流动的时代，高热度期越快上线衍生品，获得的商业利益也越大。提前做好商标布局，为上线衍生品扫除障碍，尤为关键。

4、维权难度大、成本高

 一般来说，申请注册商标成本低，但注册成功后所能获得利益是非常可观的。电视剧《芈月传》爆火之后，广东一家大型食品企业愿以100万元的价格购买某市民申请注册的“芈月”商标，据说当时申请注册时只花费了4000元。抢注商标违法成本低，但有较高的收益，吸引众多恶意抢注人蜂拥而上。而对于影视作品权利人而言，商标被恶意抢注后，诉讼成本高，审理周期长，这也是一些被侵权人没有选择法律维权手段的原因。

影视作品权利人如何做好

商标布局规划？

1、提前申请注册商标

电影开始筹备之后，应尽早将申请商标提上日程。许多热门影视作品往往在官宣筹备之后便具有一定的热度，提前申请注册商标，有利于更好规避恶意抢注的风险。去年，电影《八佰》成为了2020年度全球首部单地区20亿影片，其热度与商标价值可想而知。而华谊兄弟传媒股份有限公司早在2017年便提交了18件商标注册申请，规避了“山寨”侵权风险，把握了商标主动权。

2、申请注册商标多类别、多元素

热门影视作品中具有商业价值的元素不只是作品名称、角色名称，还有台词、布景、道具、可以预见的热门梗等等，在申请时，建议多类别、多元素注册，以备将来作品衍生品的推出及电影商业价值的保护。

3、作品上线时留意话题动向

热门影视作品在上线的同时往往会引爆话题，各种各样的经典台词和梗也会慢慢被观众挖掘、放大，这一般是作品上线之前影视作品权利人所未能预料的，要注意留意热搜动向，及时跟进热点，申请注册相关商标。

4、做好商标维护

可依照作品的发展经营方向规划注册商标，将商标使用与作品衍生品经营相结合，做好商标维护，以防商标因没有正当理由连续3年不使用而被撤销，给恶意抢注人以可乘之机

热门影视作品商标被

恶意抢注之后该如何维权

1、时刻关注商标市场，在异议期提出异议

根据《商标法》第三十二条、三十三条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第三十二条规定的，可以向商标局提出异议”，以及最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2020修正）第二十二条：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持”，可知，热门影视作品因其具有的较高的知名度，符合一定条件时，在异议期可以损害在先权利为由提出异议。

2、若商标已经注册，可以请求国家知识产权局商标局宣告商标无效

根据《商标法》第四十五条的规定：“已经注册的商标，违反第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”，自上文可知，热门影视作品权利人在符合条件时可以损害在先权利为由请求宣告注册商标无效。

再次强调的是，不论是提出异议或是宣告无效，其实都是前期对商标权不重视引起问题采取的补救措施。如今，知识产权保护意识不断觉醒，做好商标布局规划，牢牢掌握商标主动权，是每一个影视作品权利人应当重视的必修课。

（本文作者：盈科王浩律师 来源：微信公众号 北京盈科海口律师事务所）

随着近几年中国对知识产权保护的加强，抢注商标申请被驳回的案例，抢注商标被无效的案例以及依据反不正当竞争法抢注者被罚的案件大量增多。

2020年11月11日，抖音上一段时长不足10秒的关于一个藏族小伙的视频吸引了大家的注意。镜头中，20岁的藏族小伙丁真有着一张帅气的脸庞、原生态的肤色、清澈又略带羞涩的眼神，与都市男性相比他有着独特的魅力。从那以后，丁真爆红于网络，他的一举一动都能引发广泛关注，也迅速激起了商标抢注者对“丁真”这一网红的“哄抢”。除丁真入职的理塘公司申请注册的商标外，其他申请主体均为与丁真无关的个人和公司，申请的这些商标包括“丁真小哥”、“丁真的微笑”等，这些商标申请行为绝大部分为恶意抢注商标的行为。

姓名权属于人格权，但也包含经济利益，名人姓名尤为突出，公众人物的姓名和公众人物自身的商业价值联系紧密。若公众人物的姓名可以被随便注册为商标，将会产生“搭便车”的竞争行为，扰乱市场正常秩序。 

2021年2月10日，国家知识产权局商标局根据《商标法》第四条第一款、第十条第一款第（七）项的规定，对第51763155号等13件“丁真”商标注册申请作出驳回决定。并于同日根据《商标法》第十条第一款第（七）项的规定，对第52279255号“丁真”等78件商标注册申请作出驳回决定。《商标法》第四条明确规定，不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当予以驳回；《商标法》第十条第一款第（七）项的规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。被驳回的抢注商标，绝大多数是为蹭“丁真”网红的热点，让人误以为该商标相关内容与网红“丁真”有关而进行商标申请的，具有欺骗性和明显的恶意。商标局对抢注“丁真”商标申请的驳回彰显了中国政府打击商标恶意抢注的决心和力度，即使在商标申请阶段也会主动出击，依法驳回恶意抢注的商标。

然而商标局的实质审查工作，很多情况下难以甄别出申请注册商标损害他人除商标权而外的其他在先权利和以不正当手段抢先申请注册他人使用在先并具有一定知名度商标等情形。在先权利人、利害关系人为维护自身权益，可以在商标初步审定公告之日起三个月内向商标局提出异议。对初步审定公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，自公告期满之日起十二个月内作出是否准予注册的决定，并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可延长六个月。

（本文作者：盈科祝翠瑛、金馨研律师 来源：微信公众号 盈科法律微观）

2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过中华人民共和国刑法修正案（十一），自 2021年3月1日起施行。

其中，涉及知识产权的相关条款修改如下：

01 提高知识产权类犯罪的量刑起点，最高刑提至10年

除了第216条假冒专利罪中保留了拘役的最低量刑，最高刑为三年之外，其他的知识产权类犯罪中都删除了管制、拘役的主刑，也即将量刑起点提高到了有期徒刑，并且提高了最高刑期。

例如，第214条销售假冒注册商标的商品罪、第215条非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、第217条侵犯著作权罪、第219条侵犯商业秘密罪中都删除了拘役、管制，并且最高刑由七年修改为十年。第218条销售侵权复制品罪中删除了拘役，最高刑由五年修改为七年。

总体来看，针对构成知识产权类犯罪的行为，将采取更为严厉的刑法处罚。

02 假冒注册商标罪中增加了“服务商标”类型

第213条假冒注册商标罪修改为：未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金……”

此次修改中在假冒注册商标罪中增加了服务商标这一类型。由此，将假冒注册的服务商标的行为与假冒注册的产品商标并列，一并纳入刑法保护。

03 加强网络著作权保护

第217条 侵犯著作权罪中，增加了对表演者权、著作权的信息网络传播的保护。

例如，规定了下述可能侵犯著作权罪的行为：通过信息网络向公众传播视听作品；未经表演者许可，复制发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演的；未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的。

04 加强商业秘密保护

中美贸易协议的第一部分涉及知识产权，其中约定：中国应列出构成侵犯商业秘密的其他行为，尤其是电子入侵、违反或诱导违反不披露秘密信息或意图保密的信息的义务、对于在有义务保护商业秘密不被披露或有义务限制使用商业秘密的情形下获得的商业秘密，未经授权予以披露或使用。

此次对第219条侵犯商业秘密罪的修订就反映了协议约定的这部分内容。

另外，在此次修改中，删除了该条中商业秘密的定义，使得商业秘密的认定变得更开放。

第219条侵犯商业秘密罪中，增加了下述规定：为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

在商标权人维权的案件中，有时候会遇到无法购买到涉案产品，只在网页或平面媒体上发现对涉案产品进行宣传推广的证据，在此情况下，能否要求制造商或销售商对其行为承担责任呢？

我国商标法上“许诺销售”类行为的法律设置美国兰汉姆（商标）法（Lanham Act）、英国商标法 （Trade Marks Act 1994）中 有规定“许诺销售”等行为。
《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）在专利部分规定了“制造、使用、销售、许诺销售”等行为，但在商标部分并未提及“许诺销售”，而是注重规定“使用”。德国与日本的商标法规定也是如此。

我国商标法也没有规定什么是“许诺销售”，以及“许诺销售”可能涉及的法律责任。大家通常均认为，基于我国商标法第四十八条“本法所称商标的使用，是指将商标用于产品、产品包装或者容器以及产品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别产品来源的行为”的规定，所以，可用“使用”概念来涵盖以“许诺销售”方式侵害商标专用权的行为。
也就是说，在判断是否构成商标侵权时，不需要使用“许诺销售”的概念，而是看该行为是否属于商标性“使用”，以及是否属于商标法第五十七条所规定的情形？如果这两个问题的答案均为“是”，又无其他抗辩事由，则可直接判定构成商标侵权。
而且，以“混淆”理论为基础、以商业标识为客体的商标保护体系与以技术方案或设计为客体、重在打击非法“实施”的专利保护体系毕竟有所不同，也没有必要在将来修订商标法时将专利法规制的“制造、使用、许诺销售、销售、进口”等行为类型一一照搬进商标法。

目前，“许诺销售”并未进入司法机关判决文书的判项中（但在当事人主张的事实与理由中时有出现），预计我国商标法仍会继续坚持以“使用”统帅各类行为的传统。
当然，这并不妨碍在学理讨论或案件分析时，借用专利法上的“许诺销售”概念帮助细分情形。

“许诺销售”产品通常情况下的举证责任分配
根据民事诉讼“谁主张、谁举证”的基本原则，商标权人主张“许诺销售”行为构成侵权时，应对被诉产品为侵权产品承担相应的举证责任。
北京知识产权法院对“ASAK”案所作的判决曾引起纷纷议论。在该案中，商标权人北京航天凯撒国际投资管理有限公司（简称“航天凯撒公司”）诉称销售商吉林省长垣管业有限公司（简称“吉林长垣公司”）侵害商标权及不正当竞争，认为吉林长垣公司未经授权，擅自将带有航天凯撒公司“ASAK”注册商标标识的产品图片作为其官方网站（www.jIscygy.com）中“铝合金衬塑复合管”产品的宣传图片，在互联网上进行宣传，应对此承担法律责任。但航天凯撒公司只提供了该网页的公证书，未能提供侵权产品实物或证明吉林长垣公司存在生产、销售行为的其他证据。
北京市海淀区人民法院在（2015）海民（知）初字第25961号判决书中认为：吉林长垣公司在其网站上展示的产品图片中使用航天凯撒公司注册商标，是对产品的广告宣传，具有识别产品来源的作用，构成商标性使用，违反《商标法》第五十七条第（一）项，构成商标侵权。

但北京知识产权法院通过（2016）京73民终934号民事判决书撤销了北京市海淀人民法院的上述判决，并驳回北京航天凯撒国际投资管理有限公司的全部诉讼请求。
北京知识产权法院上述判决书所述“我国商标法第五十七条第（一）项所针对的是生产侵权产品的行为”，从而明显“缩限”解释商标法的观点受到众多质疑，但这不是本文的关注点。
值得商标权人重视的是北京知识产权法院上述判决书对“许诺销售”及举证责任的表述：
“在航天凯撒公司不能提交被诉侵权产品实物，且吉林长垣公司坚称尚未实际销售被诉侵权产品的情况下，本院认定吉林长垣公司的涉案行为属于为销售目的展示产品的行为，即许诺销售。而就其许诺销售的产品应当包括两种情形，第一，是航天凯撒公司及其合法授权的公司生产的标有涉案商标的产品，它显然不属于侵犯航天凯撒公司注册商标专用权的产品。第二种情形，系由第三方生产的冒用航天凯撒公司注册商标专用权的产品。

针对这种情形，航天凯撒公司应承担证明吉林长垣公司销售的是未经授权假冒其注册商标的产品的举证责任，但是，在目前航天凯撒公司不能提交被诉侵权产品实物，且吉林长垣公司坚称尚未实际销售被诉侵权产品的情况下，不能认定吉林长垣公司在其官网上许诺销售的涉案产品是侵犯航天凯撒公司注册商标专用权的产品，故航天凯撒公司提出的吉林长垣公司实施了销售被诉侵权产品行为的指控亦不能成立”。
（对于由商标权人承担被诉产品为侵权产品的举证责任的做法，也有学者提出不同观点，如陈泽宇在刊发于《科技与法律》2018年第一期的《商标许诺销售行为的法律规制》一文，所认为的，对于商标许诺销售行为，权利人无需举证销售商的产品是否正品。）

“许诺销售”产品举证责任分配的其他情形
虽然在“ASAK”案件中，法院作出了对商标权人不利的判决，但这并不意味着商标权人在不能取证销售商所“许诺销售”的产品、不能证明被诉产品系侵权产品时，就一定要承担败诉的结果。

在上海知识产权法院二审的（2017）沪73民终244号案件中，雷莫公司是“LEMO”和 “雷莫”两个商标的独占被许可人，虽然没能购买到被告埃弗矣公司在第三方平台上销售的产品，但埃弗矣公司在第三方平台中国制造网上开设的网店中载明其销售“Lemo”品牌的连接器，是“Lemo连接器、ODU连接器的中国制造商/供应商，提供血氧饱和度探头的Lemo/ODU连接器……”。
一审法院依据《商标法》第五十七条第（一）项判决被告构成商标侵权。
上海知识产权法院在二审判决中认为:在案证据显示，埃弗矣公司在第三方平台上声称其是Lemo连接器的中国制造商、供应商，所售Lemo连接器系其制造并供应。对此，埃弗矣公司并未提供证据证明其经雷莫公司授权有权在其制造并供应的连接器上使用涉案商标“Lemo”，也未提供其他证据证明其所销售产品系“Lemo”品牌的正品。基于民事诉讼高度盖然性的证明标准，雷莫公司提供的证据足以证明埃弗矣公司销售的产品系侵权产品。并由此判决驳回上诉，维持一审认定被告埃弗矣公司构成侵权的判决。 综上可见，虽然我国商标法没有直接规定“许诺销售”需要承担法律责任的情形，但法院通过“使用”概念，并结合举证责任分配，仍然可以达到规制相关侵权行为的目标。

（本文作者：盈科王承恩律师 来源:微信公众号 律师思维）

近期，上海知识产权法院审结天津益趣科技有限公司（以下简称“益趣公司”）与上海羽盟网络科技有限公司（以下简称“羽盟公司”）著作权侵权与不正当竞争纠纷上诉案，维持一审判决，判令羽盟公司立即停止涉案游戏软件不正当竞争行为并赔偿益趣公司经济损失及合理费用160万元。

该案中，上海知识产权法院对于游戏画面能否构成以类似摄制电影的方法创作的作品（以下简称“类电影作品”），以及游戏规则能否构成著作权法意义上的作品进行了详细论述。该案表明：游戏规则即使因独创性不足而不能构成著作权法上的文字作品，并不意味其无法获得其他法律规范的保护。

作者 | 北京盈科（上海）律师事务所 

竞争与监管法律事务部 姚华律师团队

案情简介

《拳皇98终极之战OL》（以下简称“《拳皇》”）是由日本公司授权，国内公司开发的一款动作卡牌手游。2015年5月，益趣公司获批为《拳皇》游戏软件的著作权人。该款游戏自2015年7月上线一直运营至今，获得诸多国内外奖项。

被控侵权游戏《数码大冒险》是羽盟公司开发的一款游戏软件。2017年，该游戏在中国版权保护中心进行登记，羽盟公司为该软件的权利人。

原告益趣公司认为，《拳皇》游戏的画面具有连续性，包含文字、影像等多种内容，并且配有伴音及音乐，文字、美术等要素，游戏整体构成类电影作品。2017年4月7日，原告发现被告上线侵权游戏《数码大冒险》，认为该游戏整体抄袭了原告游戏《拳皇》，仅是将题材由“拳皇”更换为“数码宝贝”，侵犯了《拳皇》类电影作品的复制权、改编权及信息网络传播权。且被告作为原告公司的竞争者，全面仿冒原告的上述游戏界面，存在搭便车的故意，引起相关公众的混淆误认，同时构成不正当竞争行为。

争议焦点

一、《数码大冒险》是否构成对益趣公司《拳皇》游戏著作权的侵害；

二、羽盟公司的行为是否构成不正当竞争。

判决结果

一审：判令羽盟公司立即停止涉案不正当竞争行为，赔偿益趣公司经济损失及合理费用160万元；驳回益趣公司的其他诉讼请求。

二审：驳回上诉，维持原判。

主要裁判理由

一、涉案《数码大冒险》游戏是否构成侵害益趣公司就《拳皇》游戏享有的著作权？

（一）游戏整体是否构成类电影作品。根据我国著作权法及其实施条例的相关规定，电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品，是指摄制在一定介质上，由一系列有伴音或者无伴音的画面组成，并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。二审法院认为，网络游戏的整体画面是否属于类电影作品至少应符合以下两个条件：1. 具有连续动态的图像；2. 能够表达一定的故事情节。

本案中，《拳皇》游戏是一款卡牌格斗手游，其核心玩法为随机抽取角色卡牌、培养角色、培养装备等，与动作类角色扮演游戏不同，卡牌游戏在运行过程中通常呈现的是若干非连续性的静态画面，并且故事情节要素较弱，游戏画面之间大多不具有连续性，不能表现出画面中的人物或事物在运动的观感，亦不具备相应的剧情或故事情节，故未构成类似电影作品的连续动态画面。虽然《拳皇》游戏中的单张游戏画面、动图或者动画等可能构成著作权法所规定的其他作品，但由于游戏元素或者游戏单幅画面的独创性不能决定整个游戏画面是否具有类电影作品所要求的独创性，因而不能据此认定整个游戏画面构成类电影作品，二者的判断标准应有差异。关于上诉人主张《拳皇》游戏将背景故事与人物关系、游戏系统相结合亦属于类电影作品的表现形式，二审法院认为，《拳皇》游戏的背景故事仅决定了游戏题材以及人物关系，而游戏画面主要呈现的是格斗这一主题，过于单一的思想表达无法满足类电影作品对于故事情节的要求。综上，二审法院认定《拳皇》游戏整体画面不构成类电影作品。

（二）游戏设计是否构成著作权法上的作品。著作权法并不保护抽象的思想、构思、系统，仅保护以文字、美术、音乐等各种有形的方式对思想的具体表达。电子游戏的设计架构，包括游戏的主题、规则、玩法、情节等内容，一般情况下属于思想的范畴，不受著作权法的保护。当事人主张游戏设计构成作品的，应当证明其所主张的游戏设计属于具体规则，且属于独创性表达，具体规则系在基础规则的基础上指引玩家行为的一系列机制及机制的组合，使得整个游戏的玩法与其他游戏相比具有个性或特质。在本案中，一审法院结合案件事实，认定在案证据无法证明上诉人主张的20个系统功能的游戏设计具有独创性，也即与其他同类格斗类游戏相比具有显著不同，二审法院予以认同。关于上诉人主张20个系统功能系将拳皇游戏人物、剧情、系统等进行搭配使得游戏规则体现了可予保护的具体表达，二审法院认为，游戏规则外在表现形式中具体设计的独创性不能代表整个游戏设计具有独创性。综上，涉案拳皇游戏系统功能的游戏设计不具有独创性，不构成著作权法意义上的作品。

（三）关于游戏UI（User Interface，指“用户界面”，以下简称“UI”)界面的认定。二审法院认为，手机游戏因受屏幕空间、玩家操作习惯等因素限制，其UI界面的布局设计通常有限。本案中，涉案游戏的UI界面主要为矩形框架，并在主框架内设置若干子框架，用以展现游戏参数、图形、标题等要素。经比对，拳皇游戏与被控侵权游戏的UI界面中的人物、道具、详细文字介绍等具体表达未达到整体实质性相似，仅在界面的布局设计上存在一定近似之处，而该设计布局系多数同类游戏所采用的惯常设计，或属于为实现相关游戏功能的有限表达，故一审法院认定被控侵权游戏的UI界面不构成著作权侵权，并无不当，应予维持。

（四）关于游戏规则文字的认定。游戏规则文字类似于说明书，由于表达方式有限，一般情况下没有独创性或独创性很低，难以被认定为文字作品。本案中，上诉人主张的游戏规则文字系对于游戏抽象规则的简单表达，不足以体现出作者个性，不构成著作权法上的文字作品。

（五）关于游戏新手引导视频的认定。能够构成以类似摄制电影的方法创作的作品的游戏画面应当为连续的动态画面，即画面之间存在紧密的联系，并给人以活动的印象、感觉。二审法院认为，上诉人主张的《拳皇》游戏新手引导并非由连续的动态画面组成，不构成类电影作品。

（六）关于游戏人物的认定。电子游戏的人物形象通常具有独创性，可以构成独立的美术作品。游戏人物的设定数值或者呈现人物时采用的常用界面设计不构成独创性的表达。本案中，《拳皇》游戏与《数码大冒险》游戏在人物的美术形象上差异明显，其相同或相似之处仅在于游戏人物的设定数值，以及人物和属性左右分置等界面设计上，而上述相同或相似的部分不属于著作权法保护的范围。综上，上诉人主张涉案《数码大冒险》游戏构成侵害其就《拳皇》游戏享有的上述著作权，缺乏事实与法律依据，一审法院未予支持，并无不当，应予维持。

二、羽盟公司的行为是否构成不正当竞争？

关于本案是否构成不正当竞争行为，一审、二审法院均认为，尽管对于益趣公司要求以著作权法或知名商品特有包装装潢寻找司法救济的诉求，法院未予支持，但结合前述《数码大冒险》和《拳皇》游戏在规则说明文字、规则界面中功能板块结构设计及名称、主线地图关卡数、人物属性设置等方面存在相似性，上述相似性内容实质是落入了游戏规则设计范畴。而本案《拳皇》所体现出的游戏规则设计属于益趣公司应当受到反不正当竞争法保护的法益。

据此，一审、二审法院认为，游戏规则的架构与设计是游戏创作过程的重要一环，游戏规则的自洽性决定着游戏作品能否基本成型，游戏规则的可玩性决定着游戏作品的优劣与否，游戏规则设计创作过程中凝聚了大量劳动，属于一款游戏的核心要素。游戏规则的设计为游戏中的玩家行为预留了边界，并决定了玩家行为在游戏中产生的效果，体现了游戏开发者的思想和观念。虽然游戏规则设计的这一属性受制于著作权法“仅保护具体表达而不保护思想”的原则所限，但并不意味其无法获得其他法律规范的保护。结合本案益趣公司的举证，《拳皇》游戏的规则设计包括了游戏的人物技能、胜负规则、操作规则、奖惩规则、购买和交易规则、策略与战术规则等多方面要素，这一开发投入属于反不正当竞争法保护的法益。尽管本案中《数码大冒险》就相关美术设计等进行了全面替换，而未构成著作权法意义上的实质性相似。但《数码大冒险》和《拳皇》的多要素相似，实质即为羽盟公司保留《拳皇》核心游戏规则的必然结果，难谓巧合。

双方均为游戏公司，具有天然的竞争关系。益趣公司的作品具有较高的知名度，在市场上的影响力较大，益趣公司势必需投入大量的人力物力开发游戏，并将游戏规则进行反复调试保证游戏的平衡性和自洽性。虽然两款游戏取材于不同漫画，但羽盟公司在游戏规则设计上存在明显抄袭行为，这一行为无疑可以降低羽盟公司的游戏开发成本。在游戏规则相似的情况下，用户游戏体验差异也较小，可以很快适应两款游戏的玩法，一定程度上会削弱《拳皇》与游戏玩家的粘连性，造成玩家群体流失。羽盟公司在IOS端开发运行《数码大冒险》游戏，有损于益趣公司的智力劳动成果，同时在游戏玩家中容易造成不良影响，导致益趣公司的相关市场受损，违背了商业道德和诚实信用原则，显属“不劳而获”型的搭便车行为，构成对益趣公司的不正当竞争。

（本文作者：盈科姚华律师团队 来源：微信公众号 企业法律合规）

案情简介

     1998年5月11日，金业集团公司注册成立，经批准，该公司企业名称变更为广东奥园置业集团有限公司(简称奥园置业公司)，后又名称变更为奥园集团有限公司(简称奥园集团公司)，主营范围为房地产开发、中介及物业管理。

     2002年9月14日，金业集团公司经核准在第36类上取得第1947613号“奥园及图”(指定颜色，圆圈图案)商标专用权，如下图所示：

该商标经续展在有效期内。经核准，商标注册人名义变更为奥园集团公司。2010年3月28日，奥园集团公司获准注册第6233809号“奥园”文字商标，2010年6月21日，该公司获准注册第6974031号“奥园及图”(跑道图案)商标，如图所示：

     武汉美联地产有限公司(以下简称美联地产公司)在开发的某楼盘展厅、户外广告、宣传资料、官网、公众号中使用“住奥园享优教”“美联奥园”“奥园园区”“8年奥园城孰已现”等标识（简称涉案标识），该公司的上述行为侵犯了奥园集团公司涉案“奥园”注册商标专用权。故将其诉至湖北省武汉市中级人民法院。

法院判决

一审法院：驳回奥园集团公司的全部诉讼请求。

二审法院：驳回上诉，维持原判。

简要分析

美联地产公司在被诉楼盘开发及促销、宣传中使用涉案标识，是否构成商标侵权行为？

     第一，被诉行为使用涉案标识与奥园集团公司涉案权利商标“奥园及图”(指定颜色，圆圈图案)商标标识构成近似标识。被控侵权标识实际使用的服务类别与涉案三个商标核定的服务类别比较，在服务目的、服务内容、服务方式、服务对象方面均有交叉和重合，构成类似服务。

     第二，美联地产公司上述使用涉案标识的行为属于商标性使用。楼盘开发、销售等服务行为属于不动产的开发、销售服务，将被诉的“奥园”标识用于楼盘、销售及促销、宣传，表明服务来源及服务提供者身份，具有服务来源识别功能。故，被诉服务标识使用行为构成商标性使用。

     第三，涉案商标标识本身显著性有限。如上图所示，商标“奥园及图”(指定颜色，圆圈图案)，“奥园”与“奥园”圆圈均居标识显著部位，整体上无法区分显著识别部分，也淡化了标识中“奥园”文字在“奥园及图”标识中的显著地位，整体上降低了“奥园”标识的“奥园”识别功能。同时，对于“奥园”字符，一般公众首先想到的是“奥林匹克”运动，而非“奥园”楼盘。因而，“奥园及图”(指定颜色，圆圈图案)商标标识本身显著性有限。

     第四，美联地产公司使用涉案标识行为不会造成相关公众对奥园集团公司主张权利涉案商标构成混淆。本案中，涉案商标注册时间晚于美联地产公司“美联奥林匹克花园”项目立项时间，且新闻媒体均将该项目简称“奥园”，两者之间已经建立稳定的联系。与此同时，该公司在体使用被控侵权标识的时候，大多冠以“美联”进行限定，不会使相关公众对商品的来源产生误认，不容易造成混淆。

     综上所述，美联地产公司在其开发、销售的“美联奥园”楼盘及其促销、宣传过程中，使用与奥园集团公司涉案“奥园”商标相同或近似标识的行为，因欠缺“容易导致混淆”这一特定构成要件，不构成商标侵权行为。

（本文作者：盈科董园园律师 来源：微信公众号 盈科知产）

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》从最高人民法院知识产权法庭2020年审结的2787件技术类知识产权案件中，精选出55个典型案例，提炼成46条裁判规则，反映了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权审判领域处理疑难、复杂、新类型案件的司法理念、审理思路和裁判方法，现予公布。

一、专利民事案件审判1.“禁诉令”性质的行为保全考量因素

【（2019）最高法知民终732、733、734号上诉人康文森无线许可有限公司与被上诉人华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷三案】 对于禁止申请执行域外法院裁决的行为保全申请，人民法院应当综合考虑以下因素作出判断：被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的审理和执行是否会产生实质影响；采取行为保全措施是否确属必要；不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害；采取行为保全措施是否损害公共利益；采取行为保全措施是否符合国际礼让原则；其他应予考虑的因素。关于被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的审理和执行是否会产生实质影响，可以考虑中外诉讼的当事人是否基本相同、审理对象是否存在重叠、被申请人的域外诉讼行为效果是否对中国诉讼造成干扰等。关于采取行为保全措施是否确属必要，应着重审查不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害；该损害既包括有形的物质损害，又包括商业机会、市场利益等无形损害；既包括经济利益损害，又包括诉讼利益损害；既包括在华利益损害，又包括域外利益损害。关于国际礼让原则，可以考虑案件受理时间先后、案件管辖适当与否、对域外法院审理和裁判的影响适度与否等。

2.“禁诉令”性质的行为保全中“按日计罚”措施适用

【（2019）最高法知民终732、733、734号上诉人康文森无线许可有限公司与被上诉人华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷三案】 禁止被申请人为一定行为的行为保全措施具有特殊性，如果被申请人拒不遵守行为保全裁定所确定的不作为义务，违法实施了改变原有状态的行为，则其故意违法行为构成对行为保全裁定的持续性违反和对原有状态的持续性改变，应视为其每日均实施了违法行为，可以视情处以每日罚款并按日累计。

3.职务发明认定的前提条件

【（2020）最高法知民终1258号上诉人无锡乐尔科技有限公司、白建民与被上诉人江苏多维科技有限公司专利权权属纠纷案】 发明人与单位之间存在劳动关系或者与专利法实施细则第十二条第二款所称临时工作单位之间存在工作关系，是认定职务发明的前提，其判断标准在于单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。单位与发明人之间仅存在一般的合作关系，单位并不掌握对发明人的劳动支配权的，该发明人的有关发明创造不属于职务发明创造。

4.离开原单位一年内职务发明创造的权利归属

【（2019）最高法知民终799号上诉人广州万孚生物技术股份有限公司、杨斌、赖远强与被上诉人深圳市理邦精密仪器股份有限公司、原审被告王继华专利申请权权属纠纷案】 员工离开原单位一年内作出的、与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造，是原单位的职务发明创造，专利申请权、专利权属于原单位；即便该发明创造也与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关，新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利。

5.未经许可使用他人技术秘密申请专利时的权利归属

【（2020）最高法知民终871号上诉人天津青松华药医药有限公司与被上诉人华北制药河北华民药业有限责任公司专利权权属纠纷案】 技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础，主张有关专利申请权或者专利权归其所有的，人民法院应当审查专利文件是否披露了或者专利技术方案是否使用了该技术秘密，以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。如果技术秘密确为专利文件所披露或者专利技术方案所使用，且其构成专利技术方案的实质性内容，则技术秘密权利人对有关专利申请或者专利享有相应权利。

6.专利权权属争议期间不履行善良管理义务的损害赔偿责任

【（2019）最高法知民终424号上诉人中国水产科学研究院南海水产研究所、广州宇景水产科技有限公司与被上诉人广州德港水产设备科技有限公司、原审被告姜汉平、李纯厚、颉晓勇、广州创领水产科技有限公司财产损害赔偿纠纷案】 专利申请权或者专利权权属存在争议期间，专利申请人或者登记的专利权人基于诚实信用原则，负有积极获得专利授权或者使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理义务。专利申请人或者登记的专利权人无正当理由未尽善良管理义务，致使权利终止或者丧失，损害真正权利人合法权益的，构成对他人财产权的侵害，应当承担赔偿经济损失的民事责任。

7.权利要求中“一”的解释

【（2020）最高法知民终1070号上诉人深圳市中天美科技有限公司与被上诉人深圳厨之道环保高科有限公司侵害发明专利权纠纷案】 专利权利要求中的“一”，并不当然具有数量意义上的限定作用；应当根据本领域普通技术人员阅读权利要求书和说明书后的理解，确定其具体含义。

8.专利侵权判断中“为生产经营目的”的认定

【（2020）最高法知民终831号上诉人焦蕊丽与被上诉人中国农业科学院饲料研究所、北京市大兴区农业农村局侵害发明专利权纠纷案】 专利法第十一条第一款所称“为生产经营目的”既不能简单等同于从事营利性活动，也不能仅仅根据专利实施主体的机构性质认定，而应着眼于专利实施行为本身，考虑该行为是否属于市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断。政府机关、事业单位、公益机构等主要从事公共管理、社会服务、公益事业活动的主体实施专利、参与市场活动、可能损害专利权人市场利益的，可以认定其行为构成“为生产经营目的”。

9.专利共同实施者的认定

【（2020）最高法知民终212号上诉人青海绿大生态治沙有限公司、青海乌兰盛隆农林有限公司与被上诉人青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县林业和草原局、青岛信科达工程咨询有限公司侵害发明专利权纠纷案、（2019）最高法知民终181号上诉人东莞市鸿鼎家居有限公司与被上诉人东莞市康胜家具有限公司、原审原告广东棋胜家具有限公司、原审被告信阳农林学院侵害实用新型专利权纠纷案】 招投标关系中指定技术方案的招标方、加工承揽关系中提供技术方案的定作人实质上决定了专利技术方案的实施，其与中标方、承揽人等直接实施专利的主体构成专利共同实施者。

10.特意排除规则对等同原则适用的限制

【（2020）最高法知民终1310号上诉人深圳市鑫华隆科技有限公司与被上诉人邓育智侵害实用新型专利权纠纷案】 本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书后，认为专利申请人或者专利权人在权利要求中特意强调某一特征的用语含义而有意排除特定技术方案的，不应再通过适用等同原则将被排除的技术方案纳入专利权保护范围。

11.现有技术抗辩中“无实质性差异”的判断

【（2019）最高法知民终804号上诉人佛山市顺德区华申电器制造有限公司、佛山市易豆科技有限公司与被上诉人浙江小智电器科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案】 现有技术抗辩认定中，被诉侵权技术方案的某一技术特征与现有技术方案中的相应技术特征构成本领域可直接置换的惯用手段的，可以认定两对应技术特征无实质性差异。

12.依据侵权获利确定损害赔偿数额中的证明责任问题

【（2019）最高法知民终725号上诉人深圳维盟科技股份有限公司与被上诉人深圳敦骏科技有限公司、原审被告泉州市冠峰网络科技有限公司侵害发明专利权纠纷案】 在侵害专利权纠纷案件中，权利人已尽其所能就侵权损害赔偿积极举证，且基于其所提交的证据可以合理推算出侵权获利，能够支持其所主张的赔偿数额的，人民法院应当予以支持；被诉侵权人主张该数额不应得到支持的，应当提交足以推翻前述侵权获利事实认定的反证，并证明其实际侵权获利情况。

13.适用法定赔偿或者酌定赔偿确定专利损害赔偿数额时对相关因素的考量【（2020）最高法知民终357号上诉人中山品创塑胶制品有限公司与被上诉人源德盛塑胶电子（深圳）有限公司、原审被告刘涛侵害实用新型专利权纠纷案、（2020）最高法知民终376号上诉人源德盛塑胶电子（深圳）有限公司与被上诉人贺兰县银河东路晨曦通讯部侵害实用新型专利权纠纷案】 侵害专利权纠纷案件中，缺乏因侵权受损、侵权获利或者可参照的许可使用费证据而适用法定赔偿的，以及虽有上述证据但难以证明损失具体数额故需酌情确定损害赔偿的，可以综合考虑被诉侵权行为的性质、侵权产品的价值和利润率、被诉侵权人的经营状况、被诉侵权人的主观恶意、权利人在关联案件中的获赔情况等因素。对于作为侵权源头的生产商，应当加大侵权损害赔偿力度，鼓励专利权人直接针对被诉侵权产品制造环节溯源维权；对于被诉侵权产品的零售商和使用者，应当实事求是依法确定其法律责任，有证据证明侵权损害高于法定赔偿上限或者低于法定赔偿下限的，可以在上限以上或者下限以下确定赔偿数额。

14.以营业利润计算侵权获利时的计算方法

【（2019）最高法知民终830、831、832、833、834、851、881、886、888号上诉人创造者社区（广州）有限公司与被上诉人深圳光峰科技股份有限公司、原审被告深圳市超网科技有限公司侵害发明专利权纠纷系列案】 以营业利润计算侵权获利时，可以采取销售收入减去销售成本及增值税税金，再减去销售费用、管理费用和财务费用（统称三费）的方式计算，也可以采用销售收入乘以营业利润率的方式简化计算。

15.部分共同侵权人与专利权人达成和解并实际赔偿后的其余共同侵权人的责任承担

【（2019）最高法知民终181号上诉人东莞市鸿鼎家居有限公司与被上诉人东莞市康胜家具有限公司、原审原告广东棋胜家具有限公司、原审被告信阳农林学院侵害实用新型专利权纠纷案】 侵害专利权纠纷案件中，部分共同侵权人与权利人达成和解并已实际赔偿权利人部分损失的，为避免权利人双重获利，其余共同侵权人仅就扣减该已付赔偿后的侵权损失向权利人承担连带赔偿责任。

16.专利权共有人单独实施专利所获收益的分配

【（2020）最高法知民终954号上诉人温州医科大学附属第一医院与被上诉人深圳市汇利斯通信息技术有限公司侵害发明专利权纠纷案】 专利申请权或者专利权的共有人未就权利行使作出约定，共有人之一单独实施专利，其他共有人以专利权共有为由，主张分配单独实施专利所获收益的，人民法院不予支持。

17.专利权无效宣告时确认不侵权之诉的受理

【（2020）最高法知民终225号上诉人东莞银行股份有限公司请求确认不侵害专利权纠纷案】 专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生确定的法律效力，在其产生确定的法律效力前，专利权仍属有效，侵权警告仍然具有权利基础；被警告人针对侵权警告提起的确认不侵害专利权之诉，符合法定起诉条件的，人民法院应予受理。

18.发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的侵权救济【（2020）最高法知民终699号上诉人安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司与被上诉人孙希贤侵害实用新型专利权纠纷案】 当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。

二、专利行政案件审判19.以两组以上不同数值范围技术特征共同限定保护范围的权利要求能否得到说明书支持的判断
【（2020）最高法知行终406、407号上诉人任晓平、孙杰与被上诉人苹果电子产品商贸（北京）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司、原审被告国家知识产权局发明专利权无效行政纠纷两案】 以两组以上不同类型的数值范围技术特征共同限定保护范围的权利要求，如果本领域普通技术人员通过阅读说明书可以确定各数值范围技术特征之间存在相互对应关系，能够通过有限次实验得到符合发明目的的具体实施方式，且无须通过过度劳动即可排除不能实现发明目的的技术方案的，应当认为该权利要求能够得到说明书支持。

20.公知常识性证据的认定【（2020）最高法知行终35号上诉人国家知识产权局与被上诉人江苏靶标生物医药研究所有限公司、常州南京大学高新技术研究院发明专利申请驳回复审行政纠纷案】 公知常识性证据通常是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献；技术词典、技术手册、教科书之外的文献是否属于公知常识性证据，需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等因素具体认定。

21.需授权访问的网络空间信息是否构成现有设计或者现有技术的认定【（2020）最高法知行终422号上诉人刘晓生与被上诉人潮州市潮安区祥兴发电子科技有限公司、原审被告国家知识产权局外观设计专利权无效行政纠纷案】 QQ空间、微信朋友圈等需授权访问的网络空间中的信息是否构成现有设计或者现有技术，应当综合分析该网络空间的主要用途、信息的上传时间及公开情况等因素，以专利申请日前该信息是否处于公众想获得就能够获得的状态为标准作出判断。需授权访问的网络空间以商业用途为主的，可以推定其对所有人公开，但有相反证据证明该网络空间未公开或者仅针对特定人公开的除外。

22.区别技术特征认定中对发明构思的考量【（2020）最高法知行终279号上诉人欧瑞康纺织有限及两合公司、国家知识产权局与被上诉人浙江越剑智能装备股份有限公司发明专利权无效行政纠纷案】 如果发明构思就在于对各个技术要素的结合，且现有技术既没有公开这种结合的教导，也没有公开这种结合所能产生的技术效果，则在确定本专利与最接近现有技术的区别技术特征时，可以将相互结合的多个技术要素视为一个整体，认定为一个区别技术特征。

23.“问题的提出”在创造性判断中的考量【（2020）最高法知行终183号上诉人深圳市大疆灵眸科技有限公司与被上诉人国家知识产权局、原审第三人杜文文实用新型专利权无效行政纠纷案】 专利技术方案的创造性既可以来源于“问题的解决”，也可以来源于“问题的提出”；当现有技术进步的难点在于发现问题时，如果不考虑“问题的提出”对本领域普通技术人员来说是否显而易见，可能会陷入后见之明并低估技术方案的创造性。

24.现有技术改进动机的来源【（2019）最高法知行终76号上诉人英国卫生部、麦克罗弗姆有限公司与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案】 改进现有技术的动机并不必然来自克服最接近的现有技术的缺陷。当最接近的现有技术不存在明显缺陷时，仍然可能有需要解决的技术问题，并由此产生改进动机。

25.最接近的现有技术明确排除区别技术特征的应用对改进动机判断的影响【（2020）最高法知行终185号上诉人国家知识产权局与被上诉人上海国靖机械设备有限公司、原审第三人宁波杰纳尔绑扎科技有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案】 如果发明创造的技术方案与最接近现有技术存在区别技术特征，且该现有技术明确排除应用该区别技术特征的，则可以认定本领域普通技术人员在面对区别技术特征所解决的技术问题时缺乏动机对该现有技术进行相应技术改进以获得所要保护的技术方案。

26.平行无效宣告程序中权利要求修改的影响【（2020）最高法知行终93号上诉人盖组织管理及投资股份有限公司与被上诉人国家知识产权局、原审第三人深圳纳斯威电子有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案】 同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中修改了权利要求且该修改被国家知识产权局接受的，以修改前的权利要求为审查基础的在后被诉决定引发的专利确权行政案件，因审查基础已不复存在而无继续审理之必要。此时，人民法院应当撤销有关在后被诉决定，但无需判令国家知识产权局重新作出决定。

27.推翻化合物不具备新颖性推定的举证责任【（2020）最高法知行终97号上诉人雅宝公司与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案】 如果现有技术文献已经公开专利申请或者专利要求保护的化合物，则可以推定该专利申请或者专利不具有新颖性，但专利申请人或者专利权人能够提供证据证明在申请日之前无法制备该化合物的除外。此时，专利申请人或者专利权人不仅应当证明利用该现有技术文献所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法并充分发挥本领域普通技术人员常规技能，亦无法制得该化合物。

28.国家知识产权局引用域外文献作为对比文件时应否提交中文译文【（2020）最高法知行终500号上诉人罗国沛与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案】 国家知识产权局引用域外文献作为专利审查对比文件的，其并无法定义务提供经有资质的翻译机构翻译的中文译文。

三、植物新品种案件审判

29.销售超出委托生产合同约定规模种子行为的侵权认定【（2019）最高法知民终953号上诉人江苏明天种业科技股份有限公司与被上诉人盱眙金桥种子有限公司、孙焕学侵害植物新品种权纠纷案】 植物新品种权人委托他人生产该品种种子并明确限定了生产规模，受托方未经许可擅自销售超出合同约定规模的种子的，构成对植物新品种权的侵害。

30.“农民自繁自用”例外的认定【（2019）最高法知民终407号上诉人秦永宏与被上诉人江苏省高科种业科技有限公司侵害植物新品种权纠纷案】 适用种子法第二十九条第二项规定的“农民自繁自用例外”至少应当满足以下两个条件：适用主体为农村承包经营户，即与农村集体经济组织签订农村土地承包经营合同，取得土地承包经营权的农村集体经济组织成员；适用范围不得超过该农村承包经营户自己承包的土地。

四、技术秘密案件审判

31.技术秘密保密措施的认定【（2020）最高法知民终538号上诉人济南思克测试技术有限公司与被上诉人济南兰光机电技术有限公司侵害技术秘密纠纷案】 技术秘密以市场流通产品为载体的，权利人在产品上贴附标签，对技术秘密作出单方宣示并禁止不负有约定保密义务的第三人拆解产品的行为，不构成反不正当竞争法规定的保密措施。

32.以侵权为业的认定【（2019）最高法知民终562号上诉人广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司与上诉人华慢、刘宏、安徽纽曼精细化工有限公司、被上诉人吴丹金、彭琼、胡泗春、朱志良侵害技术秘密纠纷案】 行为人明知其行为构成侵权，已实际实施侵害行为且该侵害行为系其主营业务的，可以认定为“以侵权为业”。

33.适用惩罚性赔偿时情节严重的考虑因素【（2019）最高法知民终562号上诉人广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司与上诉人华慢、刘宏、安徽纽曼精细化工有限公司、被上诉人吴丹金、彭琼、胡泗春、朱志良侵害技术秘密纠纷案】 判断侵害技术秘密行为是否构成“情节严重”并应当适用惩罚性赔偿时，被诉侵权人是否以侵权为业、侵权行为是否构成刑事犯罪、诉讼中是否存在举证妨碍行为、侵权受损或者侵权获利数额、侵权规模、侵权持续时间等均可以作为考量因素。

五、计算机软件案件审判

34.计算机软件著作权的侵权判断【（2020）最高法知民终209号上诉人北京君意东方电泳设备有限公司与被上诉人北京东方瑞利科技有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案】 计算机软件著作权的侵权判断，仍然应当遵循“接触加实质性相似”的标准，源代码比对并非计算机软件著作权侵权判断的必备条件和必须环节。

35.技术措施有效性的认定【（2020）最高法知民终1206号上诉人未清华与被上诉人得力富企业股份有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案】 著作权法所规定的保护著作权的技术措施是指在正常使用环境下能够有效阻止侵权行为的技术措施，并不要求该技术措施完全无法被避开或者破解。

36.计算机软件开发合同分段付款的理解【（2020）最高法知民终1545号上诉人武汉中新蓝软件有限公司、李群与被上诉人武汉市精科绿源科技有限公司计算机软件开发合同纠纷案】 计算机软件开发合同具有履行周期较长、软件功能需求随开发进程动态调整等特点；与之相应，计算机软件开发领域具有分阶段、按比例支付款项的商业习惯。鉴于各开发阶段往往相互依存、紧密衔接，委托方每一阶段支付的款项是否仅应理解为其所对应开发阶段工作成果的对价，应当根据合同约定和履行情况具体确定。

六、集成电路布图设计案件审判

37.集成电路布图设计专有权保护范围的确定【（2019）最高法知民终490号上诉人深圳裕昇科技有限公司、户财欢、黄建东、黄赛亮与被上诉人苏州赛芯电子科技有限公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案】 集成电路布图设计登记旨在确定布图设计保护对象，而非公开布图设计内容，故公开布图设计内容并非取得集成电路布图设计专有权的条件。

38.集成电路布图设计独创性的认定【（2019）最高法知民终490号上诉人深圳裕昇科技有限公司、户财欢、黄建东、黄赛亮与被上诉人苏州赛芯电子科技有限公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案】 集成电路布图设计的保护对象是为执行某种电子功能而对于元件、线路所作的具有独创性的三维配置。权利人主张其布图设计的三维配置整体或者部分具有独创性的，应当对其独创性作出合理的解释或者说明，被诉侵权人不能推翻权利人的解释或者说明的，应当认定该布图设计具备独创性。

七、垄断案件审判

39.横向垄断协议实施者要求其他实施者赔偿其所谓经济损失的处理【（2020）最高法知民终1382号上诉人四川省宜宾市吴桥建材工业有限责任公司、曹培均、宜宾市砖瓦协会与被上诉人张仁勋、宜宾恒旭投资集团有限公司、宜宾县四和建材有限责任公司、宜宾市翠屏区创力机砖有限责任公司垄断纠纷案】 横向垄断协议的实施者无权要求其他实施者赔偿其因实施横向垄断协议导致的所谓经济损失。

40.滥用行政权力引发的垄断民事纠纷的受理条件【（2020）最高法知民终934号上诉人朝阳德耀供热有限公司与被上诉人国电电力朝阳热电有限公司拒绝交易纠纷案】 垄断民事纠纷案件中，如果被告所实施的涉嫌垄断行为系因行政机关或者法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织运用行政权力限定交易或者强制要求而发生，相关行政行为在原告起诉时尚未被依法认定构成滥用行政权力排除、限制竞争的，人民法院可以不予受理或者驳回起诉。

八、管辖等程序性案件审判

41.管辖权异议程序的审理范围和受移送法院的范围【（2020）最高法知民辖终361号上诉人烟台台海玛努尔核电设备有限公司与被上诉人国机重型装备集团股份有限公司侵害发明专利权纠纷管辖权异议上诉案】 人民法院在管辖权异议程序中的审理范围不以当事人的管辖权异议理由为限；原受诉法院不具有管辖权的，案件移送也不以当事人管辖权异议所请求的受移送法院为限。

42.诉讼程序中出现新事实时管辖权恒定原则的适用【（2020）最高法知民辖终68号上诉人圣奥化学科技有限公司与被上诉人山西翔宇化工有限公司破产管理人、运城晋腾化学科技有限公司、陈永刚侵害技术秘密纠纷管辖权异议上诉案】 在原审法院认定其对案件不具有管辖权的情况下，缺乏管辖权恒定原则适用的前提。此后出现可能使得原审法院具有管辖权的新事实的，应当根据该新事实确定管辖。

43.涉外民事纠纷案件管辖的适当联系原则【（2019）最高法知民辖终157号上诉人康文森无线许可有限公司与被上诉人中兴通讯股份有限公司标准必要专利许可纠纷管辖权异议上诉案】 对于在中国境内没有住所和代表机构的被告提起的涉外民事纠纷案件，中国法院是否具有管辖权，应审查该纠纷与中国是否存在适当联系。判断被告在中国没有住所和办事机构的标准必要专利许可纠纷是否与中国存在适当联系，可以考虑许可标的所在地、专利实施地、合同签订地、合同履行地等是否在中国境内。前述地点之一在中国境内的，应当认为该案件与中国存在适当联系，中国法院对该案件具有管辖权。

44.涉境外垄断行为的垄断民事纠纷案件管辖【（2019）最高法知民辖终32号上诉人瑞典爱立信有限公司、爱立信（中国）有限公司与被上诉人TCL集团股份有限公司、TCL通讯科技控股有限公司、TCL通讯（深圳）有限公司、惠州TCL移动通信有限公司滥用市场支配地位纠纷管辖权异议上诉案】 当事人因境外垄断行为在中国境内受到损失而提起诉讼的，该被诉境外垄断行为对中国境内市场竞争产生排除、限制影响的结果地可以作为案件管辖连结点。

45.依申请保全证据的考虑因素【（2020）最高法知民终2号上诉人浙江中隧桥波形钢腹板有限公司与被上诉人郑州恒天大建桥梁钢构有限公司、河南大建波形钢腹板有限公司、成都华川公路建设集团有限公司侵害发明专利权纠纷案】 对于证据保全申请，人民法院应当综合考虑申请证据保全所依据的初步证据与拟证明的案件事实之间的关联性、证据保全的必要性和可行性等因素作出判断。证据保全必要性可以考虑申请保全的证据是否与案件事实存在关联性、申请保全的证据是否存在灭失风险或者以后难以取得，以及申请人是否已经穷尽了合理合法的取证手段等因素。

46.涉电子商务平台侵害专利权纠纷反向行为保全的适用【（2020）最高法知民终993号上诉人永康市联悦工贸有限公司、浙江兴昊塑业有限公司与被上诉人慈溪市博生塑料制品有限公司、原审被告浙江天猫网络有限公司、谢辉侵害实用新型专利权纠纷案】 涉电子商务平台知识产权侵权纠纷案件中，被诉侵权人提出行为保全申请，请求判令平台经营者取消删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等措施的，人民法院应当予以审查。在确定“难以弥补的损害”时，可以考量不采取行为保全措施是否会严重损害申请人的名誉、商誉等权利，是否会使申请人的市场竞争优势严重受损或者商业机会严重丧失等因素；即使有关损失可以请求金钱赔偿，但损失巨大且难以计算的，也可以认定其构成“难以弥补的损害”。有关行为保全担保可以采取固定担保金加动态担保金的方式，动态担保金可以根据取消上述措施后的可得利益确定。  

2005年5月14日，利惠公司经国家工商行政管理总局商标局核准在第25类上注册取得第2023725号注册商标，如图所示：

后该公司于2015年4月28日在同种类商品上注册第14212864号商标，如图所示：

上述两商标均在有效期内。

     沈阳家乐福商业有限公司（以下简称家乐福公司），成立于1997年4月8日，经营范围为从事各类商品的零售和批发等；沈阳家乐福商业有限公司金牛店（以下简称家乐福金牛店）成立于2004年4月29日，经营范围为食品、针纺织品、日用百货等零售和批发。家乐福金牛店系家乐福公司的分公司。上海凯葡缇国际贸易有限公司（以下简称凯葡缇公司）成立于2010年10月9日。2017年9月13日，家乐福公司与凯葡缇公司订立合同，由凯葡缇公司将涉案商品销售给自己，然后由其将涉案商品配送至分公司家乐福金牛店上架销售。

     利惠公司认为上述主体作为同类产品的销售者，在没有得到授权许可的情况下，擅自销售了突出使用与涉案商标一致的图形标识的牛仔裤，构成商标侵权。故将上述被告诉至沈阳高新技术产业开发区人民法院。

法院判决

一审法院判决：

1、家乐福公司、家乐福公司金牛店、凯葡缇公司立即停止销售侵犯利惠公司涉案注册商标专用权的商品；

2、凯葡缇公司赔偿利惠公司经济损失人民币1.5万元；

3、家乐福公司、家乐福公司金牛店、凯葡缇公司共赔偿利惠公司为制止侵权所支付的合理费用人民币159元；

4、驳回利惠公司的其他诉讼请求。

二审法院判决：

      上海凯葡缇国际贸易有限公司认为利惠公司曾将其与家乐福公司诉至法院并产生了生效判决，所以本案涉案行为仅为持续性侵权行为，本案构成重复起诉，故上诉至辽宁省沈阳市中级人民法院。

      该法院经审理判决：驳回上诉，维持原判。

法律规定

《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百四十七条第一款：

     当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：

（一）后诉与前诉的当事人相同；

（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；

（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。

简要分析

本案利惠公司提起诉讼是否构成重复起诉？

     根据上述规定，若构成重复起诉应当符合前后两诉的当事人相同、诉讼标的相同、诉讼请求相同或后诉诉讼请求否定前诉结果的要件，具体到本案中：

     第一，当事人不同。本案中被告为家乐福公司、家乐福金牛店、凯葡缇公司，而前诉案件中的被告仅为家乐福公司、凯葡缇公司，即后诉与前诉的当事人不同。

     第二，侵权行为及侵权主体不同。本案的侵权行为系根据（2017）黑哈国证内经字第8877号公证书中载明，涉案商品系从家乐福金牛店中购买。而前诉一案中，侵权行为并非是根据本案的公证书，且侵权商品系从位于北站一路39号家乐福公司的店中购买。可见，前后两个诉讼中的侵权行为和侵权主体均不相同。

     故，后诉与前诉的侵权行为不同，侵权主体不同。原告利惠公司针对新的商标侵权行为提起的本次诉讼不构成重复起诉。

（本文作者：盈科董园园律师）

【案情简介】     

上海AB公司在第42类“建筑制图、建设项目的开发”等服务上注册有与字号相同的AB商标（简称诉争商标），武汉BA公司根据《商标法》第49条第2款“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”的规定，以认为诉争商标连续三年不使用为由，向国家知识产权局商标局对诉争商标提起撤销申请（简称撤三）。上海AB公司在收到商标局下发的提供使用证据通知后委托我方答辩。我方遂结合《商标法实施条例》第66条、67条规定向该公司针对案件焦点提出了具体的举证建议，在收到其交付的材料后提出反馈意见，不断完善证据。基于终稿证据材料撰写使用证据的情况及证据目录并提交，该局通过审理依据使用证据作出对诉争商标不予撤销的决定。

武汉BA公司不服该决定，遂依据《商标法》第54条于法定期限内提起撤销复审，上海AB公司继续委托我方进行答辩。我方在答辩过程中除进一步梳理证据外，还向官方阐明武汉公司两次提起撤销程序的动机并非善意，仅是通过“合法”法律途径，尝试清除其“BA”商标驳回的障碍即诉争商标“AB”的案件背景。

【处理结果】       

经国家知识产权局商标局及商标评审两阶段审理后，均认可了我方代表AB公司组织提交的证据材料，维持了诉争商标的继续有效，稳定了AB公司在此服务项目上继续经营的基础。

【律师解读】     

依据《商标法》第49条第2款“连续三年不使用”为由提起的撤销案件，唯一争议焦点就是诉争商标是否于指定期限内在被申请撤销的项目上进行使用，因商品商标可以附着于商品包装、交易文书及宣传材料上，使用证据通常提供起来较为便利。但因服务通常是无形的，无法固化且不便出现在交易文书上，所以提供起来存在难度。

针对此种客观情况，在本案中我方建议上海AB公司查找了在涉案项目上的协议、票据、与之相应的交付文件即建筑工程设计图、搭建完成效果图等实际履行结果。同时，结合AB公司官网、期刊、参与展会的协议票据及展会照片、宣传手册，均可进一步佐证该公司以“AB”为对外服务标记、向公众提供了多年核定“建筑制图”等服务，而被申请撤销的其他项目均与之类似，根据规定均应不予撤销。故而，针对服务商标需结合其实际服务行业的交易习惯，组织证据材料，通过证据链呈现其服务的过程及对诉争商标的使用情况，进而达到证明目的。

2020年第12期商标评审案件审理情况的月报公布数据显示，在2020年11月16日至12月15日期间，撤销复审案件结果为全部撤销的占比49.01%，不予撤销的占比16.17%。撤销复审案件中意欲维持诉争商标继续有效确实存在较大难度，但本案的审理过程及结果证明针对撤销复审，诉争商标权利人也并非不可作为。

（本文作者：盈科刘云佳律师）