最近律所陆续复工，疫情的话题希望可以告一段落，但疫情引起的思考才刚刚开始，我在疫情期间做了一场视频直播，第一次触电尝试做网红，直播的主要内容是疫情对外贸企业的影响及法律应对，直播的对象主要是外贸企业，今天是属于二进宫。
因为我每年大量的培训是面对企业家的，而对律师和律所内部的培训分享每次总是很不安，内心有些惶恐，毕竟正如余秋雨先生所说的，生怕“班门弄斧”，所以今天刘春晓主任邀请我做培训的时候，我起了一个相对宽松和回旋余地比较大的题目：一个知产律师对疫情的思考。
今天我做分享的主要是两个话题，商标抢注、专利“抢注”和强制许可，中间会串联一些我关于法理方面的思考。
我希望尽量用轻松的方式和大家聊这几个话题，否则大家在线听我叨叨叨一个多小时，效果不会太好。我记得对于分享及培训有一句话很有意思，“一流的分享是客户听懂，二流的分享是同行听懂，三流的分享是给自己听懂”，今天分享会后，希望大家打打分，我是几流的知识产权律师？
当然，最重要的是必须事先申明，以下所有的叨叨叨都是在爱国爱党前提下的个人理性表达，如果偶有感性表达，也仅仅是因为我对这片土地爱的深沉，所有案例仅供参考，如有雷同，纯属巧合，对号入座，各自珍重。
第一，关于商标抢注的话题
商标抢注首先要从“火神山”和“雷神山”被抢注说起，目前查到的数据，在2020年2月3号和2月4号，“火神山”和“雷神山”商标都分别被第三方抢注，可以说速度非常快。
抢注的话题比较大，也比较常见：
既有国内的抢注，又有国外的抢注；比如海信商标在欧洲被西门子公司抢注。
既有国内公司抢国内外商标的，也有国外公司抢国内外商标的；
既有一个公司的抢注，又有多个关联公司的抢注；
既有注册商标的抢注，又有未注册商标的抢注；
既有代理机构的抢注，又有内部人的抢注；
既有合作关系的抢注，也有竞争对手的抢注；
既有在先商标的抢注，又有涉及其他在先权利的抢注；
既有善意的抢注，又有恶意的抢注；
有纯抢注卖钱的，也有抢注加商业竞争，或者抢注加投诉，或者抢注加海关扣货，或抢注加法院起诉的；
当然了，除了商标，还有抢注版权，抢注域名，抢注企业名称等等，天上飞的，地下跑的，只要能抢的，都抢。
讲一些案例：
第一个：是我的一个澳洲客户，他们品牌叫murryriver（墨累河），墨累河在澳洲的地位相当于中国的黄河，但是当这个客户在中国打算开拓市场时发现商标已经被抢注了，后来我们想了一些办法把商标买了回来，发现抢注人的身份是一个中国籍的澳洲移民。
面对抢注，作为一名律师或者知产人而言，通常的逻辑是在法律上找到相应的法律依据，帮助我们去把商标拿回来。如果因为种种原因找不到法律依据或者时效已经过了，那在接这个案子的时候就会发现它的难度。
我这边给大家列了一下2018年度全国商标申请量排行榜，这个表单主要是用来证明目前在中国商标抢注现象比较严重。大家可以看到，根据排名，第1名是我们比较熟悉腾讯公司，第2、3、4名是广东的企业，第5名是百度，第6、7、8名又是广东的企业，第 9、10 名也是我们熟悉的京东和滴滴。这个表单上的有6家企业是大家都没有看到过，实际上这6家企业就是专业做商标抢注的，而且这6家企业或多或少有一定的关联关系。这个情况引起了国家的高度重视，也是引起了国际的广泛关注。很难想象，如果这个数据拿出去放到国际市场说明中国的知识产权现状，那这个数据是非常难看的。
2019年《商标法》进行了一次非常匆忙的修改，基于众所周知的原因，是因为中美贸易战，这次修改主要的立法方向总结起来，主要是两个方面：第一是要求商标的使用，其次是增加侵权赔偿的金额。这次修法以后，关于商标抢注的条款。我列了下叫“10大酷刑”，基本涵盖你所需要的法律依据，这10个法条分别是《商标法》第4、7、10、11、44、13、15、19、32、45条，接下来挨个儿和大家讲一下，中间会分享一些案例：
一、《商标法》第4条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。
关于这一条，主要是两层意思：
第一个，是对申请主体的限制。虽然法律中规定自然人可以申请注册商标，但是在实务操作中商标局要求个人申请应提供个体工商户的营业执照，也就是需要商事主体，而不是纯粹的民事主体。而实务中，外国人可以拿护照来中国申请商标，这是给予外国人超国民待遇，不符合国民待遇原则。
国家机关不可以申请。因为涉及商事主体的问题，作为公权力机关当然不能申请，我曾经遇到过一个案例，浙江省商务厅有一个项目叫浙江出口名牌，也设计了logo，后来联系问我这个logo能不能申请商标注册。我的答案是否定的，要注册则不能以“浙江省商务厅”的名义申请，只能以“进出口协会”或者“贸促会”的名义申请。
当然，我们还需要注意的是，专利申请并没有商事主体的要求，政府作为专利申请的主体，依然是有效的。
还有一点，申请人长期被吊销营业执照，无经营资格，或无实际经营的，也不符合规定。
第二个，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。这点是修法后新增加的，我们怎么理解，主要是包括两个方面：
1.不以使用为目的，这个相对较为容易判断，我们国家有撤销三年不使用制度，如果说没有使用商标，可以申请撤销。
2.恶意商标注册如何认定的问题，参考以下2个文件。
第一个是在《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》提到了《商标法》第四条的适用，“商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反《商标法》第四条的规定：（1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；（2）申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；（3）申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者 近似的商标，且情节严重的；（4）申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建 筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；（5）大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。”
还有一个是国家市场监督管理总局在2019年通过的《规范商标申请注册行为若干规定中的认定》，提到了判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：
（一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；（打击恶意囤积）
（二）申请人所在行业、经营状况等；
（三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；
（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；
（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；
（六）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
这边特别提到了交易情况，如果一家公司出售了很多商标，也会考虑是不是符合第四条。
二、接下来是《商标法》第7条，是一个诚实信用条款。
申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。
原则性条款一般不直接适用，但未来可期。什么意思呢，就是商标确权的行政案件中，一般不直接适用第7条。我知道的其中一个案例是华谊兄弟对一个叫金阿欢的人提出“非诚勿扰”的商标无效，华谊兄弟是用第7条提的无效，但是法院认为不能直接适用。但是去看其他的知识产权相关法律，发现诚实信用原则在《反不正当竞争法》中，最高院已经确认可以适用，主要有三个条件：一是法律对该种竞争行为未作出特别规定；二是其他经营者的合法权益确因该竞争行为而受到了实际损害；三是该种竞争行为因确属违反诚实信用原则和公认的商业道德而具有不正当性或者说可责性。
我觉得其实这种情况在商标法中也适用，很多商标侵权案件，法律没有明确规定，那么在未来确实遇到案件问题时，法院觉得还是要根据“诚实信用原则”解决问题的时候，也会直接适用，最近已经发现商标局的文件中已经开始直接适用第7条，具体的适用规范，还需要探讨。
三、《商标法》第10条，不得作为商标使用的标志
关于这一条，前几年有一个很有意思的案子，国家知识产权局的logo被一家企业注册了，商标局还把它核准了，代理注册公司的还是宁波一家专利事务所下设，但是按照法律规定，国家机关的标志是不可以注册。第10条有很多内容，今天想和大家分享的主要是第7和第8款。
……
（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；
（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
这两条看起来比较空洞，好像是原则性条款，但是在实务中引起一定讨论的案子往往跟这两款有关。最近的有一个“武大郎”案子，武大郎因为是革命英烈，所以不能作为商标注册，商标局做驳回的时候就是引用了第8款，有害于社会主义道德风尚。
具体什么是社会主义道德风尚，很难去讲，我可以给大家举一些例子。比如“MLGB”商标（MY LIFE GETTING BETTER），“SIXSTARCOFFEE”商标（6星级容易对产品质量产生误认）。
有个案子是关于“胡雪岩”商标，因为与已故知名人物的姓名近似，导致公众对诉争商标指定使用的商品或服务的质量、信誉等容易产生误认，适用的是《商标法》第10条的第7款。
我们自己在申请“胡雪岩”商标的时候也遇到过问题。因为我是杭州胡庆余堂的法律顾问，当时在台湾地区申请“胡雪岩”商标的时候，台湾的智慧财产局发文要求证明申请人杭州胡庆余堂和胡雪岩的关系，或者提供后人的授权。因为现在胡雪岩的后人分布在全世界各地，要提供他们的授权不太可能，所以我们就通过提供历史书籍，证明胡庆余堂是胡雪岩留下的唯一商业遗产从而获得了商标注册。
还有涉及宗教的问题，比如“禅泉度假酒店”、“初禅”等，这些商标也无法注册。
所以有很多的不良影响条款可以作为疑难案件“必杀技”，如果正常逻辑走不通，可以考虑这两个条款。
还有一点是“未规范使用汉字或成语”的问题，有很多商家会把规范的成语变异来申请商标，但是很明确告诉大家，可以用第八款驳回。还有一些汉字，一些设计师会自己设计出汉字去申请，但是也有可能被干掉。
四、接下去聊一下《商标法》第11条，缺乏显著性特征的不得作为商标注册
缺乏显著性的案件，我们比较熟悉的案子是美国的“汉堡王”，正常情况下，这个商标肯定没有显著性，当时这个商标在美国申请也没有注册下来。但是美国商标有一个“副薄注册制度”，它允许一些并不具有显著性的商标先去登记注册，然后通过大量使用获得显著性，再转到主簿上登记注册，“汉堡王”就是通过大量使用解决显著性问题。
另外，很多外贸相关的企业习惯把一些产品英文的型号到中国注册。我们遇到的一个案子是关于EMT（电子金属管），这个在美国是产品的通用名称，但是中国并不是。产品出口到美国后，对美国的企业而言都知道EMT是什么，所以后来有很多企业联名申请要求无效掉这个商标，理由就是显著性。
我自己做过的一个案子是代表中国企业去无效一家世界五百强博格华纳的“MORSE”商标。“MORSE”商标美国人在50年代就已经注册，到现在为止也有效，国内引进是70年代左右，现在的教科书上都认为“MORSE”是一种链条的名字，后面我们主要依据行业协会证明及相关学者的论文，无效掉这个商标。
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》关于这条提到几点：
判断主体：判断诉争商标是否具有显著特征时，应以与该商标指定使用商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者等相关公众为判断主体。
理论上来讲不是以一般消费者作为判断主体，比如说EMT一般消费者就不知道具体含义。
显著特征的认定范围：若诉争商标标志不会被相关公众作为商标识别，则其指定使用在任何商品上均不具有显著特征。若诉争商标标志仅对其指定使用商品的质量、数量等特点具有描述性，则其在该商品上不具有显著特征。
如何通过使用获得“第二含义”，主要是考虑可以综合考量下列因素予以认定：
（1）诉争商标标志的使用足以使其发挥识别商品来源的作用；
（2）使用诉争商标标志的时间、地域、范围、规模、知名程度等；
（3）其他经营者使用诉争商标标志的情况。
刚才博格华纳MORSE商标的案子如果换到我们中国企业而言，我们就要关注怎么样避免商标本身具有“第二含义”，我们要明确商标是商标，不能把它作为商品名称使用。比如“双十一”大家都认为是狂欢，实际上是阿里巴巴的商标。
五、《商标法》第44条，已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
这条是违反绝对拒绝注册理由的无效程序的兜底条款，也提到了以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效的问题。这条的保护力度也是比较大的。在不以使用为目的恶意注册这条出台之前，很多法院是用44条第1款来解决商标“抢注”问题的。
“以其他不正当手段取得注册”具体情形的认定：
（1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的；
（2）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的；
（3）诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。
关于“与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似”这一点，大家知道商标抢注没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。为什么要申请这个商标，一定是有原因的。我有个杭州的客户叫“欧林如海”，主要是做地板的，也获得了杭州市著名商标的称号，后来发现在下沙有个体工商户将“欧林如海”注册在了马桶和卫浴上，这个时候就可以尝试用44条解决问题。
还有一点比较重要的关于第3款，兜售商标，或者高价转让未果，在很多域名案件中，如果曾经有兜售、转让域名的行为就直接会被认为是恶意的。
六、《商标法》第13条，复制或者翻译他人驰名商标的
根据《商标法》第13条的规定，“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”
目前复制、摹仿或者翻译驰名商标的案子比较多，我最近遇到一个康宁的案子，美国康宁是一家世界五百强公司，宁波一家公司注册了康宁线缆公司，申请了大量康宁相关的商标，双方间因为商标纠纷打了十几年，客观上说，“傍名牌”的环境目前已经不存在了，但还是希望中国企业能够立足于自身的努力去创品牌，而不是“傍名牌”。
现在有很多中国企业，遇到其他类别商标抢注时，希望用《商标法》第13条保护。那么这个时候往往需要证明自己达到驰名商标的状态，然后构成对驰名商标的复制、模仿或翻译，最后误导公众导致利益受到损害。
七、《商标法》第15条，代理人或代表人以自己名义抢注商标
根据《商标法》第15条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。
就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。
如果我和这家公司有业务关系，这种情况下是不能申请和注册对方的商标的，即使只是在合同的洽谈阶段。最近做了两个巴西客户被温州企业抢注商标的案件，温州企业的其中一个股东原来在另外一个企业作为业务员被派遣到巴西和客户接洽，然后回到国内创办新的公司，以新的公司的名义去申请注册巴西客户的商标，不仅注册了，而且在海关把出口企业的产品扣住。后面我们就提供了相关材料证明业务合作关系，其中最核心的是这位巴西客户和温州公司之间的一份银行款项往来证明，证明双方之间存在业务往来关系。
八、 《商标法》第19条 商标代理机构申请注册商标的限制性规定
商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。
委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。
商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。
商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。
法律对商标代理机构的限制非常强，作为代理机构只能注册商标注册申请和服务这一类的商标，而不能注册其他商标。北京高院对商标代理机构的认定也非常严，包括已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体。现在大量抢注公司背后多多少少有商标代理机构在背后出谋划策，甚至有商标代理机构就是自己开设的。
九、《商标法》第32条 损害在先权利
申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。比如在先的著作权、外观设计、企业名称等等。判断诉争商标的申请注册是否损害当事人在先著作权时，要考虑几个问题：
（1）涉案作品构成著作权法的保护客体；
（2）当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人；
（3）在诉争商标申请日前，诉争商标申请人有可能接触涉案作品；
（4）诉争商标标志与涉案作品构成实质性相似。
还有一个非常重要的实务操作问题，我们不能用一个商标注册证来主张在先著作权，而是要去版权登记中心申请版权登记证书。
十、《商标法》第45条 违反相对拒绝注册理由的无效程序
已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
这里要注意5年期限，权利要行使，如果要主张权利必须要在5年提出，除非是驰名商标所有权人。
以上是对“商标抢注”重要条款的分析，关于“专利‘抢注’和强制许可”问题，且听下回分解，敬请期待！
