盈科律师代理“组合家具(E0011)”外观专利侵权案,认定构成侵权

原告:杭州中艺实业股份有限公司,住所地浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道**。

法定代表人:李韧,总经理。

委托诉讼代理人:钱航,北京盈科(杭州)律师事务所律师。

被告:安徽齐林休闲器材科技有限公司,住,住所地安徽省广德县经济开发区**园兴路/div>

法定代表人:吴成林,董事长。

委托诉讼代理人:耿辉、鲍明珠,浙江聿兴律师事务所律师。

原告杭州中艺实业股份有限公司(以下简称中艺公司)与被告安徽齐林休闲器材科技有限公司(以下简称齐林公司)、浙江淘宝网络有限公司(以下简称淘宝公司)侵害外观设计专利权纠纷一案,本院于2019年10月24日立案后,依法组成合议庭,于2020年3月9日公开开庭进行审理。

中艺公司的委托诉讼代理人钱航,齐林公司的委托诉讼代理人耿辉、鲍明珠到庭参加诉讼。

本案审理过程中,中艺公司申请撤回对淘宝公司的起诉,本院依法予以准许。

本案经本院院长批准,延长审限六个月。

本案现已审理终结。

中艺公司向本院提出诉讼请求,要求判令齐林公司:1.立即停止生产、销售、许诺销售侵犯中艺公司外观专利(专利号为ZL20123042××××.X)的产品,销毁模具及库存产品;2.赔偿中艺公司经济损失以及合理费用共计人民币20万元;3.承担本案诉讼费用。

事实与理由如下:中艺公司系外观专利“组合家具(E0011)”的专利权人,专利号为ZL20123042××××.X,该专利于2012年9月7日申请,并于2013年4月3日授权,至今有效。

中艺公司成立于1999年,注册资本6000万人民币,专业从事生产销售各类户外用品及家具、百货、五金交电、装饰材料、电子产品、汽车配件等产品。

2019年,中艺公司发现齐林公司在市场上生产并在淘宝店铺藤唯美户外家居(ID:齐林休闲用品品牌店)上销售、许诺销售上述外观专利产品,后中艺公司对上述涉案侵权产品进行了购买,并在浙江省杭州市临安公证处对上述过程进行了保全证据公证。

综上,齐林公司的行为侵害中艺公司的外观设计专利,造成严重经济损失。

根据相关法律规定,诉至法院,请求依法裁判。

齐林公司辩称:1.被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品存在较大区别,不应当认定为侵权。

本案所涉产品为家具,形状造型搭配等本身系常规设计,无法说明涉案专利具备创造性和新颖性,齐林公司并未在实质意义上对涉案专利权造成侵害。

2.齐林公司销售被诉侵权产品数量不多,即使构成侵权,对中艺公司造成的侵害及其获利均极为有限,中艺公司并不能证明其因为齐林公司销售涉案被诉侵权产品受到实质性损失,按照法定赔偿,即使构成侵权赔偿金额也应在1万元以内,中艺公司主张的金额过高,不应得到支持。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。

根据有效证据及当事人陈述,本院认定事实如下:

2012年9月7日,杭州中艺实业有限公司向国家知识产权局申请了名称为“组合家具(E0011)”的外观设计专利,2013年4月3日获得授权,专利号为ZL20123042××××.X,该专利至今合法有效。

2015年8月24日,上述专利申请人名称由“杭州中艺实业有限公司”变更为“杭州中艺实业股份有限公司”。

涉案专利简要说明中记载该外观设计的设计要点在于产品的整体形状,该外观产品是组件产品,由组件1、组件2和组件3共同组成,分开后可单独使用,组合后同时销售同时使用。

2020年4月17日,国家知识产权局就涉案专利出具专利权评价报告,初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2019年7月8日,中艺公司的代理人梁坚向浙江省杭州市临安公证处称,要求对中艺公司于2019年6月14日使用用户名为“158××××5711”的账号登陆浙江省杭州市临安公证处实时保电子证据保全平台,并使用平台上的取证专用电脑进行操作后记录的编号分别为“E67479156048358100911810574948”和2019年6月24日产生的“E12838156136278369011668575248”所对应的电子数据文件申请保全证据公证。

公证人员使用公证处计算机登陆浙江省杭州市临安公证处实时保电子证据保全平台并找到对应上述编号对应的电子证据,将该电子证据解压后分别得到108个图片文件和20个图片文件,上述文件显示中艺公司代理人于2019年6月14日进行了下列操作:登陆淘宝网站,进入“藤唯美户外家居”页面,使用“偶是快乐的吃货”账户以人民币1098/件的价格在线订购了涉案被诉侵权产品,对应页面显示产品名称为“户外沙发庭院藤编沙发组合藤椅双人露台阳台休闲单人沙发室外家具”,已售7件,交易成功6,评论2,库存1992件。

浏览该产品页面的宝贝详情,产品品牌为滕唯美,标注有“是否组装:组装;是否可定制:否”、“设计师说;五大设计”、“VIVID藤唯美承接工程定制也可来样定做”等字样。

查看上述淘宝店铺公司基本信息及品牌故事显示,“滕唯美”品牌隶属于齐林公司,其是世界一流的户外休闲家具等生产厂家,公司产品严格按照国际标准设计制造……作为专业的户外家具生产厂家,公司致力于藤编桌椅、沙发、吊椅、仿木桌椅等户外休闲家具的生产、研发及销售等,经营类型为生产厂家。

上述账号已买到的宝贝页面显示购买形成的订单号:305619084545805002,该订单收货地址为浙江省杭州市临安区××街道××路××号鬼居居收,物流公司为德邦快递(单号9894869548)。

浙江省杭州市临安公证处就上述过程进行公证,出具了(2019)浙杭临证内字第7602、7604号公证书。

2019年6月21日,中艺公司的代理人梁坚与浙江省杭州市临安公证处公证人员来到杭州市临安区××路德邦快递,在公证人员监督下,梁坚收取编号为9894869548的德邦快递一件。

梁坚拆封上述快递并组装,物流信息与上述订单显示信息相符,公证人员对该快递进行拍照、封存,并对上述过程进行公证,出具了(2019)浙杭临证内字第6883号公证书。

当庭拆封被诉侵权产品实物,齐林公司确认该产品系其销售,但否认生产。

经庭审比对,中艺公司认为被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品仅组件1略有区别,二者整体相同。

齐林公司认为被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品在组件1桌脚是否有弧度、组件2扶手是否存在前高后低的倾斜度、组件3椅背圆弧形状及后视图均存在区别,二者构成不同设计。

另查明,齐林公司成立于2015年9月22日,注册资本人民币1000万元,经营范围包括自行车、户外休闲家具的设计研发、制造、销售;运动器材、自行车配件、休闲用品的销售;自营和代理上述产品的货物及技术的进出口业务。

齐林公司系藤唯美户外家居淘宝店铺的经营者。

再查明,中艺公司为本案申请公证取证,支付公证费人民币3000元,并聘请律师出庭。

以上事实有中艺公司提交的专利证书、收费信息检索、专利权评价报告、公证书及实物、发票等证据在案佐证。

本院认为,涉案专利在有效期限内,法律状态稳定,其权利人已履行了缴纳专利年费的义务,故该专利为有效专利,应受国家法律保护。

中艺公司作为专利权人享有对侵犯涉案专利行为之诉权。

中华人民共和国专利法第五十九条  第二款  规定:“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  规定:“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条  第二款  规定的外观设计专利权的保护范围。

”本院认为,本案中,被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品均为组合家具,属于相同种类的产品。

经庭审比对,被诉侵权产品与涉案外观设计仅在组件1宽度两侧是否存在藤编的设计、组件2扶手倾斜度及组件3椅背形状上略有区别,但两者在整体形状、主要设计特征及组合使用状态上均基本一致,上述区别为普通消费者施以一般注意力难以察觉到的细微差异,不足以使两者的整体视觉效果产生实质性差异,故两者构成近似,即被诉侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围。

外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

本案中,齐林公司自认其实施了销售侵权产品的行为,同时为生产经营目的在其经营的淘宝店铺上展示侵权产品,对外作出销售的意思表示,系许诺销售行为。

齐林公司主张其并未实施制造行为,未提供相应证据予以证明,根据齐林公司经营的淘宝店铺关于宝贝详情、公司基本信息及品牌故事中记载“品牌:滕唯美,滕唯美品牌隶属于齐林公司……作为专业的户外家具生产厂家,致力于藤编桌椅、藤编沙发等户外休闲家具的生产研发及销售……经营类型为生产厂家”等信息,结合齐林公司的经营范围亦包含户外休闲家具的设计研发、制造、销售,本院依法认定齐林公司实施了制造、销售、许诺销售侵权产品的行为。

对于中艺公司要求销毁库存产品的诉请,因齐林公司经营的淘宝店铺显示有库存,对中艺公司相应诉请,本院予以支持。

因中艺公司并未提交证据证明齐林公司持有模具,对于中艺公司的相应诉请,本院不予支持。

综上,齐林公司未经许可,以生产经营目的制造、销售、许诺销售侵权产品,侵害了中艺公司对涉案专利享有的外观设计专利权,应承担停止侵权、销毁库存、赔偿损失及为制止侵权支付的合理费用的责任。

关于齐林公司应承担的赔偿金额,《中华人民共和国专利法》第六十五条  规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

”本案中,在案证据无法查明中艺公司因侵权所受之损失和齐林公司侵权获利的具体金额,中艺公司亦未提交证据证明涉案专利的许可使用费金额,并明确要求适用法定赔偿方式确定赔偿金额。

因此,本院将综合考虑涉案专利的类型、授权时间、创新性,齐林公司的侵权情节、规模等事实,按法定赔偿方式确定赔偿金额。

同时,本院注意到如下事实:1.涉案外观设计专利申请日为2012年9月7日,授权日为2013年4月3日;2.齐林公司实施了制造、销售、许诺销售与涉案专利外观相似侵权产品的行为;3.被诉侵权产品单价为1098元,累计评论2,已售7件;4.齐林公司成立于2015年9月22日,注册资本人民币1000万元;5.中艺公司为本案付出了一定的人力物力,包括公证取证、聘请律师等。

综上,依照《中华人民共和国专利法》第十一条  、第五十九条  、第六十五条  ,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  、第十条  ,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  ,《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条  、第一百零八条  之规定,判决如下:

一、被告安徽齐林休闲器材科技有限公司立即停止制造、销售、许诺销售侵犯专利号为ZL20123042××××.X名称为“组合家具(E0011)”外观设计专利权的产品,销毁库存侵权产品;

二、被告安徽齐林休闲器材科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告杭州中艺实业股份有限公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计人民币45000元;

三、驳回原告中艺实业股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币4300元,由被告安徽齐林休闲器材科技有限公司负担2634元,由原告中艺实业股份有限公司负担1666元。

原告中艺实业股份有限公司于本判决书生效之日起十五日内来本院退费;被告安徽齐林休闲器材科技有限公司于本判决书生效之日起七日内,向本院交纳应负担的诉讼费。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省高级人民法院,并向浙江省高级人民法院指定账户预交上诉案件受理费。

对财产案件提起上诉的,案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。

在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未缴纳的,按自动撤回上诉处理。

浙江省高级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。

审判长牟丹

审判员徐雁

人民陪审员王伟

二〇二〇年十月二十三日

法官助理李涵

书记员黄芳

盈科律师代理“电煎烤器”专利权属纠纷案,驳回原告诉请

(2019)浙02民初477号

原告:智麟企业有限公司(CHANNELSINOENTERPRISESLIMITED),住所地:英属维尔京群岛托托拉岛罗德城威克汉姆**礁威士达企业服务中心。

法定代表人:钟文良,该公司执行董事。

委托诉讼代理人:蒋天童,浙江煜华律师事务所律师。

委托诉讼代理人:傅华军,浙江煜华律师事务所律师。

被告:宁波市江北区创新电器有限公司,住所地:浙江省宁波市江**江北大道**。

法定代表人:胡岳安,该公司执行董事。

委托诉讼代理人:廖保民,北京盈科(宁波)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:袁忠卫,北京盈科(宁波)律师事务所律师。

原告智麟企业有限公司(以下简称智麟公司)与被告宁波市江北区创新电器有限公司(以下简称创新公司)专利权权属纠纷一案,本院于2019年4月22日立案后,本院依法组成合议庭,于2020年1月8日公开开庭进行了审理。

原告智麟公司的委托诉讼代理人蒋天童、被告创新公司的委托诉讼代理人廖保民、袁忠卫到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求:1.确认专利号为ZL20173022××××.8的外观设计专利权由原告享有;2.被告立即配合原告办理上述外观设计专利权权属变更登记手续。

事实和理由:2016年下半年,原告找到被告商谈以原告《新款电热烤盘机之设计图》为蓝本开发产品模具,生产新款电热烤盘机事宜,并要求被告签署保密条款,约定将新产品的创意、绘稿、原型机其他相关资料视为绝对机密。

被告签署保密条款后,原告将设计图发给被告,并委托被告制造涉案的两款产品。

2017年2月21日,被告开立模具并向原告出具《模具/包销切结书》,约定模具所有权归原告所有,被告保证妥善保管并将模具用于生产产品给原告,绝不讲产品外泄或将模具外借。

2017年4月6日,原告通知被告更改设计。

同年4月28日,被告根据原告要求开立平盘模具2付并出具《模具/包销切结书》。

2017年5月9日,原告通知被告因客户欲申请产品专利,要求被告提供相关资料,被告于次日回复并发送相关图纸给原告。

被告从2017年7月开始陆续生产涉案产品11万只,后因被告涨价,原告不得不另找制造商。

2018年7月,原告在与案外人合作开展业务过程中,得知产品被被告指控专利侵权。

原告发现被告擅自将原告的设计向国家知识产权局申请外观设计专利,并取得专利权。

被告违反约定抢注专利,侵犯了原告的合法权益。

被告创新公司辩称:原告仅是向被告提供了图片,被告根据图片进行具体设计和改进后才是涉案专利,且涉案专利与原告提供的图片造型视觉效果上存在显著区别,被告根据原告提供的图片进行了重新的设计,涉案专利应属于被告。

原告向本院提交了双方工作人员2016年11月11日、2017年2月15日的QQ聊天记录、原告提供给被告的设计图、保密条款、被告提供给原告的尺寸图、模具/包销切结书、双方之间的2017年4月6日、2017年4月28日、2017年5月9日的电子邮件内容及外观设计专利证书。

被告向本院提交了双方之间2016年10月20日、2016年10月24日、2016年11月16日的电子邮件内容及被告其他类似款产品在2016年广交会产品目录中的图片。

经质证,双方当事人对于对方提供的上述证据的真实性均无异议,本院对上述证据的真实性均予以认定。

根据上述经审查确认的证据和当事人的陈述,本院认定事实如下:

2016年11月11日,原告向被告提供“新款电热烤盘机”样图一张,要求被告按照样图的设计研究、开发产品。

根据原告要求被告签署保密条款,该保密条款载明“我们(原告)要求工厂将这些有关客户提供之新产品的创意、绘稿、原型及其他相关资料视为绝对机密,工厂在未经得智麟企业有限公司书面同意之下,不得将上述资料泄露给任何第三者”,同时还载明“被告充分了解上述保密条款,在无任何条件下愿意遵守,并接受原告提供之“新款电热烤盘机”设计图,自即日起,被告对于上述产品严格遵守上述保密条款,否则一经查获,愿负一切赔偿责任,同时要负起侵害原告所有权益之责任,决无异议。

”2017年2月15日,被告向原告提供大小两款产品的主体和具体部件尺寸图。

2017年2月21日,被告出具模具/包销切结书对模具的所有权的归属及相关条件作出了约定。

2017年4月6日,原告要求更改烤盘部分设计。

2017年4月28日,被告出具模具/包销切结书就新更改的烤盘部分模具的所有权归属及相关条件作出了约定。

2017年5月9日,原告向被告索取相关产品外形图纸、爆炸图、产品功能及爆炸图中各零件的用途并告知被告“客人欲申请产品之专利”,被告于次日提供相关资料给原告。

2017年6月7日,被告向国家知识产权局申请名为“电煎烤器”的外观设计专利,专利号为ZL20173022××××.8,于2017年12月26日获得公告授权。

该专利由设计1和设计2的主视图、后视图、俯视图、仰视图、左视图、右视图、立体图共十四幅图组成,设计要点:整体形状,最能表明设计要点的图片或者照片:设计1立体图,设计1为基本设计。

本院认为:根据双方2016年11月11日的QQ聊天记录,原告虽然提供了一张“新款电热烤盘机”的效果图,但原告仅是要求被告“按这样的设计去研究”,该效果图并未反映产品设计的各角度全貌,而从被告向原告于2017年2月15日提供的8张尺寸图及2017年5月10日提供的爆炸图来看,涉案外观设计专利产品的具体结构设计系由被告设计完成,最终申请外观设计专利的温控器、电线连接位置等设计细节亦与原告提供的“新款电热烤盘机”的效果图相关细节存在差异,与原告提供的效果图并非完全一致的设计。

原告主张被告签订的保密条款中“我们要求工厂将这些有关客户提供之新产品的创意、绘稿、原型及其他相关资料视为绝对机密,工厂在未经得智麟企业有限公司书面同意之下,不得将上述资料泄露给任何第三者。

”系关于设计权属的约定,但本院认为从上述文字并不能解读出关于本案双方当事人之间的最终设计成果应归属于原告的意思表示,且原告发送给被告的邮件中亦有“现客人有另一概念,欲将烤盘重新设计”、“客人欲申请产品之专利”等表述,故在原告提供的证据不足以证明其系涉案外观设计专利的设计人的情况下,原告要求确认涉案外观设计专利权归其享有,依据不足,本院不予支持。

综上,依照《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条  、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  第一款  之规定,判决如下:

驳回原告智麟企业有限公司的诉讼请求。

案件受理费1000元,由原告智麟企业有限公司负担。

如不服本判决,原告可在判决书送达之日起三十日内、被告可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省高级人民法院。

审判长王慧

人民陪审员高虹

人民陪审员赵七楠

二〇二〇年二月二十四日

代书记员王诗琪

盈科律师代理“太阳能灯”外观设计专利权纠纷案,认定构成侵权

上诉人(原审被告):余姚市琪纳塑料制品厂(普通合伙),经营场所浙江省宁波市余姚市兰江街道郭相桥村赵家园**。

执行事务合伙人:朱佳纳,男,1973年11月14日出生,汉族,住浙江省宁波市余姚市。

委托诉讼代理人:郑一峰,浙江合创律师事务所律师。

委托诉讼代理人:陈超,浙江合创律师事务所律师。

被上诉人(原告原告):杭州中艺实业股份有限公司,住所地浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道**。

法定代表人:李韧,董事长。

委托诉讼代理人:江振川,北京盈科(宁波)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:陈文婷,北京盈科(宁波)律师事务所律师。

被上诉人:浙江淘宝网络有限公司,住,住所地浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路********/div>

法定代表人:蒋凡,董事长兼总经理。

委托诉讼代理人:钱丹洁,浙江海浩律师事务所律师。

上诉人余姚市琪纳塑料制品厂(以下简称琪纳厂)因与被上诉人杭州中艺实业股份有限公司(以下简称中艺公司)、浙江淘宝网络有限公司(以下简称淘宝公司)侵害外观设计专利权纠纷一案,不服浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初3596号民事判决,向本院提起上诉。

本院于2020年10月13日立案受理后,依法组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

琪纳厂上诉请求,撤销一审判决第一、二项,改判驳回中艺公司一审全部诉讼请求,本案一、二审诉讼费用由中艺公司、淘宝公司承担。

事实与理由:(一)琪纳厂没有实施制造被诉侵权产品的行为。

被诉侵权产品系案外人余卫家委托制造,中艺公司采取钓鱼取证的方式诱导琪纳厂制造被诉侵权产品,故不应认定琪纳厂存在制造被诉侵权产品的行为。

(二)被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围。

被诉侵权产品在藤条的编织方式、镂空变化、镂空面积等均与涉案专利不同,由此导致两者整体形状、细节、比例等的区别足以使两者外观产生实质性差异。

中艺公司辩称,被诉侵权设计与涉案专利相近似,且被诉侵权产品外包装上标注了琪纳厂的企业名称,一审认定其实施了制造、销售被诉侵权产品的行为并无不当。

请求二审法院驳回琪纳厂上诉请求,维持原判。

淘宝公司辩称,其对一审判决没有意见。

中艺公司向一审法院提出诉讼请求,请求判令:1.琪纳厂立即停止生产、销售、许诺销售侵犯涉案专利的产品,并判令销毁库存、流通中的成品、半成品以及相关模具;2.琪纳厂赔偿中艺公司经济损失300000元;3.琪纳厂赔偿中艺公司制止侵权的合理费用(包括公证费4500元、购买侵权产品费用1520元,律师费60000元等)共计66020元;4.淘宝公司立即删除侵权链接,停止帮助侵权行为;5.琪纳厂、淘宝公司承担本案的诉讼费用。

中艺公司一审当庭撤回对琪纳厂销毁库存、流通中的成品、半成品的相关诉请,并明确其第3项诉讼请求合理费用中的律师费减少为30000元。

一审法院认定事实:2012年11月14日,杭州中艺实业有限公司向国家知识产权局申请了名为“太阳能灯(0653中号方形镂空藤编落地)”的外观设计专利,授权公告日为2013年4月17日,专利号为ZL20123055××××.1,该专利权至今合法有效。

2015年8月25日,上述专利申请人名称由“杭州中艺实业有限公司”变更为“杭州中艺实业股份有限公司”。

2020年5月13日,国家知识产权局出具了外观设计专利权评价报告,初步结论为涉案专利全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

该外观设计专利为太阳能灯,设计要点在于整体形状。

最能表明设计要点的图片为立体图。

2019年1月14日,中艺公司的委托代理人江振川在浙江省宁波市永欣公证处公证人员的见证下,使用该公证处电脑以“jjilyily”账号及密码登陆淘宝网,在掌柜为“东方淘家”的“太阳能灯具厂家直销”淘宝网店分别以200元/件和170元/件购得两款被诉侵权产品各1件,共支付370元。

该产品页面显示产品图片,型号为两用款单价为200元和太阳能款单价为170元,0交易成功,2条评价,库存均为999件。

淘宝网产品详情页面显示本案两款被诉侵权产品名称为“中式花园别墅庭院藤编景观灯落地装饰LED草坪室内外太阳能灯户外”,款式为“黑色直型格子68cm(两用款)”、“黑色直型格子68cm(太阳能)”。

中艺公司的委托代理人江振川在同一链接项下还购买了其他六件藤编太阳能灯。

2019年1月16日,公证处公证人员在宁波市××路××号财富中心收取快递八箱,涉及本案被诉侵权产品为两款。

同年1月17日,公证处公证人员监督江振川对上述货物进行拍照、拆封,并将货物重新装回快递箱内,公证人员封某后,将前述货物又由江振川保管。

江振川使用“jjilyily”账号及密码登陆淘宝网,从“已买到的宝贝”页面中找到相关订单,查询该订单的订单详情及物流信息显示,订单号为265661069125533629,付款时间为“2019-01-1415:22:58”,收货地址为“段小姐,86-130××××****,浙江省宁波市鄞州区东胜街道江东北路277号宁波财富中心,000000”,上述货物的快递单号为640095266741-640095266748,收件方信息与淘宝网收货地址一致,寄件方信息为“朱佳纳133××××****浙江省宁波市余姚市梨洲街道振兴路19号”。

公证人员登陆中通快递网站,根据快递包裹上粘贴的运单编号查询上述货物物流情况。

浙江省宁波市永欣公证处对上述过程出具了(2019)浙甬永证民字第295号公证书。

根据淘宝公司提供的复函及淘宝公司确认,会员账号为东方淘家的太阳能灯具厂家直销淘宝店铺经营者系该院另案审理的(2019)浙01民初3596号案件被告余卫家。

一审当庭拆封上述公证封某的实物,公证实物外包装上印有“琪纳,藤艺太阳能花园灯;品名:琪纳藤艺太阳能花园灯;生产商:余姚市琪纳塑料制品厂……”等信息。

中艺公司主张本案购买的两款被诉侵权产品仅存在功能区别,两款产品的外观一致,故择一进行比对,琪纳厂、淘宝公司均未提出异议。

经比对,中艺公司主张被诉侵权设计与涉案专利构成近似。

琪纳厂认为被诉侵权设计与涉案外观设计不同,主要在藤编密度、内部灯体、太阳能面板、底座结构等处存在区别。

淘宝公司的比对意见与琪纳厂一致。

2019年3月1日,浙江省宁波市永欣公证处开具金额为4500元的证据保全公证费发票一张。

中艺公司曾就涉案专利与北京盈科(宁波)律师事务所签订委托代理合同,约定以“首期收取30000元、后期按比例收取律师费”的方式支付相应的律师费。

2019年1月28日,北京盈科(宁波)律师事务所出具金额为30000元的律师费发票一张。

琪纳厂成立于2014年2月25日,经营范围:塑料配件、塑料机械、五金件、电器配件、塑料藤条、灯具及配件的制造、加工。

一审法院认为,专利号为ZL20123055××××.1的“太阳能灯(0653中号方形镂空藤编落地)”外观设计专利在有效期内,法律状态稳定,权利人已履行了缴纳专利年费的义务,该专利为有效专利,应受国家法律保护。

中艺公司作为专利权人享有对侵犯涉案专利行为之诉权。

《中华人民共和国专利法》第五十九条  第二款  规定:“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  规定:“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条  第二款  规定的外观设计专利权的保护范围。

”本案中,被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品均为太阳能灯,属于相同种类的产品。

经比对,被诉侵权产品与涉案外观设计专利主要区别在于:1.被诉侵权产品顶部面板有按钮设计,涉案外观设计专利无此设计;2.被诉侵权产品底部有底座设计,涉案外观设计专利底部仍为藤编设计;3.被诉侵权产品从仰视图观察底部为外方内圆的中空设计,涉案外观设计专利为密封设计。

该院认为,上述差异属于局部不显著的变化,区别细微。

被诉侵权产品与涉案外观设计整体形状、藤编灯身等部位的具体设计均相同,从外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力来看,被诉侵权产品的设计与涉案外观设计专利之间在整体视觉效果上无实质性差异,两者属于近似设计。

根据整体观察、综合判断的原则,该院认为被诉侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围。

《中华人民共和国专利法》第十一条  第二款  规定:“外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

”根据中艺公司提交的公证书及查明的事实,侵权产品系中艺公司从余卫家处购买,实物经公证保全取得,其商品形态与余卫家经营店铺中展示的商品一致,结合中艺公司公证购买的侵权产品外包装信息及琪纳厂亦认可余卫家曾向其购买产品的事实,能够认定琪纳厂实际销售了侵权产品,构成了销售侵权。

琪纳厂的经营范围包括塑料藤条、灯具及配件的制造、加工,结合公证实物外包装所载明信息,该院认定琪纳厂制造了侵权产品,构成了制造侵权。

关于许诺销售行为,中艺公司未能举证证明琪纳厂有对外作出销售的意思表示等行为,对其主张不予采信。

综上,琪纳厂应当承担停止制造、销售行为,赔偿损失的责任。

关于中艺公司主张淘宝公司构成帮助侵权,要求淘宝公司停止帮助侵权行为并与琪纳厂承担本案诉讼费用的诉讼请求,该院认为,淘宝公司作为提供电子商务交易平台的网络服务提供者,其并未直接实施销售、许诺销售侵权产品的行为;琪纳厂亦未在淘宝网上开设店铺实施涉案侵权行为,其事前并不知道另案被告余卫家通过淘宝网向琪纳厂购买侵权产品的行为,且余卫家发布在淘宝网上的销售信息也不存在明显侵权情形,故淘宝公司对琪纳厂的侵权行为不存在明知或应知的过错,不构成帮助侵权,且中艺公司已当庭确认涉案侵权产品图片及链接已经删除,故中艺公司的相应诉讼请求不予支持。

关于琪纳厂应承担的赔偿金额,《中华人民共和国专利法》第六十五条  规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

”本案中,中艺公司因侵权所受之损失及琪纳厂的侵权获利均无法查明,且明确要求适用法定赔偿方式确定赔偿金额。

因此,该院综合考虑涉案专利的类型、授权时间、创新性,琪纳厂的侵权情节、规模及中艺公司为制止侵权所支出的合理费用等因素,按法定赔偿方式确定赔偿金额。

该院注意到如下事实:1.涉案专利为外观设计专利,申请日为2012年11月14日,授权公告日为2013年4月17日;2.中艺公司就本案公证购买了2件侵权产品,共支出370元,涉案公证书侵权产品链接页面显示0交易成功,2条评价;3.中艺公司就涉案公证实物提起了多案诉讼,共同进行公证并聘请律师出庭应诉,必然需要支出取证费、律师费等费用,对其合理部分,应予以酌定支持。

综上,一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条  、第五十九条  第二款  、第六十五条  ,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  、第十条  、第十一条  ,《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定,于2020年8月5日判决:一、琪纳厂立即停止制造、销售落入专利号为ZL20123055××××.1的“太阳能灯(0653中号方形镂空藤编落地)”外观设计专利权保护范围的产品;二、琪纳厂于判决生效之日起十日内赔偿中艺公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计40000元;三、驳回中艺公司的其他诉讼请求。

如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费6340元,由琪纳品厂负担3208元,由中艺公司负担3132元。

二审期间,各方当事人均没有提交新的证据。

本院二审查明的事实与一审认定的一致。

综合琪纳厂的上诉请求、理由以及中艺公司、淘宝公司的答辩意见,本案二审的争议焦点在于:一、琪纳厂是否系被诉侵权产品的生产者;二、被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围。

关于争议焦点一,二审中,琪纳厂对于其制造被诉侵权产品并无异议,其上诉认为被诉侵权产品系接受余卫家的委托而制造,故不应被认定为生产者。

对此,本院认为,琪纳厂提交了其与案外人余卫家之间微信聊天记录的打印件,拟证明被诉侵权产品系按照余卫家的要求而定制,但该微信聊天记录因无法与手机上的原始记录进行核对而不能确定其真实性,琪纳厂亦未提交其他可以证明其与余卫家之间存在委托加工关系的证据,故其应承担举证不能的责任。

一审法院据此认定琪纳厂系被诉侵权产品的制造者并无不当。

琪纳厂的该点上诉理由不能成立,本院不予支持。

关于争议焦点二。

本案中,被诉侵权产品和涉案专利均为灯具,系相同种类的产品,可以进行比对。

经二审庭审比对,琪纳厂主张被诉侵权设计与涉案专利具有以下区别点:(一)被诉侵权设计不具有底座,采用整体编织方式;涉案专利则明显分为灯体和底座两部分,且底座无任何花纹设计。

(二)被诉侵权设计中,灯体系由等粗的藤条经纬编织而成,呈网格状,灯体中段空隙较大可见灯管,灯体顶部和底部密编,几无缝隙;涉案专利的灯体则采用宽度比约为3:1的粗细藤条编织而成,形成类似田字格的图案,均匀排布。

(三)被诉侵权设计顶面有开关按钮设计,涉案专利无此设计。

该些区别使两者不相同也不近似。

中艺公司则认为,上述区别较为细微,难以对两者整体视觉效果产生实质性差异,应认定两者构成近似。

淘宝公司未发表比对意见。

本院认为,被诉侵权设计与涉案专利具有高度近似的外观轮廓,均呈现了四方棱柱的整体造型,主体部分均采用藤条的经纬垂直交叉编织方式,形成若干个方形通孔。

就琪纳厂主张的上述区别点而言,虽然被诉侵权设计采用整体编织方式,不具备涉案专利所展示的单独底座设计,但被诉侵权设计在与涉案专利的底座对应部分采用藤条密编的方式,客观上亦呈现了类似底座的视觉观感。

被诉侵权设计虽采用等粗藤条进行编织,与涉案专利所使用的粗细交叉编织方式存在一定差异,但在编织方式及整体观感上所呈现的藤条经纬垂直交叉形成网格状排布的效果方面并无实质区别。

被诉侵权设计与涉案专利在具有前述主要相同点的情况下,两者上述区别尚不足以对两者整体视觉效果产生实质性差异。

根据“整体观察、综合判断”的原则,两者构成近似,被诉侵权设计落入了涉案外观设计专利权的保护范围,琪纳厂应就其侵害中艺公司涉案专利权的行为承担相应的侵权责任。

综上,琪纳厂的上诉请求不能成立,依法应予驳回。

一审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条  第一款  第一项  之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费800元,由余姚市琪纳塑料制品厂负担。

本判决为终审判决。

审判长陈为

审判员郭剑霞

审判员李臻

二〇二〇年十月三十日

书记员王莉莉

盈科律师代理“一种用于移动终端配件的电连接器及有此电连接器的移动终端配件”,认定构成侵权

原告:北京酷能量科技有限公司。

法定代表人:陈理。

委托诉讼代理人:程义贵,北京从真律师事务所律师。

委托诉讼代理人:易钊,北京市盈科(深圳)律师事务所律师。

被告:深圳市博云天成科技有限公司。

法定代表人:李传洪。

原告北京酷能量科技有限公司与被告深圳市博云天成科技有限公司侵害实用新型专利权(ZL2014xxxxxxxx.x)纠纷一案,本院于2019年6月5日立案后,依法适用普通程序,于2020年3月31日公开开庭进行了审理,原告委托诉讼代理人易钊到庭参加诉讼。

被告深圳市博云天成科技有限公司经公告送达开庭传票,未到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求:1.判令被告立即停止侵犯原告享有的ZL2014XXXXXXXX.X号实用新型专利权的行为,包括但不限于停止制造、销售、许诺销售侵权产品;2.判令被告赔偿原告经济损失暂计壹拾万元人民币,原告保留根据进一步获知的证据对赔偿金额予以增加的权利;3.判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由:

一、原告享有涉案实用新型专利的专利权

原告是涉案ZL2014XXXXXXXX.X号实用新型专利权的专利权人,依法享有专利权。

该专利名称为“一种用于移动终端配件的电连接器及有此电连接器的移动终端配件”,申请日为:2014年7月23日,授权公告日为2015年1月21日,目前属于受法律保护的有效状态。

原告于2018年7月30日交纳了该专利第5年年费。

国家知识产权局于2016年7月作出的《实用新型专利权评价报告》显示该专利的全部权利要求1-26均具有新颖性和创造性,未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

二、被告实施了侵害涉案实用新型专利权的行为

ZL2014XXXXXXXX.X号实用新型专利的权利要求1如下:1.权利要求1保护一种用于移动终端配件的电连接器,包括:插头,所述插头具有插入部和第一引脚部,所述插入部具有多个电触点,所述第一引脚部具有多个引脚,所述引脚分别与所述电触点电性连接,且从所述插入部的末端引出后沿垂直方向延伸第一距离后再沿水平方向向所述插入部前端的方向延伸第二距离;以及插座,所述插座具有容纳部和第二引脚部,所述容纳部具有多个电触点,所述第二引脚部具有多个引脚,所述引脚分别与所述电触点电性连接,且从所述容纳部的末端引出并沿水平方向延伸第三距离。

上述权利要求保护范围明确,指向清晰,构成原告本案权利基础。

经分析,原告认为,被告制造、销售、许诺销售的侵权产品,落入了涉案专利权利要求1的保护范围。

三、被告实施的侵权行为以及应承担的法律责任

原告从京东电商平台上经营者信息为“深圳市XX科技有限公司”的网店购买了被诉侵权产品,原告收到网购的被诉侵权产品后,将被诉侵权产品与原告专利进行比对可知,被诉侵权产品已落入了原告专利的权利要求1-11以及12—26的保护范围。

即,被告生产并在电子商务平台上大量销售侵害了原告专利权的产品,也即具有手机充电功能的手机保护壳。

专利法第十一条规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

据此,上述被告实施了侵害涉案专利权的行为,应当承担侵权责任,并赔偿权利人的损失。

专利法第六十五条规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定,实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

综合考虑上述因素,原告诉请被告赔偿经济损失暂计为10万元人民币。

原告当庭明确在本案中,请求保护涉案专利权利要求12。

被告未作答辩。

本院经审理查明如下事实:

一、关于原告请求保护的实用新型专利

包头市XX网络科技有限公司于2014年7月23日向国家知识产权局申请了专利名称为“一种用于移动终端配件的电连接器及由此电连接器的移动终端配件”的实用新型专利,于2015年1月21日获得授权公告,专利号为2014XXXXXXX.X。

2016年7月5日,国家知识产权局出具了实用新型专利权评价报告,全部权利要求1-26未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2016年8月3日,上述专利权利人变更为北京酷能量科技有限公司。

中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会于2018年3月23日作出第35245号《无效宣告审查决定书》,维持ZL2014XXXXXXXX.X全部权利要求1-26有效。

原告所提交的专利收费收据显示,上述专利最近一次年费缴纳时间是2019年7月12日。

2014XXXXXXX.X号实用新型专利权利要求12记载:一种移动终端配件,其特征在于,包括:壳体,具有底板与侧板,所述侧板环绕设置于所述底板的周围,并且与所述底板围合形成容置槽;电连接器,设置于所述侧板上,包括:插头,所述插头具有插入部和第一引脚部,所述插入部具有多个电触点,所述第一引脚部具有多个引脚,所述引脚分别与所述电触点电性连接,且从所述插入部的末端引出后沿垂直方向延伸第一距离后再沿水平方向向所述插入部前端的方向延伸第二距离;以及插座,所述插座具有容纳部和第二引脚部,所述容纳部具有多个电触点,所述第二引脚部具有多个引脚,所述引脚分别与所述电触点电性连接,且从所述容纳部的末端引出并沿水平方向延伸第三距离;以及电路板,设置于所述壳体的底板内或底板上,分别与所述第一引脚部的引脚与第二引脚部的引脚电性连接。

二、原告所指控被告实施的侵权行为

北京市某公证处于2019年5月10日作出的(2019)京某内经证字第xx号公证书显示,原告委托代理人于2019年1月4日在公证处计算机上登录京东商城中的“XX旗舰店”,公证书附件第1页显示,“XX旗舰店”展示了名称为“XX薄充电宝20000毫安手机壳无线iphone背夹电池移动电源冲苹果6/7/X/8plus小屏4.7(8/7/6S/6)中国红”的产品,该页还显示该商品累计评价数为8400+。

原告委托代理人下单购买了以下被诉侵权产品:“苹果X专用每组轻薄款中国红”,3件,单价94.00元/件,合计282.00元;“小屏4.7(8/7/6S/6)土豪金”,3件,单价84.00元/件,合计252.00;“大屏5.5(8p/7p/6Sp/6p)土豪金”,3件,单价94.00元/件,合计282.00。

公证书附件第29、30、31页显示了上述下单购买信息,总费用为816.00元。

公证书附件第33、34页显示订单号为82XXXXXXXXX。

公证书附件第35页显示“XX旗舰店”的经营者为深圳市博云天成科技有限公司。

公证书附件第21、25等页显示了被诉侵权产品的实物照片。

另外,公证书附件第1页有显示“XX”、“GOMI”,第2页显示“品牌:XX(GOMI)”,第29、31页有显示“XX薄充电宝”。

2019年2月1日,原告委托代理人在公证处监督下收到上述被诉侵权产品,包裹显示某通快递单号为“600XXXXXXXXXXXXXXX”。

原告所提交订单物流信息打印件显示,前述82XXXXXXXXX号订单物流公司为某通快递,运单号为600XXXXXXXXXXXXXXX。

原告通过国家知识产权局网站进行商标查询并截图打印,显示“XXGOMI”商标申请人为深圳市博云天成科技有限公司,申请号为1001XXXX,核定使用商品为第9类,包括电池充电器、太阳能电池。

三、被控产品与原告请求保护的实用新型专利权的技术比对

2014XXXXXXX.X号实用新型专利权利要求12技术方案包括如下技术特征:1.一种移动终端配件,包括壳体、电连接器;2.壳体具有底板与侧板;3.所述侧板环绕设置于所述底板的周围,并且与所述底板围合形成容置槽;4.电连接器设置于所述侧板上,包括插头、插座、电路板;5.所述插头具有插入部和第一引脚部;6.所述插入部具有多个电触点;7.所述第一引脚部具有多个引脚;8.所述引脚分别与所述电触点电性连接;9.从所述插入部的末端引出后沿垂直方向延伸第一距离后再沿水平方向向所述插入部前端的方向延伸第二距离;10.所述插座具有容纳部和第二引脚部;11.所述容纳部具有多个电触点;12.所述第二引脚部具有多个引脚;13.所述引脚分别与所述电触点电性连接;14.从所述容纳部的末端引出并沿水平方向延伸第三距离;15.电路板设置于所述壳体的底板内或底板上,分别与所述第一引脚部的引脚与第二引脚部的引脚电性连接。

当庭拆开北京某公证处封存的实物。

内有被诉侵权产品4个,包装盒以及产品没有标注产品制造商、销售商信息。

将被控产品进行拆解进行对比,1.被诉侵权产品是可与智能手机配合使用的背夹充电宝、背夹电池,也是一种移动终端配件,包括壳体、电连接器;2.被诉侵权产品的壳体也有底板与侧板;3.侧板环绕设置于底板的周围,并且与底板围合形成容置槽;4.被诉侵权产品电连接器也是设置于所述侧板上,包括插头、插座、电路板。

5.被诉侵权产品插头具有插入部和第一引脚部。

6.被诉侵权产品插入部的下表面有多个电触点;7.第一引脚部具有多个引脚;8.用万用表测量被诉侵权产品中的电触点与第一引脚部对应的引脚之间的电阻,电阻值显示为零,表明为通路,说明引脚与电触点有电性连接;9.被诉侵权产品引脚从插入部末端引出后沿垂直方向下延伸第一距离,再沿水平方向插入部前端的方向延伸第二距离;10.被诉侵权产品尾部设有插座,拆解后可以看出,插座具有容纳部和第二引脚部;11.被诉侵权产品插座的容纳部内有多个电触点;12.插座的第二引脚部有多个引脚;13.第二引脚部引脚与电触点电性连接;14.被诉侵权产品引脚从容纳部的末端引出并沿水平方向延伸第三距离;15.被诉侵权产品的壳体拆开后可看到底板内装有电路板,电路板分别与第一引脚部的引脚与第二引脚部的引脚电性连接。

被控产品具备了2014XXXXXXX.X号实用新型专利权利要求12技术方案所有技术特征,二者一一对应。

另,深圳市博云天成科技有限公司成立于2013年9月22日,经营范围包括电子产品、手机、手机配件、移动电源的技术开发及销售等。

深圳市博云天成科技有限公司地址经变更为:广东省深圳市福田区XX街道XX社区X路X号X座XX。

本院通过司法专邮无法送达。

2019年10月25日,原告代理人经对广东省深圳市福田区XX街道XX社区X路X号X座XX实地走访,无法获知被告深圳市博云天成科技有限公司下落。

本院于2019年12月26日通过人民法院报对被告进行公告送达。

以上事实,有实用新型专利证书、专利年费收据、专利权评价报告、公证书、被控侵权产品及庭审笔录等证据在卷佐证,足以认定。

本院认为,本案属于侵害实用新型专利权纠纷。

《中华人民共和国专利法》第十一条  第一款  规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

第五十九条第一款规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条  规定,人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。

被控产品具备原告请求保护实用新型专利权利要求12技术方案的全部技术特征,落入涉案专利保护范围。

深圳市博云天成科技有限公司在其所经营的京东商城中的“XX旗舰店”对被控侵权产品进行展示、宣传以及许诺销售,原告委托代理人从被告“XX旗舰店”购得被控侵权产品,故被告深圳市博云天成科技有限公司实施了销售、许诺销售侵权行为。

被告深圳市博云天成科技有限公司未到庭参加诉讼,未作抗辩,本院结合被告经营范围包括电子产品、手机、手机配件、移动电源的技术开发及销售,被告在其网店中使用了其“XXGOMI”商标,且现有证据显示被告销售被控侵权产品数量较大等因素,推定被告所销售被控侵权产品系由其自行制造。

被告未经原告许可,制造、销售、许诺销售被控产品,其行为已经构成对原告涉案实用新型专利权的侵害。

原告请求判令被告立即停止侵犯原告享有的ZL2014XXXXXXXX.X号实用新型专利权的行为,本院予以支持。

《中华人民共和国专利法》第六十五条  规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中,原告没有举证证明其因被侵权所受到的实际损失以及侵权人获得的利益,原告明确赔偿金额由人民法院酌定,故本院根据原告请求,综合考虑原告请求保护的专利为实用新型专利,被告侵权行为的性质,被告通过其在京东所开设网店销售了一定数量的被控产品等因素,对原告请求判令被告赔偿原告经济损失人民币10万元予以支持。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条  第一款  、第五十九条  第一款  、第六十五条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(一)》第七条  ,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  第一款  、第一百四十四条  的规定,判决如下:

一、被告深圳市博云天成科技有限公司立即停止侵犯原告北京酷能量科技有限公司享有的ZL2014XXXXXXXX.X号实用新型专利权的行为。

二、被告深圳市博云天成科技有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告北京酷能量科技有限公司经济损失10万元。

被告如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费2300元原告已经预交,由被告深圳市博云天成科技有限公司负担。

如不服本判决,原、被告可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提交副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。

审判长陈文全

审判员钟小凯

审判员应连

二〇二〇年四月一日

书记员周素羽

盈科专利代理师代理“一种新型微循环自冷却热风枪”实用新型专利侵权案,认定不构成侵权

原告:中山市和科自动化科技设备有限公司,住所地广东省中山市三乡镇。

法定代表人:桑兴雷,该公司总经理。

委托诉讼代理人:冯娜,女,该公司员工。

被告:惠州市兴伟强五金工具有限公司,住所地广东省惠州市***************。

法定代表人:刘大军,该公司总经理。

被告:惠州市全速通电子商务有限公司,住所地广东省惠州市***************。

法定代表人:刘大军,该公司总经理。

两被告共同委托诉讼代理人:马丽丽,北京市盈科(广州)律师事务所专利代理师。

原告中山市和科自动化科技设备有限公司与被告惠州市兴伟强五金工具有限公司(以下简称兴伟强公司)、惠州市全速通电子商务有限公司(以下简称全速通公司)侵害实用新型专利权纠纷一案(专利号:ZL**************),本院立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。

原告的委托诉讼代理人冯娜,两被告的共同委托诉讼代理人马丽丽到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求:1.被告立即停止制造、销售、许诺销售侵犯原告专利号为ZL**************的侵权产品,销毁库存侵权产品、产品侵权资料及制造侵权产品的专用模具;2.被告赔偿原告经济损失和维权费用20万元(其中含购买侵权产品费、公证费等);3.被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由:原告是名称为“一种新型微循环自冷却热风枪”、专利号为ZL**************的实用新型专利权人,该专利至今有效。

被告全速通公司在阿里巴巴平台上销售的由被告兴伟强公司制造的热风枪产品侵犯原告的涉案专利权,给原告造成了巨大的经济损失。

庭审中,原告明确要求被告兴伟强公司停止制造被诉侵权产品的行为,被告全速通公司停止销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。

被告辩称:一、被告兴伟强公司确认存在制造被诉侵权产品的行为,被告全速通公司存在销售、许诺销售被诉侵权产品的行为,但没有库存,另外不清楚产品的侵权资料是指什么,涉案产品没有专用模具;二、被诉侵权产品与涉案专利不同,两被告均未侵权;三、原告没有证据证明其经济损失是多少,20万元的赔偿金额没有事实和法律依据。

请求驳回原告的所有诉讼请求。

经审理查明:原告于2018年4月26日向国家知识产权局申请名称为“一种新型微循环自冷却热风枪”的实用新型专利权,并于2018年12月4日获得授权,专利号为ZL**************。

该专利权利要求1记载:一种新型微循环自冷却热风枪,包括外壳,其特征在于:所述外壳一端设有散气窗一侧设有控制开关,所述外壳另一端设有防护隔离罩,所述防护隔离罩上设有冷风孔,所述防护隔离罩内部设有热风管,所述外壳底部设有支撑架,所述支撑架与外壳连接处设有固定块,所述固定块上设有限位槽,所述外壳内部设有发热片,所述发热片外部设有隔热筒,所述隔热筒一端设有传动电机,所述传动电机输出轴设有加速扇叶,所述隔热筒外壁设有固定环,所述固定环外壁设有固定齿,所述固定齿与外壳连接处设有固定槽,所述热风管和隔热筒与外壳之间均设有冷却通道,所述防风隔离罩内部设有隔热空腔。

权利要求2记载:根据权利要求1所述的一种新型微循环自冷却热风枪,其特征在于:所述支撑架与限位槽相适配,所述热风管与隔热筒相适配,所述固定齿与固定槽相适配。

权利要求3记载:根据权利要求1所述的一种新型微循环自冷却热风枪,其特征在于:所述隔热空腔设置为真空层,所述冷风孔贯穿防护隔离罩并与冷却通道相连。

权利要求4记载:根据权利要求1所述的一种新型微循环自冷却热风枪,其特征在于:所述外壳和发热片均与隔热筒相适配,所述散热窗贯穿外壳与冷却通道相连。

权利要求5记载:根据权利要求1所述的一种新型微循环自冷却热风枪,其特征在于:所述支撑架与外壳相适配,所述支撑架设置为L状。

国家知识产权局于2019年2月1日就涉案专利作出《实用新型专利权评价报告》,初步结论为全部权利要求1-5未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2019年5月10日,原告的委托代理人黎运钦来到广东省中山市香山公证处申请保全证据公证,在公证员陈建华、公证处工作人员杨柏桉的监督下,黎运钦使用公证处的电脑,连接网络,启动屏幕录像专家V2017,点击开始录像按钮,开始操作并截取相关内容,共取得截图文件九张。

广东省中山市香山公证处据此出具(2019)粤中香山第6538号《公证书》。

经查,前述公证书附图记载的内容如下:进入1688全速通官方旗舰店,该店的企业资质证书中有被告全速通公司的营业执照,工商注册信息中的内容与被告全速通公司工商登记信息一致,该旗舰店中有名称为“批发软陶热风枪DIY橡皮章凸粉/浮雕粉/热缩片diy用220v/110v”的商品,价格为19.80-25.00,显示有各类颜色共计24865可售,黎运钦购买了前述商品8件,并完成付款169.4元,订单号为297************327,收货人信息为“黎生广东省中山市南区***山市南区永安一路9号悦盈新城花园悦创天地A区”,卖家信息显示为“供应商:惠州市全速通电子商务有限公司”。

2019年5月15日,原告的委托代理人黎运钦来到广东省中山市香山公证处申请保全证据公证,当日,黎运钦在该公证处收取了快递单号为751********595的中通快递一份,公证人员对快递外包装进行拍照后拆封,并对其中的8件物品进行拍照,并取其中的一件进行拆解拍照,后重新组装,随后公证人员根据黎运钦的要求将其中7件货物进行重新装箱并封存。

广东省中山市香山公证处据此出具(2019)粤中香山第6539号《公证书》。

经查,该公证书附图的中通快递单显示的收件人信息为“黎生188*****822广东省中山市南区***山市南区永安一路9号悦盈新城花园悦创天地A区”;附图中拆封的其中一件物品的使用说明上有“兴伟强(惠州)五金工具有限公司”字样。

2019年5月28日,原告的委托代理人黎运钦来到广东省中山市香山公证处申请保全证据公证,在公证员陈建华、公证处工作人员杨柏桉的监督下,黎运钦使用公证处的电脑,连接网络,启动屏幕录像专家V2017,点击开始录像按钮,开始操作并截取相关内容,共取得截图文件五张。

广东省中山市香山公证处据此出具(2019)粤中香山第6540号《公证书》。

经查,前述公证书附图记载的内容如下:进入1688买家工作台,查看单号为297************327的订单信息,物流信息显示物流公司为中通快递,运单号码为751********595。

当庭检视公证封存物,其封存情况完好,经拆封,其内有热风枪7个,热风枪的外包装上无生产者信息,也无其他标识,选取其中一个与涉案专利进行侵权对比,热风枪包装盒内装有热风枪一把,说明书和产品合格证各一张,说明书上有兴伟强(惠州)五金工具有限公司的企业名称,合格证上有被告兴伟强公司的企业名称,将被诉侵权产品与涉案专利进行对比,原告认为二者构成相同。

关于权利要求1,被告认为被诉侵权产品缺少冷风孔的技术特征,防护隔热罩的前端实际上不是一个冷风孔,而是一个热风孔,该孔是为了让热风管的热气从防护隔热罩孔出来,而冷风孔的位置是开在防护隔热罩的侧壁,被诉侵权产品的隔热筒外壁缺少固定环的技术特征,也缺少隔热空腔,隔热空腔是一功能性限定,可以详细查看专利说明书和实施例18,原告的解释扩大了隔热空腔的保护范围,被诉侵权产品没有发热片,而是发热丝,发热丝维修起来比较容易替换;关于权利要求2,被告认为被诉侵权产品的隔热筒与热风筒并不适配;关于权利要求3,被告的对比意见与权利要求1一致;关于权利要求4,被告认为被诉侵权产品缺少真空层的技术特征,冷风孔也并未贯穿隔热空腔,隔热空腔是设在防护隔离罩壁内部的腔室,通过与冷风孔连通,实现对防护隔离罩的散热;关于权利要求5,被告确认与涉案专利构成相同。

另查明,被告全速通公司成立于2015年7月24日,注册资本为500万元,经营范围为电子商务,销售:美容产品、电子产品、五金工具;被告兴伟强公司成立于2015年12月29日,注册资本为200万元,经营范围为销售五金工具。

以上事实,有原告提交的实用新型专利证书、专利权评价报告、公证书、被诉侵权产品实物等证据及庭审笔录附卷为证。

本院认为,原告是名称为“一种新型微循环自冷却热风枪”、专利号为ZL**************的实用新型专利权人,该专利权利处于合法有效状态,应受法律保护。

《中华人民共和国专利法》第十一条  第一款  规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

”《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  第一款  规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。

”《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条  规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。

在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。

”据此,原告主张被告侵犯其专利权,依法应当举证证实被告为生产经营目的制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品且被诉侵权技术落入原告涉案专利权的保护范围。

本案中,原告主张被告兴伟强公司实施了制造被诉侵权产品的行为,被告全速通公司实施了销售、许诺销售被诉侵权产品的行为,两被告对此均予以确认,故本案的争议点在于被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围。

关于被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围的问题

根据《中华人民共和国专利法》第五十九条  第一款  的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条  第一款  规定:“人民法院应当根据权利人主张的权利要求,依据专利法第五十九条  第一款  的规定确定专利权的保护范围。

”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条  规定:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

”本案中,原告主张以权利要求1-5来确定其涉案专利权的保护范围。

将被诉侵权技术方案与权利要求1进行对比,双方的争议点如下:1.被诉侵权技术方案是否具备“冷风孔”的技术特征;2.被诉侵权技术方案是否具有“所述防护隔离罩内部设有隔热空腔”的技术特征;3.被诉侵权技术方案是否具有“隔热筒外壁设置有固定环,隔热筒通过固定环上的齿与外壳连接”的技术特征。

关于争议点1,本院认为,涉案专利关于冷风孔技术特征的描述为“所述防护隔离罩上设有冷风孔”,即冷风孔是设置在防护隔离罩上,而被诉侵权技术方案的防护隔离罩上并未设置有冷风孔,即二者并不相同;而原告关于被诉侵权技术方案防护隔离罩与热风管出口之间的空隙为冷风孔的主张明显不能成立,因为无论是涉案专利还是被诉侵权技术方案,由于防护隔离罩与热风管之间存在空隙,热风管出口与防护隔离罩前端也必然存在空隙,在此情形下,涉案专利仍在防护隔离罩上设置“冷风孔”,即说明该冷风孔是有别于热风管出口与防护隔离罩前端之间的空隙的技术特征,即二者亦不等同。

关于争议点2,涉案专利关于隔热空腔技术特征的描述为“所述防护隔离罩内部设有隔热空腔”,即涉案专利隔热空腔设置于防护隔离罩内部,属于防护隔离罩的一部分,这亦与涉案专利说明书附图2一致,而被诉侵权技术方案的防护隔离罩上并不存在隔热空腔,原告将被诉侵权技术方案防护隔离罩与热风管之间的空隙解释为隔热空腔明显不合理,即被诉侵权技术方案并不具备涉案专利隔热空腔的技术特征,二者不相同亦不等同。

如前所述,由于被诉侵权技术方案缺少涉案专利“冷风孔”即“隔热空腔”的技术特征,根据全面覆盖原则,被诉侵权技术方案并不落入涉案专利权权利要求1的保护范围,在此情形下,本院对争议点3不再评述。

关于权利要求2-5,权利要求2-5为独立权利要求1的从属权利要求,在被诉侵权技术方案不落入独立权利要求1的保护范围的情形下,其当然也不落入从属权利要求2-5的保护范围。

由于被诉侵权技术方案不落入涉案专利权的保护范围,两被告虽然分别实施了制造,销售、许诺销售被诉侵权产品的行为,但二者的行为并不构成对原告涉案专利权的侵害,原告的相应诉讼请求依法应予以驳回。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  第一款  ,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条  之规定,判决如下:

驳回原告中山市和科自动化科技设备有限公司的全部诉讼请求。

本案受理费4300元,由原告中山市和科自动化科技设备有限公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于最高人民法院。

审判长邓永军

人民陪审员谢艳燕

人民陪审员张奎根

二〇二〇年二月二十七日

法官助理杨博

书记员余玟虹

盈科律师代理“修甲钳(1)”外观设计专利侵权案,认定构成侵权

原告:鲁炜健,男,1994年2月3日出生,汉族,住广东省阳江市江城区*******。

委托诉讼代理人:孙聪,北京市盈科(广州)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:汪汉标,北京市盈科(广州)律师事务所律师。

被告:阳江市江城区双立行美容工具厂,经营场所广东省阳江市江城区龙涛燕子岗工业区内。

经营者:蓝花云,女,1978年7月1日出生,瑶族,住湖南省双牌县*********。

原告鲁炜健与被告阳江市江城区双立行美容工具厂(以下简称双立行工具厂)侵害外观设计专利权纠纷(专利号:ZL**************)一案,本院受理后依法组成合议庭进行了审理,鲁炜健委托诉讼代理人汪汉标到庭参加诉讼。

双立行工具厂经本院合法传唤,无正当理由拒不到庭,本院依法作缺席审理。

本案现已审理终结。

鲁炜健向本院提出诉讼请求:1.判令双立行工具厂立即停止制造、销售、许诺销售侵害涉案外观设计专利权的产品;2.判令双立行工具厂赔偿鲁炜健经济损失及为制止侵权行为所支出的合理费用共计5万元;3.判令双立行工具厂承担本案的全部诉讼费用。

事实及理由:鲁炜健于2016年7月18日向国家知识产权局申请名称为“修甲钳(1)”的外观设计专利,并于2017年1月4日获得授权公告,专利号为ZL**************,该专利迄今处于合法有效状态。

双立行工具厂未经鲁炜健许可,擅自生产、销售、许诺销售被诉侵权产品,鲁炜健就此申请了证据保全公证。

经对比,被诉侵权产品的外观设计完全落入涉案专利权的保护范围,侵犯了鲁炜健的外观设计专利权。

双立行工具厂的行为构成侵权并造成鲁炜健严重的经济损失,为维护鲁炜健合法权益,请求法院判如所请。

双立行工具厂未到庭,其提交书面答辩状称:1.双立行工具厂对其销售的被诉侵权产品涉嫌侵权并不知情,其无主观恶意。

2.被诉侵权产品价格低廉,利润微薄,且双立行工具厂的销量极低,在得知鲁炜健起诉后便主动沟通停止侵权事宜,并未造成鲁炜健较大的经济损失,故鲁炜健主张5万元赔偿缺乏依据。

综上,请求法院驳回鲁炜健的诉讼请求。

结合当事人提交的证据以及陈述,本院认定如下事实:

鲁炜健于2016年7月18日向国家知识产权局申请了名称为“修甲钳(1)”的外观设计专利,并于2017年1月4日获得授权,专利号为ZL**************,该专利迄今处于有效状态。

该专利简要说明记载:2*本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于剪指甲、修整指甲。

3*本外观设计产品的设计要点:在于外形。

4*最能表明本外观设计设计要点的图片或照片:主视图(专利授权公告图片见附件一)。

国家知识产权局于2017年12月7日就本案专利出具外观设计专利权评价报告,初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2019年11月21日,鲁炜健委托代理人孙聪在广东省江门市五邑公证处公证人员的陪同下来到位于阳江市江城区燕子岗工业区一处厂房(上述厂房外墙有“063”的编号,厂房附近有一条电线杆,电线杆上的牌子有“10KV龙涛乙线F14线路永达五金支线#2”字样;该厂房旁有一座名为“一帆达磨刀器厂”的厂房),以普通顾客的身份购买了货物两盒,并取得《送货单》一张。

公证人员对上述厂房购物现场及周边环境进行拍照。

随后,公证人员将上述货物、《送货单》带到孙聪指定的地点进行拍照及重新封存,并留存于鲁炜健处。

2019年11月25日,该公证处就上述事实出具了(2019)粤江五邑第8829号公证书。

送货单记载日期为2019年11月21日,商品内容包括:S-12(PP)钳5把、单价为7元,金额为35元;S-12(ABS)钳5把、单价为7元,金额为35元;金额合计70元,并加盖有双立行工具厂的公章。

公证书附图显示上述厂房内堆放了若干包装箱及包装袋,桌面亦放置了若干修甲钳产品,并有相关工作人员在现场进行包装。

公证书附图中还显示有双立行工具厂的营业执照及印有“阳江市江城区双立行美容工具厂安全生产奖励记录”字样的纸张,纸张上加盖有双立行工具厂的公章。

当庭拆封公证封存实物,内有修甲钳产品两款各五件及送货单一张(与上述公证书所载内容相符),产品实物及外包装上均未显示制造者信息。

上述两款修甲钳产品仅手柄的颜色不同,鲁炜健指控两款修甲钳产品均为本案被诉侵权产品(被诉侵权产品图片详见附件二)。

随机抽取一个被诉侵权产品与本案专利外观设计进行比对,鲁炜健认为二者构成近似。

鲁炜健提交浙江省知识产权研究与服务中心于2018年4月2日出具的《专利侵权判定咨询意见》,拟证明被诉侵权产品使用的外观设计落入本案专利的保护范围。

内容显示该中心于2018年3月29日受鲁炜健委托,就https://tiem.taobao.com/item.htm?

spm=a21ag.7749237.C_items-table.81.f29653fdBprEpd&id=562230019865链接中所涉产品是否落入本案专利保护范围进行分析,经分析,该中心侵权判定咨询结论为上述链接中的修甲钳产品落入本案专利保护范围。

鲁炜健主张上述修甲钳产品通过淘宝网取得,但确认没有证据证实上述链接与双立行工具厂有关。

鲁炜健明确表示由法院酌定本案赔偿数额,并提交以下证据拟证明其为本案支出的合理费用:1.公证费发票。

编号为97755657,开票日期为2019年11月21日,购买方为鲁炜健,销售方为广东省江门市五邑公证处,服务名称为公证费,价税合计3200元,备注(2019)粤江五邑第8829号。

2.《委托律师代理民事案件合同书》,合同甲方为鲁炜健,合同乙方为北京市盈科(广州)律师事务所,该委托代理合同约定:“甲方因其专利维权事项[专利名称修甲钳(1),专利号CN20163032.4]纠纷一案……双方确认:乙方代理本案的律师费为人民币一万元(大写)(壹万元)。

就前述律师费,甲方应于本合同签订之日起5日内一次性向乙方支付……”,合同尾部有鲁炜健的签名及加盖了北京市盈科(广州)律师事务所的公章,落款时间为2019年10月28日。

3.律师费发票,编号为60429206,开票日期为2019年11月5日,购买方为鲁炜健,销售方为北京市盈科(广州)律师事务所,服务名称为法律咨询律师费,价税合计1万元。

另查明,双立行工具厂为个体工商户,成立于2018年4月11日,经营者为蓝花云,经营范围包括加工美容工具、五金塑料制品等。

以上事实,有鲁炜健提交的外观设计专利证书、专利收费收据、专利权评价报告、企业信用信息公示查询结果、公证书、被诉侵权产品实物、公证费发票、《委托律师代理民事案件合同书》、律师费发票、《专利侵权判定咨询意见》以及鲁炜健的当庭陈述等予以证明。

本院认为,鲁炜健是名称为“修甲钳(1)”、专利号为ZL201630328829.4的外观设计专利权人,该专利权仍处于合法有效状态,应受法律保护。

根据审理查明的事实以及双方的诉辩意见,本案争议焦点如下:1.被诉侵权产品是否落入本案专利权的保护范围;2.双立行工具厂是否实施了被诉侵权行为;3.本案侵权责任如何认定。

一、关于被诉侵权设计是否落入涉案专利权保护范围的问题

首先,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第八条  、第九条  规定,在与外观设计相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。

人民法院应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或者相近。

本案被诉侵权产品与专利产品均为修甲钳,属同类产品,可以进行相同或近似的外观设计比对。

其次,根据《中华人民共和国专利法》第五十九条  第二款  、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条  的规定,外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。

下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

将被诉侵权产品与本案专利设计进行比对,二者相同点主要在于:二者均由钳头、钳轴、手柄三部分组成;上述钳头呈“鹰嘴”状,与钳轴一体成形交叉对称铰接,中部由轴心固定,轴心旋转可使钳头上下摆动;钳轴延伸为两轴柄与手柄连接,手柄整体形状为上窄下宽的类圆柱体,手柄外侧为圆滑的弧形,其内侧下部为弧形内凹设计,在手柄内侧上部约1/3处设有弧形凸起。

二者的不同点在于:1.涉案专利仅其中一侧手柄有凸起,且有一支撑杆与另一侧轴柄连接,而被诉侵权产品两手柄均设有凸起及拱形支撑杆。

经整体观察、综合判断,二者在整体造型、轮廓、部件构成、部件形状及细节设计等均基本相同,二者的区别属于细微差别,对整体视觉效果产生的影响不显著。

故以一般消费者的知识水平和认知能力,难以认为二者在整体视觉效果上存在实质性差异。

二者构成近似设计,被诉侵权设计落入本案专利权的保护范围。

二、关于双立行工具厂是否实施了被诉侵权行为的问题

《中华人民共和国专利法》第十一条  第二款  规定,外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

关于双立行工具厂是否实施了被诉侵权行为的问题。

本案中,双立行工具厂答辩中确认被诉侵权产品由其销售,根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十二条第一款、第二款的规定:“一方当事人在法庭审理中,或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中,对于己不利的事实明确表示承认的,另一方当事人无需举证证明。

对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实,不适用前款自认的规定”,因双立行工具厂确认被诉侵权产品由其销售,结合公证购买现场悬挂有双立行工具厂营业执照,现场取得的送货单加盖有双立行工具厂公章等事实,鲁炜健对上述事实无需进一步举证,据此可依法认定双立行工具厂实施了销售被诉侵权产品的行为。

关于许诺销售行为,鲁炜健主张双立行工具厂在淘宝网上许诺销售被诉侵权产品,但并未提交证据予以证实,本案现有证据亦不足以认定双立行工具厂实施了许诺销售被诉侵权产品的行为,故鲁炜健的该项主张依据不足,本院不予支持。

关于制造行为,首先,(2019)粤江五邑第8829号公证书记载鲁炜健委托代理人孙聪在位于阳江市江城区燕子岗工业区一厂房内购得被诉侵权产品并取得加盖双立行工具厂公章的送货单,厂房内悬挂有双立行工具厂的营业执照,并摆放有加盖双立行工具厂公章的纸张,足以证明双立行工具厂在上述场所实际经营。

其次,双立行工具厂的经营范围亦包括加工美容工具、五金塑料制品等,其具备制造被诉侵权产品的能力及资质。

且公证书附图显示双立行工具厂在经营场所堆放有包装箱、包装袋及修甲钳产品若干,并有工作人员在进行包装作业,还摆放有《阳江市江城区双立行美容工具厂安全生产奖励记录》,由此可见在上述场所进行被诉侵权产品制造的可能性极高。

再次,被诉侵权产品实物及外包装上均无标明制造者信息,即现有证据并未显示被诉侵权产品可能由案外人制造,在鲁炜健已完成其应负举证责任的情况下,双立行工具厂经本院合法传唤未到庭参加诉讼,应视为对其自身诉讼权利的放弃。

故本案现有证据相互印证,已达到“待证事实的存在具有高度可能性”的民事证明标准,足以认定双立行工具厂实施了制造被诉侵权产品的行为。

三、关于本案侵权责任的承担问题

根据《中华人民共和国侵权责任法》第二条  、第三条  、第十五条  第一款  第(一)项  、第(六)项  的规定,专利权人有权要求侵权人停止侵害并赔偿损失。

双立行工具厂构成制造、销售侵权,鲁炜健主张双立行工具厂停止侵权,本院予以支持。

关于赔偿损失问题,根据《中华人民共和国专利法》第六十五条  规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条  规定,权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,依照专利法第六十五条  第二款  的规定确定赔偿数额。

本案中,鲁炜健并未举证证明其因侵权行为导致的实际损失或双立行工具厂的侵权获利,无法据此确定本案赔偿数额,故本院依法予以酌定。

在酌定本案赔偿数额时考虑以下因素:本案专利为外观设计专利,被诉侵权产品为修甲钳产品;本案专利在实现被诉侵权产品的市场利润时具有一定的贡献度;被诉侵权产品的售价;双立行工具厂实施了制造、销售两项侵权行为;双立行工具厂为个体工商户;双立行工具厂的经营规模及经营范围,其通过实体店销售被诉侵权产品;鲁炜健在本案中支出的购买侵权产品费用70元、公证费用3200元,有公证书、公证费发票为证;鲁炜健主张为本案维权支出律师费10000元,并提供《委托律师代理民事案件合同书》及律师费发票为证,虽然上述合同中所备注专利号与本案专利不完全相符,但鲁炜健确有委托律师出庭,必然产生一定的代理费用,其主张的律师费数额亦尚属合理,本院予以支持。

据此综合考虑,本院酌情判定双立行工具厂赔偿鲁炜健含合理费用在内的经济损失4万元。

鲁炜健所主张赔偿金额超出上述金额的部分,本院不予支持。

综上所述,依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条  第一款  第(一)、(六)项,《中华人民共和国专利法》第十一条  第二款  、第五十九条  第二款  、第六十五条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  、第九条  、第十条  、第十一条  ,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条  、第二十四条  ,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条  ,《最高人民法院关于的解释》第九十二条、第一百零八条第一款的规定,判决如下:

一、阳江市江城区双立行美容工具厂于本判决发生法律效力之日起停止制造、销售侵害名称为“修甲钳(1)”、专利号为ZL**************的外观设计专利权的产品;

二、阳江市江城区双立行美容工具厂于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿鲁炜健含合理费用在内的经济损失4万元;

三、驳回鲁炜健的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费1050元,由鲁炜健负担105元,阳江市江城区双立行美容工具厂负担945元(该受理费已由鲁炜健预交,本院不作退回,其同意阳江市江城区双立行美容工具厂就应负担部分于上述判决履行期限内向其迳付)。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条  和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定,本案需要强制执行的,由广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院。

审判长张姝

人民陪审员张承胜

人民陪审员曲敏华

二〇二〇年七月二十三日

法官助理林新宇

书记员冯少芳

书记员郭秀萍

《影视剧代理发行合同》是否适用委托合同的任意解除权?

 一、问题提出

       本团队担任顾问的影视剧制作发行公司,每年会签署大量的电影、电视剧、网络剧代理发行合同,但是司法实践中对此类合同属于著作权许可使用合同还是委托合同存在争议,那么《影视剧代理发行合同》合同性质究竟是委托合同还是著作权许可使用合同?

       这个问题之所以值得探讨,是因为委托合同是非常特殊的一个合同类型。涉及合同双方是否具有任意解除权,以及委托方是否具有介入权突破合同相对性跨越受托方直接向播出机构主张权利,因此合同定性非常重要。

02

      二、委托合同与著作权许可使用合同比较

       1、委托合同特征分析

       (1)定义:委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托事务的合同(《民法典》第919条)。

       (2)特征:

       ①委托合同的标的是劳务,本质上是一种提供劳务的合同;

       ②委托合同具有人身信赖性,信赖关系是委托合同得以成立的前提条件之一;若任何一方不再信任对方,可以行使任意解除权(《民法典》第933条),任意解除权突破合同的约定解除权和法定解除权规定,不需要有解除理由也可以任意解除,只是解除方需要按照《民法典》933承担因解除不当造成的损失。

       ③委托合同可以有偿也可以无偿。区分有偿委托和无偿委托的法律意义在于,一是受托人所负的注意义务程度不同,有偿注意义务更高;二是一方在行使任意解除权后,赔偿损失范围不同。

       (3)法律适用:

       ①委托合同的标的是劳务,本质上是一种提供劳务的合同;

       ②委托合同具有人身信赖性,信赖关系是委托合同得以成立的前提条件之一;若任何一方不再信任对方,可以行使任意解除权(《民法典》第933条),任意解除权突破合同的约定解除权和法定解除权规定,不需要有解除理由也可以任意解除,只是解除方需要按照《民法典》933承担因解除不当造成的损失。

       ③委托合同可以有偿也可以无偿。区分有偿委托和无偿委托的法律意义在于,一是受托人所负的注意义务程度不同,有偿注意义务更高;二是一方在行使任意解除权后,赔偿损失范围不同。

       (3)法律适用:

       ①委托合同属于典型合同(有名合同),优先适用《民法典》第二十三章委托合同规定。

       ②任意解除权:委托方和受托方双方均可行使任意解除权而不需要解除理由,突破民法典562条合同的约定解除和563条合同的法定解除;

       ③介入权和选择权:民法典926条,委托方享有介入权和第三人享有选择权。

2、著作权许可使用合同特征分析

       (1)定义:使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同,许可使用合同包括下列主要内容:许可使用的权利种类;许可使用的权利是专有使用权或者非专有使用权;许可使用的地域范围、期间;付酬标准和办法;违约责任;双方认为需要约定的其他内容。(著作权法第26条)

       (2)特征:

       ①著作权许可使用合同的标的是著作财产权利;

       ②非专有许可使用合同被许可人取得的是债权性质的权利,不具有对世性;专有许可合同被许可人取得的则是物权性质的权利,具有对世性(排他性)。

       ③付酬方式可以是支付固定许可费用,也可以是按比例分成方式,不影响合同性质。

       (3)法律适用:著作权法有规定的优先适用著作权规定,著作权法没有规定的,适用民法典合同编通则。

03

       三、《影视剧代理发行合同》性质的法律分析

       1、司法实践中对于影视剧代理发行合同的性质一般首先需要根据权利取得方式不同区分属于著作权合同纠纷还是委托合同纠纷。

       影视剧发行实践当中,著作权人对作品的发行可以选择不同模式,如依据著作权法所规定之许可使用或转让方式发行、依据合同法所规定之委托合同由他人代理发行、自行独自发行或与他人合作发行等。著作权人基于意思自治和权利实现需要,选择符合自身需求的发行形态,我国著作权法对此没有禁止限定。

       (1)当发行方也同时参与影视剧其他工作,为著作权人之一或者与著作权人、其他投资方签署合作协议,在合作协议中直接约定发行权归属发行方或者归属著作权人和发行方双方,价高者得的条款,则发行方的发行权来源于合作协议直接取得,而非单纯的委托发行行为,此时合同性质非委托合同,不适用委托合同一章的规定。

       (2)当发行方纯粹仅为代理发行,那么合同性质是否是委托合同?有两种观点:观点一仍然是著作权许可使用合同(笔者赞同此观点);观点二认为是委托合同。

       ①观点一:著作权许可使用合同

       Ⅰ、从影视剧委托代理合同条款来看,著作权法第26条规定的著作权许可使用合同的内容在委托代理合同中都会涉及,与著作权许可使用合同更接近;

       Ⅱ从委托合同特征来看,合同标的有本质区别。委托合同本质上是一种提供劳务的合同,委托方的实体权利不会由受托方享有;而影视剧委托代理发行合同标的不是劳务而是一种著作财产权流转过程,受托方在一定范围内享有著作权实体权利后,再将被授权权利许可给第三方;

       Ⅲ委托合同范围受限趋势:比如演艺经纪合同,前几年判例都认为是人身依附性很强的委托合同,艺人一方享有任意解除权,这样导致的后果就是经纪公司在没有违约的情况下,艺人也可以在支付违约金的情况下随时解除经纪合同;但是近期法院判例已经基本认定经纪合约是混合型合同,兼具居间、委托、代理、行纪、服务的综合属性,并非单纯委托合同性质,不适用任意解除权。

       所以不是所有带“委托”两个字的合同都是委托合同,还是要看具体法律关系。

       ②观点二:委托合同

       主要认为本质上仍然是受托方代理委托方行使著作权权利,无论权利标的是著作权还是劳务,而且有很多代理方仅是分取代理费,不承担经营风险。笔者认为,影视剧委托代理发行属于委托类合同,避免不了会有委托合同的一些特征,但是并不是所有委托类合同都一定适用第二十三章委托合同的全部规则。所以即使按委托合同定性,笔者认为也不适用任意解除权。

理由如下:

     目前我们国家尚未区分民事代理和商事代理行为,影视剧代理发行合同实际属于商事代理范畴,商事代理与民事代理的不同之处在于,民事代理更多依赖信任,任意解除权正式基于信赖产生的权利。商事代理更多是一种商事行为,在缔结过程中,合同主体信誉和能力已经代替人身信赖关系,而且单纯只是代理发行按比例收取代理费的合同范围很窄,基本在小成本电视剧和电影发行过程中,除此以外更多的发行模式大多都是受托发行方附带垫付宣发费用或者同时含有保底发行条款(含部分保底),此时,受托方并非简单的收取一定比例的发行代理费,而是承担了一定的经营风险,因此如果允许委托方可以随时行使任意解除权,是一件非常危险的事情。因此基于维护市场稳定性和平衡委托方和受托方利益考虑,应慎用任意解除权。

04

       四、笔者建议:

       基于目前法律对委托合同性质定性有争议的情况下,建议影视公司在签署代理发行合同过程中,明确排除双方的任意解除权,明确约定合同解除的条件,避免造成损失。

笔者也期待在民法典之后,我们国家将来也能制定商法典,将民事行为和商事行为区分开,针对民事主体和商事主体适用不用的法律规则。

(本文作者:盈科傅秋月律师 来源:微信公众号 盈科娱乐法)

推翻化合物不具备新颖性推定的举证责任

编者按:为切实加强社会主义法治宣传,积极讲好中国知识产权司法保护故事,及时发布最高人民法院知识产权法庭审判工作动态,助力实施创新驱动发展战略、营造国际一流营商环境,最高人民法院知识产权法庭微信公众号设“每周一案”专栏。自2021年3月起,每周发布一个本庭审结的典型案例摘要,简介基本案情,梳理裁判要旨,既为技术类知识产权审判提供裁判指引,也为法律从业人员和社会公众提供实务参考。

推翻化合物不具备新颖性

推定的举证责任

——(2020)最高法知行终97号

【裁判要旨】

如果现有技术文献已经公开专利申请或者专利要求保护的化合物,则可以推定该专利申请或者专利不具有新颖性,但专利申请人或者专利权人能够提供证据证明在申请日之前无法制备该化合物的除外。

此时,专利申请人或者专利权人不仅应当证明利用该现有技术文献所载实验方法无法制得该化合物,还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法并充分发挥本领域普通技术人员常规技能,亦无法制得该化合物。

【关键词】

发明专利申请 驳回复审程序 化合物 新颖性 举证责任分配

【基本案情】

上诉人雅宝公司与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案中,涉及申请号为201080022027.0、名称为“DOPO衍生物阻燃剂”的发明专利申请(以下简称本申请)。

国家知识产权局作出第110127号复审请求审查决定(以下简称被诉决定),认为本申请权利要求1、4-6不具备新颖性,权利要求2、3、7、9、11-17不具备创造性,维持了有关驳回决定。

雅宝公司不服被诉决定,向北京知识产权法院(以下简称一审法院)提起诉讼,主张对比文件1提到了通式(1)中R是1,2-亚乙基的化合物,并且记载了该化合物的制造方法,但根据证据1,在三乙胺的存在下按照对比文件1记载的制造方法无法制造出该化合物。

一审法院认为,“在申请日之前无法获得该化合物”作为消极事实,具有较高的证明难度。

鉴于此,在确定雅宝公司对此承担举证责任的基础上,不应对雅宝公司课以过高的证明标准。

因对比文件1提到了权利要求1中的化合物,故可以对比文件1为基础,结合现有技术,基于所属技术领域技术人员的知识和能力进行判断。

需要指出的是,所属技术领域的技术人员应当知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。

换言之,雅宝公司固然无需穷尽所有的现有技术方法,但其证明责任也绝非仅限于机械套用对比文件1提及的原料和方法。

与之相反,雅宝公司的证明范围不应排除本领域普通技术人员基于对比文件1公开的内容,在其合理认知范围之内的可能会选用的现有技术和原料。

雅宝公司未充分举证未能证明申请日之前无法获得权利要求1的化合物,权利要求1不具备新颖性。

一审法院判决驳回雅宝公司的诉讼请求。

雅宝公司不服,向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院于2020年12月10日判决驳回上诉、维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为,专利申请要求保护一种化合物的,如果在一份对比文件里已经提到该化合物,即推定该化合物不具备新颖性,但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。

专利申请人主张申请日之前无法获得专利申请要求保护的化合物的,不仅应当证明利用对比文件所载实验方法无法制得该化合物,还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法,在根据原料等的不同对常规实验方法作出适应性调整,排除非考察因素可能的影响,充分发挥本领域普通技术人员的常规技能的情况下,亦无法制得该化合物。

如果专利申请人能够证明上述情形下均无法制得该化合物,则可以认定其证成了“申请日之前无法获得该化合物”,继而可以推翻前述关于对比文件破坏专利申请新颖性的推定。

具体到本案,当事人双方在本案二审中均认可,无法确定证据1采用对比文件1实施例的制备方法是所属技术领域常规的有代表性的制备方法。

而证据1采用对比文件1实施例的制备方法来尝试合成本申请权利要求1的化合物。

实施例的制备方法采用的是具体的原料配比和实验条件,该原料配比和实验条件均为具体的反应物和点值。

对于所属领域技术人员而言,有机化合物的合成直接由反应的原料配比和实验条件来决定,故而证据1所记载的制备方式仅涵盖了潜在能够合成本申请权利要求1限定的化合物制备方法范围中非常小的一个点值。

在此情况下,该证据的证明力并不足以覆盖对比文件1所涉及的制备方法,尚不足以得出根据对比文件1的制备方法无法合成本申请权利要求1限定的化合物的结论。

此外,证据1中仅采用三乙胺作为碱尝试合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。

三乙胺作为众多有机碱中的一种,碱性不强,该证据仅能证明在使用三乙胺作为碱这样特定的反应条件时无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。

虽然证据1将三乙胺作为碱来合成有机磷化合物的选择系来自对比文件1的实施例,但本领域普通技术人员并不会因此得出对比文件1的有机磷化合物都能在三乙胺作为碱的条件下合成得到的结论,也不能得出本领域普通技术人员在合成对比文件1的有机磷化合物时,会产生仅考虑三乙胺作为碱的技术偏见。

相反,对比文件1并没有对碱作出明确的限定,本申请与对比文件1反应类型相同,均为缩合反应,反应均在有机溶剂和碱的存在进行,均是符合本领技术人员的一般认知的常规反应,由于在反应过程中脱去卤化氢,因而所述的碱调整和溶剂调整可根据原料不同来选择。

并且由对比文件1说明书中的其他记载以及本领域的技术常识可知,碱为合成对比文件1中有机磷化合物的反应条件中重要影响因素。

在碱对合成反应有重要影响且对比文件1并未对其明确限定的情况下,本领域普通技术人员在知晓证据1的反应条件无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物时,并不会仅以此即推定得出该有机磷化合物无法合成的结论,也不会放弃尝试采用其他的反应条件(例如尝试反应重要影响因素中不同类型的碱)进行合成。

同时,证据2的实验结果表格表明,本领域普通技术人员知晓如碱、溶剂等反应条件均系能够影响有机磷化合物合成的重要因素,也会尝试改变上述条件来合成化合物。

这间接证明了本领域普通技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要求1限定的有机磷化合物。

而证据3亦不能推导得出权利要求1中的化合物不能合成的结论。

而且,举证责任能否在双方当事人之间转移,取决于人民法院对负有证明责任的一方当事人所提供证据的证明力的综合评价结果。

如果对负有证明责任一方当事人所提供证据进行审查判断后,认为其证明力具有明显优势并初步达到了相应的证明标准,此时可以不再要求该方当事人继续提供证据,而转由另一方当事人提供相反证据。

同时,基于对证明待证事实的证据的审查判断之结果,并结合其他相关事实,认为待证事实的存在具有高度可能性的,才应当依法对该事实予以认定。

但是,本案中对比文件1提及了本申请的化合物,雅宝公司仅证明对比文件1所载实验方法不能制备本申请化合物,但未就本领域常规实验方法的制备可能性举证,雅宝公司的证据尚不足推翻对比文件1已经破坏了本申请新颖性的推定。

而且,雅宝公司因其提交的实验方法并非所属技术领域的常规的具有代表性的制备方法,同时该实验之时并未根据原料不同做了适当变化、排除了非考察因素可能的影响。

因此,基于雅宝公司提供的证据尚不能对在申请日之前获得本申请的化合物产生具有说服力的合理怀疑,本案就此的举证责任尚未转移至国家知识产权局,国家知识产权局在此情况下尚无需就该问题进行举证。

(来源:最高人民法院知识产权法庭)

盈科律师代理“国网”不正当竞争纠纷案,认定辽宁国网电子商务(辽宁)公司构成不正当竞争

原告国网电子商务有限公司,住所地北京市西城区广义街**楼****。

法定代表人杨东伟,董事长。

委托代理人李玉龙、朱一诺,北京市盈科律师事务所律师。

被告国网电子商务(辽宁)有限公司,住所,住所地辽宁省大连市甘井子区凌水镇七贤岭任贤街****div>

法定代表人刘佳楠,总经理。

委托代理人刘通,辽宁恒信律师事务所律师。

委托代理人张明辉,男,1982年7月27日生,汉族,国网电子商务(辽宁)有限公司监事,住辽宁省大连市甘井子区。

被告刘佳楠,男,1989年9月25日生,锡伯族,国网电子商务(辽宁)有限公司总经理,住辽宁省开原市。

委托代理人刘通,辽宁恒信律师事务所律师。

原告国网电子商务有限公司与被告国网电子商务(辽宁)有限公司、刘佳楠擅自使用他人企业名称、姓名纠纷一案,本院受理后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。

原告国网电子商务有限公司的委托代理人李玉龙、朱一诺,被告国网电子商务(辽宁)有限公司的法定代表人刘佳楠、委托代理人张明辉、刘通,被告刘佳楠及其委托代理人刘通均到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

原告国网电子商务有限公司诉称,原告系全国知名企业国家电网有限公司的全资子公司,“国网”字号属国家电网有限公司所有,并具有较高的市场知名度。

原告以“国网”字号,附以“电子商务”的行业特点以及“有限公司”的组织形式,形成“国网电子商务有限公司”这一企业名称,并经北京市工商局备案于2016年1月13日注册成立。

原告自成立以来,一直以“国网电子商务有限公司”的名称从事经营、宣传活动,积累了良好的声誉及客户资源,先后获得“2017国家级企业管理现代化创新成果二等奖”、“2018中国软件行业最具影响力企业”、“2018年度最具影响力电商品牌”等荣誉,且人民网、新华网、新华财经、光明日报、经济参考报、凤凰网财经等知名媒体多次对原告进行新闻报道。

经过原告的经营和推广,原告及其“国网电子商务有限公司”的企业名称已在公众中形成了较高的知名度和较大的影响力。

2019年12月20日,被告公司未经原告同意,擅自以完全包含“国网电子商务有限公司”字样的企业名称注册成公司,仅在该企业名称中加“辽宁”字样以示地域区分。

被告的经营范围在互联网信息服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、广告等方面与被告存在相同或相似。

被告公司以该名称经营,足以使他人误认为被告公司为原告在辽宁省设立的子公司或者存在特定联系。

经巡查,被告公司在快手等平台已实际开展经营、推广活动。

根据《反不正当竞争法》第六条的规定,经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)。

被告擅自以完全包含原告企业名称的方式注册成立公司并开展经营活动的行为,使公众产生了极大的误解,影响原告的正常经营,侵害了原告的企业名称(商号)权,严重违反了《反不正当竞争法》的规定。

故根据《反不正当竞争法》、《民事诉讼法》等相关法律规定,诉至法院,请求依法判令:1、被告国网电子商务(辽宁)有限公司、被告刘佳楠立即停止使用“国网”字号及与其相同或者相似的文字;2、被告国网电子商务(辽宁)有限公司变更企业名称,变更后的企业名称不得包含“国网”的字样;3、被告国网电子商务(辽宁)有限公司、刘佳楠不得在其官方网站、产品宣传和包装中使用“国网”的字样。

4、被告国网电子商务(辽宁)有限公司、刘佳楠在人民法院报上刊登声明,消除因不正当竞争行为对原告造成的不良影响;5、被告国网电子商务(辽宁)有限公司、刘佳楠共同赔偿原告的经济损失1元。

被告国网电子商务(辽宁)有限公司、刘佳楠均辩称,不同意原告的诉讼请求。

被告公司依法注册并使用自己企业名称的行为是合法行为,不构成不正当竞争,亦不侵犯原告方企业名称(商号)权。

具体理由如下:一、原告的企业名称不具有拟制性和显著性,“国网电子商务有限公司”也不具有市场知名度或一定影响力,因而不属于《反不正当竞争法》第六条第(二)项规定的受特殊保护的企业名称。

企业名称是区别不同市场主体的标志,由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式构成,可以起到识别商品来源的作用。

企业名称拟制性越高,则显著性越强,被告公司与原告都选用“国网”字号注册公司且注册成功,本身就说明了该字号拟制性不强。

如果原告的企业名称和字号已经起到了具有较高的市场知名度和被相关公众所知悉的程度,则被告公司申请企业名称和相关字号时,就会有相关工商登记部门提前告知另行选用其他字号以保障知名字号或企业名称被保护的权利。

原告陈述的“原告国网电子商务有限公司的企业名称已在公众中形成了较高的知名度和较大的影响力”虽然原告提交的证据能证明其品牌及相关产品在电力行业具有较大知名度,但就在电子商务以及辽宁省乃至全国范围内的影响,其提交的证据尚不足以证明。

二、“国网电子商务(辽宁)有限公司”由被告公司依法注册并经大连市场监督管理局核准通过。

国网电子商务(辽宁)有限公司于2019年12月20日在大连市场监督管理局依法注册,法定代表人为刘佳楠。

国网电子商务(辽宁)有限公司企业名称注册符合《企业名称登记管理规定》(2012修订)、《企业名称登记管理实施办法》(2004修改)注册规则,亦不违反《企业名称禁限用规则》,故该企业名称符合国家企业登记管理机关监管规定。

同时也说明至少在大连市场监督管理局监管范围之内,“国网”并非禁止或者经允许方可注册的字号。

三、被告公司与原告的企业名称使用范围不同,不会引起相关公众对原告提供商品或服务的误认,因而是可以并存的。

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用指出,对于企业名称的保护,应当以地域范围为基础进行保护。

企业名称权的保护范围应当结合企业特点、营业范围、登记地等因素综合考虑,结合《企业名称登记管理规定》第3条  以及第6条之相关规定分析,被告公司在大连市场监督管理局进行注册登记,原告在北京市市场监督管理局进行注册登记,双方的企业名称被保护范围是完全不同且两地域之间无任何包含与被包含的关系。

结合企业名称权的性质和功能来讲,不同区域的相同企业名称和同一区域内的不同企业名称由于不会引起相关公众对原告提供商品或服务的误认,因而是可以并存的。

四、被告公司与原告公司提供的商品或服务不存在任何实质性交叉,二者之间不存在竞争关系,因而被告公司的企业名称客观不能侵害原告企业名称权。

《反不正当竞争法》第二条规定可知,界定不正当竞争行为主要是指经营者采用不正当手段,损害竞争对手的行为,但原告与被告公司在工商登记部门登记的经营范围中仅有“互联网信息服务”一项是重合的,同时根据原告提交的证据材料可以看出:原告公司的经营范围主要是销售汽车、日用品、五金交电、化工产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子支付、能源管理等,而被告公司的经营范围侧重于网上销售、网上贸易代理、国内一般贸易。

结合原被告双方公司实际经营情况可知:双方的经营范围和向社会公众提供的服务不具有相同性,因而双方在本质上不存在竞争关系,被告公司的行为不存在进行不正当竞争的前提条件。

更进一步讲,被告公司至今未实施损害原告利益的具体市场交易行为,从未乃至将来也不可能会对原告的经济利益造成损害。

综上,原告与被告公司系不同行政区域的不同经营主体,且提供的商品和服务也不同,不会造成相关公众对不同企业提供的不同服务的误认、混淆。

另外,原告所取得的经营资质与被告的经营范围不具有相似性。

原告所取得的荣誉证书全部集中在科技领域的软件行业,与被告传统电商的经营范围完全不具有相似、关联性。

再者,上述荣誉只是相关的监管部门对之进行的年度评价,并不代表该企业的商品或服务已为社会相关公众所知悉。

五、被告使用“国网”二字注册公司是出于被告公司管理层工作经历和智力创新的结果(国信+中网=国网),不具有不正当竞争的主观恶意。

认定不正当竞争,除了存在竞争关系之外,要应具备一般民事侵权行为的构成要件。

而按照我国民法的一般原理,一般侵权责任的承担应当以过错为要件,实施不正当竞争行为的经营者应当具有主观过错。

但是本案中,被告公司及被告公司管理层不具有任何不正当竞争的主观恶意,亦从未在原告方及其关联公司任职,亦未曾有过任何商业性合作关系,被告对于“国网”、“国网电子商务有限公司”在成立公司之前并未知晓。

国网电子商务(辽宁)有限公司并非擅自使用国网电子商务有限公司企业名称,是根据公司业务发展需要设立由国网电子商务大连公司等主体控股的关联公司,且两公司法定代表人为同一人,并非以与原告不正当竞争为目的。

另,根据一般公众的理解,“国网”尚可以包含国家互联网、国家物联网、国家科技网、国家律师网等字面含义。

将“国网”二字狭义地理解为“国家电网”即不符合一般公众认识也未见原告方提供权利在先的证据证明。

六、被告正常经营企业无需停止使用“国网”字样,更无需在国家级报纸上刊登声明,原告主张的1元经济损失既没有事实依据也没有法律依据不应该得到支持。

一方面,被告方设立公司前后均有符合《反不正当竞争法》的企业经营主体使用“国网”字样设立公司并正常经营,“国网”字样并非原告商标或者权利在先字号,这说明市场化大环境下带有“国网”字样的任何商事主体只要经过登记机关依法注册都有权利使用“国网”字样正常经营,而且以后也无需变更。

被告既没有侵权行为也没有恶意竞争行为,无需在国家级报纸上刊登声明乃至道歉。

另一方面,原告主张被告赔偿其经济损失1元,但并未举证证明其因被告侵权所造成的影响及经济损失的金额,原告主张的1元经济损失既没有事实依据也没有法律依据亦不应该得到支持。

原告依法应承担举证不能的法律后果。

七、被告刘佳楠系被告国网电子商务(辽宁)有限公司的法定代表人,本案企业名称权纠纷法律关系存在于原告和被告国网电子商务(辽宁)有限公司之间,原告要求被告刘佳楠承担侵权责任,没有事实基础和法律依据。

综上,原告的企业名称并不具有知名度,且该企业知名度并未超出登记地域范围;原告与被告公司向社会公众提供的商品和服务不同,双方不存在竞争关系;被告公司正常选用并使用企业名称的行为不构成不正当竞争行为或任何侵权行为。

因而原告各项诉讼请求无事实、法律依据,请法院驳回原告全部诉讼请求。

经审理查明,原告国网电子商务有限公司于2016年1月13日经北京市工商行政管理局核准注册成立。

经营范围包括销售汽车、日用品、五金交电、化工产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备;电子支付;互联网信息服务;保险代理;制作、代理、发布广告;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;合同能源管理;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;票务代理。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、保险代理业务、保险经纪业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

原告曾获得中国电力企业联合会颁布的“2018年度电力创新奖”、中央企业电子商务联盟授予的“2018年度最具影响力电商品牌”、中国能源创新力榜单组委会授予的“2018中国能源创新力榜单获奖企业”、《能源》杂志社颁布的“能源十年改革创新企业”、中国软件行业协会颁发的“2018年度创新软件企业“、“2019年中国软件行业优秀解决方案”、“2020十强创新软件企业”、第四届中国国际创新创业博览会授予的“年度双创示范奖—科技创新奖”、“年度央企创新传播奖”等荣誉。

人民网、搜狐网、新华网、经济日报等媒体均对原告国网电子商务有限公司进行过报道。

被告国网电子商务(辽宁)有限公司于2019年12月20日经大连市场监督管理局核准注册成立。

经营范围包括网上贸易代理;计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售;互联网信息服务;信息系统集成服务;电脑图文设计;企业管理咨询;经营国内广告业务;预包装食品、水产品销售;国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本院所确认的上述事实,有工商登记信息、荣誉证书、新闻报道截图及当事人陈述笔录等证据材料在案为凭,这些证据材料已经开庭质证和本院审查,可以采信。

本院认为,本案的争议焦点为:一、被告刘佳楠是否承担侵权责任。

二、被告国网电子商务(辽宁)有限公司在企业名称中使用“国网”字样是否构成不正当竞争。

三、若国网电子商务(辽宁)有限公司构成不正当竞争,其责任承担问题。

现针对争议焦点评析如下:

一、被告刘佳楠是否需要承担侵权责任。

本案中,因被告国网电子商务(辽宁)有限公司系有限责任公司,被告刘佳楠系被告国网电子商务(辽宁)有限公司的法定代表人,案涉侵权主体为被告国网电子商务(辽宁)有限公司,原告要求被告刘佳楠承担责任的诉讼请求,没有事实及法律依据,本院不予支持。

二、被告国网电子商务(辽宁)有限公司在企业名称中使用“国网”字样是否构成不正当竞争。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条  规定:“经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:……(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);……”。

本案中,原告国网电子商务有限公司成立于2016年,曾获得多个部门授予的多项荣誉,人民网、搜狐网、新华网、经济日报等媒体均对原告进行过报道。

原告国网电子商务有限公司的企业名称和字号具有一定的市场知名度和影响力,应当受到《中华人民共和国反不正当竞争法》的保护。

被告国网电子商务(辽宁)有限公司成立于2019年,其企业名称完全涵盖了原告的企业名称,即便在原告的企业名称中加上了“(辽宁)”二字,并不具有区别于原告企业名称的显著性。

且被告国网电子商务(辽宁)有限公司的企业名称易使相关公众误认为被告是由原告控股、许可使用或与原告存在其他关联关系,从而使相关公众产生混淆和误认,因此,被告国网电子商务(辽宁)有限公司在企业名称中使用“国网”字样的行为构成不正当竞争,应当承担相应的侵权责任。

关于被告提出的原告的企业名称并不具有知名度、被告不具有主观恶意的抗辩意见,无事实依据,本院不予支持。

三、若被告国网电子商务(辽宁)有限公司构成不正当竞争,其责任承担问题。

被告国网电子商务(辽宁)有限公司的企业名称中包含“国网”字样,足以使相关公众产生混淆和误认,构成不正当竞争,应当承担停止侵权、赔偿损失的侵权责任。

原告要求被告国网电子商务(辽宁)有限公司停止使用“国网”字样的企业名称、变更企业名称,变更后的企业名称中不得含有“国网”的诉讼请求合理,本院予以支持。

关于原告要求被告国网电子商务(辽宁)有限公司不得在其官方网站、产品宣传和包装中使用“国网”的字样及在人民法院报上刊登声明,消除因不正当竞争行为对原告造成的不良影响的诉讼请求,因原告未提供证据证明被告国网电子商务(辽宁)有限公司存在上述使用“国网”字样的行为,以及对原告的商誉造成不良影响的行为,故原告的该两项诉讼请求,本院不予支持。

关于赔偿数额,权利人因不正当竞争行为受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,可根据侵权行为的情节判决给予相应的赔偿。

本案中,原告要求被告赔偿1元的诉讼请求,符合法律规定,本院予以照准。

综上所述,依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条  、《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条  第二项  、第十七条  、第十八条  之规定,判决如下:

一、被告国网电子商务(辽宁)有限公司立即停止使用含有“国网”字样的企业名称,并于本判决生效之日起三十日内,向工商登记机关申请变更企业名称,变更后的企业名称中不得包含“国网”字样。

二、被告国网电子商务(辽宁)有限公司于本判决生效之日起三十日内赔偿原告国网电子商务有限公司经济损失1元。

三、驳回原告国网电子商务有限公司的其他诉讼请求。

如被告国网电子商务(辽宁)有限公司未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费50元(原告已预交),由被告国网电子商务(辽宁)有限公司负担50元。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省大连市中级人民法院。

申请执行的期限为二年。

审判长刘佳

人民陪审员王传君

人民陪审员董存杰

二〇二一年三月十七日

书记员张思宇

盈科律师代理“帕森斯”不正当竞争案,认定山东帕森斯构成不正当竞争

上诉人(原审被告):山东帕森斯装备科技有限公司(原山东帕森斯链条有限公司),住所地山东省新泰市果都镇名义庄村南。

法定代表人:段淑江,经理。

委托诉讼代理人:万峰,山东泰山法正律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):中煤张家口煤矿机械有限责任公司,住所地河北省张家口市产业集聚区煤机路1号。

法定代表人:李国平,执行董事、总经理。

委托诉讼代理人:汤学丽,北京市盈科律师事务所律师。

委托诉讼代理人:刘云佳,北京市盈科律师事务所律师。

上诉人山东帕森斯装备科技有限公司(以下简称山东帕森斯公司)因与被上诉人中煤张家口煤矿机械有限责任公司(以下简称中煤张家口公司)不正当竞争纠纷一案,不服山东省泰安市中级人民法院(2020)鲁09民初238号民事判决,向本院提起上诉。

本院立案后,依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

山东帕森斯公司上诉请求:1.撤销一审判决,依法改判驳回中煤张家口公司一审诉讼请求或发回重审;2.上诉费用由中煤张家口公司承担。

事实和理由:一、一审判决认定事实不当,中煤张家口公司的“帕森斯”商标不具有独创性、显著性,也不宜认定该商标具有一定知名度、影响力。

1.中煤张家口公司与英国FKI工程有限公司帕森斯链条公司(以下简称英国帕森斯公司)的转让合同所涉及的技术及知识产权均是英文内容,与“帕森斯”汉字商标没有关系。

2.“帕森斯”系由“parsons”音译而来,该名称并非机械行业所独有,且使用地域广泛,通过网络搜索可见生产“帕森斯”链条、注册包含有“帕森斯”汉字的注册商标及字号的企业众多,故“帕森斯”系通用名称,中煤张家口公司不具有专用性。

3.中煤张家口公司对链条产品的宣传不是对“帕森斯”商标的宣传,其企业名称中也不包含“帕森斯”字样,即使中煤张家口公司的链条产品具有一定知名度、影响力,也不应推定“帕森斯”商标具有对应的知名度、影响力。

二、山东帕森斯公司字号具有明确来源,不存在主观故意。

1.山东帕森斯公司于2015年6月收购新泰市帕森斯链条有限公司(以下简称新泰帕森斯公司)的业务,根据新泰帕森斯公司的名称变更了本公司字号,没有使用中煤张家口公司“帕森斯”商标的故意。

2.山东帕森斯公司合法受让取得“帕森斯P?S?S”商标专用权,以“帕森斯”作为企业字号并无不当。

3.涉案公证书显示的网站并非山东帕森斯公司的网站,山东帕森斯公司不知晓、更不参与运营管理。

4.山东帕森斯公司使用“帕森斯”是根据英文patience发音采用“耐用的链条”之意。

三、一审判决适用法律错误,中煤张家口公司与山东帕森斯公司的产品之间不会因山东帕森斯公司企业名称而混淆。

1.山东帕森斯公司是依法成立的企业,享有企业名称权,与中煤张家口公司所在地相差甚远,中煤张家口公司企业名称亦不包含与山东帕森斯公司相同相近的文字,不会导致混淆误认。

2.山东帕森斯公司经营范围不仅是生产链条,与中煤张家口公司所处行业有一定差别,生产地址、产品生产技术、销售产品的包装亦相差甚远,不会导致混淆误认。

3.双方产品共同的客户群体具有专业性、范围较窄,在严格的供货程序下,不会导致混淆误认。

4.山东帕森斯公司对外一直规范使用公司名称全称,不会产生对用户的误导。

四、一审判令山东帕森斯公司更改企业字号适用法律错误。

山东帕森斯公司可以采取变更经营范围、变更使用企业名称的方式避免对链条产品的混淆,在山东帕森斯公司已经承诺变更经营范围,不再经营第七类链条产品的情况下,应当适用引起市场主体变动更小的方式,实现总体利益最大化,不宜强行变更企业字号。

五、即使构成不正当竞争,一审判决的赔偿金额过高。

山东帕森斯公司作为小微企业,链条产品并非主营业务,生产时间较短,销量很小,且受新冠疫情影响,2020年基本没有生产经营,亦无盈利。

中煤张家口公司辩称,一、中煤张家口公司在先“帕森斯”“parsons”商标具有较高显著性、知名度。

中煤张家口公司一审提交的第二组相关证据足以证明经中煤张家口公司在宣传及交易文书中的广泛使用,“帕森斯”“parsons”商标已具有较高的知名度,且辐射至山东帕森斯公司所处区域。

山东帕森斯公司关于中煤张家口公司的商标不具独创性、显著性及没有知名度的上诉理由不能成立。

二、山东帕森斯公司主张的字号来源无事实与法律依据。

山东帕森斯公司原名称为山东胜凯网络科技有限公司,2015年6月10日变更为现名称,而其受让“帕森斯P?S?S”商标的时间为2019年3月13日,晚于其字号变更时间,且该商标中并不包括英文“parsons”,山东帕森斯公司在明知中煤张家口公司涉案商标的情形下,将“帕森斯”登记为字号、将“parsons”作为企业英文字号名称使用在与中煤张家口公司同类的竞争行业,具有明显恶意,构成不正当竞争行为。

三、山东帕森斯公司自变更企业字号至今一直生产经营,侵权时间长、范围广,一审法院综合考虑涉案商标知名度、山东帕森斯公司侵权故意等情形判决赔偿经济损失30万元于法有据,应予维持。

中煤张家口公司向一审法院起诉,请求判令山东帕森斯公司:1.停止不正当竞争行为,变更企业字号,变更后的企业字号不得与“帕森斯”近似;2.赔偿中煤张家口公司经济损失及合理支出共计100万元;3.承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实:中煤张家口公司系2000年5月16日成立的有限责任公司(法人独资),注册资本为叁拾叁亿肆仟零捌拾伍万肆仟肆佰陆拾玖元,经营范围为矿山机械设备、环保设备等设备的研发与制造;工业链条系列产品、起重吊装索具及冶金专用吊夹具产品设计制造等。

该公司下属有中煤张家口煤矿机械有限责任公司帕森斯链条分公司(以下简称中煤帕森斯分公司)。

中煤张家口公司现名称系2006年5月由张家口煤矿机械有限公司变更而来。

2006年4月28日,张家口煤矿机械有限公司(买方)、英国帕森斯公司(卖方)、中国煤炭海外开发公司(进口代理)签订矿用链条生产技术知识产权转让合同。

在该合同附件三中显示,英国帕森斯公司向张家口煤矿机械有限公司转让“帕森斯链条品牌”“帕森斯链条标识”“帕森斯矿用链条注册专利”等技术(其中汉字“帕森斯”对应的英文为“Parsons”)。

另外,中煤张家口公司还向英国帕森斯公司购买了两条矿用链条生产设备,并投入矿用链条等产品的生产。

2009年6月14日,中煤张家口公司取得第5517068号“帕森斯”注册商标专用权,经续展有效期至2029年6月13日;2009年11月7日,中煤张家口公司取得第5517070号“Parsons”注册商标专用权,经续展有效期至2029年11月6日。

以上两商标均核定使用商品为第7类:起重葫芦;起重机;非陆地车辆传动铰链;升降机铰链;地质勘探、采矿选矿用机械设备等。

2013年12月,中煤张家口公司生产的“帕森斯、Parsons工业链条”获河北省名牌产品(有效期至2016年12月)。

中煤张家口公司提供的证据显示,2011年至2019年期间,中煤张家口公司下属的中煤帕森斯分公司与龙口煤电有限公司、山东新煤机械装备股份有限公司、国投新集能源股份有限公司、北京中煤融资租赁有限责任公司鄂尔多斯分公司、上海创立集团股份有限公司等全国各地的购买商签订了关于“帕森斯”品牌的矿用高强度链条、圆环链工业品的买卖合同。

为扩大“帕森斯链条”的市场影响力和占有率,中煤张家口公司自2010年起即在国内的《煤矿机械》《起重运输机械》《中国电力》《索具世界》《吊索商情》《港口装卸》《中国煤炭报》以及国外的《世界起重机》《国际煤炭》《起重葫芦》等杂志上以“中国帕森斯链条(ParsonsChainChina)”名义对其生产的标准矿用链与紧凑链、加强矿用圆环链与紧凑链、出渣机链条等产品进行了大力的广告宣传。

山东帕森斯公司系2014年9月成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册资金为伍仟万元。

该公司现名称系2015年6月10日由“山东胜凯网络科技有限公司”变更而来,经营范围亦于该日由“网络工程施工、计算机软硬件研发等”变更为“链条、连接环的生产、销售;五金、建材、链钩、矿用机械的销售等”。

第11326838号“帕森斯P?S?S”注册商标系新泰市大展经贸有限公司于2014年9月7日注册,核定使用商品为第6类:马蹄形钩环(脚扣、铁鞋);金属环;金属栓;普通金属扣(五金器具);金属铰链;金属安全链。

2019年3月13日,该商标转让至山东帕森斯公司名下。

山东帕森斯公司在公司大门广告牌上显示,其主要生产“矿用高强度链条、连接环、起重链条、锚链、捞渣机链条等”。

在山东帕森斯公司的宣传册上突出印刷有山东帕森斯公司全称“山东帕森斯链条有限公司”以及对应的英文名称“ShandongParsonschainCo.Ltd”,在该宣传册中含有大量对矿用高强度链条的宣传。

在《中国煤机通讯》上也有山东帕森斯公司的全称以及其对所生产的链条产品的宣传页面。

在山东帕森斯公司生产的链条产品外包装上印制有字样大小一致的“山东帕森斯链条有限公司”标识。

中煤张家口公司提交的公证书显示,在山东帕森斯公司的官方网站上突出显示“帕森斯链条”及矿业起重链条的照片,在其公司简介中显示“注册资金10亿元,是原国家煤炭部矿业高强度圆环链和连接环的定点生产厂家之一,主要生产矿用链条、起重链条、船用链条等产品。

”山东帕森斯公司的网站上还显示“帕森斯矿用链条”和“帕森斯起重链”的报价表。

山东帕森斯公司在参加产品展会时,在宣传标牌上突出印制有“帕森斯P?S?S、金恒力链条集团、山东帕森斯链条有限公司”字样并附有大型链条的照片和实物。

另查明,中煤张家口公司为本案花费公证费1720元,以及律师费、住宿费、差旅费若干。

一审法院认为,本案的争议焦点为:一、山东帕森斯公司是否构成了对中煤张家口公司的不正当竞争行为;二、如构成侵权,山东帕森斯公司应当如何承担相应的民事责任。

一、山东帕森斯公司是否构成了对中煤张家口公司的不正当竞争行为

本案中,中煤张家口公司依法持有第5517068号“帕森斯”和第5517070号“Parsons”注册商标,其商标专用权依法应受到法律保护。

《中华人民共和国商标法》第五十八条  规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条  规定,经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。

第六条规定“经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:……(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

”按照上述法律规定,一审法院认为,山东帕森斯公司构成了不正当竞争行为,具体理由如下:

(一)中煤张家口公司登记的经营范围为“矿山机械设备、环保设备的研发与制造;工业链条系列产品、起重吊装索具及冶金专用吊夹具产品设计制造等”,其下属的中煤帕森斯分公司则主要生产矿用链条等产品。

山东帕森斯公司的经营范围为“链条、连接环的生产、销售;五金、建材、链钩、矿用机械的销售等”,其在生产过程中亦大量生产“矿用链条、起重链条、锚链”。

显然,中煤张家口公司、山东帕森斯公司在登记的经营范围上和实际的生产范围上有部分重合性,属于同业竞争者。

(二)首先,通过一审查明的事实可知,中煤张家口公司自2006年4月28日自英国帕森斯公司处购买了“帕森斯链条品牌”“帕森斯链条标识”“帕森斯矿用链条注册专利”,随后投入矿用链条的生产。

并于2009年6月14日取得第5517068号“帕森斯”注册商标专用权,于2009年11月7日取得第5517070号“Parsons”注册商标专用权。

其中“帕森斯”系由“Parsons”音译而来,有其独特性和显著性。

从中煤张家口公司提交的证据可以看出,中煤张家口公司的分公司自2011年起即开始向全国各地企业出售其生产的“帕森斯链条”。

为加大宣传力度,中煤张家口公司自2010年起即在国内和国际的《煤矿机械》《起重运输机械》《索具世界》等杂志报纸上以“中国帕森斯链条(ParsonsChainChina)”名义对其生产的标准矿用链与紧凑链、加强矿用圆环链与紧凑链、出渣机链条等产品进行广告宣传。

2013年12月,中煤张家口公司生产的“帕森斯、Parsons工业链条”获河北省名牌产品。

综合以上事实,中煤张家口公司的“帕森斯”“Parsons”商标在矿用高强度链条等行业范围内已经具备了较高的知名度,并在该行业领域内获得较为广泛的影响力。

山东帕森斯公司作为同业竞争者,理应知道中煤张家口公司“帕森斯”商标以及对应产品的知名度和影响力,在生产经营活动中应遵循公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德,并在注册其企业名称和生产销售同类产品时对中煤张家口公司在先的注册商标进行合理避让,以避免使消费者造成混淆和误认。

而山东帕森斯公司的企业名称自2015年6月10日起变更为“山东帕森斯链条有限公司”,且企业名称中和经营范围中的“链条”与中煤张家口公司的注册商标使用类别相同,应属于侵犯中煤张家口公司在先注册商标专用权的行为;其次,山东帕森斯公司在其对外宣传中还使用了英文名称“ShandongParsonschainCo.Ltd”,亦侵犯了中煤张家口公司在先的第5517070号“Parsons”注册商标专用权。

山东帕森斯公司虽辩称其现在使用的字号系合法使用其拥有的“帕森斯P?S?S”注册商标。

但一审法院注意到,一是该商标系山东帕森斯公司于2019年3月才从第三人处转让取得,而山东帕森斯公司自2015年即开始使用“帕森斯”作为其企业字号,明显早于其注册商标的取得时间;二是山东帕森斯公司现持有的该注册商标系在第6类核定使用商品上使用,与其生产经营的高强度矿用链条、锚链并非同一类别。

综上,一审法院对山东帕森斯公司的抗辩不予支持。

(三)山东帕森斯公司存在主观上的故意。

一审法院认为,(1)山东帕森斯公司的“帕森斯P?S?S”仅为核定使用商品第6类,而非矿用高强度链条的第7类。

在中煤张家口公司的注册商标及产品存在较高知名度和影响力的情况下,山东帕森斯公司在其生产的链条包装、网页宣传、广告宣传、参加展览会上突出将企业名称和“帕森斯P?S?S”注册商标以及高强度矿用链条照片统一向外展现,足以使得消费者误认为其生产的高强度链条产品的注册商标为“帕森斯P?S?S”,存在混淆消费者的故意;(2)山东帕森斯公司的企业名称系2015年6月由“山东胜凯网络科技有限公司”变更而来,两企业名称前后变化巨大,且企业经营范围亦由“网络工程施工、计算机软硬件研发等”变化为“链条、连接环的生产、销售等”。

由于“帕森斯”本身为音译词,具有较强的固有显著性,而山东帕森斯公司选择在“帕森斯”商标在链条行业内部已经具有了一定知名度和影响力的情况下,将企业名称中的字号变更为“帕森斯”,并同时将经营特点及行业性质变更为与“帕森斯”商标所涉商品类别相同的“链条、连接环的生产、销售”上。

为逐渐将其侵权行为合法化,山东帕森斯公司还于2019年将“帕森斯P?S?S”注册商标变更到自己名下,上述种种行为难谓巧合;(3)为进一步导致消费者的混淆,山东帕森斯公司在其中文名称的下方标注的英文企业名称中也使用了中煤张家口公司的“Parsons”商标,在其官方网站上则直接将其产品称为“帕森斯矿用链条”和“帕森斯起重链”。

山东帕森斯公司变更企业名称,并将“帕森斯”作为企业名称中的字号进行使用的行为,具有明显攀附“帕森斯”商标商业信誉的主观恶意。

山东帕森斯公司的以上行为,足以使相关公众误认为山东帕森斯公司与中煤张家口公司之间存在投资或者合作等特定联系,以达到其提升知名度、增加交易机会、吸引消费者、推销商品的目的。

另外,一审法院还注意到,山东帕森斯公司的注册资金仅有五千万元,但却在其网页上对外宣传为10亿元,该行为亦违反诚实信用的法律规定。

综上,一审法院认为山东帕森斯公司的被诉行为有违公平竞争、诚信经营的商业道德,构成中煤张家口公司所主张的不正当竞争行为,应承担相应的民事责任。

二、山东帕森斯公司应如何承担相应的民事责任

《中华人民共和国侵权责任法》第六条  规定,行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。

该法第十五条规定,承担侵权责任的方式主要有:停止侵害、赔偿损失等。

(一)因山东帕森斯公司构成不正当竞争行为,中煤张家口公司要求山东帕森斯公司不得使用“帕森斯”作为企业字号的诉讼请求,一审法院予以支持。

首先,根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2008〕3号)第四条  的规定,被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

本案中,因山东帕森斯公司使用含有“帕森斯”字号企业名称的行为构成不正当竞争,故根据上述司法解释的规定并结合本案具体情况,山东帕森斯公司即便规范使用其企业名称亦难以避免市场混淆的产生,故山东帕森斯公司应承担停止使用含“帕森斯”字样企业名称的法律责任。

其次,根据《企业名称登记管理规定》第七条  的规定,企业名称由字号、行业或者经营特点、组织形式组成。

本案中,山东帕森斯公司企业名称的全称为“山东帕森斯链条有限公司”,其经营范围中亦含有“链条的生产、销售”。

因此,山东帕森斯公司的生产经营活动应以“链条”生产为重心而展开,其生产经营活动的性质和特点与中煤张家口公司“帕森斯”商标核定使用的商品范围具有密切的关联性。

根据山东帕森斯公司的经营特点、行业特征,结合其变更企业名称的时间及主观过错程度,如果山东帕森斯公司在不变更经营范围的情况下仍保留“帕森斯”字号,仅变更山东帕森斯公司名称中的“链条”等字样,显然无法达到中煤张家口公司的诉讼目的。

故,为从根本上杜绝市场混淆后果的产生,中煤张家口公司关于山东帕森斯公司在其企业名称中停止使用“帕森斯”组合字样的诉讼请求,一审法院予以支持。

(二)《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条  规定,因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

经营者违反本法第六条、第九条规定,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人三百万元以下的赔偿。

本案中,因中煤张家口公司并未举证证明其因侵权所受到的损失或者山东帕森斯公司因侵权获得的利益,中煤张家口公司提交的合理支出证据中亦有部分与本案无关,故一审法院根据中煤张家口公司所拥有的注册商标及其产品在行业内的知名度、山东帕森斯公司的侵权时间期限和山东帕森斯公司企业的注册资本及经营能力、山东帕森斯公司的主观恶意程度,加上中煤张家口公司为本案维权委托律师、进行公证所必要的合理开支等因素,酌定山东帕森斯公司赔偿中煤张家口公司经济损失25万元及合理开支5万元,共计30万元。

对中煤张家口公司过高的诉讼请求,一审法院不再予以支持。

综上所述,一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条  、第十五条  ,《中华人民共和国商标法》第五十八条  ,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条  、第六条  、第十七条  ,《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条  ,判决:一、山东帕森斯公司在判决生效之日二十日内变更企业名称,企业名称中不得含有“帕森斯”组合字样;二、山东帕森斯公司在判决生效十日内赔偿中煤张家口公司经济损失及合理开支共计300000(叁拾万)元;三、驳回中煤张家口公司其他诉讼请求。

如果未按判决所指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费13800元,由山东帕森斯公司负担8970元,由中煤张家口公司负担4830元。

本院二审期间,当事人围绕上诉请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。

山东帕森斯公司提交了以下证据:1.开标一览表一份,拟证明链条招投标程序严格,山东帕森斯公司与中煤张家口公司同台投标,区别明显,没有混淆的可能性。

2.山东帕森斯公司取得的质量认证、安全认证、环境认证、健康认证、专利证书各一份,拟证明这一系列材料系招投标过程中必须具备的,审查条件严格,且山东帕森斯公司具有独立专利,没有与中煤张家口公司产生混淆的可能性。

3.采购客户到山东帕森斯公司厂区现场考察照片二张,拟证明客户采购链条需要到生产现场考察,山东帕森斯公司与中煤张家口公司跨度两个省份,不会使客户对二者之间产生混淆、误认。

4.《商标转让协议书》一份,拟证明山东帕森斯公司通过协议方式取得“帕森斯P?S?S”注册商标使用权,并据此商标变更公司企业字号,山东帕森斯公司的企业字号来源合法。

5.山东帕森斯公司注册资金变更明细打印件一份,拟证明山东帕森斯公司注册资金在2016年8月9日至2018年6月8日期间的确是10亿人民币,不存在违背诚实信用的事实。

6.山东帕森斯公司新营业执照一份,拟证明山东帕森斯公司已将企业名称中的链条二字改为装备科技,进一步避开与中煤张家口公司的混淆,并且经营范围也变更为不生产链条,不再与中煤张家口公司具有竞争关系。

7.山东帕森斯公司厂区门口标识旧、新对比照片二张,拟证明山东帕森斯公司为进一步消除与中煤张家口公司商标混淆的可能性,将厂区门口标识中“帕森斯”字样去除,并且将生产厂区及设备退回给新泰帕森斯公司,不再生产第七类矿用链条。

中煤张家口公司质证称,对证据1关联性认可,真实性、合法性及证明目的不予认可。

开标一览表恰恰证明山东帕森斯公司与中煤张家口公司之间为同业竞争者,其恶意使用“帕森斯”字号与中煤张家口公司进行矿用链条产品的竞争,以行业内公众对中煤张家口公司与“帕森斯”之间关联的熟知基础,更易使招标方误认山东帕森斯公司与中煤张家口公司之间存在关联。

且此类项目标的通常较大,山东帕森斯公司利用“帕森斯”字号参与多次招投标项目并中标,非法获利巨大。

对证据2、3、4真实性、合法性、关联性及证明目的均不予认可,证据2无原件,与本案是否构成不正当竞争亦无直接关联,证据4转让协议的签署双方属于关联企业,签署时间为2014年,实际转让申请时间为2018年,核准转让时间为2019年,不符合一般商业习惯,且该商标除“马蹄形铁环”外的其他商品类别均已被撤销,山东帕森斯公司不存在合法来源。

对证据5真实性、合法性、关联性认可,但并不能证明山东帕森斯公司是否实缴注册资本,且即使注册资本曾为10亿元,变更后亦应相应调整,以免使相关公众误导,山东帕森斯公司的虚假宣传情形还包括对外宣称为原国家煤炭部矿用高强度圆环链和连接环的定点生产厂家。

对证据6真实性、关联性认可,但对证明目的不认可,山东帕森斯公司于2021年2月8日连续两次变更至现名称,所变更的“链条”仅为行业名称非“企业名称”,其仍使用“帕森斯”字号从事“矿用机械”生产制造及宣传销售,构成对中煤张家口公司的持续不正当竞争行为。

对证据7真实性及证明目的不予认可,即使山东帕森斯公司的大门口拆除“帕森斯”字样,但结合其网站使用可证明其仍存在与中煤张家口公司同业竞争的经营范围。

本院认为,山东帕森斯公司提交的证据1、2、4均系复印件,证据3、7的照片均系山东帕森斯公司单方制作,上述证据在无其他证据予以佐证的情况下,其真实性均难以确认,且中煤张家口公司对上述证据的真实性亦均有异议,故本院对上述证据均不予采信。

证据5、6中煤张家口公司对其真实性无异议,本院对其真实性予以确认,对其证明力将结合本案其他事实予以综合认定。

中煤张家口公司提交以下证据:1.关于第11326838号“帕森斯P?S?S”商标撤销复审决定书一份,拟证明山东帕森斯公司实际生产的产品为第7类而非其注册商标核定使用的第6类商品,国家知识产权以此撤销其第6类金属铰链等商品的注册。

2.山东帕森斯公司企业名称变更记录打印件一份,拟证明2021年2月8日山东帕森斯公司更名为“泰山恒力装备科技有限公司”,继而更名为“山东帕森斯装备科技有限公司”,其不仅未在合理时间内更名停止不正当竞争行为反而通过两次更名再次侵权。

3.山东帕森斯公司参与投标开标截图一份,拟证明山东帕森斯公司在被诉后还利用“帕森斯”字号投标,报价均为百万余元,其参与投标众多显然已经利用此不正当竞争行为获利颇丰。

4.晋能控股股份有限公司公众号发布的“社会各界发来贺信共同祝贺晋能控股股份有限公司成立”信息打印件一份,拟证明山东帕森斯公司与中煤张家口公司不仅为同业竞争主体而且还同时参与投标、同时对相同企业产生关联,更加容易使相关公众产生其与中煤张家口公司间存在关联的误认。

5.山东帕森斯公司“psschain.com”网站截屏打印件一份,证明山东帕森斯公司仍在“矿用链条”即与中煤张家口公司构成同业竞争的行业上使用被诉侵权字号,持续、恶意侵权行为严重。

山东帕森斯公司质证称,对证据1真实性无异议,但是该证据显示的结论为部分维持、部分撤销,山东帕森斯公司仍旧享有“帕森斯P?S?S”商标专有权。

对证据2真实性无异议,对其证明目的有异议。

山东帕森斯公司因疫情等原因持续亏损,继而变更了企业名称及经营范围,客观上避开了与中煤张家口公司的链条的重合,两公司之间没有产生混淆的可能性,不会构成不正当竞争。

对证据3真实性有异议,该证据仅为网络截图,且本案并未作出终审判决,山东帕森斯公司有权使用自己的企业名称,山东帕森斯公司与中煤张家口公司的企业名称相差甚远,不会混淆。

对证据4真实性有异议,该证据仅为网络截图,山东帕森斯公司与中煤张家口公司是平等的市场主体,应当鼓励平等市场主体之间的竞争行为,二者的企业名称不会造成市场主体之间的混淆、误认。

对证据5真实性有异议,该证据仅为网络打印件,其显示内容全部是英文,根本没有标注“帕森斯”汉字的产品,且该网站中还有大量的其它产品的展示,并不包含在第七类商品中,山东帕森斯公司的产品从未标注过“帕森斯”商标或品牌,中煤张家口公司无权垄断链条行业,其已另案起诉山东帕森斯公司商标侵权纠纷,本案中又来证明侵权问题,属于重复主张,其证明目的不应被支持。

本院认为,中煤张家口公司提交的证据1、2的真实性山东帕森斯公司均无异议,本院对其真实性予以确认,对其证明力将结合本案其他事实予以综合认定。

证据3、4、5均系网络截图打印件,在无其他证据予以佐证的情况下其真实性难以确认,且山东帕森斯公司对其真实性均有异议,故本院对证据3、4、5均不予采信。

本院二审查明,山东帕森斯公司于2021年2月8日由“山东帕森斯链条有限公司”更名为“泰山恒力装备科技有限公司”,同日又更名为“山东帕森斯装备科技有限公司”,经营范围为“许可项目:特种设备制造;施工专业作业等,一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件加工、销售等”,不再包括“链条、连接环的生产、销售”。

还查明,2021年1月11日,国家知识产权局作出商评字[2021]第0000006111号《关于第11326838号“帕森斯P?S?S”商标撤销复审决定书》决定:第11326838号“帕森斯P?S?S”商标的核定使用商品(第6类)在“金属环;金属栓;普通金属扣(五金器具);金属铰链;金属安全链”商品上予以撤销,在“马蹄形钩环(脚扣、铁鞋)”商品上予以维持。

本院对一审法院认定的其他事实予以确认。

本院认为,根据当事人的诉辩主张,本案二审争议的焦点问题为:一、山东帕森斯公司将“帕森斯”作为企业字号使用是否构成对中煤张家口公司的不正当竞争;二、如果构成不正当竞争,一审判决山东帕森斯公司承担的民事责任是否适当。

一、关于山东帕森斯公司将“帕森斯”作为企业字号使用是否构成对中煤张家口公司的不正当竞争的问题。

本案中,山东帕森斯公司主张“帕森斯”系通用名称,不具有专用性,其企业字号来源于“帕森斯P?S?S”注册商标,不会造成混淆误认。

本院认为,首先,关于“帕森斯”是否为通用名称问题。

中华人民共和国商标法第五十九条  规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

本案中,根据一审查明事实,中煤张家口公司于2006年自英国帕森斯公司处购买了“帕森斯链条品牌”“帕森斯链条标识”“帕森斯矿用链条注册专利”等技术(其中汉字“帕森斯”对应的英文为“Parsons”)及矿用链条生产设备并投入生产,并于2009年陆续取得“帕森斯”和“Parsons”注册商标专用权。

由此可见,“帕森斯”系“Parsons”音译而来,山东帕森斯公司并无证据证明“帕森斯”系矿用链条、矿山机械等产品的通用名称,故“帕森斯”商标具有独特性和显著性,山东帕森斯公司的主张缺乏事实依据,本院不予支持。

其次,关于山东帕森斯公司将“帕森斯”作为企业字号使用是否会误导公众而构成不正当竞争问题。

《中华人民共和国商标法》第五十八条  规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条  第四项  规定,经营者不得实施其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

根据一审查明事实,中煤张家口公司自2010年起即持续对其“帕森斯”“Parsons”注册商标进行使用并在《煤矿机械》《起重运输机械》《索具世界》《中国电力》等杂志上以“中国帕森斯链条(ParsonsChainChina)”名义对其相关产品进行大力宣传、推广,其“帕森斯链条”销往全国各地,2013年12月,中煤张家口公司生产的“帕森斯、Parsons工业链条”获得河北省名牌产品荣誉,上述事实证明,中煤张家口公司的“帕森斯”“Parsons”注册商标在相关公众中已经具有较高的知名度和较为广泛的影响力。

山东帕森斯公司于2014年成立,原名称为山东胜凯网络科技有限公司,2015年6月10日变更公司名称为山东帕森斯公司,经营范围亦由“网络工程施工、计算机软硬件研发等”变更为“链条、连接环的生产、销售;五金、建材、链钩、矿用机械的销售等”。

经营范围变更后,山东帕森斯公司作为与中煤张家口公司生产、销售同类矿用链条的同行业竞争者,应当知晓中煤张家口公司涉案“帕森斯”商标的较高知名度,故其在变更企业名称时应当主动对中煤张家口公司的在先“帕森斯”注册商标进行合理避让,但山东帕森斯公司却擅自将与中煤张家口公司“帕森斯”注册商标相同的文字注册为企业字号,并在实际生产经营使用“山东帕森斯链条有限公司”及对应的英文名称“ShandongParsonschainCo.Ltd”,主观上明显具有攀附中煤张家口公司涉案“帕森斯”“Parsons”注册商标的知名度和影响力,从而快速谋取市场竞争优势的故意,客观上容易造成相关公众认为山东帕森斯公司与中煤张家口公司之间存在特定联系的误认,一审法院认定山东帕森斯公司的行为构成不正当竞争,并无不当。

山东帕森斯公司主张,其字号来源于其“帕森斯P?S?S”注册商标,系合法使用。

对此,本院认为,根据查明事实,“帕森斯P?S?S”商标系新泰市大展经贸有限公司于2014年9月7日注册,核定使用商品为第六类,该商标于2019年3月13日才转让至山东帕森斯公司名下,即山东帕森斯公司2015年变更企业名称时并未获得“帕森斯P?S?S”注册商标专用权,且山东帕森斯公司实际生产的矿用链条产品与该商标核定使用的第六类商品亦非同类产品,故山东帕森斯公司主张其企业字号系对自己商标的合法使用,缺乏事实依据,本院不予支持。

山东帕森斯公司还主张,其注册资金在2016年8月9日至2018年6月8日期间的确是10亿人民币,不存在违背诚实信用的事实。

本院认为,山东帕森斯公司在注册资金发生变更后,未及时变更网站中的相关宣传信息,容易对相关公众产生误导,一审法院认定其行为违反了诚实信用的法律规定,亦无不当。

综上,山东帕森斯公司在本案中的被诉行为构成对中煤张家口公司的不正当竞争,依法应当承担相应的民事责任。

二、关于一审判决山东帕森斯公司承担的民事责任是否适当的问题。

山东帕森斯公司主张其已变更企业名称及经营范围,不再经营第七类链条产品,完全能够避免相关公众对于链条产品的混淆,故不宜再判令其变更企业字号,且山东帕森斯公司刚进入链条行业,属于小微企业,链条产销量很小,一审判决的赔偿数额过高。

首先,关于应否变更企业字号问题。

本院认为,根据查明事实,中煤张家口公司的涉案“帕森斯”商标在矿用链条行业具有较高的知名度,中煤张家口公司的经营范围包含“矿山机械设备、环保设备的研发与制造;工业链条系列产品、起重吊装索具及冶金专用吊夹具产品设计制造等”,山东帕森斯公司变更后的经营范围亦包含“矿山机械制造、矿山机械销售、机械零件、零部件加工等”,二者的经营范围仍存在部分重合;山东帕森斯公司变更后的企业名称“山东帕森斯装备科技有限公司”中起主要识别作用的仍为“帕森斯”字号,且山东帕森斯公司于2021年2月8日将企业名称先由“山东帕森斯链条有限公司”更名为“泰山恒力装备科技有限公司”,同日又更名为“山东帕森斯装备科技有限公司”。

综合上述事实可以看出,山东帕森斯公司虽在本案诉讼期间主动变更了企业名称及经营范围,但因其变更后的企业字号仍为“帕森斯”,且经营范围亦与中煤张家口公司存在重合,故其继续攀附中煤张家口公司涉案“帕森斯”商标商誉的主观故意明显,即使规范使用变更后的“山东帕森斯装备科技有限公司”企业名称,仍不足以避免相关公众对其商品的来源或其与中煤张家口公司之间的关系产生混淆或误认。

根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条  规定,被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

因此,为有效制止不正当竞争行为,维护公平竞争的市场秩序,本案中,根据中煤张家口公司的诉讼请求,并结合本案的实际情况,一审判决山东帕森斯公司承担变更含有“帕森斯”组合字样企业名称的法律责任,并无不当。

山东帕森斯公司的主张缺乏事实依据,本院不予支持。

其次,关于赔偿数额问题,本案中,因中煤张家口公司并未提交证据证明因被侵权所受到的实际损失或山东帕森斯公司因侵权所获得的利益,故一审法院综合考虑中煤张家口公司涉案注册商标及其产品在行业内的知名度、山东帕森斯公司的侵权时间、经营规模、主观恶意程度,以及中煤张家口公司为本案维权委托律师、进行公证所支出的必要合理开支等因素,依法酌定山东帕森斯公司赔偿中煤张家口公司经济损失25万元及合理开支5万元,共计30万元,并无不当。

山东帕森斯公司虽主张其系小微企业,生产时间短、销量小,但未能提供相关证据予以证明,且与其宣称的注册资本10亿元、多次参加招投标的事实不符,本院不予支持。

综上所述,山东帕森斯公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条  第一款  第一项  规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费5800元、保全费2020元,由山东帕森斯装备科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长刘晓华

审判员柳维敏

审判员张金柱

二〇二一年六月二十二日

法官助理张甜

书记员刘霞