近日，北京知识产权法院审理结案了一件涉及微生物的专利侵权案，其中的被诉侵权产品就是日常咱们常见的蟹味菇。该案涉及保护微生物菌株的专利权的侵权判定。专利侵权案件中涉及微生物的案件并不多，而直接涉及微生物本身的侵权案件就更加稀少。因此，笔者仔细阅读了判决书，并在网上观看了庭审视频后，对该案的一些法律问题进行解读。

要点

（1）鉴定所进一步委托具有检测资质的第三方完成检测的效力得到了北知院的支持；

（2）不采用全基因序列检测而仅仅是对基因特异性片段的检测方法被北知院采纳；

（3）程序方面，原告通过销售地制造连接从而得以在北京知识产权法院进行诉讼，被告利用管辖权异议程序争取了应诉时间。

 基本案情

案号：（2017）京73民初555号

涉案专利号：201310030601.2

原告（专利权人）：上海丰科科技股份有限公司

被告：天津绿圣蓬源农业科技开发有限公司、天津鸿斌禾盛农业技术开发有限公司

原告诉讼请求：（1)二被告停止制造、销售涉案专利产品、销毁库存;（2)二被告各赔偿原告500万元，赔偿合理费用约四十三万（起诉书中要求30万，后续追加为约四十三万元）。

判决：（1）二被告的行为构成侵权；（2）被告天津绿圣蓬源赔偿原告100万元；（3）二被告各赔偿原告八万四千一百五十元的合理支出。

本案中，原告发现二被告在北京新发地销售涉案专利产品，向北京知识产权法院提起诉讼。涉案专利授权公告中的权利要求仅有一项，如下所示。

由于权利要求1涉及的微生物已经进行了保藏，因此，可以认为权利要求1的保护范围本身是清楚的。本案的难点在于，如何确定被诉侵权产品蟹味菇是否落入权利要求1的保护范围。对于该问题，需要委托专业的鉴定机构通过实验进行鉴定。

关于鉴定所委托第三方检测的效力

本案所委托的北京国创鼎诚司法鉴定所是由原告和被告从北京高级人民法院公布的知识产权鉴定机构名册中分别选择后一致确定的。根据国创鼎诚出具的鉴定书可知，其中的检测部分并非国创鼎诚自己做出，而是委托了第三方中国工业微生物菌种保管中心进行。被告在庭审中指出，根据《司法程序鉴定通则》第十六条第5项规定，鉴定要求超出本机构技术条件和鉴定能力的鉴定委托，司法鉴定机构不得受理。对此，北知院认为，国创鼎诚是原被告双方达成一致意见选择的，是双方的真实意思表示；国创鼎诚在其主页中明确表明说明了其与中国工业微生物菌种保管中心的战略合作关系，并且中国工业微生物菌种保管中心具有相关的检测资质和检测能力，因此，北知院认为，国创鼎诚基于第三方的检测结果完成鉴定报告并无不当。

关于鉴定方法的合理性

本案中，要认定被告销售的蟹味菇是否侵犯原告的专利权，需要判断被诉侵权产品蟹味菇中的微生物与对象专利的权利要求1的微生物是否一致。但是，本领域技术人员知道，即便是同一种微生物，由于存在基因突变等原因，基因序列也不可能100%完全一致。北知院认为，在微生物领域，对于二种微生物的基因序列的相似程度达到何种比例可以认定为二者是一致的还没有明确统一的认识，而鉴定所给出的未进行全基因检测的理由之一在于，全基因检测方法需要进行分核操作，而分核操作不属于国标、行标，也无法获得CMA、CNAS的认可，因此无法保证可靠性。基于此，北知院认为，采用特异基因片段检测是合理的。另外，北知院并没有否认采用全基因测序的方法，但是由于被告虽然对鉴定方法提出了质疑，但是并没有提出全基因检测更合理的证据以及理由，因此，被告采用全序列检测的主张没有得到支持。

笔者认为，对于微生物基因序列的检测，由于实验操作的局限性，对于序列较长的基因序列没有办法通过实验对全序列来进行检测，而只能测定基因序列的部分片段。也即，并没有办法获得涉案侵权产品的微生物基因序列与权利要求要求保护的微生物的基因序列完全一致的证据，仅仅能够证明两者相一致的盖然性高，但是这样的证明也能够满足民法要求的证据的证明标准——高度盖然性。

程序方面

本案的起诉阶段，原告实际上还起诉了第三被告北京丰顺园农产品有限公司，后撤回了对北京丰顺园农产品有限公司的起诉。北京丰顺园农产品有限公司在本案中实际上是被诉侵权产品的销售商。通过将销售商一并提起诉讼，使得在销售地的北京知识产权法院成为本案合法的管辖法院。

通过选择销售商所在地作为管辖法院是知识产权侵权诉讼中常用的一个选择管辖法院的策略。管辖地的选择对于诉讼是一个重要的因素。通常，原告选择管辖法院有多方面的考虑因素。例如，原告通常会选择对某一领域的案件经验丰富的法院；为了获得相对高额的赔偿，原告会选择经济发达地区的法院管辖；为了避免地方保护主义，原告会选择被告公司所在地以外的法院，为了诉讼便利会选择就近的法院等。

另一方面，被告利用管辖权异议程序争取了应诉时间。被告通过提出管辖权异议以及对异议裁定进行上诉，通常能够多争取半年到一年的应诉时间。

（本文作者：盈科刘敏律师）

随着国内越来越多的企业向海外进军，企业在海外进行专利布局的需求也越来越多。在海外进行专利申请的常见途径有两种，一个途径是巴黎公约途径，也叫做IP途径；另一途径是PCT途径。申请人在进行海外申请时往往不知道如何选择。现就这两种途径展开详细说明，并分析两种途径的区别，以帮助申请人深入认识这两种途径并作出适宜的选择。

什么是巴黎公约途径、PCT途径

《巴黎公约》是《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）的简称，于1884年生效，中国在1985年加入《巴黎公约》。《巴黎公约》涉及发明专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及不正当竞争等内容。《巴黎公约》的基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。需要说明的是，巴黎公约的调整对象不包括著作权。

PCT是《Patent Cooperation Treaty》的英文缩写, 中文称为《专利合作条约》，它是专利领域的一项国际合作条约，涉及发明、实用新型专利申请的提交，检索及审查。PCT条约于1970年缔结，中国于1994年正式加入PCT。

在PCT条约缔结之前，在多个国家保护发明的唯一方法是向每一个国家单独提交申请，这些申请由于每一个要单独处理，因此，每一个国家的申请和审查都要重复。PCT条约的缔结，使得申请人能够以一种语言在一个专利局（受理局）提出一件专利申请（国际申请），该申请在指定的每一个PCT成员国都有效。

通过巴黎公约途径的申请流程

通过巴黎公约途径向海外申请专利时，申请人需要在优先权期限内向希望申请的国家提出申请，并主张优先权。对于发明和实用新型，优先权期限为12个月，外观设计的优先权期限为6个月。

如果申请人希望在多个海外国家进行专利申请，则需要向这些国家的专利申请机构分别提交专利申请。

通过PCT途径的申请流程

通过PCT途径进行海外申请的通常的流程如上图所示，包括两个阶段，一个是国际阶段，一个是进入国家阶段，在上图中“进入国家阶段”之前，为“国际阶段”。

在国际阶段，通常，申请人先在国内提交国内申请，然后在12个月内要求国内申请的优先权向国际局提交PCT申请，国际局在自优先权日起16个月作出检索报告及书面意见，18个月进行国际公布。后续的国际初步审查为可选程序，其依申请人的申请而启动，如果申请人请求国际初步审查，国际局将会提供初步审查报告。申请人通常参考检索报告及书面意见考虑是否对申请文件进行修改，建议在进行修改后提出初步审查。需要说明的是，申请人也可以在不递交本地申请的情况下直接提交PCT申请。

中国国家知识产权局是PCT指定的受理局，其接受中国的国民或居民提出的国际申请，国际申请中有多个申请人时，至少有一个申请人的国籍或居所是中国。中国国家知识产权局接受中文、英文两种语言。中国国家知识产权局也是WIPO认定的有资格的国际检索单位以及国际初步审查单位。因此，国内申请人通过中国国家知识产权局提交的PCT申请的检索是通过中国国家知识产权局处理的。

在提出了PCT申请之后，申请人还需要自优先权日起30个月内进行各个国家，也即进行“进入国家阶段”的程序。“进入国家阶段”也需要分别向进入的国家的专利申请机构提出申请。

需要申请人注意的是，上述12个月（6个月）的优先权期限、30个月的进入国家阶段的期限是法定期限，虽然在一些情况下可以申请宽限期或者有相应的补救措施，但是一旦延期失败，将导致申请人的权利受损，另外从费用方面考虑也不经济。因此，申请人呢一定要把握好这两个期限。

巴黎公约途径与PCT途径的比较

费用方面

从上述说明的两个途径的申请流程可以看出，与巴黎公约途径相比，通过PCT途径提交申请多了一个“国际阶段”，“国际阶段”会产生申请费、代理费。另一方面，由于国际阶段进行了检索，在之后的进入国家阶段，一些国家的专利局可以参考国际阶段的检索报告从而节约成本，因此，一些国家专利局会对检索费等费用进行减免。例如，通过PCT途径进入中国时，如果是通过国家知识产权局提交的PCT申请，则免缴申请费，对于国际检索报告由国家知识产权局作出的申请，进入中国国家阶段后减缴50%实审费；对于国际检索报告由欧专局、日本特许厅或者瑞士专利局作出的专利申请，进入中国国家阶段后减缴20%的实审费。因此，根据实务经验，一般来说，需要就同一项专利技术向3个海外国家进行申请的情况下，从费用方面考虑建议通过PCT途径进行提交，如果仅仅向1个或2个海外国家或地区进行申请的情况下，巴黎公约途径相对来说要节省费用。

时间方面

在时间方面，巴黎公约途径比较固定，需要在12个月以内进行申请，因此，申请人在确定了海外申请的国家之后，就应该尽早联系代理机构，进行申请文件翻译、递交的准备工作，以免延误优先权期限。相比而言，通过PCT途径进行海外申请的时间比较充裕。申请人在国内申请提交后，有12个月的时间考虑是否进行PCT申请，PCT申请提交后，还可以参考国际检索报告的内容判断申请的可专利性以及可能的授权范围，从而确定是否进入国家阶段以及进入哪些国家。

其他方面

对于巴黎公约途径进入海外的申请，其审查的基础文本是向海外的专利局提交的外文文本，因此，在提交外文申请时，可以在优先权请求成立的基础上对外文文本进行适当的修改，以满足海外国家的专利法的一些特定的要求。而对于通过PCT途径进入各个国家阶段的申请来说，其基础文本是国际公布文本，因此，为了后期进入国家阶段的翻译文本能够满足海外国家的专利法的相关规定，需要在提交PCT申请时就考虑好应当对PCT申请文件进行的修改、调整。

巴黎公约途径还是PCT途径，如何选择？

上述分析了巴黎公约途径、PCT途径的区别。通过上述分析，如果海外申请的国家限于1~2家，通常，从费用的角度考虑，建议优先选择巴黎公约途径。如果12个月优先权期限快到了，来不及准备翻译文本，则可以考虑先以中文提交PCT申请以获得准备翻译文本的时间。如果海外申请的国家为3家以上，无论是从费用还算时间的角度考虑，都建议采用PCT途径。

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏 微信公众号）

在专利的主动修改、答复审查意见、复审、无效、分案等程序中，申请人或专利权人都有机会对申请文件进行修改。虽然在不同的阶段对申请文件的修改有各自不同的限定，但无论是在哪个阶段，修改都应遵循《专利法》第三十三条规定的最基本的原则——修改不超范围。

什么是“修改超范围”

《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。

《专利法》第三十三条中其实说了两件事情，一是可以对专利申请文件进行修改；二是“修改不超范围”。

申请人在申请日提交的专利申请文件多少都可能存在一些缺陷。允许申请人进行修改，一方面使得申请人要求保护的范围更加明确，另一方面，能够清楚地向公众传递专利的信息，方便公众实施应用。

修改不能超过什么范围？

根据《专利法》第三十三条的规定，对于发明和实用新型来说，“修改不超范围”是指不超出“原说明书和权利要求书记载的范围”。这里的说明书包括说明书及其附图。需要说明的是，说明书摘要本身并不是法律文件，因此，在进行修改时不能以摘要作为修改依据。

法条里面“记载的范围”这个表达本身不够严密。“记载”是仅限于文字记载的内容，但是， “原说明书和权利要求书记载的范围”并不限于原说明书和权利要求书文字记载的内容，还包括说明书附图表示的内容、以及、根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容（参照《专利法审查指南》2010第二部分第八章5.2.1.1）。

从时间维度来看，“原说明书和权利要求书”是指在申请日提交的原说明书和权利要求书。对于要求优先权的专利申请来说，这里的“原说明书和权利要求书”是指在申请日提交的说明书和权利要求书，并非优先权文件中的说明书和权利要求书。因此，对于通过巴黎途径（IP途径）要求外国优先权的申请，如果提交的翻译文本与优先权文本不一致，是没有办法基于优先权进行修改的。因此，请务必确保翻译文本与优先权文本是一致的。

另一方面，对于通过PCT途径进入中国国家阶段的申请，其申请日是指国际阶段提交到国际局的日期。例如，下图中红色框、红色划线所示的就是申请日，也即提交到国际局的日期，而蓝色框所示为进入国家阶段日，即进入中国国家阶段的日期。因此，对于通过PCT途径进入中国国家阶段的申请，《专利法》第三十三条中的“原说明书和权利要求书“是指在国际申请阶段提交给国际局的文本，也即国际公布文本。对于通过PCT途径进入中国国家阶段的申请，如果发现中文译文有误，可以基于国际公布文本对其进行更正，这个程序就叫“译文更正”程序。

为什么修改不能超范围？

之所以规定修改不能超范围，要从我国专利申请制度的最根本原则——先申请原则说起。

所谓先申请原则是指，对于两个同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人（参见《专利法》第九条第2款）。也即，“申请日”是判断专利申请是否符合授权条件的重要时间节点。申请人对专利申请文件进行修改不会导致其申请日的改变。

在保留原申请日的情况下，如果允许申请人对专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，则会违背先申请原则，导致对其他申请人不公平的后果。

关于这一点，也是专利申请与论文发表所不一样的地方。论文在修改的过程中可以进一步进行补充实验，提供补充数据、支持信息等。但是专利申请在提交后就不能补充新的内容，修改只能在原说明书和权利要求书的范围内进行。

“修改超范围”的几个例子

下面列举几个“修改超范围”的例子，帮助大家进行理解。

例1：权利要求书限定一种器件的材料为金属。

超范围的修改：将“金属”修改为“铁或者塑料”。在申请文件中没有记载金属的材质的情况下，将“金属”修改为“铁或者塑料”是超范围的修改。

例2：权利要求中限定“A组分的含量为1~10%”，说明书中记载的实施例中A组分的含量为5%

超范围的修改：“A组分的含量为2~4%”

不超范围的修改:“A组分的含量为1~5%”、 “A组分的含量为5~10%”（此处仅仅是简单的列举，还需要结合其他条件综合判断）

为了“修改不超范围”，需要打牢地基——提高专利撰写的质量

我们知道，一个专利申请想要获得授权，需要满足一些条件，比如，新颖性、创造性、清楚、得到说明书支持、公开充分等等，如果不满足这些授权条件，则会被驳回，具体可以参照《专利法实施细则》第五十三条。

在专利审查过程中，审查员会参照《专利法实施细则》第五十三条对专利申请文件进行审查，判断申请文件是否满足前述的授权条件。在不满足的情况下，通过审查意见通知书通知申请人。在针对审查意见通知书进行答复时，为了克服审查员指出的缺陷，除了进行意见陈述之外，有时候不得不对申请文件进行修改，而修改最基本的原则就是前述的“修改不超范围”。

另一方面，“修改超范围”本身也是驳回条款，如果申请人在审查过程中的修改超出了范围，在被审查员指出后申请人仍然坚持该修改的，则审查员可以以“修改超范围”为由驳回该申请。

进一步，“修改超范围”还是无效条款。也就是说，专利申请过程中的修改存在超范围的情况下，即使获得了授权，他人仍然可以以“修改超范围”作为理由提出无效宣告请求。

基于《专利法》第三十三条对于“修改不超范围”的规定，如果在专利撰写阶段形成的专利申请文件比较完备，可以为申请提交之后可能进行的修改提供相应的修改依据。从这一方面考虑，一个好的专利撰写申请文件，除了满足含义表达清楚、说明书充分公开，权利要求书应该得到说明书的支持等要求之外，还需要合理布局权利要求的结构层次，对发明的各个发明点有说明，有对应各个实施方式的实施例，在为了克服创造性等缺陷而进一步限定权利要求时能够提供实验数据、技术效果等以支持修改后的权利要求具有创造性的主张等。

综上，《专利法》第三十三条关于专利修改的原则性规定“修改不超范围”对撰写申请文件的质量提出了要求。

（本文作者：盈科刘敏律师）

周末帮助一位在大学做科研的朋友查找专利文献，最后通过IPC分类号准确找到了想要的文献。这篇文章里，给大家介绍一下这个专利检索的利器——IPC分类号。

什么是IPC分类号

IPC是英文InternationalPatent Classification的简称，中文叫国际专利分类。《国际专利分类表》（IPC分类）是根据1971年签订的《国际专利分类斯特拉斯堡协定》编制的，是目前国际通用的专利文献分类和检索工具，其根据专利和实用新型所涉不同技术领域，对专利和实用新型进行分类（外观专利采用另外的分类体系-洛迦诺分类）。

每一篇专利文献上，都附有IPC分类号。无论是中文还是其他语言的专利文献，IPC分类号都对应第（51）项。

IPC分类的目的

IPC分类最重要的目的就是用于检索。通过赋予每个专利文献以IPC分类号，建立有利于检索的专利申请文档。

另外，在专利局内部，也是通过IPC分类号将不同领域的专利分给不同部门的审查员进行审查。

IPC分类号是如何产生的？

在专利申请文件递交到专利局后，专利局会对申请文件进行处理，其中一项工作就是进行IPC分类。

IPC分类时，根据专利申请文件的内容提炼出其技术主题、功能、应用等信息，然后找到对应的分类号。

一个专利申请文件可能涉及多方面的技术主题、功能、应用等，需要将其进行多重分类，因此，一个专利申请文件往往有多个分类号。 

如果想要进一步了解IPC分类号的产生过程，可以参照《专利审查指南》第一部分第四章专利分类部分的内容。

如何查找IPC分类

针对一个具体的技术主题，可以在国家知识产权局、WIPO等官方网站上查询对应的IPC分类。另外，通常的专利数据检索网站上也会附有IPC分类号查询工具。

下面的2个图分别是国家知识产权局免费检索网站上的IPC查询界面、商业数据库Incopat的IPC查询界面。

例如，以“利用了电化学处理以及生物处理的污水多级处理”这一技术主题为例进行说明。如果想查询这方面的相关专利，我们首先在IPC分类中查询，发现污水处理分在C02F类下面。进一步，从污染物的性质、生物处理、曝气、多级处理等不同的角度还细为不同的方向，其中多级处理分类到C02F9/00。再进一步，从电化学处理、物理处理、热处理、电磁场处理、生物处理等角度分为更细的类别。

因此，“利用了电化学处理的污水多级处理”应该分类到C02F9/06这个分类号。这样，我们就找到了对应的分类号。另外，这个技术主题中还含有生物处理，因此同时还会分类到C02F9/14。最终，可以确定合适的分类号为C02F9/06以及C02F9/14。

上面列举了一个具体地例子来说明如何查询一个技术主题对应的分类号。当然，IPC分类号的组成和分类有一套详细的规则。在利用IPC分类进行检索之前，我们需要对其有详细的了解。大家可以从网上搜索下载IPC分类表，阅读其中的分类规则。

另外需要注意的是，IPC分类号是在不断修改的，不同年份的分类表之间有一些差别。

利用IPC分类号如何进行检索

找到合适的分类号之后，就可以利用分类号进行检索了。还是前面的技术主题，“针对利用了电化学处理以及生物处理的污水多级处理”，如果我们想要检索涉及这个技术主题的装置，可以将该分类号与关键词结合进行检索，搜索分类号为“C02F9/06 or C02F9/14“并且标题为“装置“的专利。当然，这里的关键词“装置”还可以扩展为例如“设备”、“系统”等。

另外，IPC与关键词的组合有很多种方式，这里不再展开。

IPC检索的优点

在进行专利检索的时候，一般最直接的检索方式就是关键词。但是，利用关键词进行检索存在一些问题，例如，检索结果中噪音大，很多不相关领域的专利被检出，导致后期筛选工作量大；不同申请人使用不同的词语表达，关键词难以完全列举导致漏检。

利用IPC分类号进行检索的最大的优点就是能够精准定位。通过将IPC分类号与关键词结合进行检索，能够克服仅利用关键词检索带来的问题，达到减少噪音、防止漏检的目的。

可以说，利用好IPC分类号进行检索，能够达到事半功倍的效果。

（本文作者：盈科刘敏律师）

企业的研发人员、知识产权工作者在日常工作中时常会进行针对专利信息进行检索的工作。下面介绍一些常用的专利信息免费数据库，相信会给大家的工作带来便利。

一、中国国家知识产权局官方网站

http://pss-system.cnipa.gov.cn

它是中国国家知识产权局官方提供的免费专利检索网站，建议注册后使用，权限更多。

该网站还有英语、日语、法语、德语等语言界面。

该网站支持逻辑运算式检索。

它还有一个特别的药物检索数据库，可以进行方剂检索和结构式检索。

二、欧专局专利数据库

https://worldwide.espacenet.com/patent/search

Espacenet数据库由欧洲专利局提供。

该数据库提供很多种语言界面，遗憾的是没有中文界面。

提供简单的逻辑运算，但是不能进行复杂的检索式编辑。

这个网站最方便的就是专利文献的下载以及查找同族专利。

三、世界知识产权组织（WIPO）网上专利检索系统

https://patentscope.wipo.int

提供国际公布（PCT）专利信息查询。

四、全球专利案卷系统

https://globaldossier.uspto.gov/

通过该数据库，可以查询中国、美国、日本、韩国及欧洲五局以及WIPO（世界知识产权组织）和WIPO-CASE（含23个国家和地区）的数据库。

该数据库能够提供专利文献；

该数据的一个重要功能是提供审查经过文件及英文机械翻译、同族专利信息。

五、日本特许厅

https://www.j-platpat.inpit.go.jp

日本特许厅提供的数据库，有英文检索界面。

日本专利文献的编号以其复杂性著称，在采用文献编号进行检索时需要注意。

日本采用天皇年号纪年，类似于中国古代的国号。虽然在2000年以后，日本专利局基本废除年号纪年法而直接采用公元纪年加顺序号的写法，2XXX-XXXXX，例如2000-226590。但2000年以前的专利文献中仍然含有年号，比较常用的比如S（昭和）、H（平成）。

六、韩国专利局

http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp

韩国专利局提供英文界面的检索系统。

七、中国专利审查经过

http://cpquery.sipo.gov.cn/

需要进行注册后使用。

能够查询到审查过程中的通知书、申请人提交的申请文件的修改，但无法看到申请人的意见陈述。

能够查询复审、无效的通知书及申请文件的修改。

八、中国及多国审查信息查询

http://cpquery.sipo.gov.cn

注册账号后使用；

该系统采用精确查询，查询条件中的发明名称、申请号、申请人三者必须填一个；

该系统提供的信息包括案件状态、费用信息、发文信息。

该系统还提供JP、US、EP、KR等国家的申请的信息查询，但没有Espacenet和全球专利案卷系统好用，不推荐。

九、专利复审、无效决定

国家知识产权局专利局复审和无效审理部官方网站：http://reexam.cnipa.gov.cn/

提供口审通知、审查决定查询。

十、法院判决书

各级法院官网；

裁判文书网：http://wenshu.court.gov.cn/（数据不全）

十一、庭审学习资料

中国庭审公开网http://tingshen.court.gov.cn/

（本文作者：盈科刘敏律师）

案情简介

      北京市国美电器总公司于1996年6月12日申请注册第1097722号“国美电器”商标（简称引证商标一）、第1097721号“GUOMEI及图”商标（引证商标二），如图所示：

      两商标核定使用服务均为第35类。2000年1月28日，该商标经原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准转让予北京国美电器有限公司（简称国美公司），经续展，专用期限至2027年9月6日。

    赵秀兰于2003年5月30日申请注册第3574427号“国美GUOMEI”商标（简称诉争商标），于2009年6月27日核准注册，核定使用商品为第33类。2014年10月27日，该商标经商标局核准转让予武玉杰，经续展，专用期限至2025年1月13日。

     2004年12月1日，国美公司在诉争商标初审公告期间向商标局提出商标异议申请，商标局经审查作出（2009）商标异字第01672号《“国美GUOMEI”商标异议裁定书》（简称第01672号裁定），对诉争商标予以核准注册。国美公司未申请复审，该裁定生效。2016年4月29日，国美公司向商标评审委员会提出无效宣告请求，经审查裁定对诉争商标予以维持注册。

      国美公司对此裁定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

法院判决

     一审法院认为被诉裁定对“一事不再理”的法律适用错误，且存在漏审情形，构成程序违法，应当予以撤销。故，判决撤销被诉裁定；国家知识产权局重新作出裁定。

     国家知识产权局、武玉杰不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京高院经审理认定国美公司再次援引引证商标一提起无效宣告请求并寻求2001年商标法第十三条第二款保护的主张，构成“一事不再理”情形。故，判决撤销一审行政判决，驳回北京国美电器有限公司的诉讼请求。

简要分析

     国美公司再次援引引证商标一主张2001年商标法第十三条第二款的无效请求理由是否违反了“一事不再理”原则？

      所谓“一事不再理”，是指争议事项在实体上受到生效裁判的拘束，在程序上不得再次处理，禁止作出矛盾裁判。

     根据2001年商标法第四十二条规定，对于已经提出异议并经裁定的商标，任何人均不得再以同样事实和理由为依据提出争议申请。

     2014年商标法将2001年商标法中的争议程序变更为无效宣告程序，赋予在先权利人或者利害关系人对于经过异议程序仍核准注册的商标以相同的事实和理由提出无效宣告请求的权利。但对于2014年商标法修改前已受终局裁定拘束的商标争议，修改后的商标法不具有追溯力。

     本案中，国美公司在商标局作出第01672号裁定后，未在法定期限内对该裁定申请复审，该裁定已经生效。在此情况下，针对诉争商标的申请注册与引证商标一是否违反2001年商标法第十三条第二款的问题，已经由商标局作出终局裁定，任何人不得再以相同事实和理由提出申请，再次启动审查程序。

     因此，国美公司再次援引引证商标一并寻求2001年商标法第十三条第二款保护的主张，构成“一事不再理”情形。故，二审法院判决撤销一审法院判决。

（本文作者：盈科董园园律师）

案件详情

      被告人杜某为牟取非法利益，未经著作权人许可下，在互联网上下载他人通过非法渠道获取的涉案计算机游戏软件服务端，并私自对服务端数据进行修改，然后租用三台服务器，将修改后的服务端程序、网关及其设计的游戏私服推广网页分别架设在其租用的三台不同网络服务器上。同时，被告人杜某出资将其开设的私服游戏通过网站发布和推广，吸引玩家下载。

      此外，被告人杜某先后使用其母亲和妻子手机号码开通的支付宝账户收款二维码，通过ＱＱ发送给游戏玩家，直接收取玩家的充值款；同时，被告人杜某在两家资金结算平台公司注册账号，利用平台的充值功能在游戏私服网站中收取游戏玩家的充值款，平台收取一定的手续费后将款转入杜某上述两个支付宝账户。

      期间，被告人杜某通过运营该游戏，共收取游戏玩家的充值费用20余万元，扣除其运营和推广的费用，共非法获利5万余元。

判决结果：  

       一、被告人杜某犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；

   二、对被告人杜某向公安机关退缴的违法所得52314.9元予以追缴，上缴国库；

   三、对公安机关扣押的被告人杜某所使用的犯罪工具（略）上缴国库。

《刑法》第二百一十七条

【侵犯著作权罪】以营利为目的，有下列侵犯著作权情形之一，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

        (一)未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的;

        (二)出版他人享有专有出版权的图书的;

        (三)未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像的;

        (四)制作、出售假冒他人署名的美术作品的。

《刑法》第六十四条

【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

案情分析：

      被告人杜某以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行他人享有著作权的计算机软件作品，违法所得数额较大，并具有其他严重情节，其行为已构成《刑法》第二百七十一条规定的侵犯著作权罪。

        根据《刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得财务应当予以追缴，供犯罪所用的本人财物应当予以没收，没收后一律上缴国库。因此法院判决追缴被告人犯罪所得及没收犯罪工具并上缴国库合理合法。

（本文作者：盈科李楠律师）

一、案件详情

     大连胡同里饭店成立于1995年6月20日，于1997年9月7日经核准注册第1097451号“胡同里”图文商标（简称涉案商标）。

     经续展，该商标注册有效期至2027年9月6日止，核定使用服务项目为第42类包括“餐馆，自助餐馆，备办宴席，快餐馆”。2018年4月13日，上述商标经核准转让给大连市中山区胡同里饭店(简称“胡同里饭店”)，胡同里饭店依法享有涉案商标专用权。

     大连富哥海鲜舫餐饮娱乐有限公司(以下简称“富哥餐饮公司”)成立于2006年5月11日，经营范围为餐饮、娱乐。该公司在其店铺招牌、店内装潢、订餐卡、餐具、大众点评上使用了“胡同里”字样，虽增加了“京味烤肉”字样，其中“胡同里”字体偏大，但字体明显小于“胡同里”三字。

     故，胡同里饭店将富哥餐饮公司诉至法院，请求法院判令富哥餐饮公司立即停止实施侵害原告涉案注册商标专用权的行为；2.判令富哥餐饮公司赔偿胡同里饭店的经济损失及维权合理支出30万元。

二、法院判决

     一审法院认为，胡同里饭店对涉案商标享有专用权，富哥餐饮公司与其构成类似服务。且该公司增加的“京味烤肉”字体明显小于“胡同里”三字，无法起到区分服务来源的作用，易使相关公众对其服务的来源产生混淆，造成误认。故富哥餐饮公司使用“胡同里”字样的行为构成侵犯注册商标专用权。

     故，法院判决富哥餐饮公司立即停止侵犯胡同里饭店涉案注册商标专用权的行为并赔偿胡同里饭店经济损失及维权合理开支共计50000元。

     富哥餐饮公司不服该判决，提起上诉。其主张其经第39687823号“葛家胡同里”商标权人葛红鹏授权，有权使用“胡同里”字样。二审法院经审理判决，驳回上诉，维持原判。

三、简要分析

  富哥餐饮公司在其经营的涉案餐馆饭店多处使用“胡同里”字样，是否构成商标侵权？

     第一，胡同里饭店商标虽是图文组合商标，但从文字字号、排列方式看，“胡同里”属于商标的显著部分。

     第二，富哥餐饮公司使用“胡同里京味烤肉”字样时，“胡同里”字体远远大于“京味烤肉”字体，无论富哥餐饮公司是否经由他人合法授权使用“胡同里京味烤肉”字样，在其使用过程中突出“胡同里”的不规范使用行为，均会导致相关公众无法识别与区分，易导致混淆与误认。

     第三，富哥餐饮公司虽然主要营业范围为烤肉服务，胡同里饭店为中餐，且位于同一行政辖区内，同属于餐饮企业，所对应的服务对象系相似群体，容易让普通消费者误认为二者存在某种关联，有违公平竞争原则，有“搭便车”之嫌。

     故，富哥餐饮公司使用“胡同里”标识，易使相关公众认为二者具有一定关联，对胡同里饭店来源产生误认，容易导致市场混淆，属于不规范使用，构成商标侵权。

（本文作者：盈科董园园律师）

跟客户谈案件或者解答法律问题时，笔者（王律师）都竭力用“大白话”阐述，力争做到“大道至简”。

今天一同学的朋友问了我一个问题，我想用最简单的话与其解释，但感觉还是要说很多，没法一两句话说清楚。

想了想，还是通过文字的方式，罗列几条最重要的，记载成文，让其在闲暇时间随意看看。

问题：著作权和外观设计专利权的区别是什么？

1、保护时间不同。

外观设计：申请日之日起10年（新专利法是15年）。

著  作 权：作者是公民的，保护期为作者有生之年+死后50年：

                 作者是公司之类的（法人作品），保护期限为50年。

2、保护对象不同。

外观设计：工业产品的整体设计，包括产品的色彩、图案、形状。

著 作 权：文学、艺术、科学等领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

比如：花瓶。

可以对花瓶整体申请外观设计。

可以对花瓶上的花纹申请著作权。

3、产生方式不同。

外观设计：申请获得，需要向国家知识产权局申请。

著  作 权：自作品创作完成之日自动获得，无需申请。

4、获得保护地域不同。

外观设计： 中国外观设计仅在中国内陆获得保护。

著  作 权：一般可获得跨国保护，比如，因《保护文学艺术作品伯尔尼公约》，在我国登记的著作权，也可以获得缔约国的“国民保护待遇”。

5、其他还有诸如权利客体、权利的具体内容等还存在差异。

（本文作者：盈科王华永律师）

2020年10月17日，第五十五号主席令发布了对《专利法》进行第4次修改的决定。

修改后的《专利法》将于2021年6月1日起开始实施。本次修改一共涉及29个法条。

这一系列的文章，计划分为4~5篇文章对专利法的修改内容进行详细解读。本篇涉及惩罚性赔偿制度和诚实信用原则性条款。

01

惩罚性赔偿制度

A71 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

修改后的专利法第七十一条一共有4款。第1款前半部分规定了专利侵权赔偿的计算顺序。

根据之前规定，侵权赔偿额按照损失、获益、许可费的顺序确定。实际损失难以确定的，按照侵权人的侵权获益确定。侵权获益难以确定的，按照许可费确定。

此次修改对专利侵权赔偿的计算顺序进行了调整，将损失、获益并列。首先是根据损失或获益来确定，如果损失、获益难以确定，则参照许可费确定。

实务中，无论权利人损失还是侵权人获益，举证责任首先都在专利权人一方。权利人实际损失的证据主要由专利权人自身掌握，而侵权人侵权获益的证据主要由侵权人掌握。因此，从举证难易程度考虑，权利人的实际损失似乎相对更容易。

但是，要证明实际损失的数额，则需要披露专利权人一方的销售额、销售成本、销售利润等数据，而专利权人往往不希望披露这些信息，因此，专利权人往往更愿意从侵权人获益的角度来主张侵权赔偿额。

在专利权人从侵权人获益的角度来主张侵权赔偿额的情况下，根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)（以下，简称“解释二”）第二十七条的规定：

在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

根据前述的解释二的规定，在权利人主张根据侵权人获益来确定侵权赔偿额时，权利人的义务是提供侵权人所获利益的初步证据。

在权利人提供了足够的初步证据并且侵权人掌握相关证据的情况下，侵权人获利的举证责任就转移到了侵权人。

第1款后半部分规定了故意侵权的惩罚性赔偿，也是这次专利法修改的内容。针对惩罚性赔偿，按照损失/获益或者许可费确定数额的一倍到五倍确定赔偿数额。现行专利法中规定的惩罚性赔偿是一倍到三倍的数额。

第2款涉及法定赔偿额的确定。在损失/获益/许可费均难以确定的情况下，法院可以根据专利权类型、侵权行为等因素确定法定赔偿额，该数额范围在这次修改中进行了调整，由原来的1~100万调整为3~500万的范围。

从前述第1款后半部分对惩罚性赔偿倍数上限提高到5倍以及第2款中将法定赔偿额的上限增加到500万元的修改可以预计，今后专利侵权的赔偿数额会逐渐增加，从而达到打击专利侵权行为，尤其是故意侵权，加大对专利权的保护力度的目的。

第3款涉及权利人合理开支的赔付。合理开支可以列举例如律师费、公证费及其他调查取证费、交通食宿费、鉴定费等。

在专利侵权诉讼中，合法来源抗辩成立的销售者虽然不承担赔偿责任，但其销售侵权产品这一行为仍然被认为侵犯了专利权。由于维权合理开支是基于侵权行为而发生的，因此，销售者在合法来源抗辩成立的情况下，仍然需要承担部分合理开支。

02

诚实信用原则

A20 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。

2020年通过的《民法典》第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。

诚实信用原则历来都是民法中的“帝王条款”。知识产权作为民法的一种，与知识产权相关的行为必然要遵循诚实信用原则。

2013年修订的《商标法》中引入了“诚实信用原则”，此次专利法的修改中也加入了诚实信用原则性条款。

由于众所周知的一些原因，现在的专利申请中充斥着大量的虚构、编造技术内容的情形。这些行为严重扰乱了正常的专利申请、审查和案件审理秩序。

此次修改中引入诚实信用原则性条款的目的，必然也是针对这样的

自2020年9月12日起施行的《最高法关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定》也中有对应的条款。

第五条中规定，当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容，并据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的，人民法院应予支持。

也就是说，无效宣告时请求人如果证明专利权人违反诚实信用原则，存在编造实验数据、PS附图等内容，则可以认为这些内容无法作为相关的申请文件内容，并可以进一步主张权利要求得不到说明书支持或者缺乏创造性等无效理由。相应地，法院可以根据当事人的请求，依法认定相关权利要求不符合专利法有关规定，并据此认定相关权利要求应当被无效。

由此可见，在专利无效、专利授权相关程序中，相关当事人可以将诚实信用原则性条款与其他法条结合起来使用。

（本文作者：盈科刘敏律师）