2014年4月，第三人科拉途日本公司授权美燕公司获得在中国经营其名下全部产品的销售权，成为“recore serum”品牌的特许经销商。2015年，美燕公司申请注册“recore serum”的中国商标。

2018年5月，科拉途日本公司对该商标提出无效宣告，国家知识产权局作出无效宣告裁定，认为美燕公司未经授权在相关类似商品行业上以自己名义注册申请“recore serum”商标，构成《商标法》第十五条第一款所指代理人未经授权抢注被代理人商标的情形，裁定争议商标予以无效宣告。美燕公司不服该裁定，故委托钱航律师团队向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销该无效宣告裁定。
案件经过

本案的争议焦点是争议商标的申请注册是否构成代理人未经授权抢注被代理人商标的情形。我方整理收集相关证据，向法院提供了充分的证据材料并提出如下代理意见：

一、原告申请注册“recore serum”商标是经同意的合法行为，不存在未经授权抢注被代理人商标的情形。2015年，美燕公司申请注册“recore serum”的中国商标时，科拉途公司通过邮件和QQ聊天明确指示代理机构全方公司以美燕公司名义注册“recore serum”商标。

二、原告名为科拉途公司的代理商，实际是科拉途公司自行在中国成立的公司。美燕公司的股东虞某曾经是科拉途公司的股东，在商标申请时科拉途公司与美燕公司的对外联系人是同一位，申请材料及手续也都是由科拉途公司的联系人提供的，相关申请手续及邮件通知也是抄送给了科拉途公司，包括付款联系人也是同一位。

三、科拉途公司已于2017年11月将“recore serum”日本及中国品牌商标权转让给星睿肌日本公司，而美燕公司也于2020年1月6日已将争议商标权转让给星睿肌公司。

四、本案实际是夫妻之间的纠纷而引发的商标权属纠纷。美燕公司和星睿肌公司股东虞某与科拉途公司的股东佐藤为夫妻关系，而虞某也曾经是科拉途公司股东。后因夫妻双方发生矛盾，由此引发了一系列关于“recore serum”商标权属的纠纷。

裁判结果

法院认为科拉途公司于2018年5月提起争议商标无效宣告请求，而在2017年11月已将该商标权利转让给星睿肌公司，故提起无效宣告请求时已不是争议商标的商标权人或利害关系人，最终判决撤销被诉裁定，责令国家知识产权局重新作出裁定。

案件分析：

代理人或者代表人未经授权，擅自注册被代理人或者被代表人商标的情况时有发生，属于恶意抢注行为，违反诚实信用原则。《商标法》第15条第1款规定：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

本案纠纷实际是由夫妻矛盾而引起，原告非单纯的代理商，而是第三人科拉途公司在中国设立的公司，商标注册也经过第三人的明确授权，故不符合商标第15条规定的情形。法院在判决中未对以上事实作出明确认定，而是以第三人提起无效宣告请求时已不是争议商标的商标权人或利害关系人为由作出判决。

代理人抢注商标的，可以提起无效宣告请求的主体是在先权利人或者利害关系人。2017年11月，第三人已经将“recore serum”商标权转让给星睿肌公司，法院认为其在2018年5月提起无效宣告时已不是“recore serum”商标权的在先权利人或利害关系人，提起无效宣告的主体不适格，因此也未对其他事实进一步予以认定。

（本文作者：盈科钱航律师）

2016年3月18日，自然人刘志光在第41类服务上向商标局申请注册第19353637号商标“PAPI酱”（简称诉争商标），并于2017年7月7日经核准予以注册公告，专用权期限至2027年7月6日。

     PAPI酱(姜逸磊)授权其经纪公司泰洋川禾文化传媒徐州有限公司(简称泰洋川禾公司)依法提起诉争商标的无效宣告程序。原国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)经过审查，于2019年1月16日做出了对诉争商标予以无效宣告的裁定。

     刘志光对此裁定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

二、法院裁判

     一审法院经审理查明，papi酱作为艺名已被中国大陆相关公众普遍知晓，刘志光作为诉争商标的申请人对papi酱及知名度理应知晓，其仍申请与papi酱艺名完全相同的诉争商标，难谓巧合。并且其申请注册的服务种类为第41类，与泰洋川禾公司所处的短视频娱乐文化领域的知名度覆盖领域存在高度重合，易使相关公众将诉争商标核定使用的部分服务项目与papi酱建立起关联，产生对姜逸磊艺名papi酱相关权益的损害。故，诉争商标损害了papi酱的在先姓名权。一审判决驳回刘志光的诉讼请求。

      刘志光认为泰洋川禾公司并非提起诉争商标无效宣告的适格当事人，其对诉争商标的申请注册不构成对泰洋川禾公司在先权利的侵犯，“PAPI酱”不能与姜逸磊建立一一对应关系，也不属于姓名权保护的范围。

     北京市高级人民法院经审理认定，泰洋川禾公司作为papi酱（姜逸磊）的经纪公司，且提交了papi酱出具的特别授权文件，属于商标授权确权行政纠纷中的”利害关系人”。且综合多项证据认定刘志光申请注册诉争商标时，攀附泰洋川禾公司具有一定知名度的“papi酱”艺名的主观恶意较为明显，损害其姓名权。故，二审法院作出驳回上诉，维持原判的判决。

三、简要分析

     姓名权属于明确规定的法定权利，是自然人享有的人格权之一。本案中，papi酱及其经纪公司认为刘志光申请注册的诉争商标侵犯其姓名权，于是采取上述维权措施。在此，我们分析一下“在先权利”中的“姓名权”。

  在现实生活中，存在大量的侵犯他人姓名权的非法行为。比如，笔者在监测商标初审公告信息的过程中发现某些主体会选择以自己偶像或者知名度高的人物的姓名来申请注册商标。如，申请人以“辫儿哥哥”、“张九龄”、“九良”等德云社相声演员的艺名作为商标提出注册的申请。再如，本案中刘志光申请注册了诉争商标“PAPI酱”。

     在本案商标确权行政案件中，在先姓名权益的保护应当从以下几个方面综合考量：一是涉案姓名、艺名、绰号等主体识别标志具有一定知名度，且相关公众能够将其与特定主体建立起对应关系；二是相关公众是否容易认为标有诉争商标的商品或服务系经过该自然人许可或者与其存在特定联系；三是诉争商标申请人是否具有明知他人姓名而盗用、冒用的主观恶意。

  在这里我们还需要提醒您，若您认为他人经核准注册的商标侵犯了您的姓名权，您应当是在该商标注册之日起五年内主张权利，否则，您将失去维护自己权利的机会。因而，若您发现自己的姓名权遭受了不法侵害，应当积极拿起法律武器，维护自己的合法权益。

（本文作者：盈科董园园律师）

依据国家知识产权局商标局基于尼斯分类编著的2020年版《类似商品和服务区分表》，第35类服务包括广告、商业经营、商业管理、办事实务等。

自2017年9月天猫电商平台发布入驻新规——“规定开设卖场型的旗舰店必须持有35类包含‘替他人推销’服务项目的商标注册证以来，第35类逐渐成为了近几年商标申请中最多的类别。由于第35类服务内容的广泛性，有人将其称为“万能类别”，多数企业也会出于防御目的对其进行注册，但随之而来的便是大量“由于商标不使用”而产生的商标权撤销纠纷。1

阿里巴巴“双十一”商标被诉撤销

近日，北京知识产权法院受理了北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（简称京东公司）诉被告国家知识产权局、第三人阿里巴巴集团控股有限公司（简称阿里巴巴公司）针对“双十一”商标的商标权撤销复审行政纠纷。

本案中，京东公司认为，阿里巴巴公司在第35类广告等服务上注册的“双十一”商标未在2015年11月13日至2018年11月12日期间（简称指定期间）内进行真实、有效的商业使用。经审理，国家知识产权局认为阿里巴巴公司提交的证据足以证明其对“双十一”商标进行了真实、有效的使用，对其予以维持。

京东公司对该决定不服，提起复审。在复审中，国家知识产权局指出：阿里巴巴公司通过设置活动规则、官方微博宣传，以及其它媒体对双十一相关晚会及成交额的报道等，使得相关公众可以通过前述方式知晓阿里巴巴公司的购物促销活动，并通过与相关品牌的合作、宣传，使用诉争的“双十一”商标为品牌合作方进行广告宣传、替其产品进行推销，故可以认定阿里巴巴公司的“双十一”商标于指定期间内在“广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；替他人推销”服务上进行了真实的商业使用，在前述服务上的注册予以维持。

至于诉争商标核定使用的其他服务，阿里巴巴公司提交的证据并未体现诉争商标在“商业管理辅助；商业信息；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；组织商业或广告交易会；计算机数据库信息分类；会计；寻找赞助”服务上的使用，故诉争商标在前述服务上的注册应予撤销。

京东公司对该决定不服，向北京知识产权法院提起诉讼，目前该案正在进一步审理中。2

何为第35类上的商标使用行为？

对于第35类服务，《类似商品和服务区分表》的注释写道：其主要目的在于：（1）对商业企业的经营或管理进行帮助；（2）对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助；以及由广告部门为各种商品或服务提供的服务，旨在通过各种传播方式向公众进行广告宣传。

实践中，不少企业认为，通过商标为自己的商品或服务进行广告宣传、零售展示等行为属于第35类上的商标使用，但商标授权确权机关和法院都倾向于认为第35类服务只适用于“为他人”而不是“为自己”。

商标局在《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》【商标申字〔2004〕第171号】中指出：《商标注册用商品和服务国际分类表》第35类的注释明确说明，该类别服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，且尤其不包括其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动。该类中“推销（替他人）”的内容是为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。

在中粮集团有限公司上诉北京寺库商贸有限公司东城分公司等侵害商标权纠纷【(2015)京知民终字第1828号】中，北京知识产权法院采用了这一观点。法院在判决中指出：“替他人推销”应是指帮助“他人”销售商品的行为，其既包括为销售者的具体销售行为提供单次的促销或推销的行为，亦包括对销售者日常销售行为提供常规性服务的行为，但该服务并不包括经营者“自己”作为销售主体销售商品的行为。

相似的案例还有飞毛腿电池有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销复审行政纠纷【(2015)京知行初字第3108号】，该案的争议焦点为：复审商标在指定期间是否进行了《商标法》意义上的使用行为。对此，法院指出：复审商标核定使用的推销（替他人）服务，通常是指为他人销售商品提供建议、策划、宣传、咨询等服务。该类服务的对象应为商品的经销商（含提供者），不包括通过零售或批发直接向消费者出售商品（服务），以价格的差异获取商业利润的情形。飞毛腿公司提交的全部在案证据，不能证明复审商标在指定期间在指定的推销（替他人）服务上进行了商业意义上的公开、真实、合法的使用。

同样，在欧珀医疗器材公司、广东欧珀移动通信有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销复审行政纠纷【(2017)京行终5274号】中，针对广告宣传服务，法院指出：本案复审商标注册在第35类的广告、广告宣传、商业橱窗布置、商业管理辅助等服务上，这类服务是指为他人提供广告、广告宣传、进行商业橱窗的布置、提供商业管理辅助等服务。

本案欧珀公司提交的其产品、包装及专卖店照片、相关个体工商户出具的证明及其中所附的照片均显示欧珀公司的“OPPO”手机等产品。欧珀公司使用“OPPO”商标的方式给相关公众的印象及感受是其在手机等商品上使用“OPPO”商标，而非在复审商标核定使用的服务上使用“OPPO”商标。欧珀公司提交的其与明日公司、湖南广播电视广告总公司签订的发布“OPPO”手机广告的业务合同或广告合同所涉及的是其“OPPO”手机的产品广告，并非指定使用在第35类服务上的复审商标的广告，故该公告合同无法证明其在指定的期间内使用了复审商标。

虽然上述业务合同或广告合同上约定广告内容或者广告样稿（样带）由欧珀公司提供，但该约定无法证明欧珀公司自行制作了所述的广告内容，而非委托他人制作。即便是欧珀公司自行制作的广告内容，由于这些广告涉及的是其“OPPO”手机，仅能证明其在手机产品上使用“OPPO”商标的情况，而无法证明其使用“OPPO”商标从事了为他人提供第35类广告、广告宣传、商业橱窗布置、商业管理辅助等服务的情况。综上，综合考虑欧珀公司在商标评审阶段及诉讼阶段提交的证据，这些证据不足以证明欧珀公司在指定期间内在复审商标指定使用的服务上使用了复审商标，商标评审委员会认定复审商标应予撤销并无不当。

通过上述判决可见，第35类服务主要是指为别人提供的广告、商业经营、商业管理等服务，而经营自己的商品和为自己的商品做广告均不属于这类服务。因此，从经营布局的角度出发，企业不必盲目跟风注册第35类商标，而应在全面衡量防范他人恶意抢注的风险、防御性注册的撤三风险，以及企业未来业务发展等因素后，再决定是否需要注册第35类商标。

（作者：盈科上海 姚华律师团队）

摘要：专利的价值在于能够服务于商业竞争的需要，科学的专利挖掘能够将专利保护的范围延伸到所有具有专利申请的技术点，避免研发成果出现专利保护的漏洞，帮助企业创造更多高价值的专利。

关键词：创新 专利挖掘

01前言

目前，我国大多数企业和科研机构，在研发成果完成以后，一般会就研发成果申请专利以进行保护，由于缺乏主动进行专利挖掘的意识和科学合理地进行专利挖掘的技能，常常是一个研发成果只申请一项或几项专利，造成技术成果的创新点不能得到全面的保护，竞争对手很容易对此进行专利规避。

02对创新成果进行专利挖掘应达到的目标

专利的价值在于能够服务于商业竞争的需要，一件商品在商业上的成功，一般表现在商品在市场上有较高的市场占有率，竞争力强。要实现这一点，至少需要产品在功能维度和成本维度上领先竞争对手。科学有效的专利挖掘，可以有助于在这两点上帮助企业建立优势。

专利在产品功能维度上帮助产品建立竞争优势的功能在于，通过全面、充分和有效的专利组合，将专利保护的范围延伸到所有具有专利申请价值的技术点，形成严密的专利网，竞争对手要实现相同或相类似的产品功能，很难绕过专利网的各个权利要求的保护范围。或者，即使其通过其他技术手段实现相同或相类似的产品功能，效果也不够好，或者实现的成本很高。总之，竞争对手要想在产品功能的维度上与我们竞争，难度很大。这样，有效的专利挖掘就在产品功能的维度上帮助我们建立了优势。

专利在成本维度上帮助产品建立竞争优势的功能在于，产品的生产，采用不同的加工工具或者生产工艺，成品率和加工成本不同，成品率高和加工成本低的厂家自然会建立起成本优势，有了成本优势，就会建立起价格优势。为了保护这种优势，也需要对加工工具和生产工艺上的创新点进行专利挖掘。

如果想要实现创新成果应用的最大化，还需要围绕基础创新点，对基础创新点进行扩展延伸，看基础创新点可以延伸应用到哪些应用领域，具体是怎么应用的，实现这些应用的技术手段是什么，这些技术手段可以作为基础创新点的外围创新点，与基础创新点一起，形成专利组合。基础创新点形成的专利作为基础专利，外围创新点形成的专利作为外围专利。

03基于研发项目和创新点进行专利挖掘的两个方向

（一）全面布局，从垂直方向上和布局广度上进行专利申请

为实现高效和有效的项目研发，企业会将研发项目尽可能的进行模块化分解。模块化分解的优点在于，一方面研发变得简单高效，另一方面单独一个模块单元的进度不会对其他模块单元的进度产生影响，因此，模块化的研发方式为企业普遍采用的研发方式。

如图1所示，每一个研发项目会分解成多个组成部分，每一个组成部分会包含多个技术要素，每一个技术要素会包含一个或多个创新点，每一个创新点会形成一个技术方案，每一个技术方案对应着一个专利申请。针对创新点的技术方案梳理清楚和完全了，专利申请基本上就不会出现保护漏洞，剩下工作的就是发明人与代理人配合，做好每一个专利申请文件的撰写了。

如图2所示，我们简单举例说明一下这个方法的具体应用。

对图2的智能温控器和探测器的专利挖掘，可以从三个层面进行：

1、最上层的人机交互类专利，包括：

1）智能温控器和探测器的外形设计，手机控制的图形界面设计，形成外观设计专利；

2）监测器方面，可以包括入住率的监测、温度和湿度的监测，红外能量的监测和光线的监测，形成发明专利或实用新型专利。

2、中间层的数据处理类专利：包括无线操作、分布式计算、云端管理，这些都可以形成发明专利。

3、最底层的后台智能算法类专利：作为高端产品，可以通过各种算法，能在和用户不断的交互中进行自我学习、训练和改进，从而主动地为用户提供最优化的温度调节环境，形成多个发明专利。

（二）关注专利布局的深度，从横向进行专利申请

我们也可以从应用扩展的维度进行扩展创新点，把创新点扩展的各个应用领域产生的外围创新点挖掘出来。

如图3所示，我们关注某一基础创新点的关联点，关联点可以是创新点的应用领域，也可以是衍生出来的功能，每一个关联因素可能对应着多个创新点，每一个创新点会形成一个技术方案，每一个技术方案对应着一个专利申请。

同样的，我们也对这种方法进行举例说明，如图4所示，微信摇一摇最基本的功能是找附近的好友，我们可以做如下思考：

1）除了寻找附近的好友这个功能，我们还能想到会实现我们生活中常用到的其他功能呢？而且摇一摇实现这个功能比其他方式更加方便和友好。

2）实现其他功能所依赖的后台的算法是什么。每一个算法对应着一个技术方案，形成一个专利申请点。

通过以上我们从垂直方向上和布局广度上进行专利申请，以及关注专利布局的深度，从横向进行专利申请，就像一个筛子一样，基本上能够无遗漏的将可能创新点一网打尽，形成一个完整的、严密的专利网，为企业的商业战略服务。

（本文作者：盈科刘国庆律师）

 本案再审申请人唐鸭儿公司不服二审法院有关涉案商标无效宣告一案判决，遂向最高院提请再审。其认为“唐鸭儿”商标（简称诉争商标）早于“唐鸭子”商标(简称引证商标)使用且有较高知名度，并提交相关证据。本案被申请人唐长文则认为，唐鸭儿公司再审阶段提交的证据不足以证明诉争商标在引证商标使用前已经使用并具有知名度，同时，在构成相同或类似商品上的近似商标的情况下，其明知引证商标在先仍进行申请。

裁判结果：  

      唐鸭儿公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款规定,裁定如下:

      驳回四川省唐鸭儿食品有限公司的再审申请。

争议焦点：

      诉争商标的注册是否构成商标法第三十一条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的情形。

《商标法》第31条规定：

      “申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

      本案中,根据法院查明的事实及证据，能够证明在诉争商标申请注册日前,唐长文对“唐鸭子”商标的实际使用具有一定的持续使用时间、区域等,可以认定“唐鸭子”商标的在先使用具有一定影响。唐鸭儿公司与唐长文属同地域、同行业，且唐鸭儿公司监事唐长武与唐长文系兄弟关系。

      因此，唐鸭儿公司有理由知晓唐长文使用“唐鸭子”商标进行经营。此时，唐鸭儿公司在同一种或者类似商品上申请注册并使用与之相近似的“唐鸭儿”商标,就构成商标法第三十一条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。

      法院认为,唐鸭儿公司提交的证据,虽然相关申报材料中有唐鸭儿手撕竹香鸭历史记载,但唐鸭儿公司并未提交相关史料资料予以佐证,故上述证据亦不足以证明诉争商标的使用时间。综上,唐鸭儿公司提交的证据不足以推翻原审判决。

（本文作者：盈科李楠律师）

案情简介

     2009年12月28日，上海大润发有限公司经核准注册第5091186号“大润发”注册商标，核定服务项目为第35类，注册有效期至2019年12月27日。2011年4月13日，该商标经核准转让至大润发控股有限公司。2013年11月27日，该商标经核准转让至原告原告康成投资(中国)有限公司(以下简称康成投资公司)，并经过康成投资公司的长期经营，第5091186号“大润发”商标被多次认定为驰名商标。

     被告南京市浦口区德忠百货超市店(以下简称德忠超市店)系经营者方德忠于2014年7月7日注册的个体工商户，自2014年起至2018年年底该超市的超市招牌、欢迎标语等多处有“大润发玛特”标识。2018年11月底，经营者方德忠将该超市转让给案外人，案外人仍使用被告的营业执照经营。自2019年起，超市招牌、欢迎标语等多处宣传使用的字样已更改为“润发玛特”。

     原告康成投资公司认为被告德忠超市店侵犯其商标专用权，于是向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼。

裁判结果

     一审法院认为，原告康成投资公司系第5091186号“大润发”注册商标专用权人，他人未经许可，不得侵害原告康成投资公司的商标专用权。被告德忠超市店在经营的超市中使用“大润发玛特”字样，与原告的注册商标构成近似，易使一般消费者产生混淆与误认或者认为其与原告所开设的“大润发”超市有特定关联，故被告德忠超市店未经许可使用上述标识的行为构成侵权，依法应当承担赔偿损失的民事责任。

  关于赔偿损失数额，原告未提供其因侵权行为所受损失或被告侵权获利的相应证据，请求适用法定赔偿。综合考虑被告侵权行为性质和主观过错、被告经营时间、被告经营地段和规模以及原告注册商标的知名度，一审法院酌定被告赔偿原告经济损失及为维权支出的合理费用合计70000元。

      德忠超市店不服该判决，向南京市中级人民法院提起上诉。认为其在实际经营过程中，已对涉案所谓侵权标识进行更改，不存在侵权的故意，对当地一般消费者而言，并不会认为其与被上诉人的“大润发”超市存在特定关联并产生混淆和误认。请求改判一审判决中经济损失和合理费用的数额为3万元；本案一审和二审的诉讼费用由被上诉人康成投资公司负担。

    二审法院经审理认为一审法院作出的判决所确定的赔偿数额有事实和法律依据，在合理的范围内。最终，二审判决驳回上诉，维持原判决。

简要分析

     该案件在二审中的争议焦点仅为一审判决确定的赔偿数额是否有事实和法律依据，是否合理。而应如何确定赔偿数额，我国《商标法》第六十三条第一款、第三款对此作出了详细的规定：

     第一，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

     第二，实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

     第三，前两条都无法确定的，可以参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

     第四，若通过前三种方法仍无法确定赔偿数额，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

     在司法实践中，适用第四种情形的案件频频出现，今天和大家分享的这个小案例就是适用上述的第四种情况。本案中原告无法提供其因侵权行为所受损失或被告侵权获利的相应证据，并且原告向法院提出了适用法定赔偿的请求，于是一审法院综合多方面因素确定了被告应当承担7万元的经济损失和合理费用的赔偿责任。二审法院对此赔偿数额的确定方式及具体的数额予以维持。

（本文作者：盈科董园园律师）

 “小马宝莉”这个名字不知道大家是否听说过呢？这是美国玩具商孩之宝有限公司的影视作品“MY LITTLE PONY”的中文译名。该部作品曾有过不少联名产品，日化用品，甜点等，相信大家在日常生活中可能都有注意过。那么，如果您在发带、头饰等物品上看到“小马宝莉”的图样，是否也会认为是该公司授权的联名产品呢。

      厦门智派广告有限公司就申请了“小马宝莉　MY　LITTLE　PONY”这一商标，指定使用于第26类“发带；发卡；发夹；小饰物（非首饰、非钥匙圈、非钥匙链用）；头发装饰品；接发片；针；人造花；衣领托；发用蝴蝶结”等商品上。这类商品与我们生活较为贴近，而且与“小马宝莉”这部影视作品的受众也较为相当。

      因此，孩之宝有限公司对此商标提出异议，其认为引证在先注册的第13271230号、第13271227号、第13271226号“MY　LITTLE　PONY”、第28079242A号“小马宝莉”商标核定使用于第14类“首饰盒；珠宝首饰；人造宝石”、第24类“织物；装饰织品；布”、第25类“服装；婴儿全套衣；游泳衣”等商品上，与被异议商标构成相同或类似商品上的近似商标。

      但是，商标局认为，被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品在功能、用途等方面具有一定差异，不属于类似商品，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。

      随后，异议人又提出证据意图证明“MY　LITTLE　PONY”为异议人影视作品名称，“小马宝莉”为其相对应的中文名称。

     商标局认为，MY　LITTLE　PONY/小马宝莉”具有较强的独创性，作为异议人影视作品名称在被异议商标注册申请日前已在我国公众中具有一定知名度，其知名度的取得是异议人创造性劳动的结晶，由此知名影视作品名称所带来的商业价值和商业机会也是异议人投入大量劳动和资本所获得。因此，该在先知名的影视作品名称应当作为在先权利得到保护。被异议商标与异议人影视作品名称“MY　LITTLE　PONY/小马宝莉”文字构成、呼叫完全相同，因此被异议商标的申请注册已构成对异议人在先权利的损害。

      最后，商标局支持了异议人的请求，对第33286504号“小马宝莉　MY　LITTLE　PONY”商标做出了不予注册的决定。

（本文作者：盈科李楠律师）

“未注册驰名商标”在我国《商标法》上具备特殊的保护地位，依据《商标法》第十三条第一、第二款的规定：为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

可见，未注册驰名商标在相同或类似商品上不仅可以禁止他人使用，还能阻止他人的抢注。依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标司法解释》）的相关规定，对于未注册驰名商标，我国采取了“按需认定”、“个案认定”的原则。

“按需认定”是指：当事人以商标驰名作为事实依据主张权利的，法院应当优先审查是否具有进行驰名商标认定的必要性。

“个案认定”是指：当事人必须在具体的商标案件中，提出驰名商标的认定；当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况提供证据；人民法院认定商标是否驰名，应当以证明其驰名的事实为依据，综合考虑商标法第十四条规定的各项因素。

基于法条的规定，实践中，法院对于原告基于多个权利基础主张权利时，是否有必要认定未注册驰名商标，以及认定商标驰名时需要考虑的裁判因素已经形成了相对稳定的审理思路，本文将从司法案例的角度，对上述问题进行分析。

1.未注册驰名商标的必要性审查

根据“按需认定”的原则，人民法院对驰名商标的认定应当根据当事人的请求和案件的具体情况，对于符合《中华人民共和国商标法》以及《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定的，确有必要认定为驰名商标的商标进行驰名商标认定。

可见，必要性审查是认定驰名商标的前置程序。实践中，对于原告基于多个权利基础主张权利，仅依据其中的部分权利基础已经能够实现制止被告侵权行为的案件，是否还有必要作出驰名商标的认定，最高人民法院曾在荣华饼家诉广州市好又多百货商业有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案【(2012)民提字第38号】中做出过回应。

该案中，原告香港荣华公司、东莞荣华公司既请求认定第1567181、1567182、1567183、1567184号注册商标为驰名商标，也请求认定“荣华”文字为未注册驰名商标、认定“荣华”文字加“花好月圆”（图形）组合标识为未注册驰名商标，还请求认定“荣华月饼”为知名商品特有名称。对此，最高院认为，由于“荣华月饼”的优良品质和香港荣华公司对该产品进行持续地、大量地宣传、销售，以及在使用过程中消费者已将“荣华月饼”与香港荣华公司联系在一起，故“荣华月饼”已成为使用在月饼产品上的特有名称，香港荣华公司享有排除他人相同使用的专有效力。由于通过认定知名商品特有名称并适用反不正当竞争法足以保护香港荣华公司的合法权利，故“荣华”文字在本案中无需认定为未注册驰名商标。可见，最高院认为，在有其他救济途径可以阻止侵权行为的情况下，没有必要再认定未注册驰名商标。

但应当注意的是，某个商业标识可以获得反不正当竞争法的救济，并不必然影响未注册驰名商标认定的必要性。在“荣华月饼案”中，最高院的意见表明：当权利人在一案中同时主张前述两种救济方式时，不存在未注册驰名商标认定的必要性。

但当权利人仅选择商标法项下的未注册驰名商标作为救济时，商标标识是否驰名仍是被诉商标侵权行为能否成立的事实依据和前提条件。如在拉菲罗斯柴尔德酒庄与上海保醇实业发展有限公司侵害商标权纠纷【(2015)沪知民初字第518号】中，法院既肯定了“拉菲”为原告“LAFITE”葡萄酒的特有名称，认为我国相关公众通常以“拉菲”指代原告的“LAFITE”商标，并且“拉菲”已经与原告的“LAFITE”商标之间形成了稳定的对应关系。同时依据上述事实认为，在被诉侵权行为发生前“拉菲”已为中国境内相关公众广为知晓，可以被认定为未注册驰名商标。

2.认定未注册驰名商标的考虑因素

根据《商标法》第十四条的规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标驰名的其他因素。

在此基础上，最高院发布的《驰名商标司法解释》第五条另增加了“使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等”、“该商标享有的市场声誉”作为当事人可以提供的证据。在司法裁判中，法院将综合考虑法条列举的因素，但根据案件的具体情况，上述因素也并非需要全部考虑。

如在商务印书馆有限公司与华语教学出版社有限责任公司一案【(2016)京73民初277号】中，法院首先论证了“新华字典”是否具有商标显著性，是否能够发挥识别商品来源的作用，以及与商务印书馆能否产生对应关系。在此基础上，再从相关公众对涉案“新华字典”的知晓程度；商务印书馆对“新华字典”进行宣传所持续的时间、程度和地理范围；“新华字典”的影响力和知名度三个角度论证“新华字典”已经达到了驰名商标的程度。

而在南社布兰兹有限公司与被告淮安市华夏庄园酿酒有限公司、杭州正声贸易有限公司侵害商标权纠纷一案【(2018)苏01民初3450号】中，法院则基本遵循了《商标法》第十四条的规定，从相关公众对该商标的知晓程度、商标使用的持续时间、商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围、商标受保护的记录、商标驰名的其他因素这五个方面来认定“奔富”为未注册驰名商标。

（一）在相关公众对该商标的知晓程度方面，法院主要考虑了“奔富”商标用于其系列葡萄酒商品的广泛性，如原告及其关联公司通过授权许可方式在中国大陆地区17个省32个市开设了48家“Penfolds 奔富”品牌葡萄酒专卖店。以及原告对其品牌和产品在全国范围内进行的推广，以及原告所获得的荣誉，来认定“奔富”商标已被广大消费者所熟知。

（二）在商标使用的持续时间上，法院认为，自上世纪90年代，原告的“Penfolds”与“奔富”通常作为一个整体被广泛使用和宣传，并在葡萄酒商品的瓶贴标签上和商业宣传中使用，至今已持续使用了20余年时间，累积了巨大的商业价值。

（三）在该商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围方面，法院考虑了原告对于“奔富”品牌的推广费用，开展宣传活动的多样性。如在线上、线下的不同媒体上对“奔富”葡萄酒进行了全方位、多角度的介绍；通过举办葡萄酒品鉴活动、投放户外广告等形式让更多消费者了解、熟悉了“奔富”品牌。

（四）在该商标受保护的记录方面，值得注意的是，法院并未如法条所述，限定“受保护的记录”需是“作为驰名商标”，而对于涉案商标作为一般商标的受保护记录都纳入了考虑范围。可见，法院真正考量的是原告是否对其商标品牌进行了管理和维护，并积极通过各种方式来维护自身权益。

（五）对于该商标驰名的其他因素，法院还考虑了“奔富”系列葡萄酒通过线上、线下等多渠道的销售情况及其利润总额的上升情况。

总结上述案例，可以看到，在进行未注册驰名商标的认定时，除了遵循《商标法》第十四条规定的五个因素外，还需要重点考虑以下因素：第一，未注册驰名商标首先需要达到具有“商标显著性”的要求，具备商品来源识别功能。第二，未注册驰名商标的使用，应以“商标法意义上的使用”为目的。第三，权利人对未注册商标的品牌维护、维权记录将成为法院认定未注册商标是否驰名的重点因素。

（本文作者：盈科上海姚华律师团队 来源：企业法律合规）

原告：四川绵竹剑南春酒厂有限公司，住所地四川省绵竹市春溢街289号。

法定代表人：乔天明，董事长。

委托诉讼代理人：李慧,北京盈科（上海）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王玮,北京盈科（上海）律师事务所律师。

被告：天津市红桥区诚友酒业销售中心，住天津市红桥区金兴经济联合大厦101-102。

经营者：韩鹏。审理经过

原告四川绵竹剑南春酒厂有限公司与被告天津市红桥区诚友酒业销售中心侵害商标权纠纷一案，本院于2019年10月31日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人李慧到庭参加诉讼。被告经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本案现已审理终结。

原告四川绵竹剑南春酒厂有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止对第1047165号“剑南春”商标专用权的侵害；2.判令被告赔偿原告经济损失及合理维权费用共计40000元；3.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告名下剑南春白酒历史悠久，具有极高知名度，销量在白酒行业中名列前茅。作为传承至今的盛唐宫廷御酒，剑南春被授予“中国名酒”称号，剑南春品牌被认定为“中华老字号”。第1047165号“剑南春”商标由四川省绵竹剑南春酒厂申请注册，核定使用商品类别为第33类，并于2004年转让给原告，该商标现处于有效期内。该商标于1999年被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

2019年9月11日，原告在被告处公证购买了包装完好的52%vol“剑南春”浓香白酒一瓶，经原告鉴定，涉案白酒为假冒原告注册商标的侵权商品。被告的行为侵犯了原告的注册商标专用权，应承担相应的民事责任。被告辩称

被告天津市红桥区诚友酒业销售中心未答辩。本院查明

根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定如下事实：第1047165号

商标由四川省绵竹剑南春酒厂注册，核定使用商品类别为第33类：含酒精的饮料（啤酒除外）。2004年4月14日，该商标经核准转让给原告。该商标有效期经续展自1997年7月7日至2027年7月6日。1999年1月5日，该商标被认定为驰名商标。

2019年9月1日，天津市渤海公证处受原告委托来到位于天津市红桥区牌匾名为“诚友酒业”的商铺进行公证取证，花费370元购买标有“剑南春”字样的52度白酒一瓶，并取得收据一张。公证处对购物场所、所购物品及收据进行拍照，对手机支付截图进行打印，并对所购物品进行封存。公证处出具了（2019）津渤海证经字第1771号公证书。该公证书中购买涉案商品发票上加盖了“天津市红桥区诚友酒业销售中心”的公章。原告因公证取证支出公证费1115元。

经当庭拆封公证处封存的被诉侵权产品，被诉侵权产品的外包装及瓶身上标注了与涉案商标相同的

标识。原告出具了鉴定证明书，称被诉侵权产品属假冒原告公司产品。原告当庭指出被诉侵权产品与正品存在如下区别：正品的防伪标识可以反光，被诉侵权产品的防伪标识没有反光；正品的防伪标识为粉红色，被诉侵权产品的防伪标识为白色；正品包装上的序号可以通过官网查询，且序号下方图案中的S形花纹经过特殊处理，每瓶酒均不同。被诉侵权产品的序号经当庭查询，显示该序号下S形花纹的形状与分布和正品不同。

另查明，被告为个体工商户，经营范围为预包装食品、烟零售等，注册日期为2013年4月17日。本院认为

本院认为，原告享有

注册商标专用权，并有权对侵犯其注册商标专用权的行为提起民事诉讼，应受我国商标法保护。根据我国商标法的有关规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为；销售侵犯注册商标专用权的商品的行为亦属侵犯注册商标专用权的行为。本案中，被诉侵权商品使用了与原告涉案商标相同的标识，且与原告涉案商品为同一种商品。此外，被诉侵权商品与原告涉案商品在防伪标识上存在多处区别，故可以认定被诉侵权商品为侵犯涉案注册商标专用权的商品。依照民事诉讼法的相关规定，原告提交的公证购买被诉侵权商品的公证书可以证明被诉侵权商品为被告销售，被告销售该侵权商品的行为侵害了原告涉案注册商标专用权，理应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

关于赔偿损失及合理支出数额问题。因原告未能举证证明其因侵权所受损失和被告因侵权所获利益，依据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款之规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。本院根据原告涉案注册商标市场知名度及使用范围、被告侵权的方式、经营规模、主观过错程度，原告为维权支出的合理费用等因素，酌情确定被告赔偿原告经济损失及合理维权费用共计30000元。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，亦未提交书面答辩及证据,视其为放弃抗辩权利。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第（三）项，第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷适用法律若干问题的解释》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条，《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，缺席判决如下：裁判结果

一、被告天津市红桥区诚友酒业销售中心于本判决生效之日起立即停止销售侵犯第1047165号注册商标专用权的商品；

二、被告天津市红桥区诚友酒业销售中心于本判决生效后十日内赔偿原告四川绵竹剑南春酒厂有限公司经济损失及合理维权费用共计30000元；

三、驳回原告其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费减半收取400元，由原告负担100元，由被告负担300元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判人员

审判员王悦裁判日期

二〇二〇年一月××日书记员

书记员张悦

原告：深圳市富安娜家居用品股份有限公司，住所地：深圳市南山区。

法定代表人：林国芳。职务：董事长。

委托诉讼代理人：杨旭,北京盈科（武汉）律师事务所律师。

被告：练政壮，男，汉族，1975年5月15日出生，住河南省永城市。

委托诉讼代理人：王波、朱莉华（实习），河南福聚律师事务所商丘分所律师。

被告：浙江淘宝网络有限公司，住所地：浙江省杭州市余杭区。

法定代表人：蒋凡，职务：董事长兼总经理。

委托诉讼代理人：李昊杰，河南言华律师事务所律师。审理经过

原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称富安娜公司）诉被告练政壮、浙江淘宝网络有限公司（以下简称淘宝网络公司）侵害商标权纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告富安娜公司的委托诉讼代理人杨旭，被告练政壮委托诉讼代理人王波、朱莉华，被告淘宝网络公司的委托诉讼代理人李昊杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称

原告富安娜公司向本院提出诉讼请求：一、依法判决两被告立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为；二、依法判决两被告赔偿原告经济损失及合理开支共计50,000元；三、诉讼费由二被告承担。事实和理由：原告富安娜公司成立于1994年8月，是一家集研发、生产、营销、物流于一体的家纺类上市企业，其持有的“富安娜”商标为中国著名商标，“富安娜牌床上用品”为中国名牌产品。原告经国家工商总局核准，注册了第1390000号“fuanna”商标、第1395959号“富安娜”商标，以及第855400号、4169736号、9073704号等“富安娜fuanna及图”系列商标，使用为第24类：被子、被罩、床罩等。被告练政壮在被告淘宝网络公司提供的网络服务平台淘宝网上开设店铺“伊之馨家纺”，销售“富安娜被套单件四件套纯棉100％全棉150×××××230磨毛女被罩220×240”等产品，使用了与原告相同的注册商标，侵犯了原告的注册商标专用权，应依法承担相应的民事责任。特提起诉讼，请求判决如请求事项。被告辩称

被告练政壮辩称，由于原告因此次侵权所受实际损失难以确定，根据《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定，赔偿数额可以按照被告因此次侵权所获得的利益确定。被告本次侵权涉及原告字眼的产品最终实际交易总额为690.65元，获利141.15元，要求法院根据被告所获利润确定赔偿数额。

被告淘宝网络公司辩称：1、淘宝网络公司仅是提供信息发布平台的服务提供商，既非商品信息的发布者，也未实施销售、许诺销售等直接侵害原告商标权的行为；2、淘宝网络公司在事前已经提醒用户不得发布侵犯他人合法权益的信息，尽到提醒义务。淘宝网络公司仅是提供信息发布平台的服务者，所承担的义务应当与民事行为能力、民事责任能力相匹配。淘宝网上拥有海量商家和商品，淘宝网络公司仅对商家发布的商品进行形式审查，对交易信息的真实性、准确性、合法性进行事先审查从客观上、技术上不具有可操作性；3、淘宝网络公司收到起诉后，确认涉及案件的商品已经不存在，已经尽到事后注意义务。本院查明

经审理，本院可以认定如下案件事实：原告富安娜公司成立于1994年8月，是一家集研发、生产、营销、物流于一体的家纺类上市企业。经国家工商总局核准，富安娜公司注册了“fuanna”、“富安娜”、“富安娜fuanna及图”系列商标，使用为第24类：被子、被罩、床罩等床上用品。其持有的“富安娜”商标为中国著名商标，“富安娜牌床上用品”为中国名牌产品，在国内外市场上具有较大的影响力。2019年1月，原告富安娜公司发现被告练政壮未经授权在淘宝网开设店铺“伊之馨家纺”，销售“富安娜被套单件四件套纯棉100％全棉150×××××230磨毛女被罩220×240”等产品，使用了与原告相同的注册商标，侵犯了原告的注册商标专用权，遂于2019年1月3日在武汉市东西湖公证处的参与下进行了证据保全。

另查明，在原告提起诉讼诉后，涉案的假冒商品的信息已不在淘宝网上存在。

上述事实，由原告公证书12份、证据保全公证书一份及图片若干张、公证费票据1份在卷予以佐证。原告向法庭提供的证据客观、真实，且与案件事实具有关联性，本院予以采信。本院认为

本院认为，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，被告练政壮未经授权在淘宝网上低价销售假冒的“富安娜”品牌的床上用品，且使用了与原告相同的注册商标，对原告富安娜公司的品牌声誉造成了损害，侵犯了原告富安娜公司的注册商标专用权，应当停止侵权，依法承担赔偿责任。关于原告富安娜公司请求判决淘宝网络公司赔偿经济损失的诉请，本院认为，淘宝网络公司仅是信息平台的提供者，在接到本案的起诉书后即关停了被告练政壮在淘宝网上的涉案商品信息，采取了必要措施，已尽到事后注意义务，按照《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条的规定，可以不再承担连带赔偿责任。

综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款第（一）、（八）项，《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条第二款、第三款，《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：裁判结果

一、被告练政壮于本判决生效后十日内立即停止侵犯原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司的“fuanna”、“富安娜”、“富安娜fuanna及图”注册商标专用权的行为；

二、被告练政壮于本判决生效后十日内赔偿原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司的经济损失及其合理开支共计10,000元；

三、驳回原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费1,050元，减半收取525元，由被告练政壮负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。审判人员

审判员徐长社裁判日期

二〇二〇年七月三日书记员

书记员刘卓炎