上诉人（原审被告）：重庆极光电器设备有限公司。住所地：重庆市九龙坡区含谷镇建新工业园*号。

法定代表人：陈朝中，公司经理。

委托代理人:赵光华，重庆君毅律师事务所律师。

委托代理人:安夏，重庆君毅律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：孔玮，女，1983年2月6日出生，汉族，住江苏省。

委托代理人:肖航，北京市盈科（广州）律师事务所律师。审理经过

上诉人重庆极光电器设备有限公司（以下简称极光电器公司）因与被上诉人孔玮侵害外观设计专利权纠纷一案，不服贵州省遵义市中级人民法院（2018）黔03民初309号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。一审法院认为

孔玮向一审法院提出诉讼请求：1、判决被告赔偿原告经济损失及制止被告侵权行为所支付的合理开支共计人民币255235元；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。被上诉人辩称

极光电器公司一审未针对原告的诉讼请求及理由作答辩。

一审法院认定事实如下：2007年2月14日扬州托普莱特照明器材配套有限公司获得国家知识产权局颁发的“路灯灯具（PV-1单光源）”专利号为ＺＬ20063008××××.4的外观设计专利证书。2007年5月9日，涉案专利的专利权人由扬州托普莱特照明器材配套有限公司变更为江苏托普照明有限公司，2014年7月24日，专利权人由江苏托普照明有限公司变更为原告孔玮。涉案专利登记薄副本显示，该专利年费缴纳至2016年3月27日。2015年11月10日，专利权人孔玮许可常州市棱光照明电器有限公司以普通许可的方式使用涉案专利权，并进行了许可备案登记。截至本案起诉之日，该专利权已经期满终止，到期日为2016年3月27日。

原告孔玮与常州市棱光照明电器有限公司于2015年8月18日签订专利实施许可合同，约定许可方式为普通许可，许可费支付方式为385元/套（即常州市棱光照明电器有限公司每生产一套涉案专利产品，向权利人孔玮支付385元）。该合同履行过程中，常州市棱光照明电器有限公司于2015年10月21日向孔玮通过网银转账43120元，用途为专利使用费。2015年10月12日，孔玮通过江苏省镇江市国家税务局代开发票系统向常州市棱光照明电器有限公司开具发票一张，该发票金额为43120元，品目为专利使用费，备注为路灯PV-1共112套，每套385元。

2016年3月22日，江苏托普照明有限公司出具专利转让补充说明，载明“针对涉案专利自授权之日起所发生的侵权行为追究侵权责任的权利转让给孔玮；根据双方约定，专利权转让完成后，孔玮有权以自己的名义，以及委托任何第三方，针对发生于任何时间侵犯涉案专利的行为开展维权行动”。

江苏省南京市钟山公证处于2016年10月19日出具的（2016）宁钟证经内字第3288号公证书载明“2016年10月13日10时30分，公证人员李某、倪某王一源（原告委托的律师）来到G42蓉遵高速仁怀北。经现场清点，该路段自G42蓉遵高速仁怀北流沙岩隧道至隧道××发现××路灯，路灯上有极光电器公司的铭牌”。公证人员同时对涉案路灯从不同角度拍摄了多幅照片。

一审庭审中，经比对原告具有专利权的产品和涉案侵权产品的左视图、右视图、仰视图，发现专利产品与涉案侵权产品在主视图上，均呈现轮廓稍扁的半橄榄型，灯具背部轮廓呈弧形，中部三分之二处有人字形分叉，上分叉部分向灯具顶部延伸至灯具中部，下分叉部分向灯具底部延伸，与底部重合。在左视图、右视图中，专利产品与涉案侵权产品均呈半椭圆形，表面有不规则形状。在仰视图中，专利产品与涉案侵权产品均呈橄榄型，橄榄型内部含向内切边的椭圆，且椭圆左侧与外部橄榄型相切，椭圆内含一侧为齐平直线的小椭圆，橄榄型右侧尾部有弧线与直线构成的图案。

另查明，G42高速仁怀至赤水段于2013年11月28日通车并网运营。

一审法院认为，孔玮依法受让取得专利号为ＺＬ20063008××××.4，名称为路灯灯具（PV-1单光源）的外观设计专利权，该专利权的有效期为2006年3月28日至2016年3月27日，在该有效期内，依法应受到法律的保护。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款关于“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条关于“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。”第十一条关于“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征；被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”之规定，被诉侵权产品与专利产品在主视图、左视图、右视图、仰视图均极具相似性，因此，被诉侵权产品落入孔玮外观设计专利权的保护范围。

根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款关于“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”、第六十五条关于“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”之规定，被告极光电器公司侵害了原告的外观设计专利权，孔玮未举证证明其实际损失的具体金额，但举出专利许可合同及常州市棱光照明电器有限公司向其交纳专利许可费的票据和银行流水，对此予以采信，酌情按照专利许可使用费的一倍确定本案的赔偿金额为235235元（611套×385元/套）。

原告主张的制止被告侵权行为所支付的合理开支，因其未提供证据证明其具体金额，不予支持。

被告极光电器公司经传唤无正当理由拒不到庭应诉，视为对相关诉讼权利的放弃，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，依法缺席判决。

综上，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：一、被告重庆极光电器设备有限公司在本判决生效后十日内赔偿原告孔玮经济损失235235元；二、驳回原告孔玮其他诉讼请求。一审案件受理费5129元，由孔玮负担529元，重庆极光电器设备有限公司负担4700元。

极光电器公司上诉请求：1、依法撤销贵州省遵义市中级人民法院（2018）黔03民初309号民事判决，发回重审或查清事实后依法改判，驳回被上诉人的诉讼请求；2、一二审诉讼费由被上诉人承担。具体事实理由：（1）认定上诉人侵权的证据不足，因不能仅仅依据路灯上有极光电器公司铭牌就当然认定其侵权；（2）被上诉人未明确经济损失的金额，也未明确制止侵害行为的合理支出;（3）其并非因经传唤无正当理由不到庭，事实上其没有收到一审法院的开庭通知等法律文书；（4）被上诉人孔玮的委托代理人肖航系实习律师，其以律师名义参加一审庭审属于程序违法，本案应发回重审。本院查明

二审中各方没有提供新的证据。一审法院查明的事实，有相关证据予以证实，本院予以确认。

二审另查明，2018年7月25日、8月14日一审法院分别向极光电器公司通过邮政法院专递寄送了起诉状、应诉通知书、举证通知书、诉讼权利义务告知书等法律文书，但均被退回。2018年11月4日，一审法院到上诉人公司所在地进行调查，因上诉人公司已搬家致无法找到，随后于2018年12月2日，在人民法院报登载了向极光电器公司公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票，并定于在举证期限届满后的第3日（遇法定节假日顺延）上午9时开庭审理本案。

肖航实习期为2017年12月26日至2018年12月26日，2018年12月20日，广东省司法厅向肖航颁发了专职律师证，执业机构为北京市盈科（广州）律师事务所，执业证号为14401201810074886，有效期至2019年5月31日，也即2019年3月5日一审开庭时，肖航已具备律师执业资格。本院认为

本案二审争议焦点归纳为：1、上诉人是否构成侵权；2、若构成侵权，一审判决赔偿金额是否适当；3、一审缺席判决是否符合法律规定；4、孔玮的委托代理人肖航以律师身份参加一审诉讼，是否符合法律规定。

关于焦点一，根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。”第十一条“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征；被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”之规定，本案中，被诉侵权产品与涉案专利在主视图、左视图、右视图、仰视图均极具相似性，因此，被诉侵权产品落入孔玮外观设计专利权的保护范围。

本案中，涉案路灯上有极光电器公司的铭牌,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”的规定，在被上诉人已提交上诉人系侵权人的相关证据后，上诉人极光电器公司予以否认，但并未提交予以反驳的证据予以证明。据此，一审判决认定上诉人极光电器公司系侵权人并无不当。

关于焦点二，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”之规定，被上诉人孔玮虽未举证证明其实际损失的具体金额，但提供了经许可备案的专利许可合同即常州市棱光照明电器有限公司向其交纳专利许可费的票据和银行流水，证明该专利许可为每生产一套涉案专利产品支付专利许可费用为385元，据此，一审法院按照专利许可使用费的一倍确定本案的赔偿金额为235235元（611套×385元/套）符合法律规定。

关于焦点三，一审法院通过邮政法院专递向上诉人寄送了起诉状、应诉通知书、举证通知书、诉讼权利义务告知书等法律文书，在被退回的情况下，一审法院又亲自到上诉人公司所在地进行查找，因上诉人已搬家致无法找到，随后在人民法院报上进行公告。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”的规定，一审法院缺席判决符合法律规定。

关于焦点四，2019年3月5日一审开庭时，被上诉人的代理人肖航已具备执业律师资格，其参与一审庭审活动符合法律规定。

综上，极光电器公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院对其上诉请求不予支持。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条之规定，判决如下：二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币4829元，由上诉人重庆极光电器设备有限公司负担。

本判决为终审判决。审判人员

审判长杨方程

审判员秦娟

审判员白帆裁判日期

二〇一九年七月十五日书记员

书记员王一伊

上诉人（原审被告）：深圳市感知华美龙物联网有限公司。住所地：深圳市南山区南海大道1029号万融大厦C座704号房。

法定代表人：宋渤海，该公司总经理。

委托代理人：吴末妮，广东泽正律师事务所律师。

委托代理人：卢嘉星，广东泽正律师事务所实习律师。

被上诉人（原审原告）：贵州卓霖防伪科技有限公司。住所地：贵州省贵阳市高新区科技园2号楼8层。

法定代表人：周军，该公司董事长。

委托代理人：余清凯，北京盈科（贵阳）律师事务所律师。

委托代理人：贾君君，北京盈科（贵阳）律师事务所实习律师。

原审第三人：贵州润泽恒信科技有限公司。住所地：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟H1-10-15-1号。

法定代表人：崔春生，该公司董事长。审理经过

上诉人深圳市感知华美龙物联网有限公司（以下简称华美龙公司）与被上诉人贵州卓霖防伪科技有限公司（以下简称卓霖公司）、原审第三人贵州润泽恒信科技有限公司（以下简称润泽公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服贵州省贵阳市中级人民法院（2015）筑知民初字第62号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。上诉人诉称

上诉人华美龙公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回卓霖公司的全部诉讼请求，一、二审诉讼费用由卓霖公司负担。具体理由为：（一）原审判决认定事实错误，被诉侵权产品未落入涉案专利的保护范围。1、将本案的被诉侵权产品与涉案专利相比对，涉案专利为圆柱形设计，密码锁开关按钮位于瓶盖顶部，且瓶盖开口位于瓶盖的侧边；被控侵权产品的密码锁按钮位于瓶盖侧边，瓶盖整体为一体成型，底部为卡扣设计组合而成。被控侵权产品和涉案专利既不相同也不近似，以一般消费者的认知水平很容易进行区分。2、根据涉案专利主视图显示的商标和标签，“MELLOW”商标所有权人为华美龙公司，因此能够证明涉案外观专利的所有权人为华美龙公司。（二）原审判决判赔数额不合理，应当以瓶盖的自身价值为依据，而不能将瓶盖和“飞天茅台酒”的价值等同。被上诉人辩称

被上诉人卓霖公司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律准确，请求二审驳回上诉，维持原判。具体理由为：（一）被诉侵权产品落入了涉案专利的保护范围。1、被诉侵权产品与涉案专利相近似；2、涉案专利上附有“MELLOW”标签与专利本身毫无关联，且该标签系涉案专利的非标志性设计。（二）原审判决判赔数额合理，华美龙公司具有利用涉案专利侵权的便利条件，存在主观恶意，给权利人造成巨大经济损失，理应承担相应赔偿责任。

卓霖公司向一审法院起诉请求：1、润泽公司、华美龙公司立即停止侵犯卓霖公司专利号为ＺＬ20093030××××.8的外观设计专利权的行为，立即停止生产、销售、许诺销售侵权产品，并销毁用于生产侵权产品的模具、库存侵权产品及相关宣传材料；2、润泽公司、华美龙公司连带赔偿因其侵权行为给卓霖公司造成的经济损失及为制止侵权行为所支出的合理费用共计50万元；3、润泽公司、华美龙公司在“臻享购”网站的首页、“臻享购”微信公众号及法制日报上公开发表声明，消除因侵权行为给卓霖公司造成的不利影响（内容保留30日）；4、润泽公司、华美龙公司承担本案全部诉讼费用。

一审法院认定事实：卓霖公司成立于2008年3月20日，经营范围包括密码锁防伪瓶盖系统的开发和销售等，该公司经贵阳市工商行政管理局贵阳国家高新技术产业开发区分局核准先后变更企业名称，2007年11月20日设立时企业名称为贵阳高新华美龙技术有限公司，随后变更为贵阳华美龙技术有限公司，2008年9月27日变更为贵阳高新华美龙技术有限公司，2011年8月9日变更为贵州卓霖高新科技防伪有限责任公司，2011年10月10日变更为卓霖公司。

国家知识产权局经案外人周军申请于2010年5月26日，授予“瓶盖（防伪2）”外观设计专利，该专利申请日为2009年2月17日，专利号为ＺＬ20093030××××.8，专利权人为周军。后经周军申请，国家知识产权局于2012年7月26日核准变更专利权人为卓霖公司。卓霖公司向国家知识产权局交纳了专利年费，目前该专利在有效期内。该外观设计由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图组成。上述图片内容显示，该专利整体系顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖外套，瓶盖外部贴有华美龙公司图标并带有防伪条的标贴，上方有四个两两对应的波轮状密码锁和一个密码锁开关按钮，下方侧面有一个小孔。

卓霖公司为证明其因润泽公司、华美龙公司的侵权行为造成的损失，提供了其获得技术研究中心、知识产权试点企业、贵阳市第二届优秀专利三等奖（专利名称为“动态码防伪密码锁箱盒”）、质量管理体系认证、防伪密码锁系统及新产品推广应用立项、贵州省企业产品执行标准登记等证书，以及其防伪密码锁瓶盖参展第三届中国国际物联网大会的图片。

卓霖公司为证明润泽公司恶意侵害涉案专利权，提供了贵州卓霖名酒股份有限公司（甲方）、贵州润泽恒隆贸易有限公司（乙方）、润泽公司法定代表人崔春生（丙方）签订的《外呼中心项目合作协议》，该协议约定的项目主营业务包括整合118××4“真品购”外呼资源，应用118××4“真品购”客户数据，对成龙经典、神舟中国梦、马到成功等产品开展精准销售业务等，卓霖公司主张贵州卓霖名酒股份有限公司与卓霖公司系关联公司，贵州润泽恒隆贸易有限公司的股东李泽也是润泽公司的股东，在签订上述合作协议时，润泽公司还派了工作人员到卓霖公司学习两周，故润泽公司了解卓霖公司的业务情况。

润泽公司成立于2015年2月13日，其经营范围包括电子信息技术开发，销售日用百货、机械设备、机电设备、电子产品等。华美龙公司成立于1999年4月15日。润泽公司与华美龙公司签订的《密码锁防伪瓶盖合作协议》约定：华美龙公司为润泽公司使用的防伪密码锁搭建防伪查询系统，并为润泽公司使用的防伪查询软件开放查询接口（包含两张带编码和查询信息指南的吊牌）；华美龙公司为润泽公司提供整套密码锁防伪瓶盖，保证密码锁上的吊牌与开锁密码锁关联对应；按双方确定的茅台酒防伪密码锁瓶盖的设计图样为准。

卓霖公司的委托代理人廖若希于2015年11月19日向贵州省贵阳市元盛公证处申请办理保全证据公证。当日，在贵阳市瑞金南路46号宏资大厦5楼该公证处511办公室内，在公证人员面前卓霖公司的委托代理人廖若希用手机拨打118××4电话，根据语音提示操作进入“118××4名酒在线销售”在“臻享购.118××4名酒在线”订购茅台酒2瓶，之后，在公证处楼下接收了订购的商品并支付价款1798元，取得《臻享购.118××4名酒在线销售》、《贵州增值税普通发票》各一份。该公证处公证员对上述购买及封存相关过程进行了拍照，并于2015年11月23日出具了（2015）黔筑元经字第3105号公证书。一审庭审中，经双方当事人确认封存完好后，当庭开启公证处封存的涉案实物“贵州茅台酒”包装盒，该酒的瓶盖上安装有密码锁防伪瓶盖。涉案产品整体为顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖外套，瓶盖外部印有“118××4真品购”醒目字样的标贴，上方有四个两两对应的密码锁，侧面上方有一个开关按钮，侧面下方有一个小孔。

卓霖公司认为，被控侵权产品与本案授权外观设计专利构成高度相似。润泽公司和华美龙公司则认为，虽然在整体上均为圆柱形，但二者不相同也不构成近似，主要体现在涉案产品密码锁开关按钮在侧面，与专利图片密码锁开关按钮在上方的设计不同，且涉案产品侧边无开口设计，而为一体成型，下方为卡扣设计，与专利图片的一体成型不同。

卓霖公司就被控侵权产品涉嫌侵害其四个专利权，向一审法院提起四个案件的诉讼，支付了公证购物费1798元，公证费2000元；支付了本案及另案两个案件律师费共计100000元。

卓霖公司起诉时向一审法院申请，对润泽公司在中国电信股份有限公司贵州号百信息服务分公司销售“臻享购”茅台酒的台账进行证据保全，一审法院作出（2015）筑知民初字第60号裁定书，于2015年12月17日进行了证据保全，并当庭向各方当事人出示了保全的证据：润泽公司于2015年1月至8月的《臻享购·118××4名酒在线业务结算单》，其中，“飞天茅台”的销售数量为372瓶，单价为899元，销售数额共计334428元。卓霖公司认为，中国电信股份有限公司贵州号百信息服务分公司未如实向法院提交相关证据材料，不足以证明润泽公司实际销售情况，故该证据不是润泽公司的全部销售数额。润泽公司认为“飞天茅台酒”有多种规格、多种销售渠道，并不是全部的“飞天茅台酒”均加盖防伪密码锁，卓霖公司未提交相应证据证明该证据中的“飞天茅台酒”加盖了防伪密码锁。

卓霖公司起诉时向一审法院申请，对润泽公司生产销售被控侵权产品的财务账册等相关证据材料进行证据保全，一审法院于庭前责令润泽公司提交其销售被控侵权产品的财务账册等相关凭据。润泽公司当庭提交了《2015年（118××4）销售明细表》，该明细表记载，润泽公司于2015年销售“飞天茅台”及其他品牌酒的销售数额共计1537884.3元，其中其他品牌酒的销售数额为15012.3元。润泽公司说明只有“118××4”平台销售的“飞天茅台酒”才有被控侵权的防伪瓶盖，该明细表记载的内容为润泽公司2015年所有的销售台账，其中“118××4”为笔误，只有部分“飞天茅台酒”涉及被控侵权产品。卓霖公司认为该明细表记载的润泽公司在2015年1月至8月销售数额为321842元，与法院证据保全调取的润泽公司销售数额334428元不一致，证据保全公证购买的被控侵权产品的情况在该明细表中有记载，其时间、数量、金额是对应的，故润泽公司销售的“飞天茅台酒”均是从118××4平台销售的。本院认为

一审法院认为，本案的争议焦点为：1、被控侵权产品是否落入涉案外观设计专利的保护范围；2、润泽公司、华美龙公司是否应承担赔偿责任；3、卓霖公司主张的侵权赔偿数额及维权费用是否合理合法；4、卓霖公司诉请停止侵权及登报消除影响的主张是否应得到支持。

关于焦点一，涉案ＺＬ20093030××××.8“瓶盖（防伪2）”外观设计专利经国家知识产权局依法核准授权，且目前处于合法有效状态，后经国家知识产权局依法核准变更，卓霖公司为上述涉案专利权利人，其权利依法应受保护。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一款“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”之规定，判定被诉侵权产品与专利产品是否构成相同或相近似，应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中，结合涉案专利证书上的附图，可将涉案专利的设计要点分解为：1、整体上为顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖；2、瓶盖顶端有四个两两对应的波轮状密码锁；3、瓶盖上端侧方有一个密码锁开关按钮；4、下方侧面有一个小孔；5、瓶盖外部贴有华美龙公司图标并带有防伪条的标贴。将被诉侵权产品的设计方案可分解为：A、整体上为顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖；B、瓶盖顶端有四个两两对应的波轮状密码锁；C、瓶盖侧面偏上部位有一个密码锁开关按钮；D、下方侧面有一个小孔；E、瓶盖外部印有“118××4真品购”的标贴；将被诉侵权产品上述设计要点与涉案专利的相应设计要点进行比对，被诉侵权产品的设计要点A、B、D与涉案专利相应的设计要点1、2、4一一对应；对于C和E，与涉案专利相对应的3和5相比，均在瓶身有一个开关按钮和标贴，仅在开关按钮位置和正面图案的具体内容上存在差异。一审法院认为，涉案外观设计主视图上的标识，系可与瓶盖相分离的标贴，与被诉侵权产品印制标贴一样用于标示产品来源信息，在隔离比对整体观察时，尤其在整体设计方案中并非标志性设计要点，仅在标贴印制方式及具体文字有区别，不影响专利的整体设计效果，故，被诉侵权产品的设计要点E与涉案专利设计要点5无实质性差异。至于设计要点C中开关按钮位置差别，这在防伪瓶盖的整体设计中所占比例甚小，且在正常使用时不容易被直接观察到，对整体的视觉效果不产生显著影响，其与涉案专利设计要点3实质上相同。润泽公司、华美龙公司抗辩涉案专利为一侧开口设计，而被控侵权产品为一体成型，一审法院认为，涉案专利是套在酒瓶盖外部使用，该开口设计在正常状态下无法直接观察到，直观上也是一体成型，故，对于这一抗辩，依法不予采信。综上，通过整体观察和综合判断，二者的整体视觉效果无实质性差异，一审法院认定被控侵权产品与卓霖公司涉案专利构成相似，其落入了涉案外观设计专利的保护范围。

关于焦点二，润泽公司提交了其与华美龙公司签订的《密码锁防伪瓶盖合作协议》和《密码锁防伪瓶盖订单》，主张被控侵权产品来源于华美龙公司，华美龙公司也予以认可。对此，卓霖公司提供《外呼中心项目合作协议》主张因该协议的签约方贵州润泽恒隆贸易有限公司的股东李泽也是润泽公司的股东，润泽公司还派工作人员到其公司学习两周，故润泽公司了解卓霖公司的业务情况，其具有侵权的主观恶意，因证据不足，一审法院对此不予采信。依据《中华人民共和国专利法》第七十条“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”之规定，润泽公司作为科技公司，其经营范围包括电子信息技术开发等，有经营涉案产品的相关资质，且卓霖公司未提供证据证明其有侵权故意，结合华美龙公司认可的《密码锁防伪瓶盖合作协议》和《密码锁防伪瓶盖订单》之内容，约定由华美龙公司向润泽公司提供整套密码锁防伪瓶盖，一审法院认为，润泽公司的合法来源抗辩成立，其不应承担赔偿责任。关于华美龙公司，根据一审庭审查明的请况，被控侵权产品来源于华美龙公司，华美龙公司也未提供证据证明其实施涉案产品的行为有专利权人的合法授权许或者有合法来源。故，一审法院认定华美龙公司实施涉案产品的行为侵害了卓霖公司的涉案外观设计专利权，应当依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

关于焦点三，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难予确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”之规定，赔偿数额按照权利人的实际损失、侵权人的侵权获利、专利许可使用费合理倍数、法定范围四种方式确定，且四种确定赔偿数额方式存在依次递进的顺序关系。本案中，卓霖公司未举证证明其实际损失及润泽公司、华美龙公司因侵权所获得的利益，也没有可以参照的涉案专利许可使用费提供。一审法院综合考虑涉案外观设计专利的专利性及其价值、认定的润泽公司销售被诉侵权产品数额及数量、侵权行为的性质等因素，酌定本案侵权赔偿数额为100000元。卓霖公司因维权支出的公证购物费、公证费、差旅费，因在一审法院受理的另案中均以支持，在本案中不再重复支持。关于律师费100000元，因包括本案在内三个案件有相应的票据佐证，平摊到本案为33333.33元，一审法院予以支持。

关于焦点四，关于卓霖公司要求发表声明，消除影响的诉讼请求，因本案确定的赔偿数额足以弥补卓霖公司因被侵权所受到的损失，故一审法院不予支持该项诉讼请求。

综上所述，被控侵权产品的外观设计落入了卓霖公司的涉案专利权保护范围，华美龙公司应承担相应的侵权法律责任；润泽公司销售被控侵权产品的行为，因其合法来源抗辩成立，应承担停止侵权和支付卓霖公司相应维权费用的民事责任。依据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第七十条、第六十五条和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，一审法院判决：一、润泽公司、华美龙公司立即停止生产、销售侵犯卓霖公司专利号为ＺＬ20093030××××.8的外观设计专利权的密码锁防伪瓶盖的行为；二、华美龙公司赔偿卓霖公司经济损失100000元；三、润泽公司、华美龙公司共同赔偿卓霖公司因维权支出的合理费用33333.33元；四、驳回卓霖公司的其余诉讼请求。案件受理费8800元，证据保全费30元，共计8830元，由卓霖公司负担1830元，润泽公司、华美龙公司负担7000元。二审裁判结果

本院二审期间，华美龙公司提交一份中止审理请求书及相关材料，拟证明其向国家知识产权局专利复审委员会对卓霖公司涉案专利提出无效宣告请求，并被准予受理，本案应当中止审理。1、国家知识产权局专利复审委员会受理华美龙公司申请宣告涉案外观专利无效的通知书；2、专利复审委员会口头审理通知书；上述1、2号证据拟证明卓霖公司的涉案专利权处于不稳定状态。3、华美龙公司《专利权无效宣告请求书》及其附件，拟证明卓霖公司的涉案专利不具备专利授权条件，属于无效专利。卓霖公司经质证，其对华美龙公司提交的上述证据材料的真实性、合法性和关联性均不予确认，认为华美龙公司是在答辩期间届满后方请求涉案专利权无效，根据相关法律规定，本案不应中止审理。

二审对一审查明的事实予以确认。

根据当事人的上诉请求、理由及答辩意见，本案二审争议的焦点问题是：一、本案应否中止诉讼；二、被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围；三、一审判决的赔偿数额是否合理。

（一）关于焦点一，关于本案应否中止诉讼的问题。

华美龙公司提交一份中止审理请求书及相关材料证明其向国家知识产权局专利复审委员会对卓霖公司涉案专利提出无效宣告请求，并被准予受理。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第二款“侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求”和第十条“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外”之规定，华美龙公司在一审答辩期间届满后提出该申请，且现有证据不足以证明本案属于有必要中止诉讼的情况，故本案不应当中止诉讼。因此，对华美龙公司的该请求依法不予支持。

（二）关于焦点二，关于被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围的问题。

本院认为，卓霖公司是涉案ＺＬ20093030××××.8“瓶盖（防伪2）”外观设计专利的权利人，卓霖公司的合法权利受法律保护。他人未经其许可，不得为生产经营目的制造、销售、许诺销售其专利产品。

《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律问题的解释》第十一条规定：“认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”。根据以上规定，判断外观设计是否相同或近似，应当以外观设计专利产品的一般消费者的认识水平和认知能力为标准，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中，被诉侵权产品与涉案专利均是密码锁防伪瓶盖，为同类产品，可将二者进行比对。经比对，二者相同之处在于：1．整体上为顶端带有防伪密码锁的圆柱形瓶盖；2．瓶盖顶端有四个两两对应的波轮状密码锁；3．下方侧面有一个小孔。二者不同之处在于：1．密码锁开关按钮位置不同，被诉侵权产品瓶盖侧面偏上部位有一个密码锁开关按钮，涉案专利瓶盖上端侧方有一个密码锁开关按钮；2．标贴图案不同，被诉侵权产品瓶盖外部印有“118××4真品购”的标贴，涉案专利瓶盖外部贴有华美龙公司图标并带有防伪条的标贴。可见，被诉侵权产品与涉案专利的区别属于局部的细微差别，该差别不会对产品的整体视觉效果产生显著影响，以一般消费者的知识水平和认知能力，通过整体观察、综合判断，二者在整体视觉效果上无实质性差异，可以确认二者构成相近似。

关于华美龙公司主张“密码锁开关按钮位置不同”，《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律问题的解释》第十一条规定：“认定外观设计是否相同或者近似时，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。”。本案中，在判断被诉侵权产品是否采用与涉案专利相同或近似的外观设计时，密码锁开关按钮属于不予考虑的技术特征；且密码锁开关按钮在防伪瓶盖的整体设计中所占比例甚小，在产品正常使用时不容易被直接观察到，对整体的视觉效果不会产生显著影响。因此，密码锁开关按钮不应在判断被诉侵权产品与涉案外观专利是否相同或近似时予以考虑。关于华美龙公司主张“被诉侵权产品为一体成型，涉案专利为一侧为开口设计”，因密码锁防伪瓶盖是套在酒瓶盖外部使用，涉案专利的开口设计在直观上也是一体成型，且在正常状态下不容易被直接观察到，二者整体视觉效果上基本无差异。关于华美龙公司主张“标贴图案不同”，涉案外观设计主视图上附有“MELLOW”标贴，因标贴系与瓶盖能够轻易分离的部分，标贴的作用在于标示产品来源信息，且标贴在整体设计方案中并非标志性设计要点，其是否存在的实际状态并不影响涉案专利的设计要点，将其分离后也不影响专利的整体设计效果，在隔离比对的情况下，被诉侵权产品与涉案专利整体视觉效果构成相近似。综上，原审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围并无不当，依法予以维持。华美龙公司的上诉理由不能成立，依法不予采信。

（三）关于焦点三，关于一审判决的赔偿数额是否合理的问题。

如前所述，被诉侵权产品已落入涉案专利权的保护范围，被诉侵权产品来源于华美龙公司，华美龙公司未能提供证据证明其实施涉案产品的行为有专利权人的合法授权或者有合法来源，故华美龙公司构成对涉案专利的侵犯，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。本案中，因卓霖公司未能举证证明其实际损失及润泽公司、华美龙公司因侵权所获得的利益，亦无专利许可费可以参照，故一审法院综合考虑涉案专利系外观设计专利权、润泽公司销售被诉侵权产品的数额及数量、侵权行为的性质、涉案专利在产品中的作用以及卓霖公司为调查、制止侵权所支付的合理费用等因素的基础上，酌定华美龙公司赔偿卓霖公司10万元，华美龙公司与润泽公司共同赔偿33333.33元并无不当。

综上所述，华美龙公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2966元，由上诉人华美龙公司负担。

本判决为终审判决。审判人员

审判长朱进

审判员秦娟

审判员李道鸿裁判日期

二〇一七年七月十四日书记员

书记员刘紫寒

我国著作权法及相关法律规定中并没有明文规定文字作品的侵权成立标准，司法实践中，“接触+实质性相似”是判定文字作品侵权的标准。

01

何为接触？

判断是否有接触作品从而复制该作品的可能，是被诉侵权作品侵权认定的第一步。

02

如何证明接触？

1.可直接证明：证明被诉侵权人曾阅读过、见到过、购买过、收到过作品；

2.可间接证明：被侵权作品在被诉侵权作品之前已通过发行、展览、表演、放映、广播等方式公之于众。接触也可以推定，对公众可以自行查阅、观看的作品，被诉侵权人在通常情形下有机会和可能接触被侵权作品可以推定为接触。如果存在被诉侵权人自身能力尚不足以创作出该作品、或者极短时间内以正常人难以做到的速度创作，也可推定为接触。在“琼瑶诉于正案”中，电视剧梅花烙于1994年4月13日在大陆地区开播，剧本虽没有以纸质版公开发行，但是其与电视剧几乎一致。因此剧本《梅花烙》可以看做是通过电视剧的放映而发表进而为公众所知悉，从而推定被告于正接触了剧本《梅花烙》。

03

何为实质性相似？

实质性相似法律意义是指被诉侵权作品与被侵权作品中的独创性表达相同或相似。

首先，要区分思想与表达的区别，即“思想与表达二分法”。

1.思想:是指表现作品主体思想的题材、反映作品中心思想的主题、表现作品类型的体载等。如“狸猫换太子”、“偷龙转凤”的想法。 

2.表达:是指具有个性特征的角色，展示人物、时间、地点、时间起因、经过、结果的情节，关于故事基本框架的结构安排等。

著作权只保护思想的表达，不保护思想，任何人都可以根据相似的思想或公知信息作出独特的表达。

然后，根据抽象、过滤和比较三步法来判断实质性相似。1.抽象:是运用“思想与表达二分法”将作品中的“思想”与“表达”区分开来，如果二者思想不同,则不构成复制,如果思想相同,还不能就此认定侵权,还需要进一步比较二者的独创性表达是否相同或者实质相似。
2.过滤:是指将作品表达中不受保护的内容要素过滤出来，将虽然相同但是都属于公有领域的表达过滤出去,将唯一的或者非常有限的表达方式过滤出去。
3.比较:是指通过前面的抽象、过滤后，将剩余的属于作者独创性的表达和被控侵权作品进行比较，如果构成相似，则能被认定为侵权。

（本文作者：盈科韩佳琪律师）

壹

为何要划分技术特征？

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第七条的规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围，即构成专利侵权。

如何正确划分技术特征成为办理专利侵权纠纷案件中对法官和代理人而言是极为重要的一项工作。

贰

何为技术特征？

结合《专利审查指南》第一部分第二章第3条

“权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征，技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素，也可以是要素之间的相互关系”的规定及（2019）最高法知行终111号判决书的裁判意见，技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元。

在产品技术方案中，该技术单元一般是指产品的部件和/或部件之间的连接关系.

叁

如何划分技术特征？

根据（2017）最高法民申字3802号判决书“本院认为，本案的关键在于恰当划分技术特征以便正确地进行技术特征比对。技术特征的划分应该结合发明的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元”及（2016）京行终3580号判决书“技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。认定区别技术特征要着眼于技术功能和技术效果，不能单纯的依据权利要求记载的技术特征和对比文件的特征的文字表述，不能机械的把特征文字记载的字面差异认定为区别技术特征”的裁判意见，划分技术特征需要考虑以下方面：

①划分技术单元。在产品技术方案中，一般是指产品的部件和/或部件之间的连接关系,在方法技术方案中，该技术单元一般是方法步骤或者步骤之间的关系。

②技术单元或其组合能够相对独立地执行一定的技术功能，并能产生相对独立的技术效果。

③要着眼于技术特征实现的技术功能和技术效果

根据上述要求，为方便理解，以（2017）最高法民申3802号

案例为例：   

本案中，涉案专利权利要求1关于“其(调节拉杆)两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”的记载所实现的功能是：当需要调节椅体高度时，对调节拉杆产生回复力，使得销体和卡槽扣紧。可见，“套体”虽然是一个部件，但其功能和效果必须依赖于弹簧的配合才能实现，两者相互配合才能在整体技术方案中发挥作用。因此，在涉案专利权利要求1中，套体本身无法实现相对独立的功能，不宜作为一个独立的技术特征对待。在将涉案专利权利要求的技术特征与被诉侵权产品的相应技术特征进行比对时，应当将“其两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套设有孔径小于弹簧直径的套体”作为一个独立的技术特征进行比对，而不是将“套体”作为一个独立的技术特征进行比对。对比涉案专利权利要求1关于“其(调节拉杆)两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”的技术特征与被诉侵权产品的相应特征，被诉侵权产品是通过在调节拉杆两端设置销轴并挂设弹簧的方式实现相应的功能，而涉案专利则是通过在调节拉杆两端设置套体并套装弹簧的方式实现相应功能。两者虽然不属于相同的技术特征，但是无论是利用弹簧的拉伸原理调节座椅，还是采用弹簧的压缩原理调节座椅，均是利用了弹簧具有回复力的基本性质，手段基本相同，实现利用其回复力使得销体和卡槽扣紧的功能，并且两者所能达到的效果基本相同。而且，采用弹簧拉伸还是压缩的方式对于本领域普通技术人员来说是容易联想到的。因此，两者属于等同技术特征。

评析:

上述案件专利权利人权利要求1“其(调节拉杆)两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”应划分一个技术特征，而不是将套体作为一个技术特征的原因在于，套体作为一个技术单元（产品部件），无法能相对独立地执行一定的技术功能且未能产生相对独立的技术效果。套体需要结合弹簧才能实现“当需要调节椅体高度时，对调节拉杆产生回复力，使得销体和卡槽扣紧”的功能和效果。因此，划分产品技术方案需考量划分技术单元、技术单元或其组合能够相对独立地执行一定的技术功能，并能产生相对独立的技术效果、要着眼于技术特征实现的技术功能和技术效果等三个方面。

（本文作者：盈科陈银宇律师 来源：微信公众号 盈科贵阳律师事务所）

什么是驰名商标？

驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有极高声誉的商标。驰名商标的认定，应当是有权处理的行政及司法机关，根据当事人认为其被相关公众所熟知的商标的权利受到侵害时，继而申请对其商标予以驰名商标保护的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行的认定。

02

可被认定驰名的

商标及保护模式

可被认定驰名的商标包括：（1）未注册商标；（2）已注册商标。未注册商标的保护是采取本领域保护，而已注册商标的保护则可以跨领域保护。

03

驰名商标认定保护

的途径及认定机构

驰名商标认定保护申请均需要通过具体案件向有关机构提起，而不能在无任何案件依托的情况下直接仅提交驰名商标认定保护申请。驰名商标认定保护的机构如下：

（1）国家知识产权局，申请人可通过商标异议、评审或行政查处案件向国家知识产权局提交驰名商标认定保护申请。

（2）法院，申请人可通过商标行政诉讼及民事诉讼中提交驰名商标认定保护申请。

04

六组证据可以作为

驰名商标的证据材料

1、证明商标注册及使用情况的证据；

2、证明商标商品或服务产品（至少近3年）生产销售情况的证据；

3、证明商标商品或服务产品（至少近3年）广告宣传及媒体报道等情况的证据；

4、证明该商标获奖情况及排名的证据；

5、证明该商标有受保护记录的证据；

6、证明商标驰名的其他证明文件。

（本文作者：盈科魏依然律师 来源：盈科贵阳律师事务所）

1月12日，盒马鲜生官方微博发布消息称：盒马夫人、盒马小姐、盒马爸爸、盒马兄弟等多枚与“盒马”近似的商标被抢注，并表示已经就上述商标向国家知识产权局商标局提出异议，希望申请以上商标的企业主动撤回申请，如有侵权行为，将采取维权措施。

近年来，诸多知名企业的商标不断遭遇“搭便车”、“傍名牌”，为此，实践中不少企业纷纷建立了以主商标为核心、以防御商标和联合商标为保护的商标防御系统。如2020年10月底，海底捞公司新增注册了近1000枚商标，包括“池底捞”、“渠底捞”、“清底捞”、“上海底捞”、“海底捡”、“三每底手劳”、“还想捞”等。又如，电影《哪吒之魔童降世》在获得47亿票房后，出品方北京光线影业有限公司申请了1800余件与电影《哪吒》相关的防御性商标。

2019年我国《商标法》修改后，原第四条新增了：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，并明确第四条可以作为实体条款适用在商标审查、异议、无效宣告等程序中，但对于如何认定“恶意”，该条没有给出明确的指引。从立法目的上看，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”主要是为了规制恶意申请、囤积注册的商标注册行为，而不包括防御商标的注册。本文旨在结合实际案例，对《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的理解与适用进行法律分析。

作者 |  北京盈科（上海）律师事务所

竞争与监管法律事务部  姚华律师团队
典型案例分析

根据国家知识产权局在中国商标网公开的【商评字[2019]第0000251009号《关于第31473360号“JOY@ABLE”商标驳回复审决定书】的相关内容，国家知识产权局明确了《商标法》第四条在具体执行中的部分内容，并使该案入选了《2019年度商标异议、评审典型案例》。

决定书要旨：

国家知识产权局商标局基于第31473360号“JOY@ABLE”商标申请人的商标异常申请行为——在全部的45个商品及服务类别上共注册了929件商标，其中2018年至2019年不足九个月的时间内就申请注册了约500余件商标，认定：申请人短期内大量申请注册商标的行为明显超出了生产经营的正常需要，且申请人不能解释其注册行为具有合理性和正当性，申请商标已构成《商标法》第四条所指情形。

主要裁定理由：

其一，《商标法》第四条第一款所规定的：“……不以使用为目的恶意商标注册申请，应当予以驳回”不仅仅是原则性条款，在商标注册申请行为构成本条款所指情形时，可以直接援引该条款作为法律依据作出决定。在“JOY@ABLE”商标驳回复审案中，最终国家知识产权局根据第四条、第三十条两个实体条款，驳回了申请商标在复审服务上的注册申请。

相比之下，《商标法》第七条的“诚实信用”条款作为原则性规定一般不会直接被商标局援引，而是会引用具体条款如：第十三条、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款等作出相应的决定，但第四条第一款可以直接援引作为裁定的依据。

其二，适用商标法第四条需要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件，综合考量以下因素：

（1）申请人的具体情况；

（2）申请人的商标申请注册量及申请注册类别宽度和时间跨度；

（3）申请人名下商标的标识构成；

（4）申请人是否有合理的抗辩事由。

第一，申请人的具体情况，应依据申请人的复审理由和证据，审查其经营范围、实际状况、行业特点，初步判定其商标注册申请是否符合生产经营活动的实际需要、是否具有真实的使用意图，以区分商标囤积、商标储备及防御性注册。就本案而言，申请人是一家贸易公司，但其申请注册的商标涵盖了商品及服务区分表中所有的类别，明显超出了其正常的经营范围，也和其行业特点、公司的实际经营情况不符。这种申请注册行为不具备防御性注册或商标储备的合理性。

第二，考虑申请人的商标申请注册量及申请注册的类别宽度和时间跨度。国家知识产权局指出：数量只是考察因素中的基本考量因素，应同时参考商品及服务类别的跨度，以及是否涉及某些行业的专业属性或资质等其他因素综合考虑，来推定申请人商标注册在数量上是否具有合理性。就本案而言，申请人名下共有929件商标注册申请，注册申请涉及45个不同的类别，其中还包含了有较强行业属性及资质要求的特殊类别，如第1类工业用化学品等商品、第36类保险咨询等服务、第38类无线广播服务等。特别是其中500多件商标申请注册的时间段集中在2018年5月至2019年1月期间，上述注册行为在量上的合理性难以解释。

第三，综合分析申请人名下商标的标识构成。重点关注是否存在大量模仿、抢注他人驰名商标或较高知名度商标，大量抢注知名人物姓名、知名企业商号，大量囤积地名、风景区名称、山川名称等公共资源，以及针对同一企业驰名商标或其他较高知名度商标反复恶意抢注等行为。

最后，申请人的抗辩理由。申请人若能有证据证明其申请的商标具有使用的目的，有合理来源，或没有主观恶意，则不构成《商标法》第四条的相关情形。本案中，申请人在复审理由中称，其公司的主商标为“赏目”、“悦能”，均为服装品牌，申请人申请注册的商标均为上述商标的扩展注册，且申请人强调自己并没有商标售卖行为。

对此，国家知识产权局经审理认为，第一，申请人在其所有的900多件商标中，“赏目”及“悦目”系列商标仅占其商标总数的一小部分，申请人在其他不同类别还大量注册了“鱼小双”“把美”“万赏”等商标，上述商标均与其自称的主商标没有直接关系。第二，申请人还大量申请注册了“V++”“J++”“Q++”等简单字母及符合组合的商标，以上商标不符合商业使用习惯，也无法解释其注册的合理性。申请人将其申请注册大量商标的行为解释为其主商标的扩展注册，与事实不符。第三，并不能以申请人有无商标售卖行为来当然推定申请人的行为系属正当。申请人的商标注册申请及对其名下商标权的处分是一个动态过程，商标售卖只是其中最直接的一种明确不以使用为目的、具有恶意的表现形式。故申请人的理由不属于合理的抗辩事由。2
“不以使用为目的的恶意注册”的认定思路分析

其一，对于“恶意”与“不以使用为目的”的关系解读。根据司法部部长对于《商标法》修正案（草案）的说明，《商标法》第四条的新增内容原本没有“恶意”的条件，原文是“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回”。但依据全国人大宪法和法律委员会所作的审议结果报告指出，考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回。因而，最终通过的文本在“商标注册申请”前增加了“恶意”一词加以限定。

这一立法过程表明：第一，“不以使用为目的”的商标注册申请并非都属于恶意，防御商标的注册就是一个典型的例外；第二，“恶意”申请商标注册的情形也不仅限于“不以使用为目的”，存在使用目的、甚至已经实际使用的注册申请也同样可能出于恶意，如构成《商标法》第三十二条的相关情形；第三，“不以使用为目的”与“恶意”是两个不同的条件，不能解释成谁包含谁或互为包含的关系；第四，适用这一规定必须同时具备“不以使用为目的”和“恶意”两个条件，也就是说“不以使用为目的”申请中的非“恶意”部分，以及“恶意”申请中“以使用为目的”的部分，都不属于这一规定的适用范围。

考虑到这一规定的立法目的主要是为了防止商标的不当囤积，应认为此处的“恶意”并不是与“不以使用为目的”并列的两个独立的适用条件，而是在“不以使用为目的”的情形下的“恶意”。

商标注册保护的主要目的是鼓励企业在品牌建设上进行投资，为社会提供质量稳定可靠的商品和服务。申请人注而不用，造成了公共资源的浪费，需要具备正当理由。根据前文所述典型案例的意见，对于“明显超出正常生产经营需要”的申请注册，申请人如不能解释其注册行为具有合理性和正当性，申请商标构成《商标法》第四条所指情形。从反面来说，《商标法》第四条其实是为“不以使用为目的申请注册”规定了一个例外，避免把有正当理由的“不使用”也纳入到禁止的范围。因而，在适用上，应先确定争议的商标申请注册行为属于“不以使用为目的”，再认定有无“恶意”。

其二，对于“不以使用为目的”的认定标准。根据典型案例的意见，对于这一要件，一般可以根据申请人申请商标注册的情况来推断申请人是否有使用目的。申请商标注册的情况主要有两个方面：一是商标的数量和注册时间宽度；二是商标的使用范围。短时间内，申请注册的商标数量越多，商标所使用的商品种类越多，申请人实际使用的可能性就越低，属于“不以使用为目的”的情形的可能性就越大。而要使这种推断具有合理性，商标局必须考虑申请人的生产经营规模、经营范围、实际状况、行业特点。企业规模越大，多元化经营的可能性就越大，涉及到商品种类就越多，同一种商品的规格或型号就越多，“以使用为目的”的可能性就越大。

（本文作者：盈科姚华律师团队 来源：微信公众号 企业法律合规）

商业方法能申请专利吗？

01

单纯的商业方法不能申请专利

《中华人民共和国专利法（2020 修正）》第二十五条规定：“对下列各项，不授予专利权：

（1）科学发现；

（2）智力活动的规则和方法；

（3）疾病的诊断和治疗方法；

（4）动物和植物品种；

（5）原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质；

（6）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

《专利审查指南》指出：如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法，且不包含任何技术特征，则这项权利要求属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权。例如，一种基于抽象算法且不包含任何技术特征的数学模型建立方法，属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的不应当被授予专利权的情形。再如，一种根据用户的消费额度进行返利的方法，该方法中包含的特征全部是与返利规则相关的商业规则和方法特征，不包含任何技术特征，属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的不应当被授予专利权的情形。

又如，某专利申请请求保护一种商品或服务的促销方法，其特征在于该方法采用在销售商品或推销服务过程中增加售后答题环节、抽奖环节或者有奖问答环节来促进商品或服务的销售量；其方案中不包含任何技术特征，属于典型的单纯商业方法专利申请。（另一个角度来看，从专利“三性”角度来说，上述的“促销方法”，也不符合“新颖性”的要求，因为该种促销手段本身就是行业内公知的手段或者技术）。

02

利用商业方法并且结合一定的技术或者设备可以申请发明专利

《中华人民共和国专利法（2020修订）》第二条第二款规定：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。故方法可以成为专利权的客体。

《专利审查指南》6.1.1关于“发明在商业上获得成功”部门明确：

如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条第一款第(二)项排除其获得专利权的可能性。

如果要求保护的权利要求作为一个整体不属于专利法第二十五条第一款第(二)项排除获得专利权的情形，则需要就其是否属于专利法第二条第二款所述的技术方案进行审查。

对一项包含算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于技术方案进行审查时，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。如果该项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。例如，如果权利要求中涉及算法的各个步骤体现出与所要解决的技术问题密切相关，如算法处理的数据是技术领域中具有确切技术含义的数据，算法的执行能直接体现出利用自然规律解决某一技术问题的过程，并且获得了技术效果，则通常该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。

例如，如果权利要求中的算法应用于具体的技术领域，可以解决具体技术问题，那么可以认为该算法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，该算法特征成为所采取的技术手段的组成部分，在进行创造性审查时，应当考虑所述的算法特征对技术方案作出的贡献。

再如，如果权利要求中的商业规则和方法特征的实施需要技术手段的调整或改进，那么可以认为该商业规则和方法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，在进行创造性审查时，应当考虑所述的商业规则和方法特征对技术方案作出的贡献。

03

商业方法只能申请发明专利，不能申请实用新型专利

《专利法》第二条第三款规定“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。因此，实用新型专利只保护产品。所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体。

一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。

综上，单纯的商业方法申请是指该方法类申请未包含任何技术手段、信息手段或实体设备，以单纯的商业方法为主题的就发明专利类型进行申请，是不能够成功申请到发明专利的，但是利用商业方法并且结合一定的技术或者设备（如信息化技术）专门去解决某一领域的问题进行申请专利则可能申请成功。

结合、依托于某技术或设备的商业方法则不属于单纯的商业方法。例如，上面的专利申请，请求保护一种商品或服务的促销方法，其特征在于该方法采用QQ、微信、抖音等平台交互式设计，让顾客填写相关信息数据，所有数据最后在终端服务器中汇总，再通过服务器中设定好的程序进行大数据检索或者通过提前设计好的计算公式演算，然后再将最终结果反馈给顾客或者商家，达到促进商品或服务的促销目的；方案中包含了通过网络平台的交互设计、大数据检索方法、信息数据计算公式、实现服务器与客户端的信息连接互动的技术特征，则不属于单纯商业方法。

商业方法的创新可以依据专利法获权，从而掌握竞争主动权和优势，涉及商业管理、交易支付方案、采购、融资投资、税务、保险、保健服务、旅游服务、法律服务等领域的商业方法均可通过与一定的技术或者设备（如信息化技术）的结合，从而满足申请专利的基本要件。

商业方法如何申请专利

01

关于商业方法进行发明专利申请的相关案例

案例：李某与国家知识产权局行政一审案件[ 案例来源于中国裁判文书网 （2018）京73行初13207号判决书]

原告：李某

被告：国家知识产权局

基本案情：原告李某不服被告原国家知识产权局专利复审委员会（简称原专利复审委员会）于2018年10月23日作出的第XXXXXXX号复审决定书（简称被诉决定），于法定期限内向法院提起行政诉讼。因国家部委调整，由国家知识产权局继续行使由原专利复审委员会行使的职权，并作为本案被告参加诉讼。被诉决定系原专利复审委员会针对原告李某拥有的名称为“一种在线法律咨询的方法及系统”第XXXXXXX号发明专利（简称本专利）所提复审申请而作出的。原专利复审委员会在该决定中认定：本申请不符合《中华人民共和国专利法》（简专利法称）第二十二条第三款的规定,据此，维持国家知识产权局于2018年5月31日对本申请作出的驳回决定。

原告李某认为：

一、本申请是商业模式专利，不宜用产品、方法专利审查标准来审查。对商业模式专利的审查、比对，应该看该专利与对比文件是不是同一行业、同一领域、同一应用场景、处在产业链条同一阶段，两者的实施目的、实施过程、实现目标、要解决的问题、参与主体、实施方法是否基本一致，从而判断其是否具有创造性。

二、被诉决定应当适用2020年2月1日起施行的《专利审查指南》第二部分第九章第6.1.3关于新颖性和创造性的相关规定进行审查，被诉决定沿用原有审查方法，属于适用法律有误。请求法院依法予以撤销，并责令被告重新作出决定。

被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，原告的诉讼理由不能成立，请求驳回原告诉讼请求。

本案争议焦点：本专利是否符合专利法第二十二条第三款之规定。（即专利法第二十二条第三款规定,创造性，是指同现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。）

关于本专利相关技术特征是否具备创造性,法院对此的判断总结如下：

1.为方便用户使用，同时开发PC端和手机端，这为本领域公知常识，不具备创造性。

2.法律顾问管理模块的主要功能是管理法律顾问基本信息，众所周知，法律顾问除律师外，还包含其他具备法律相关知识的人群，本领域技术人员不难想到吸纳除律师之外的其他法律相关人士作为法律顾问。因此，不具备创造性。

3.为了更好地实现咨询功能，给用户提供一定的模板（问题表、问题的类别表），帮助其描述问题并提供相关文件，是本领域公知常识。因此，也不具备创造性。

4.问题列表是按照时间顺序还是其他属性排序是本领域技术人员的惯用手段。本领域技术人员可以根据实际需要设定问题处于公开还是保密状态、回答问题者是否可以看到彼此的回复以及具体信息的范围。在平台没有解决提问者的问题时，收取少量费用并退换大部分费用，属于惯用手段。因此，也不具备创造性。

5.提供多种咨询时限，供用户选择，是本领域技术人员的惯用手段。为自动实现时限判断，系统提供截止时间和倒计时功能，是本领域公知常识。因此，也不具备创造性。

6.律师星级评分为五级，律师回答的问题数量越多，被点赞的数量达到一定的数值，则该律师用户的星级水平将会增加，相当于“所述咨询服务评价模块，参与咨询次数与被选中次数之比能够体现律师的星级水平，本领域技术人员容易想到将法律顾问参与咨询次数和被选中次数之比作为晋级参数以及按照等级列表来让用户选择法律顾问；为所有用户设置默认初始等级属于公知常识。因此，也不具备创造性。

7.账户充值功能，在线支付方式包含支付宝、财付通、微信等方式，为了保证交易安全，为第三方支付平台设置平台转扣和退回功能是本领域公知常识。为咨询费设置起点、上限及多次咨询折扣服务，也是本领域技术人员的惯用手段。因此，也不具备创造性。

判决书中，法院还针对关于原告主张商业方法专利的审查标准不同进行了专门的解答。法院认为，无论何种专利，包括商业方法专利应符合专利法相关规定才能获得授权，包含商业规则的权利要求，判断其创造性，亦应当以其技术特征为审查基础。由此可见商业方法专利结合相关的技术特征，并且满足“三性”的要求是可以成功申请到专利授权的。

02

关于商业方法申请发明专利的形式要件

（一）请求书

1.发明的名称；

2.关于发明创造及专利申请相关权利人与机构；

3.申请文件及附加文件清单；

4.其他事项。

（二）说明书（专利申请文件中最重要的核心文件）

1.发明名称；

2.发明所属技术领域；

3.有用的背景技术；

4.发明的目的；

5.发明的内容；

6.发明的优点及积极效果；

7.有关发明的附图及说明；

8.发明的最佳实施方案。

（三）权利要求书

用以确定申请人请求专利保护的范围，即用简要方式写明发明的技术特征。

（四）摘要

摘要是对说明书内容的简短说明。

三、关于商业方法申请发明专利的实质要件

《中华人民共和国专利法（2020 修正）》第二十二条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性”

《专利审查指南》就商业方法申请发明专利的实质性审查要件进一步作了规定：

新颖性和创造性的审查

对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行新颖性审查时，应当考虑权利要求记载的全部特征，所述全部特征既包括技术特征，也包括算法特征或商业规则和方法特征。

对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段,并且能够获得相应的技术效果。

说明书的撰写：

包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请的说明书应当清楚、完整地描述发明为解决其技术问题所采用的解决方案。所述解决方案在包含技术特征的基础上，可以进一步包含与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征。

说明书应当清楚、客观地写明发明与现有技术相比所具有的有益效果，例如质量、精度或效率的提高，系统内部性能的改善等。如果从用户的角度而言，客观上提升了用户体验，也可以在说明书中进行说明，此时，应当同时说明这种用户体验的提升是如何由构成发明的技术特征，以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的。

（本文作者：盈科徐秉晖律师 来源：微信公众号 盈科成都律所）

一、案件名称知识产权行政机关自主选择专业机构查明争议事实的正当性——北京天宇朗通通信设备股份有限公司诉重庆市知识产权局专利侵权行政处理决定案

二、生效法律文书出具机关及生效裁判文书案号

●重庆市高级人民法院：（2017）渝行终645号行政判决书

●重庆市第一中级人民法院：（2016）渝01行初587号行政判决书

三、所获荣誉

2018年重庆行政诉讼十大案例

四、案情简介

中兴通讯股份有限公司（简称：中兴公司）拥有双模双待机移动终端短消息和电话本列表的构建方法发明专利（专利号：ZL 200610152338.4）。该发明方法公开了一种双模双待机移动终端短消息和电话本列表的构建方法，权利要求书中载明该方法包括如下步骤：

（1）当移动终端收到信息时，将信息存储至本地进行统一管理；（2）选择功能模块，进入相应的表项；（3）MMI层向双模控制模块发送读取请求；（4）双模控制模块收到请求后，将符合要求的数据传送给MMI层；（5）MMI层将收到的数据以列表的形式排列；（6）对排列的信息进行操作。该专利法律状态于作出被诉行政行为时为有效状态。

2015年8月31日，中兴公司向重庆市知识产权局递交《专利纠纷处理请求书》，请求处理的事项为：

1、认定被申请人北京天宇朗通通信设备股份有限公司（简称天宇公司）、重庆苏宁云商销售有限公司（简称苏宁公司）生产和销售的KIS7（天语尼比鲁火星一号H1）侵犯申请人的专利权（专利号200610152338.4）；2、责令天宇公司停止允诺销售制造侵权产品行为、销毁制造侵权产品的专用设备、模具，并且不得销售、使用尚未售出的侵权产品或者以任何其他形式将其投放市场；3、责令天宇公司赔偿申请人的相关损失（包括维权支付的费用）；4、责令苏宁云商停止允诺销售及赔偿相关损失。该请求书对请求处理的事实和理由作出了相应说明。

2015年9月11日，重庆市知识产权局依法立案受理该请求，并于2015年11月24日公开通过口审形式审理本案。因双方当事人对委托鉴定机构对涉案手机进行鉴定无法达成一致意见，2016年3月1日，重庆市知识产权局与重庆重邮科技开发公司签订《技术开发（委托）合同》，针对案涉手机设计破解方案，对其进行破解，获取其信息接收、存储、查询方案流程。该破解报告作出后，重庆市知识产权局书面征求各方当事人的质证意见。

2016年4月30日，重庆市知识产权局作出渝知〔2015〕纠字30号《专利侵权纠纷处理决定书》，认定被控侵权产品的技术特征包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征，即落入专利权的保护范围。责令苏宁公司停止销售涉案专利产品，天宇公司停止专利侵权行为，驳回请求人的其它处理请求。天宇公司不服该处理决定书，提起行政诉讼，请求撤销重庆市知识产权局作出的渝知〔2015〕纠字30号《专利侵权纠纷处理决定书》。

五、裁判要旨

知识产权行政执法机关在相关法律法规无明确技术事实调查程序规定的情况下，可以基于行政管理正当目的，根据案件调查事实的难易程度、行政执法成本效率等因素选择恰当方式进行开展调查活动，自主选择鉴定或者非鉴定方法查明事实。人民法院在诉讼程序中，可以通过咨询相关领域的技术专家，甚至借助知识产权审判专家辅助人参与诉讼活动的方式，对案件有关专业技术事实问题进行查明，依法作出裁判。

六、裁判结果

重庆市第一中级人民法院经审理后认为，重庆市知识产权局于2016年4月30日作出的渝知〔2015〕纠字30号《专利侵权纠纷处理决定书》，认定事实清楚，主要证据充分，适用法律正确，符合法定程序，遂判决驳回天宇公司的诉讼请求。

宣判后，天宇公司不服一审判决，提起上诉。重庆市高级人民法院经审理后认为，本案的争议焦点主要集中在两个方面。一、被上诉人作出专利侵权处理决定是否违反法定程序；二、被诉侵权设计是否落入本案专利权的保护范围。

对于第一个焦点问题，行政机关作出任何行政决定，必须查清事实，并遵循“先取证后裁决”的规则。行政机关查清案件事实可以依照法律赋予的职权进行相关调查取证，并不拘泥于采用某种单一方法或措施，除非法律明确规定。行政机关可以根据案件调查事实的难易程度、行政执法成本效率等因素选择恰当方式进行调查活动，自主选择鉴定或者非鉴定方法查明事实。

本案中，由于涉案专利为方法专利，通过肉眼观察无法获知其内部技术特征，在行政程序中双方当事人均未对被控侵权产品的技术事实提出鉴定申请的情形下，重庆市知识产权局为实现案件所涉技术特征的验证，委托第三方就被控侵权产品的技术问题出具《破解报告》，并将《破解报告》反馈给各方征求意见，在各方均未对《破解报告》载明的技术事实提出相反证据的情况下，将《破解报告》载明的技术事实作为行政程序中调查查明的案件事实，重庆市知识产权局的行政调查程序并无不当。重庆市知识产权局作出《专利侵权纠纷处理决定书》之前，依法进行了立案、调查、听取各方陈述、申辩等程序，在法定期限内作出《专利侵权纠纷处理决定书》，行政程序合法。

对于第二个焦点问题，通过对被控侵权产品的技术特征（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）与中兴公司专利权利要求1的①、②、③、④、⑤、⑥、⑦进行对比发现，特征（1）、（2）、（5）、（6）基本相同，特征（3）、（4）存在争议，中兴专利描述为：③MMI层向双模控制模块发送读取请求；④双模控制模块收到请求后，将符合要求的数据传送给MMI层，而被控侵权产品的技术特征描述为：（3）MMI层向本地短信数据库发送读取短消息请求；（4）MMI层读取本地短信数据库内容来获取短消息数据。

天宇公司与中兴公司二者之间的特征文字表述确实存在差异，但经开庭专家辅助人的陈述，手机中双模控制模块是作为一种解决两种SIM卡的短消息列表构建方式的识别而建立，是否称为双模控制模块并不重要，只要双卡双待手机实现对不同SIM卡的短消息在一个手机屏中列表正确识别显示，就必须借助双模控制模块功能原理来实现其目的。被控侵权产品的短消息列表构建方式为：MMI层向双模控制模块读取数据信息，并将包含SIM卡识别信息的短信进行显示。

因此，既然中兴公司专利方法发明核心点是针对双模双待机移动终端短消息和电话本列表的构建方法，而短消息内容的存储、调取和显示本身属于现有技术之范畴。天宇公司虽然对此有异议，但并未举示相应证据驳斥重庆市知识产权局提出的短消息构建方法本属现有技术范畴，或者证明该构建方法属于中兴专利未包括的技术特征。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权产品的技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。

因此，重庆市知识产权局认定被控侵权产品的技术特征包含了中兴专利要求中记载的全部必要技术特征，落入专利权的保护范围并无不当。遂依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项的规定，判决驳回上诉，维持原判。

七、律师评析

《专利法》第六十条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉”。随着我国市场经济的发展和创新驱动发展战略的实施，涉及复杂技术事实认定的技术类案件或者其他类型新颖的案件越来越多，使知识产权行政查处与司法审判不断面临新挑战。

技术类案件的审理涉及复杂的技术事实查明,当事人可以委托专家辅助人出庭就案件所涉专业问题代表自己发表意见,专家辅助人就专业问题提出的意见视为当事人的陈述。知识产权行政机关也可以根据审理需要委托鉴定人为案件专业问题提供鉴定意见,鉴定意见属于行政诉讼法第三十三条规定的证据类型。2019年最高人民法院审判委员会审议通过了《最高人民法院关于技术调查官参与知识产权案件诉讼活动的若干规定》，与之不同的是,技术调查官作为法官的技术助手,协助法官理解和查明案件所涉的专业技术问题,为技术类案件的审理提供技术支持，技术调查意见并不属于证据,仅对合议庭认定技术事实起到参考作用。

而在本案行政程序中，由于天宇公司对中兴公司举示的《天宇Kis7破解报告》有异议，双方对委托鉴定机构对涉案手机进行鉴定又无法达成一致意见，重庆市知识产权局遂委托重庆重邮科技开发公司针对天语Kis7（Nibiru H1）手机出具了《天宇Kis7（NibiruH1）手机破解报告》。那么《天宇Kis7（NibiruH1）手机破解报告》是否属于法定证据类型？重庆市知识产权局委托专业机构作出《天宇Kis7（NibiruH1）手机破解报告》是否属于自由裁量具体行政行为？自由裁量具体行政行为是否违反了正当程序？人民法院在行政审判中如何对涉及自由裁量具体行政行为进行审查？不仅是理论界争论不休的话题，也是司法实务界面临的困境。

公正和效率都是行政行为所追求的价值目标，由于行政行为的复杂性和多样性，以及行政立法的滞后性，并非所有具体行政行为都明确了其行政程序，那么在无任何法律法规及规章对某些行政行为作出程序有具体规定的情况下，正当程序原则逐步进入行政审判法官的视野，在行政审判中他们已经开始有意识地运用正当程序原则来处理一些行政机关在程序上明显存在问题而法律法规没有明确规定必须要具有该种程序的具体行政行为，但正当程序原则的适用应当包含以下几个要素：听证制度、告知制度、陈述申辩制度和回避制度。

值得借鉴的是，知识产权行政执法机关在相关法律法规无明确技术事实调查程序规定的情况下，可以基于行政管理正当目的，根据案件调查事实的难易程度、行政执法成本效率等因素选择恰当方式进行开展调查活动，自主选择鉴定或者非鉴定方法查明事实。重庆市知识产权局将《天宇Kis7（NibiruH1）手机破解报告》反馈给各方征求意见，在各方均未对《天宇Kis7（NibiruH1）手机破解报告》载明的技术事实提出相反证据的情况下，将《天宇Kis7（NibiruH1）手机破解报告》载明的技术事实作为行政程序中调查查明的案件事实，符合正当程序原则，其调查取证活动应当得到人民法院的支持，并得到了一审、二审法院的司法肯定。人民法院对知识产权行政执法机关作出的处理决定进行合法性审查时，应当保持司法谦抑，充分运用行政诉讼举证规则及技术事实查明机制加强对行政执法行为的司法监督，支持行政机关依法行政，进一步规范知识产权行政执法活动。

（本文作者：盈科谭进明律师 来源：微信公众号 盈科重庆律师事务所）

2019年8月1日，北京盈科（重庆）律师事务所谭明进律师团队收到了一封最高人民法院的裁判文书，这意味着团队代理的30余家纸塑企业知识产权诉讼案件取得全面胜利，其中《尚亨中诉昆明恒兴包装材料有限责任公司侵害发明专利权纠纷》曾被评为2014云南省知识产权司法保护十大典型案例之首，《尚亨中与柳州市柳南区浩千塑料制品厂侵害发明专利权纠纷案》曾被评为2018年广西法院知识产权审判十大案件之首。然而谭明进律师团队以实际行动证明，即便被认定为年度十大案例，并不意味着带上光环的裁判即正不可逆……

背景介绍

2008年10月29日，尚亨中向国家知识产权局申请名为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”发明专利，2010年4月21日获得专利授权。2011年8月3日，专利权人尚亨中就A公司涉嫌侵犯该发明专利的侵权纠纷，请求昆明市知识产权局处理，在该局主持下双方达成和解：A公司承诺不再使用与该发明专利相同的技术方法。此后专利权人公证取得A公司使用非对称筒制片生产的纸碗，认为A公司仍在继续使用其发明专利方法，遂于2013年6月诉至法院，该案历经昆明市中级人民法院一审、云南省高级人民院二审、最高人民法院再审并发回重审、云南省高级人民法院重审后，云南省高级人民法院于2018年8月作出终审判决认定侵权成立。在此背景下，专利权人遂开始了一场全国范围内的专利侵权诉讼，首批被告就有30余家纸塑企业，其中有部分被告与专利权人达成和解或调解协议，其余被告联合委托谭明进律师团队进行代理。

案情简介

2008年10月29日，尚亨中向国家知识产权局申请一项名称为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”的发明专利，2010年4月21日获得专利授权，专利号为ZL200810233502.3。该专利权利要求书记载的内容为：1、一种纸碗或纸杯的筒纸片排版方法，其特征在于：2、每一个筒纸片的上边界线由两条不同半径Rl、R2的圆弧线和一条直线S顺延连接构成，3、下边界线由三条不同半径Rl、R2和R3的圆弧线顺延连接构成，4、将各非对称形状的筒纸片在卷筒纸上连接排版，该连接排版方式为：（1）每两个左右相邻的筒纸片相对倒置并排相接，左筒纸片的上边界线与相邻右筒纸片的下边界线顺延连续相接，并且该左筒纸片的下边界线与该右筒纸片的上边界线顺延连续相接；（2）上下相邻的筒纸片顺次相接；5、如此排版后各筒纸片之间没有边角料。
首先介绍一下本案的技术方案，纸杯侧壁是由扇形的筒纸片围合而成的。

从一块完整的纸上裁下上图中的筒纸片，相邻的筒纸片之间会产生一些废料。本专利声称通过调整筒纸片的上下弧线形状，采用本专利中的筒纸片形状和排版方法，能够实现相邻筒纸片之间无废料产生，整张纸张的利用效率最大。 但是本专利技术方案存在如下问题：本专利的弧形纸片的排版如下图，其中R1、R2、R3为半径不同的圆弧，S为直线。

从纸张上裁下如上图所示的相邻筒纸片，上下排列的两个筒纸片A和B的边部对应关系如下图：

如果希望上图的两个筒纸片竖直方向之间无间隙产生，则两个筒纸片相邻边界应当重合。下方的筒纸片B的直线段S不能对应于上方的筒纸片A的下部圆弧线R1、R2、R3，如果直线S与圆弧线R1、R2、R3对接，则必然产生间隙。继续假设筒纸片B的圆弧线R1’、R2’应当对应于筒纸片A的圆弧线R1、R2、R3，这种情况也必然会产生间隙。专利权人曾主张圆弧线R3半径为0，从而R3实际上为直线，因此筒纸片A和筒纸片B之间可以无间隙，但这一主张明确的被法院否定。不过最高人民法院在(2015)民申字第291号民事裁定书指令云南省高级人民法院再审该年度十大案例也明确：专利是否具有实用性是专利授权确权行政案件审理的问题，不属于专利侵权纠纷案件审理的范围。

代理方案

被诉筒纸片排版方法没有落入尚亨中专利权利要求保护范围

首先，专利申请号为200720083310.X的《新型纸碗机》专利文献中的图12给出了该专利的边纸设计图，可以看到扇形纸片预留了顶部、底部的卷边余量，成形后顶部卷边为O型圆圈，底部直接向杯体内部弯边。

图1为斜口扇形筒纸片原始拼接排版图，可以看到上下纸片之间空有多余的边角料区域，中部黑色区域为左下纸片与右上纸片的干涉区域（无多余边角料），也就是说在边角料区域从左右两个相交顶点之间任意做一条连接线作为上下两个扇形纸片的修正边界线，修正边界线分割后的多余边角料直接卷边进入到顶部卷边或底部弯边里面，对纸杯纸碗外形本身不产生任何影响。而对于中部干涉区域来说，左下纸片、右上纸片本身无多余废纸且构成中心对称，为了保证分割之后的两个扇形纸片完全相同则必须保证将干涉区域中心对称的分割到左下纸片、右上纸片中。sale

图1 斜口扇形筒纸片排版原理图
如此由修正边界线、中心对称边界线一起构成了上下两排扇形筒纸片的排版印刷边界，如图2所示。排版印刷边界线顺着纸杯高度尺寸平移复制即可得到连续相接的无缝拼接筒纸片排版方法，如图3所示。sale

图2 斜口扇形筒纸片排版印刷边界sale

图3 斜口扇形筒纸片排版效果图代理律师当庭陈述斜口扇形筒纸片排版方法本身存在无穷种可能，涉案被诉筒纸片排版方法为：1、一种纸碗或纸杯的筒纸片排版方法；2、每一个筒纸片的上边界线由半径为R的弧线和直线构成；3、下边界线为半径R的弧线构成，上下边界线圆弧的半径、弧度相同；4、将各非对称形状的筒纸片在卷筒纸上连接排版，每两个左右相邻的筒纸片相对倒置并排相接，左筒纸片的上边界线与相邻右筒纸片的下边界线顺延连续相接，并且该左筒纸片的下边界线与该右筒纸片的上边界线顺延连续相接，上下相邻的筒纸片顺次相接；5、如此排版，各筒纸片之间存在边角料。 值得注意的是，涉案筒纸片排版方法与专利排版技术方案的技术特征2、3区别点用人眼观察难以识别，法院认定专利权人无法举证证明产品技术特征2、3构成相同或等同应承担举证不能的责任。被告筒纸片排版方法没有包含尚亨中方法专利权利要求中的技术特征2（每一个筒纸片的上边界线由两条不同半径R1、R2的圆弧线和一条直线S顺延连接构成）与技术特征3（下边界线由三条不同半径R1、R2和R3的圆弧线顺延连接构成），庭审展示的排版方法没有落入尚亨中专利权利要求的保护范围。

裁判结果

云南省昆明市中级人民法院：驳回原告尚亨中的诉讼请求。重庆市第五中级人民法院：原告尚亨中撤诉。四川省成都市中级人民法院：原告尚亨中撤诉。广西壮族自治区柳州市中级人民法院：判令停止侵权，赔偿损失。广西壮族自治区南宁市中级人民法院：原告尚亨中撤诉。最高人民法院：撤销柳州市中级人民法院判决，驳回起诉。

律师评析

证据为王，使于四方，不辱使命最高人民法院在(2015)民申字第291号《民事裁定书》认为“一审庭审中，恒兴公司承认其使用非对称筒纸片生产产品，但主张筒纸片是依照桂绍武研发的方案编排的，而一审法院最终也未查明和确定被诉侵权方法的具体内容，二审法院也未进一步查明被侵权方法的具体内容……应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利权利要求的保护范围，并在查明被诉侵权生产方法的基础上判断被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围”。 而在(2018)云民再18号再审案件中，被申请人昆明恒兴包装材料有限责任公司已经提交其专利申请文件（201110152289.5）以证明其筒纸片实际排版方法。但再审法院确认尚亨中专利权利保护的核心是通过排版方式切出一种非对称的筒纸片，效果是不会出现边角废料以降低成本，错误的得出所有切出这种非对称筒纸片的排版方法都落入了申请人专利权的保护范围，违背了最高人民法院指令再审的本意。涉案专利权利要求技术特征4、5属于以功能或者效果来表述的技术特征，法院应当结合说明书和附图的描述来确定该技术特征的内容，从而准确界定专利的保护范围，防止利用功能性特征不当扩大专利权利要求的保护范围。 再审法院以被申请人生产现场筒纸片的堆放方式与尚亨中的专利排版方式相同，证明被申请人是用申请人的专利排版方式生产筒纸片。前面我们已经提到涉案筒纸片排版方法与专利排版技术方案的技术特征2、3不相同但用人眼观察难以识别，生产现场筒纸片的堆放方式顶多只能用于技术特征1、4、5的比对，此时应由专利权人举证证明产品技术特征2、3构成相同或等同，可惜再审法院错误分配了举证责任从而导致错误的裁判结果。 涉案专利技术文献涉及到的是一种纸塑产品生产工艺，为了全面了解涉案相关技术内容，谭明进律师本人先后到湖北、湖南、广东、浙江、四川、重庆、贵州等地进行调查取证，从产业链上、中、下游10余家企业进行实地走访调查。分布在云南、四川、重庆、广西的30余家客户主要以生产为主，公司管理层、研发人员不清楚具体的工艺方法与技术原理，代理律师推理出来的工艺方法居然是最优选的技术方案。除了到企业走访调查之外，我们检索查阅了韩国、日本、欧美、中国数百件与涉案专利方法类似的技术方案，并筛选出非常有力的关键证据。

（本文作者：盈科谭明进律师 来源：微信公众号盈科重庆律师事务所 ）

大连福牛贸易有限公司（以下简称“福牛公司”）于2019年3月7日经国家知识产权局核准注册了第31086244号“牛小溪”文字商标，核定使用商品项目为第32类，该商标注册有效期自2019年3月7日至2029年3月6日。

     2018年5月28日，福牛公司授权长春市海乐葡萄酒厂（以下简称“海乐酒厂”）为其生产牛小溪系列瓶装饮料，后该酒厂在报纸刊登声明不再生产该系列产品，并于2019年6月26日起原品牌正式更名为海乐?牛小浠。另查明，该酒厂在2019年6月24日申请注册“海乐?牛小浠”商标。

     福牛公司发现海乐酒厂、吉林省佰富特酒业有限公司（以下简称“佰富特公司”）生产、销售，由大连经济技术开发区新桥路欧客超市（以下简称“欧客超市”）销售的饮料瓶盖上有“海乐?牛小浠”字样，饮料的瓶贴正面标有“牛小浠小香槟”字样，侵犯其注册商标专用权，故将上述四公司诉至大连市西岗区人民法院。

法院判决

一审判决：

1、海乐酒厂、佰富特公司立即停止生产、销售侵犯福牛公司涉案注册商标权的商品；

2、欧客超市立即停止销售侵犯福牛公司涉案注册商标权的商品；

3、海乐酒厂、佰富特公司连带赔偿福牛公司经济损失250000元；

4、驳回福牛公司的其他诉讼请求。

二审判决：

长春市海乐葡萄酒厂、吉林省佰富特酒业有限公司不服一审判决，上诉至辽宁省大连市中级人民法院。

二审法院经审理判决：驳回上诉，维持原判。

简要分析

 被诉侵权产品的标识与涉案注册商标是否构成近似，上述主体的生产、销售涉案商品的行为是否构成商标侵权？

     第一，福牛公司系第31086244号“牛小溪”注册商标的商标权人，依法享有该商标专用权。而被控侵权标识“海乐?牛小浠”、“牛小浠小香槟”与该商标的差别仅为“溪”与“浠”不同，但呼叫上并无差异，二者整体结构以及主要识别部分高度近似。

     第二，上述被控侵权标识被使用在“果味型碳酸饮料”产品上，涉案饮料与涉案注册商标核定使用的商品中的无酒精饮料属于相同商品，构成在同一种商品上的使用。

     第三，由于福牛公司曾委托海乐酒厂生产“牛小溪”系列玻璃瓶装饮料，海乐酒厂作为被授权方知道或应当知道福牛公司对涉案注册商标享有权利，仍在未经许可的情况下擅自使用与案涉商标相近似的标识生产相同商品，其行为显属恶意。

     第四，海乐酒厂主张属于对作品的使用的主张不能成立。由于我国著作权登记采取自愿登记，若没有其他证据佐证，登记证书中记载时间不足以证明作品的创作完成时间。另外，该酒厂提供的作品登记证书中，登记日期晚于案涉案商标申请日，且其在“牛小浠”字样右上角标有“TM”字样，显然是将“牛小浠”作为商标进行使用，并非对作品的使用。

（本文作者：盈科董园园律师 来源：微信公众号 盈科知产）