盈科律师承办的多起知产案件入选2020年度法院及各机构典型案例(二)

随着各机构知识产权典型案例、推荐案例的评选推进与结果发布,继上周发布17件盈科入选案例后,又有多位律师承办的案件入选,本文对案例进行补充。

在2021年4月26日世界知识产权日前后,法院、律师协会、知识产权服务协会等结合已经审理的知识产权案件情况,陆续发布了涉及发明专利、商标权属、专利许可以及著作权纠纷等不同类型的知识产权典型案件。

这些案例体现了知识产权领域新型、疑难、复杂案件的审理思路和裁判方法,具有典型性和指导意义。盈科律师务实进取,以优秀的专业能力,卓越的处理思路,代理的案例成功入选其中。

入选天津市高级人民法院“2020知识产权司法保护典型案例(行政案件)”

18. 盈科天津知识产权法律事务部主任孟祥亮律师和盈科天津马珊珊律师代理的“确认专利侵权纠纷处理行政程序违法案”入选天津市高级人民法院发布的“天津法院知识产权司法保护典型案例行政案件(2020)”。

入选福建省高级人民法院“2020年知识产权司法保护十大案例”

19.盈科泉州知识产权法律事务部主任王南海律师和盈科泉州邓志娥律师代理的“晋江某某公司诉吴某、郭某等侵害商业秘密纠纷案”成功入选福建省高级人民法院发布的“2020年知识产权司法保护十大案例”。

入选福建省高级人民法院“2020年商标权司法保护十大案例”

20. 盈科泉州知识产权法律事务部主任王南海律师和盈科泉州吴剑斌律师代理的“安溪县茶业管理委员会办公室诉厦门楷锘康果之鲜食品有限公司侵害商标权纠纷案”成功入选福建省高级人民法院发布的“2020年商标权司法保护十大案例”。

入选江苏省常州市知识产权战略实施工作领导小组“2020年常州市知识产权保护十大案例”

21. 盈科常州知识产权法律事务部主任窦泽正律师代理的“曹某某假冒注册商标罪案”成功入选江苏省常州市知识产权战略实施工作小组“2020年常州市知识产权保护十大案例”。

盈科律师承办的多件知产案件入选2020年度法院及各机构典型案例

在2021年4月26日世界知识产权日前后,法院、律师协会、知识产权服务协会等结合已经审理的知识产权案件情况,陆续发布了涉及发明专利、商标权属、专利许可以及著作权纠纷等不同类型的知识产权典型案件。

这些案例体现了知识产权领域新型、疑难、复杂案件的审理思路和裁判方法,具有典型性和指导意义。盈科律师务实进取,以优秀的专业能力,卓越的处理思路,代理的案例成功入选其中。

入选最高人民法院“2020中国法院10大知识产权案件”

1. 盈科上海傅其昌律师代理的“李海鹏等9人侵犯著作权罪案”入选最高人民法院发布的“2020年中国法院10大知识产权案件。


入选贵州省高级人民法院“2020年知识产权司法保护典型案例”

2. 盈科贵阳知识产权法律事务部主任、高级合伙人余清凯律师代理的“贵州岩博酒业有限公司与贵州益部岩搏酒业有限公司、贵州省仁怀市岩搏酒业有限公司不正当竞争纠纷案”成功入选贵州省高级人民法院发布的“2020年知识产权司法保护典型案例”。


入选浙江省高级人民法院“2020年知识产权司法保护十大案例”

3. 盈科南通知识产权法律事务部主任尤国兵律师代理的“固瑞克流体设备(上海)有限公司与嘉兴市秀洲区克虏格机械设备有限公司、曹云龙侵害商标权纠纷案”成功入选浙江省高级人民法院发布的“2020年知识产权司法保护十大案例”。


入选山东省枣庄市中级人民法院等十地中院“淮海经济区知识产权司法保护典型案例”

4. 盈科济南王召猛律师代理的“九阳商标侵权及不正当竞争纠纷案”成功入选山东省枣庄市中级人民法院等十地中院联合发布的“淮海经济区知识产权司法保护典型案例”。


入选浙江省杭州市中级人民法院“2020年度知识产权司法保护十大案例”

5.盈科全国知识产权法律专业委员会副秘书长、盈科杭州知识产权与信息技术法律事务部执行主任钱航律师和盈科杭州陈梦律师代理的“杭州格凯商贸有限公司与广西玉柴机器专卖发展有限公司不正当竞争纠纷案”成功入选杭州法院发布的“2020年度知识产权司法保护十大案例”。


入选四川省成都市中级人民法院“2020年知识产权司法保护十大典型案例”

6. 盈科全国环境资源与能源法律专业委员会副主任、盈科成都刑民交叉法律事务部主任杨志昆律师和盈科成都合伙人谢成君律师代理的“北京啊呀啦嗦音乐文化发展有限公司与降拥卓玛侵害作品表演权纠纷案”成功入选四川省成都市中级人民法院发布的“2020年知识产权司法保护十大典型案例”。


入选安徽省合肥市中级人民法院“2020年度知识产权典型案例”

7.盈科合肥陈琦伟律师代理的“合肥金鱼文化传媒有限公司与安徽省文化和旅游厅著作权权属纠纷案” 成功入选安徽省合肥市中级人民法院发布的“2020年度知识产权典型案例”。

8. 盈科合肥邢红霞律师代理的“安徽广利医疗股份有限公司与安徽迈田科技有限公司计算机软件合作开发合同纠纷” 成功入选安徽省合肥市中级人民法院发布的“2020年度知识产权典型案例”。

入选江苏省常州市武进法院“2020年度知识产权十大案例”、 常州市知识产权战略实施工作领导小组“2020年度常州市知识产权保护十大案例”

9.盈科常州知识产权法律事务部副主任邱影律师和盈科常州俞希玺实习律师代理的“常州焦溪古村食品有限公司与武进区湖塘苏糯粑粑坊烘焙店商标权侵权案”成功入选江苏省常州市武进法院发布的“2020年度知识产权十大案例”,同时入选常州市知识产权战略实施工作领导小组发布的“2020年度常州市知识产权保护十大案例”。

入选南京市律师协会“2020年度十大知识产权优秀案例”

10.盈科全国信息网络与高新技术法律专业委员会主任、盈科南京知识产权与互联网法律事务部主任闫东伟律师和盈科南京褚娜实习律师代理的“再审申请人绍兴咸亨食品股份有限公司与被申请人国家知识产权局、一审第三人安庆市高平老奶奶食品有限责任公司商标权无效宣告请求行政纠纷案”成功入选南京市律师协会发布的“2020年度十大知识产权优秀案例”。

11. 盈科全国信息网络与高新技术法律专业委员会主任、盈科南京知识产权与互联网法律事务部主任闫东伟律师和盈科北京合伙人赵成伟律师代理的“上诉人江苏某医疗设备股份有限公司与被上诉人重庆鬼谷子医疗器械科技有限公司、原审被告重庆医流巴巴医疗器械连锁有限公司侵害发明专利纠纷案”成功入选南京市律师协会发布的“2020年度十大知识产权优秀案例”。

入选深圳市律师协会“2020年度知识产权十大典型案例”

12.盈科全国知识产权法律专业委员会副主任、盈科深圳知识产权法律事务部执行主任葛素华律师和盈科深圳唐海佳律师代理的“刘葳、柴广跃、深圳大学与深圳雷曼光电科技股份有限公司深圳市长运通半导体技术有限公司著作权权属、侵权纠纷案”成功入选深圳市律师协会发布的“2020年度知识产权十大典型案例”。


入选广州市律师协会和广东省知识经济发展促进会“2020岭南知识产权诉讼优秀案例”

13.盈科广州知识产权法律事务部副主任吴国勋律师代理的“中山市小榄镇展泰灯饰厂与国家知识产权局及第三人陈嘉民商标争议行政纠纷案”成功入选广州市律师协会和广东省知识经济发展促进会共同组织的“2020岭南知识产权诉讼优秀案例”。


入选北京知识产权司法保护研究会“2020年知识产权十大典型司法案例”

14.盈科全国知识产权法律专业委员会副秘书长、盈科杭州知识产权与信息技术法律事务部执行主任钱航律师代理的“‘健保闪赔’商标无效宣告案”成功入选北京知识产权司法保护研究会发布的“2020年知识产权十大典型司法案例”。

15.盈科南昌党支部书记吴洪平律师代理的“‘猴姑’商标无效宣告案”成功入选北京知识产权司法保护研究会发布的“2020年知识产权十大典型司法案例”。

16.盈科北京知识产权法律事务部(一部)副主任刘占林律师代理的“株式会社巴黎克鲁瓦桑等与北京芭黎贝甜企业管理有限公司商标无效宣告案”成功入选北京知识产权司法保护研究会发布的“2020年知识产权十大典型司法案例”。

入选武汉市知识产权服务协会、武汉东湖新技术开发区知识产权服务业协会“2020年度武汉优秀知识产权服务案例”

17.盈科武汉反不正当竞争与反垄断法律事务部主任董通律师代理的“武汉某光电科技公司诉武汉某科技公司、王某、李某等侵害商业秘密纠纷案件”成功入选武汉市知识产权服务协会、武汉东湖新技术开发区知识产权服务业协会评选的“2020年度武汉优秀知识产权服务案例”。

评选结果将会陆续更新发布。

上述代理案件的成功入选,是对盈科律师专业能力的肯定,展现了盈科律师的专业水准,彰显了盈科律师公正、谦虚、勤勉、专业的态度,践行了盈科律师用心、用法、用情切实维护当事人合法权益的坚定信念。

盈科新书发布|《知识产权典型案例——律师策略与法律分析》

2021年4月28日下午,由盈科全国知识产权法律专委会主任、盈科深圳知识产权法律事务中心主任王承恩担任主编、法律出版社出版发行的《知识产权典型案例-律师策略与法律分析》新书发布会在北京市盈科(深圳)律师事务所大会议室成功举行。

出席此次新书发布会的嘉宾有:盈科全球合伙人、盈科深圳管委会主任肖才元,盈科(深圳)律所党委副书记、执行副主任吴秋云,盈科深圳管委会副主任、争议解决法律事务中心主任张谨星,盈科深圳管委会委员、家族法律事务中心副主任刘亚娟,以及本次发布的新书《知识产权典型案例-律师策略与法律分析》主编盈科全国知识产权法律专委会主任、盈科深圳知识产权法律事务中心主任王承恩等人。本次新书发布会由刘亚娟律师主持。

盈科深圳管委会委员、家族法律事务中心副主任刘亚娟

发布会伊始,肖才元律师首先进行致辞。他在致辞中对到场的嘉宾及律师同仁表示热烈的欢迎,他同时作为本书的副主编谈到,《知识产权典型案例-律师策略与法律分析》是盈科第一本知识产权案例汇编,代表着盈科律师事务所在知识产权领域的专业水准。肖才元律师表示知识产权保护目前在律师行业以及司法领域的影响力越发重要,并呼吁律师同仁在关注传统业务领域的同时,也要对知识产权领域加强认识与理解。

盈科全球合伙人、盈科深圳管委会主任肖才元

吴秋云副主任对书中的序言表达了自己的感想,认为目前深圳是勇担国家科技升级的第一方阵,知识产权也要发挥在科技升级中的重要作用。与此同时,《知识产权典型案例-律师策略与法律分析》一书也能够帮助提升盈科品牌在知识产权领域的影响力。

盈科(深圳)律所党委副书记、执行副主任吴秋云

紧接着主编王承恩律师对《知识产权典型案例-律师策略与法律分析》一书的出版初衷进行了介绍。王律师表示,本书从盈科律师代理的成千上万个知识产权案件中筛选出来曾入选法院、检察院、司法部、国家知识产权局或律协典型案例的32个案件,包括中国知识产权历史上里程碑式的唯冠与苹果“IPAD” 商标权属案等,均由承办律师如实呈现办案策略,深入剖析裁判结果,以期为知识产权权利人和律师同行提供参考。此书的出版是编委会成员共同努力的成果,王承恩律师并对行政团队、文宣团队的支持表示诚挚的感谢。

盈科全国知识产权法律专委会主任、盈科深圳知识产权法律事务中心主任王承恩

张谨星律师对《知识产权典型案例-律师策略与法律分析》一书的发布谈了自己的想法。张谨星律师表示,主编王承恩律师作为盈科深圳知识产权法律事务中心主任,对知识产权有着独到深入的理解,并表示会认真学习书中对知识产权案例的处理方式并得出启发。

盈科深圳管委会副主任、争议解决法律事务中心主任张谨星

在自由交流环节,许国兴律师作为书中案例的办理人员分享了“维谛案”的心路历程。梅林律师作为数据合规方向的专业律师,表示同样从书中受益匪浅。

左:许国兴律师,右:梅林律师

如今正是知识产权保护月,以《知识产权典型案例-律师策略与法律分析》一书发布为契机,本次发布会邀请到了盈科深圳众多重量级嘉宾、律师分别就新书的发布结合自身的实践经验进行了交流与介绍。通过这一次发布会,知产人、法律人、盈科人汇聚一堂,互相学习、互相交流,大家都带着满满的诚意来,满满的收获走,本次发布会活动圆满结束!

转售正品存在这些不当行为的,构成商标侵权

转售正品,一般情况下不构成商标侵权。但如果存在不当行为,致使商标权人的利益受到损害的,构成商标侵权。

典型案例一对正品进行改装后再次销售的,构成商标侵权。【(2017)粤民终2659号民事判决,2018年中国法院50件典型知识产权案例】

  • 被告具体行为:

被告杜高公司的E50喷码机购买于多米诺公司,在转售前为了迎合客户和环保的要求对该正品的一体化墨水箱进行了改装,再售该产品时仍然标有多米诺公司的商标。

  • 裁判观点:

被告杜高公司未经多米诺公司同意改装其产品的墨路系统,该改装行为实质性改变了商品品质,人为地将商品和商标进行了分离,阻碍了商标功能的发挥。无论被告杜高公司在销售时是否明确告知相关公众该产品的改装情况,多米诺公司的商标识别来源、对商品质量负责的功能都已遭到了损害。

典型案例二更换正品包装并继续使用正品商标致使商标信誉承载功能被损害的,构成商标侵权。【(2015)杭余知初字第416号民事判决,2015年浙江法院10大知识产权保护案例】

  • 被告具体行为:

被告钱海良从株式会社不二家采购带有“不二家”等商标的正品糖果产品后更换为小包装,新包装上仍保留了“不二家”等商标,并在其淘宝店铺进行销售。

  • 裁判观点:

钱海良分装、销售的糖果来源于不二家公司,更换后的包装也附着了涉案商标,从相关公众的角度看,并不会产生商品来源混淆的后果,但商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外,还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能。钱海良未经许可擅自分装正品到不同包装盒,且这些包装盒与不二家公司有明显差异,因此钱海良的分装行为不仅不能达到美化商品、提升商品价值的作用,反而会降低相关公众对涉案商标的信誉承载功能,属于商标法第57条第7项之规定的“给他人的商标权造成其他损害的行为”,构成商标侵权。

典型案例三销售商进口国外商标商品后加贴与他人在中国中文商标相同或者近似标识的,构成侵权【(2014)闽民终字第914号民事判决书】

  • 被告具体行为:

被告瑞升公司从荷兰进口了奥丁格啤酒OettingerHefeWEISSBEER,原产地德国,进口报关单、检验检疫证明和进口后销售的包装箱上有中文的“奥丁格啤酒”字样。被告金源商行销售了被诉侵权产品。

  • 裁判观点:

瑞升公司根据《食品安全法》及《产品质量法》的相关规定,在其进口的啤酒产品上加贴中文标签的行为本身并无不当,但其加贴的中文标签上使用的“奥丁格”文字构成对俞君“奥丁格”中文商标专用权【俞君实际上将“奥丁格”排他许可给永盛泰公司使用了,永盛泰公司为奥丁格国际酿酒公司(Oettinger International GmbH)在中国大陆的唯一授权进口经销商】的侵害,易使消费者误认为该产品来源于永盛泰公司或者与永盛泰公司存在关联关系,客观上显然会挤占俞军及永盛泰公司的市场份额,损害其利益,构成对“奥丁格”商标的侵害。

典型案例四磨去进口正品的产品识别码致消费者怀疑商品来源并损害商标权人利益的,构成侵权【(2013)苏中知民初字第175号民事判决,2013年苏州法院知识产权审判10大典型案例】

  • 被告具体行为:

被告隆鑫源公司销售了绝对公司的伏特加等酒产品,其在商品上加贴了中文标识突出标注了”绝对伏特加(原味),并磨去了产品质量识别代码(lot code,简称产品识别码)。

  • 裁判观点:

构成商标侵权。理由有三:1.绝对公司是“绝对”商标权人,隆鑫源公司未经权利人许可,在商品上擅自加贴中文标签,并在标签突出位置上印有“绝对”中文标识,已构成对该商标权的侵害。2.隆鑫源公司随意加贴不透明的白色中文标签,其文字、颜色均与瓶体商标、装潢不相陪衬,破环了原商品的完整性和美观感受,上述差异已足以导致消费者对商品的生产、销售来源产生合理怀疑,从而对商标权利人的认可度和信赖度降低,致使商标权人的利益遭受损害,属于商标法规定的“对他人的商标权造成其他损害的”情形。3.隆鑫源公司磨去产品识别码,其主观上有隐匿商品来源的恶意(通过产品识别码可以看到生产日期、生产批次、产品生产地与销售地等信息),客观上不仅破环了商品的整体性导致商品关键信息丢失,而且实质上给消费者和商标权人造成了双重损害:一是影响了商标的识别功能,侵害了消费者对商品来源及产品信息的知情权,导致消费者对真实商品来源及销售渠道产生疑惑、误认或混淆;二是妨碍了商标权利人对产品质量的追踪管理,干扰了商标权利人控制产品质量的权利,致使商标权人商标权益受损,属于商标法规定的“对他人的商标权造成其他损害的“情形。构成不正当竞争。磨码行为隐匿了产品的关键信息,这种行为实质上也是一种引人误解的虚假宣传,且行为人同时还虚构进口商,亦属虚假宣传,并以此获取不正当竞争优势,上述行为构成不正当竞争。

律师说:

为了避免侵权,转售正品前应避免如下不当行为:

1、对商品本身进行改装;

2、对商品分装,更换包装;

3、磨掉商品识别码;

4、擅自在进口的正品加贴含有他人注册商标的中文标识或中文标签。

(本文作者:盈科卢丹丹律师 来源:微信公众号 牟晋军律师团队)

盈科律师代理“LED放大镜(3R-Smolia-5c)”外观设计侵权案,胜诉

上诉人(原审被告):北京爱迪泰克科技有限公司,住所地北京市海淀区上地三街******805。

法定代表人:王钧,该公司总经理。

委托诉讼代理人:侯伟,北京中细软律师事务所律师。

委托诉讼代理人:马晓腾,北京中细软律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):东莞市赛力自动化设备科技股份有限公司,住所地广东省东莞市万江街道金泰社区金曲路**永利达科技园厂房****。

法定代表人:柳成,该公司总经理。

委托诉讼代理人:胡其图,北京市盈科(东莞)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:孙成名,北京市盈科(东莞)律师事务所实习律师。

原审被告:广东永正图书有限公司,,住所地广东省东莞市东城区岗贝世博广场****

法定代表人:刘森。

原审

被告:广东永正图书有限公司东莞南城分公司,住所地,住所地广东省东莞市南城区鸿福路南侧中心广场内东莞图书馆总馆西侧**iv>

法定代表人:刘森。

上诉人北京爱迪泰克科技有限公司(以下简称爱迪泰克公司)因与被上诉人东莞市赛力自动化设备科技股份有限公司(以下简称赛力公司)、原审被告广东永正图书有限公司(以下简称永正公司)、广东永正图书有限公司东莞南城分公司(以下简称永正东莞分公司)侵害外观设计专利权纠纷一案,不服广州知识产权法院(2018)粤73民初3577号民事判决,向本院提起上诉。

本院于2020年9月11日立案后,依法组成合议庭对本案进行了审理。

本案现已审理终结。

爱迪泰克公司上诉请求:1.撤销一审判决;2.判决驳回赛力公司全部诉讼请求;3.赛力公司承担一、二审诉讼费用。

事实和理由:1.被诉侵权产品与涉案专利虽均为圆柱形,但被诉侵权产品圆柱体身上有smolia字样,而涉案专利没有;被诉侵权产品银白色外圈上均匀设计有同心螺纹槽,而涉案专利为光滑面;被诉侵权产品底部有Bettery3.7V180mah字样及电源开关的设计,而涉案专利没有。

故被诉侵权设计未落入涉案专利权的保护范围,不构成侵权。

2.即使按照赛力公司一审调查的销售数量计算,爱迪泰克公司的获利也只有84527.55元,在一审已有证据证明爱迪泰克公司获利的情况下,一审判决爱迪泰克公司赔偿赛力公司20万元没有事实和法律依据。

赛力公司答辩称,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应当予以维持。

赛力公司向一审法院起诉,请求判令:1.爱迪泰克公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害ZL20113031××××.8号外观设计专利权产品的行为、并销毁侵权产品;2.永正公司、永正东莞分公司立即停止销售、许诺销售侵害ZL20113031××××.8号外观设计专利权产品的行为;3.爱迪泰克公司、永正公司、永正东莞分公司连带赔偿赛力公司经济损失50万元;4.爱迪泰克公司、永正公司、永正东莞分公司连带承担本案的诉讼费用。

一审法院认定事实:2011年9月8日,东莞市莞龙光电有限责任公司向国家知识产权局申请名称为“镇纸石”的外观设计专利(以下简称为涉案专利),并于2012年4月11日获得授权,专利号为ZL20113031××××.8。

涉案专利的最新缴费日期为2019年9月11日,至今合法有效。

2016年8月25日,经国家知识产权局发文,涉案专利的专利权人变更为赛力公司。

涉案外观设计为一种带有放大镜功能并可对放大区域提供照明或补光的产品,用于阅读或书写时压住纸角,设计要点在于产品的形状,最能表明设计要点的图片为立体图。

涉案专利视图见附件一。

2014年4月16日,国家知识产权局就涉案专利出具《外观设计专利权评价报告》,初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

根据广东省东莞市东莞公证处作出的(2015)粤莞东莞第042876、043895号公证书记载,2015年12月16日,东莞市莞龙光电有限责任公司代理人在公证人员见证下,登陆1688网站,在爱迪泰克公司开设的店铺内支付270元购买了名称为“艾尼提LED助视放大镜3R-Smolia-c老年助视镜可充电5倍放大镜”的产品一个,并收取了所购产品。

根据公证书附图显示,产品页面显示“10000件可售”,产品外包装箱上标注有“制造商3R(中国)北京爱迪泰克科技有限公司”字样,产品保修卡上也标注了“3R集团北京爱迪泰克科技有限公司”字样。

2016年3月11日,东莞市莞龙光电有限责任公司的委托代理人在广东省东莞市东莞公证处公证人员的见证下,登录天猫网分别在“智勤数码专营店”购买了名称为“可充电艾妮提放大镜3R放大镜5倍放大镜阅读更清晰老人最爱”产品一个,在“天玉智诚数码专营店”购买了名称为“艾妮提充电LED放大镜全金属老人阅读放大镜5倍放大阅读器”的产品一个,在“众城嘉合数码专营店”购买了名称为“艾妮提放大镜3RLED放大镜全金属老人阅读5倍放大阅读”的产品一个,并收取了上述三个产品。

公证人员对上述购买和收货过程予以见证并出具(2016)粤莞东莞第008191、008335、008192、008334、008193、008646号公证书予以证明。

2017年4月10日,赛力公司的委托代理人在广东省东莞市东莞公证处公证人员的见证下登录天猫网,在“南派数码专营店”购买了名称为“老人看书读报放大镜敬老礼物礼品5倍台式放大镜Anyty/艾妮提”的产品一个,在“瑞乐康护理保健用品”店铺购买了名称为“带灯LED放大镜老人阅读高清充电台式电子放大镜老年人用品看报纸”的产品一个,并收取了上述两个产品。

公证人员对上述购买及收货过程予以见证并出具(2017)粤莞东莞第012627、013345、012626、013344号公证书予以证明。

另外,根据(2017)粤莞东莞第011236、011238、011235、012625号公证书显示,爱迪泰克公司在其官方网站以及其经营的天猫网的艾尼提旗舰店、京东商城的艾尼提官方旗舰店、阿里巴巴网上进行许诺销售被诉侵权产品,爱迪泰克公司对此予以确认。

根据(2017)粤莞东莞第011237号公证书记载,淘宝网的艾尼提品牌店内也有许诺销售被诉侵权产品,爱迪泰克公司认为该店铺并非其经营。

2017年4月26日,赛力公司的委托代理人在广东省深圳市深圳公证处公证人员的监督下,在深圳宝安国际机场新航站楼4楼中信书店购买了“LED充电放大镜Smoliatzcpk(粉色)”、“LED充电放大镜Smoliac(黑色)”、“LED充电放大镜Smoliarc”产品各一个;在新航站楼2楼“中信书店”购买了“LED充电放大镜Smoliatzcs1(银色)”“LED充电放大镜Smoliac(黑色)”和“LED充电放大镜Smoliarc”产品各一个。

公证人员对上述购买过程进行见证并将所购产品拍照封存后,作出(2017)深证字第67459、67460、67461、67462号公证书予以证明。

2017年8月8日,赛力公司的委托代理人在广东省东莞市东莞公证处公证人员的监督下,在位于东莞市南城区莞图书馆内一家门面为“BEVERIGHTBOOK永正图书”的店铺内购买了两个包装盒上有“3Rsmolia高端时尚LED放大镜”字样的放大镜,并取得小票及盖有“广东永正图书有限公司南城市馆店”印章收据各一张,工商银行卡刷卡单一张,袋子一个。

公证人员对上述物品拍照封存并作出(2017)粤莞东莞第031828号公证书予以证明。

2018年3月20日,赛力公司的委托代理人在广东省东莞市东莞公证处公证人员的见证下登录搜狗网站微信页面,并在搜索框中输入“中华工商时报”后点击进入中华工商时报官方微信页面显示有名称为“朝闻必读,90秒天下事”的相关文章,该微信公众号在2018年3月9日发布的文章中介绍了放大镜产品及附图,图片显示的放大镜上标注有“smolia”商标标识。

公证人员对上述过程予以见证并作出(2018)粤莞东莞第008733号公证书予以证明。

2019年11月12日,赛力公司的委托代理人在广东省东莞市东莞公证处公证人员的见证下登录阿里巴巴网站,并在搜索栏中点击搜索进入“北京爱迪泰克科技有限公司”店铺,该店铺页面显示有名称为“LED带灯放大镜3R-Smolia-C老年助视镜可充5倍放大父母实用礼物”的产品,最低销售价格为99元。

公证人员对上述网页浏览过程予以见证并作出(2019)粤莞东莞第43406号公证书予以证明。

双方当事人均确认涉案公证书封存的实物外观一致,故确认只需当庭拆封(2015)粤莞东莞第042876、043895号和(2017)粤莞东莞第031828号公证书记载的公证实物即可。

经当庭拆封,三个公证书公证的实物外包装纸盒上均显示有制造商“3R(中国)北京爱迪泰克科技有限公司”及Smolia的商标,三个纸盒内分别有放大镜产品一个,产品名称均为“LED放大镜smoliac”。

赛力公司主张上述三个放大镜均为本案的被诉侵权产品。

爱迪泰克公司确认三个被诉侵权产品均系其制造、销售、许诺销售的。

经比对,赛力公司认为被诉侵权产品与涉案专利构成近似,爱迪泰克公司则认为二者不相同不近似。

被诉侵权产品图片见附件二。

赛力公司提交广东省东莞市第一人民法院于2020年3月30日作出的(2019)粤1971民初17516号判决书,该案所涉专利与本案相同,东莞市第一人民法院认定本案赛力公司在该案中的发函行为构成不正当竞争,并判决赛力公司赔偿爱迪泰克公司经济损失12万元。

赛力公司根据该判决书的内容主张爱迪泰克公司侵权获利极大。

爱迪泰克公司对该证据的真实性无异议,认为与本案不具有关联性。

永正公司、永正东莞分公司主张被诉侵权产来源于爱迪泰克公司,具有合法来源,故不构成侵权,并提交了:1.爱迪泰克公司与永正公司2017年5月5日签订的《商品代销协议》一份,显示爱迪泰克公司向永正公司提供充电放大镜等品牌产品,由永正公司进行代销;2.爱迪泰克公司的授权书,授权永正公司为smolia品牌LED放大镜产品在中国地区的合作经销商;3.ZL201530388782.6、ZL201530388784.5、ZL201530137826.8、ZL201530388783.0号外观设计专利证书、缴费记录各一份,显示上述外观设计专利证书的专利权人均为爱迪泰克公司。

永正公司、永正东莞分公司主张《商品代销协议》所涉产品即为上述四个专利产品;其中,ZL201530388782.6号专利“LED放大镜(3R-Smolia-5c)”的申请日为2015年10月9日,授权公告日为2016年1月13日,ZL201530388784.5号专利“LED放大镜(3R-Smolia-TZC)”的申请日为2015年10月9日,授权公告日为2016年3月9日,ZL201530137826.8号专利“充电式圆筒变光放大镜”的申请日为2015年5月12日,授权公告日为2015年9月2日,ZL201530388783.0专利“LED放大镜(3R-Smolia-XC)”的申请日为2015年10月9日,授权公告日为2016年1月13日;4.永正公司、永正东莞分公司盖章的爱迪泰克销售明细表一张,商品为各种型号的充电放大镜,供应商均为“爱迪泰克”。

赛力公司对上述证据无异议,爱迪泰克公司对销售明细表不认可,对其他证据无异议。

根据赛力公司的申请,一审法院分别向浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司调取了以下店铺销售被诉侵权产品的信息:1.淘宝商城“3R艾尼提创意品牌店”自2017年3月30日至2019年12月18日销售被诉侵权产品的单价、销量、销售总金额等数据;“瑞乐康护理保健用品”店自2017年4月10日至2019年12月18日销售被诉侵权产品的单价、销量、销售总金额等数据;2.天猫商城“艾尼提旗舰店”、“智勤数码专营店”、“天玉智诚数码专营店”自2017年3月30日至2019年12月18日销售被诉侵权产品的单价、销量、销售总金额等数据;“南派数码专营店”自2017年4月10日至2019年12月18日销售被诉侵权产品的单价、销量、销售总金额等数据;3.京东商城“艾尼提旗舰店”自2017年3月30日至2019年12月18日销售被诉侵权产品的单价、销量、销售总金额等数据。

根据浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司出具的数据,赛力公司认为上述涉案店铺销售被诉侵权产品的数量共计1106个,销售总金额为194021.55元,获利推算不低于84527.55元;爱迪泰克公司则认为京东商城销售被诉侵权产品的数量为119个,天猫商城的数量为142个,总计261个,淘宝商城的店铺并非爱迪泰克公司经营,故对淘宝商城调取的销售数据不予认可。

关于合理开支和经济损失,赛力公司主张公证费9300元、晒相费374元、交通费57元,调查取证开支8335元,律师费及其他合理开支则请求由法院酌定处理。

另查明,爱迪泰克公司为自然人投资或控股的有限责任公司,注册资本1100万元,2002年6月25日成立,经营范围为技术开发、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品等。

永正公司为自然人或控股的有限责任公司,注册资本3000万元,2002年4月2日成立,经营范围为零售国内版书报刊,销售文具、图书馆设备及应用软件、计算机及辅助设备、教学仪器及设备等。

永正东莞分公司为自然人或控股的有限责任公司分公司,2015年3月23日成立,经营范围为零售国内版书报刊,销售文具、图书馆设备及应用软件、计算机及辅助设备、教学仪器及设备等。

第16086110号注册商标“Anyty”的商标权人为爱迪泰克公司,专用权期限为2016年4月7日至2026年4月6日,核定使用商品/服务类别为第9类显微镜、放大镜等。

第14269587号注册商标“smolia”的商标权人为爱迪泰克公司,专用权期限为2015年7月21至2025年7月20,核定使用商品/服务类别为第9类放大镜等。

一审法院认为,本案属于侵害外观设计专利权纠纷。

赛力公司是名称为“镇纸石”、专利号为ZL20113031××××.8的外观设计专利的专利权人。

涉案专利权处于有效状态,应受法律保护。

根据各方当事人的诉辩意见,本案主要审查以下问题:1.被诉侵权设计是否落入涉案专利的保护范围;2.爱迪泰克公司、永正公司、永正东莞分公司的被诉侵权行为是否成立;3.永正公司、永正东莞分公司主张的合法来源抗辩是否成立;4.本案侵权责任如何认定。

(一)关于被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权保护范围的问题。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  、第九条  的规定,在与外观设计相同或者相近种类产品上,采用与外观设计相同或近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。

本案中,被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品属同类产品,可以进行比对认定二者是否相同或者近似。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条  、第十一条  的规定,人民法院认定外观设计是否相同或近似时,应当以一般消费者的知识水平和认知能力,根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

将被诉侵权产品的外观设计与涉案专利设计进行比对,二者的主要区别为:俯视图中被诉侵权设计外圈有螺旋纹,而涉案专利表面光滑;右视图中被诉侵权设计有USB充电口,涉案专利没有。

根据整体观察、综合判断的原则,被诉侵权设计与涉案专利设计在整体视觉效果上无实质性差异,应当认定构成近似,因此一审法院认定被诉侵权设计均落入涉案专利权的保护范围。

(二)关于爱迪泰克公司、永正公司、永正东莞分公司的被诉侵权行为是否成立的问题。

本案中,根据涉案公证书的内容及爱迪泰克公司的自认,足以认定被诉侵权产品是爱迪泰克公司制造、销售、许诺销售的。

根据(2017)粤莞东莞第031828号公证书的记载内容并结合永正公司、永正东莞分公司的答辩,足以认定永正公司、永正东莞分公司存在销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。

鉴于被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围,因此爱迪泰克公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为,永正公司、永正东莞分公司销售、许诺销售被诉侵权产品的行为均构成侵害涉案专利权。

(三)关于永正公司、永正东莞分公司主张的合法来源抗辩是否成立的问题。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条  第三款  的规定,合法来源是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。

对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

本案中,永正公司、永正东莞分公司主张其为爱迪泰克公司产品的代销授权商并提交了《商品代销协议》《授权书》,结合(2017)粤莞东莞第031828号公证书实物上显示有爱迪泰克公司名称及“Smolia”商标的事实,赛力公司对该部分的证据亦无异议,足以认定被诉侵权产品来源于爱迪泰克公司。

永正公司、永正东莞分公司的合法来源抗辩成立,一审法院予以采纳。

(四)关于本案侵权责任如何认定的问题。

爱迪泰克公司未经许可制造、销售和许诺销售侵害涉案专利权的产品,构成侵权,应当承担停止侵权、赔偿损失、销毁库存侵权产品的民事责任。

鉴于永正公司、永正东莞分公司合法来源抗辩成立,一审法院对于赛力公司向永正公司、永正东莞分公司主张的赔偿责任不予支持,永正公司、永正东莞分公司应承担停止侵权的民事责任。

关于本案的赔偿数额问题,根据《中华人民共和国专利法》第六十五条  的规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

鉴于双方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利的具体数额或可供参考的专利许可使用费的充分证据,一审法院结合浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司出具的数据等现有证据,综合考虑涉案专利权的类型、被诉侵权行为的性质和情节,以及赛力公司为制止侵权支付了公证费、产品购买费、律师费等合理费用等因素,酌情确定由爱迪泰克公司赔偿赛力公司经济损失及合理开支共计200000元。

赛力公司主张超出上述金额的部分,一审法院不予支持。

综上所述,依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条  第一款  第(一)项  、第(六)项  ,第二款  ,《中华人民共和国专利法》第十一条  第二款  、第五十九条  第二款  、第六十五条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  、第九条  、第十条  、第十一条  规定,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条  的规定,一审法院作出如下判决:一、爱迪泰克公司于判决发生法律效力之日起立即停止制造、销售、许诺销售侵害赛力公司专利号为ZL20113031××××.8、名称为“镇纸石”的外观设计专利权产品的行为,并销毁库存侵权产品;二、永正公司、永正东莞分公司于判决发生法律效力之日起立即停止销售、许诺销售侵害赛力公司专利号为ZL20113031××××.8、名称为“镇纸石”的外观设计专利权产品的行为;三、爱迪泰克公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿赛力公司经济损失及合理开支合计200000元;四、驳回赛力公司的其它诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费8800元,由赛力公司负担2640元,由爱迪泰克公司负担6160元(爱迪泰克公司需负担的诉讼费用,赛力公司已预交一审法院;赛力公司同意该费用不退回,由爱迪泰克公司迳付赛力公司)。

本院经审理查明,一审法院查明事实属实,本院予以确认。

二审中,当事人没有提交新证据。

本院认为,本案系侵害外观设计专利权纠纷。

根据当事人的上诉请求与理由、答辩意见,本案的争议焦点为:1.被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围;2.一审判决确定的赔偿数额是否合理。

关于焦点问题一。

根据《中华人民共和国专利法》第五十九条  第二款  、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条  的规定,外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。

本案中,被诉侵权设计与涉案专利的相同之处为:整体形状均为扁柱体,底高比大致相同;柱体上表面为圆形且外圈有一包裹环,略凸起,外周包裹环与被包裹图形比例大致相同;壳体有三圈横槽;底部为空,内壁侧有3个凸起。

被诉侵权设计与涉案专利的不同之处为:被诉侵权设计上表面外圈有螺旋纹,而涉案专利表面光滑;被诉侵权设计圆柱体上有smolia字样,底部有Bettery3.7V180mah字样及电源开关的设计,涉案专利没有。

通过上述比对可知,被诉侵权设计与涉案专利在整体结构与形状、各部分结构及形状等方面均大致相同,二者存在的上述区别属局部、细微差异。

根据整体观察、综合判断的原则,被诉侵权设计与涉案专利设计在整体视觉效果上无实质性差异,应当认定两者构成近似,落入涉案专利权的保护范围。

爱迪泰克公司关于被诉侵权设计未落入涉案专利权保护范围的上诉理由不能成立,本院不予支持。

关于焦点问题二。

根据《中华人民共和国专利法》第六十五条  的规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定;赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支;权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中,在案公证书表明,被诉侵权产品的销售是包括线上、线下多渠道交易,爱迪泰克公司上诉认为应按照一审调取的线上交易数据计算其获利为84527.55元的理由不成立。

一审法院在双方当事人对权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人侵权获利的具体数额或可供参考的专利许可使用费均未充分举证的情况下,结合浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司出具的数据,综合考虑涉案专利权的类型、被诉侵权行为的性质和情节以及赛力公司为制止侵权支付了公证费、产品购买费、律师费等合理费用等因素,酌情确定爱迪泰克公司赔偿赛力公司经济损失及合理开支共计200000元有事实和法律依据,本院予以支持。

综上所述,爱迪泰克公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条  第一款  第一项  的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费4300元,由上诉人北京爱迪泰克科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长邓燕辉

审判员郑颖

审判员林恒春

二〇二〇年十二月九日

法官助理张胤岩

书记员叶间梅

盈科律师代理“手持式智能终端(V5)”外观设计专利侵权案,胜诉

上诉人(原审被告):深圳市勤智科技有限公司,住所地广东省深圳市。

法定代表人:侯钦赐,该公司总经理。

委托诉讼代理人:李星星,北京市中银(深圳)律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):上海商米科技集团股份有限公司(原名:上海商米科技有限公司),住所地上海市杨浦区。

法定代表人:林喆,该公司董事长。

委托诉讼代理人:徐西江,北京盈科(上海)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:魏圣洁,北京盈科(上海)律师事务所律师。

原审被告:上海跃臣信息科技有限公司,住所地上海市闵行区。

法定代表人:魏成勇,该公司总监。

上诉人深圳市勤智科技有限公司(以下简称深圳勤智公司)因与被上诉人上海商米科技集团股份有限公司(原名:上海商米科技有限公司,以下简称上海商米公司)、原审被告上海跃臣信息科技有限公司(以下简称上海跃臣公司)侵害外观设计专利权纠纷一案,不服上海知识产权法院(2019)沪73民初84号民事判决,向本院提起上诉。

本院于2019年11月27日受理后,依法组成合议庭,于2020年1月8日公开开庭进行了审理。

上诉人深圳勤智公司的委托诉讼代理人李星星、被上诉人上海商米公司的委托诉讼代理人徐西江到庭参加诉讼。

原审被告上海跃臣公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼,本院依法对其进行缺席审理。

本案现已审理终结。

深圳勤智公司上诉请求:依法撤销一审判决,并改判被控侵权产品不落入涉案专利权保护范围。

事实和理由:首先,“显示屏幕与快速打印部件的长宽比、显示屏幕占正面的比例、屏幕周边的边框”是现有设计特征,并非权利人的创新设计部分,对产品整体视觉效果产生的影响较小。

根据涉案专利的无效决定以及专利权评价报告,即便认定涉案产品的整体形状、屏幕与快速打印部件的结构具有较大设计空间,但是整体形状为“弯折条状块”“正面带有较大的屏幕”属于惯常设计,快速打印部件设置在产品上部且有一定厚度系因功能需要而对设计空间产生一定限制,故一审判决认为“显示屏幕与快速打印部件的长宽比、显示屏幕占正面的比例、屏幕周边的边框”因设计空间较大而属于对整体视觉效果具有显著影响的设计,属于事实认定不清、法律适用错误。

其次,被控侵权产品与涉案专利相比具有诸多区别:快速打印部件的顶部及翻盖的形状(齐平矩形设计与上凸弧形设计)、快速打印部件靠近屏幕处的设计(平滑设计与凸起设计)、按键的设计(两侧按键接近对称设计与单侧按键设计)、顶面与背面的衔接(较宽的衔接平面设计与弧线设计)、方形摄像头下的凹陷设计(整体似人脸设计与梯形凹陷加底弧设计)、快速打印部分侧面凹槽的设计(宽度较小且具有台阶设计与宽度大的光滑面设计)、槽盖的设计(设置在右侧为长条状与设置在左侧为宽梯形状)。

且该些不同点属于使用时容易被直接观察到的部位或者在产品中所占比例较大、较为明显的设计,均会对产品整体视觉效果产生显著影响。

综上所述,被控侵权产品与涉案专利外观设计不构成近似,一审法院事实认定不清,法律适用错误。

上海商米公司答辩称:深圳勤智公司二审中主张的不同点均属于细微差别,被控侵权产品的外观设计落入涉案专利权的保护范围。

一审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求驳回上诉、维持原判。

上海跃臣公司未提交述称意见。

一审中,上海商米公司起诉请求:1.判令深圳勤智公司停止制造、销售被控侵权产品;2.判令上海跃臣公司停止销售被控侵权产品;3.判令深圳勤智公司销毁库存被控侵权产品及用于生产被控侵权产品的模具;4.判令上海跃臣公司赔偿上海商米公司经济损失人民币(以下币种相同)20万元;5.判令深圳勤智公司赔偿上海商米公司经济损失200万元(含合理支出)。

一审法院经审理查明:

一、与涉案专利有关的事实

涉案外观设计专利名称为手持式智能终端(V5),专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.X,专利权人为上海我有信息科技有限公司,申请日为2015年12月28日,授权公告日为2016年6月8日,至今有效。

外观设计照片包括立体图1、立体图2、主视图、后视图、左视图、右视图、仰视图、俯视图,产品用于电子卡券和优惠券核销、餐厅点餐、外卖接单以及手机移动支付等,简要说明设计要点在于产品的形状,未要求保护色彩,最能表明设计要点的图片是立体图1。

2016年8月16日,涉案专利的权利人变更为上海商米公司。

2017年1月23日,国家知识产权局出具了涉案专利外观设计专利权评价报告,检索了包括ZLXXXXXXXXXXXX.7在内的14篇对比设计,报告显示涉案专利与现有设计在产品的形状上存在显著差异,未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

该评价报告表明:从检索到的现有设计状况看,该手持式智能终端类产品的现有设计的整体形状及各个部位的具体形状变化多样,有较大的设计空间,对于产品整体视觉效果有显著影响,容易引起一般消费者的关注。

本专利与对比设计1相比,主要区别在于:1.本专利长宽比约为4:1,左右上角圆角较小,左右下角圆角较大,而对比设计1长宽比约为3:1,四个角的圆角大小近似。

2.本专利屏幕占正面约1/4(应为3/4),屏幕周边为厚边,正面中间有一道凹槽,下面为快速打印部件,打印部件为较小的前开盖式,与正面呈30度,而对比设计1屏幕占正面1/3,屏幕周边为薄边,正面中间偏左有开关键,下面为打印部件,部件为较大的前开盖式,与正面呈5度。

3.本专利左侧面有控制键,右侧面有喇叭孔,而对比设计1左侧有刷卡槽,右侧有控制键及喇叭孔。

上述区别点对于外观设计的整体视觉效果具有显著影响。

2019年1月29日,被告深圳勤智公司就涉案外观设计专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。

国家知识产权局专利复审委员会于2019年6月14日发出第40597号无效宣告请求审查决定书,维持涉案专利权有效。

该无效宣告请求审查决定书记载,专利权人认为涉案专利的设计要点在于屏幕下方设置了近似于矩形的翻盖把手,把手下方中间有弧形凹陷,侧面观察产品顶部及底部均带有较大的弧度,打印部与手持屏幕部分之间的弯折角度为30度,背面有凹陷面,打印部两侧有凹槽。

合议组对涉案专利的技术特征的认定为:涉案专利由六面正投影视图及两幅立体图表示。

涉案专利大致呈弯折的条块状,正面靠上大部为一矩形屏幕,其下为一略呈弧形的打印口,下方有一呈略向下弯折的矩形结构,该结构下沿中部有一处弧形凹陷;左右视图显示产品上部较薄,背面轮廓平直,下部明显较厚并向后弯折,上下两部分间的轮廓相接处有一梯形凹陷,下部两侧各有一较短的凹槽,上下后侧轮廓均为弧形;后视图显示下部弯折部中间有一梯形浅凹,其中央有一较小的正方形结构。

合议组认为:对于涉案专利类产品而言,采用弯折的条块状、正面带有较大的屏幕的设计较为常见,故各部分的具体造型、比例等对整体视觉效果具有更为显著的影响。

涉案专利与美国USD626550号专利相比,二者相同点主要在于本领域内较为常用的设计形式,二者区别点为:1.整体比例的差别,涉案专利整体较窄长,屏幕较大,美国USD626550号专利整体较短宽,屏幕较小,屏幕位于产品正面,占整体大部分面积,易于且会被一般消费者关注到;2.具体造型的差异,涉案专利上下两部分厚度差异更为明显,且多处轮廓设置为弧形,而美国USD626550号专利上下两部分厚度差异较小,且整体轮廓大多为直线形;3.涉案专利背面下部带有梯形浅凹及小正方形结构,而美国USD626550号专利背面相应位置无此设计。

综上,合议组认为上述区别点使得二者呈现的产品视觉效果明显不同,且二者区别点占整体比例很大,显然不属于施以一般注意力不能察觉到的局部细微差异,也不属于会导致二者实质性相同的其他情形,因此涉案专利与美国USD626550号专利不属于相同或实质相同的外观设计。

二、与被控侵权行为有关的事实

侯钦赐为被告深圳勤智公司的自然人股东之一,并担任总经理、执行董事。

深圳勤智公司成立于2007年6月25日,注册资本10万元。

王建斌为被告上海跃臣公司自然人股东之一,并担任监事。

侯钦赐于2012年10月19日核准注册“集财”文字商标,商标号为XXXXXXXX,商标类别为第9类,核准注册的商品为:电脑软件(录制好的);读出器(数据处理设备);计算机;计算机外围设备;收银机;数据处理设备;验钞机;已编码的磁卡;已录制的计算机程序(程序);智能卡(集成电路卡)。

2018年8月17日,原告上海商米公司向上海市徐汇公证处申请保全证据公证,公证人员和取证人员在上海市徐汇区永嘉路XXX号现场收取了圆通快递员送至的包裹一个(圆通快递单号为:XXXXXXXXXXXX;该包裹快递单所写的收件地址为淮海中路XXX号邮政自提点,因淮海中路XXX号停止自提业务,经与快递员联系后将收货地址改为永嘉路XXX号),经检查,未发现该包裹外包装有拆痕,拆开该包裹,内有“移动终端机”一台,商品外包装显示商标为“集财”,型号为JICAIQ2,产品标贴下方显示制造商为“深圳市勤智科技有限公司”,“MadeinChina”。

就上述事宜,上海市徐汇公证处出具编号为(2018)沪徐证经字第9967号公证书。

2018年9月3日,原告上海商米公司向上海市徐汇公证处申请保全证据公证,公证人员对取证人员提供的手机进行了清洁性检查,取证人员使用取证手机登录微信,进入微信首页页面,依次点击显示为“A深圳勤智侯钦赐”“A深圳勤智侯钦赐、跃臣软…”“跃臣软件王建斌”的联系人,滑动手机屏幕对相应的聊天记录进行浏览,并对浏览过程进行截屏,截屏内容显示:7月5日下午,取证人员添加“A深圳勤智侯钦赐”用户为好友后,双方达成POS机购买意向,之后,用户“A深圳勤智侯钦赐”邀请取证人员和用户“跃臣软件王建斌”加入群聊,并告知取证人员“我拉了群,您直接和王总联系,在上海方便”;8月12日,取证人员和“跃臣软件王建斌”在微信群聊达成“集财”POS机购买意向,之后取证人员添加“跃臣软件王建斌”为好友;8月14日,取证人员向“跃臣软件王建斌”微信转账850元用以购买被控侵权的“集财”3G版POS机一台,双方约定由“跃臣软件王建斌”以快递的方式将前述产品邮寄至取证人员指定的地点;8月29日,双方约定由“跃臣软件王建斌”以快递的方式将前述产品发票邮寄至取证人员指定地点。

就上述事宜,上海市徐汇公证处出具编号为(2018)沪徐证经字第10525号公证书。

2018年9月3日,公证人员和取证人员来到上海市永嘉路XXX号现场收取了包裹一个(申通快递单号为:XXXXXXXXXXXXX;该包裹快递单所写的收件地址为淮海中路XXX号邮政自提点,因淮海中路XXX号停止自提业务,经与快递员联系后将收货地址改为永嘉路XXX号),经检查,未发现该包裹外包装有拆痕,拆开该包裹,内有上海增值税普通发票一张,发票票面信息显示:购买方为“上海市普陀区杨国福餐饮店”,销售方为“上海跃臣信息科技有限公司”,货物为“商用设备*手持智能pos机”,单价为850元。

就上述事宜,上海市徐汇公证处出具编号为(2018)沪徐证经字第10524号公证书。

取证人员通过公证处提供的手机登录微信,进入“A深圳勤智侯钦赐”用户的微信朋友圈界面,选择浏览相关内容并将2018年3月至8月的聊天记录截屏,其中多条朋友圈包含涉案产品的外观图片,配有产品功能、配置的文字介绍。

比如,2018年3月14日发布的一则朋友圈文字为“南亚客户对我司产品的肯定,特发回视频…”;2018年3月20日发布的一则微信朋友圈文字为“智百威2018新零售,云餐饮新品发布会。

欧亚大酒店三楼会议厅”;2018年3月21日发布的一则微信朋友圈文字为“手持pos机,移动支付终端产品源头厂家,诚招代理!武汉客厅A馆Z18展位”;2018年7月24日发布的一则微信朋友圈图片为工作人员正在生产线上生产被控侵权产品;2018年8月19日发布的一则微信朋友圈文字为“支持泰文,越南文打印的手持终端机出货”。

就上述事宜,上海市徐汇公证处出具编号为(2018)沪徐证经字第10526号公证书。

根据原告提供的“A深圳勤智侯钦赐”用户的微信朋友圈界面截屏:2018年8月21日发布的一则微信朋友圈文字为“速度更快,效率更高的4G版即将上市”;2018年8月24日发布的一则微信朋友圈文字为“…4G手持终端…”,图片之一为约50个封装好的箱子,图片之二为约99个封装好的箱子;2018年8月25日发布的一则微信朋友圈文字为“集财手持终端机…全面推进农资产品市场应用”;2018年9月14日发布的一则微信朋友圈图片为生产车间内有多名工人在作业,正在生产的被控侵权产品(包括半成品)约有14台;2018年9月30日发布的一则微信朋友圈文字为“节前送走最后一波…集财手持终端城市合伙人盛大开启…”;2018年11月3日发布的一则微信朋友圈文字为“昆明展会圆满落幕…集财手持终端机11月钜惠活动,优势出货,欢迎咨询”,图片为会场专柜上摆放了4台被控侵权产品;2018年11月20日发布的一则微信朋友圈图片为生产车间内一工人正在调试12台被控侵权产品,该则朋友圈的另一张图片为车间生产线上多名工人在作业;2018年12月16日发布的一则微信朋友圈文字为“移动支付项目定制机已老化测试完毕,整装待发”,图片为约120台被控侵权产品;2018年12月25日发布的一则微信朋友圈图片为约500个单品包装盒;2018年12月30日发布的一则微信朋友圈文字为“…迷你全功能收银机强势上市!手持可移动,带支付底座…”,图片为约60个封装好的箱子。

经一审庭审查明,前述产品的生产地均位于中国境内。

深圳勤智公司的官网地址为www.jicaipos.com,进入前述网站,可以浏览到网站经营者的联系方式以及“Q1智能终端机”的宣传照片及文案。

一审庭审勘验显示,被控侵权产品所在的大证物外包装上记载“(2018)沪徐证经字第9967号公证书,内有pos机一个以及快递袋一个(含快递单一个),封于2018年8月17日”。

当庭拆封后,内有一个产品、一个快递袋和快递单,被告深圳勤智公司和被告上海跃臣公司确认系其制造、销售的产品。

小证物外包装上没有写内容,有封条封存,当庭拆封后,内有一个快递袋和一张发票,被告上海跃臣公司确认系其开具的发票。

被控侵权产品的产品型号为JICAIQ2。

被控侵权产品为Q1智能终端机,与涉案专利的产品种类相同。

将被控侵权产品与涉案专利采用相同的摆放方式进行观察,产品包括显示屏幕和快速打印部件,长宽比大约4:1,左右上角以及左右下角均为较小的圆角,顶边和底边均呈直线形;显示屏幕占正面约3/4,屏幕周边为厚边;显示屏幕下方、正面中间有一道弧形凹槽;下面为快速打印部件,打印部件为前开盖式,与正面成30度,打印部件的厚度约为显示屏幕厚度的两倍,打印部件上有盖片,盖片的上、下边均为直线;被控侵权产品右侧面有开关键和挂绳孔、左侧面有USB塞和SCAN键;背面30度斜面中间偏下的部分具有摄像头、中间偏上的部分有红外扫码;背面30度斜面中间还有对称竖开孔的喇叭;背面直面部分中间有方形产品标贴。

三、原告的维权开支

2018年10月10日,上海市徐汇公证处向原告开具的增值税普通发票(NOXXXXXXXX),服务名称为鉴证咨询服务和公证费,金额为2,000元。

2018年10月10日,上海市徐汇公证处向原告开具的增值税普通发票(NOXXXXXXXX),服务名称为鉴证咨询服务和公证费,金额为2,000元。

2018年10月10日,上海市徐汇公证处向原告开具的增值税普通发票(NOXXXXXXXX),服务名称为鉴证咨询服务和公证费,金额为3,000元。

2018年10月10日,上海市徐汇公证处向原告开具的增值税普通发票(NOXXXXXXXX),服务名称为鉴证咨询服务和公证费,金额为2,000元。

2018年10月17日,北京盈科(上海)律师事务所向原告开具的增值税专用发票(NOXXXXXXXX),服务名称为鉴证咨询服务和律师费,金额为30,000元。

一审法院认为,本案系侵害外观设计专利权纠纷案件,原告系涉案外观设计专利的专利权人,该专利目前处于有效状态,任何单位或个人未经原告许可,不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其专利产品。

结合本案原告与被告各方的观点,本案的争议焦点主要在于:

一、被控侵权产品的外观设计是否落入原告外观设计专利权的保护范围

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  规定,在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被控侵权产品落入专利法第五十九条  第二款  规定的外观设计专利权的保护范围。

本案中,被控侵权产品与涉案专利均为手持式智能终端,属于相同产品,可以进行外观设计侵权比对。

被告认为,二者充电模式不同,涉案专利产品需要充电底座,被告产品采取电源式充电,无需底座,因此消费者购买时会有不同的视觉感受。

一审法院认为,外观设计专利侵权比对的对象是将被告制造销售的被控侵权产品与原告的外观设计专利进行比对,判断二者的视觉效果是否构成相同或者近似,被告的抗辩于法无据,一审法院不予采纳。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条  规定,人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被控侵权产品的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。

下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被控侵权产品的被诉外观设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。

一审法院认为,在进行外观设计侵权比对时,若被控侵权产品、涉案专利、现有设计的外观均比较接近,应在现有设计的背景下,将被控侵权设计与涉案专利进行对比,判断被控侵权设计更接近涉案专利,还是更接近现有设计。

原告在本案判决之前所作的关于设计要点的陈述,例如在专利无效审查程序、代理词中的表述以及庭审笔录中的陈述等,对其具有约束力。

专利权评价报告中记载的区别设计特征可作为案件审理的参考。

涉案专利的设计要点主要包括:1.涉案专利显示屏幕与快速打印部件的长宽比为4:1,显示屏幕占正面约3/4;2.涉案专利产品底部设置有大致呈矩形的盖片,盖片下方的外壳边框中部有一道弧形凹槽;3.涉案专利的顶部及底部的轮廓呈弧形;4.涉案专利产品背部中间有明显的凹部,该凹部的面与屏幕平行;5.涉案专利快速打印部件与屏幕之间的夹角大约为30度;6.涉案专利产品底部两侧有凹槽,该凹槽打破了打印部件机头部分连贯的面,使打印部件机头部分在视觉上层次丰富,也使打印部件机头部分在视觉上较连贯设计更薄。

将被控侵权产品与涉案专利进行对比发现,二者之间的主要相同点在于:1.两者的整体形状和结构相近,均包括显示屏幕和快速打印部件;从侧面看,屏幕与快速打印部件的比例一致,长宽比均大约4:1;快速打印部件与屏幕的弯折角度相同,均形成向后约30度倾斜面;两者的屏幕和快速打印部件的厚度比例均基本相同,约为1:2,背部中间位置均有明显的凹部,且凹部均与屏幕平行;底部两侧均有凹槽。

2.屏幕部分的形状和结构相近,显示屏幕均占正面约3/4,屏幕周边为厚边;显示屏幕下方、正面中间均有一道弧形凹槽,屏幕后部均逐渐向窄收缩形成外径较小的长方形平面;3.打印部件的形状和结构相近,两者均为前开盖式、部件上均有一近似长方形盖片,盖片与打印部件整体的比例相近。

二者之间的主要区别点在于:1.从正面看,两者底边的形状、打印部件的下边形状略有不同,具体为涉案专利底边、打印部件的盖片下边呈接近于直线的弧线,被控侵权产品均为直线;涉案专利的盖片处没有明显的分割线,被控侵权产品有明显的分割线。

2.背面摄像头的位置不同,涉案专利摄像头位于背面30度斜面中间部分,被控侵权产品摄像头位于背面30度斜面中间偏下、中间偏上的部分是红外扫码方屏,在摄像头与扫码方屏中间的两侧有对称的喇叭孔。

3.从左视图看,涉案专利中部有两个按键,被控侵权产品有USB塞和SCAN键;4.从右视图看,在转角部位都有圆孔,被控侵权产品多了开关键,且顶部有挂绳孔。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十四条  规定,人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。

设计空间较大的,人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别;设计空间较小的,人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

根据各方当事人向一审法院提交的现有设计的证据,并结合涉案专利权评价报告、无效宣告审查决定书及当事人陈述,一审法院认为,本案中涉案专利和被控侵权产品比对的是产品的形状设计,虽然此类手持智能终端设备一般均包括屏幕和快速打印部件,但是产品的整体形状、屏幕与快速打印部件的结构、比例等具有较大的设计空间。

对于设计空间较大的产品领域而言,该领域的消费者不容易注意到较小的设计差别,细微差异不会对整体视觉效果产生明显影响。

被控侵权产品与涉案专利的整体形状非常相近,在显示屏幕与快速打印部件的长宽比、显示屏幕占正面的比例、屏幕周边的边框、正面中间的弧形凹槽以及前开盖式的打印部件与正面构成的角度、厚度比例,还有打印部件的盖片设计等均基本一致。

相比之下,两者在区别点1底边是直线形还是弧线形、盖片处有无分割线的区别,相对两者的整体形状而言,属于局部细微差异;区别点2位于产品背面,属于使用时不容易看到的部位,该部位的设计变化通常对产品的整体视觉效果不足以产生显著影响,且摄像头的设置属于功能性设置,不涉及设计点,相较于产品的整体形状并不会给被控侵权产品与涉案专利的整体相似造成影响;区别点3和区别点4相对于整体而言,所占比例较小,且一般属于功能性设计,在两者的整体形状非常相近的前提下,不足以对整体视觉效果产生显著影响。

综上所述,根据整体观察、综合判断,对于涉案产品的一般消费者而言,二者的相同点属于对整体视觉效果具有显著影响的设计,二者的上述区别对于产品设计的整体视觉效果不具有显著影响。

综合评价二者的相同点和不同点,一审法院认为,被控侵权产品与涉案专利整体在视觉效果上无实质性差异,二者构成近似。

对于被告提供的美国USD626550号专利,美国专利整体较短宽,屏幕较小,被控侵权产品整体较窄长,屏幕较大。

美国专利上下两部分厚度差异较小,被控侵权产品上下两部分厚度差异更为明显,两者的整体视觉效果差别显著,被告主张其为原告设计之在先设计,一审法院不予采纳。

被告认为,屏幕是标准尺寸,因此设计空间有限。

一审法院认为,在将被控侵权产品与涉案专利进行比较时,进行的是整体设计的比较,并非仅比较5寸屏幕,即:得出两者相似的结论,并非因为标准的5寸屏幕相似,而是屏幕以外的其他特征,如产品的整体形状、显示屏幕与快速打印部件的长宽比、显示屏幕占正面的比例、屏幕周边的边框、正面中间的弧形凹槽以及前开盖式的打印部件与正面构成的角度、厚度比例,还有打印部件的盖片设计等,这些都具有较大的设计空间。

即便是智能手持终端,也不能因为它们使用了标准的屏幕,就认定其设计空间小,因为除了标准屏幕之外,智能手持终端的圆角、边框的宽展、厚薄、角度、比例等仍然具有设计空间。

因此,不能认同被告关于使用了标准尺寸屏幕,其产品设计空间小的抗辩。

二、各被告应承担的法律责任

被控侵权产品的背部标签显示产品制造商为深圳勤智公司,被告深圳勤智公司制造、销售、许诺销售了被控侵权产品,均应予以停止。

在案证据显示,被告上海跃臣公司实际参与了被控侵权产品的销售,亦应予以停止。

原告上海商米公司未能举证证明被告深圳勤智公司用于制造被控侵权产品的专用模具以及现有库存的情况,因此,对原告请求销毁库存侵权产品及用于生产侵权产品模具的诉讼请求,一审法院不予支持。

关于各被告应承担的赔偿责任,《中华人民共和国专利法》第六十五条  规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

本案中,原告提供了被告深圳勤智公司法定代表人侯钦赐的朋友圈内容,以证明被告的生产销售情况及所获利益,根据其朋友圈内容,深圳勤智公司不仅在中国国内销售被控侵权产品,其在南亚、泰国、越南等多地均涉嫌实施前述销售行为,被告主张在国外发生的销售行为不构成对原告专利权的侵犯。

一审法院认为,无论被告是否在国外实施了被控侵权产品的销售行为,只要该产品的实际生产地位于中国境内,侵权行为的损害后果发生在中国境内,仍构成对原告专利权的侵犯。

根据一审庭审查明的事实,被告深圳勤智公司所销售的产品均系中国境内生产,因此构成侵权。

一审法院结合在案证据,以及涉案专利的类型、专利对产品利润的贡献度、被控侵权产品的售价及可能的利润、深圳勤智公司的公司规模及其实施的侵权行为性质、情节等因素,酌定深圳勤智公司的赔偿额。

本案中,在涉案被控侵权产品的制造商已查清的情况下,原告未能举证证明上海跃臣公司在销售被控侵权产品时明知或者应知被控侵权产品系侵犯原告专利权的产品,故原告主张上海跃臣公司承担赔偿责任的诉讼请求,一审法院不予支持。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条  规定,权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在专利法第六十五条  确定的赔偿数额之外另行计算。

原告为本案合计支出30,000元律师费,9,000元公证费,购买侵权产品的费用850元,原告请求由深圳勤智公司承担全部合理开支,结合原告聘请律师、购买证物委托公证的事实,律师收费和公证费尚属合理范围,一审法院予以支持。

综上所述,一审法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条  、第一百七十九条  第一款  第一、八项、第二款  ,《中华人民共和国专利法》第十一条  第二款  、第五十九条  第二款  、第六十五条  、第七十条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  、第十条  、第十一条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十四条  ,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条  之规定,判决:一、被告深圳勤智公司、被告上海跃臣公司于判决生效之日起停止侵害原告上海商米公司享有的“手持式智能终端(V5)”(专利号:ZLXXXXXXXXXXXX.X)外观设计专利权;二、被告深圳勤智公司赔偿原告上海商米公司经济损失100,000元;三、被告深圳勤智公司赔偿原告上海商米公司为维权所支付的合理开支39,850元;四、驳回原告上海商米公司的其余诉讼请求。

本案一审案件受理费24,400元,由原告上海商米公司负担11,425元,被告深圳勤智公司负担12,975元。

二审中,上诉人深圳勤智公司向本院提交了上海商米公司在涉案专利无效宣告请求程序中提交给国家知识产权局专利复审委员会的《意见陈述书》,用以证明被控侵权产品与涉案专利存在多处区别,该些区别也是上海商米公司在无效程序中强调的区别点,该些区别点对产品整体视觉效果具有显著影响,一审判决认定的区别点错误。

针对该《意见陈述书》,上海商米公司质证认为:认可其真实性,但不认可其关联性,该《意见陈述书》系上海商米公司单方意见,且归纳了涉案专利与对比文件1-6的区别,并非涉案专利与被控侵权产品的区别,故该《意见陈述书》与本案无关,不能证明深圳勤智公司的主张。

本院认为,深圳勤智公司提交的《意见陈述书》所记载的内容系涉案专利与相关对比文件之间的区别点,而非涉案专利与被控侵权产品之间的区别点,该《意见陈述书》并不能证明深圳勤智公司的证明内容,故本院对其不予采纳。

被上诉人上海商米公司提交了2019年11月8日的《国家知识产权局专利收费收据》,用以证明涉案专利目前仍处于有效状态。

深圳勤智公司对上述收费收据的真实性无异议,对涉案专利的有效性亦无异议。

本院对上海商米公司所提交收据的真实性以及涉案专利目前的有效性均予以确认。

本院经审理查明,一审法院查明“侯钦赐于2012年10月19日核准注册‘集财’文字商标”,事实上“2012年10月19日”系该商标的申请注册日期,该商标的核准注册日期为2014年3月21日,本院对此予以纠正。

一审法院认定的其余事实属实。

另查明,2019年6月28日,经上海市市场监督管理局核准,上海商米公司的企业名称由“上海商米科技有限公司”变更为“上海商米科技集团股份有限公司”。

本院认为,综合各方当事人的诉辩意见,本案二审的争议焦点为被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。

上诉人深圳勤智公司主张,即便认定涉案产品的整体形状、屏幕与快速打印部件的结构具有较大设计空间,但是整体形状为“弯折条状块”“正面带有较大的屏幕”属于惯常设计,快速打印部件设置在产品上部且有一定厚度系因功能需要而对设计空间产生一定限制,故一审判决认为“显示屏幕与快速打印部件的长宽比、显示屏幕占正面的比例、屏幕周边的边框”因设计空间较大而属于对整体视觉效果具有显著影响的设计,属于事实认定不清、法律适用错误;被控侵权产品在快速打印部件的顶部及翻盖的形状、快速打印部件靠近屏幕处的设计、按键的设计、顶面与背面的衔接、方形摄像头下的凹陷设计、快速打印部分侧面凹槽的设计、槽盖的设计等设计特征与涉案专利相应的设计特征并不相同,且该些不同点属于使用时容易被直接观察到的部位或者在产品中所占比例较大、较为明显的设计,均会对产品整体视觉效果产生显著影响,被控侵权产品与涉案专利外观设计不构成近似。

被上诉人上海商米公司则认为,深圳勤智公司二审中主张的不同点均属于细微差别,被控侵权产品的外观设计落入涉案专利权的保护范围。

对此,本院认为,第一,即使“弯折条状块”“正面带有较大的屏幕”系涉案产品的常见设计、快速打印部件设置在产品上部且有一定厚度系因功能需要,但是“弯折条状块”的弯折角度、显示屏幕与快速打印部件的长宽比、屏幕与快速打印部件的厚度比、显示屏幕占正面的比例以及屏幕周边的边框等均可以采取诸多不同的设计,且该些设计的不同会对产品整体视觉效果产生显著影响。

一审法院的相关认定并无不当。

第二,将被控侵权产品的外观设计与涉案专利的外观设计进行比对,两者在显示屏幕与快速打印部件的长宽比、显示屏幕占正面的比例、屏幕周边的边框、正面中间的弧形凹槽以及前开盖式的打印部件与正面构成的角度及厚度比例、打印部件的盖片设计等设计特征均基本相同。

而深圳勤智公司主张的顶面与背面的衔接、方形摄像头下的凹陷设计位于产品背面,属于正常使用时不易观察到的部位,对产品整体视觉效果的影响有限;快速打印部件的顶部及翻盖的形状、快速打印部件靠近屏幕处的设计、按键的设计、快速打印部分侧面凹槽的设计、槽盖的设计等不同点均属于细微差别,亦不足以影响产品整体视觉效果。

因此,一审法院认定被控侵权产品的外观设计与涉案专利外观设计构成近似,并无不当,本院予以认同。

综上所述,深圳勤智公司的上诉请求不能成立,应予驳回。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条  、第一百七十条  第一款  第一项  、第一百七十四条  规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费人民币3,097元,由上诉人深圳市勤智科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长马剑峰

审判员陶冶

审判员朱佳平

二〇二〇年二月十七日

书记员刘伟

盈科律师代理“电子烟(Lite40”外观设计侵权案,胜诉

原告:东莞市九摩电子有限公司,住所地:东莞市常平镇白石岗村池田东路****,统一社会信用代码:91441900MA4UL63G29。

法定代表人:张吕胜,经理。

委托诉讼代理人:王华永,北京市盈科(深圳)律师事务所律师。

被告:深圳市诚锦展科技有限公司,住所地:深圳市宝安区松岗街道红星西坊一巷****,统一社会信用代码:91440300066309860C。

法定代表人:颜斌。

案由:侵犯外观设计专利权纠纷

本院立案时间:2020年4月1日

本院开庭时间:2020年11月4日

原告诉请:一、被告立即停止侵害原告享有的专利号为“ZL20153031××××.7”、名称为“电子烟(Lite40)”外观设计专利权;二、被告赔偿原告经济损失以及维权的合理开支共计20万元人民币;三、本案诉讼费用由被告承担。

被告深圳市诚锦展科技有限公司(以下简称“诚锦展公司”)经法院合法传唤,无正当理由未出庭参加诉讼,本院依法对其缺席判决。

本案相关情况

一、原告权利状况:

外观设计名称:电子烟(Lite40)

专利申请日:2015年8月21日

专利号:ZL20153031××××.7

专利授权日:2015年12月16日

权利人:东莞市九摩电子有限公司

国家知识产权局专利收费票据证明涉案外观设计专利最新年度的年费已于2020年2月14日缴纳。

原告提交的手续合格通知书显示,涉案专利的原专利权人卢南方将该专利的专利权人变更为本案原告东莞市九摩电子有限公司,并经国家知识产权局准予。

二、被告侵权事实:

原告主张被告诚锦展公司构成制造、销售侵权。

(一)销售侵权

(2019)深证字第10733号公证书显示:2018年11月23日,原告的委托代理人在广东省深圳市深圳公证处公证员与公证员助理的监督下,操作公证处电脑,打开阿里巴巴网站并登录阿里巴巴账户,浏览被诉侵权产品的销售页面、公司主体资料及其工商信息,查看“订单信息”项下订单号为“273324642969605749”的交易记录,订单信息显示卖家为“深圳市诚锦展科技有限公司”,货品名称为“lite40电子烟套装lite40w电子烟大烟雾套装电子烟新款套装”,颜色为蓝色-套装,单价为28元,数量为2,货品总价为56元,实付款含运费64元。

2018年11月25日,原告的委托代理人来到指定地址,在该公证处的公证员和公证人员的监督下,从快递人员处收取货物一包,经查网上购物信息中卖家提供的该商品物流编号与快递单上显示的物流编号一致,原告的委托代理人在上述人员的监督下打开包裹,并对包裹的外观及包裹内容物进行了拍照。

上述行为完毕后,由该公证处的公证员对包裹内的物品进行封存。

(二)制造侵权

(2019)深证字第10733号公证书记载,被告在其经营的网店中自称其为一家集研发、生产、销售于一体的电子烟工厂,公司主营电子烟、雾化器等产品。

被告在被诉侵权产品销售页面展示了工厂流水线和车间实拍图片,并在简介中宣称深圳市诚锦展科技有限公司生产电子烟6年,主要生产的电子烟、温控调压主机、雾化器、烟油、电子烟配件、电子烟DIY工具畅销消费者市场。

三、侵权比对

原告购买的被控侵权产品实物外包装封存完好,没有破损痕迹。

当庭拆封,包裹内有两个带独立包装的蓝色被诉侵权产品及送货单一张,送货单上显示的信息与公证书上记载的信息一致。

当庭登陆原告的1688账号查看被诉侵权产品购物信息,经核实,被诉侵权产品物流信息与公证书记载的被诉侵权产品包裹上贴有的快递单信息一致。

涉案专利包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图共7张视图。

本案被诉侵权产品视图图片:

主视图后视图左视图右视图

俯视图仰视图立体图

当事人对被控侵权产品图片无异议。

将被控侵权设计与授权外观设计进行比对

原告意见:二者构成相同;

本院意见:两者构成相似。

四、其他查明的事实

(一)原告在本案所主张的赔偿请求

原告东莞市九摩电子有限公司在本案要求被告诚锦展公司赔偿其经济损失及合理维权费用共计人民币20万元,但原告除提交公证书记载购买侵权产品支付64元、公证费发票记载的3000元外,未能提交其诉请被告赔偿经济损失的其他法律依据,请求法庭酌情认定本案的赔偿金额。

(二)被告的的经营范围

被告的经营范围包括电子产品、五金产品、塑胶产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。

以上事实,有原告提交的外观设计专利证书、转让手续合格通知书、公证费发票、侵权公证书、知识产权协议书、被控侵权产品实物,质证笔录、开庭笔录等证据证实。

本院认为,本案为侵害外观设计专利权纠纷。

原告的外观设计专利权处于合法有效状态,应受到法律保护。

本案中,被诉侵权产品与原告专利产品属于同类产品,可以进行外观设计的比对。

经比对,虽然两者外观设计虽存在细微差别,但从整体视觉效果上观察,两者整体造型、各视图主要设计风格相同或相近似,被诉侵权设计与授权专利设计近似,落入原告专利权的保护范围。

原告东莞市九摩电子有限公司在本案指控被告诚锦展公司实施制造、销售被诉侵权产品的行为。

关于制造侵权,被告的经营范围包括电子产品的技术开发,具备生产的资质,结合原告提交的(2019)深证字第10733号公证书显示被告在其经营的网店中自称其为一家集研发、生产、销售于一体的电子烟工厂,公司主营电子烟、雾化器等产品。

被告在被诉侵权产品销售页面展示了工厂流水线和车间实拍图片,并在简介中宣称深圳市诚锦展科技有限公司生产电子烟6年,主要生产的电子烟、温控调压主机、雾化器、烟油、电子烟配件、电子烟DIY工具畅销消费者市场,在没有相反证据的情况下,本院认定被告制造了被诉侵权产品。

关于被告是否存在销售侵权的事实。

原告提交(2019)深证字第10733号公证书证明原告从被告诚锦展公司经营的处购买到被诉侵权产品,被诉侵权产品的快递单信息与公证书取证信息一致,故本院对被告诚锦展公司销售被诉侵权产品的事实予以确认。

综上所述,被告诚锦展公司未经专利权人许可,制造、销售侵害原告外观设计专利权的产品,应当承担停止侵权的责任并负担原告的经济损失及合理维权费用。

关于本案的合理维权费用问题,原告在本案中仅能证明公证购买侵权产品的费用64元、公证费3000元。

未能提供证据证明其他合理维权费用的数额。

至于本案具体赔偿数额,本院将综合考虑原告的专利权类别、被告侵权行为的性质、情节、规模以及原告为本案维权所支付的合理维权费用等因素,酌情认定被告赔偿原告经济损失人民币30000元及合理费用人民币3064元。

综上,依照《中华人民共和国专利法》第十一条  第二款  、第二十三条  、第五十九条  第二款  、第六十五条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  、第九条  、第十条  、第十一条  ,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  、第一百四十四条  的规定,判决如下:

一、被告深圳市诚锦展科技有限公司立即停止侵犯原告东莞市九摩电子有限公司名称为“电子烟(Lite40)”专利号为ZL20153031××××.7外观设计专利权的行为,即立即停止制造、销售侵权。

二、被告深圳市诚锦展科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告东莞市九摩电子有限公司赔偿本案经济损失人民币30000元及合理费用人民币3064元。

三、驳回原告东莞市九摩电子有限公司的其他诉讼请求。

本判决生效后,被告若未按本判决指定的期限履行本判决确定的给付金钱义务的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  之规定,向原告加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币4300元,由被告深圳市诚锦展科技有限公司负担并迳付原告。

如不服本判决,原、被告可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院。

审判长骆丽莉

人民陪审员林玩娟

人民陪审员肖晓璐

二〇二〇年十一月十三日

书记员范钰玲(兼

盈科律师代理“碳可可拉油袋子”专利侵权案,现有设计抗辩成功,二审改判不侵权

上诉人(原审被告):南昌登特科技有限公司,住所地江西省南昌市高新区天祥大道**南昌佳海产业园第**。

法定代表人:秦俊远,总经理。

委托诉讼代理人:仲英豪,北京盈科(昆明)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:周恒友,北京盈科(昆明)律师事务所律师。

被上诉人:广州芊植本草化妆品有限公司,住所地广,住所地广东省广州市白云区白云湖街夏茅十九社向西大道中芊植本草产业园****v>

法定代表人:方锦寿,总经理。

原审

被告:杭州阿里巴巴广告有限公司,住所地浙江省杭州市滨江区网商,住所地浙江省杭州市滨江区网商路****楼**le=’LINE-HEIGHT:25pt;TEXT-INDENT:30pt;MARGIN:0.5pt0cm;FONT-FAMILY:宋体;FONT-SIZE:15pt;’>

法定代表人:戴珊,董事长兼总经理。

委托诉讼代理人:钱丹洁,浙江海浩律师事务所律师。

委托诉讼代理人:沈永强,浙江海浩律师事务所律师。

上诉人南昌登特科技有限公司(以下简称登特公司)因与被上诉人广州芊植本草化妆品有限公司(以下简称芊植本草公司)、原审被告杭州阿里巴巴广告有限公司(以下简称阿里巴巴公司)侵害外观设计专利权纠纷一案,不服浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初2696号民事判决,向本院提起上诉。

本院于2020年5月8日立案后,依法组成合议庭,并于同年6月12日公开开庭进行了审理。

上诉人登特公司的委托诉讼代理人仲英豪、原审被告阿里巴巴公司的委托诉讼代理人钱丹洁到庭参加诉讼,芊植本草公司经本院传票传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法进行了缺席审理。

本案现已审理终结。

登特公司上诉请求:撤销一审判决,改判驳回芊植本草公司全部诉讼请求,本案一、二审诉讼费用由芊植本草公司承担。

事实和理由:登特公司能够提供证据证明在涉案专利申请日前,该外观设计已在网络被大量公开,故登特公司实施的设计属于现有设计,其被诉行为未侵害涉案专利权。

芊植本草公司未发表答辩意见。

阿里巴巴公司述称:对一审判决无意见。

芊植本草公司向一审法院起诉,请求判令登特公司、阿里巴巴公司:1.立即停止生产、销售和许诺销售侵害芊植本草公司ZL20163060××××.3号外观设计专利权的产品,删除侵权产品链接;2.赔偿芊植本草公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共20万元;3.承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实:2016年12月10日,芊植本草公司向国家知识产权局申请了名为“碳可可拉油袋子”的外观设计专利,授权公告日为2017年9月26日,专利号为ZL20163060××××.3,该专利至今有效。

从授权公告的图片和简要说明看,涉案外观设计专利的设计要点主要在于产品的整体形状。

2019年4月15日,芊植本草公司的委托代理人在广东省广州市粤公证处公证人员某下,使用公证处保全证据专用计算机及网络,进行一系列操作。

其中,登陆1688账户,在登特公司的1688店铺以149元(其中包含运费9元)购得被诉侵权产品100件,销售上述产品的页面显示有产品图片、价格、30天内1400根成交、1条评价、大量可售等信息,店铺页面还标注“生产周期15-20天”等字样。

同年4月17日,在该公证处公证人员某下,芊植本草公司的委托代理人收取了上述所购物品,并于同年4月22日,在公证人员某下,使用该公证处保全证据专用计算机及网络,对上述订单进行查看物流信息操作。

2017年3月22日,阿里巴巴公司取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证,获准经营第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),其中网站名称包括“阿里1688”“阿里巴巴”等;网站域名包括1688.com等。

《阿里巴巴服务条款》就账户注册与使用、服务及规范等作出了明确约定。

登陆公证购买被诉侵权产品的链接,显示“抱歉,您要访问的页面不存在”。

一审庭审中,登特公司确认被诉侵权产品系其制造、销售,确认公证书中所涉店铺系其经营。

经一审庭审比对,芊植本草公司、阿里巴巴公司主张被诉侵权设计与授权外观设计近似,登特公司主张二者既不相同也不近似,区别在于:1.授权外观设计正面文字为“CARBONCOCO”,系商标,而被诉侵权设计为“COCONUTOIL”,系产品名称;2.授权外观设计背面有产品网址,而被诉侵权设计没有。

一审另查明,登特公司系有限责任公司,注册资本1500万元,经营范围包括口腔清洁用品(除牙膏)的生产、销售等。

一审法院认为,专利号为ZL20163060××××.3的“碳可可拉油袋子”外观设计专利权在有效期内,已履行了缴纳专利年费的义务,法律状态稳定,为有效专利权,专利权人芊植本草公司的合法权益应受法律保护。

芊植本草公司作为专利权人,依法享有诉权。

《中华人民共和国专利法》第五十九条  第二款  规定:“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

”经一审比对,被诉侵权设计与授权外观设计主要形状、整体比例一致,虽正面中间一行的英文文字有差异,但仅为细微区别,不影响被诉侵权设计的主要形状、整体比例。

故被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异,且同为袋子产品,被诉侵权设计已落入涉案外观设计专利权的保护范围,被诉行为侵害了涉案外观设计专利权。

登特公司确认侵权产品系其制造、销售,确认公证书中所涉店铺系其经营。

结合公证书记载,该院认定登特公司实施了制造、销售、许诺销售侵权产品的行为。

登特公司未经专利权人许可,以生产经营为目的制造、销售、许诺销售侵权产品,侵害了涉案专利权,芊植本草公司要求其承担停止侵权、赔偿损失及为制止侵权所支出的合理费用的主张,于法有据。

芊植本草公司主张阿里巴巴公司亦构成侵权,该院认为,阿里巴巴公司系网络交易平台提供者,已对网络店铺经营者身份进行了审查,已经尽到合理的义务。

阿里巴巴公司的行为并未违反法律、行政法规的规定提供帮助行为,不构成共同侵权。

芊植本草公司关于阿里巴巴公司的诉讼请求无事实和法律依据,该院不予支持。

关于赔偿数额,芊植本草公司未向该院提交证据证明其因被侵权所受到的损失或者登特公司因侵权所获得的利益或可以参照的有效专利许可使用费,该院综合考虑涉案专利权的种类,侵权产品数量,登特公司的主观过错,侵权行为的性质、持续的时间、规模、范围等侵权情节,以及芊植本草公司为制止侵权行为支付的合理费用等因素,酌情确定赔偿数额。

同时,该院注意到如下事实:1.涉案专利为外观设计专利,授权公告日为2017年9月26日;2.登特公司因制造、销售、许诺销售行为构成侵权;3.侵权产品系袋子,侵权产品含其内漱口水的单价为1.4元。

综上,一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条  第二款  、第五十九条  第二款  、第六十五条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条  、第十条  、第十一条  ,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  第一款  之规定,于2020年3月19日判决:1.登特公司立即停止制造、销售、许诺销售落入专利号为ZL20163060××××.3的“碳可可拉油袋子”外观设计专利权保护范围的产品;2.登特公司于判决生效之日起十日内赔偿芊植本草公司经济损失及为制止侵权所支付的合理费用3万元;3.驳回芊植本草公司的其他诉讼请求。

如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条  之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费4300元,由芊植本草公司负担1800元,登特公司负担2500元。

二审中,登特公司围绕上诉请求依法向本院提交了(2020)云昆中衡字第4516号公证书及该公证书所附光盘内容截图,拟证明:在涉案专利申请日前,网络上已有与涉案专利产品相同的产品,登特公司实施的设计为现有设计。

对此,芊植本草公司未发表质证意见,阿里巴巴公司对上述证据的三性均无异议。

本院认证认为,上述公证书记载的不同微博之间的内容可以相互印证,且发布时间分别为2016年8月7日、11月16日、11月18日及11月21日,均早于涉案专利申请日,可以作为本案现有设计抗辩的比对依据,至于现有设计抗辩能否成立将在下文予以评述。

本院对一审查明的事实予以确认。

另查明,根据(2020)云昆中衡字第4516号公证书及所附光盘记载,2016年8月7日,名称为“秋祺祺”的新浪微博用户发布了微博“#CarbonCoco#历史两个月,辗转法国,中国,总算收到了…用起!”并附两张图片。

11月16日,名称为“Auscen”的新浪微博用户发布了微博“CarbonCoco优惠来袭,仅此一次!”并附四张图片。

11月18日,名称为“营养师英子”的新浪微博用户转载了“Auscen”的上述微博内容。

同日,“Auscen”发布了“Ins最热爆产品!美女博主亲试”“Withnowhiteteeth,howtoattractboys!!!”两条微博并附视频。

11月21日,“Auscen”又发布了与“CarbonCoco”产品相关的微博并附一张图片。

上述微博图片及视频中均展示了外观相同、名称为“CarbonCoco”的产品。

本院认为,本案二审的争议焦点在于:登特公司主张的现有设计抗辩能否成立。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条  第二款  规定:“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条  规定的现有设计。

”《中华人民共和国专利法》第六十二条  规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

”本案中,登特公司在二审中提交了(2020)云昆中衡字第4516号公证书及所附光盘视频内容截图作为现有设计抗辩的对比文件。

根据涉案专利的简要说明记载,其设计要点在于产品的整体形状。

将被诉侵权设计与公证书所载微博图片及视频展示的设计相比对,两者整体上均呈长条形,均由袋体、袋口和连接部组成,前述三部分的形状、尺寸比例均相同,袋体正面均有三行英文文字,两者的区别仅在于袋体正面中间一行的英文文字有差异。

虽然公证书无法体现现有设计的背面图文情况,但已经能够清晰地展示该现有设计的整体形状,故不影响本案外观设计比对。

以一般消费者的认识水平和认知能力判断,被诉侵权设计与现有设计存在的差异为细微区别,对产品的整体视觉效果未产生显著影响,根据“整体观察、综合判断”的比对原则,应认定两者无实质性差异。

因此,登特公司主张的现有设计抗辩成立,被诉行为未侵害芊植本草公司的涉案专利权。

综上,登特公司的上诉请求成立,予以支持。

因登特公司在二审中提交了新的证据,导致出现新的事实,故对原判的法律适用和实体处理均应作出相应调整。

依照《中华人民共和国专利法》第六十二条  ,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条  第二款  ,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条  、第一百七十条  第一款  第二项  之规定,判决如下:

一、撤销浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初2696号民事判决;

二、驳回广州芊植本草化妆品有限公司的全部诉讼请求。

一审案件受理费4300元,二审案件受理费550元,均由广州芊植本草化妆品有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长何琼

审判员刘建中

审判员陈宇

二〇二〇年六月三十日

法官助理曾梦倩

书记员刘雨潇Annotate

客户名单,是否属于商业秘密?

引言:企业的客户名单如具有“不为公众所知悉、具有实用性、能带来经济利益、已采取合理保密措施”等特点,可能被法院认定构成企业的“商业秘密”。员工离职后利用该客户名单促成其他公司与名单客户合作的,可能被法院认定侵害了原企业的商业秘密,需向原企业赔偿相关经济损失。

参考案例:

山东省济南市中级人民法院二审民事判决书,(2019)鲁01民终2546号

一、基本案情

2009年9月1日,济南华某机械设备有限公司(下称“华某公司”)成立,核准经营范围为“销售汽车及配件、摩托车及配件、机械设备、电子产品、工程车辆设备”等。

2012年8月25日,华某公司与中国重某集团进出口有限公司(下称“中国重某公司”)签订《出口合作协议》,针对东南亚客户车辆销售事宜达成合作意向——双方约定,由华某公司负责客户先期接洽与会谈,中国重某公司负责与客户签订各项合同及协议,并在结汇后根据该笔出口业务中的所有费用按一定比例给华某公司返利。该协议中明确,此业务系华某公司客户,客户信息列表:1、Ichiban公司,2、V某公司等。

2012年12月20日,华某公司与中国重某公司签订《服务协议》,约定由华某公司负责2012年销往菲律宾、斐济地区共计16辆重型卡车的信息服务工作,中国重某公司支付信息服务费424800元。

2012年-2013年期间,中国重某公司与菲律宾Ichiban公司签订多份出口合同,售出中国重某HOKA6x4自卸卡车、豪沃混凝土搅拌车等车型数辆,中国重某公司根据约定向华某公司支付了相应返利。

2012年6月至2013年5月,焦某在华某公司工作。

2012年9月8日,自焦某(j****@s****.a***)邮箱发送至华某公司员工徐某邮箱(x****@xxxxx.xxxx)的邮件一封,邮件内容为“焦某8月工作总结”及“截止到9.8的客户信息焦某”,邮件内容显示焦某对华某公司的32家境内外客户信息、产品需求、回访记录进行了整理汇报,其中包含B某(Ichiban公司总经理)。华某公司相关材料显示,焦某在华某公司主要负责开发与维护客户信息,并知悉Ichiban公司的联络方式、产品需求、报价等相关信息(如,焦某签字的Ichiban公司2012年11月22日形式发票、焦某与Ichiban公司负责人及徐某在Ichiban公司留影照片、该两人前往菲律宾往返机票行程单)。

2012年12月8日,华某公司(甲方)与焦某(乙方)签订《保密协议》,内容包括:

1.为明确保密义务,对乙方在甲方单位从业期间已经或将要知悉甲方的商业秘密,双方约定了保密内容及范围,包括甲方的技术信息。

(1)技术信息的范围包括但不仅限于甲方的技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方等。

(2)经营信息的范围包括但不仅限于甲方的客户名单、营销计划,采购资料、定价政策、不公开的财务资料、进货渠道、产销策略等,此外还包括乙方在职期间,因工作关系而获得交换的保密性信息,以及其他一切与甲方事务有关的保密信息。

2.对于甲方的商业秘密,乙方须承担以下义务:

(1)不得向任何第三人披露甲方的商业秘密,不得故意使任何第三人获得使用,或计划使用甲方商业秘密信息。

(2)在甲方从业期间,不得组织、计划组织以及参加任何与公司相竞争的企业活动,在劳动合同终止后三年内,不得组建、参与或就业于与甲方有竞争关系的公司或单位。不得允许出借、赠与、出租、转让等方式处分甲方商业秘密的行为皆属于允许或协助任何第三人使用甲方商业秘密信息。

3.甲乙双方确认,乙方的保密义务自甲方盖章和乙方签字之日起至上述商业秘密公开、被公众知晓时止,乙方的保密义务并不因劳动合同解除而免除。如乙方违反上述各项义务,而损害甲方利益,按照以下方法承担违约责任:

(1)若乙方不履行本协议所规定的保密义务,应一次性向甲方支付违约金100万元。

(2)若因乙方违约行为造成甲方损失的,乙方应当承担赔偿责任,如乙方已经支付违约金的,应予扣除,具体损失赔偿数额为甲方因乙方的违约行为所受到的实际经济损失,包括甲方为开发培植有关商业秘密所投入的费用,因乙方的违约行为导致甲方产品销售量减少的金额,以及依靠商业秘密取得的利润减少金额等。同时,甲方调查乙方违约行为而支付的合理费用由乙方承担。

2013年5月份,焦某从华某公司离职,到山东集某汽车销售有限公司(以下简称“集某公司”)工作,2017年10月份自集某公司离职。其中,集某公司成立于2008年7月18日,经营范围为汽车及配件的销售,货物进出口等。

2013年5月21日14时47分许,经群众报警称,公司相机、移动硬盘、旅行包被焦某在未办理交接的情况下擅自拿走,经民警与焦某联系后,焦某将上述物品交还华某公司。

2017年8月25日,集某公司向Ichiban公司出售中国重某HOWOA74*2牵引车20辆,销售价格370000美元;9月5日,销售中国重某HOWO随车吊5辆,销售价格150750美元;11月15日,销售中国重某HOWO随车吊7辆,销售价格211050元。

华某公司认为,焦某在其华某公司工作期间,知悉Ichiban公司客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等,上述信息构成了区别于相关公知信息的特殊客户信息,系华某公司商业秘密,焦某离职后利用上述信息促成了集某公司、中某海公司与Ichiban公司的多项业务合作,侵害了华某公司的商业秘密,并以“侵害商业秘密纠纷”为案由,向法院起诉,要求焦某停止侵权行为并赔偿经济损失30万元。

二、法院判决及裁判观点

(一)一审

华某公司的一审诉求为:

1.被告赔偿原告经济损失30万元;

2.被告停止侵害原告权益;

3.被告承担所有诉讼费用。

一审庭审情况(部分):

华某公司提交l****@163.com邮箱向A某客户邮箱发送的产品报价邮件一封,该邮件内容下方备注:电话+86xxxxxx,公司网址http://www.xxxx.xxx/,经一审法院查询,上述网址系山东中某海汽车销售有限公司(以下简称中某海公司)的官网。但华某公司未提交其他有效证据证实xxxxx@163.com邮箱及电话+86xxxxxx使用人系焦某。

华某公司另提交在Ichiban公司取证录像及重某购车通知(报告)单,证实2015年6月中某海公司与Ichiban公司达成了订单编号为Cxxxxxx的交易。

华某公司提交2013年至2016年中某海公司、集某公司的年报基本信息、企业信息表,认为该两公司使用同一联系电话及邮箱,郭某、李某在两公司分别交叉做高管,系关联公司。

一审判决:

一、焦某赔偿济南华某机械设备有限公司经济损失20万元;

二、驳回济南华某机械设备有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费人民币5800元,由焦某负担。

一审裁判观点:

法院认为,本案系侵害商业秘密纠纷。

首先,华某公司提交了2012年-2013年期间,中国重某公司与菲律宾Ichiban公司签订多份出口合同、焦某签署的形式发票、提单、打款凭证,虽然华某公司并未直接与Ichiban公司签订上述合同,但根据华某公司与中国重某公司签订的服务协议及双方合作模式可知,华某公司提供客户信息、并负责前期客户洽谈及相关合作,后由中国重某公司与客户签订合同及协议,中国重某公司按一定比例给华某公司返利,以上证据可以证明华某公司与Ichiban公司有过多次合作,Ichiban公司系原告客户

其次,华某公司主张其与Ichiban公司合作期间,知悉了该公司的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等信息,该信息系不为相关公众所知悉特殊客户信息,应属于华某公司的商业秘密。法院认为,《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条规定,商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。华某公司所称的上述客户名单资料系与其业务经营内容相结合的客户经营信息,华某公司通过其掌握的Ichiban公司联系方式、沟通途径、客户需求、交易习惯、付款方式等信息,促成中国重某公司与之签订多份出口合同,并从中提取返利费用,证实该信息具有实用性,可带来经济利益。华某公司前期花费人力、物力、财力并指派专人负责接洽、谈判、开发及维护该客户关系,后通过与员工签订保密协议,应认定其获取上述信息具有较大难度,且对上述商业信息采取了合理的保密措施,华某公司在客户维系期间形成的对Ichiban公司的上述信息应属于商业秘密。焦某辩称上述信息通过网上资料及客户网站信息可以查询,Ichiban公司的需求和联系方式均是公示性非常容易查询和联系,但通过互联网虽然能够查询到Ichiban公司,但该客户联系出口业务的电子邮件地址以及交易习惯、付款方式、包装规格、所需货物的品名、质量、特殊需求等信息资料在同行业领域并不为相关人员普遍知悉,其获得具有一定难度。

再者,焦某在华某公司工作期间,负责与Ichiban公司在内的多家公司沟通业务、开发客户关系,知晓Ichiban公司的业务构成情况、商业需求、沟通渠道、产品偏好等信息,其离职后并未遵守与华某公司的保密协议,进入与华某公司经营类别交叉的集某公司工作,2017年,集某公司与Ichiban公司签订多份出口合同,销售的产品与华某公司前期出售产品类别基本一致,焦某虽辩称其公司行为与个人无关,但焦某作为集某公司员工,2017年尚未离职,拥有帮助集某公司与Ichiban公司建立客户关系的有利条件,焦某并未提供证据证明系客户自愿选择与集某公司进行市场交易,也没有提出证据证明集某公司对Ichiban公司的客户名单等经营信息拥有合法来源。综上,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款第(三)项规定:“违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用、或者允许他人使用其所掌握的商业秘密”,

综上,根据本案查明的事实及商业秘密侵权的特性,可以推定焦某侵害了华某公司的商业秘密。鉴于焦某已于2017年10月从“集某公司”离职,华某公司亦未提交有效证据证实焦某目前仍然在实施侵害其商业秘密的行为,故华某公司主张焦某立即停止侵权行为的诉讼请求,一审法院不予支持。

华某公司主张中某海公司与集某公司系关联公司,焦某以中某海公司的名义向A某客户销售汽车,侵犯商业秘密,该主张未提供充分证据证实,一审法院不予采信。但焦某因前期侵害行为导致的华某公司经济损失,应予赔偿,就损失数额,一审法院认为,鉴于华某公司并未举证证明其受到的实际损失,其虽主张销售每台车的盈利为2万元左右,但并未提交证据证实侵权人所获得的具体利益,故一审法院综合案件审理情况、侵权程度、损害后果,参照双方签订的保密协议,酌定损失赔偿数额为20万元

(二)二审

一审判决后,华某公司、焦某均不服,上诉到二审。

华某公司的上诉请求:

1.请求撤销一审判决第一项,依法改判焦某赔偿华某公司经济损失30万元;

2.本案一审、二审诉讼费用由焦某承担。

焦某的上诉请求:

1.撤销一审判决,依法改判驳回华某公司的全部诉讼请求;

2.判令华某公司承担全部诉讼费用。

二审庭审情况:(摘要)

华某公司二审提交证据:

证据1.顶级国际域名证书;

证据2.网易邮箱x****@xxxxx.xxxx收件箱页面截图。

华某公司的“证明目的”:华某公司自2012年7月即与Ichiban公司取得联系

焦某的质证意见:真实性及证明目的均不予认可。

二审法院意见:华某公司提交的上述证据与在案证据能够相互印证,予以采信。

焦某二审提交证据:“Ichiban公司出具的声明”

焦某的证明目的:Ichiban公司系主动与集某公司取得联系并确立业务关系,两公司之间业务与焦某无关。

华某公司的质证意见:对该证据不予认可,认为Ichiban公司与集某公司现仍有业务往来,双方具有利害关系,且没有其他证据相印证。

二审法院意见:上述声明未明确说明Ichiban公司系焦某入职集某公司之前与集某公司取得联系并确立合作意向,无法证明两公司之间业务联系与焦某无关,本院对该证据,不予采信。

二审判决:

驳回上诉,维持原判。

二审裁判观点:

本院认为,本案双方当事人争议的焦点问题主要是:1.华某公司主张的客户名单是否构成商业秘密;2.焦某的行为是否侵害了华某公司的商业秘密;3.原审判决的赔偿数额是否适当。

关于第一个焦点问题。商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密中的客户名单,一般是指客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别相关公知信息的特殊客户信息,包括汇集众多客户的客户名册,以及保持长期稳定交易关系的特定客户。华某公司自2012年7月就与Ichiban公司取得联系,同年9月,双方确立业务合作关系,中国重某公司根据华某公司提供的交易信息与Ichiban公司签订出口合同,截止2013年3月份,双方共发生交易5笔。合作期间,双方通过邮件反复进行沟通,华某公司并派员工前往Ichiban公司进行实地洽谈,投入大量人力、物力,逐步了解掌握了Ichiban公司产品需求、配置、质量要求等相关信息,经过多次业务往来,双方之间在交易的意向、交货规则、货款结算等方面均形成了相对稳定的交易习惯,双方形成的特定联系,从而使Ichiban公司明显有别于一般的、不特定的、可以从公共信息中获知的客户群体,成为华某公司特定的客户名单。综合现有证据,该客户名单明显具有不为公众所知悉、具有实用性且能带来经济利益、采取了合理保密措施等商业秘密的构成要件,依法应认定为华某公司的商业秘密。

关于第二个焦点问题。因为焦某的涉嫌侵权行为发生在2018年1月1日之前,故应适用1993年12月1日起施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》。该法规定,本法所称的经营者,是指从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人。本案中,焦某虽非以个人名义具体从事商品经营或营利性服务,但作为经营者的员工,其在完成联系客户、洽谈业务等本职工作过程中实际代行的是经营者的职责,其与经营者应视为统一整体。焦某认为其并非经营者,不符合侵害商业秘密行为主体身份的上诉理由,本院不予支持。《反不正当竞争法》第十条规定,经营者不得违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。本案中,自华某公司与Ichiban公司取得联系后,焦某即具体负责与Ichiban公司的业务沟通、订单确认、合作推进等工作,其间,焦某还签署过Ichiban公司形式发票,并到Ichiban公司实地进行业务洽谈,故综合现有证据,焦某完全有机会知悉华某公司与Ichiban公司交易的详细信息。华某公司于2012年12月8日与焦某签订保密协议,明确约定焦某对华某公司的商业秘密负有保密义务,且该保密义务并不因劳动合同解除而免除。但焦某于2013年5月自华某公司离职后即到与华某公司有同业竞争关系的集某公司工作。焦某自述于2017年10月自集某公司离职,而在其离职前后,集某公司与Ichiban公司发生车辆交易3笔,且销售的均系中国重某公司的自有品牌车辆。虽然华某公司未能提供焦某在入职集某公司期间,特别是入职初期与Ichiban公司联系,以及集某公司与Ichiban公司进行交易的相关证据,但综合焦某自华某公司离职后Ichiban公司即与华某公司中断合作、Ichiban公司与集某公司进行业务合作和焦某不能提供集某公司获知Ichiban公司信息的合法来源等事实和情节,本院认为,焦某侵害华某公司涉案商业秘密的事实具有高度可能性,足以认定。原审判决认定焦某侵害华某公司商业秘密,并无不当。

关于第三个焦点问题。根据相关法律规定,确定侵犯商业秘密行为的损害赔偿数额,可以根据权利人的请求,按照权利人因被侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失、侵权人获得的利益均难以确定的,人民法院可以确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。鉴于华某公司在本案审理期间并未提供证据证明其因被侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权所获得的利益具体数额,原审判决综合侵权程度、损害后果,酌定损失赔偿数额为20万元,并无不当。

三、简要分析

1. 商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

2. 企业的客户名单,包括“客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容”等,如果该信息是“不被公众所知悉的特殊客户信息”,能为企业带来经济利益,且企业已经采取了合理的保密措施(如,“指派专人负责接洽、谈判、开发、维护该客户关系”,及“与员工签订保密协议”等),则该客户名单可能被法院认定属于商业秘密。

3.员工离职后,侵害原企业商业秘密,导致原企业经济损失的,应承担赔偿责任。原企业未能举证证明实际损失的,由法院综合案件审理情况、侵权程度、损害后果、参照双方签订的保密协议等,酌情认定赔偿金额(注:根据相关规定,人民法院可以确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿)。

(本文作者:盈科黄维升律师 来源:微信公众号 妙言律师界)

提交申请商标使用证据后,行政诉讼为何仍败诉?

【案情简介】     

       被告国家知识产权局做出的商评字[2020]第198545号《关于第40359652号“得到及图”商标驳回复审决定书》(以下简称被诉决定),被诉决定认为:申请商标与引证商标一至四构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标,故裁定,申请商标在复审商品上的注册申请予以驳回。

       原告得到(天津)文化传播有限公司(以下简称得到公司)不服被诉决定,向一审法院提起行政诉讼,一审法院与被告作出相同认定,判决驳回得到公司的诉讼请求。原告不服,提起上诉。

【判决结果】         

      二审法院经审理认为,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。故判决驳回上诉,维持原判。

【律师解读】     

       关于近似性:得到公司已确认申请商标核定适用商品与四引证商标构成相同或类似商品,故仅比对商标标识是否构成近似。

       引证商标一“G.E.T.”为文字商标,其中“GET”为其显著部分,该词通常译为“得到”;引证商标二为一只猫头鹰头部与一个环形组成的图形商标,其中猫头鹰头部为其显著部分;引证商标三系由字母“noctua”与猫头鹰头部图形组成的图文商标;引证商标四为“THE THAT 得到”文字商标。

      申请商标为图文商标,由文字部分“得到”,与图形部分书形及猫头鹰头部组成。其中,文字部分“得到”与引证商标一、引证商标四在文字含义/构成等方面近似;其次,法院认为,申请商标图形部分的猫头鹰头部,与引证商标二、引证商标三的猫头鹰头部图形的构图要素、设计风格和整体视觉等方面接近。综上,申请商标与四引证商标分别构成商标近似,若其共存于相同或类似商品上,易导致相关公众混淆误认。因此,申请商标与四引证商标分别构成相同或类似商品上的近似商标。

       关于知名度:得到公司于二审期间提交了有关其知名度的证据,如有关海报、照片、文章、下载数据等。然法院认为,商标驳回复审行政诉讼中,由于引证商标权利人无法参与到诉讼程序中,亦无法提交有关于引证商标知名度的证据,此时若仅依据申请商标知名度来判断其与引证商标是否可以相区分,对引证商标权利人并不公平。因此,商标驳回复审行政诉讼中,判断商标是否近似还应着眼于商标标志本身是否近似,而不宜考虑申请日后的使用情况和知名度。且得到公司提交的证据不足以证明其已于各引证商标申请日前于相应商品上具有一定知名度,并足以与各引证商标相区分。

       基于上述情况,二审法院最终认为得到公司上诉理由不成立,未能支持其上诉请求。

(本文作者:盈科李楠律助 来源:微信公众号 盈科一日一法)