商标是指生产经营中的在商业主体在其提供的商品或者服务上使用的，能够将自己提供的商品或服务于他人提供的商品或者是服务区分开来的标志。商标注册申请人向商标局提出注册特定商标的申请后经过商标局核准注册后，自此，该申请人对该商标便依法享有专用权。商标权人有权依法自己使用该商标，也可以选择以特定的方式将该商标许可他人使用，亦可以将经核准注册的商标转让给他人。今天，我们便为大家做一次关于转让注册商标的小普法。

           法律规定        

      与注册商标转让的内容，规定在《商标法》第四十二条：“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证的使用该注册商标的商品质量。

     转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

     对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。

      转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”

      根据该法条，我们可以分析转让注册商标时应当具备的条件以及应当注意的问题：

PART 01   概念

     注册商标转让的概念：它是指注册商标所有人在法律允许范围内，将其注册商标转移给他人所有。

PART 02   前提条件

     注册商标转让的前提条件：商标权人能够将其商标依法转让给他人的前提便是需要依法对转让的商标享有专用权。

PART 03   性质与后果

    转让注册商标的性质和后果：转让注册商标是注册商标主体发生变更，转让后的商标所有人不再是原注册人，受让人成为注册商标的权利人。

PART 04 程序性要求

     转让注册商标的程序要求：转让人和受让人需要签订注册商标转让的协议，并共同向商标局提出申请，递交申请书。

PART 05   办理手续

     转让注册商标的手续办理：有关转让的申请手续由受让人进行办理，因而受让人必须是符合商标法有关商标权利人主体资格的规定，即满足特定条件的自然人、法人或者其他组织。

PART 06  限制性条件

     在转让注册商标时具有限制性条件：

     1）为了避免发生混淆，商标注册人对其在同一种或者类似商品上近似的商标，应当一并转让。

     2）若注册商标的转让可能引起不同厂家商品的混淆或者可能导致商品的质量下降的，则将法律禁止商标转让。

     3）若注册商标的转让行为可能有损于第三人或者社会公众的利益的，商标局将不予核准转让。

PART 07  时间要求

     受让人依法享有转让注册商标专用权的时间：转让注册商标经商标局核准后发给受让人相应的证明，并予以公告。因而，受让人自商标局公告之日起享有商标专用权。

（本文作者：盈科董园园律师）

争议商标与在先知名商标“贝店”完全一样，虽指定使用商品不属于《类似商品和服务区分表》中的同一类别，但在实际生活中具有较大的关联性，基于在先商标的知名度，争议商标的注册易导致消费者产生混淆误认。

案情简述

贝贝集团创建于2011年，是行业内公认的高速成长性的企业，旗下拥有贝贝网、贝店、贝贷、贝仓等业务平台。贝店是国内领先的社交电商平台，于2017年7月正式上线，专注于家庭消费，为用户提供居家、服饰、水果、美食、美妆、母婴等全球好货。“贝店”自上线以来迅猛发展，业绩高飞猛进，两次创造吉尼斯世界纪录，一系列令人欣喜的数据，让人惊叹贝店的发展速度，成为为数不多的千万级月活跃用户的电商APP，并在千万级移动电商APP增速中排名首位，成为当下发展速度最快的社交电商平台。荣获了最具创新商业模式奖、新零售新锐品牌创新奖、中国母婴电商新锐品牌、NBI商业影响力电商领域新锐企业TOP10、第九届牛耳奖·年度最具人气平台、新零售领域最具潜力创新公司Top10等权威大奖和荣誉，在相关公众中具有较高的知名度，并获得国家政府部门支持和赞誉，频频引发央视的关注和报道。

然而随着“贝店”知名度越来越大，遭遇抢注的情况也时有发生，如有湖南聚友网络科技有限公司在多个商品类别上抢注“贝店”商标，贝贝集团委托我所于2019年07月29日对其抢注的第31类第30737187号“贝店”商标提出了无效宣告申请。

我所提交无效宣告主要理由：贝贝集团的“贝店”商标在先已具有较高的知名度，争议商标指定使用的“新鲜水果”等商品与贝店平台销售的商品种类相关（贝店为全国扶贫助农地区的农副产品、水果蔬菜、家禽特产等提供推销、展示的平台），已构成近似。且被申请人还有抢注其他多件“贝店”相同或近似商标，明显具有攀附“贝店”在先知名度的主观恶意，严重违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，已构成“以不正当手段取得商标注册”的情形。

商标局裁定主要理由：争议商标与引证商标文字构成、呼叫完全相同，我方提交的证据可以证明在争议商标申请前，申请人已将“贝店”作为其创建的电商平台的名称开始使用，通过宣传已具有了一定知名度，并可证明贝店平台在为优质农副产品提供展示平台上具有特色。被申请人同为网络科技有限公司，对贝店社交电商平台应当有所了解，且除抢注“贝店”外，被申请人还有抢注申请人在先使用的“贝店，我的店！”相同商标，其行为难谓正当。结合上述情况，争议商标指定使用在谷类、新鲜水果等农副产品上，相关公众易将其与引证商标相联系，并对商品来源产生混淆，争议商标与引证商标已构成《商标法》第30条所指的使用在类似商品及服务上的近似商标，故争议商标最终予以宣告无效。

案例分析：

     在实际商标案件评审中，跨类别适用《商标法》第30条的情况较为少见，本案争议商标指定使用在第31类谷类、新鲜水果等农副产品上，而引证商标指定使用在第35类“广告，为商品和服务的买卖双方提供在线市场”等服务上，很难单纯地将商品与服务本身联系起来判定为类似，而是要考虑到双方商标的实际使用情况，综合考虑商品与服务之间联系的密切程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的关联性，是否易使相关公众认为商品和服务由同一市场主体提供。本案中“贝店”平台为全国贫困地区的优质农副产品提供推销、展示的服务，而争议商标指定使用在水果等农副产品上，与“贝店”平台所提供的服务在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面具有一致性，最终商标局适用《商标法》第30条对争议商标予以无效宣告。

（案件代理人：盈科钱航律师团队 朱倩、杨利文 ）

2017年11月7日，上海某公司（下称原告）提出第27340682号“法宝网”商标（下称诉争商标）的注册申请，指定使用在“提供互联网聊天室；提供数据库接入服务；视频会议服务”等第38类服务上。

商标局和原商标评审委员会（下称原商评委）以诉争商标违反了《商标法》第十九条第四款为由予以驳回。

原告不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，主要理由为：原告已于2018年12月29日对其经营项目进行变更，删除了“知识产权代理”服务，诉争商标应当获准注册。

法律分析

商标法第十九条第四款规定，商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。

在被诉决定作出时，原告营业执照显示的经营范围包括“知识产权代理服务”，即使原告现已进行经营范围变更登记，不能排除原告未来从事知识产权代理服务的可能性。

因此，诉争商标的申请注册不符合《商标法》第十九条第四款的有关规定。

法官提示

根据商标法第十九条第四款之规定，商标代理机构不得申请注册非代理服务商标。

商标法实施条例第八十四条第一款对“商标代理机构”作出释明：商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。

商标法第十九条第四款是2013年商标法修订时新增加的条款，其立法背景在于自2003年国家取消了对商标代理机构的设立及对商标代理人资格的行政审批后，一些商标代理机构利用商标专业知识，恶意抢注他人商标，谋取不正当利益，扰乱了正常的市场经济秩序。为遏制此种乱象，商标法增加了对商标代理机构行为规范的内容。

特别是，北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南中在关于商标法第十九条第四款商标代理机构的认定中规定，已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。

由此，只要公司的经营范围包含商标代理、商标代理服务、知识产权代理、知识产权服务，不论其是否在商标局进行代理机构备案，都将被认定为商标代理机构，其申请注册商标的行为要受到商标法第十九条第四款的约束。如果其申请商标指定使用的服务超出代理服务范围，将不能获准注册。

具体到本案，原告在诉争商标申请时的经营范围包含“知识产权代理服务”，可以认定原告为商标代理机构，不能申请注册代理服务以外的商标，但诉争商标指定使用的服务超出代理服务范围，因此不能被核准注册。

但接下来的问题是，原告随后进行了经营范围的变更登记，删除了“知识产权代理服务”，在此种情形下，诉争商标可否获准注册呢？

答案是否定的。如果允许原告变更经营范围，删除“知识产权代理服务”，并据此核准诉争商标的注册申请，将会面临一个新的问题：一旦原告在日后再次进行经营范围的变更，成为商标代理机构，如何对其行为进行有效制约？

此时原告可能已经积累了大量非代理服务商标，如果再通过商标异议、无效宣告使这些商标归于无效，将徒增行政和司法成本，影响正常的商标市场秩序。

因此，商标申请注册主体是否为商标代理机构，应当以商标注册申请日为准，即使商标代理机构在申请日之后对经营范围进行变更，删除代理服务，仍然不能改变其以商标代理机构身份申请注册非代理服务商标的事实，其申请注册的商标仍然不能获准注册。

非商标代理机构在选择经营范围时须慎重，一旦将商标代理、商标代理服务、知识产权代理、知识产权服务纳入经营范围，未来申请商标时将受到商标法第十九条第四款的限制，因此可能面临商标申请被驳回的种种风险。

（来源：知产北京 作者：张航）

实践中，对于体育直播赛事节目能否构成类电影作品，及其构成作品的独创性要求一直存在争议。近期，备受关注的“央视诉暴风集团案”迎来再审，本案一审法院认为涉案世界杯赛事节目的独创性高度达不到类电作品的要求，认定其应为录像制品；二审法院维持了这一认定，但提高了判赔额；最新的再审判决则反转了这一结果，认定涉案赛事节目不构成录像制品，构成电影类作品。

本案主要的争议焦点，除了认定涉案赛事节目是否构成类电影作品外，还涉及到类电影作品与录像制品之间的区别究竟是独创性的高低，还是独创性的有无。本文将针对上述问题，对二审、再审法院的判决要点、主要论点进行梳理。

案情简介

2014年巴西世界杯期间，经国际足联和中央电视台（简称央视）的授权，央视国际公司在中国大陆地区独家享有通过信息网络在线播放由其制作、播出的“2014巴西世界杯”体育赛事节目的权利。

赛事期间，央视国际公司发现，暴风公司未经其许可，利用“暴风影音”网站及其PC客户端，直接向公众提供“2014巴西世界杯”体育赛事节目的短视频在线播放服务。

央视认为：涉案短视频的作品性质为《著作权法》中规定的“以类似摄制电影的方法创作的作品”（以下简称“类电影作品”），暴风公司未经其授权擅自对涉案赛事节目进行剪辑、制作成短视频并提供在线播放的行为，严重侵害了央视国际公司依法享有的通过信息网络向公众提供涉案赛事节目的权利。

二审法院：体育赛事节目不构成类电影作品，构成录像制品。【(2015)京知民终字第1055号】

判决要点：电影作品和类电影作品的核心要素是具体的情节或素材，作者通过对情节或素材的运用而形成的足以表达其整体思想的连续画面即为电影作品。通常情况下，电影作品会为观众带来思想上的共鸣（如故事片或纪录片），或会为观众带来视觉上的享受（如风光片），或二者兼而有之。在构成要件上，电影作品至少应符合固定及独创性要求。

本案主要的争议焦点集中在电影作品的独创性要求方面。二审法院认为，类电影作品与录像制品之间的区别在于独创性的高低。

从著作权法的体系化角度分析，我国著作权法规定的邻接权客体除录像制品外，还包括版式设计、录音制品、表演及广播。各类邻接权客体之间虽有区别，亦有共性。邻接权的客体不排除个性化的选择，如不同表演者对同一歌曲的表演不会完全相同，只是因该个性化的差异未实质性影响音乐作品的旋律，因此，并未产生新的音乐作品。同样，作为邻接权客体的录像制品，也不排除个性化的选择，如对音乐作品的录制，即便针对同一个歌手演唱的同一首歌曲，不同录制者制作的声音效果亦很可能存在区别。

从历史角度分析，邻接权国际条约中所保护的邻接权客体并不当然排斥具有个性化选择的情形。尽管邻接权产生的初衷是为了保护在作品传播过程中传播者的投入，而非独创性的表达，但著作权及邻接权制度的形成和发展历史表明，邻接权客体的形成由各种复杂的历史文化传统、特定的历史条件等所决定。可以说，对某些体现了个性化选择的表达是采取著作权保护还是邻接权保护，一定程度上取决于该国法律的制度设计和安排（例如，对于录音制品，美国因不存在邻接权制度，所以将其作为作品保护，而德国则作为邻接权客体保护）。在录像制品被我国纳入邻接权体系的情况下，不能排除录像制品具有个性化选择的可能。

从司法实践的角度分析，实践中，一些被认定为录像制品的连续画面，也或多或少显示出了独创性。比如，法院认定独创性较高的MV可构成电影作品，但达成共识的观点通常亦认为，对舞台表演实况做简单录制和技术加工制作完成的MV、对影视剧画面和音乐进行简易合成的MV，以及只是简单录制大海、沙滩、丛林等自然风景的画面的MV等等，属于录像制品，而毫无疑问，这些连续画面的制作也显示了制作者一定的个性化选择。

综上，简单的以是否具有个性化选择、是否具有独创性来区分著作权的对象和邻接权的对象，在逻辑上难以论证。在我国著作权法区分著作权和邻接权两种制度，且对相关连续画面区分为电影作品与录像制品的情况下，应当以独创性程度的高低作为区分二者的标准。

在此基础上，二审法院判断本案中的体育赛事节目由于在素材的选择、拍摄、编排上受到较大客观因素的限制，如体育赛事中的信号制作手册对拍摄空间、机位的限制，以及直播赛事的纪实性要求，认为不同直播导演对于镜头的选择及编排不会存在过大的差异，即便考虑具有较大独创性空间的集锦部分，亦无法使得整体信号承载画面达到较高独创性程度，在独创性高度上较难符合电影作品的要求。

再审法院：电影类作品与录像制品的划分标准应为独创性之有无，而非独创性之高低。本案体育赛事节目构成类电影作品。【(2020)京民再127号】

判决要点：再审法院认为，准确界定著作权法对电影类作品的独创性要求，应从解释论的角度，正确运用法律解释方法，既要考虑法律条文的字面含义，也要立足法律规范的体系和立法演变。

从文义解释的角度，作品一般定义中的“独创性”要求系指“具有独创性”。而作品是否具有独创性与作者是否从事了创作，属于同一问题的两个判断角度，创作是一种事实行为，对于是否存在创作这一事实行为，只能定性，而无法定量；同理，对于作品的独创性判断，只能定性其独创性之有无，而无法定量其独创性之高低。

从体系解释的角度，我国著作权法对于连续画面通过著作权与邻接权两种途径予以保护，前者对应的客体为电影类作品，后者对应的客体为录像制品。我国著作权法严格区分著作权与邻接权，著作权基于作者的创作自动产生，邻接权基于传播者的加工、传播行为而产生。 著作权法对邻接权单独设置是为了拓展保护，而非限制保护。邻接权是在狭义著作权之外增加的权利，目的在于对那些不具有独创性、仅仅是劳动和投资的成果也给予保护，以鼓励对作品的传播，但作品的判断标准并不因为单独设置了邻接权而提高。因此，电影类作品和录像制品分别作为著作权和邻接权的保护客体，其实质性区别在于连续画面的制作者是否进行了创作，所形成的连续画面是否具有独创性。因此，电影类作品与录像制品的划分标准应为有无独创性，而非独创性程度的高低。

再审法院认为，“独创性”是指作品系作者独立完成并能体现作者特有的选择与安排，通常从以下两方面进行判断 ：一是作品是否由作者独立创作完成，即作品应由作者独立构思创作，而非抄袭他人作品；二是作品表达的安排是否体现了作者的选择、判断，即要求作品应当体现作者的智力创造性。根据上述理解，著作权法意义上的录像制品应限于复制性、机械性录制的连续画面，即机械、忠实地录制现存的作品或其他连续相关形象、图像所形成的有伴音或者无伴音的连续画面。除此之外，对于在画面拍摄、取舍、剪辑制作等方面运用拍摄电影或类似电影方法表现并反映制作者独立构思、表达某种思想内容，体现创作者个性的连续画面，则应认定为电影类作品。当然，邻接权人在邻接权客体的形成过程中也可能存在“个性化选择”。但该“个性化选择”不同于形成作品独创性所要求的个性选择和安排，就录像制品而言，主要是为更好地录制影像所作的技术性加工，而不涉及对作品表达层面的个性选择和安排。因此，录像制品形成过程中的所谓“个性化选择”并不能使其具有独创性。

在此基础上，对于体育赛事节目构成电影类作品还是录像制品，再审法院认为不能一概而论，应当从是否具有独创性的角度予以分析认定。一般而言，对于由多个机位拍摄的体育赛事节目，如制作者在机位的设置、镜头切换、画面选择、剪辑等方面能够反映制作者独特的构思，体现制作者的个性选择和安排，具有智力创造性，可认定其符合著作权法规定的独创性要求。但对于仅通过简单的机位设置、机械录制的体育赛事节目，由于在镜头切换、画面选择等方面未体现制作者的个性选择和安排，故不宜认定为电影类作品。央视国际公司在本案再审中补充提交的证据表明，对于同一场体育赛事，由于不同转播机构拍摄制作的赛事节目在内容表达上存在明显差异，因而体育赛事节目的创作存在较大的个性化选择空间。

总  结

实践中，一般通说认为类电影作品与录像制品的区别与“独创性”相关，主要的分歧在于二者的区别是独创性的有无，还是独创性程度的高低。对此，不仅著作权法及实施条例未予规定，相关的立法人员所作的著作权法释义亦未涉及，亦不存在公约的相关解读。二审法院主要从邻接权客体存在个性化选择的角度来论证电影作品与录像制品的区别在于独创性的高低，但再审法院指出，邻接权客体中的个性化选择不同于形成作品独创性所要求的个性选择和安排，就录像制品而言，主要是为更好地录制影像所作的技术性加工，而不涉及对作品表达层面的个性选择和安排。对此，笔者认为，在将“独创性”中的“创”定义为对表达的安排是否体现了作者的选择、判断的前提下，对独创性有无的判断可能本身就包含了对独创性高低的判断。再审法院认为录像制品中的“个性化选择”，如“技术性加工”行为不涉及表达层面的个性选择，实际上是拉高了判断“独创性”存在的标准，将独创性较低的机械录制行为认定为不具有独创性。可见，即使以独创性的有无作为区分电影作品和录像制品的标准，依旧无法逃离主观上对于独创性高低的判断。

就本案而言，再审法院之所以认为涉案赛事节目构成类电影作品，是因为其在制作过程中，大量运用了镜头技巧、蒙太奇手法和剪辑手法，在机位的拍摄角度、镜头的切换、拍摄场景与对象的选择、拍摄画面的选取、剪辑、编排以及画外解说等方面均体现了摄像、编导等创作者的个性选择和安排，故具有独创性，不属于机械录制所形成的有伴音或无伴音的录像制品，符合电影类作品的独创性要求。尽管赛事节目的制作一般要遵循信号制作手册的要求、考虑观众需求以及摄影师应具有符合直播水平要求的技术水准，但上述因素并不足以导致涉案赛事节目的制作丧失个性化选择的空间。

（本文作者：盈科上海 姚华律师团队）

商业秘密中的客户名单，一般是指客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于公知信息的特殊客户信息，包括汇集众多客户的客户名册，以及保持长期稳定交易关系的特定客户。

盈科姚华律师团队根据企业经常问到有关客户信息保密相关的热点问题，通过问答的形式展开论述。

1、什么是商业秘密？以及商业秘密中的客户名单？

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第六段的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有价值性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

商业秘密应符合秘密性（不为公众所知悉）、保密性（经权利人采取保密措施）、价值性（能为权利人带来经济利益，具有实用性）的特点，客户名单符合商业秘密的秘密性、保密性、价值性要件，即构成商业秘密中的客户名单。

2、作为商业秘密的客户信息，它的价值是什么？

企业在付出了时间、资金和劳动基础上获得的客户名单，会节约交易成本，增加交易机会，为客户名单的拥有者带来经济利益。因此，我们说客户信息需符合商业秘密的价值性要件，是客户名单受到法律保护的前提条件。

3、客户名单作为商业秘密应满足的条件是什么？

通常，若企业客户名单仅包含客户的名称、地址及联系方式的，这类企业客户信息往往从公共渠道容易获得，很难构成商业秘密；但是企业客户的交易习惯、交易需求、价格承受能力、付款方式甚至客户主管人员的性格等信息，这些信息往往属于受保护的特殊信息，是区别于公知信息的特殊客户信息，是可以构成受保护的经营秘密的。

4、实务中，企业如何举证自己的客户名单是商业秘密？

当发生争议时，企业如果能够举证证明自己的客户名单区别于公共渠道获知的信息非常重要。

企业可以通过分析权利人开发客户投入的时间与人力、物力成本以及双方长期稳定的交易往来等情况来判断该客户信息是否区别于从公共渠道容易获得的企业名录（比如企业能证明持续通过参加展会、发布广告、邮件推广等方式，投入大量的人力、物力用以开发客户；企业与客户的产品发票、海关出口货物报关单、装箱单、采购订单等能证明与客户存在长期稳定的交易关系）。

5、如何防止员工对企业客户名单的泄露？

企业在与相关员工签署《劳动合同》及《技术及商业保密规定》时，需明确客户名单、客户名片等经营信息系商业秘密，员工在职期间及离职后对企业的客户名单商业秘密负有保密义务，约定竞业限制的补偿金。企业满足以上管理程序，当发生客户信息泄露的情况时，比较容易证明其为防止商业秘密信息泄露，对作为企业商业秘密的客户名单已经采取了合理的保密措施。

法条援引：《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条规定，经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：

（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；

（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施前款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

6、企业对商业秘密的保密需达到天衣无缝吗？

商业秘密的保密性并不要求保密措施是天衣无缝的，且对所有人员都处于隔离状态，只要秘密权利人采取了合理的保密措施，保密义务人通过制度或协议知晓其有保密义务，就认为已经采取了保密措施。

7、侵犯企业商业秘密行为的认定原则是什么？

我们依如下原则认定侵权人侵害商业秘密：

首先，商业秘密实质相同（如客户信息作为商业秘密时，客户名单相同、客户产品需求相同）；

其次，侵权人有机会接触商业秘密；

最后，侵权人对商业秘密的使用缺乏合法来源的原则（如员工违反企业商业秘密的保密义务）。

8、员工泄露客户名单，但未实际发生交易，应承担民事责任吗？

商业秘密保护的核心是对“不正当手段”的规制，以维护诚实守信、公平的商业道德和竞争秩序，侵害商业秘密行为的构成并不要求发生实际的损害后果，企业可以要求侵权人承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。

9、企业被侵犯商业秘密应选择刑事还是民事救济手段？

商业秘密侵权案件的刑事救济和民事救济二者各有侧重和优势，权利人应根据实际情况，将二者有机结合，使其互为补充。

商业秘密的民事救济主要依靠当事人自身能力收集证据，普遍存在举证难的现实问题，很多权利人会选择在提起民事诉讼前向公安机关报案，优先以刑事程序进行维权，通过刑事审判为民事救济提供证据。但是，刑事诉讼主要由国家机关启动，关注的是对犯罪行为社会危害性的调查、评价和惩罚，对被害人具体权益所受损害的恢复和弥补并不是刑事诉讼重点关注的方面；而侵犯商业秘密的民事救济手段，可以达到停止侵权、恢复原状和赔偿侵权行为所造成损失的目的。

10、有关企业客户信息的保护，还有什么特殊的关注点？

在实务中，企业客户基于对员工个人的信赖，而与员工所在单位进行交易，在该员工离职后，能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行交易的，有可能认定没有采用不正当手段，没有侵犯企业受商业秘密保护的客户信息。

最后，商业经营信息往往会随着市场变化而发生变化，客户名单作为商业经营秘密体现的价值也存在一定期限；所以，客户名单作为商业秘密受保护，是有合理期限的。

（本文作者：盈科姚华律师团队 来源：企业法律合规）

2020年9月10日最高人民法院法印发〔2020〕32号文，对人民法院审理电子商务平台知识产权民事案件过程中遇到的实务问题出具了指导意见，现笔者逐一进行解读，与大家谈论交流。

注明：为了在解读中方便描述，笔者将平台经营者称为平台，平台内经营者称为卖家，知识产权人称为投诉人。

为公正审理涉电子商务平台知识产权民事案件，依法保护电子商务领域各方主体的合法权益，促进电子商务平台经营活动规范、有序、健康发展，结合知识产权审判实际，制定本指导意见。

律师解读：

该条明确具体保护电子商务各方的合法权益，并不只是强调保护投诉人的权益，也保护合法的平台以及卖家的利益，主要目的之一是防止一些滥用不稳定的知识产权进行投诉的权利人。

1

一、人民法院审理涉电子商务平台知识产权纠纷案件，应当坚持严格保护知识产权的原则，依法惩治通过电子商务平台提供假冒、盗版等侵权商品或者服务的行为，积极引导当事人遵循诚实信用原则，依法正当行使权利，并妥善处理好知识产权权利人、电子商务平台经营者、平台内经营者等各方主体之间的关系。

律师解读：

该条明确在人民法院处理电子商务平台知识产权纠纷时，对假冒、盗版等明显的侵权行为必须坚持“严格保护知识产权”的原则，打击侵权人；同时也需要遵循“诚实信用”的基本原则，妥善处理平台、买家与投诉人的关系。

2

二、人民法院审理涉电子商务平台知识产权纠纷案件，应当依照《中华人民共和国电子商务法》（以下简称电子商务法）第九条的规定，认定有关当事人是否属于电子商务平台经营者或者平台内经营者。

人民法院认定电子商务平台经营者的行为是否属于开展自营业务，可以考量下列因素：商品销售页面上标注的“自营”信息；商品实物上标注的销售主体信息；发票等交易单据上标注的销售主体信息等。

律师解读：

1、界定何为平台以及买家。

根据《电子商务法》规定：平台，是指在电子商务中为交易双方或者多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务，供交易双方或者多方独立开展交易活动的法人或者非法人组织。（不包含自然人的自建网站）卖家，是指通过电子商务平台销售商品或者提供服务的电子商务经营者。（包含自然人、法人、非法人组织）

2、列举了平台哪些行为可以认定其为自营。该些参考因素在认定平台是否属于自营，在举证层面上具有一定借鉴作用：如出现销售页面上标注有“自营”、商品实物上标注的平台经营者信息、或者出具的发票等交易单据为平台，即可初步证明店铺平台经营者为自营；如平台经认为其并非其自营，需要承担举证责任。

3

三、电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者侵害知识产权的，应当根据权利的性质、侵权的具体情形和技术条件，以及构成侵权的初步证据、服务类型，及时采取必要措施。采取的必要措施应当遵循合理审慎的原则，包括但不限于删除、屏蔽、断开链接等下架措施。平台内经营者多次、故意侵害知识产权的，电子商务平台经营者有权采取终止交易和服务的措施。

律师解读：

1、该条是《侵权责任法》36条的具体适用，明确平台的主观意识包括知道以及应当知道。

2、平台对卖家侵权商品或服务采取的措施：

暂时的措施：删除、屏蔽、断开链接等下架措施。

永久的措施；如遇到严重的侵权情况（多次侵权、故意侵权的），可以采取终止交易和服务的措施，也就是平台与卖家解除合同。

4

四、依据电子商务法第四十一条、第四十二条、第四十三条的规定，电子商务平台经营者可以根据知识产权权利类型、商品或者服务的特点等，制定平台内通知与声明机制的具体执行措施。但是，有关措施不能对当事人依法维护权利的行为设置不合理的条件或者障碍。

律师解读：

该条规定平台制定具体执行措施仅为“可以”（具有选择性），并未强制性的要求（“应该”），但结合本意见第十一条第一款“（一）未履行制定知识产权保护规则、审核平台内经营者经营资质等法定义务”可能会被认定为“应当知道”的规定，笔者建议平台在实践过程中，理应制定具体的可执行措施，以避免与卖家关于其未采取合理措施部分承担连带责任。

5

五、知识产权权利人依据电子商务法第四十二条的规定，向电子商务平台经营者发出的通知一般包括：知识产权权利证明及权利人的真实身份信息；能够实现准确定位的被诉侵权商品或者服务信息；构成侵权的初步证据；通知真实性的书面保证等。通知应当采取书面形式。

通知涉及专利权的，电子商务平台经营者可以要求知识产权权利人提交技术特征或者设计特征对比的说明、实用新型或者外观设计专利权评价报告等材料。

律师解读：

1、具体明确了投诉人认为其权利受到侵害需要向平台投诉时，需要递交的文件。

2、投诉人提出投诉的形式要求：必须是书面形式。

3、投诉人以专利权为基础提出投诉的，最好提交侵权对比的说明。

4、投诉人以实用新型以及外观设计专利为投诉基础的，最好提交专利权评价报告。

6

六、人民法院认定通知人是否具有电子商务法第四十二条第三款所称的“恶意”，可以考量下列因素：提交伪造、变造的权利证明；提交虚假侵权对比的鉴定意见、专家意见；明知权利状态不稳定仍发出通知；明知通知错误仍不及时撤回或者更正；反复提交错误通知等。

电子商务平台经营者、平台内经营者以错误通知、恶意发出错误通知造成其损害为由，向人民法院提起诉讼的，可以与涉电子商务平台知识产权纠纷案件一并审理。

七、平台内经营者依据电子商务法第四十三条的规定，向电子商务平台经营者提交的不存在侵权行为的声明一般包括：平台内经营者的真实身份信息；能够实现准确定位、要求终止必要措施的商品或者服务信息；权属证明、授权证明等不存在侵权行为的初步证据；声明真实性的书面保证等。声明应当采取书面形式。

声明涉及专利权的，电子商务平台经营者可以要求平台内经营者提交技术特征或者设计特征对比的说明等材料。

八、人民法院认定平台内经营者发出声明是否具有恶意，可以考量下列因素：提供伪造或者无效的权利证明、授权证明；声明包含虚假信息或者具有明显误导性；通知已经附有认定侵权的生效裁判或者行政处理决定，仍发出声明；明知声明内容错误，仍不及时撤回或者更正等。

律师解读：

1、明确投诉人在投诉时应该遵循诚实信用原则，不能在提交虚假权利证明或者以不稳定的权利进行投诉。

2、卖家接到侵权通知后，在声明的过程中，也应该遵循诚实信用原则，不能伪造或者虚假的证明文件，同时建议不能在声明中提交对明知已经确定侵权的法院判决或者行政决定。

3、如投诉人“恶意”提交投诉材料给平台以及卖家造成损失的，应承担赔偿责任。

4、关于卖家向恶意投诉人发起诉讼时，人民法院可以将投诉人起诉卖家的侵权案件一并审理。

7

九、因情况紧急，电子商务平台经营者不立即采取商品下架等措施将会使其合法利益受到难以弥补的损害的，知识产权权利人可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零一条的规定，向人民法院申请采取保全措施。

因情况紧急，电子商务平台经营者不立即恢复商品链接、通知人不立即撤回通知或者停止发送通知等行为将会使其合法利益受到难以弥补的损害的，平台内经营者可以依据前款所述法律规定，向人民法院申请采取保全措施。

知识产权权利人、平台内经营者的申请符合法律规定的，人民法院应当依法予以支持。

律师解读：

1、投诉人投诉后，平台不采取下架等必要措施的，可以向法院申请，让法院审查后作出裁定。

2、卖家的商品被下架后，如可能有恢复的下架的情况，而投诉人不及时撤回通知或者平台也不恢复等情况的，卖家可以申请法院解除下架等措施，由法院做出是否恢复的裁定。

8

十、人民法院判断电子商务平台经营者是否采取了合理的措施，可以考量下列因素：构成侵权的初步证据；侵权成立的可能性；侵权行为的影响范围；侵权行为的具体情节，包括是否存在恶意侵权、重复侵权情形；防止损害扩大的有效性；对平台内经营者利益可能的影响；电子商务平台的服务类型和技术条件等。

平台内经营者有证据证明通知所涉专利权已经被国家知识产权局宣告无效，电子商务平台经营者据此暂缓采取必要措施，知识产权权利人请求认定电子商务平台经营者未及时采取必要措施的，人民法院不予支持。

律师解读：

1、对平台采取了合理的措施考量因素进行了列举。

2、平台以专利被无效（包括专利无效后，在诉讼过程中的情况）而不下架产品链接的，不能认为平台未采取合理措施。

9

十一、电子商务平台经营者存在下列情形之一的，人民法院可以认定其“应当知道”侵权行为的存在：

（一）未履行制定知识产权保护规则、审核平台内经营者经营资质等法定义务；

（二）未审核平台内店铺类型标注为“旗舰店”“品牌店”等字样的经营者的权利证明；

（三）未采取有效技术手段，过滤和拦截包含“高仿”“假货”等字样的侵权商品链接、被投诉成立后再次上架的侵权商品链接；

（四）其他未履行合理审查和注意义务的情形。

律师解读：

1、平台应该制定知识产权保护规则。

2、平台需审核经营者的经营资质。

3、平台需核实店铺的类型。

4、平台需采取技术手段对对明显侵权的卖家采取拦截或者过滤等必要措施。

（本文作者：盈科王华永律师）

近期，《商标侵权判断标准》（以下简称《判断标准》）由国家知识产权局正式发布。在我国，对商标侵权行为的行政查处是商标保护的重要手段，《判断标准》在《商标法》、《商标法实施条例》及相关法律法规、部门规章的基础上，为统一商标行政执法提供了重要的可操作性规定。本文将就《判断标准》中的创新性规定，如商标使用行为、相同或近似商标比对的客体、商标混淆判断、辨认意见的证明力等内容进行解读。
01 对商标使用判断标准的细化

如何判断商标使用一直是理论界和实务界关注的问题，本次《判断标准》第三条至第七条对“商标法意义上的商标使用”进行了细化规定。第三条延续了《商标法》第四十八条对于商标使用的定义：“商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装、容器、服务场所以及交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用以识别商品或者服务来源的行为。”

在此基础上，《判断标准》第四条至第六条细化了商标用于“商品、商品包装、容器以及商品交易文书上”；“服务场所以及服务交易文书上”；以及“广告宣传、展览以及其他商业活动中”的具体表现形式。并在第七条中表明了商标使用的判断原则，即“判断是否为商标的使用应当综合考虑使用人的主观意图、使用方式、宣传方式、行业惯例、消费者认知等因素。”结合商标使用“识别商品或服务来源“的目的，排除了仅为维持商标注册效力的象征性使用。

值得一提的是，在互联网的商业背景下，第六条第（三）项、第（四）项增加了商标在网站、即时通讯工具、社交网络平台、应用程序、二维码等载体上的使用。第（五）项则明确了在“店铺招牌、店堂装饰装潢上”也构成商标使用，结合《判断标准》第二十三条将企业名称中的字号突出使用，与他人注册商标相同的，或与他人注册商标近似容易导致混淆的，构成商标侵权的规定，解决了实践中被查处人以“店铺招牌使用的是企业字号”作为侵权抗辩的争议。
 02  明确商标相同或近似的比对客体

商标相同或近似的比较，是侵权判断的前提和基础。《判断标准》第十七条明确了“判断商标是否相同或者近似，应当在权利人的注册商标与涉嫌侵权商标之间进行比对。”即排除了将涉嫌侵权商标与权利人的实际使用商标进行比对；以及将涉嫌侵权人的注册商标与权利人的注册商标进行比对的情况

上述规定间接督促了商标注册权人要依据《商标法》第五十六条，规范使用自己核准注册的商标。实践中，不少商标权人长期在市场中不规范地使用自己的注册商标，如对注册商标的构成元素、字体设计、组合结构进行重新调整，导致实际使用商标与核准注册商标具有较大差异。在这种情况下，依据《判断标准》第十七条的规定，商标权人很有可能会面临涉嫌侵权商标与注册商标被判断为不相同或不近似的风险，从而无法主张侵权行为成立。同时，第十七条也排除了涉嫌侵权人通过对其所获注册的商标进行重新改变的不规范使用，达到与市场环境下权利人的注册商标在视觉效果上相同或近似的效果。在这种情况下，应将涉嫌侵权商标的实际使用样式，与权利人的注册商标进行对比。
 03  将“混淆”作为商标侵权判断的必要条件

《判断标准》第十九条规定：“在商标侵权判断中，在同一种商品或者同一种服务上使用近似商标，或者在类似商品或者类似服务上使用相同、近似商标的情形下，还应当对是否容易导致混淆进行判断。”即在《商标法》第五十七条第（二）项的基础上，将“容易混淆”作为了商标侵权判断的必要条件。

实务中，对于近似商标、类似商品的判断是商标侵权判断的基础，但也存在法院认为：即使商标近似、商品类似，但如果没有混淆可能性，也无法构成商标侵权。如在东赤公司诉江苏省工商局关于“NATIVE”系列鞋子侵犯第4945623号“NATIVE CLUB”注册商标专用权一案中，法院认为：即便认定第10804961号商标与涉案注册商标构成近似，被控侵权鞋子商品上使用的标识与涉案注册商标容易导致混淆的证据也不足，从而不能判断商标侵权。

在判断混淆性可能时，法院主要依据了涉案注册商标的显著性与使用情况。法院认为涉案“NATIVE CLUB”注册商标是普通的文字商标，显著性并不强，而且单纯的英语文字商标对于中国普通消费者而言，其识别性和辨识度更弱一些。同时，涉案注册商标也没有任何知名度，虽然其核准注册的时间较早，但从现有证据来看，涉案注册商标的专用权人住商纺织品株式会社没有实际使用该商标……不会使消费者对被控侵权鞋子商品的来源产生误认，或者认为其来源与涉案注册商标的商品有特定的联系，最终判决被控侵权鞋子商品不会与涉案注册商标商品产生混淆。

而本次《判断标准》第二十一条中也采纳了这种观点，列举了五项判断商标混淆可能性的因素：分别为（一）商标的近似情况；（二）商品或者服务的类似情况；（三）注册商标的显著性和知名度；（四）商品或者服务的特点及商标使用的方式；（五）相关公众的注意和认知程度。笔者认为，其中“商标的近似情况”和“商标或服务的类似情况”为基本的判断因素，相关公众的注意力和认知程度则需要结合商标的显著性和知名度、商品或服务的特定及使用方式判断。
04 

明确权利人书面辨认意见的证据效力

《判断标准》第三十六条规定：“在查处商标侵权案件过程中，商标执法相关部门可以要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的商品出具书面辨认意见。权利人应当对其辨认意见承担相应法律责任。商标执法相关部门应当审查辨认人出具辨认意见的主体资格及辨认意见的真实性。涉嫌侵权人无相反证据推翻该辨认意见的，商标执法相关部门将该辨认意见作为证据予以采纳。”

该条明确了权利人的辨认意见具有一定的证明效力，并限定商标权人的辨认事项及证明范围仅为“涉案商品是否为商标权利人生产或其许可生产的产品”，而不包括商品类似、商标近似的意见。此外，还规定了权利人应当对辨认意见承担法律责任，商标执法部门应当对辨认意见的主体资格和真实性进行审查，以增强辨认意见的客观性。

根据国家知识产权局保护司负责人对记者的答复：辨认意见不能单独作为认定商标侵权的依据，必须和其他涉案证据互相印证。同时，辨认意见应听取当事人的意见，若当事人有异议，执法机关应予以调查。根据调查结果，若有证明力更强的相反的证据证明不构成侵权，执法机关应当采纳。只有在涉案当事人不能提供相反证据推翻辨认意见的情况下，行政执法机关才可将辨认意见作为证据予以采纳。

（本文作者：盈科姚华律师 来源： LegalCompliance ）

虽然我国法律法规并未对“平行进口”进行明确规定，但商标平行进口行为在中国涉外司法实践中存在大量被认可的案例，本文旨在通过梳理近期的司法判决，归纳平行进口在我国的合法适用条件。

商标平行进口是指在国际贸易中，进口商未经本国商标所有人或商标使用权人许可，从境外进口经商标权人合法授权生产的标有相同商标的同类商品的行为。商标平行进口的实质在于带有相同商标的产品系经权利人或实际控制人合法授权生产。

目前我国商标法对“平行进口”产品的定义和合法性尚无相关明确规定，亦无明确的禁止性规定，主要依赖于司法实践依据具体情形个案判断。随着全球化进程的加快，由跨境贸易而引发的知识产权方面的法律问题日益尖锐。平行进口的成因便在于自由贸易条件下的市场主体追求经济利益最大化。在生产成本、市场发展程度和汇率浮动等因素的影响下，不同地区的相同产品出现价差，刺激了市场主体向其他销售区域寻求低价产品进行销售，导致了平行进口的发生。

而商标平行进口的主要抗辩理由在于：权利人在商品首次售出后即在全球范围内失去对该商品上商标权的一切控制（国际权利用尽原则），进口商从进口国权利人或经其许可授权的他人手中购入商品后，再将该商品进口至进口国国内，商标权利人或进口国内该商标的使用人无权主张该进口产品上的商标专用权。

国际权利用尽原则的出现主要是为了防止商标权利人在全球范围内控制商品渠道，排除竞争，引发商品垄断；但也有观点认为平行进口侵害了外国经营者的全球定价权。虽然我国法律法规并未对“平行进口”进行明确规定，但商标平行进口行为在中国涉外司法实践中存在大量被认可的案例，本文旨在通过梳理近期的司法判决，归纳平行进口在我国的合法适用条件。1
平行进口合法性的前提——境内外商标权主体同一

平行进口合法性的前提是商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，此时不应再赋予其阻止他人进行“二次”销售的权利。但根据商标权的地域性原则，可能存在不同国家和地区商标权人不同或不完全相同的情形。如在“斐乐体育有限公司与阎寒侵害商标权纠纷案”（（2019）浙0110民初11696号）中，涉案商标与韩国Fila商标虽然最初源自同一权利人，但在不同的利益安排下，Fila在中国的商标权利与Fila在其他国家的权利已然分属不同主体，Fila中国商标并非由韩国斐乐公司控制。法院认为，韩国斐乐公司基于韩国的商标权利而在韩国投放的斐乐产品进入中国市场，不能构成斐乐公司（中国）涉案商标权利的用尽，不属于平行进口。

在“斐乐体育案”中，韩国斐乐公司生产的商品与斐乐公司生产的商品因不具有同源性，而被认定为分属于不同利益主体。但如果相关主体之间存在联合、合作、母子公司、授权等其他关系的情况下，根据商标权穷竭的利益平衡原则，在相关主体人已经获得对应回报时，应视为商标权人已经直接或间接地获得了相应的回报，即认可商标平行进口的合法性。2
平行进口商品的原样销售原则

原样销售原则是指在商标平行进口中，平行进口的商品使用原有商标，不存在改装、组装、更换包装、改变商标标识、改变商品名称等情况。这是因为，改变商标标识的行为可能会影响产品与原商标所有权人之间的来源识别关系，使消费者对产品的来源产生混淆，或使消费者对产品的质量、品质等产生怀疑，从而损害原商标权人声誉，构成《商标法》第五十七条第（五）项“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”侵犯注册商标专用权的行为。

如在“百威投资（中国）有限公司与温州市奇盟贸易有限公司侵害商标权纠纷案”（（2019）浙0206民初4638号）中，法院认为，被告奇盟公司在进口货物报关单中使用“科奥诺纳”作为产品中文名称和标识的行为侵害了“科罗娜”商标的专用权。本案权利人在中国市场销售啤酒时，将“科罗娜”商标与“CORONA”连用，使用“CORONA/科罗娜啤酒”作为商品名称，被告奇盟公司使用“科奥诺纳”标识的行为，虽未割裂商品与权利人的对应关系，但影响了百威公司及权利人商标使用策略，妨碍了原告对商标权的支配。

此外，在改变商标标识的行为中，值得讨论的是：未改变原有标识，只是增加了相关元素，如对英文商标标识加注中文标识，或添加副标贴等行为是否构成商标侵权？此时，需要根据实际情况具体分析，若添加元素仅是对原商品和商标关系的说明，或对原样销售行为的客观说明，未改变原商品与原商标之间的对应识别关系，且不存在被误认为与原商标权人存在品牌授权或商标法意义上的特定关系时，该行为不应被认定为商标侵权。

但如果英文商标所对应的中文标识在原英文商标的基础上发挥了第二印象的巩固性识别作用，即商标性作用，且属于不同权利人，则可能构成侵权。如在“俞军与莆田市瑞升贸易发展有限公司、晋江市金柏源酒业商行侵害商标权纠纷案”（（2014）闽民终字第914号）中，原告俞军是 “奥丁格” 中文商标的所有权人，该商标的核定使用商品为包括啤酒在内的第32类。俞军将该商标授权许可深圳市永盛泰商贸有限公司（下称永盛泰公司）使用。永盛泰公司系德国奥丁格国际酿酒公司在中国境内的唯一授权进口经销商。永盛泰公司在国内进行产品宣传时所使用的该啤酒品名均为“奥丁格啤酒”。被告莆田市瑞升贸易发展有限公司（下称瑞升公司）从荷兰进口了1872箱由奥丁格国际酿酒公司生产的啤酒。瑞升公司所销售的上述啤酒瓶身加贴有中文标贴，商品品名为“奥丁格啤酒”。俞某向法院提起诉讼，其认为，被告在销售的进口啤酒产品上使用了与“奥丁格”商标完全相同的标识作为商品名称，已经构成商标侵权。二审法院认为，原告的“奥丁格”中文商标经使用宣传已经具有一定的知名度。被告在其进口的啤酒产品上加贴中文标签虽无不当，但使用“奥丁格”文字没有合理理由，主观上具有搭便车故意，客观上易造成消费者误认，挤占原告市场份额，构成商标侵权。即进口商标加贴中文标识应该合理避让他人的注册商标专用权。3
平行进口不应损害商标权利人的商誉

从商标的保障功能看，商标法是协调商标权人私人利益和社会公众利益之间的法律，其立法宗旨是确保商标识别商品或服务的来源，而非仅仅保护商标本身。侵害商标权的行为与商标的功能有直接关联，不损害商标功能的行为，一般不构成侵害商标权行为。传统商标的功能一为识别功能，即区分商品或服务来源；二为质量保障功能，即商标向消费者传递的信息为使用相同商标的商品或服务具有同样质量。

在平行进口案件中，二手商品的销售涉及商标的质量保障功能，进而可能造成对商标权人商誉的损害。在通常情况下，平行进口的商品均为原装新品，但在特殊情况下，当标识相关商标的产品质量存在问题时，商标权人一方面可能遭致商品质量低下的负面评价，另一方面还存在承担赔偿责任的风险。因而，平行进口的二手商品应明确标注产品生产、首次销售、质保等时间，以及维修、组装情况等商品基本信息，以保证消费者的知情权以及原商标权人声誉。

同时，平行进口商品在推广过程中对原商标的使用，不能产生替代品牌授权的效果，对涉案商标进行突出使用，否则不仅会构成商标侵权，还有可能构成不正当竞争。如在“维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司商标侵权和不正当竞争案”中（（2012）沪二中民五（知）初字第86号），被告没有证据证明自己是“美国顶级内衣品牌维多利亚秘密唯一指定总经销商”，存在虚构事实以引人误解的主观恶意，实施了虚假宣传的客观行为，法院认定其构成不正当竞争。
结语

总体而言，平行进口与国家经济和公共政策紧密相连。我国坚持对外开放的基本国策，积极促进“一带一路”国际合作，追求贸易合作和畅通，保障合法商品和服务的流通自由。因此，为更好地平衡商标权人、经销商、其他经营者、一般消费者，以及国家公共政策等多个因素之间的关系，若商品来源于商标权人，商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，且不会使消费者对商品来源产生混淆、不会侵犯商标权人的商誉，则不应再赋予其阻止他人进行“二次”销售的权利。

（本文作者：盈科上海姚华律师团队 来源： LegalCompliance ）

2013年，我国《商标法》第六十三条首次规定了商标侵权的惩罚性赔偿条款。“惩罚性赔偿”是由法院所作出的超出实际损害数额的赔偿，其目的在于通过重罚惩戒恶性侵权者、震慑其他潜在侵权者。通过分析“惩罚性赔偿”的内容可知，“惩罚性赔偿”主要适用于侵权人主观上“恶意”，且“情节严重”的情形。但目前的相关法律、司法解释和行政法规尚未对《商标法》第六十三条中的“恶意”与“情节严重”作出明确规定。近期，上海市高级人民法院发布了2020年第二批参考性案例，其中第95号案例“永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷案（(2018)沪0115民初53351号）”对于侵权人的“恶意”与“情节严重”给出了指导性裁判。

2013年，我国《商标法》首次规定了商标侵权的惩罚性赔偿条款——《商标法》第六十三条，其第一款规定：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

此后，在2019年《商标法》的修订中，第六十三条“惩罚性赔偿”的倍数由“一倍以上三倍以下”改为了“一倍以上五倍以下”，最高判赔额也由三百万元改为了五百万元，提高了对于商标权人的赔偿数额。“惩罚性赔偿”是由法院所作出的超出实际损害数额的赔偿，其目的在于通过重罚惩戒恶性侵权者、震慑其他潜在侵权者。

通过分析“惩罚性赔偿”的内容可知，“惩罚性赔偿”主要适用于侵权人主观上“恶意”，且“情节严重”的情形。但目前的相关法律、司法解释和行政法规尚未对《商标法》第六十三条中的“恶意”与“情节严重”作出明确规定。近期，上海市高级人民法院发布了2020年第二批参考性案例，其中第95号案例“永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷案（(2018)沪0115民初53351号）”对于侵权人的“恶意”与“情节严重”给出了指导性裁判。

案例：永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷案（(2018)沪0115民初53351号）

判决要点：

商标侵权惩罚性赔偿适用于侵权人恶意侵权且情节严重的情形。认定“恶意”可以考虑侵权行为人攀附被侵权人商誉的主观意图，如侵权标识与权利商标的近似程度、使用产品的类似程度、标识位置等；以及是否存在重复侵权行为、违反诚信原则。认定“情节严重”可考虑侵权行为的性质、地域范围、销售规模、侵权后果等因素。

认定赔偿基数可根据侵权商品销售量与侵权商品单位利润乘积计算的侵权获利确定，其中侵权商品销售量可根据侵权人的商品宣传内容确定，侵权商品单位利润可根据侵权人自认确定。认定赔偿倍数可根据侵权人的恶意程度、侵权情节的严重程度确定。法院在侵权人拒绝履行证据披露义务构成举证妨碍的情形下，可依据举证推定原则，综合权利人提交证据的证明效力确定赔偿额。

基本案情：

原告平衡身体公司主要从事运动器材的生产销售、健身课程的推广，系 “MOTR”商标的注册人，该商标核定使用于第28类“锻炼身体肌肉器械、体操器械、手动操作的健身器材(锻炼身体器械)、用于瑜伽和体育健身活动的弹力带”等商品上。通过与国内健身器材销售商及健身机构合作的方式进行产品的推广和销售，原告涉案普拉提滚筒产品及产品宣传册上均标有“MOTR”标识和“balanced body”标识。

被告永康一恋运动器材有限公司主要经营范围包括运动器材及配件制造。2017年11月11日，原告代理人在被告工厂处购买了一款普拉提滚筒产品。该产品及产品手册封面、培训视频等多处标注“MOTR”标识和“balanced body”字样。经原告调查发现，永康一恋公司还通过微信商城、微信朋友圈等方式销售上述产品，并于2018年3月在“第五届中国（上海）国际健身、康体休闲展览会”上进行展销。

此前，被告曾因生产出口西班牙的一款产品涉嫌侵犯原告的欧盟商标而于2012年与原告签署和解协议，被告明确承诺不再实施侵犯平衡身体公司知识产权的行为。平衡身体公司认为被告在明知其商标及知名度的情况下实施重复侵权行为，系对平衡身体公司注册商标专用权的恶意侵害，故主张适用惩罚性赔偿，要求永康一恋公司停止侵权并赔偿包括合理支出在内的经济损失共计人民币300万元。

被告辩称：1. “MOTR”标识系涉案普拉提滚筒产品的通用名称，市场已存在多家同业竞争者生产以涉案商标为名称的产品，被告使用该标识属于正当使用行为。涉案“MOTR”商标为“movement on the roller”的英文字母缩写，因其产品使用方式符合“在滚轮上的运动”的中文含义，涉案商标属于对产品功能、用途的描述，不具有显著性。2. 原告在国内未以盈利为目的而使用涉案商标，涉案商标无法与原告之间建立唯一对应的关系。3. 被告公司经营规模小，接触涉案商标的时间短，系根据用户需求购买零部件进行组装，加之涉案产品受众范围小，不存在大量生产、销售的行为。

裁判结果：

上海市浦东新区人民法院于2019年9月6日作出（2018）沪0115民初53351号民事判决：一、永康一恋公司于判决生效之日起立即停止实施侵害平衡身体公司第17787572号注册商标专用权的行为；二、永康一恋公司于判决生效之日起十日内赔偿平衡身体公司经济损失和为制止侵权行为所支付的合理开支共计人民币300万元。判决后，双方当事人均未上诉，判决已发生法律效力。

裁判理由：

关于争议焦点一：被控侵权行为是否构成对原告注册商标专用权的侵害。法院认为，被告制造并销售的普拉提滚筒产品，与原告注册商标核定使用的商品相同。被告在上述产品及产品手册等处使用的“MOTR”文字标识与原告主张权利的“MOTR”注册商标比对，二者的文字构成、排列顺序完全相同，构成相同商标。被告对“MOTR”标识的使用行为属于在同一种商品上使用与注册商标相同的标识的行为，侵犯了原告的注册商标专用权。

对于被告辩称“MOTR”标识为涉案普拉提滚筒产品的通用名称，未提供任何证据予以证实，故本院对该抗辩意见不予采纳。此外，被告还抗辩称“MOTR”商标属于对涉案产品功能、用途的描述，不具有显著性，对此本院难以认同。涉案“MOTR”商标为臆造词，其本身作为商标具有较强的显著性，且经过原告及其合作商家的持续使用和广泛宣传，已经能与原告之间建立唯一对应的关系。

关于争议焦点二：赔偿数额的确定。法院认为：根据《商标法》（2013年修订）第六十三条第一款“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”的规定，原告的赔偿请求有事实和法律依据，应予支持。具体理由如下：

第一，被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的主观意图明显。

第二，被告早在2011年已因出口西班牙的产品涉嫌侵权而被原告发函警告，并最终与原告签署和解协议，被告承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的工业产权的活动，但时隔几年之后，被告被再次发现生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品。被告此种不信守承诺、无视他人知识产权的行为，是对诚实信用原则的违背，侵权恶意极其严重。

第三，被告在2016年的销售总额已达800余万元，被告通过微信商城、微信朋友圈、工厂、展览会等线上、线下多种渠道进行侵权产品的推广和销售，产品被售往厦门等省市，可见被告的生产经营规模较大、产品销售渠道多、涉及地域范围广，侵权行为影响较大。

第四，被告的侵权行为不仅造成市场混淆，而且侵权产品还存在脱胶的质量问题，会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，会给原告通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。

综上，本院认为，被告的主观恶意明显、侵权情节严重，应加大对被告的惩罚力度，在本案中确定三倍的惩罚性赔偿比例。

赔偿基数的计算，根据产品单位利润=产品售价-产品成本，可以计算得出侵权产品的单位利润在678元-930元之间。再根据侵权获利=侵权产品销售量*产品单位利润，可以推算出被告对侵权产品的获利至少在101.7万元-139.5万元之间。现有证据能够估算出被告的侵权获利范围，但为进一步查明侵权产品的销售获利精确数额，法院责令被告提交有关销售数据、财务账册和原始凭证，但被告拒绝提交，其行为已构成举证妨碍。根据《商标法》第六十三条第二款规定，在原告已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由被告掌握的情况下，被告不提供账簿、资料的，法院可以参考原告的主张和提供的证据判定赔偿数额，故在被告未提供其他证据的情况下，本院认定被告的侵权获利在101.7万元-139.5万元之间。

（本文作者：盈科上海姚华、张乐律师）

8月4日，广东省高级人民法院对章某诉网易著作权许可使用合同及垄断纠纷案作出终审判决，认定网易公司在相关市场内不具有市场支配地位，不具有排除限制竞争的市场能力，依法驳回上诉人所有诉讼请求，维持原判。 网易公司是网络游戏《梦幻西游2》的著作权人，章某是该游戏的玩家。数据显示，该游戏拥有超2亿注册玩家，历史最高同时在线人数达271万人。网易公司在《梦幻西游2》的游戏拆封协议中约定，未经网易书面同意，用户不得公开展示和播放本产品的全部或部分内容。章某主张网易公司提供的涉案格式条款是以协议的形式，限定章某只能与网易公司进行《梦幻西游2》直播授权的直播平台进行交易，亦属于在交易时对章某附加了不合理交易条件的行为，属于反垄断法第十七条第一款第四、五项禁止的行为。

案件：章某与广州网易计算机系统有限公司著作权许可使用合同及垄断纠纷案（2018）粤民终712号

争议焦点：涉案条款规定的内容是否符合反垄断法第十七条第一款第四、五项规定的情形，属于滥用市场支配地位中的限定交易行为。 

法条链接：反垄断法第十七条第一款规定：“禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：……（四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；（五）没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件……” 以上条款属于强制性规定，且如果违反该规定的合同条款继续有效的话，将限制市场的充分、公平竞争，损害社会公共利益，因此，一审法院认定该规定属于效力性强制性规定、违反该规定的合同条款无效并无不当，双方争议焦点在于，诉争条款是否违反了该两项规定。

 判决要点：首先，反垄断法旨在维护市场的自由竞争，并不禁止经营者具有市场支配地位，而是禁止具有市场支配地位的经营者滥用市场支配地位，从事排除、限制竞争的行为。一审法院认为：涉案条款是否属于限定交易协议，须审查合同内容是否约定了排他性义务。排他性义务主要是指经营者在交易时，通过协议强加给交易相对人排他选择交易对象的义务，即经营者与交易相对人之间达成独家购买或者独家销售的协议。本案双方达成协议的主要内容为网络游戏服务。合同约定，网易公司授权许可游戏个人用户将《梦幻西游2》软件安装在个人使用的联网计算机或者移动设备上，并以指定的方式运行该游戏软件的一份副本并享受网易公司提供的服务，上述约定并不包括授权游戏直播的内容。而就网络游戏服务而言，并无证据表明网易公司限定网络游戏用户只能与其或其指定的经营者交易而不能与其他网络游戏经营者进行交易。 其次，反垄断法第十七条第一款第四项中所规定的“限定”，是指对交易对象的排他限定。而本案涉案条款中的约定，并非对网易公司提供的网络游戏服务市场竞争者的排他限定，而是对网络游戏交易合同条件的约定，故就本案《用户协议》合同内容而言，涉案第6.2.2条款的约定不属于“限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易”的情形，不属于限定交易行为。 反垄断法第十二条第二款规定，“本法所称相关市场，是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务（以下统称商品）进行竞争的商品范围和地域范围。”因此，相关市场应为网络游戏市场，而不是网络游戏直播市场。章某认为诉争条款在网络游戏相关市场属于垄断行为即构成在网络游戏直播市场的垄断行为的意见不能成立。 在相关市场的确定问题上，双方另有争议：除了《梦幻西游2》之外的其他网络游戏服务市场应否纳入本案相关商品市场范围。对此，二审法院指出：反垄断法上的相关商品市场，是根据商品或服务的特性、用途及价格等因素，由需求者认为具有紧密替代关系的一组或者一类商品或服务所构成的市场。相关商品市场内的商品表现出较强的竞争关系，为经营者进行竞争的商品范围。相关商品市场范围主要取决于商品的可替代程度。在市场竞争中对经营者行为构成直接和有效竞争约束的，是市场存在需求者认为具有较强替代关系的商品，因此，界定相关商品市场主要从需求者角度进行需求替代分析，辅之以从经营者角度进行供给替代分析。 二审法院通过分析《梦幻西游2》的商品特性和用途、定价、锁定效应、及网络游戏之间的可替代性调查，认为《梦幻西游2》并未形成区别于其他网络游戏的独立市场，不同类型的网络游戏之间具有紧密替代关系，本案的相关商品市场为网络游戏服务市场，进而认定本案现有证据并不足以证明网易公司具有市场支配地位。 第三，涉案条款是否属于反垄断法第十七条第一款第五项规定中的“没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件”的情形。本案并不涉及搭售商品的问题，而是否属于在交易时附加其他不合理交易条件的问题。关于《梦幻西游2》的《用户协议》系网易公司知识产权权利的行使，本案当事人双方并无争议，而对于上述权利行使的范围和合理性存在争议。根据反垄断法第五十五条的规定，“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除限制竞争的行为，适用本法。” 一审法院认为，作品的知识产权是依据著作权法享有的独占权利，权利人在许可协议中附加一定的限制性条件，亦为法律所允许。网易公司作为《梦幻西游2》相应的著作权人，享有使用作品的权利，有权禁止他人未经授权转播《梦幻西游2》网络游戏，故其在涉案条款中附加条件的约定具有正当性和合理性。因此，章某的该项主张一审法院不予支持。 二审法院在此基础上进一步分析了网络游戏直播是否属于公众合理使用的问题。指出“合理使用”的判断需在促进技术创新和商业发展确有必要的特殊情形下，考虑作品使用行为的性质和目的、被使用作品的性质、被使用部分的数量和质量、使用对作品潜在市场或价值的影响等因素，如果该使用行为既不与作品的正常使用相冲突，也不至于不合理地损害作者的正当利益，可以认定为合理使用。本案中争议的游戏直播行为不属于我国现行著作权法第二十二条明文规定的任何一种权利限制情形。从合理使用制度的实质考察个人用户的直播行为，《梦幻西游2》系网易公司及其关联公司耗费巨资研发的文化娱乐产品，直播主要呈现内容是游戏整体画面，游戏整体画面占据直播画面的主要篇幅，对游戏画面内容是完全呈现。因此，直播对游戏画面的使用是实质性使用，并非少量游戏画面实质内容的使用。且章某直播游戏时，直播观众可以通过购买直播平台中的虚拟道具、礼物等方式与章某进行互动，使得直播具有了营利性质，背离《用户协议》约定的消费目的。 网络游戏直播市场是随着游戏本身市场成熟、网络传播技术发展、玩家（观众）为内容付费习惯形成而逐渐兴起的游戏衍生市场，属于权利人的潜在市场。网易公司通过《用户协议》等声明保留与游戏直播相关的权利，表明网易公司作为游戏著作权人将游戏直播市场视为潜在市场，有随着技术和市场发展进一步拓宽作品盈利方式的合理期待。一般而言，合理使用行为应该排除在著作权人的现有市场和潜在市场之外，或者局限在某些对于著作权人来说无法形成相当经济利益的市场领域。

而游戏直播产生了大量经济利益，这对游戏著作权人来说并非可有可无的市场领域。 对于章某上诉称游戏直播构成对原作品的“转换性使用”，属于合理使用。二审法院认为，从游戏直播行为对游戏整体画面的使用目的来看，确实具有一定的转换性，但是一方面，“转换性使用”并非我国法律对著作权利限制的情形之一，另一方面，并非所有具有转换性的使用行为都应认定为合理使用。构成合理使用的转换性程度应当达到一定高度，即受众关注点主要在于对作品转换性使用所产生的价值、功能或性质，而非作品本身的文学、艺术价值，这种转换性使用行为增进社会知识财富的贡献超过对著作权人利益的损害。转换性程度越高，对著作权人利益损害越小，则认定构成合理使用的可能性越高。

本案中，《梦幻西游2》是一款具有复杂故事情节的角色扮演类网络游戏，相对于侧重策略技巧的竞技类游戏或卡牌类游戏来说，其对受众的吸引力在相当程度上依赖于游戏整体画面的视听表达，玩家在游玩体验的同时也在欣赏着由各种视听元素有机组合的游戏画面美感及其呈现的故事情节。《梦幻西游2》整体游戏画面的艺术价值功能在游戏直播中并未发生质的转变，而是以另外一种表现手法得以实现。游戏直播的价值和功能在相当程度上仍来源于游戏著作权人的创造性劳动。一般游戏直播具有明显的商业性、竞争性使用性质，即使其使用目的存在转换性，在程度上并不占主导地位，不足以成为对著作权人权利限制的充分理由。 最终，二审法院判决涉案《用户协议》为著作权许可使用协议，诉争6.2.2条款应属网易公司在法律界限范围内行使知识产权的行为，不适用反垄断法调整。且经查，网易公司在《梦幻西游2》所属相关市场即中国大陆网络游戏服务市场并无市场支配地位，网易公司亦不具备滥用市场支配地位限定交易的前提。诉争合同条款并未违反《反垄断法》第十七条第一款第四、五项的规定。章某关于该条款应无效的上诉理由不成立，本院不予支持。

（文章来源：盈科上海 LegalCompliance ）