案情简介
余某2010年9月入职深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自公司”），双方签署了《劳动聘用合同》。余某前期任职结构工程师，参与了某纸币识别器项目。2012年年中，余某转任工程部经理，并于2013年5月从创自公司离职。离职时，余某与创自公司签订了《离职协议》和《保密与竞业限制协议》。
驰卡公司成立于2011年12月。2013年10月29日，以驰卡公司为申请人，余某、温某为发明人，申请了名称为“纸币识别装置”的实用新型专利（专利号为ZL20132067XXXX.3，以下简称“涉案专利”），授权公告日为2014年4月30日。
根据涉案专利的权利说明书背景技术的记载，涉案专利所要解决的技术问题是如何防止在待机状态时，灰尘从纸币入口处进入纸币识别器内部而影响识别器正常使用和识别精度。该实用新型公开了一种纸币识别装置，包括主体和设置在主体的入钞口的前面板，前面板上设置有纸币入口，前面板包括上入口面板和下入口面板，纸币入口由上入口面板和下入口面板构成，下入口面板相对主体的侧面，设有防尘部和驱动防尘部相对所处纸币入口方向往返运动的驱动部，下入口面板对应防尘部运动方向处设有供防尘部通过的通槽；或者上入口面板相对主体的侧面，设有防尘部和驱动防尘部相对所处纸币入口方向往返运动的驱动部，上入口面板对应防尘部运动方向处设有供防尘部通过的通槽；达到了该纸币识别装置具备防尘挡门的目的，减少了人工对机器的清洁次数，节约了人力成本。
涉案专利的共同发明人温某系第一发明人，早在2008年8月20日，温某就作为发明人申请了“一种具有双防护门的电动卡片读写器”的实用新型专利，并于2009年12月16日获得授权（专利号：ZL 200820188866.X），该实用新型涉及的技术方案就包括防尘防异物的功能。温某作为发明人的另外几项专利也与诉争专利存在一定的技术联系。
创自公司以驰卡公司和余某作为被告，以专利权权属纠纷的案由，向法院起诉，要求法院依据《专利法》第六条和《专利法实施细则》第十二条为由，判决涉案专利归属由创自公司。
原裁判内容及存在的问题
（一）一审法院判决
一审法院认为专利权属纠纷的争议焦点为诉争专利是否属于职务发明，并从三个方面进行分析：
首先，余某2013年5月7日从创自公司离职，2013年10月29日向国家知识产权局申请了诉争专利，诉争专利是在余某和创自公司人事关系终止后1年内作出的。余某、驰卡公司抗辩称人事关系终结的时间起算点应当以余某2012年年中在创自公司转任工程部经理起计算，但一审法院认为该抗辩主张与法律规定明显不符，不予采纳。
其次，诉争专利是否与余某在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。员工离职后作出发明创造专利权利归属，关乎发明人、企业和社会公众的三方利益，如何合理界定“本职工作”或者“单位分配任务”的范围，是一个知识产权平衡保护的问题。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第三款中对离职员工申请专利的限制，本质上是为了避免离职员工将本来是执行本单位的工作任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，在离职后进行申请，从而损害了原单位的合法权益的情况。本案中，余某自入职创自公司开始，承担的就是研发纸币识别器产品的工作任务，诉争专利也是一种纸币识别装置，主要发明点是在机器主体的入钞口处增加了防尘挡门，以避免灰尘从纸币入口处进入纸币识别器内部影响识别器正常使用和识别精度。两者都属于对同一产品的研发，系相关联的发明创造。余某、驰卡公司抗辩称“创自公司在研发其产品时只有对传感器进行防尘，并没有出现在入钞口设置防尘挡门的这一技术方案或者想法，所以不是职务发明”。一审法院认为，判断涉案发明是否是职务发明，主要是判断涉案发明创造是否与余某在创自公司从事的工作任务有关，而不是将涉案的专利技术特征与创自公司研发的产品本身技术特征进行一一比对，职务发明的认定并不需要创自公司已经研发出或者提出与专利技术完全相同的技术方案或想法，故余某、驰卡公司的该抗辩理由不能成立，不予采纳。
余某、驰卡公司还提出余某在创自公司的后期转任工程部经理，所以余某的本职工作与技术研发无关的抗辩主张。一审法院认为，余某在离职时与创自公司签订了《离职协议》和《保密与竞业限制协议》，不得泄露创自公司技术与商业秘密，说明其离职前的职务仍然应当与技术工作有关，且不能因调岗否认余某在创自公司主要从事技术开发的事实，故对余某、驰卡公司该抗辩理由不予采纳。
第三，关于诉争专利的另一发明人温某，余某、驰卡公司并未提供案外人温某从事与纸币识别器相关的行业从业经验或学历证明，亦未举证证明其对诉争专利的实质性特点做出过创造性贡献，且根据驰卡公司提供的证据显示，检索以“温某”为发明人的专利几乎都是与读卡器、发卡机相关，仅有的5个与纸币识别器有关的专利均是在2013年10月29日申请，且与余某署名为共同发明人。
综上所述，涉案专利是与余某在创自公司承担的本职工作和分配的工作任务有关的发明创造，属于职务发明创造的一种情况，创自公司应当为专利权人。一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条之规定，判决如下：确认名称为“纸币识别装置”（专利号ZL20132067XXXX.3）的实用新型专利权归创自公司所有。本案案件受理费人民币1000元，由驰卡公司、余某负担。
余某和驰卡公司不服，提起上诉，认为创自公司提交的证据16证明了余某只是钞箱部分的负责人，而识别头部分是由另外一位同事负责，因此余某不可能担任识别头中的防尘部分的设计，此外，余某在诉争专利申请日之前1年多就已调离岗位，故诉争专利与余某在创自公司本职工作中所涉及的技术内容不具有相关性。
（二）二审法院判决
二审法院对此认为，余某、驰卡公司的该上诉理由不成立。
二审法院对此认为，虽然创自公司提供的证据16《C100-RMB-B项目情况说明》证明识别头项目负责人为刘巍、钞箱项目负责人为余某，证据18《C100-BOX-L2K项目方案书》证明了余某负责仿制Cashcode的VAULT1000钞箱产品，但不能据此推断出余某没有参与识别头部分的研发工作；相反，创自公司提供的证据17《C100-RMB-B01纸币识别器项目方案书》证明了余某是包括识别头结构设计、钞箱设计等在内研发工作的责任人之一；即使如余某所述其于2012年5月转任创自公司的工程部经理，但根据创自公司的经营范围和产品，以及余某一审中提供的证据1-7“余某手机信息”等证据，仍然证明了余某的工作与“纸币识别器”有关。而且根据我国专利法及其实施细则的上述规定，判断涉案发明创造是否是职务发明创造，主要是判断涉案发明创造是否与余某在创自公司从事的工作任务有关，而不是要求诉争的专利技术特征与余某从事的研发工作的内容完全相同，因此，二审法院认为余某、驰卡公司的该上诉理由不成立。
余某和驰卡公司还在二审程序中补充提交了一份由温某公证的电子邮件。邮件显示：发件人：郭XX，收件人：温XX，主题：关于PA1321169“一种带电控防尘挡门的纸币识别器”一稿审核事宜，内容为：“关于贵公司案件名称为“一种带电控防尘挡门的纸币识别器”的专利申请文件已完成，一撰稿随附，请您审核确认并提出修改意见。我方将根据您的确认和建议完善申请文件尽早递交申请！”以此证明温某才是涉案专利真正的发明人。
二审法院认为，诉争专利虽然载明发明人为温某、余某，但是余某、驰卡公司并未提供案外人温某从事与纸币识别器相关的行业从业经验或学历证明，亦未举证证明其对诉争专利的实质性特点作出过创造性贡献。余某、驰卡公司一审中提供的证据显示，检索以“温某”为发明人的专利几乎都是与读卡器、发卡机相关，仅有的5个与纸币识别器有关的专利均是与涉案诉争专利在同一日即2013年10月29日申请，且均与余某署名为共同发明人。虽然余某、驰卡公司于二审期间提供的（2017）深盐田证字第1081号公证书可证明专利代理机构于2013年10月25日曾向温某发出“关于PA1321169‘一种带电控防尘挡门的纸币识别器’一稿审核事宜”的邮件，但该证据也无法证明温某对涉案诉争专利的实质性特点作出创造性贡献。
二审法院从而驳回上诉，维持原判。
但无论在一审程序还是二审程序，法院均未将温某列为被告，更没有通知其参与诉讼。
再审办案策略及律师工作
驰卡公司就本案中存在的实体问题与程序问题一并向最高人民法院申请再审，一方面主张法院对《专利法实施细则》第十二条的实体内容理解错误，在驰卡公司、余某已经提供了充分证据证明余某在创自公司处离职前，所从事的工作与诉争专利的内容并不相同，创自公司对于诉争专利的形成既没有下达工作任务，也没有提供物质技术条件，且余某在诉争专利的申请日之前一年多就已调离岗位。在此情况下仅以“诉争专利要解决的技术问题与余某在被申请人处从事研发工作涉及的技术领域相同”就认定诉争专利与余某原本职工作有关，进而判决诉争专利归属于创自公司，是对法律规定的扩大解释，直接损害了驰卡公司、余某的合法利益。
另一方面，还主张法院存在程序错误，在各方当事人对诉争专利的发明人并未提出异议的情况下，法院单方面确定涉案专利的共同发明人温某没有对诉争专利的实质性特点做出创造性贡献，完全超越了法院的审查范围和权限，也是对案外人合法权益的损害。
再审逆转内容的裁判要旨及结果
最高人民法院提审本案，经开庭审理之后，认为：在确定涉案专利权归属的过程中，发明人身份对涉案专利权属的确定具有重要意义。根据原审法院已经查明及本院补充查明的事实可知，至创自公司向一审法院提起本案诉讼时，涉案专利的发明人已经由“温某、余某”变更为“温某”，即温某在本案纠纷发生之时是涉案专利文件中载明的唯一发明人。而一审、二审法院认定涉案专利权应转由创自公司享有的事实基础及法律依据为，涉案专利的发明人为余某，且为余某在创自公司工作期间完成的职务发明，故专利权应归属创自公司。而至本案创自公司提起一审诉讼时，温某已经成为涉案专利文件上记载的唯一发明人。在此情况下，原审法院作出权属变动判决的前提是，必须排除温某的发明人身份。在温某作为本案纠纷发生时涉案专利文件记载的唯一发明人的情况下，原审法院未通知温某参与本案诉讼，且未听取其意见即直接排除温某发明人身份的作法缺乏事实依据，应予纠正。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条的规定，必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的，人民法院应当通知其参加诉讼。本案系专利权权属纠纷，温某作为本案纠纷发生时涉案专利证书中记载的唯一发明人，涉案专利的权属变化将直接影响其合法权益。据此，原审法院应当通知案外人温某参加本案诉讼并陈述意见，并结合温某提供的相关证据，在重新查明事实的基础上确定涉案专利的发明人身份以及权利归属。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条之规定，本案属遗漏当事人之情形，故应由一审法院在追加当事人的基础上重新进行审理。
最高人民法院最终裁定撤销本案二审判决、一审判决，发回一审法院重审。
律师评析
本案在确定再审策略时，坚持实体与程序并重。而且温某作为发明人没有参与诉讼，存在明显的问题。只是严重到何种程度，应如何处理，只能由最高人民法院来把握。
无论在民事案件中还是刑事案件中，程序正义是实体正义的前提与保障。最高人民法院在本案中坚持程序正义、保障类似温某等利害关系人诉讼权利，发现一审法院和二审法院在审理过程中存在遗漏当事人的严重程序错误后，果断作出了撤销原判，发回重审的正确裁判。
最高人民法院自本案起，也统一了同类案件确定被告的原则。
此前，同类案件的被告一方，通常仅由原告自行确定，往往包括作为发明人（设计人）的离职员工和作为专利权人的新任职单位，至于涉案专利的其他发明人（设计人）是否作为当事人参加诉讼，法院对此审查得并不严格，也没有强制性要求。
在本案之后，法院统一要求专利权属纠纷案的被告应包含全部发明人（设计人），如果原告起诉时没有列明的，审理法院可以依职权追加遗漏的其他发明人（设计人）为共同被告，避免出现其他发明人（设计人）在没有参与诉讼，甚至是在毫不知情的情况下，相关专利权属就发生的变更。
法院的这一转变确实具有合理性。因为如果涉案专利存在多位发明人（设计人）的，其他发明人（设计人）很可能也对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。不将其他发明人（设计人）一并列为当事人，就可能无法查清不同的发明人（设计人）对涉案专利各自作出了哪些具体贡献，特别是剥夺其他发明人（设计人）参与诉讼的程序性权利，是对程序正义和实体正义的严重威胁。
本案的后续结局也颇有趣味：在最高人民法院裁定发回重审后不久，涉案专利被宣告全部无效；既然涉案专利自始无效，创自公司也就没有再启动专利权权属案的程序了。
（本文作者：盈科王承恩、许国兴律师 来源：微信公众号 律师思维）
