上诉人（原审被告）：东莞市缪拉实业有限公司（原企业名称为东莞市金都汽车用品有限公司）。住所地：广东省东莞市石碣镇四甲爱敬路二号六楼。

法定代表人：贺翔，该公司总经理。

委托诉讼代理人：余伦，广东莞信律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：深圳市纳安特汽车电子有限公司。住所地：广东省深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路35号D栋四楼（原泰宇丰工业区）。

法定代表人：孔德元，执行董事。

委托诉讼代理人：莫伟智，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王华永，北京市盈科（深圳）律师事务所实习律师。

原审被告：临沂市兰山区翼动商贸有限公司，住所地：山东省临沂市兰山区前十大街1076号。

法定代表人：倪继芳，该公司总经理。审理经过

上诉人东莞市缪拉实业有限公司（以下简称缪拉公司）因与被上诉人深圳市纳安特汽车电子有限公司（以下简称纳安特公司）、原审被告临沂市兰山区翼动商贸有限公司（以下简称翼动公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广东省东莞市中级人民法院（2014）东中法知民初字第109号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年5月17日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人缪拉公司的委托诉讼代理人余伦、被上诉人纳安特公司的委托诉讼代理人莫伟智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人诉称

缪拉公司上诉请求：1.撤销广东省东莞市中级人民法院（2014）东中法知民初字第109号民事判决，改判驳回纳安特公司的全部诉讼请求；2.一、二审诉讼费用由纳安特公司承担。事实和理由：首先，国家知识产权局虽在无效审查决定中确认本案专利在权利要求2、4-6的基础上继续维持有效，但该无效审查决定尚未生效，缪拉公司已经就该无效审查决定提起行政诉讼，因此本案应当中止审理；第二，缪拉公司销售的被控侵权产品数量极少，产品单价较低、获利甚微，且纳安特公司针对同一被控侵权产品在另案中提起了外观设计专利侵权之诉，缪拉公司在该案中对纳安特公司已经进行了赔偿。一审法院没有综合考虑上述因素而判决缪拉公司赔偿纳安特公司经济损失100000元的数额过高。被上诉人辩称

纳安特公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回缪拉公司的上诉请求，维持原判。

翼动公司没有发表意见。

纳安特公司向一审法院起诉称，纳安特公司是ZL201220690172.2号实用新型专利的独占实施被许可人，缪拉公司在其天猫网店“金都光电旗舰店”、翼动公司在其天猫网店“易锐车品旗舰店”公开销售侵害本案专利的产品，且上述侵权产品的生产商均为缪拉公司，缪拉公司、翼动公司未经纳安特公司许可，擅自大量生产、销售侵犯纳安特公司案涉实用新型专利权的产品，违反《中华人民共和国专利法》等法律法规，给纳安特公司造成了较大经济损失，故请求法院判令：1.缪拉公司、翼动公司立即停止制造、销售侵害纳安特公司ZL201220690172.2号实用新型专利权的产品，销毁用于生产侵权产品的所有模具；2.缪拉公司向纳安特公司赔偿经济损失150000元，赔偿纳安特公司因本案而支出的公证费、购买证物费、保全费、律师费2260元，共计152260元；3.翼动公司向纳安特公司赔偿经济损失100000元；4.缪拉公司、翼动公司承担本案所有诉讼费。

一审法院认定事实：2012年12月13日，孔德元向国家知识产权局申请名称为“一种用于汽车的可个性定制图案无损加装的迎宾灯”的实用新型专利，于2013年7月24日获得授权，专利权人是孔德元，专利号为ZL201220690172.2。2013年7月25日，孔德元与纳安特公司签订专利独占实施许可合同，合同中约定：让与人孔德元同意将专利号为ZL201220690172.2、名称为“一种用于汽车的可个性定制图案无损加装的迎宾灯”的实用新型专利权以独占实施许可方式授权于受让人纳安特公司实施，本案专利的许可范围是在中国制造、使用及销售本案专利的产品，本合同涉及的使用费为人民币伍拾万元整（小写：￥500000元），采用一次总付方式，合同生效之日起5日内，受让人将使用费全部汇至让与人账号，侵权的处理为合同双方任何一方发现第三方侵犯让与人的专利权时，应及时通知对方，受让人可以单独向管理专利的行政机关申请行政处理或者向人民法院提起诉讼，上述合同自双方签字、盖章之日起生效，合同的有效期为5年。上述合同有让与人的签名及受让人的盖章，纳安特公司并向一审法院提交了《专利实施许可合同备案证明》。纳安特公司提交本案专利的专利收费收据，显示本案专利交费日期为2013年8月6日。

2013年7月9日，纳安特公司的委托代理人莫伟智来到广东省深圳市深圳公证处，申请网页保全公证，由莫伟智操作公证处的计算机，在公证处公证员刘德梅与工作人员方伟明的监督下，进行了如下保全证据行为：一、打开计算机，进入Internet，点击InternetExplorer浏览器，进入网址http：//www.tmall.com，对所示页面进行截屏，打印该页面，结果见实时打印所得“附件一”（共1页）。二、在“附件一”所示页面上的搜索栏中输入“易锐车品旗舰店”选项，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件二”（共1页）。三、点击“附件二”所示页面上的“搜索”选项，进入下一页面，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件三”（共1页）。四、点击“附件三”所示页面上的本店搜索中输入“镭射”选项，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件四”（共1页）。五、点击“附件四”所示页面上的“搜索”图表选项，进入下一页面，并打印此页面第1-2页，结果见实时打印所得“附件五”（共2页）。六、点击“附件五”所示页面上的“请登录”选项，进入下一页面，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件六”（共2页）。七、在“附件六”所示页面上输入maomao×并输入密码，打印此页面，结果见实时打印所得“附件七”（共1页）。八、点击“附件七”所示页面上的“登录”选项，进入下一页面，并打印此页面第1-2页，结果见实时打印所得“附件八”（共2页）。九、在“附件八”所示页面上点击“包邮正品奥迪A1A3A5A7A4LQ3Q5Q7A6LA8迎宾镭射爆闪投”选项，进入下一页面，并打印此页面第1和7页，结果见实时打印所得“附件九”（共2页）。十、在“附件九”所示页面上选择“前门两只”并点击“加入购物车”选项，进入下一页面，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十”（共1页）。十一、返回附件八，点击“附件八”所示页面上的“大众新迈腾速腾尚酷CC高尔夫6迎宾镭射爆闪车门投射改装”选项，进入下一页面，并打印此页面第1和11页，结果见实时打印所得“附件十一”（共2页）。十二、在“附件十一”所示页面上选择“前门两只”并点击加入购物车，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十二”（共1页）。十三、返回附件八，点击“附件八”所示页面上的“包邮宝马X3X5X63系5系Z4M系车门灯迎宾镭射爆闪投射改”选项，进入下一页面，并打印此页面第1和4页，结果见实时打印所得“附件十三”（共2页）。十四、在“附件十三”所示页面上选择“前门两只”并点击加入购物车，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十四”（共1页）。十五、在“附件十四”所示页面上点击“联系我们”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十五”（共1页）。十六、点击“附件十五”所示页面上的“购物车3”选项，进入下一页面，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十六”（共2页）。十七、点击“附件十六”所示页面上的“结算”，进入下一页面，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十七”（共3页）。十八、点击“附件十七”所示页面上的“提交订单”选项，进入下一页面，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十八”（共2页）。十九、在“附件十八”所示页面上输入支付宝支付密码并点击确认付款，进入下一页面，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十九”（共1页）。针对此次公证行为，广东省深圳市深圳公证处出具了（2013）深证字第102991号公证书。

2013年7月15日，纳安特公司的委托代理人莫伟智向广东省深圳市深圳公证处申请保全证据公证，深圳公证处公证员刘德梅和工作人员陈丽及纳安特公司的委托代理人莫伟智于2013年7月15日来到广东省深圳市××证券大厦××楼，莫伟智在此地签收了快递包裹一箱（签收时用假名为：刘文军）。委托代理人莫伟智的收件过程由公证员刘德梅和工作人员陈丽现场监督。收件行为结束后，委托代理人莫伟智确认收到物品为汽车专用LED投射门灯3个、赠品手机架一个、发货单一张（详见附件一，共1页）、易锐车品售后服务卡和易锐车品退换货表单（详见附件二，共1页）、山东省地方税务局通用定额发票发票联（详见附件三，共2页）。公证员刘德梅对所收到物品进行了拍照和封存。所封存物品留存于纳安特公司处。针对此次公证行为，广东省深圳市深圳公证处出具了（2013）深证字第107049号公证书。

2013年7月17日，纳安特公司的委托代理人莫伟智向广东省深圳市深圳公证处申请网页保全公证，在深圳公证处由纳安特公司的委托人莫伟智操作公证处的计算机，由公证员刘德梅与工作人员马明浩监督，进行了如下保全证据行为：一、打开计算机，进入Internet，点击360安全浏览器6，进入网址http：//www.tmall.cn，对所示页面进行截屏，打印该页面，结果见实时打印所得“附件一”（共1页）。二、在“附件一”所示页面上的搜索栏中输入“金都光电旗舰店”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件二”（共1页）。三、点击“搜索”选项，进入下一页面，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件三”（共1页）。四、点击“附件三”所示页面上的“金都光电旗舰店”选项，进入下一页面，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件四”（共1页）。五、在“附件四”所示页面上的搜索栏中输入“镭射”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件五”（共1页）。六、在“附件五”中点击“搜本店”选项，进入下一页面，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实打印所得“附件六”（共2页）。七、将鼠标移动至“附件六”中的顶部上的“店铺：描述4.9高于65.6%”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件七”（共1页）。八、点击“附件六”显示的搜索结果中的“金都光电ECP奥迪A6LQ5A4LA7A5A1Q3Q7LED投射门灯镭射迎宾灯单只”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件八”（共7页）。九、点击“附件八”左上角上的“请登录”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件九”（共1页）。十、在“附件九”显示的登陆框中输入登录名“maomao×”和登录密码，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十”（共1页）。十一、点击“附件十”中的“登录”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十一”（共2页）。十二、点击“附件十一”中的“加入购物车”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十二”（共2页）。十三、在“附件十二”中的选择您要的商品信息的颜色分类点击“D002插头款（大头）”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十三”（共2页）。十四、在“附件十三”点击“确定”将商品加入购物车，返回“附件六”显示的搜索结果中点击“金都光电ECP大众高尔夫6/速腾/迈腾/CC/尚酷/LED投射镭射投影门灯”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十四”（共6页）。十五、在“附件十四”中选择“2只价”对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十五”（共1页）。十六、点击“加入购物车”将物品加入购物车，返回“附件六”，点击“金都光电ECP宝马3系5系6系7系专车专用投射镭射门灯单只”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十六”（共6页）。十七、在“附件十六”点击“加入购物车”将商品加入购物车内，然后点击网页上方的“购物车”，对所示页面进行截屏。十八、在“附件十七”中点击“结算，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得”附件十八“（共3页）。十九、在“附件十八”的收货地址选择“广东省深圳市罗湖区×××××（刘文军收）188××××7122”，然后点击“提交订单”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件十九”（共2页）。二十、在“附件十九”中点击“确认付款”，对所示页面进行截屏，并打印此页面，结果见实时打印所得“附件二十”（共3页）。针对此次公证行为，广东省深圳市深圳公证处出具了（2013）深证字第107069号公证书。

2013年7月17日，纳安特公司的委托代理人莫伟智向广东省深圳市深圳公证处申请保全证据公证。深圳公证处公证员刘德梅和工作人员方伟明及纳安特公司的委托代理人莫伟智于2013年7月19日来到广东省深圳市××证券大厦××楼，莫伟智在此地签收了快递包裹一箱（签收时用假名为：刘文军）。委托代理人莫伟智的收件过程由公证员刘德梅和工作人员方伟明现场监督。收件行为结束后，委托代理人莫伟智确认收到物品为汽车专用LED投射门灯4个、顺丰速运单一张（详见附件一共1页）、发货单一张（详见附件二共1页）。公证员刘德梅对所收到物品进行了拍照和封存。针对此次公证行为，广东省深圳市深圳公证处出具了（2013）深证字第107070号公证书。

缪拉公司提交了本案专利的实用新型专利权检索报告，报告初步结论为全部权利要求1-6不符合授予专利权条件，具体结论为权利要求1-6不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

缪拉公司针对本案专利提出无效申请，国家知识产权局专利复审委员会作出第25518号无效宣告请求审查决定书，宣告本案专利的权利要求1、3无效，并在权利要求2、4-6的基础上继续维持本案专利有效。纳安特公司、缪拉公司对上述决定书均没有异议。

经过两次开庭审理，纳安特公司的诉讼请求2变更为缪拉公司向纳安特公司赔偿经济损失250000元，赔偿纳安特公司因本案而支出的公证费、购买证物费、保全费、律师费2260元，共计252260元；撤销诉讼请求3；诉讼费由缪拉公司负担。同时纳安特公司还主张缪拉公司至一审法院第二次开庭仍在生产、销售侵犯本案专利的被控侵权产品，但无法提供证据予以证明。

纳安特公司在第一次庭审中明确要求保护的范围是权利要求1-4，在无效宣告请求决定书作出后的第二次庭审中，纳安特公司要求保护的范围变更为权利要求2。权利要求1的内容为，一种用于汽车的可个性定制图案无损加装的迎宾灯，其特征在于，包括一个灯筒.以及设置在灯筒内能够插拔更换的图案投影组件。权利要求2的内容为根据权利要求1所述的一种用于汽车的可个性定制图案无损加装的迎宾灯，其特征在于，所述图案投影组件包括一个带有聚光放大透镜组的导光支架、设置在导光支架下方的菲林胶片以及设置在菲林胶片下方用于将菲林胶片固定在导光支架下方的手柄。权利要求3的内容为根据权利要求1所述的一种用于汽车的可个性定制图案无损加装的迎宾灯，其特征在于，灯筒外壁周向开设有一个弧形槽，所述图案投影组件插入弧形槽固定在灯筒上。权利要求4的内容是根据权利要求2所述的一种用于汽车的可个性定制图案无损加装的迎宾灯，其特征在于，所述导光支架包括一个环形架以及固定在环形架上的第一手持板，所述环形架底部设有若干卡槽。

纳安特公司发表比对意见认为，本案被控产品完全落入本案专利的保护范围。缪拉公司、翼动公司对纳安特公司的上述比对意见并无异议。翼动公司主张被控侵权产品来源于缪拉公司，具有合法来源，纳安特公司、缪拉公司对该事实予以确认。

纳安特公司主张缪拉公司存在生产、销售行为，提供了（2013）深证字第107069号公证书、（2013）深证字第107070号公证书，及缪拉公司在天猫上的“金都光电旗舰店”的网页中描述网站所售卖大众投影门灯、宝马投影门灯、奥迪投影门灯以及其他投影门灯，均标示“ECP”品牌，而“ECP”品牌为金都光电旗下品牌为证。经查明，根据（2013）深证字第107069号公证书的内容，天猫上“金都光电旗舰店”的网页上显示为金都光电旗下品牌，案涉被控侵权产品图片旁分别标示有“金都光电ECP奥迪A6LQ5A4LA7A5A1Q3Q7LED投射门灯镭射迎宾灯单只”、“金都光电ECP宝马3系5系6系7系专车专用投射镭射门灯单只”、“金都光电ECP大众高尔夫6/速腾/迈腾/CC/尚酷/LED投射镭射投影门灯”的字样。

本案公证购买案涉被控侵权产品的费用为1110元、726元，为（2014）东中法知民初字第106-109号四案均摊，其中1110元有公证书内容及提供相应发票予以证明，726元有公证书内容予以证明。

另查明，纳安特公司是一家成立于2011年11月18日的有限责任公司，法定代表人是孔德元，经营范围由章程确定；东莞市金都汽车用品有限公司于2013年8月8日经核准变更企业名称为缪拉公司，是一家成立于2011年1月21日的有限责任公司，注册资本为人民币5000000元，经营范围是一般经营项目：研发、批发、产销：汽车配件、汽车装饰件、汽车电子产品、发光二极管、电子元器件、线路板、光电产品、照明产品、通讯设备及配件；货物及技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）；翼动公司是一家成立于2012年7月4日的有限责任公司，注册资本是人民币500000元，经营范围是销售：汽车装具、配件，家居日化，劳保用品，文体用品，床上用品，洁具小家电（需许可经营的，须持许可证、资质证经营）。

一审法院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷。本案专利处于合法有效期内，依法应当受到保护。将被控侵权产品与本案专利进行比对，被控侵权产品完全落入本案专利的保护范围，纳安特公司、缪拉公司、翼动公司对此并无异议，应认定被控侵权产品落入本案专利保护范围。

关于缪拉公司、翼动公司的责任承担问题。对于翼动公司的责任承担，纳安特公司、缪拉公司均确认翼动公司的被控侵权产品来源于缪拉公司，但纳安特公司变更诉讼请求后已放弃要求翼动公司承担赔偿责任，且根据《中华人民共和国专利法》第七十条“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”之规定，翼动公司不承担赔偿责任，但翼动公司仍应承担停止侵权责任。对于缪拉公司的责任承担，结合缪拉公司在其天猫“金都光电旗舰店”网站上显示的为金都光电旗下品牌，及（2013）深证字第107069号公证购买到的缪拉公司的被控侵权产品及被控侵权产品上标注有上述商标，足以认定缪拉公司存在生产、销售被控侵权产品行为，因此，缪拉公司应承担停止侵权、赔偿损失的责任。对于赔偿数额，本案中，因纳安特公司没有提供证据证明其因被侵权所受到的损失或者缪拉公司因侵权所获得的利益，故一审法院综合考虑本案专利为实用新型专利、专利实施许可合同显示独占实施许可使用费为500000元、侵权产品售价不高、缪拉公司存在生产、销售行为、缪拉公司有3个不同产品落入本案专利保护范围、纳安特公司主张的合理维权费用为1110元和726元（四个案件均摊），酌定缪拉公司赔偿纳安特公司包括合理维权费用在内的经济损失人民币100000元。

综上所述，一审法院判决：一、缪拉公司于一审判决发生法律效力之日起立即停止生产、销售侵犯纳安特公司第ZL201220690172.2号实用新型专利权的产品，并销毁用于生产侵权产品的模具。二、翼动公司于一审判决发生法律效力之日起立即停止销售侵害纳安特公司第ZL201220690172.2号实用新型专利权的涉案产品。三、缪拉公司于一审判决发生法律效力之日起十日内赔偿纳安特公司经济损失人民币100000元。四、驳回纳安特公司的其他诉讼请求。如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费人民币5083.9元，由缪拉公司负担。本院查明

本院审查查明，原审查明的事实属实，本院予以确认。

另查明，缪拉公司与纳安特公司在二审庭审中确认纳安特公司就本案被控侵权产品在另案中提起了外观设计专利侵权之诉，在该案中，缪拉公司被认定侵权成立，并被判令赔偿纳安特公司经济损失。本院认为

本院认为，本案系侵害实用新型专利权纠纷，根据上诉人缪拉公司的上诉主张、被上诉人纳安特公司的答辩意见，本案二审的争议焦点为：1.本案是否应当中止审理；2.原审判赔数额是否过高。

（一）关于本案是否应当中止审理的问题。

缪拉公司认为虽然国家知识产权局专利复审委员会已经就本案专利作出了无效审查决定，宣告本案专利在权利要求2、4-6的基础上继续维持有效。但缪拉公司已经就该审查决定提起行政诉讼，该行政诉讼的结果很可能会判令国家知识产权局专利复审委员会重新作出无效请求审查决定。因此本案应当中止审理，待行政诉讼进行完毕后，再继续审理。对此本院认为，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十六条规定，诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行；(一)被告认为需要停止执行的;（二）原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；（三）人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；（四）法律、法规规定停止执行的。本案并不具备中止执行的法定情形，因此，缪拉公司向北京知识产权法院提起行政诉讼期间，不停止国家知识产权局专利复审委员会就本案作出的审查决定的执行。缪拉公司关于本案应当中止审理的上诉理由缺乏法律依据，本院不予支持。

（二）关于原审判赔数额是否过高的问题。

根据《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。本案中，纳安特公司没有提供证据证明其因被侵权所受到的损失或者缪拉公司因侵权所获得的利益，故一审法院综合考虑本案专利的类型为实用新型专利、缪拉公司的侵权行为方式包括了制造行为和销售行为、缪拉公司同时有三个不同产品均落入本案专利的保护范围、纳安特公司为申请公证、购买侵权产品以及聘请律师支付了维权费用、本案专利实施许可合同显示独占实施许可使用费为500000元以及侵权产品售价不高等因素酌定缪拉公司赔偿纳安特公司包括合理维权费用在内的经济损失人民币100000元并无不当。

此外，缪拉公司主张其在另案中已经就被控侵权产品赔偿了纳安特公司经济损失，因此本案中应当适当减免缪拉公司承担的赔偿数额。对此本院认为，虽然缪拉公司在另案中对纳安特公司进行了赔偿，但因另案是外观设计专利侵权纠纷，本案是实用新型专利侵权纠纷，缪拉公司在两案中分别侵害了纳安特公司的不同权利。缪拉公司以其已经就侵害他人外观设计专利权的行为进行了赔偿，而抗辩主张对其侵害他人实用新型专利权的行为所应承担的赔偿责任进行减免，没有法律依据，本院不予支持。

综上所述，缪拉公司的上诉理由不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费2300元，由东莞市缪拉实业有限公司负担。

本判决为终审判决。审判人员

审判长王静

审判员肖少杨

代理审判员李金娟裁判日期

二〇一六年十二月十四日书记员

书记员余英泽

原告：天津市绿能建材制品厂，住所地天津市宝坻区大口屯镇程各庄村。

经营者:赵学智，男，1962年6月21日出生，汉族，住天津市宝坻区。

委托诉讼代理人：孟祥亮，北京盈科（天津）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：周力，北京盈科（天津）律师事务所律师。

被告：天津市知识产权局，住所地天津市天津华苑产业园区华天道6号，海泰信息广场G座2层。

法定代表人：齐成喜，局长。

委托诉讼代理人：张剑光，男，天津市知识产权局职员。

委托诉讼代理人：王瑞，女，天津市知识产权局职员。

第三人：张宝军，男，1970年7月20日出生，汉族，住天津市宝坻区。审理经过

原告天津市绿能建材制品厂（以下简称绿能厂）不服被告天津市知识产权局（以下简称市知产局）专利侵权纠纷案件处理决定，于2018年9月4日向本院提起行政诉讼。本院于2018年9月6日受理后，于法定期限内向被告市知产局及第三人张宝军送达了起诉状副本。本院依法组成合议庭，并于2018年10月25日公开开庭审理本案。原告绿能厂的委托诉讼代理人孟祥亮、周力，被告市知产局的委托诉讼代理人张剑光、王瑞，第三人张宝军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

被告市知产局于2018年8月23日作出津知法处字（2018）91号《专利侵权纠纷案件处理决定书》（以下简称91号决定书），认为：涉案被控侵权产品缺少外壁凹槽和弹性圈的必要技术特征，未落入涉案“拼装式住宅厨房、卫生间排气管道”（专利号：ＺＬ20152009××××.6）专利权的保护范围。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第五十九条第一款之规定，作出处理决定：驳回绿能厂专利侵权纠纷处理请求。

被告在法定期限内向本院提交了下列证据和法律依据：

1.请求人提交给中国（天津）知识产权维权援助中心的举报投诉立案材料、专利证书和案件转办通知书；

2.请求人补交的实用新型专利权评价报告；

3.行政执法人员与被请求人的短信记录；

4.被请求人答辩书、执法人员将答辩书送达请求人的记录；

5.请求人驳回答辩的陈述2份、请求人产品检验报告1份；

6.口头审理通知短信；

7.专利侵权纠纷案件口头审理笔录及被请求人口头审理时补充的证据材料；

8.专利法和专利法实施细则；

9.专利行政执法办法；

10.专利侵权纠纷处理决定书；

11.口头审理录音光盘。

上述证据系被告市知产局作出91号决定书依据的相关材料，用以证明被告作出91号决定书程序合法，认定事实清楚，适用法律正确。

被告作出的《专利侵权纠纷案件处理决定书》中明确的法律依据为：专利法第五十九条第一款。庭审中被告当庭明确的法律依据有：专利法第五十九条第一款，专利法实施细则第七十九条、第八十一条及专利行政执法办法的相关规定。

原告绿能厂向本院提出诉讼请求：撤销市知产局作出的91号决定书。事实和理由：原告系名称为“拼装式住宅厨房、卫生间排气管道”的实用新型专利的专利权人（专利号：ＺＬ20152009××××.6），该专利尚在有效期内。

原告发现第三人存在制造、销售侵犯涉案专利权产品的行为，于2018年2月6日向被告请求对第三人的侵权行为进行处理。在口头审理过程中，原告提供专利证书、专利权评价报告、第三人加工现场的照片、涉嫌侵权产品照片等证据，证明第三人制造、销售的通风管道所使用的技术方案覆盖了涉案实用新型专利的全部技术特征。被告未对上述事实予以准确认定就驳回原告的处理请求明显不当。同时，被告作出的91号决定书的立案通知程序有瑕疵，逾期作出决定，违反法定程序。

原告为支持其诉讼请求，向本院提交了以下证据：

1.津知法处字（2018）91号《专利侵权纠纷案件处理决定书》；

2.实用新型专利证书；

3.实用新型评价报告；

4.中国专利审查信息查询页面截图；

5.《说明》（专利年费缴费单据复印件）；

6.第三人张宝军涉嫌侵权产品的照片。被告辩称

被告市知产局辩称，一、被告作出91号决定书主体适格，程序合法。被告作为本市管理专利工作的部门，负责本行政区域内的专利管理工作，对专利侵权纠纷作出处理是职权范围内的行为。被告在受理原告绿能厂提出的专利侵权纠纷处理请求后，严格按照《专利行政执法办法》的相关规定，履行了所有程序，不存在违反法律规定程序的行为。原告提出的超期作出决定问题，是将请求中国（天津）知识产权维护援助中心的投诉时间确定为市知产局的侵权查处的立案时间造成的。举报中心受理举报后向市知产局发出了转办通知，因缺乏专利权评价报告,市知产局并未立即立案。市知产局经联系原告提供专利权评价报告后，于2018年6月1日立案。本着不让群众多跑路的原则，未向原告送达立案通知书。二、被告作出的91号决定书认定事实清楚，适用法律正确。原告的ＺＬ20152009××××.6号“拼装式住宅厨房、卫生间排气管道”的权利要求书记载了下列技术特征：1．一种拼装式住宅厨房、卫生间排气管道，包括四块预制板（1），其中预制板（1）为矩形板材，四块预制板（1）作为四壁而构成载面为方形的管道主体，其特征在于：还包括两个圆角矩形结构的金属支撑架（2），两个所述金属支撑架（2）分别设置在所述管道主体内部两侧并通过螺栓锁紧，每个所述金属支撑架（2）外壁上还分别形成有一圈凹槽，每个所述凹槽内分别相应地设有一弹性圈（3）。2．按照权利要求1所述的拼装式住宅厨房、卫生间排气管道，其特征在于：所述预制板（1）为水泥纤维板。3．按照权利要求1所述的拼装式住宅厨房、卫生间排气管道，其特征在于：所述弹性圈（3）由橡胶材料制成。

第三人张宝军在答辩中所描述涉嫌侵权产品是两块板子之间用特制的粘接砂浆粘接，然后在两块板形成的外角用高强度纤维网格布挂网包浆，从而使得通风管道获得良好的防火性和密闭性。被告认为第三人张宝军的产品与涉案专利所描述的技术方案区别点在于1．用粘接的方式将四块预制板粘接；2．用纤维网格布挂网包浆的方式包覆在粘接好的预制板外；3．通过龙骨进行加固，所述龙骨为管道内切方，并未使用橡胶圈，而是采用了其他工艺保障产品的稳定性。涉嫌侵权产品未设置外壁凹槽和弹性圈，仅通过金属龙骨加以固定，因此涉嫌侵权产品不落入涉案专利权保护范围。综上，被告作出的91号决定书认定事实清楚，程序合法，适用法律正确。

第三人张宝军述称，不同意原告的诉讼请求，同意被告的答辩意见，同意被告提供的证据。

经庭审质证，原告绿能厂对被告市知产局提交的证据1案件转办通知书上的手写字样“无评价报告，电话通知补齐”的内容不认可;对证据3、6要求庭后查看原始载体,经庭后查看证据的原始载体,对证据3、6的真实性予以认可;对其他证据的真实性、合法性、关联性均认可。第三人张宝军对被告提交的证据均无异议。被告市知产局、第三人张宝军对原告提交的证据均无异议。原告及第三人张宝军对被告提交的法律依据均无异议。

本院对原、被告提交的证据认证如下:原告对证据1手写部分内容的异议,不影响案件转办通知书本身的真实性,并且原告亦在通知书的时间之后实际补交了评价报告，故对其异议不予采纳，对证据1的真实性予以确认。原、被告提交的证据均具有真实性、合法性、关联性,本院予以采信。被告提交的法律依据适用于本案。本院查明

经审理查明：

一、关于行政审查程序问题

原告的经营者赵学智于2018年2月6日向中国（天津）知识产权维权援助中心（以下简称维权援助中心）举报投诉第三人张宝军，称发现被举报投诉人制造、使用、销售的产品，即拼接式住宅厨房、卫生间排气管道涉嫌侵犯其实用新型专利权，请求被举报投诉人停止侵权并进行经济赔偿。维权援助中心于当日制作《知识产权举报投诉登记表》，并经赵学智签字确认。该登记表中的证据情况一栏载明赵学智提交了五组证据。当日，维权援助中心决定受理举报，并根据职能和管辖规定，以天津知举转字（2018）1号《案件转办通知书》转交被告市知产局处理。被告接到转办后，经审查发现原告没有提交专利权评价报告，遂与原告联系要求提交该证明材料，在原告补交了国家知识产权局出具的完成日期为2018年4月12日的《实用新型专利权评价报告》后，被告立案并通知原告及第三人张宝军参加口审程序，但未送达立案通知书。第三人、原告于同年6月先后提交了书面答辩与驳回答辩。被告组成三人合议组，于同年7月12日进行了口头审理，原告的经营者赵学智与第三人张宝军到场参加。被告于同年8月23日作出被诉91号决定书，并于当日邮寄送达给原告及第三人张宝军。

二、原告涉案专利的情况

原告享有ＺＬ20152009××××.6号“拼装式住宅厨房、卫生间排气管道”实用新型专利权，该专利权利要求书记载了下列技术特征：1．一种拼装式住宅厨房、卫生间排气管道，包括四块预制板（1），其中预制板（1）为矩形板材，四块预制板（1）作为四壁而构成载面为方形的管道主体，其特征在于：还包括两个圆角矩形结构的金属支撑架（2），两个所述金属支撑架（2）分别设置在所述管道主体内部两侧并通过螺栓锁紧，每个所述金属支撑架（2）外壁上还分别形成有一圈凹槽，每个所述凹槽内分别相应地设有一弹性圈（3）。2．按照权利要求1所述的拼装式住宅厨房、卫生间排气管道，其特征在于：所述预制板（1）为水泥纤维板。3．按照权利要求1所述的拼装式住宅厨房、卫生间排气管道，其特征在于：所述弹性圈（3）由橡胶材料制成。

三、第三人被指控的侵权行为问题

第三人张宝军生产的涉嫌侵权产品是两块板子之间用特制的粘接砂浆粘接，然后在两块板形成的外角用高强度纤维网格布挂网包浆形成防火性和密闭性。技术特征为1．用粘接的方式将四块预制板粘接；2．用纤维网格布挂网包浆的方式包覆在粘接好的预制板外；3．通过龙骨进行加固，所述龙骨为管道内切方，并未使用橡胶圈。

四、各方当事人关于技术特征的比对意见

原告主张涉案专利中涉及的支架、凹槽和弹性圈为一个技术特征，实现稳定产品结构的功能。第三人产品中龙骨的技术特征等同于原告专利中支架、凹槽和弹性圈共同构成的技术特征，因此第三人产品的技术特征覆盖了原告专利的技术特征，构成专利侵权。

被告市知产局认为，原告专利中的支架、凹槽和弹性圈在说明书中都明确了各自的功能，不能认定为一个技术特征。第三人产品缺乏凹槽和弹性圈，不能认定覆盖了原告专利的全部技术特征。

第三人张宝军认为，自己的产品与原告专利技术根本不相同。同意被告意见。本院认为

本院认为，根据专利法第三条的规定，被告作为本市专利管理工作部门，具有对其行政管理区域内的专利侵权纠纷作出处理的主体资格和职权。本案的争议焦点是：1.被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；2.被告作出被诉91号决定书的行政程序是否合法。

一、被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围问题

本院认为，本案中各方当事人在将被控侵权产品与涉案发明专利权利要求进行技术特征比对时，争议主要集中在专利技术中支架、凹槽、弹性圈是否为一个技术特征。结合专利权利要求及说明书记载，支架的功能是支撑预制板形成方形管道。凹槽与弹性圈配合功能是缩小支架与预制板之间的缝隙。凹槽的功能在于稳定弹性圈使之发挥缩小支架与预制板之间的缝隙作用，因此凹槽与弹性圈应认定为一个技术特征。支架应认定为一个独立的技术特征。第三人产品中不具有凹槽和弹性圈，第三人产品中的龙骨与专利技术中的支架为相同技术特征，与支架、凹槽、弹性圈不构成等同技术特征。故缺少专利技术中的一项必要技术特征。根据《最高人民法院

》第七条第二款：“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”的规定，被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。

二、被告作出被诉91号决定书的行政程序是否合法问题

本院认为，根据《专利行政执法办法》第十一条第一款“请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的，应当提交请求书及下列证明材料”和第二款“专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，管理专利工作的部门可以要求请求人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告（实用新型专利检索报告）”的规定，被告在原告补交国家知识产权局出具的完成日期为2018年4月12日的《实用新型专利权评价报告》后予以立案，于法有据，并无不当。原告关于被告立案日期应为其投诉日期即2018年2月6日的主张，本院不予支持。根据《专利行政执法办法》第十三条的规定，被告应在立案后5个工作日内通知请求人；第二十条的规定，被告应当自立案之日起3个月内结案。被告立案后未向原告、第三人送达立案通知书。虽然被告辩称为节省时间，提高效率，已经通过电话等方式及时通知了原告，但原告不予认可，对此，被告负有举证责任。现被告未提交证据证明准确的立案时间和通知原告的时间，应承担举证不能的不利后果。原告的立案及通知程序存在瑕疵，但鉴于原告、第三人分别提交了书面答辩意见，并参加了口头审理，重要程序权利均得到保障，对实体权利不产生实际影响，被告的行政行为属于程序轻微违法。

综上，被告作出的行政行为，虽程序轻微违法，但被控侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，被告市知产局认定第三人张宝军侵权行为不成立，认定事实清楚，证据充分，适用法律正确。原告绿能厂要求撤销91号决定书的理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第一款第（二）项之规定，判决如下：裁判结果

确认被告天津市知识产权局作出津知法处字（2018）91号《专利侵权纠纷案件处理决定书》的行政程序违法。

案件受理费100元，由被告天津市知识产权局负担。

如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内提起上诉，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉于天津市高级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审判人员

审判长李国忠

审判员孔娟

审判员雷艳珍裁判日期

二〇一八年十一月二十日书记员

书记员朴志永

上诉人（原审被告）：佛山市顺德区龙江镇勇吉五金店，经营场所：广东省佛山市顺德区325国道龙江段102号之二亚洲国际家具材料交易中心C2区31号，系个体户。经营者王孝吉，男，1983年12月8日出生，汉族，住浙江省天台县白鹤镇张家坑村2组5号。

委托诉讼代理人：范金荣，广东顺龙律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：广州一铭办公家具有限公司，住所地广东省广州市南沙区东涌镇自编大同村第一工业区2号。

法定代表人：缪锦强，该公司董事长。

委托代理人：吕捷宁，北京市盈科（广州）律师事务所律师。

委托代理人：王永健，北京市盈科（广州）律师事务所律师。审理经过

上诉人佛山市顺德区龙江镇勇吉五金店（以下简称勇吉五金店）因与被上诉人广州一铭办公家具有限公司（以下简称一铭公司）侵害实用新型专利权（专利号为ＺＬ20132049××××.8号）纠纷一案，不服广州知识产权法院(2015)粤知法专民初字第2312号民事判决，向本院提起上诉，本院于2017年3月18日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人诉称

勇吉五金店上诉请求：1.撤销一审判决，依法驳回陈一铭公司的全部诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费由一铭公司承担。事实和理由：一、被诉侵权产品并非勇吉五金店生产。二、一铭公司未提交专利权评价报告，本案专利权利状态稳定性应进一步查实。三、被诉侵权产品价值较低，一审判决确定的赔偿数额太高。被上诉人辩称

一铭公司答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回勇吉五金店的上诉请求。

一铭公司向一审法院起诉请求判令勇吉五金店：1.立即停止生产、销售侵害一铭公司ＺＬ20132049××××.8号实用新型专利权产品的行为，销毁现有库存及相关生产模具；2.赔偿一铭公司经济损失人民币5万元以及一铭公司为调查、制止侵权所支付的合理费用人民币1万元；3.承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实：林斌是专利号为ＺＬ20132049××××.8、名称为“一种伸展式沙发”的实用新型专利的专利权人，专利申请日为2013年8月15日，授权公告日为2014年2月5日,该专利的第三年度年费已缴纳，至今有效。该专利包括9项权利要求，具体如下：

权利要求1为一种伸展式沙发，其特征在于包括：第一扶手和第二扶手，所述第一扶手与所述第二扶手对称设置，所述第一扶手和所述第二扶手均设置有第一连接孔和第二连接孔，所述第二连接孔之间连接有前横杆；靠背，所述靠背的两侧分别设置有销杆，所述销杆分别插入第一扶手的第一连接孔和第二扶手的第一连接孔且活动连接；座板，所述座板的后端与靠背的低端相互铰接，在座板底部安装有滑动杆且置于所述前横杆的上方，所述前横杆与滑动杆之间设置有滑动块，所述滑动块纵向套入滑动杆且横向套入所述前横杆，以使滑动杆与前横杆呈十字连接，所述靠背后仰推动所述座板向前移动，滑动杆随滑动块沿前横杆向后移动，在前横杆和座板底面之间连接有复位拉簧，以拉动靠背与座板复位；

权利要求2是根据权利要求1所述的伸展式沙发，其特征在于还包括套筒，所述套筒套于所述销杆与所述第一连接孔之间；

权利要求3是根据权利要求1所述的伸展式沙发，其特征在于所述第一扶手和第二扶手还连接有脚架；

权利要求4是根据权利要求3所述的伸展式沙发，其特征在于所述脚架包括左脚架和右脚架，左脚架和右脚架为分体结构，或者左脚架和右脚架为相连的整体结构；

权利要求5是根据权利要求4所述的伸展式沙发，其特征在于所述左脚架和右脚架通过螺钉分别与所述第一扶手和第二扶手连接；

权利要求6是根据权利要求1所述的伸展式沙发，其特征在于所述第一扶手和第二扶手还连接有后横杆；

权利要求7是根据权利要求1所述的伸展式沙发，其特征在于，所述滑动杆的前段形成向后倾斜的滑行段，在滑行段后端形成向上弯折的阻挡段；

权利要求8是根据权利要求1所述伸展式沙发，其特征在于所述滑动杆、滑动块和复位拉簧为两组分别连接在所述前横杆上；

权利要求9是根据权利要求1所述的伸展式沙发，其特征在于所述滑动块包括纵向通孔和横向通孔。

林斌与一铭公司于2014年3月1日签订《专利实施独占许可合同》，林斌以独占许可的方式，许可一铭公司在中国范围内独占使用涉案专利，许可一铭公司制造、使用、销售使用专利产品，独占使用权期限自2014年3月1日至2024年3月1日。双方约定实施许可使用费免于收取，林斌无偿许可一铭公司使用该专利。一铭公司在本案中确定以权利要求1至9项为其专利权保护范围。

广东省广州市广州公证处作出的（2015）粤广广州第174889号《公证书》记载：2015年9月21日，一铭公司的委托代理人来到该公证处，在公证员的现场监督下使用该处的计算机和网络设备，进行了以下操作：打开浏览器，输入www.baidu.com,进入该网站首页，在搜索栏输入并访问网站××，进入该网站首页并点击首页上方“供应商”，在搜索栏输入“勇吉五金店”，点击搜索第一个搜索结果“佛山市顺德区龙江镇勇吉五金店”，进入店铺首页上方“供应产品”栏，进入“产品列表”页面；点击“产品列表”页面中“厂家直销新款网吧电脑椅网吧塑料扶手椅可躺椅…”产品，进入“厂家直销新款网吧电脑椅网吧塑料扶手椅可躺椅子沙发网吧椅子”产品信息页面；点击该页面左上方“请登录”进入“1688”登陆页面，输入登录名“lvjiening1”及登录密码，点击“登录”进入“厂家直销新款网吧电脑椅网吧塑料扶手椅可躺椅子沙发网吧椅子”产品信息页面，选择产品颜色为“红色”，数量为“1”，点击产品信息页面下方“加入进货单”，弹出提示框；回到“产品列表”页面，点击“新品上市高档时尚网吧椅员工椅休闲椅电脑椅…”产品，进入“新品上市高档时尚网吧椅员工椅休闲椅电脑椅可躺办公室椅子”产品信息页面，选择产品颜色“黑色”，数量为“1”，点击产品信息页面下方“加入进货单”，弹出提示框；回到“产品列表”页面，点击“下一页”，进入“第二页产品列表”页面，点击“产品列表”中“特价供应网吧电脑椅子优质网吧椅弓形网吧椅高…”产品，进入“特价供应网吧椅子优质网吧椅弓形网吧椅高品质网吧椅”产品信息页面，选择数量为“1”，点击产品信息页面下方“加入进货单”，弹出提示框中“去结算”，进入“我的进货单”页面，选择“全选”，点击“我的进货单”页面中“结算”，打开页面后，在页面中填写收货人、地址、邮编、手机，点击页面中“确认收货信息”，打开页面后，点击页面中“提交订单”，跳转至支付页面，点击页面中右上方“找人代付”，打开页面后，输入好友的账户“*永健（159××××3162）”及验证码，点击页面中“请他付款”；回到“佛山市顺德区龙江镇勇吉五金店”店铺首页，点击首页上方“我的阿里”下方“已买到货品”，打开页面后，点击页面中“订单详情”打开页面。广东省广州市广州公证处公证上述取证过程，并打印上述相关网页页面作为该《公证书》的附件。

广东省广州市广州公证处作出的（2015）粤广广州第174892号《公证书》记载：2015年9月21日，一铭公司的委托代理人在公证员的现场监督下使用该公证处计算机，在百度首页搜索“××”，点击“百度一下”，搜索到相关结果页面，点击第三个搜索结果“阿里巴巴1688.com-全球领先的采购批发平台”，进入××网站首页，点击首页上方“供应商”，在搜索栏输入“勇吉五金店”，点击“搜索”，搜索到相关结果页面，点击第一个搜索结果“佛山市顺德区龙江镇勇吉五金店”店铺首页，点击店铺首页上方“公司档案”，打开页面后，点击页面中“认证信息”下方“其他证书类找照片（1张）”。广东省广州市广州公证处公证上述取证过程，并打印上述相关网页页面作为该《公证书》的附件。

广东省广州市广州公证处作出的（2015）粤广广州第188334号《公证书》记载：2015年10月20日，在公证员的现场监督下，一铭公司委托代理人吕捷宁在网购指定的收货地址—广东省广州市越秀区惠福西路212-214号德福大厦，在快递员面前签收了一件快递包裹，快递包裹上粘贴的详情单显示为“快捷快递”，运单编号为“536038000123”，收件地址为“广东省广州市越秀区惠福西路212-214号德福大厦”，收件人为“吕生”。随后，吕捷宁将其所取得的包裹交由随行公证员保管。公证员对包裹详情单、包裹外观及包裹内的商品进行拍照，随后重新包装并粘贴公证处封条。

广东省广州市广州公证处作出的（2015）粤广广州第191505号《公证书》记载：2015年10月22日，在公证员的现场监督下，一铭公司的委托代理人进行了以下操作：通过百度搜索进入“阿里巴巴1688.com-全球领先的采购批发平台”页面，进入××网站首页，点击首页左上方“请登录”，进入“1688”登陆页面，输入登录名“lvjiening1”及登录密码，点击“登录”进入“1688”网站页面，点击首页上方“我的阿里”下方“已买到货品”，进入“已买到货品页面”，点击页面中“确认收货”，进入“确认收货”页面，选择第二个“厂家直销新款网吧电脑椅网吧塑料扶手椅可躺椅子沙发网吧椅子”产品，输入“支付宝支付密码”，点击“确定”。广东省广州市广州公证处公证上述取证过程，并打印上述相关网页页面作为该《公证书》的附件。

一铭公司主张其为维权支出的合理费用共10000元，包括公证费用4110元，律师费15000元（其中一铭公司已支付前期5000元，余款10000元尚未支付），购买侵权产品费用350元。对于上述费用，一铭公司提交了公证费发票、律师委托合同及发票，（2015）粤广广州第191505号《公证书》等证明。因上述公证费、律师费及购买被诉侵权产品的费用，系在本案及（2015）粤知法专民初字第2308、2310号侵害外观设计专利权纠纷案共三案共同产生的费用，平均分摊，其中本案分摊律师费5000元、公证费1370元、购买被诉侵权产品的费用117元，合计6487元。

根据公证情况，可知勇吉五金店经营的网页中出现了被诉侵权产品的使用说明书，且该说明书上出现了一铭公司的注册商标，一铭公司提出勇吉五金店的该说明书与一铭公司制造产品的说明书一致，为此，一铭公司提交了相关产品的使用说明书、《公证书》中被诉侵权产品的说明书以及一铭公司的第7240525号注册商标予以证明。勇吉五金店当庭确认该说明书参考了一铭公司的说明书，在参考时没有删除一铭公司的商标标识。勇吉五金店当庭提出其庭前已删除了相关网页，一铭公司经庭后核实提出相关网页并未删除，一铭公司不确认勇吉五金店已停止在网上销售被诉侵权产品。

一铭公司当庭提交公证购买的被诉侵权产品实物，并认为被诉侵权产品具有一铭公司专利权利要求记载的全部技术特征，落入一铭公司专利保护范围。勇吉五金店认为被诉侵权设计与一铭公司专利的权利要求1、2、3、4、5、7、8、9的技术特征相同，但二者区别在于:一铭公司专利是两个扶手之间连接的后横杆，被诉侵权设计产品是两个脚架之间连接的后横杆；被诉侵权产品设计在两个脚架之间有一个前横杆，一铭公司专利没有,故被诉侵权设计没有落入一铭公司专利的保护范围。勇吉五金店还提出一铭公司应提交专利评估报告。

另查明，勇吉五金店为个体户，成立于2009年7月14日，资本数额是16800元，经营范围是零售五金配件。

勇吉五金店在庭审时，确认上述公证取证情况，确认其销售了被诉侵权产品，但否认生产了被诉侵权产品。

以上事实，有实用新型专利证书、专利实施独占许可合同、商标注册证、《公证书》、发票、《民事委托代理合同》、工商登记资料及一审法院庭审笔录等附卷为证。本院认为

一审法院认为：一铭公司是涉案专利的独占许可使用权人，其合法权利应受法律保护。本案争议的焦点为：一、被诉侵权产品是否为勇吉五金店生产、销售；二、被诉侵权产品是否落入一铭公司专利的保护范围；三、本案的民事责任承担问题。

一、关于勇吉五金店是否实施了生产、销售被诉侵权产品的行为

一铭公司认为勇吉五金店实施了生产、销售被诉侵权产品的行为，而勇吉五金店对于其实施销售被诉侵权产品的行为予以确认，但否认被诉侵权产品为其所生产。一审法院认为，在经公证的勇吉五金店经营的网页上，勇吉五金店在宣传被诉侵权产品的图片中标注有“厂家直销”的字样，在同一网页的下方有“厂家直销品质保证”等宣传字样；勇吉五金店的经营范围虽然不包括生产、销售家具，但从公证其经营网页宣传的产品和经公证的销售行为可见，勇吉五金店并未在核定的经营范围内从事经营活动；勇吉五金店虽辩称被诉侵权产品并非其生产，但其当庭表示不能说明该产品的具体来源和提供者；在公证的勇吉五金店经营网页上，勇吉五金店展示产品的列表中的其他产品宣传图片也标注系厂家直销，综上应认定被诉侵权产品系勇吉五金店所生产、销售。

二、关于被诉侵权产品是否落入一铭公司专利的保护范围

人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。经比对，认定本案被诉侵权产品的技术方案包含与一铭公司专利权利要求记载的全部技术特征等同的技术特征。

关于勇吉五金店提出被诉侵权产品的后横杆固定于脚架上，而一铭公司专利的后横杆固定于扶手上的问题。经查，被诉侵权产品的后横杆系通过脚架固定在扶手上，属于以与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，构成等同，故被诉侵权技术方案已落入一铭公司专利的保护范围。关于勇吉五金店提出被诉侵权设计的技术特征比一铭公司专利的技术特征增加一个起固定连接的横杆的技术特征的意见，一审法院认为，本案被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征等同的技术特征，已落入一铭公司专利的保护范围，至于被诉侵权产品的技术特征比一铭公司专利的技术特征增加一个起固定连接作用的横杆的技术特征，不影响法院对被诉侵权产品落入一铭公司专利保护范围的认定。

关于勇吉五金店提出一铭公司应提交专利评估报告的问题。经查，专利评估报告仅是专利侵权认定的参考，并非一铭公司必须提交的证据，且勇吉五金店在庭审中并未提出对抗一铭公司专利权利状态稳定性的证据，故对勇吉五金店该意见不予采纳。

三、关于本案民事责任承担问题

综上，勇吉五金店实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，且被诉侵权技术落入了一铭公司专利权的保护范围，勇吉五金店应承担停止侵权和赔偿损失的法律责任。根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。关于赔偿数额，一铭公司未能举证证明其损失或者勇吉五金店的获利，也未提供确定的专利许可使用费数额，法院将根据一铭公司的诉请，综合考虑案涉专利的类型、勇吉五金店侵权行为的性质和侵权的具体情节以及一铭公司在本案中为维权所支出的经分摊后确定的合理费用等因素，酌定勇吉五金店所承担的赔偿数额为人民币56487元。对一铭公司超出该金额范围的诉讼请求，依法不予支持。

综上，一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第（一）项、第（七）项、《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条之规定，判决如下：一、勇吉五金店立即停止制造、销售侵害一铭公司的名称为“一种伸展式沙发”的实用新型专利权（专利号为ＺＬ20132049××××.8）的产品的行为，并销毁现有库存产品及专用生产模具；二、勇吉五金店应在判决生效之日起十日内,赔偿一铭公司经济损失以及合理费用共人民币56487元；三、驳回一铭公司的其他诉讼请求。本案案件受理费1300元，由勇吉五金店负担。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审裁判结果

二审中，当事人没有提交新证据。

经审理，本院对一审法院查明的事实予以确认。

本院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷。林斌系名称为“一种伸展式沙发”、专利号为ＺＬ20132049××××.8的实用新型专利权人，本专利目前处于有效状态，林斌与一铭公司签订《专利实施独占许可合同》，以独占许可的方式许可一铭公司实施本案专利，因此一铭公司的合法权益应受法律保护。根据上诉人勇吉五金店的上诉理由，本案二审当事人争议的焦点是：被诉侵权产品是否由勇吉五金店制造；二、一铭公司是否必须提交专利权评价报告；三、一审判决确定的赔偿数额是否太高。

一、关于被诉侵权产品是否由勇吉五金店制造的问题

本案证据证明，勇吉五金店在其网页宣传被诉侵权产品的图片中标注有“厂家直销”的字样，在同一网页的下方有“厂家直销品质保证”等宣传字样；在勇吉五金店网页展示产品列表中的其他产品宣传图片中也标注系厂家直销；勇吉五金店虽辩称被诉侵权产品并非其生产，但其一审庭审时当庭表示不能说明该产品的具体来源和提供者。综上，一审判决认定被诉侵权产品系勇吉五金店所生产，并无不当，本院予以维持。

二、关于一铭公司是否必须提交专利权评价报告的问题

《中华人民共和国专利法》第六十一条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”由此可见，专利权评价报告只是作为审理、处理专利侵权纠纷的证据，而不是作为专利权人或者利害关系人提起诉讼的前提条件。此外，勇吉五金店并没有提供任何证据证明一铭公司本案专利权处于不稳定状态。因此，勇吉五金店关于一铭公司没有提交专利权评价报告，本案专利权利状态稳定性应进一步查实的主张，本院不予支持。

三、关于一审判决确定的赔偿数额是否太高的问题

《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，一铭公司因被侵权所受到的实际损失以及勇吉五金店因侵权所获得的利益均难以确定，也没有专利许可使用费可以参照，因此一审法院综合考虑本案专利权的类型、勇吉五金店侵权行为的性质和侵权的具体情节以及一铭公司在本案中为维权所支出的经分摊后确定的合理费用等因素，酌定勇吉五金店赔偿一铭公司经济损失和合理开支共计人民币56487元，并无不当，本院予以维持。勇吉五金店上诉认为一审判决确定的赔偿数额过高，理由不成立，本院不予支持。

综上所述，勇吉五金店的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币1212.18元，由上诉人佛山市顺德区龙江镇勇吉五金店负担。

本判决为终审判决。审判人员

审判长王静

审判员邓燕辉

审判员郑颖裁判日期

二〇一七年六月十三日书记员

书记员简紫君

原告：武汉巨正环保科技有限公司，住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园7栋9层01号。

法定代表人：周发武，董事长。

委托诉讼代理人：陈科明，北京盈科武汉律师事务所律师。

原告：武汉工程大学，住所地湖北省武汉市卓刀泉路366号。

法定代表人：王存文，校长。

委托诉讼代理人：陈科明，北京盈科武汉律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘善堂，男，该校教授。

被告：雷鸣，男，汉族，1973年8月12日出生，系武汉微纳传感技术有限公司执行董事，住址湖北省武汉市武昌区，

委托诉讼代理人：叶金河，上海建纬（武汉）律师事务所律师。

被告：武汉微纳传感技术有限公司，住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路5-1号国家地球空间信息产业基地南主楼1单元4层1号。

法定代表人：雷鸣，执行董事。

委托诉讼代理人：叶金河，上海建纬（武汉）律师事务所律师。审理经过

原告武汉巨正环保科技有限公司（以下简称巨正公司）、武汉工程大学诉被告雷鸣、武汉微纳传感技术有限公司（以下简称微纳公司）专利申请权纠纷一案，本院于2017年9月6日立案受理后，依法适用普通程序于2017年11月13日、12月6日公开开庭进行了审理。原告巨正公司、武汉工程大学的共同委托诉讼代理人陈科明，原告武汉工程大学的委托诉讼代理人刘善堂，被告雷鸣，被告雷鸣和微纳公司的共同委托诉讼代理人叶金河到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称

原告巨正公司、武汉工程大学向本院提出诉讼请求：一、判令两被告停止侵犯原告相关技术专利申请权；二、判令两被告立刻撤回侵权的三项专利申请：1、一种可挥发性有机物气体敏感材料及其制造方法，申请号：2016109503429，申请日期2016年11月3日；2、一种微热盘及其制造方法，申请号：2017101282047，申请日期2017年3月6日；3、一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器低功耗工作方法，申请号：2017101282032，申请日期2017年3月6日；三、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告雷鸣于2013年9月任职于原告巨正公司的移动交互传感器研发中心，2015年1月下旬被任命为移动交互传感器研发中心负责人，参与了MEMS气体传感器产品的研发工作，具体负责芯片的设计、与代理加工厂的联系工作，所形成的技术成果应当是职务技术成果，两原告共同享有专利申请权。2015年4月被告雷鸣离职，并于5个月后成立被告微纳公司，该公司向国家知识产权局申请发明专利（名称为一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法），对此两原告曾提起诉讼，要求两被告停止侵权并撤回专利申请。2016年8月26日，经法院调解作出民事调解书，主要内容包括微纳公司撤回专利申请，在国家知识产权局批准微纳公司撤回专利申请之日起7个月内，两被告不得申请与诉争技术的相关专利，也不得将诉争专利相关技术转让给他人申请。2016年10月12日，被告微纳公司撤回该专利申请，在将被撤专利申请名称和相关内容稍加更改之后，再次在前述7个月内向国家知识产权局提出与被撤专利相关的三项专利申请。原告认为两被告企图侵占两位原告的研究成果，其行为违反调解协议约定。因此，原告提起诉讼，请求法院保护原告的专利申请权。被告辩称

被告雷鸣、微纳公司庭审共同辩称：1、原告诉讼请求不真实，被告不存在侵权。在先撤回的专利申请因已经公开技术方案不属于专利技术，原告是想通过本案诉讼来获取被告技术。2、原告并没有证据证明被告雷鸣在原告处的工作形成职务成果，两者链接的领域都不同，专利申请是否有效应由国家专利局审核。3、被告申请的三项新专利并非民事调解书中所涉专利的技术分割和翻版改造，不应受到该约定限制。因此，两被告请求法院驳回原告的诉讼请求。本院查明

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、原告提交的证据1、2、3、4、14系被告雷鸣在原告工作期间形成的书面材料或报告，与原告主张被告曾参与诉争专利技术的研发工作相关，对其证明力予以确认。2、原告提交的证据6为民事调解书，证据9为庭审笔录，内容表明原、被告双方曾经就撤回在先专利申请达成调解协议，约定内容与本案专利申请权利归属判断相关，对其证明力予以确认。3、原告提交的证据8为关于诉争专利技术的相同或相关性说明，属于原告自行制作的对比意见，其比对对象为已撤回的在先专利申请，本院将结合原、被告陈述的技术成果内容进行评判。4、原告提交证据10、11为发明专利证书及其权利要求书，与本案诉争专利并非同一技术方案，且缺乏其他证据佐证被告亦曾参与专利研发工作，对该证据不予采信。5、原告提交的证据12为技术开发（委托）合同，内容与两原告共同实施微型气敏传感器项目的研发相关，可以证明两原告开展的研究内容，对其证据效力予以确认。6、原告提交的证据13为武汉市企业研究开发项目鉴定意见书，其鉴定意见时间为2016年5月18日，其申请时间与被告雷鸣离职时间缺乏对应，不能证明被告雷鸣参与申报项目的研发工作，对其证据不予采信。7、原告提交的证据15为技术开发合同书，系巨正公司与台湾亚太优势微系统有限公司签订，内容涉及MEMS芯片封装技术开发，与被告雷鸣负责的研发工作相关，对该证据予以采信。8、两被告提交的证据1-8均为网络下载获得的论文及公开专利，与本案诉争专利技术方案并不完全相同，亦不能证明被告进行独立研发工作，对该部分证据不予采信。9、被告提交的证据9为两原告签订的解除合作协议书，与两原告之间的研发项目完成状况相关，对其证据效力予以确认。10、被告提交的证据10为工资卡网银截图，拖欠工资事实与研究项目存在并无直接关联，对其证据不予采信。11、被告提交的邮件截图内容为英文，并未说明研发内容和参与人员状况，对其证明力不予确认。

经审理查明：

原告巨正公司成立于2009年12月25日，经营范围包括环境自动监控系统建设与运营、软硬件生产与销售、仪器仪表的销售、环境治理工程设计与施工、环境自动监控（测）软硬件技术等。

2013年8月，原告巨正公司招聘被告雷鸣担任研发工程师岗位工作，根据雷鸣的工作总结显示，2013年9-11月雷鸣的主要任务是初步确定SIMEMS产品的工艺流程和版图设计，联系代工厂准备生产，继续开展气体传感器发热电极和敏感电极形状设计，其具体工作包括：初步确定敏感材料涂覆工艺方案，在AOO模板纳米孔洞中沉积Sno2薄膜工艺方法研究，模拟设计MEMS加热电极形状设计-电热耦合有限元模拟分析；2014年工作总结说明雷鸣的具体工作和业绩包括：芯片设计及代工、芯片封装工艺研究与代工的选择、芯片性能评价、敏感材料浆料配方与涂覆工艺研发、和MEMS气体传感器的应用研究。在巨正公司工作期间，雷鸣还曾担任该公司移动交互传感器研发中心主任一职。

2013年9月3日，原告巨正公司（甲方）和武汉工程大学（乙方）签订技术开发（委托）合同一份，双方约定：甲方委托乙方研究开发《微型气敏传感器的研发》项目，并支付研究开发经费和报酬，技术目标为：将对NO\NO2\CH2O\CO\SO2\NH3\C6H5CH3气体有高灵敏、快速响应恢复的金属氧化物半导体材料，用MEMS技术制备成微型传感器，使之能与PC机联用，且能便携移动交换数据。研发计划应包括以下主要内容：1、怎样调配出对七种有害气体中的一种或两种有高灵敏、快速响应的材料14种，及其大规模生产工艺制备方法，2、制备出能将敏感材料集成于1mm×1mm的可耐400℃高温的微芯片及其大规模生产工艺制备方法，3、制备出可同时检测四种气体有高灵敏、快速响应的气敏微器件，摸索对七种气体有响应的制备方法，4、用敏感特性分析、相关分析、主成分（PCA）等分析，经整合、分析、优化的材料8种将其集成于先前摸索的芯片上，制备成可检测8种气体的微型传感器及其大规模生产工艺；关于履行合同所产生的研究开发结果及相关知识产权权利，双方享有申请专利的权利，专利权和利益权归双方所共有。

2014年11月22日，巨正公司与武汉工程大学签订《协议书》，双方约定：武汉工程大学将上述合同的前期研发成果交付给巨正公司无偿使用，双方终止该合同的继续执行，条件成熟时，双方可再就该产品的继续研发达成新的协议。

2015年4月17日，被告雷鸣以个人发展原因为由申请辞职，并办理交接手续。2015年4月30日，被告武汉微纳传感技术有限公司成立，法定代表人为雷鸣，经营范围包括微电机系统（MEMS）芯片设计研发，传感器及电子产品的研发、生产、销售，环境监测工程等。

2015年9月24日，被告微纳公司向国家知识产权局申请名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法”的发明专利，发明人为雷鸣。该专利的权利要求书载明：权利要求1为：一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器，其特征在于，包括MEMS微热盘，其中，所述MEMS微热盘包括环形单晶硅基底、支撑层、加热电极、绝缘层、敏感电极，以及涂敷在敏感电极测量区域的敏感材料薄膜，所述敏感材料薄膜由至少含一种金属氧化物空心纳米结构的材料组成；其说明书载明该发明涉及金属氧化物半导体气体传感器及其制造技术领域。两原告经查询得知后提出异议，并向法院提出专利申请权之诉，在该案审理过程中，本案的原、被告双方达成调解协议，双方约定主要内容包括：被告微纳公司在法院调解生效之日起两周内向国家知识产权局申请撤回专利申请；在国家知识产权局批准被告微纳公司撤回专利申请之日起7个月内，两被告不得申请与讼争技术的相关专利；两原告在国家知识产权局批准撤回专利申请后，不再就讼争专利相关技术向两被告主张专利申请权利。2016年8月26日上述调解协议经法院制作民事调解书，并送达给原、被告双方当事人。经查询中国专利审查信息系统，显示该专利申请已于2016年10月12日撤回。

2016年11月3日，被告微纳公司向国家知识产权局申请名称为“一种可挥发性有机气体敏感材料及其制造方法”的发明专利，申请号2016109503429，其说明书载明该发明涉及金属氧化物半导体气体传感器及其制造领域。2017年3月6日，被告微纳公司向国家知识产权局申请名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器低功耗工作方法”发明专利，申请号2017101282032，其说明书载明该发明涉及一种金属氧化物半导体气体传感器应用电路技术领域。同日，被告微纳公司还申请了名称为“一种微热盘及其制造方法”发明专利，申请号2017101282047，其说明书载明技术领域中常见的微热盘应用是用于气体传感器。目前上述三项专利申请仍在审查阶段。本院认为

本案争议焦点：1、被告申请的专利是否属于与单位工作任务有关的职务发明创造，2、被控专利的申请权是否应当受到双方调解协议的限制。

本院认为：

一、关于被告申请的三项专利是否属于与单位工作任务有关职务发明创造的问题

关于职务发明创造，《中华人民共和国专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”。根据上述规定，“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，可以区分为两种情形：1．完成单位工作任务中完成的发明创造；2．离职1年内完成的与原单位工作任务有关的发明创造。其中，第二种情形的完成时间限制在发明人与原单位脱离工作关系1年内，内容不限于发明创造属于发明人在原单位的工作任务，还包括了与原单位工作任务有关的发明创造。因此，判断一项发明创造是否属于职务发明创造，应当从以下方面进行审查。

第一，涉案发明创造的发明人雷鸣与原告巨正公司之间是否存在劳动关系。本案中，根据原告提交的劳动合同以及离职交接单显示，被告雷鸣与原告巨正公司签订有劳动合同，2013年8月19日至2015年4月17日一直在原告巨正公司从事研发工作，双方存在劳动关系。

第二，被告雷鸣的工作内容是否与MEMS气体传感器项目相关。被告雷鸣在巨正公司主要负责气体传感器的芯片研发工作，并与芯片封装合作方进行工作联系。根据雷鸣任职的工作总结显示，2013年9-11月雷鸣的主要任务是初步确定SIMEMS产品的工艺流程和版图设计，联系代工厂准备生产，继续开展气体传感器发热电极和敏感电极形状设计，其具体工作包括：初步确定敏感材料涂覆工艺方案，在AOO模板纳米孔洞中沉积Sno2薄膜工艺方法研究，模拟设计MEMS加热电极形状设计-电热耦合有限元模拟分析；2014年工作总结说明雷鸣的具体工作和业绩包括：芯片设计及代工、芯片封装工艺研究与代工的选择、芯片性能评价、敏感材料浆料配方与涂覆工艺研发、和MEMS气体传感器的应用研究。其工作内容与敏感材料涂覆、MEMS加热电极、MEMS气体传感器应用等项目具有关联性。

另外，从原告提交的《技术开发（委托）合同》来看，2013年9月，原告巨正公司委托原告武汉工程大学研究开发微型气敏传感器项目，技术目标为：将对NO\NO2\CH2O\CO\SO2\NH3\C6H5CH3气体有高灵敏、快速响应恢复的金属氧化物半导体材料，用MEMS技术制备成微型传感器，使之能与PC机联用，且能便携移动交换数据。该合同亦约定所产生的研究开发成果及其相关知识产权归属于两原告享有，这说明用MEMS技术制备成微型传感器项目属于原告巨正公司与武汉工程大学共同开展的研究项目。虽然，2014年11月22日，两原告解除上述合同，但双方仍约定前期研发成果由巨正公司无偿使用。对此，被告雷鸣作为巨正公司的研发人员是明确知晓的。

第三，涉案发明创造是否与巨正公司的工作任务有关。根据被控专利申请的查询信息显示，名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法”的发明专利申请于2015年9月24日，其说明书载明该发明涉及金属氧化物半导体气体传感器及其制造技术领域。名称为“一种可挥发性有机气体敏感材料及其制造方法”的发明专利申请于2016年11月3日，其说明书载明该发明涉及金属氧化物半导体气体传感器及其制造领域。名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器低功耗工作方法”发明专利申请于2017年3月6日，其说明书载明该发明涉及一种金属氧化物半导体气体传感器应用电路技术领域。名称为“一种微热盘及其制造方法”发明专利亦申请于2017年3月6日，其说明书载明技术领域中常见的微热盘应用是用于气体传感器。通过比对原告巨正公司前述气体传感器研究项目，其中涉及的技术领域敏感材料涂覆、气体传感器加热电极、MEMS气体传感器的应用研究包含有上述四项专利申请所涉及的技术领域，而发明人雷鸣作为原巨正公司的研发人员，亦曾从事敏感气体传感器的上述研究工作，其作为发明人提交的专利申请内容与巨正公司的研发工作具有内容上的延续性。

因此，涉案申请专利均属于与原工作单位工作任务有关的发明创造。

二、关于被控专利的申请权利是否应当受到双方调解协议的限制。

被告雷鸣离开巨正公司的时间为2015年4月17日，在其加入被告微纳公司后，该公司于2015年9月24日申请了名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法”的发明专利，发明人为雷鸣。从该专利申请时间来看，距离雷鸣离开巨正公司不满一年，根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定，应认定为执行本单位的任务所完成的职务发明创造。其后，本案原、被告之间达成调解协议，对前述专利的申请权利进行约定，其约定内容包括在国家知识产权局批准被告微纳公司撤回专利申请之日起7个月内，两被告不得申请与讼争技术的相关专利的内容，这说明双方关于专利申请权利进行约定，双方应按照约定履行。该协议实际履行中，被告微纳公司撤回专利申请亦于2016年10月12日被国家知识产权局批准，亦说明被告微纳公司实际履行了调解协议所约定的事项。

从在后三项专利申请时间来看，被控三项专利申请时间分别为2016年11月3日、2017年3月6日，发明人均为雷鸣，声请人均为微纳公司，距离前述专利撤回申请时间2016年10月12日不足7个月。因被控三项专利与被告雷鸣在原告巨正公司工作任务有关联性，所涉及的敏感材料涂覆、气体传感器加热电极、MEMS气体传感器技术亦为在先撤回专利的权利要求内容所涉及，属于该专利的相关技术，依照上述调解协议的约定，两被告在撤回专利申请批准之后的7个月内不能再次申请，因此被告微纳公司申请专利的权利应受到双方关于专利申请权利约定的限制。

综上所述，两被告申请被控三项专利的时间虽然不在《中华人民共和国专利法实施细则》所规定的员工离开原单位一年期间内，但仍应受到原、被告双方关于在先专利及其相关技术申请专利权利的约定限制，即两被告在约定期限届满之前不得申请被控三项专利。

本案经合议庭评议，本院依照《中华人民共和国专利法》第六条、第三十二条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：裁判结果

一、被告武汉微纳传感技术有限公司于本判决生效之日十日内，向国家知识产权局撤回以下专利申请：1、名称为“一种可挥发性有机气体敏感材料及其制造方法”的发明专利，申请号2016109503429，申请日期2016年11月3日，2、名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器低功耗工作方法”发明专利，申请号2017101282032，申请日期2017年3月6日，3、名称为“一种微热盘及其制造方法”发明专利，申请号2017101282047，申请日期2017年3月6日；

二、驳回原告的其他诉讼请求。

案件受理费1,000元，由被告雷鸣、武汉微纳传感技术有限公司负担。

如不服本判决，原、被告可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。审判人员

审判长陈峰

审判员蔡晶晶

人民陪审员郭家乐裁判日期

二〇一八年二月八日书记员

书记员舒思思

今天很高兴来和大家讲讲专利申请方面的话题。目前知识产权地位越来越重要，从大的方面讲，去年《中美经贸第一阶段协议》有三分之一的内容都是关于知识产权，并且这部分内容是放在整份协议的第一部分，我们就能感觉到实际上中美在贸易战谈判时是把知识产权放在最重要的位置。就像特朗普经常提到，中美之间有近3000亿美金服务贸易逆差，所谓的服务贸易逆差，意思就是中国企业没有付知识产权费用，比如专利许可费、版权许可费。

再从相关行业讲，比如华为、中兴近些年遇到了很大的问题，背后的原因是什么。我们从专利的角度讲，华为现在一年将近有5000件发明专利的授权，是全世界申请PCT最多的企业。华为现在这么多的专利申请量，毫无疑问是动摇了美国企业和其他欧美发达国家企业在知识产权方面的战略地位。所以美国要去打压他。但是如果单纯去打专利官司是不可行的，比如让苹果公司和华为公司打专利官司，因为华为目前有这么多的专利，随便从专利库中拿几件专利，怎么样也是可以打平的。目前很多企业这么关注工程师，实际上也许不仅仅是关注我们自身企业的专利申请，还在关注中国企业在崛起过程中在世界的位置问题。

但是万丈高楼平地起，我们今天去讲知识产权知识要明确专利规则是欧美国家建立的。我们国家历次知识产权法律的修改包括最近一次修改都不是自身推动的，而是因为外围压力。去年《中美经贸第一阶段协议》签订时发现，围绕这个协议我们很多法律都进行了突击修改，为什么要修改，就是为了推动协议的促成。专利表面上是一个技术问题，但更深层次的，实际是一个商业竞争问题。大家可能会觉得我们每年专利申报要花很多钱，但是如果说专利能够帮我遏制竞争对手，老板就会愿意去向专利投钱。大家目前在专利申请、维权过程中遇到的知识产权问题，其实不同企业应该都遇到过，所以说大家如果有什么关注的问题，可以在培训中提出，大家一起来交流。

今天我们主要聊三点：第一专利申请现状，第二是专利基础知识，第三是专利申请与挖掘，还是比较接地气的。

第一部分专利申请现状，我找出来的是我们灯具行业的数据，目前拿到的数据不多，主要是2016年led灯行业专利申请情况，里面有一些我们熟悉的企业，比如欧普照明、宁波耀泰。这些专利申请的细分领域主要集中在微型光源、照明装置系统、冷却加热装置、光源或灯架的固定，那么这个申请情况对我们公司来讲是有什么意义。对一家有一定规模的企业来说，我们对于竞争对手的知识产权分析和布局的掌握是非常重要的。我们现在服务的企业，一般来说，我们都会给他提供竞争对手一个月或两个月专利申请的数据，来掌握对手的研发方向，这同时对我们自己的研发方向也是有一定借鉴意义的。

接下来要讲的是我们双宇电子公司的专利申请情况，可以从表格中看到，国内专利申请情况是发明11，实用新型38，外观设计134，从中可以看到外观设计在整个专利申请中是占主导地位的。关于2016年到2020年我们事务所代理的数据，可以看到国内专利申请了19件，国外是12。从这些数据我们能大概得出一个结论：总的来说，申请相对较多的是实用新型和外观设计。灯饰产品基本上以外观设计专利为主；一些照明产品大多以实用新型申请为主。同时，也会有一些发明专利。国外专利申请以欧美国家为主。

第二部分是关于专利基础知识的问题。我这边列了一个表，呈现了专利在我们知识产权体系中的地位。大家其实在日常生活中遇到的知识产权比比皆是，包括专利、商标、不正当竞争等问题等等。随着入世，我们国家能加入的和知识产权有关的条约基本上都加入了，比如专利的《PCT条约》、商标的《马德里协定》，版权的《伯尔尼公约》，目前在准备的加入的外观设计领域的《海牙公约》。所以说，目前去国外申请外观设计，还是需要单一申请，而不像发明专利一样可以选择全世界国家一次性申请。

这里面还有一个很有意思的情况，知识产权理论上来讲，各个国家有各个国家的制度，也就是说，要在中国保护你的商标就要在中国申请，在美国保护你的专利就要在美国申请。有很多外贸企业问我，在中国申请的专利在美国卖得很好，可不可以再拿这个专利去美国申请。确实，如果专利要在美国得到保护就要向美国提出申请，同时，也要注意专利的新颖性问题，因为新颖性是全球范围内的新颖性。刚刚提到了地域性问题，这里有一个例外，就是版权，版权是不分国界的，比如说一个美国大片在美国制作完成，在中国发现了盗版，那么需不需要先在中国登记注册才能维权呢，不需要，但是其他权利理论上都需要。

按照中国专利法规定，专利类型可以分为发明、实用和外观设计，但在其他国家分类是不一样的。大家可能有疑问为什么各个国家对专利类型的规定是不一样的呢，这和法律体系有关。我们国家属于大陆法系，沿袭的是德、法的脉络，还有一种法系是英美法系。就是说我们国家的很多法律在德国能找到出处，但是很有意思的一点是，现在我国大量法律的修改是参照美国的，比如商标法对于商标在先使用的问题很明显有参照美国。

接下来具体讲专利的各种类型，包括发明、实用新型和外观设计。发明指的是有关产品、方法的技术方案。实用新型是针对产品的形状、构造的技术方案。那么发明里面什么是产品的发明，就比如说装置、设备、仪器、部件等等。还有方法的发明，就像制造方法、使用方法、处理方法等等，这个和我专利的命名也有关系，比如说一些发明的名称叫“一种用来……的方法”。实用新型就只保护产品不保护方法，而且只能是具有固定结构的产品，比如说什么水泥、玻璃就不能算。

外观设计指的是富有美感的形状，这个美感会和我们的版权有一个竞合。外观设计的三个要素是形状、图案、色彩。我们要注意这里有一个重要的问题，打个比方说，一辆宝马车的外观我把它做成一个打火机，同时又把它做成了灯，那么这时候两个是同样的外观设计还是不同的外观设计。这其实是不同的外观新的外观设计。从我们行业角度讲，我们的外观设计就是指在灯具领域的新的外观。

下面要讲的是专利保护的年限，大家也可以关注一下。专利保护为什么要有年限，因为专利制度的设计不是为了垄断，而是为了支持创新。但是这个创新是有时限的，也就是说这个专利过了10年、20年是要回馈给社会的，在专利法中叫捐献原则。另外一个，要维持专利每年是要缴纳年费的，如果你年费不缴纳，你的专利也是会终止的。我们有很多宁波的企业，尤其是早些年间，企业在维权的时候问我，对方仿冒我们的专利产品，我要去起诉他。我说没问题，但是我一核他的专利证书发现年费两年前就不交了，这其实和中小企业的意识有关。在中美经贸协议中也提到了保护期限的问题，有一条是要求我们延长对药品专利的保护期限，一个药品发明专利从专利申请之日是20年保护期，但是药品除了需要专利的授权，还需要拿到药监局的审批才能上市。那么很多时候，国外药企发现，等我拿到中国的批准证书后，这个专利就没有几年了，前期投入成本得不到回报。所以他们现在要求延长药品专利保护期，怎么延长，就是药品批准许可阶段的时间要做扣除。

每家企业去申请专利有不同的目的，有出于保护的目的，也有防止竞争对手“抢注”的目的。今天早上凌晨，我有个客户打电话给我说他的产品被仿冒，这个产品获得了有名的一个设计大奖“红点奖”。那么对方是对他的产品外观做了一定的调整，正面主视图是完全一样的，但是其他视图都做了一些调整。我的客户就非常纠结，他想以专利为手段去打击对方，但是他当时没有围绕这个产品做一系列外观设专利布局。因为他的外观设计就是一个类似“鸟蛋”的形状，围绕这个外观对方是非常容易去做外观的调整，形状略微做一些改变可能就不落入专利保护范围，但实际上功能基本是差不多的。所以我们现在和一些工业设计公司合作的时候，对一款产品就要做较多的专利布局。很多时候，从企业角度讲，申请那么多专利要花很多钱，也不知道这款产品能不能得到消费者认可，这个时候就会用到优先权问题。

第三部分专利申请和挖掘问题。一个专利首先要确定一个技术方案，把你们觉得重要的创新点，或者说之前方案的不同点写下来。如果确定了一个技术方案，接下来要做的就是检索和分析，看看在先有没有人做过这样的技术方案，如果有，我怎样去绕开它。有的时候，我们是拿了竞争对手的产品过来，去做一个能够绕过对方专利的技术方案，这时候，就需要检索对方专利文献，去看对方专利的保护要求。

在杭州我有个很大的客户叫中南建设，是做钢构的。他现在发现竞争对手在申请一些专利，他就来咨询我弄什么样的产品可以绕过对方的专利。我一看对方专利的标题，现在有一个比较好的方法绕过。对方的核心要点是一个波浪形的钢构，中间的连接方式是用螺栓连接，那么我就跟他讲，这种连接方式除了螺栓连接外，能不能用焊接。如果用焊接方式，是不是绕过了对方专利，又形成了一个新的专利。这就是我们说确定技术方案的重要性，有的时候，我拿到一个东西可能是在我研发过程中的原创，也有可能是和我竞争对手的产品进行比对分析得出的结论。

针对一款直接面对消费者的产品，如果说专利侵权，上市没几个月，起诉状一定递到你们公司。如果是做中间产品或者直接卖到国外，相对还好，但如果直接超市要卖的或者淘宝要卖的，如果解决不了专利问题，接下去就是赔钱。前两天宁波一家做保温杯的企业，日本的萨默斯起诉了他四个官司，一个官司标的是100万，其实就是保温杯杯盖中的一个小结构。所以说，如果解决不了专利问题，要么就选择做两年把公司关掉，再去开另外一家公司，否则就很难生存下去。

在专利分析时，确定方案首先要排除专利法第5、25条的规定，打个比方说前几天有个客户联系我说现在有一套运算的规则，计算比如两米简易墙里面用多少混凝土来组成，来达到安全的标准，那么这种计算公式是不能通过专利申请许可的。就像我要保护1+1=2，这能不能申请专利，也不可以。这次疫情期间有很多药品相关问题，但如果问新冠疫情的治疗方法可不可以通过专利去保护，这也不可以。第二点是专利的初步检索，做检索的前提是有没有一个比较可靠的数据库。如果有一个专利数据库，那么我们就可以进行初步的检索，找到和方案有关的文献，因为大量的工作是在文献中进行，看看别人已经做了什么，然后再确定我们该做什么。下面是申请人的问题，因为我们现在做的是一个职务发明，理论上专利申请人和权利人是公司，大家还要注意一个问题，我们从公司离职后一年以内的申请还是职务发明。还有，刚刚我们提到了疾病的诊断和治疗方法不能申请专利，今年疫情期间我做的第一场线下培训就是给宁波市第一医院的医生做培训。医生说要解决的第一个问题就是疾病的诊断和治疗方法能不能申请专利的问题，所以说目前他们申请最多的还是医疗器械。

还有一个是同一个发明创造原则上只可以获得一个专利授权，很多时候我们会又申请实用，又申请发明，那么如果先获得实用新型的话，因为实用一般会比较快，可以在放弃实用新型后再拿一个发明。但是这里大家也要注意，并不是说发明专利就了不起，实用新型就不怎么样。浙江省目前判的最高的一个案件，4000万人民币，就是一个实用新型。所以不能用发明专利或实用新型来衡量一个专利的技术水平的高低。

专利有一个先申请原则，什么意思呢，就是同样的发明创造是授予给最先申请的人。申请专利前，你如果主动公开了技术方案，会让你的发明创造丧失新颖性。所以，大家一定要注意，所有的发明创造不能做主动公开。我们最近无效了一款非常有名的网红洁面仪，就是发现这款产品在专利申请前的三天，在Facebook上对这个设计进行公开，那么这个公开会导致丧失新颖性，从而导致这款产品的专利得不到法律的保护。这个问题非常突出，大家千万注意。

不过先申请有一个宽限期，这个宽限期是指展会的或者一些学术会议的宽限期，或者他人未经申请人同意泄露内容的。因为我们知道一个技术在研发过程中，我们可能要跟工厂或者其他各种各样的合作伙伴交流技术。那么这个技术不是我们自己泄露的，而是我们合作伙伴泄露的，这个会不会导致技术丧失新颖性呢。一般来说，在技术研发过程中，相关人员都要签订保密协议，包括各种各样的合作伙伴。目前我们遇到一些案子，就是外方在和我们合作过程中，有一些新的技术，虽然有保密协议，但是中方还是把这些技术在中国申请专利，然后外方就根据保密协议来主张专利权。

外观设计的流程相对简单，因为外观设计基本就是视图。但是我最近代表宁波企业在青岛做了一个外观设计案件，对方外观设计的申请文件就做的非常粗糙，很多图的细节没有放到申请文件，从而导致对方在主张权利时，就没有办法得到保护，所以大家在作图时一定要把细节画的清楚。

外观设计的“新”是相对于现有设计来说的，对于已经公开的设计就不能申请了。这里是从法律角度来讲的，那么从商业角度，能不能把对方已经在卖的产品申请专利，有没有价值和意义。我们现在遇到很多问题是什么，这个产品摆明了就是老外的产品，中国国内不可能用这个产品，但是两个国内的工厂同时做这个产品。A工厂申请了专利，B工厂没有申请。过了两年，A工厂说B工厂专利侵权。那么这个时候 B工厂要拿出证据证明这个产品在专利申请日前已经公开，但证据就不见得有。所以这个时候，从商业竞争角度讲，也许申请外观设计是有价值的。关于相似的外观、成套产品产品的外观，在申请时要考虑一起申请，我们在设计时一定要考虑这个问题。如果你有一个A产品，你能不能同时有A1、A2、A3一起进行申请保护。最后专利的授权速度，发明专利一般需要1-3年的时间，外观或实用新型专利是7-14个月，当然也有一些特殊的渠道可以加快，比如说汽车零配件相关的在宁波就可以加快。另外，不同国家速度也不一样。

今天我就讲到这里，谢谢各位，接下来留一点时间和大家交流

（作者：盈科钱航律师）

案情简介

雷允上是中国著名药堂之一，始创于1734年。本案原告（即苏州雷允上）与第三人（即上海雷允上）均曾在90年代被原国内贸易部、2011年被商务部评为“中华老字号”，也都与雷允上存在历史渊源。

“药品零售或批发服务”等项目属于2013年1月1日开放注册的新增服务，苏州雷允上遂在该类服务上注册了第11987639号“雷允上”商标和第11987640 号“雷允上及图”商标(即两件争议商标)。

争议商标

上海雷允上知悉后，认为两件争议商标违反商标法的规定，向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提出宣告无效的申请，商标评审委员会认定两件争议商标均违反了商标法第三十二条的规定，裁定予以无效宣告。原告不服，诉至法院。

北京知产法院经审理认为：

雷允上诵芬堂以我国传统中药行业常见的“前厂后店”模式进行经营，后因历史因素在上海开设有分店或分支，苏州雷允上与上海雷允上均在保留“雷允上”标识的基础上各自独立发展，长期并存。二者的经营方向虽各有侧重，但均将“雷允上”作为核心标识长期从事药品销售，且均具有较大的规模。

苏州雷允上前身包含“雷允上制药厂” 和“雷允上国营药店”两条发展脉络，而上海雷允上前身由于历史、地理等原因一直延续“药品零售或批发”领域的发展。在两件争议商标申请日之前，二者均将“雷允上”作为核心标识长期从事药品销售，故现有市场格局的形成属于正常生产经营导致的善意共存。

我国商标法采用“先申请原则”，苏州雷允上既有传承“雷允上”老字号的历史渊源，也有长期在药品零售服务上使用“雷允上”的事实，其申请注册两件争议商标并无抢占他人商誉的主观意图，不属于商标法第三十二条“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。故法院判令被告撤销前述被诉裁定并重新作出。

（转至微信公众号：知产北京）

1、驰名商标的定义

      驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

2、认定驰名商标应当考虑的因素

（一） 相关公众对该商标的知晓程度；

（二） 该商标使用的持续时间；

（三） 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四） 该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五） 该商标驰名的其他因素，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。

3、 驰名商标的保护力度

      就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

     就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

     以上简单来说：普通的注册商标仅能在与之相同或类似商品、服务上给予保护，驰名商标则可以在与之不相同、不类似商品或服务上给予“跨类别”的保护。

     将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

    以上简单来说：他人在先使用至已经达到驰名商标程度的、非注册商标的标识，被他人作为企业字号登记使用，即可通过启动不正当竞争维权活动。

 4、驰名商标认定的途径

      在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，在商标争议处理过程中，在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，相关部门可以对商标驰名情况做出认定。

（本文作者：盈科董园园律师）

商标本质：商标作为商业标记，本质作用为区分商品或服务来源。同时，只有通过使用才能使商标获得商业价值，提升商标在相关公众对选择商品或服务提供者时的导向作用。

      避免“撤三”：《商标法》第49条第2款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，此程序简称“撤三”。

      根据法律规定，商标一旦被他人提起撤三，而被申请人未能提交证据材料的即必然会造成商标撤销的后果。为避免此风险，注册商标需要在核准注册后在核定商品或服务项目上进行实际使用，并注意保留使用证据材料。

（本文作者：盈科董园园律师）

最高人民法院 最高人民检察院

关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）

（征求意见稿）

为依法惩治侵犯知识产权犯罪，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现就办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

第一条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第二百一十三条规定的“与其注册商标相同的商标”：

（一）改变注册商标的字体、字母大小写或者文字横竖排列，与注册商标之间仅有细微差别的；

（二）改变注册商标的文字、字母、数字等之间的间距，在视觉上基本无差别的；

（三）改变注册商标颜色，在视觉上基本无差别的；

（四）与立体注册商标的三维标志及平面要素在视觉上基本无差别的；

（五）在注册商标上仅增加商品通用名称、型号或者直接表示商品的数量、质量的文字，不影响体现注册商标的；

（六）其他与注册商标基本无差别、足以对公众产生误导的商标。

第二条 如无相反证据，在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为著作权人。

在涉案作品种类众多且权利人分散的案件中，刑法第二百一十七条第一项规定的“未经著作权人许可”的证据难以一一取得，但有证据证明涉案复制品系非法出版、复制发行，且出版者、复制发行者不能提供获得著作权人许可的相关证明材料的，可以认定为“未经著作权人许可”。但是，有证据证明权利人放弃权利、涉案作品的著作权不受我国著作权法保护或者著作权保护期限已经届满的除外。

第三条 实施下列行为之一的，应当认定为刑法第二百一十九条第一款第一项规定的“其他不正当手段”：

（一）以贿赂、欺诈方式获取权利人的商业秘密的；

（二）采取擅自复制或者电子侵入等方式获取权利人的商业秘密的；

（三）未经授权或者超越授权使用计算机信息系统获取权利人的商业秘密的。

第四条 实施刑法第二百一十九条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“给商业秘密的权利人造成重大损失”：

（一）给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上的；

（二）因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的；

（三）直接导致商业秘密的权利人因重大经营困难而破产、倒闭的；

（四）造成商业秘密的权利人其他重大损失的。

给商业秘密的权利人造成损失数额或者因侵犯商业秘密违法所得数额在二百五十万元以上的，应当认定为刑法第二百一十九条规定的“造成特别严重后果”。

第五条 实施刑法第二百一十九条规定的行为造成的损失数额或者违法所得，可以按照下列方式认定：

（一）以不正当手段获取权利人的商业秘密，尚未披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据该项商业秘密的合理许可使用费确定；

（二）以不正当手段获取权利人的商业秘密后，披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定，该损失数额低于商业秘密合理许可使用费的，根据合理许可使用费确定；

（三）违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定；

（四）明知商业秘密是不正当手段获取的或者违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求披露、允许使用的，仍获取、使用或者披露造成的损失数额，可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定；

（五）因披露或者允许他人使用商业秘密获得的财物或者其他财产性利益，应当认定为违法所得。

前款第二项、第三项、第四项规定的权利人因被侵权造成销售利润的损失，可以根据权利人因被侵权造成销售量减少的总数乘以权利人每件产品的合理利润确定；销售量减少的总数无法确定的，可以根据侵权产品销售量乘以权利人每件产品的合理利润确定。权利人的损失数额无法确定的，可以根据侵权产品销售量乘以每件侵权产品的合理利润确定。

第六条 被侵犯的技术信息系权利人技术方案的一部分或者侵犯商业秘密的产品系另一产品的零部件的，应当根据被侵犯的技术信息在整个技术方案中的所占比例、作用或者该侵犯商业秘密的产品本身价值及其在实现整个成品利润中的所占比例、作用等因素确定损失数额或者违法所得。

商业秘密系经营信息的，应当根据该项经营信息在经营活动所获利润中的作用等因素确定损失数额或者违法所得。

第七条 因侵犯商业秘密行为导致商业秘密已为公众所知悉或者灭失的，可以根据该项商业秘密的商业价值确定损失数额。商业秘密的商业价值，可以综合考虑研究开发成本、实施该项商业秘密的收益等因素确定。

第八条 商业秘密的权利人为减轻侵犯商业秘密行为直接造成的商业损失或者重新恢复计算机信息系统安全等保密措施所支出的必要补救费用，应当一并计入商业秘密权利人的损失数额。

第九条 当事人、辩护人、诉讼代理人书面申请对相关商业秘密的证据、材料采取保密措施的，应当在诉讼程序中采取签署保密承诺书等必要的保密措施。

诉讼参与人违反前款规定的保密措施，擅自披露、使用或者允许他人使用在诉讼中接触、获取的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十条 假冒注册商标的商品、非法制造的注册商标标识、侵犯著作权的复制品、主要用于制造假冒注册商标的商品、注册商标标识或者侵权复制品的材料和工具，应当依法予以没收；除特殊情况外，应当依法予以销毁。需要作为民事、行政案件的证据使用的，经权利人申请，可以在民事、行政案件终结后依法予以销毁。

对于没收和销毁的物品，应当制作清单，并在销毁前妥善保管，任何单位和个人不得挪用或者自行处理。

第十一条 具有下列情形之一的，从重处罚，对于判处拘役、三年以下有期徒刑的，一般不得适用缓刑：

（一）主要以侵犯知识产权为业的；

（二）在重大自然灾害、事故灾难、公共卫生事件期间,假冒抢险救灾、防疫物资等商品的注册商标的；

（三）为境外机构、组织、人员侵犯商业秘密的。

第十二条 具有下列情形之一的，一般应当从轻处罚：

（一）认罪认罚的；

（二）积极赔偿权利人因被侵犯知识产权造成的经济损失且取得权利人谅解的；

（三）以不正当手段获取权利人的商业秘密后尚未披露、使用或者允许他人使用的；

（四）将权利人的商业秘密申请为专利、集成电路布图设计、植物新品种、商标等，相关知识产权已经归属权利人的。

第十三条 实施侵犯知识产权犯罪，虽已达到应当追究刑事责任的标准，但权利人对犯罪嫌疑人、被告人未经其许可使用的注册商标、商业秘密或者复制发行的作品、录音录像制品等予以追认许可的，可以认定为犯罪情节轻微，依法不起诉或者免予刑事处罚。

第十四条 对于因侵犯知识产权犯罪被判处刑罚的，可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，依法禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起三年至五年内从事相关职业。对于被判处管制或者适用缓刑的，可以根据犯罪情况，依法禁止其在管制执行期间或者缓刑考验期限内从事特定经营活动。

第十五条 对于侵犯知识产权犯罪的，应当综合考虑犯罪违法所得数额、非法经营数额、给权利人造成的损失数额、侵权假冒物品数量及社会危害性等情节，依法判处罚金。

罚金数额一般在违法所得数额的一倍以上五倍以下确定。没有违法所得或者违法所得数额无法查清的，罚金数额按照非法经营数额的百分之五十以上一倍以下确定。违法所得数额和非法经营数额均无法查清，判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者单处罚金的，在三万元以上一百万元以下确定罚金数额；判处三年以上七年以下有期徒刑的，在十五万元以上五百万元以下确定罚金数额。

第十六条 本解释发布施行后，之前发布的司法解释和规范性文件与本解释不一致的，以本解释为准。

第十七条 本解释自 年 月 日起施行。

近日，由宜春市宜阳公安分局聘请，盈科（南昌）律师事务所樊翔律师团队樊翔律师、陈琳律师来到宜春市宜阳公安分局，就该局正在侦办的一起涉知识产权的疑难刑事案件提供知识产权法律论证，会上，盈科律师就办案民警关心的知识产权侵权、权属关系等问题提供了专业的法律意见。相关民警表示，律师专家的到来，帮助他们捋顺了知识产权法律体系，有效解决了办案过程中遇到的法律障碍。

律师提醒：国家层面将进一步加大打击知识产权刑事犯罪。2020年6月10日，全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组印发《2020年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》（以下简称《要点》），要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《关于强化知识产权保护的意见》要求，坚持依法治理、打建结合、统筹协作、社会共治原则，推进跨部门、跨领域、跨区域执法联动，依法严厉打击侵权假冒违法犯罪行为，推动优化市场化、法治化、国际化营商环境。